ECLI:NL:OGEAC:2023:309

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO Zaaknummers: CUR202202350, CUR202202351, CUR202202352 Vonnis d.d. 27 november 2023 in de zaken van: 1SOCIÉTÉ JAS HENNESSY & CO (‘Hennessy’), gevestigd te Cognac, Frankrijk, eiseres in de zaken met nummers CUR202202351 en 52, 2. MHCS (‘MHCS’) gevestigd te Epernay, Frankrijk, eiseres in de zaken met nummers CUR202202351, 52 en 53, 3. POLMOS ZYRARDÓW SP. Z O.O. (‘Polmos’), gevestigd te Zyrardów, Polen, eiseres in de zaak met nummer CUR202202351, gemachtigden: mr. L.F. Herben en C.S. Mastenbroek, tegen 1B.V. WINKELBEDRIJVEN JULIUS L. PENHA & SONS (‘Penha’), gevestigd in Curaçao, gedaagde in de zaken met nummers CUR202202351, 52 en 53, 2. LUNAPARK MINIMARKET B.V. Lunapark’), gevestigd in Curaçao, gedaagde in de zaken met nummers CUR202202351 en 52, 3. SUPERMERCADO LUZ B.V.Goisco’), gevestigd in Curaçao, gedaagde in de zaak met nummer CUR202202352, gemachtigde: mr. C.A. Peterson. Partijen worden hierna ook gezamenlijk aangeduid als Hennessy c.s. en Penha c.s. Inleiding In deze zaak richten houders van internationaal bekende merken cognac, champagne en wodka zich tegen Curaçaose winkeliers die flessen te koop aanbieden waarvan de door de merkhouders aangebrachte identificatienummers zijn verwijderd. Met verwijzing naar en in aansluiting op eerdere uitspraken van het gemeenschappelijk hof van justitie en de Hoge Raad, oordeelt het gerecht dat de merkhouders geen gegronde redenen hebben om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van gedecodeerde flessen, waarbij betekenis toekomt aan het door de lokale wetgever gehechte belang aan vrije parallelhandel, die door de identificatienummers kan worden belemmerd. Ook auteursrechtinbreuk en onrechtmatig handelen zijn volgens het gerecht niet aan de orde. 1Het procesverloop 1.1. Het procesverloop blijkt uit: het verzoekschrift met producties, op 14 juni 2022 ter griffie ingediend; het vonnis in het incident (afwijzing zekerheidstelling); de conclusie van antwoord tevens eis in reconventie; de producties 1 t/m 37 van Hennessy c.s. en 1 t/m 3 van Penha c.s.; de akte vermindering eis in reconventie; het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 16 oktober 2023 en de pleitnotities van de gemachtigden. 1.2. Vonnis is bepaald op heden. 1.3. Zoals op de comparitie van partijen aangekondigd, wordt (nagenoeg) gelijktijdig uitspraak gedaan in de vergelijkbare Curaçaose en Sint Maartense zaken Hennessy vs. Bottles (CUR202204959) en Hennessy c.s. vs. Penha c.s. (SXM202200797).

a. a) Hennessy c.s. leggen zich toe op de productie en verkoop van alcoholische dranken van bekende merken, van welke merken zij de rechthebbenden zijn. b) Penha c.s. drijven winkels in Curaçao waarin flessen drank van de merken van Hennessy c.s. worden verkocht. c) Hennessy c.s. voorzien de flessen drank die zij op de markt brengen en distribueren van een identificatienummer. De identificatienummers worden ook wel beschouwd als een belemmering voor de (parallel)handel in deze producten en worden daarom soms ergens in de verkoopketen – door anderen dan Hennessy c.s. en Penha c.s. – verwijderd. d) Hennessy c.s. hebben in winkels van Penha c.s. flessen aangetroffen waarvan de identificatienummers zijn verwijderd. Het betreft: merkgerechtigde: merk en dranksoort: methode verwijdering identificatienummer: gedecodeerde flessen aangetroffen bij: Hennessy Hennessy, cognac - met een naald wordt een gaatje gemaakt in de folie om de flessenhals en wordt een vloeistof aangebracht die de op de buitenkant van de flessenhals aangebrachte code doet verdwijnen - de code op het etiket wordt onleesbaar gemaakt met een stickertje Penha Lunapark MHCS Moët & Chandon, champagne - de aan de voet van de fles in het glas gegraveerde code wordt weggeslepen - de code op het etiket wordt onleesbaar gemaakt met een stickertje Penha Lunapark Goisco Polmos Belvedere, wodka - de code op het etiket wordt onleesbaar gemaakt met een stickertje - de aan de voet van de fles in het glas gegraveerde code wordt weggeslepen Penha e) Hennessy c.s. hebben na daartoe verkregen verlof conservatoire beslagen gelegd ten last van Penha c.s. 3De vorderingen en het verweer 3.1. Hennessy c.s. vorderen in conventie bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, kort samengevat, Penha c.s. te veroordelen tot: het staken en gestaakt houden van inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten; ‘recall’ en vernietiging van inbreukmakende flessen; het doen van opgave van gegevens over inkoop en verkoop; vergoeding van schade en kosten. 3.2. Hennessy c.s. leggen aan hun vorderingen ten grondslag dat Penha c.s. door gedecodeerde flessen te verkopen inbreuk maken en hebben gemaakt op het merkrecht en auteursrecht van Hennessy c.s. en dat zij onrechtmatig jegens hen handelen. 3.3. Penha c.s. hebben gemotiveerd verweer gevoerd, onder meer met de stelling dat volgens de vigerende rechtspraak van het gemeenschappelijk hof winkeliers gerechtigd zijn alhier gedecodeerde (maar rechtmatig via parallelhandel verkregen) flessen aan te bieden. 3.4. In voorwaardelijke reconventie vorderen Penha c.s. samengevat - na vermindering van eis en onder de voorwaarde dat het gerecht in conventie zal oordelen dat Hennessy c.s. zich op grond van artikel 23 lid 8 Merkenlandsverordening (Mlv) mogen verzetten tegen de verkoop van gedecodeerde flessen door Penha c.s. - Hennessy c.s. te veroordelen het aanbrengen van identificatienummers die aangeven via welk distributiekanaal Hennessy c.s. hun flessen op de markt brengen te staken en gestaakt te houden. 3.5. Hennessy c.s. hebben gemotiveerd verweer gevoerd tegen de voorwaardelijke reconventie. 3.6. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

Ontvankelijkheid 4.1. Penha c.s. hebben bezwaar gemaakt tegen de samenvoeging door Hennessy c.s. van hun zaken tegen Penha c.s. Zij stellen dat Hennessy c.s. de zaken op een hoop hebben gegooid en dat die samenvoeging verder gaat dan reguliere objectieve en subjectieve cumulatie van vorderingen. Penha c.s. zouden nu niet goed weten welke onderdelen van het verzoekschrift en welke producties ieder van hen regarderen, en daardoor ernstig in hun procesvoering worden benadeeld. Het gerecht verwerpt dit beroep op niet-ontvankelijkheid. Als Hennessy c.s. de zaken bij afzonderlijke verzoekschriften hadden ingediend, hadden een verzoek en een bevel tot zaaksvoeging wegens verknochtheid als bedoeld in artikel 127 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in de rede gelegen. De samenvoeging van de verknochte zaken in één verzoekschrift was weliswaar niet volgens het boekje, maar heeft in deze zaken proceseconomisch gunstig uitgepakt, hetgeen ook al blijkt uit de omstandigheid dat Penha c.s. gezamenlijk en vertegenwoordigd door dezelfde advocaat en bij hetzelfde processtuk adequaat op de stellingen en vorderingen hebben geantwoord. Wettelijke grondslag van de vorderingen van Hennessy c.s. 4.2. Hennessy c.s. baseren hun vorderingen op artikel 23 lid 8 Mlv: “Het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.” 4.3. Zij stellen voorts dat de verkoop van gedecodeerde flessen door Penha c.s. onrechtmatig is in de zin van artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek en dat dat Penha c.s. daarmee inbreuk maken op hun auteursrecht. Precedent 4.4. In hoge mate vergelijkbare zaken zijn al eerder door merkgerechtigden aan de gerechten in eerste aanleg, het gemeenschappelijk hof en de Hoge Raad voorgelegd: Hoge Raad 1 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA3525 (Diageo vs. Esperamos c.s., kort geding Curaçao, afwijzing vordering tot verbod verkoop van flessen whisky Johnnie Walker waarop identificatienummers zijn verwijderd wegens merkinbreuk en onrechtmatige daad; verzet merkhouder tegen parallelimport, strekking art. 23 lid 8 Merkenlandsverordening); Hoge Raad 19 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX5797 (Diageo c.s./ Sriram c.s., bodemzaak Sint Maarten, afwijzing vordering verbod verkoop flessen Johnnie Walker, Crown Royal, Sheridan's, Smirnoff en Baileys waarop identificatienummers zijn verwijderd. Geen gegronde reden voor verzet door merkhouder. Geen concordantie uitputtingsregels Nederland en Nederlandse Antillen. Gemeenschappelijk Hof 17 mei 2013 (niet gepubliceerd, Rémy Martin vs. Cardinal) Gemeenschappelijk Hof 31 januari 2014, ECLI:NL:OGHACMB:2013:69 (Bacardi c.s. vs. Cardinal, bodemzaak Sint Maarten, afwijzing vordering verbod verkoop flessen Bacardi waarvan de identificatiecode is verwijderd. Dat merkhouder legitieme doelen nastreeft met het aanbrengen van identificatiecodes brengt niet mee dat hij een gegronde reden heeft voor verzet als bedoel in art. 23 lid 8 Mlv, indien een handelaar die maatregel ongedaan maakt. 4.5. In het arrest van 19 oktober 2012 overwoog de Hoge Raad onder meer: “Het gerecht heeft de vorderingen afgewezen, het hof heeft dat vonnis bevestigd. Het overwoog daartoe allereerst, met een beroep op HR 1 juni 2007, LJN BA3525, NJ 2007/309, dat voor de beantwoording van de zojuist bedoelde vraag dient te worden uitgegaan van de herkomstgarantie als wezenlijke functie van het merk (rov. 4.6). Voorts herinnerde het hof eraan dat blijkens de totstandkomingsgeschiedenis van (art. 23 lid 8 van) de Mlv in de Nederlandse Antillen uitdrukkelijk is gekozen voor een systeem van wereldwijde uitputting om een vrije parallelhandel mogelijk te maken. Voorts overwoog het dat identificatiecodes merkhouders in staat stellen lekken in de verkooporganisatie op te sporen en aldus een beletsel kunnen vormen voor parallelimport en dat de uitputtingsregel van art. 23 lid 8 Mlv niet gefrustreerd kan worden door het enkele verwijderen van codes als inbreukmakend te bestempelen (rov. 4.7-4.8). Het hof oordeelde dat de veranderingen die de flessen en verpakkingen hebben ondergaan door het verwijderen van de codes zeer gering zijn en geen noemenswaardige afbreuk doen aan de goede faam van de merken, ook niet als wordt uitgegaan van het luxe imago van die merken, noch dat zij tot herkomstverwarring kunnen leiden (rov. 4.9). Het achtte aannemelijk dat de codes (mede) zijn aangebracht om een "recall" te vergemakkelijken, om namaak te kunnen herkennen en opsporen en productaansprakelijkheid te beperken, waarbij het, aldus het hof, om legitieme doelen gaat, maar dat die doeleinden nog niet meebrengen dat Diageo c.s. zich tegen het verhandelen van flessen zonder code kunnen verzetten. Gelet op het belang voor Sint Maarten dat ook volgens de wetsgeschiedenis van de Mlv moet worden gehecht aan de vrije parallelhandel, aldus het hof, moet op dit punt de concordantie van rechtspraak wijken voor het door de wetgever beoogde systeem van vrije parallelimport (rov. 4.10-4.11). Afweging van de legitieme belangen van Diageo c.s. bij het ongemoeid laten van de identificatiecodes tegen het belang van een vrije parallelhandel in Sint Maarten leidt tot het oordeel dat geen sprake is van een gegronde reden voor Diageo c.s. voor verzet als bedoeld in art. 23 lid 8 Mlv (rov. 4.12).” 4.6. Over het door de wetgever benadrukte belang van parallelhandel had het hof in die zaak overwogen: “Een relevante omstandigheid bij de beantwoording van de vraag of Diageo gegronde redenen heeft voor verzet is voorts dat parallelimport in Sint Maarten is toegestaan en zelfs wenselijk wordt geacht. Uit de toelichting op artikel 23 Mlv (Nota van wijziging, Staten van de Nederlandse Antillen, zitting 1996-1997 - 1747, nr. 6, p. 3) volgt dat gekozen is voor wereldwijde uitputting om een vrije parallelhandel mogelijk te maken. Deze toelichting luidt, voor zover hier van belang: "Thans evenwel is ondergetekende van mening dat het de voorkeur verdient in navolging van de huidige nog geldende regeling uit 1960 opnieuw te kiezen voor wereldwijde uitputting. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat de Nederlandse Antillen als klein land sterk afhankelijk zijn van import. In verband hiermee is ons land het meest gebaat bij wereldwijde uitputting. Landelijke uitputting zou immers import uit goedkopere derde-landen in de weg kunnen staan, hetgeen produkten alhier onnodig duurder kan maken (duurder niet alleen voor onze eigen mensen maar ook voor de toeristen)." Als onvoldoende betwist staat vast dat de identificatiecodes Diageo of anderen in staat stellen om lekken in de verkooporganisatie op te sporen, dat zij om die reden een sta-in-de-weg kunnen vormen voor parallelimport en dat zij met het oog daarop zijn verwijderd. De stelling van Diageo dat zij de codes niet voor een dergelijke opsporing gebruikt kan daaraan niet afdoen. Sriram c.s. hebben er belang bij dat de door de wetgever beoogde vrije parallelhandel in de praktijk niet wordt ondergraven door de aanwezigheid van coderingen. Niet betwist is immers dat Sriram c.s.

4.14. Op grond van het voorgaande zullen de vorderingen van Hennessy c.s. worden afgewezen. De overige stellingen en verweren behoeven geen bespreking. Hennessy c.s. zullen als de in het ongelijk te stellen partij hoofdelijk in de proceskosten worden veroordeeld. Het gemachtigdensalaris zal daarbij worden geliquideerd op basis van tarief 8, twee punten. 4.15. De voorwaarde waaronder de eis in reconventie is ingesteld is niet vervuld. Die vordering behoeft dus geen bespreking en beslissing.

Het gerecht: in conventie: 5.1. wijst het gevorderde af; 5.2. veroordeelt Hennessy c.s. hoofdelijk in de proceskosten aan de zijde van Penha c.s. gerezen, tot op heden begroot op NAf 6.000 voor salaris gemachtigde, bij uitblijven van betaling te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de vijftiende dag na de uitspraak van dit vonnis; 5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad; in voorwaardelijke reconventie: 5.4. verstaat dat de voorwaarde waaronder de vordering is ingesteld niet is vervuld. Dit vonnis is gewezen door mr. P.E. de Kort, rechter, en in het openbaar uitgesproken op 27 november 2023.

de flessen via parallelhandel (veel) goedkoper kunnen inkopen dan wanneer zij zouden zijn aangewezen op de verkooporganisatie van Diageo.” 4.7. Hennessy c.s. beogen met de onderhavige procedure dat wordt teruggekomen van, zogezegd, de Diageo-rechtspraak. Het gerecht zal dat niet doen. Naar het oordeel van het gerecht zijn de rechtsregels en afwegingen uit de Diageo-rechtspraak nog steeds - en ook in deze zaak - geldend en aanvaardbaar. Bedacht moet daarbij worden dat de gebondenheid aan precedenten mede berust op argumenten te ontlenen aan de rechtseenheid, de rechtsgelijkheid, de rechtszekerheid en het vertrouwen in de rechtspraak. Deze argumenten leggen een zelfstandig gewicht in de schaal als het gaat om de vraag of aan precedenten nog moet worden vastgehouden. Dit alles klemt hier te meer nu het hier gaat om een reeks van betrekkelijk recente, zonder succes in cassatie bestreden uitspraken van de hoogste feitenrechter (het gemeenschappelijk hof). Geen grond voor afwijking in deze zaak 4.8. Net als in de Diageo-zaken, zijn de fysieke veranderingen die de flessen van Hennessy c.s. hebben ondergaan door het verwijderen en afplakken van de identificatienummers zeer gering en doen deze geen noemenswaardige afbreuk aan de goede faam van de merken. De uiterlijke veranderingen van de flessen - het minieme gaatje in de folie rond de hals, het stickertje op het etiket en de geslepen streepjes onderaan de fles - zijn daarvoor te onopvallend en niet zodanig dat daardoor verwarring bij de consument kan ontstaan omtrent de herkomst. 4.9. Dat door de manier waarop de codes zijn verwijderd de producten in relevante mate zijn verslechterd of zelfs gevaarlijk zijn geworden, is door Penha c.s. bestreden. Hetgeen Hennessy c.s. op dat punt hebben aangevoerd, is onvoldoende om aan te nemen dat hierin mogelijk een grond is gelegen om af te wijken van de Diageo-rechtspraak. In het bijzonder hebben Hennessy c.s. niet met onafhankelijk onderzoek onderbouwd dat de vloeistof waarmee het nummer van de flessenhals van de cognacflessen wordt verwijderd een (voor de gezondheid) nadelige uitwerking heeft op product of consument. Datzelfde geldt voor het door Hennessy c.s. genoemde ontploffingsgevaar van flessen waarvan het nummer is weggeslepen, dit laatste mede in het licht van de tegenwerping van Penha c.s. dat ‘hele liefdesbrieven’ in Moët & Chandon-flessen plegen te worden gegraveerd. 4.10. De overige door Hennessy c.s. in deze zaak aangevoerde argumenten en belangen op grond waarvan zou moeten worden aangenomen dat zij gegronde redenen hebben voor verzet als bedoeld in artikel 23 lid 8 Mlv en het handelen van Penha c.s. als onrechtmatig zou moeten worden aangemerkt, zijn ook al naar voren gebracht en meegewogen in de Diageo-rechtspraak. Dit betreft onder meer de stellingen van Hennessy c.s. over de volksgezondheid, ‘recall’, bestrijding van namaak (‘counterfeit’), het al dan niet drukkende effect van parallelhandel op de winkelprijzen, de Landsverordening Etikettering en het concordantiebeginsel. 4.12. Voorts is er naar het oordeel van het gerecht geen sprake van relevante wijzigingen in de maatschappelijke opvattingen of omstandigheden die zich sedert de Diageo-rechtspraak hebben voorgedaan en die tot afwijking dwingen. Hennessy c.s. zeggen steun te vinden voor een tegengestelde opvatting in de uitspraak van het gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten van 2 december 2022 (SXM2022-1216, niet gepubliceerd) in een opheffingskortgeding naar aanleiding van een door MHCS ten laste van een (andere) winkelier gelegd beslag. Daargelaten dat één zwaluw nog geen zomer maakt, blijkt uit dat vonnis niet dat de Diageo-rechtspraak in de beoordeling is betrokken, laat staan dat bedoeld is daarmee te breken. 4.13. Dat de minimale ingrepen in het uiterlijk van de flessen kunnen worden aangemerkt als een relevante wijziging als bedoeld in artikel 25 lid 1 Auteursverordening en daarom als een inbreuk op het auteursrecht, hebben Hennessy c.s. niet onderbouwd en vermag het gerecht niet in te zien. In het midden kan daarom blijven of die ingrepen hebben plaatsgehad in auteursrechtelijke beschermde (delen van) werken.