ECLI:NL:OGHACMB:2013:69

BURGERLIJKE ZAKEN 2014 VONNIS NO. Registratienrs. Ghis 61601 – AR 1/10 - H 83/13 Uitspraak: 31 januari 2013 GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba Vonnis in de zaak van: 1. de rechtspersoon naar vreemd recht BACARDI AND COMPANY LIMITED, gevestigd in Liechtenstein, 2. de rechtspersoon naar vreemd recht BACARDI INTERNATIONAL LIMITED, gevestigd in Bermuda, hierna te noemen (in enkelvoud): Bacardi, oorspronkelijk eisers, thans appellanten, gemachtigden: mrs. R. Zwanikken en N.W. Mulder, tegen de naamloze vennootschap CARDINAL GIFT SHOP N.V., gevestigd in Sint Maarten, hierna te noemen: Cardinal, oorspronkelijk gedaagde, thans geïntimeerde, gemachtigde: mr. M.H. Römer. 1Verder verloop van de procedure 1.1. Het Hof verwijst voor het verloop tot dan toe naar zijn tussenvonnis van 4 oktober 2013. 1.2. Op 30 oktober 2013 heeft Bacardi een brief met aangehechte check voor NAF. 4.582,50 ter griffie ingediend. 1.3. Op 13 december 2013 hebben partijen het Hof verzocht vonnis te wijzen. 1.4. Vonnis is bepaald op heden.

2.1. Bacardi heeft voldaan aan de veroordeling in het tussenvonnis tot zekerheidsstelling voor de proceskosten (artikel 279 jo 122 Rv). 2.2. Het gaat hier om parallelimport van flessen Bacardi waarvan de identificatiecode is verwijderd. De vraag is of Bacardi, de merkhouder, zich terecht beroept op ‘gegronde redenen’ als bedoeld in artikel 28 lid 8 van de Merkenlandsverordening (Mlv). Dit lid luidt: ‘Het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.’ 2.3. Het GEA heeft de merkenrechtelijke vorderingen van Bacardi afgewezen met verwijzing naar het vonnis van het Hof van 30 september 2011 (ECLI:NL:OGHACMB:2011:BW4835) in de zaak Diageo v. Sriram, Cardinal e.a. Het cassatieberoep tegen dit Hofvonnis is op 19 oktober 2012 – dus na de indiening van de memorie van grieven in de onderhavige zaak – door de Hoge Raad verworpen (ECLI:NL:HR:2012:BX5797, NJ 2013, 121). 2.4. Kennelijk tracht Bacardi het Hof te bewegen van zijn in de Diageozaak gegeven oordeel terug te komen. Het Hof houdt echter vast aan dat oordeel, zoals het op 17 mei 2013 ook heeft gedaan in de parallelzaak Rémy Martin v. Cardinal (Ghis 57187 – AR 222/09 – H 201/12). De op 30 augustus 2013, dus na het vonnis in de zaak Rémy Martin v. Cardinal, ingediende pleitnotities van de gemachtigden van Bacardi vermogen het Hof niet op andere gedachten te brengen. 2.5. Voorop staat, blijkens voormelde uitspraak van de Hoge Raad, dat de enkele omstandigheid dat een merkhouder een legitiem doel nastreeft met – en aldus een legitiem belang heeft bij – een maatregel, zoals in dit geval het aanbrengen van de identificatiecodes, niet meebrengt dat hij een gegronde reden heeft voor verzet als bedoeld in artikel 23 lid 8 Mlv, indien een handelaar die maatregel ongedaan maakt. Het Hof dient dan ook de ingeroepen belangen van Bacardi af te wegen tegen het belang van de door de wetgever gewenst geachte vrije parallelimport. Daarbij geldt dat de enkele omstandigheid dat aan een van de functies van het merkrecht – naast de wezenlijke functie van het waarborgen van de herkomst van de waar, ook de overige functies, zoals met name het garanderen van de kwaliteit van de waar en de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie – in enigerlei mate afbreuk wordt gedaan, niet noopt tot de gevolgtrekking dat de merkhouder een gegronde reden heeft voor verzet als bedoeld in artikel 23 lid 8 Mlv. 2.6. In casu staat niet vast dat in het algemeen de aan de flessen en verpakkingen aangebrachte veranderingen een noemenswaardige afbreuk doen aan de goede faam van de merken (waarbij wordt uitgegaan van het luxe imago daarvan) of tot herkomstverwarring kunnen leiden. Naar het oordeel van het Hof streeft Bacardi met het aanbrengen van de identificatiecodes (mede) legitieme doeleinden na. Na afweging van de met die doeleinden samenhangende belangen van Bacardi bij het ongemoeid laten van de identificatiecodes enerzijds tegen het belang van een vrije parallelhandel anderzijds, komt het Hof tot het oordeel dat geen sprake is van een gegronde reden als bedoeld in artikel 23 lid 8 Mlv. Hierbij is het Hof er veronderstellenderwijs van uitgegaan dat tenminste een der legitieme belangen van Bacardi op een wettelijke regeling, te weten het Landsbesluit Etikettering, is gebaseerd. 2.7. Dat er thans geen of weinig prijsverschil is tussen met instemming en zonder instemming van de merkhouder ingevoerde flessen, betekent niet dat indien de vrije parallelimport wordt aangetast, deze situatie zal blijven voortbestaan. Dat thans de identificatiecode niet wordt gebruikt om vrije parallelimport op te sporen, biedt geen garantie dat indien de vorderingen van Bacardi worden toegewezen, zulks niet zal veranderen. Identificatiecodes stellen merkhouders in staat om eventuele lekken in hun verkooporganisatie op te sporen. In elk geval gaat van de mogelijkheid van opsporing reeds een ‘chilling effect’ uit. De bewijsaanbiedingen die Bacardi in dit verband hebben gedaan acht het Hof onvoldoende gemotiveerd. 2.8. Het is niet nodig en evenmin voldoende ter zake dienend om de voormalige minister van Justitie van de Nederlandse Antillen als getuige te horen omtrent zijn bedoeling destijds bij de totstandbrenging door de formele wetgever van artikel 28 lid 8 Mlv. 2.9. Het Hof accepteert het argument van Bacardi dat het ontbreken van een identificatiecode bezwaren heeft onder meer voor de volksgezondheid van Sint Maarten en heeft deze bezwaren meegewogen (zie hiervóór rov. 2.5). 2.10. Het beroep van Bacardi, in het kader van de uitleg van de bewoordingen van de uitzondering op de (wereldwijde) uitputting in artikel 28 lid 8 Mlv, op het in artikel 39 lid 1 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden neergelegde concordantiebeginsel (pleitnotities in hoger beroep, onder 15-19) faalt. Het Hof sluit zich aan bij de beschouwingen van de Advocaat-Generaal Verkade in zijn conclusie, onder 3.25–3.31 (ECLI:NL:PHR:2007:BA3525), bij HR 1 juni 2007, NJ 2007, 309, Diageo v. Esperamos. 2.11. Uit het voorgaande volgt dat het bestreden vonnis moet worden bevestigd. Bacardi dient de kosten van het hoger beroep te dragen.

Het Hof bevestigt het bestreden vonnis en veroordeelt Bacardi in de kosten van de procedure in hoger beroep aan de zijde van Cardinal gevallen en tot op heden begroot op NAF. 3.400,= aan gemachtigdensalaris en NAF. 282,50 aan betekeningskosten. Aldus gewezen door mrs. J. de Boer, G.C.C. Lewin en H.J. van Kooten, leden van het Hof, en ter openbare terechtzitting van 31 januari 2014 in Sint Maarten uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.