ECLI:NL:RBDHA:2025:1269

RECHTBANK Den Haag Civiel recht Zaaknummer: C/09/617771 / HA ZA 21-825 Vonnis van 5 februari 2025 in de zaak van de rechtspersoon naar buitenlands recht THOM BROWNE, INC., te Delaware (Verenigde Staten van Amerika), eisende partij, hierna te noemen: Thom Browne, advocaat: mr. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam, tegen de rechtspersoon naar buitenlands recht ADIDAS AG, te Herzogenaurach (Duitsland), gedaagde partij, hierna te noemen: adidas, advocaat: mr. G.S.P. Vos te Amsterdam.

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de op 1 juli 2021 betekende dagvaarding; - de akte overlegging producties, waarmee Thom Browne de producties EP01 tot en met EP04 in het geding heeft gebracht; - de conclusie van antwoord met producties GP01 tot en met GP27; - de conclusie van repliek met productie EP05; - de conclusie van dupliek met producties GP28 tot en met GP36; - het tussenvonnis van 28 december 2022 waarin een mondelinge behandeling is bepaald; - de akte vermindering van eis; - de akte overlegging nadere producties waarmee Thom Browne producties EP06 tot en met EP11 heeft ingediend; - de akte overlegging nadere producties waarmee adidas producties GP37 tot en met GP49 in het geding heeft gebracht; - het zijdens Thom Browne overgelegde proceskostenoverzicht EP12; - het zijdens adidas overgelegde proceskostenoverzicht GP50; en - de tijdens de mondelinge behandeling uitgesproken en overgelegde pleitnota’s van partijen. 1.2. De mondelinge behandeling heeft op 6 april 2023 plaatsgehad. De griffier heeft daarvan aantekeningen gemaakt. 1.3. Namens Thom Browne waren bij de mondelinge behandeling aanwezig H.I. Lewing (advocaat in de VS), T. van Innis (advocaat in België) en haar advocaten in deze procedure mr. Hofhuis voornoemd en mr. R. de Beer (advocaat te Amsterdam). 1.4. Adidas heeft zich tijdens de mondelinge behandeling laten vertegenwoordigen door [naam 1] (Senior Director Trademark Counsel bij adidas) en [naam 2] (Operations Manager bij adidas), bijgestaan door haar advocaten mr. Vos voornoemd en mr. M. van Beusekom (advocaat te Amsterdam). 1.5. Daarnaast was I. de Jong als (niet-beëdigde) tolk aanwezig. 1.6. Aan het eind van de mondelinge behandeling hebben partijen verklaard in overleg te zijn over het bereiken van een global settlement. De rechtbank heeft bepaald dat vonnis wordt gewezen. Om organisatorische redenen moest de vonnisdatum worden uitgesteld tot vandaag, 5 februari 2025.

2.1. Thom Browne, vernoemd naar de gelijknamige in New York wonende en werkende ontwerper die sinds haar oprichting de artistieke leiding heeft over de onderneming, brengt onder meer kleding en modeaccessoires op de markt. 2.2. In het ontwerp van de waren die door Thom Browne worden verhandeld keren enkele elementen regelmatig terug. Voor deze procedure zijn de volgende twee relevant: A. een op verschillende plekken op de waar en in verschillende uitvoeringsvormen aangebrachte bies bestaande uit een smalle witte baan, een brede rode, een brede witte en een brede blauwe baan en weer een smalle witte baan (hierna: de rood-wit-blauwe bies), zoals op onderstaande afbeeldingen in verschillende uitvoeringsvarianten weergegeven: a. als ‘tab’: b. als detail bij de afwerking: c. als prominent onderdeel van het ontwerp: B. het asymmetrisch (behalve bij schoenen) gebruik van een op enkele specifieke posities van de waar aangebracht vierstrepenteken (de zogenoemde ‘four bar’, die hierna als zodanig wordt aangeduid), in het bijzonder: a. aangebracht op enkel de linkermouw van een kledingstuk, in horizontale richting, geheel of grotendeels rondom de bovenarm: b. aangebracht op enkel de linkerpijp van een kledingstuk, in horizontale richting, om het dijbeen: c. aangebracht op slechts een van de twee sokken, rondom het onderbeen: d. aangebracht op beide zijkanten van beide schoenen, vanaf de voorzijde van de hak (of een denkbeeldige hak), recht omhoog: 2.3. Adidas maakt onderdeel uit van het Duitse concern dat (met name) sportkleding, sportschoeisel en andere sport-gerelateerde waren verhandelt. 2.4. Adidas is houdster van onder meer de volgende Beneluxmerken en internationale merkregistraties met gelding in de Benelux die alle zijn ingeschreven voor onder andere sport- en vrijetijdskleding (hierna gezamenlijk: de adidas positiemerken): - drie strepen aangebracht op de waar langs de boven- en buitenzijde van de beide armen, in de lengte van de arm. ● adidas positiemerk 1 Registratienummer 320483 Datum registratie: 20 juli 1973 Warenomschrijving: ‘Vestons, notamment vestons pour sportifs’ (Vests, in het bijzonder sportvests) Soort merk: vormmerk Weergave van het merk: ● adidas positiemerk 2 Internationaal merk (met aanwijzing Benelux) met registratienummer 414035 Datum registratie: 13 maart 1975 Warenomschrijving: ‘Jersey, particularly sports jersey’ (trui, in het bijzonder sporttrui) Weergave van het merk: ● adidas positiemerk 3 Registratienummer 362768 Datum registratie: 30 November 1979 Warenomschrijving: ‘Chemises, vestons et pull-overs’ (shirts, vests en pull-overs) Soort merk: beeldmerk Weergave van het merk: - drie strepen aangebracht op de waar langs de buitenzijde van de beide benen, in de lengte van het been: ● adidas positiemerk 4 Internationaal merk (met aanwijzing Benelux) met registratienummer 876661 Datum registratie: 11 November 2004 Warenomschrijving: ‘Trousers, in particular sports trousers and casual trousers, including shorts’. Weergave van het merk: Beschrijving van het merk: “The mark consists of three parallel stripes; the outline of the trousers only serves to show how the trademark is app

3.1. Thom Browne vordert na vermindering van eis, zoveel mogelijk bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis: A. het Benelux-gedeelte van het internationale merk met registratienummer 876661 (adidas positiemerk 4) nietig te verklaren voor alle waren waarvoor het is ingeschreven en de doorhaling van de inschrijving van dit merk in het register van het BBIE uit te spreken; B. voor recht te verklaren dat Thom Browne bij gebruik van de rood-wit-blauwe bies op de door haar verhandelde waren zoals deze hiervoor onder 2.2 onder A. zijn weergegeven, geen inbreuk maakt op de volgende merken: - Beneluxmerk met registratienummer 320483 (adidas positiemerk 1); - het Benelux-gedeelte van het internationale merk met registratienummer 414035 (adidas positiemerk 2); - Beneluxmerk met registratienummer 362768 (adidas positiemerk 3); - Beneluxmerk met registratienummer 320482 (adidas positiemerk 5); - het Benelux-gedeelte van het internationale merk met registratienummer 414037 (adidas positiemerk 6); - Beneluxmerk met registratienummer 1340 (adidas positiemerk 7); - het Benelux-gedeelte van het internationale merk met registratienummer 414034 (adidas positiemerk 8); - Beneluxmerk met registratienummer 325509 (adidas positiemerk 9); - het Benelux-gedeelte van het internationale merk met registratienummer 414036 (adidas positiemerk 10); - Beneluxmerk met registratienummer 1339 (adidas positiemerk 11); - Beneluxmerk met registratienummer 348758 (adidas positiemerk 12); - het Benelux-gedeelte van het internationale merk met registratienummer 730835 (adidas positiemerk 13); en - (uitsluitend in het geval het gevorderde sub A wordt afgewezen) het Benelux-gedeelte van het internationale merk met registratienummer 876661 (adidas positiemerk 4); C. voor recht te verklaren dat Thom Browne bij het hiervoor onder 2.2 onder B. omschreven gebruik van de four bar op de navolgende posities en in de navolgende richtingen, geen inbreuk maakt op de hiervoor onder B. genoemde merken: - aangebracht op enkel de linkermouw van een kledingstuk, in horizontale richting, geheel of grotendeels rondom de bovenarm; - aangebracht op enkel de linker broekspijp, in horizontale richting, om het dijbeen; - aangebracht op slechts een van de twee sokken, rondom het onderbeen: en - aangebracht op schoenen, vanaf de voorzijde van de hak (of een denkbeeldige hak), recht omhoog; D. te verklaren dat de volgende merken per de bij de respectievelijke merken genoemde datum, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen andere datum, vervallen zijn voor alle waren waarvoor deze zijn ingeschreven en de doorhaling van deze merken in het register van het BBIE uit te spreken: - het Benelux-gedeelte van het internationale merk met registratienummer 300802 (adidas beeldmerk 1), per 2 augustus 1970; - het Benelux-gedeelte van het internationale merk met registratienummer 300803 (adidas beeldmerk 2), per 2 augustus 1970; - het Benelux-gedeelte van het internationale merk met registratienummer 300804 (adidas beeldmerk 3), per 2 augustus 1970; - het Benelux-gedeelte van het internationale merk met registratienummer 300805 (adidas beeldmerk 4), per 2 augustus 1970; - het Benelux-gedeelte van het internationale merk met registratienummer 300806 (adidas beeldmerk 5), per 2 augustus 1970; - het Benelux-gedeelte van het internationale merk met registratienummer 300807 (adidas beeldmerk 6), per 2 augustus 1970 ; - Beneluxmerk met registratienummer 70186 (adidas beeldmerk 7), per 17 december 1976; - het Benelux-gedeelte van het internationale merk met registratienummer 391692 (adidas beeldmerk 8), per 6 september 1977; - het Benelux-gedeelte van het internationale merk met registratienummer 426376 (adidas beeldmerk 9), per 29 oktober 1976; E. subsidiair, voor zover de hiervoor onder D. weergegeven vordering niet wordt toegewezen, voor recht te verklaren dat Thom Browne bij het hiervoor omschreven gebruik van de rood-wit-blauwe bies en de four bar, geen inbreuk maakt op de hiervoor onder D. genoemde merken; F. adidas te bevelen aan Thom Browne de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten met betrekking tot het onderhavige geschil op de voet van art. 1019h Rv te voldoen. 3.2. Thom Browne legt het volgende aan haar vorderingen ten grondslag. 3.2.1. Ten eerste betoogt Thom Browne dat adidas positiemerk 4 niet voldoet aan de eisen die artikel 3 Merkenrichtlijn en artikel 2.1 BVIE stellen aan een merk. Om die reden dient dat merk op grond van artikel 2.2bis BVIE jo. artikel 2.28 lid 1 BVIE nietig te worden verklaard. 3.2.2. Ten tweede wijkt de rood-wit-blauwe bies die op de kleding van Thom Browne wordt aangebracht sterk af van de soort strepen waarop de adidas positiemerken betrekking hebben: de bedoelde bies bestaat weliswaar eveneens uit verschillende banen, maar dit zijn er vijf en zij verschillen onderling wezenlijk van kleur; bovendien zijn deze banen tegen elkaar aan geplaatst, waardoor zij één vijfkleurige bies vormen, waarvan met name de drie tegen elkaar geplaatste bredere banen goed zichtbaar zijn. 3.2.3. Ten derde, wat betreft de op kleding van Thom Browne aangebrachte four bar, geldt volgens Thom Browne dat deze eveneens sterk afwijkt van de soort strepen waarop de adidas positiemerken betrekking hebben, nu het om vier strepen gaat in plaats van drie. Daar komt bij dat dit teken op andere posities en in een andere richting wordt aangebracht dan de adidas positiemerken en (met uitzondering van het bedoelde gebruik op schoenen) dit teken niet symmetrisch op de waar wordt aangebracht. 3.2.4. Ten slotte stelt Thom Browne niet bekend te zijn met normaal gebruik van de hiervoor genoemde en weergegeven adidas beeldmerken 1 tot en met 9, in de vijf jaren voorafgaand aan het uitbrengen van de dagvaarding. Die beeldmerken dienen daarom, primair, ingevolge artikel 2.23bis jo. artikel 2.27 lid 2 BVIE vervallen te worden verklaard. Subsidiair stelt Thom Browne zich op het standpunt dat haar rood-wit-blauwe bies en de four bar geen inbreuk maken op genoemde beeldmerken. 3.3. Adidas voert verweer en concludeert tot niet-ontvankelijkheid van Thom Browne, dan wel tot afwijzing van de vorderingen van Thom Browne, met uitvoerbaar bij voorraad te verklaren veroordeling van Thom Browne in de op de voet van artikel 1019h Rv te begroten kosten van deze procedure. 3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover nodig, nader ingegaan.

Bevoegdheid 4.1. De rechtbank is op grond van artikel 4.6 lid 2 BVIE bevoegd om van onderhavig geschil kennis te nemen. Die bevoegdheid is overigens ook niet bestreden. Belang Thom Browne 4.2. In haar ter zitting voorgedragen pleitnota heeft adidas vraagtekens gesteld bij het belang van Thom Browne bij de in deze procedure ingestelde vorderingen. De rechtbank constateert dat adidas aan haar betoog echter geen (juridische) consequentie verbindt, terwijl Thom Browne heeft gesteld belang te hebben bij rechtszekerheid over de vraag of de ter beoordeling voorliggende toepassingen van de rood-wit-blauwe bies en de four bar binnen of buiten de beschermingsomvang van de adidas positie- en/of beeldmerken vallen. Vaststaat bovendien dat partijen juist met betrekking tot die vraag in verschillende procedures (waaronder bij het EUIPO, in Duitsland en in de VS) zijn verwikkeld. Gelet daarop bestaat geen aanleiding voor de rechtbank om nader stil te staan bij het belang van Thom Browne bij de ingestelde vorderingen. Vordering onder A.: de geldigheid adidas positiemerk 4 4.3. Thom Browne roept ingevolge artikel 2.28 lid 1 BVIE in samenhang bezien met artikel 2.2bis lid 1 sub a en b en artikel 2.1 sub b BVIE de nietigheid in van het hiervoor onder 2.4 weergegeven en als zodanig aangemerkte adidas positiemerk 4. Daartoe heeft Thom Browne in de kern erop gewezen dat (i) adidas positiemerk 4 geen ‘teken’ is nu het voorwerp van dat merk een veelheid aan verschillende verschijningsvormen kan aannemen en aldus niet bepaald is; (ii) adidas positiemerk 4 niet voldoende ‘duidelijk en nauwkeurig’ is nu het de positie van de strepen op de waar niet op een van tevoren bepaalde en duurzame wijze beschrijft; (iii) adidas positiemerk 4 niet voldoende ‘duidelijk en nauwkeurig’ is nu de beschrijving het voorwerp van dat merk niet verduidelijkt maar, integendeel, de weergave van het merk reduceert tot slechts een voorbeeld van een eindeloze reeks aan tekens die het voorwerp van het merk zouden zijn; en (iv) het niet mogelijk is het ‘onderscheidend vermogen’ van het merk bestaande uit een eindeloze reeks aan tekens vast te stellen. 4.4. De rechtbank volgt Thom Browne niet in haar betoog en stelt daarbij voorop dat – anders dan Thom Browne aanvoert – geen sprake is van een tegenstrijdigheid tussen de grafische weergave van het adidas positiemerk 4 en de in de registratie vermelde beschrijving van dat merk. Die grafische weergave is, zoals Thom Browne ook erkent, een variant/voorbeeld van het merk dat wordt beschreven (zie de zinsnede “the stripes […] can extend along the full length of the leg”). De omstandigheid dat met adidas positiemerk 4 ook andere verschijningsvormen (dan afgebeeld) onder bescherming worden gesteld (zie met name de zinsnede “the stripes […] can extend along […] a part of the leg (being more than one third)”) maakt niet dat sprake is van een nietig merk. De combinatie van de grafische weergave en de beschrijving maken het naar het oordeel van de rechtbank mogelijk om het voorwerp en de omvang van de gevraagde merkenrechtelijke bescherming precies vast te stellen. Ondanks de veelheid aan verschillende verschijningsvormen door de afwisselende lengte van het teken en de precieze plaatsing daarvan (wel altijd in de lengterichting) op de buitennaad van een broek waar Thom Browne op heeft gewezen, is de registratie dus voldoende bepaald, duidelijk en nauwkeurig. Daarvoor is van belang dat alle uitvoeringsvormen in voldoende mate beschikken over onderling overeenstemmende (dominante) bestanddelen die het totaalbeeld bepalen. Het gaat steeds om drie parallelle en in dikte en in lengte gelijke strepen die in een met de ondergrond (de broek) contrasterende kleur en met gelijke tussenruimtes in de lengterichting zijn aangebracht op de buitennaad van een broek en daarbij minimaal een derde van de lengte van de broek beslaan. Die overeenkomsten zijn naar het oordeel van de rechtbank zodanig bepalend voor de perceptie van het merk door de gemiddelde consument (van (sport)kleding) dat de precieze lengte van het teken en zijn positie (wel – als gezegd – steeds in de lengterichting) op de buitennaad van de broek niet in relevante mate bijdragen aan herkenning van het teken als het adidas positiemerk 4. Daaruit volgt eveneens dat het adidas postiemerk 4 in iedere verschijningsvorm over (hetzelfde) onderscheidend vermogen beschikt. 4.5. Kortom, naar het oordeel van de rechtbank stellen de in de registratie van adidas postiemerk 4 opgenomen grafische weergave en beschrijving, enerzijds, het relevante publiek (hier: het grote publiek bestaande uit consumenten van kleding en sportartikelen) in staat het betreffende merk (in al zijn verschijningsvormen) te vatten en te memoriseren en maken zij, anderzijds, dat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers in staat zijn zich van de omvang van de beschermde rechten van de merkhouder (adidas) te vergewissen. Daarmee onderscheidt adidas positiemerk 4 zich van de door partijen aangehaalde en in de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ EU) besproken merkregistraties die nietig zijn geoordeeld omdat het merk daarin onvoldoende duidelijk en nauwkeurig was omschreven waardoor de registratie een veelheid van onderling zeer verschillende vormen beschreef, waardoor het voorwerp en de omvang van de merkenrechtelijke bescherming niet kon worden vastgesteld. 4.6. Dit betekent dat de vordering onder A die strekt tot nietigverklaring van adidas positiemerk 4, zal worden afgewezen. Vordering onder D.: vervallenverklaring adidas beeldmerken 1 tot en met 9 4.7. Door Thom Browne is verder het verval ingeroepen van de hieronder onder 2.5 weergegeven adidas beeldmerken op de grond dat adidas die merken gedurende een periode van vijf jaar niet (normaal) heeft gebruikt (artikel 2.23bis in samenhang met artikel 2.27 lid 2 BVIE). 4.8. Adidas heeft zich in de eerste plaats tegen toewijzing van deze vordering verzet door erop te wijzen dat Thom Browne niet aan haar stelplicht zou hebben voldaan en door te betogen dat Thom Browne, door niet alle relevante feiten weer te geven die Thom Browne gemakkelijk zelf had kunnen constateren en waaruit het normaal gebruik van de adidas beeldmerken blijkt, zou hebben gehandeld in strijd met artikel 21 Rv. Dat betoog moet naar het oordeel van de rechtbank worden verworpen. Volgens vaste jurisprudentie van het HvJ EU rust de bewijslast voor de stelling dat een merk normaal gebruikt is, op de houder van dat merk. Daarbij komt – zo heeft ook het HvJ EU overwogen – dat de stelling dat een merkhouder geen normaal gebruik van het merk heeft gemaakt zich naar haar aard niet leent voor een gedetailleerdere uiteenzetting en een verzoekende (in dit geval: eisende) partij niet verplicht kan worden om te stellen en, zo nodig, te bewijzen dat zij vóór de instelling van haar vordering marktonderzoek heeft verricht en niet heeft kunnen vaststellen dat het betrokken merk normaal is gebruikt. 4.9. Tegenover de andersluidende stellingen van Thom Browne heeft adidas gemotiveerd en met stukken onderbouwd gesteld dat zij de adidas beeldmerken in de vijf jaren voorafgaand aan het uitbrengen van de dagvaarding, normaal heeft gebruikt. Daartoe heeft adidas als productie GP10 een ‘Overzicht normaal gebruik adidas beeldmerken’ overgelegd, waarin zij voor ieder van de aangevallen beeldmerken en voor iedere klasse van waren en diensten waarvoor die merken zijn geregistreerd, verschillende voorbeelden heeft opgenomen van door haar ná 1 juli 2016 in de Benelux aangeboden producten waarop die merken volgens haar zijn aangebracht. In haar conclusie van antwoord heeft zij voor ieder beeldmerk specifiek een aantal voorbeelden uit genoemd overzicht uitgelicht.

5.1. verklaart dat het volgende merk per 1 juli 2021 is vervallen en spreekt de doorhaling daarvan uit: o de inschrijving in het Benelux-merkenregister met registratienummer 70186 van 17 december 1971 (hiervoor onder 2.5 aangeduid als ‘adidas beeldmerk 7’); 5.2. verklaart voor recht dat het hiervoor onder 2.2 onder B. weergegeven gebruik van de four bar geen inbreuk maakt op de adidas positie- en/of beeldmerken; 5.3. verklaart voor recht dat de hiervoor onder 2.2 onder A. weergegeven toepassingen van de rood-wit-blauwe bies geen inbreuk maken op de adidas positie- en/of beeldmerken; 5.4. compenseert de kosten in die zin dat iedere partij zijn eigen kosten draagt; 5.5. wijst af het anders of meer gevorderde. Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman, rechter, bijgestaan door mr. J.J. de Jong, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 5 februari 2025. Bijlage 1: gebruiksbewijs adidas beeldmerken 1 tot en met 9 Adidas beeldmerk gebruiksbewijs 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. European Union Intellectual Property Office (Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie). Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees

lied to trousers; the stripes are along the side of the trouser legs, and can extend along the full length of the leg or a part thereof (being more than one third) and they contrast with the background colour of the trousers; the stripes can be dark on a light coloured background or light on a dark coloured background; the trademark is not limited to trousers with long legs; when applied to shorts, the stripes extend along the whole or a part (being more than one third)of the leg of the shorts.” ● adidas positiemerk 5 Beneluxmerk, met registratienummer 320482 Datum registratie: 20 juli 1973 Warenomschrijving: ‘Pantalons de gymnastique et de sport’ (gymnastiek- en sportbroeken) Soort merk: vormmerk Weergave van het merk: ● adidas positiemerk 6 Internationaal merk (met aanwijzing Benelux) met registratienummer 414037 Datum registratie: 13 maart 1975 Warenomschrijving: ‘Pants, particularly sports pants’ (broeken, in het bijzonder sportbroeken) Weergave van het merk: - een combinatie van de voornoemde posities (langs de boven- en buitenzijde van de beide armen én langs de buitenzijde van de beide benen): ● adidas positiemerk 7 Registratienummer 1340 Datum registratie: 25 februari 1971 Warenomschrijving: ‘Vêtements de sport, notamment survêtements de sport’ (sportkleding, in het bijzonder trainingspakken) Soort merk: beeldmerk Weergave van het merk: ● adidas positiemerk 8 Internationaal merk (met aanwijzing Benelux) met registratienummer 414034 Datum registratie: 13 maart 1975 Warenomschrijving: ‘Tracksuits, particularly sports and leisure tracksuits’ (trainsingspakken, in het bijzonder voor sport en vrije tijd) Weergave van het merk: Beschrijving van het merk: “The three stripes are of the same colour in contrast to the colour of the clothing, they are equidistant, parallel, separated by two spaces; they are positioned along the sleeve, from the collar to the end of the sleeve and along the trouser leg, from the waist to the bottom of the trousers, vertically and symmetrically in various places of the clothing.” - drie strepen aangebracht op de waar langs weerszijden van de romp, van de oksel recht naar beneden: ● adidas positiemerk 9 Registratienummer 325509 Datum registratie: 20 juli 1973 Warenomschrijving: ‘Chemises, vestons et pullovers pour sportifs’ (Sportshirts, -vests en -truien) Soort merk: beeldmerk Weergave van het merk:

De rechtbank zal zich bij de beoordeling van de vordering tot vervallenverklaring beperken tot die door adidas gekozen voorbeelden, die daarmee het overgelegde (relevante) gebruiksbewijs vormen. Dat gebruiksbewijs is weergegeven in de aan dit vonnis gehechte Bijlage 1: gebruiksbewijs van de adidas beeldmerken 1 tot en met 9. Genoemde bijlage maakt integraal onderdeel uit van dit vonnis. 4.10. Tussen partijen is niet in geschil dat de door adidas als gebruiksbewijs opgevoerde voorbeelden dateren van ná 1 juli 2016 en aanbiedingen in de Benelux betreffen. Het punt dat partijen verdeeld houdt, is de vraag of de tekens die worden weergegeven in het door adidas overgelegde gebruiksbewijs naar hun aard normaal gebruik van de adidas beeldmerken aantonen. In het bijzonder spitst het debat zich toe op de vraag of de in het bewijs weergegeven tekens de betrokken merken in al met al gelijkwaardige vorm tonen. Volgens Thom Browne is dat niet het geval omdat wezenlijke kenmerken van die merken afwezig zijn. Daarbij heeft Thom Browne met name het oog op het zwarte kader (‘de rechthoek’) waarin de adidas beeldmerken 1 tot en met 6 zijn weergegeven in de betreffende registraties. 4.11. Ingevolge artikel 2.23bis leden 1 en 5 BVIE wordt als normaal gebruik voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, ook beschouwd het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, niet wijzigt, ongeacht of het merk in de gebruikte vorm al dan niet ook op naam van de houder is ingeschreven. Uit vaste jurisprudentie van het HvJ EU volgt dat het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van dat artikel (dat een implementatie is van artikel 16 Merkenrichtlijn) inhoudt dat dit merk zich leent om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Dit onderscheidend vermogen van een ingeschreven merk kan voortkomen zowel uit het gebruik van een element ervan, als uit het gebruik van een afzonderlijk merk in combinatie met een ingeschreven merk. In beide gevallen volstaat het dat de betrokken kringen de betrokken waar of dienst ten gevolge van dit gebruik daadwerkelijk waarnemen als afkomstig van een bepaalde onderneming. Het HvJ EU heeft eveneens geoordeeld dat de houder van een ingeschreven merk zich ten bewijze van het gebruik ervan in de zin van deze bepaling kan beroepen op het gebruik ervan in een vorm die afwijkt van die waarin dit merk is ingeschreven zonder dat de verschillen tussen deze twee vormen het onderscheidend vermogen van dit merk wijzigen, en dit niettegenstaande het feit dat deze afwijkende vorm zelf als merk is ingeschreven. Die uitleg vindt steun in het doel van de regeling, die, door geen strikte overeenstemming te vereisen tussen de in de handel gebruikte vorm en de ingeschreven vorm van het merk, de houder van het ingeschreven merk de mogelijkheid wil bieden om bij het commerciële gebruik ervan variaties aan het teken aan te brengen waardoor het beter inspeelt op de eisen van het in de handel brengen en promoten van de betrokken waren en diensten zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd. 4.12. De rechtbank is van oordeel dat de in Bijlage 1 opgenomen voorbeelden van het gebruik van de adidas beeldmerken 1 tot en met 6 in de Benelux ná 1 juli 2016 en dus in de vijf jaren voorafgaand aan het uitbrengen van de dagvaarding in deze procedure (vgl. artikel 2.27 lid 3 eerste alinea BVIE) voldoende bewijs opleveren voor het normaal gebruik van die merken als bedoeld in artikel 2.23bis leden 1 en 5 BVIE. Daartoe stelt de rechtbank vast dat de adidas beeldmerken 1 tot en met 6 de volgende kenmerkende elementen bevatten: i. drie ii. parallelle iii. strepen iv. van gelijke breedte v. die op een afstand (ogenschijnlijk) gelijk aan hun breedte van elkaar zijn geplaatst vi. waarbij de strepen zijn uitgevoerd in het wit (althans een lichte kleur) vii. tegen een zwarte (althans een donkere) achtergrond viii. en waarbij de strepen in een bepaalde richting zijn georiënteerd (diagonaal, verticaal, horizontaal). 4.13. Die acht kenmerkende elementen die tezamen het totaalbeeld en onderscheidend vermogen van de adidas beeldmerken 1 tot en met 6 bepalen, keren terug in de voorbeelden die adidas van het gebruik van de betreffende beeldmerken heeft overgelegd. Daarmee beschikken die gebruiksvoorbeelden naar het oordeel van de rechtbank over hetzelfde onderscheidend vermogen als genoemde adidas beeldmerken. Weliswaar wijst Thom Browne er terecht op dat in de registratie van de betreffende beeldmerken de strepen in een zwart (althans donker), rechthoekig kader zijn geplaatst. Voor zover die zwarte rechthoek in de door adidas overgelegde voorbeelden ontbreekt, leidt dat naar het oordeel van de rechtbank echter niet tot de conclusie dat van normaal gebruik (als bedoeld in artikel 2.23bis leden 1 en 5) geen sprake is. Ook wanneer het zwarte (althans donker gekleurde) kader, inclusief ‘rand’ die de strepen ‘afsnijdt’, ontbreekt, zal het in aanmerking te nemen publiek (consumenten van kleding en/of sportartikelen) de betrokken waren door hun gelijkenis met de betreffende merkregistraties als afkomstig van adidas identificeren. In dat verband is van belang dat de combinatie van de in de adidas beeldmerken 1 tot en met 6 verenigde acht elementen die hiervoor onder 4.12 zijn opgesomd, door het intensieve gebruik daarvan door adidas een (zeer) groot onderscheidend vermogen hebben verkregen, zo heeft Thom Browne niet bestreden (zij heeft slechts bestreden dat het geschetste gebruik kan worden opgevat als gebruik van de adidas beeldmerken 1 tot en met 6, zoals geregistreerd). De precieze proportie (onderlinge verhouding) van, enerzijds, die gecombineerde elementen (witte strepen, zwarte tussenruimte) en, anderzijds, de rechthoek waarbinnen die strepen zijn geplaatst in de registraties van de adidas beeldmerken 1 tot en met 6, dragen aan het onderscheidend karakter van die merken niet bij en maken daarvan in zoverre ook niet een wezenlijk onderdeel uit. In die zin onderscheidt deze zaak zich van de kwestie die centraal stond in de door Thom Browne aangehaalde uitspraak van het Gerecht van de Europese Unie (hierna: het Gerecht) van 19 juni 2019 (zaak T-307/17, Adidas v Shoe Branding Europe, ECLI:EU:T:2019:427). In die zaak heeft het Gerecht onder meer geoordeeld dat adidas zich, bij het aantonen van het normaal gebruik van een specifiek 3-strepenmerk (dat overigens een ander merk betrof dan de beeldmerken die in de onderhavige procedure ter beoordeling voorliggen) niet kan beroepen op de vormen van gebruik met een omgekeerde kleurencombinatie, nu – mede gelet op de eenvoudige aard van het betreffende merk – juist de kleurencombinatie van het betreffende 3-strepenmerk daarvan een wezenlijk kenmerk vormde. Bovendien heeft adidas voldoende onderbouwd dat het gebruik van de rechthoek om de contrasterende achtergrond abstract weer te geven, gebruikelijk is en door de gemiddelde consument als zodanig wordt opgevat. Het spreekt immers voor zich dat het een dergelijk donker vlak bij een beeldmerkregistratie ergens moet ophouden. In beginsel dient van die achtergrond derhalve geabstraheerd te worden, tenzij deze een specifieke vorm zou hebben of uit de omstandigheden zou blijken dat deze vorm daadwerkelijk een bedoeld onderdeel is van de merkregistratie. Dat is hier niet het geval. 4.14. Dat geldt ook voor adidas beeldmerk 8, waarmee drie eveneens (licht) gekartelde strepen onder bescherming zijn gesteld. Anders dan Thom Browne meent, is de lichte kromming van de drie gekartelde strepen amper zichtbaar (en zodoende amper onderscheidend).

● adidas positiemerk 10 Internationaal merk (met aanwijzing Benelux) met registratienummer 414036 Datum registratie: 13 maart 1975 Warenomschrijving: ‘Sports jersey’ (sportshirt) Weergave van het merk: Beschrijving van het merk: “The three stripes are of the same color contrasting with the color of the garment, they are equidistant, parallel, separated by two intervals; they are arranged vertically and symmetrically on each side of the garment.” - drie strepen aangebracht op de zijde(n) van beide schoenen, van boven de zool diagonaal tot aan de veterhouder: ● adidas positiemerk 11 Registratienummer 1339 Datum registratie: 25 February 1971 Warenomschrijving: ‘Chaussures de sport, notamment chaussures de football et chaussures d'athlétisme’ (sportschoenen, in het bijzonder voetbalschoenen en atletiekschoenen) Soort merk : beeldmerk Weergave van het merk: ● adidas positiemerk 12 Registratienummer 348758 Datum registratie: 19 December 1977 Warenomschrijving: ‘Chaussures comprises dans cette classe’ Soort merk : vormmerk Weergave van het merk: ● adidas positiemerk 13 Internationaal merk (met aanwijzing Benelux) met registratienummer 730835 Datum registratie: 17 maart 2000 Warenomschrijving: ‘Footwear, including sport shoes and casual shoes’ (schoeisel, waaronder sportschoenen en gewone schoenen) Weergave van het merk: Beschrijving van het merk: “The trademark consists of three stripes forming a contrast to the basic color of the shoes; the contours of the shoe serves to show how the trademark is attached and is no component of the trademark.” 2.5. Naast de hiervoor weergeven adidas positiemerken heeft adidas diverse (andere) merken waarvan drie strepen onderdeel uitmaken, zonder dat die inschrijvingen enige informatie bevatten over een specifieke positie of wijze waarop de drie strepen op de waar worden aangebracht. Voor zover relevant voor deze procedure, gaat het om de volgende Beneluxmerken (hierna gezamenlijk: de adidas beeldmerken): ● adidas beeldmerk 1 Internationaal merk (met aanwijzing Benelux) met registratienummer 300802 Datum registratie: 2 augustus 1965 Warenomschrijving: ‘Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières; peaux; malles et valises. Vêtements, y compris les bottes, les chaussures et les pantoufles en tous genres, notamment vêtements et chaussures de sport. Articles de gymnastique et de sport, y compris les ballons et les balles; tous jeux; lesdits articles étant en toute matière convenable.’ (Leder en kunstleder; artikelen van deze materialen; huiden; reiskoffers en koffers. Kleding, met inbegrip van laarzen, schoenen en pantoffels van alle soorten, in het bijzonder sportkleding en schoeisel.

Rest daarom een beeldmerk met alle kenmerken als hierboven onder 4.12 benoemd en in wezen niet veel anders dan beeldmerk 4, behalve dat de strepen meer aan de zijkant zitten en licht gekarteld zijn uitgevoerd. Hoewel adidas in haar overgelegde gebruiksbewijs geen voorbeeld heeft opgenomen waarin een kromming van de drie gekartelde strepen is waar te nemen, kunnen de wel opgenomen voorbeelden worden beschouwd als gebruik van adidas beeldmerk 8 in de ingeschreven of in al met al gelijkwaardige vorm. 4.15. Met betrekking tot adidas beeldmerk 9, geldt het volgende. De betreffende beeldmerkregistratie toont het beeld van een (donkere) schoen met daarop drie witte, gekartelde strepen. adidas heeft (in haar conclusie van antwoord) toegelicht dat zij met dat beeldmerk de toepassing van het 3-strepenmerk op (sportieve) vrijetijds- en sportschoenen heeft willen beschermen. Naar het oordeel van de rechtbank zijn ook hier de onder 4.12 genoemde kenmerken in het beeldmerk terug te vinden. De gemiddeld aandachtige consument zal die strepen ook als het meest onderscheidende onderdeel van het merk zien en minder aandacht hebben voor de precieze vormgeving van de schoen, gelet voorts op de bekendheid van het driestrepenmerk. 4.16. De conclusie van normaal gebruik kan de rechtbank echter niet trekken ten aanzien van het adidas beeldmerk 7. De in het gebruiksbewijs opgenomen voorbeelden die dienen ter illustratie van gebruik van dat beeldmerken wijken – mede gelet op de tamelijk eenvoudige aard van dat beeldmerk – zodanig daarvan af, dat die voorbeelden niet kunnen dienen als bewijs van het gebruik van dat merk in een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen van dat merk in de vorm waarin het is ingeschreven, niet wijzigt. 4.17. In dat verband overweegt de rechtbank met betrekking tot adidas beeldmerk 7 het volgende. Genoemd beeldmerk laat zich kenmerken door i. drie ii. parallelle iii. strepen iv. met gekartelde randen v. van gelijke breedte vi. die op een afstand groter dan hun breedte van elkaar zijn geplaatst (waardoor de drie strepen dus smaller zijn dan de tussenliggende ruimte) vii. waarbij de strepen zijn uitgevoerd in het wit (althans een lichte kleur) viii. tegen een contrasterende achtergrond. 4.18. De rechtbank zal in het midden laten in hoeverre het opvallende gestreepte karakter van de achtergrond hierbij een rol speelt. Zij stelt namelijk vast dat adidas als gebruiksbewijs enkel voorbeelden heeft laten zien van drie gekartelde (witte) strepen die tegen een contrasterende achtergrond zijn geplaatst op een afstand gelijk aan of kleiner dan de breedte van die strepen. De betreffende strepen zijn in de voorbeelden dus niet smaller dan de tussenliggende ruimte. Nu een kenmerkend onderdeel is van de registratie van adidas beeldmerk 7 dat de drie gekartelde strepen smaller zijn dan de tussenliggende ruimte en dat merk, vanwege zijn eenvoudige aard, daaraan mede zijn onderscheidend vermogen ontleent, tonen de voorbeelden, waarin dat wezenlijke kenmerk ontbreekt, niet adidas beeldmerk 7 in de ingeschreven of in al met al gelijkwaardige vorm. 4.19. De slotsom is dat naar het oordeel van de rechtbank uit het overgelegde gebruiksbewijs volgt dat adidas na 1 juli 2016 normaal gebruik heeft gemaakt van de adidas beeldmerken 1 tot en met 9 (met uitzondering van beeldmerk 7). De vordering onder D. zal in zoverre worden afgewezen. De vordering onder D. zal de rechtbank toewijzen voor zover die strekt tot vervallenverklaring van het hiervoor onder 2.5 weergegeven adidas beeldmerk 7. Ingevolge artikel 2.30 nonies lid 4 BVIE zijn de rechten van adidas ten aanzien van genoemde merken per 1 juli 2021 (de datum van de dagvaarding waarmee de vordering is ingesteld) vervallen. Conform artikel 4.5 lid 3 BVIE zal de rechtbank – ambtshalve – de doorhaling uitspreken van de vervallen verklaarde merkregistratie. Vorderingen onder B., C. en E.: inbreuk 4.20. Met haar vorderingen zoals hiervoor weergegeven onder 3.1 onder B., C. en E. beoogt Thom Browne verklaringen voor recht te verkrijgen die ertoe strekken dat zij met de hiervoor onder 2.2 onder A. en onder B. weergegeven toepassingen van de rood-wit-blauwe bies respectievelijk de four bar geen inbreuk maakt op de hiervoor onder 2.4 en 2.5 weergegeven adidas positie- respectievelijk beeldmerken (voor zover die hiervoor niet vervallen zijn verklaard). Four bar (vorderingen C. en E.) 4.21. Tegen toewijzing van de onder 3.1 onder C. en E. gevorderde verklaringen voor recht met betrekking tot het gebruik door Thom Browne van de four bar, heeft Adidas zich verzet door erop te wijzen dat de beschermingsomvang van de adidas positie- en beeldmerken buitengewoon groot is door de zeer grote bekendheid die zij genieten. Bovendien brengt adidas met regelmaat drie strepen aan op een positie waarop Thom Browne de four bar toepast, dat wil zeggen in horizontale richting om mouwen en om broekspijpen. Nu de four bar onvoldoende afwijkt van de adidas positie- en beeldmerken waardoor verwarringsgevaar te duchten is, maakt Thom Browne met de toepassing van de four bar inbreuk op die merken van adidas als bedoeld in artikel 2.20 lid 2 onder b en c BVIE. 4.22. De rechtbank oordeelt als volgt. Van inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 2 aanhef en sub b BVIE, is sprake als het betrokken teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en wordt gebruikt met betrekking tot waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van verwarringsgevaar moet in aanmerking worden genomen dat dit globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name (de onderlinge samenhang tussen) de overeenstemming van het merk en het teken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die het merk en het teken wekken bij het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende en omzichtige gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Een zekere mate van overeenstemming en een zekere mate van (soort)gelijkheid zijn daarbij cumulatieve voorwaarden. 4.23. Voor het vaststellen van een inbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 2 aanhef en sub c BVIE dient de mate van overeenstemming tussen het bekende merk en het teken zodanig te zijn dat het betrokken publiek een samenhang ziet tussen het merk en het teken, zodanig dat het een verband hiertussen legt, al verwart het deze niet. Voldoende is dus dat het teken het merk in gedachten roept. Dat is op zichzelf echter niet genoeg om een sub c-inbreuk aan te nemen. Daarvoor moet het verband zodanig zijn dat er i) ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of ii) afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of iii) de reputatie van het merk.

Gymnastiek- en sportartikelen, ballen daaronder begrepen; alle spelen; genoemde artikelen zijn van alle geschikte materialen) Weergave van het merk: ● adidas beeldmerk 2 Internationaal merk (met aanwijzing Benelux) met registratienummer 300803 Datum registratie: 2 augustus 1965 Warenomschrijving: Zelfde als Adidas beeldmerk 1 Weergave van het merk: ● adidas beeldmerk 3 Internationaal merk (met aanwijzing Benelux) met registratienummer 300804 Datum registratie: 2 augustus 1965 Warenomschrijving: Zelfde als Adidas beeldmerk 1 Weergave van het merk: ● adidas beeldmerk 4 Internationaal merk (met aanwijzing Benelux) met registratienummer 300805 Datum registratie: 2 augustus 1965 Warenomschrijving: Zelfde als Adidas beeldmerk 1 Weergave van het merk: ● adidas beeldmerk 5 Internationaal merk (met aanwijzing Benelux) met registratienummer 300806 Datum registratie: 2 augustus 1965 Warenomschrijving: Zelfde als Adidas beeldmerk 1 Weergave van het merk: ● adidas beeldmerk 6 Internationaal merk (met aanwijzing Benelux) met registratienummer 300807 Datum registratie: 2 augustus 1965 Warenomschrijving: Zelfde als Adidas beeldmerk 1 Weergave van het merk: ● adidas beeldmerk 7 Registratienummer 70186 Datum registratie: 17 december 1971 Warenomschrijving: ‘Boîtes et sacs pour vêtements et survêtements de sport, y compris les chaussures, notamment chaussures de football et d'athlétisme. Vêtements et survêtements de sport, y compris les chaussures, notamment chaussures de football et d'athlétisme.’ (Dozen en zakken voor sportkleding en trainingspakken, met inbegrip van schoeisel, in het bijzonder voetbal- en atletiekschoeisel.

Een en ander moet beoordeeld worden aan de hand van een globale beoordeling, rekening houdend met alle omstandigheden van het concrete geval. 4.24. De rechtbank zal allereerst de vraag beantwoorden of de door Thom Browne gegeven voorbeelden van de door haar gebruikte four bar overeenstemmen met de adidas positie- en/of beeldmerken. Daartoe zal de four bar visueel moeten worden vergeleken met die merken van adidas. Van een auditieve of begripsmatige vergelijking kan worden afgezien, omdat de adidas beeldmerken en de four bar zich niet lenen voor een auditieve voorstelling en beide geen, voor het relevante publiek kenbare begripsmatige betekenis hebben. 4.25. In dat kader stelt de rechtbank vast dat de door adidas ingeroepen merken ieder bestaan uit een motief van (i) drie (ii) parallelle (iii) strepen van (iv) gelijke breedte, waarbij (v) de ruimte tussen de strepen (ogenschijnlijk) gelijk is aan de breedte van de strepen en (vi) de strepen zijn uitgevoerd in dezelfde kleur, (vii) welke kleur contrasteert met de basiskleur van het kledingstuk. In aanvulling daarop geldt bij de adidas positiemerken (voor kleding) dat (viii) de strepen telkens zijn aangebracht in verticale richting (ix) over (een aanzienlijk deel van) de lengte van de beide zijkanten van een kledingstuk, dan wel (voor schoenen) (x) in diagonale richting (xi) op een specifieke positie op de beide zijkanten van beide schoenen. 4.26. De rechtbank stelt verder vast dat de four bar, blijkens de hiervoor onder 2.2 onder B. weergegeven voorbeelden, niet steeds exact dezelfde verschijningsvorm heeft. Wel keren daarin steeds dezelfde kenmerken terug. Het gaat om een motief van (i) vier (ii) parallelle (iii) strepen van (iv) gelijke breedte, (v) die op enige ruimte van elkaar zijn geplaatst en waarbij (vi) de strepen zijn uitgevoerd in dezelfde kleur, (vii) welke kleur contrasteert met de basiskleur van het kledingstuk. 4.27. Visueel komt het neer op de volgende vergelijking: adidas Thom Browne 4.28. Naar het oordeel van de rechtbank strekt de beschermingsomvang van de adidas positie- en beeldmerken zich niet zo ver uit dat adidas zich op grond daarvan kan verzetten tegen het ter beoordeling voorliggende gebruik door Thom Browne van de four bar. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat een streep op zichzelf en ook een willekeurige combinatie van meerdere (drie of vier) strepen zo eenvoudig en banaal zijn dat die geen (inherent) onderscheidend vermogen hebben. De strepen zijn daarom op zichzelf beschouwd slechts in geringe mate bepalend voor het totaalbeeld van de adidas positie- en beeldmerken enerzijds en de four bar anderzijds. Het is de specifieke combinatie van de contrasterende strepen en de tussenruimtes (het patroon) die (dat) het totaalbeeld bepaalt. Hieraan staat niet in de weg dat de adidas positie- en beeldmerken zijn ingeburgerd. Het zijn immers de in de registraties neergelegde specifieke combinaties van drie strepen en hun tussenruimtes die zijn ingeburgerd en niet de streep (of een veelvoud daarvan) als zodanig. Daarbij komt dat Thom Browne onderbouwd heeft gesteld en adidas niet gemotiveerd heeft betwist dat het relevante publiek gewend is aan (patronen van) strepen op kleding en daardoor slechts de specifieke, door adidas met de adidas beeldmerken beschermde combinatie (gekenmerkt door de aanwezigheid van drie (parallelle) strepen en hun tussenruimtes) als merk (van adidas) is gaan beschouwen. Met andere woorden, het is die specifieke combinatie die adidas door haar veelvuldige gebruik heeft ingeburgerd en aldus doen uitstijgen boven het karakter van een versiering. 4.29. De rechtbank is van oordeel dat de four bar door het grotere aantal strepen en de breedte van de strepen afgezet tegen de breedte van de tussenruimtes wezenlijk afwijkt van de adidas beeldmerken, waardoor de totaalindrukken van de four bar en van de adidas beeldmerken verschillen. Bij de vergelijking tussen de adidas positiemerken en de toepassing van de four bar komt daar nog bij dat de positie(s) waarop en de richting(en) waarin de drie respectievelijk vier strepen worden aangebracht niet overeenstemmen. Het gevolg daarvan is dat het totaalbeeld van de four bar ondanks de aanwezigheid van witte (althans lichte) parallelle strepen van gelijke breedte tegen een zwarte (althans donkere) achtergrond, effectief verschilt van het totaalbeeld dat de adidas positie- en beeldmerken achterlaten. Gelet daarop en de eenvoudige, in beginsel niet onderscheidende aard van een (willekeurig) strepenteken in aanmerking nemend, is de rechtbank van oordeel dat sprake is van geringe overeenstemming tussen de relevante merken van adidas en de door Thom Browne gebruikte four bar. 4.30. Nu de (geringe) overeenstemming tussen de four bar en de adidas positie- en beeldmerken hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door de daarin voorkomende niet-onderscheidende bestanddelen, is de rechtbank van oordeel dat, ook als ervanuit wordt gegaan dat de adidas positie- en beeldmerken (zeer) bekende merken zijn met een grote beschermingsomvang, zoals adidas onderbouwd heeft betoogd, en dat sprake is van gebruik van die merken en de four bar voor (soort)gelijke waren, gevaar voor verwarring niet is te duchten. Weliswaar kan niet worden uitgesloten dat de aanblik van de (vier strepen tellende) four bar bij de gemiddelde consument de (drie strepen tellende) adidas beeld- en positiemerken, waarmee hij – door het intensieve gebruik van die merken door adidas – geacht mag worden bekend te zijn, in gedachten zal roepen.

Sportkleding en trainingspakken, met inbegrip van schoeisel, in het bijzonder voetbal- en atletiekschoeisel) Weergave van het merk: ● adidas beeldmerk 8 Internationaal merk (met aanwijzing Benelux) met registratienummer 391692 Datum registratie: 6 september 1972 Warenomschrijving: ‘Chaussures de sport, vêtements de sport (inclus ceux tissés à mailles et tricotés).’ (Sportschoeisel, sportkleding (met inbegrip van gebreide en gehaakte kleding)). Weergave van het merk: ● adidas beeldmerk 9 Internationaal merk (met aanwijzing Benelux) met registratienummer 426376 Datum registratie: 29 oktober 1976 Warenomschrijving: ‘Chaussures de sport et de loisirs’ (Sport- en vrijetijdsschoenen) Weergave van het merk: 2.6. Thom Browne heeft op 10 november 2017 een Unie(beeld)merkaanvrage bij het EUIPO ingediend (geregistreerd onder nummer 017458837) strekkende tot bescherming van het gebruik van onderstaand teken ter aanduiding van onder meer kleding, schoeisel, lederen producten en zonnebrillen (Nice-klassen 9, 18 en 25): 2.7. Tegen genoemde Unie(beeld)merkaanvrage van Thom Browne heeft adidas een oppositieprocedure ingeleid bij het EUIPO. De rechtbank is ambtshalve op de hoogte van de beslissing van 26 januari 2024 waarmee de Oppositie Divisie van het EUIPO de oppositie van adidas heeft afgewezen. 2.8. Partijen procederen ook in andere landen, waaronder de VS en Duitsland, over de geldigheid van verschillende van hun merken en/of vermeende inbreuk die Thom Browne maakt op de merken van adidas.

Diezelfde consument met een laag tot gemiddeld aandachtniveau zal zich echter bewust zijn van het feit dat (patronen van) strepen op kleding vaker worden gebruikt – ook door andere partijen dan adidas – en zal bij het zien van de four bar direct onderkennen dat geen sprake is van één van de merken van adidas, waarvan die consument, door het eenvoudige karakter van die merken en de grote bekendheid daarvan, een duidelijk beeld voor ogen heeft dat afwijkt van de four bar. 4.31. Aan die conclusie kunnen de rapporten van diverse (markt)onderzoeken die adidas heeft overgelegd, niet afdoen. Adidas heeft de volgende marktonderzoeksrapporten betreffende verwarring(sgevaar) tussen de adidas beeld- en positiemerken en de four bar overgelegd. rapport van mei 2022 van Kien over de mate van bekendheid in Nederland van ‘het 3 Strepen merk’ van adidas aangebracht op kleding (productie GP32 van adidas); rapport van mei 2022 van Kien over de mate van marktleiderseffect van ‘het 3 Strepen Merk’ van adidas (productie GP33 van adidas); rapport van mei 2022 van Kien over de mate van bekendheid in Nederland van ‘het 3 Strepen Merk’ aangebracht in horizontale richting op de rechtermouw van een bovenkledingstuk (productie GP34 van adidas); rapport van mei 2022 van Kien over de four bar van Thom Browne (productie GP35 van adidas); 4.32. Uitsluitend het laatstgenoemde onderzoeksrapport (hierna: GP35) heeft betrekking op de perceptie (bij het publiek) van de four bar. De andere onderzoeksrapporten dienen ter onderbouwing van het feit dat de adidas positie- en beeldmerken een grote bekendheid genieten en van het feit dat het marktleiderseffect (van die merken) van adidas nihil zou zijn. In GP35 wordt geconcludeerd dat 83 van de 384 respondenten (22%) een antwoord hebben gegeven “waaruit kan worden vastgesteld dat zij aan de hand van de strepen op het tenue adidas identificeerden”. Het aan de respondenten getoonde tenue betrof een afbeelding van een vest van Thom Browne met op de linkermouw de four bar: Van die 83 respondenten identificeerden er 33 (afgerond 9% van het totaal aantal respondenten) ‘spontaan’ adidas als merkhouder vanwege de aanwezigheid van de four bar. Nog eens 50 respondenten (13% van het totaal) die niet ‘spontaan’ adidas als merkhouder noemden, deden dat alsnog toen zij een (‘geholpen’) keuze moesten maken uit een lijstje met merknamen van kleding (waaronder Thom Browne en adidas). 4.33. De rechtbank stelt voorop dat marktonderzoeken hooguit een hulpmiddel kunnen zijn bij het vaststellen van verwarringsgevaar. De mogelijke vragen aan respondenten zijn veelal echter ofwel te vaag ofwel te sturend om betrouwbare antwoorden op te leveren. Daarnaast speelt bij bekende merken het zogenaamde marktleiderseffect een rol. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de resultaten van dit soort onderzoeken in het algemeen moeten worden gerelativeerd, wat er niet aan afdoet dat zij als hulpmiddel van belang kunnen zijn. 4.34. Thom Browne heeft bij pleidooi de aan de hiervoor genoemde rapporten ontleende stellingen van adidas bestreden. De rechtbank is het met Thom Browne eens dat niet kan worden uitgegaan van de juistheid van de in GP35 getrokken conclusie dat 22% van de deelnemers het kledingstuk met de four bar aan adidas toeschrijft. Wat betreft vraag 5 in dat onderzoek “Hieronder staat een lijstje met merknamen van kleding. Kunt u aangeven van welk merk de kleding van de afbeelding afkomstig is?” is de rechtbank van oordeel dat deze vraag te sturend is. Die vraag veronderstelt immers dat de four bar, die het enige onderscheidende teken op de getoonde afbeelding was, aan een specifiek merk moet worden toegeschreven. Bovendien was adidas het eerste merk in het rijtje. Niet valt uit te sluiten dat door dat merk als eerste te noemen, daarnaar meer aandacht is uitgegaan en juist ook omdat dat merk bekend staat om de strepen. De resultaten van die vraag moeten daarom buiten beschouwing blijven. Als slechts de antwoorden op de vragen 3 “Weet u misschien van wie deze kleding afkomstig is of heeft u geen idee ?” en 4 “Waarom denkt u daaraan? in aanmerking genomen worden, resteert een aanzienlijk lager percentage van (naar boven afgerond) 9% van de deelnemers dat de four bar aan adidas toeschrijft. 4.35. De rechtbank volgt adidas niet in haar stelling dat bij de interpretatie van dat (lagere) percentage geen rekening hoeft te worden gehouden met het marktleiderseffect van zowel adidas als haar met de adidas beeld- en positiemerken beschermde combinaties van drie strepen. Volgens adidas is het marktleiderseffect verwaarloosbaar. 4.36. De rechtbank is het niet met adidas eens. Het marktleiderseffect houdt – kort gezegd – in dat respondenten, wanneer zij worden geconfronteerd met een bepaald product, geneigd zijn om de marktleider voor dat soort producten te noemen, ongeacht het antwoord op de vraag of zij het voorgelegde merk of teken daadwerkelijk als afkomstig van die marktleider herkennen. In dit geval houdt dat effect ook specifiek verband met de relatie die de respondenten in algemene zin kunnen leggen tussen de aanwezigheid op een kledingstuk van een willekeurig teken dat bestaat uit (een patroon van) strepen dat niet valt onder de beschermingsomvang van de adidas positie- en beeldmerken, en adidas. Het is immers door adidas’ positie als, naar haar eigen zeggen, één van de grootste producenten van (sport)kleding en accessoires ter wereld en haar (onbetwiste) intensieve en consequente gebruik van drie strepen (waaronder het gebruik van de adidas positie- en beeldmerken) op kleding, schoenen en accessoires, dat respondenten een verband kunnen leggen tussen het gebruik van strepen op dergelijke waren in het algemeen (dus ook andere patronen dan de hier ingeroepen adidas positie- en beeldmerken) en adidas (als marktleider waarvan het gebruik van drie strepen bekend is). Als voor dat marktleiderseffect niet wordt gecorrigeerd, blijft onduidelijk of respondenten daadwerkelijk de four bar verwarren met de geregistreerde adidas positie- en/of beeldmerken, of dat die respondenten de four bar louter vanwege de aanwezigheid van strepen aan adidas (als marktleider waarvan het gebruik van strepen bekend is) doen denken. Dat hiervan sprake is, blijkt ook al uit het onderzoek zelf waarbij respondenten hebben geantwoord bij vraag 3: “Adidas?”, “ik zou bijna zeggen Adidas”, “Lijkt op Adidas maar dat is het niet denk ik, nep”, “lijkt op Adidas, maar het zou één streep teveel zijn”. Ook in de antwoorden op andere vragen komen dergelijke aanwijzingen terug. Het is niet na te gaan of diezelfde gedachten wellicht ook bij de stelliger antwoorden zullen hebben gespeeld. 4.37. Het als GP33 overgelegde onderzoek waaruit volgens adidas zou blijken dat het hiervoor omschreven (marktleiders)effect niet bestaat, is naar het oordeel van de rechtbank ongeschikt om een dergelijke conclusie te onderbouwen. In het betreffende onderzoek werd aan respondenten een afbeelding getoond van een wit jack met op de rechter mouw, ter hoogte van de bovenarm, een (fantasie)logo bestaande uit een cirkel waarvan de linkerhelft zwart is en de rechterhelft wit. Strepen zijn op het getoonde kledingstuk niet waarneembaar. Het is daarom voor de rechtbank niet verrassend dat de conclusie van dat onderzoek luidt dat “geen van de 391 respondenten een antwoord [heeft] gegeven waaruit kan worden afgeleid dat zij aan de hand van de strepen op het tenue adidas identificeerden.” Daarmee zegt dit onderzoek echter niets over het verband dat respondenten mogelijk leggen tussen, enerzijds, de aanwezigheid van een willekeurig teken bestaande uit (een patroon van) strepen dat niet onder de beschermingsomvang van de adidas positie- en beeldmerken valt, en, anderzijds, adidas.

4.38. Bij gebreke van inzicht in (de omvang van) het marktleiderseffect van adidas en haar met de adidas beeld- en positiemerken beschermde combinaties van drie strepen, kan de uitkomst van het marktonderzoek naar de perceptie (bij het publiek) van de four bar (zoals neergelegd in GP35), niet op waarde worden geschat. Dat marktonderzoek is daarmee niet overtuigend om het bestaan van verwarringsgevaar te onderbouwen, noch het oordeel onder 4.29-4.30 te weerleggen. 4.39. Het bestaan van (reëel) verwarringsgevaar is een voorwaarde voor het kunnen vaststellen van een inbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 2 aanhef en onder b BVIE. Nu dat verwarringsgevaar ontbreekt, luidt de slotsom dat de hiervoor onder 2.2 onder B. weergegeven toepassingen van de four bar geen inbreuk maken op de adidas positie- en/of beeldmerken. De gevorderde verklaring(en) voor recht is (zijn) in zoverre toewijsbaar. 4.40. Aan toewijzing van de gevorderde verklaring(en) voor recht staat evenmin de door adidas bepleite inbreuk op de sub c-grondslag in de weg. Ervan uitgaande dat de adidas positie- en beeldmerken bekende merken zijn en het relevante publiek het vereiste verband tussen die merken en de four bar zal leggen, heeft adidas onvoldoende onderbouwd dat Thom Browne door het gebruik van de four bar ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de adidas beeld- en positiemerken, gelet op de eisen die door het HvJ EU daaraan worden gesteld. Concreet heeft adidas daartoe in de kern slechts betoogd dat sprake is van bewust verwarringsgevaar, welk betoog de rechtbank hiervoor heeft verworpen, en kielzogvaren. Kielzogvaren is evenwel niet onderbouwd en valt ook anderszins niet in te zien. Thom Browne is een merk dat zich positioneert in het luxe segment, aanzienlijk luxer dan adidas. Dat soms sprake is van een samenwerking tussen een luxemerk en adidas maakt dit niet anders, omdat – als gezegd – de gemiddelde omzichtige en oplettende consument juist zou zien dat geen sprake is van een samenwerking omdat het bekende drie-strepenmerk niet wordt gebruikt. 4.41. Dat betekent dat de rechtbank de hiervoor onder 3.1 onder C. en onder E. weergegeven vorderingen die strekken tot een verklaring voor recht dat het hiervoor onder 2.2 onder B. weergegeven gebruik van de four bar geen inbreuk maakt op de adidas positie- en/of beeldmerken, zal toewijzen. Rood-wit-blauwe bies (vordering B. en E.) 4.42. De hiervoor onder 3.1 onder B. gevorderde verklaring van recht ziet, na eiswijziging, op het gebruik van de rood-wit-blauwe bies als weergegeven onder 2.2 onder A. De bij dagvaarding ingestelde vordering (dus vóór de eiswijziging) zag op elk gebruik van de rood-wit-blauwe bies. Adidas heeft in de eerste plaats aangevoerd dat een dergelijke, ingrijpende eiswijziging die heeft plaatsgevonden geruime tijd nadat adidas bij conclusie van antwoord had betoogd dat de oorspronkelijke vordering tot niet-inbreuk veel te breed was geformuleerd en op die manier niet kon worden toegewezen, in wezen een nieuwe vordering betreft waartegen adidas zich niet heeft kunnen verweren. De eiswijziging is volgens adidas dan ook in strijd met de goede procesorde en moet reeds daarom worden afgewezen. 4.43. De rechtbank is het niet met adidas eens. Op grond van artikel 130 lid 1 Rv komt aan de eisende partij de bevoegdheid toe zijn eis of de gronden daarvan schriftelijk te veranderen of te vermeerderen. De gedaagde partij is bevoegd daartegen bezwaar te maken op de grond dat de verandering of vermeerdering in strijd is met de eisen van een goede procesorde. Van strijd met de goede procesorde is sprake indien de eiswijziging leidt tot onredelijke bemoeilijking van de mogelijkheid verweer te voeren en/of tot onredelijke bemoeilijking van de verdediging dan wel onredelijke vertraging van het geding (zie Kamerstukken II 1999-2000, 26 855, nr. 3, p. 109). Daarvan is naar het oordeel van de rechtbank in dit geval geen sprake. Weliswaar heeft Thom Browne de reikwijdte van de door haar gevorderde verklaring voor recht met de eiswijziging sterk beperkt, maar niet valt in te zien op welke wijze adidas daardoor in haar verdedigingsbelang is geschaad. De juridische grondslag van de vordering is onveranderd, terwijl de voorbeelden van het gebruik van de rood-wit-blauwe bies waartoe de vordering thans is beperkt, ook reeds onderdeel uitmaakten van de dagvaarding. Daar komt bij dat adidas voldoende gelegenheid heeft gehad om tijdens de mondelinge behandeling haar verweer tegen de gewijzigde eis naar voren te brengen. 4.44. De rechtbank stelt vast dat adidas zich bij conclusie van antwoord en bij conclusie van dupliek enkel tegen toewijzing van de gevorderde verklaring voor recht heeft verzet door erop te wijzen dat toepassing van de rood-wit-blauwe bies op een witte sportschoen, zoals afgebeeld in de dagvaarding, inbreuk maakt – als bedoeld in artikel 2.20 lid 2 onder a, b of c BVIE – op (in ieder geval) de hiervoor onder 2.4 weergegeven adidas positiemerken 11, 12 en 13. Nu die toepassing van de rood-wit-blauwe bies na de eisvermindering niet langer onderdeel vormt van de gevorderde verklaring voor recht, is dat verweer niet langer relevant. Bij de mondelinge behandeling heeft adidas zich op het standpunt gesteld dat bij de toepassing van de rood-wit-blauwe bies op een witte achtergrond, de twee witte smalle banen aan de buitenzijde van dat teken, minder goed zichtbaar zijn, waardoor (enkel) de rode en blauwe strepen contrasteren met de witte achtergrond. Ook die toepassing maakt volgens adidas inbreuk op de adidas positiemerken. De rechtbank stelt echter vast dat een dergelijke toepassing van de rood-wit-blauwe bies evenmin onderdeel vormt van de toepassingen waarvoor Thom Browne de verklaring voor recht vordert, zodat aan dat verweer voorbij dient te worden gegaan. Gelet daarop resteert slechts het in één zin bij pleidooi (aan)gevoerde verweer van adidas dat de toepassing van de rood-wit-blauwe bies op een donkere achtergrond eveneens overeenstemt met de relevante adidas positiemerken. Voor zover aan dat verweer niet reeds voorbij kan worden gegaan vanwege gebrek aan substantiëring, oordeelt de rechtbank dat van overeenstemming tussen die toepassing van de rood-wit-blauwe bies op een donkere achtergrond en de adidas positiemerken geen sprake is. Daartoe overweegt de rechtbank dat de ter beoordeling voorliggende toepassingen van de rood-wit-blauwe bies in ieder geval ten aanzien van vier van de hiervoor onder 4.25 genoemde (onderscheidende) kenmerken van de adidas positiemerken afwijken. Anders dan de adidas positie- en beeldmerken bestaat de rood-wit-blauwe bies uit (i) vijf (en dus niet uit drie) parallel lopende strepen (ii) met een ongelijke breedte (en niet een gelijk breedte) waarbij (iii) de strepen direct tegen elkaar liggen (dus zonder tussenliggende ruimte in de kleur van de ondergrond / het kledingstuk) en (iv) de strepen – ongeacht de kleur van de ondergrond / het kledingstuk – volgens een vast patroon zijn uitgevoerd in de kleuren wit, rood, wit, blauw respectievelijk wit (de strepen zijn dus niet uitgevoerd in dezelfde, met de ondergrond contrasterende kleur). Gelet op die verschillen kan de rood-wit-blauwe bies (ook wanneer deze is uitgevoerd op de posities die corresponderen met de adidas positiemerken, dat wil zeggen verticaal over de lengte van de zijkant van een kledingstuk, dan wel diagonaal op de zijkanten van zwarte schoenen) niet worden beschouwd als een teken dat identiek is aan of (in zijn totaalindruk) overeenstemt met de adidas positiemerken, zodat geen sprake is van een inbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 2 onder a, b of c BVIE. Zelfs echter als van enige overeenstemming sprake zou zijn, is van een reëel gevaar op verwarring of associatie geen sprake, noch van de bijkomende vereisten voor sub c zoals hiervoor reeds benoemd (zie r.o.