ECLI:NL:GHDHA:2020:72

GERECHTSHOF DEN HAAG Afdeling Civiel recht Zaaknummer : 200.235.724/01 Zaak-/rolnummer rechtbank : C/09/512851 / HA ZA 16-714 arrest van 28 januari 2020 inzake H&M HENNES & MAURITZ NETHERLANDS B.V., gevestigd te Amsterdam, appellante, hierna te noemen: H&M, advocaat: mr. G.S.C.M. van Roeyen te Eindhoven, tegen de vennootschap naar Duits recht ADIDAS AG, gevestigd te Herzogenaurach, Duitsland, hierna te noemen: adidas, geïntimeerde, advocaat: mr. G.S.P. Vos te Amsterdam. Het geding Bij exploot van 8 februari 2018 is H&M in hoger beroep gekomen van het door de rechtbank Den Haag tussen partijen gewezen vonnis van 8 november 2017. H&M heeft bij memorie van grieven – hierna: MvG –, met producties, vijftien grieven tegen het vonnis aangevoerd. Adidas heeft de grieven bestreden bij memorie van antwoord en op dezelfde dag een akte houdende overlegging producties, met producties, genomen. Vervolgens hebben partijen hun standpunten op 14 februari 2019 doen bepleiten, H&M door haar voormelde advocaat en adidas door haar voormelde advocaat en mr. I.M. Naves, advocaat te Amsterdam. Door het hof zijn op voorhand de volgende aktes en producties ontvangen namens H&M op 23 januari 2019 een akte houdende in het geding brengen van aanvullende producties ten behoeve van pleidooi alsmede houdende nader bewijsaanbod, met producties 30 tot en met 48, op 30 januari 2019 producties 49 en 50 (kostenoverzicht) en op 12 februari 2019 producties 36, (tweede deel), 51 (geactualiseerd kostenoverzicht) en 52; namens adidas op 30 januari 2019 producties 32 tot en met 35 (proceskostenoverzicht), op 31 januari 2019 producties 36 tot en met 41 en op 12 februari 2019 een aanvullend proceskostenoverzicht. Voormelde producties zijn toegelaten. Dat geldt ook voor het tweede deel van productie 36 en productie 52 van H&M (hoewel deze, gelet op artikel 2.15 van het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven, te laat zijn overgelegd), nu mr. Vos heeft medegedeeld dat daartegen zijdens adidas geen bezwaar bestaat. Tijdens het pleidooi zijn door H&M twee kledingstukken (een adidas-shirtje en een H&M broek) overgelegd. Tijdens de zitting hebben partijen onder leiding van het hof getracht tot een minnelijke regeling te komen, doch vergeefs. Op verzoek van partijen heeft het hof zijn arrest vervolgens aangehouden om hen in de gelegenheid te stellen tot een regeling te komen. Vervolgens hebben zij het hof laten weten dat het niet is gelukt een minnelijke regeling te bereiken en is arrest gevraagd. Partijen hebben hun producties in eerste aanleg (H&M: productie 1 tot en met 16 en adidas: productie 1- 20) en in hoger beroep (H&M: productie I en 17 - 52 en adidas: productie 21- 41 en een aanvullende proceskostenoverzicht) doorgenummerd. Deze zullen hierna worden aangeduid als productie [nummer] H&M respectievelijk adidas.

1.1. Adidas is houdster van onder meer de volgende Beneluxmerken en internationale merken met gelding in de Benelux, die alle zijn ingeschreven voor onder andere sport- en vrijetijdskleding (hierna ook: de merken, door adidas ook aangeduid als ‘het drie-strepenmerk’): a. het Beneluxbeeldmerk gedeponeerd op 25 februari 1971, waarvan de inschrijving is gepubliceerd op 1 mei 1971 onder nummer 001340; het Beneluxbeeldmerk gedeponeerd op 20 juli 1973, waarvan de inschrijving is gepubliceerd op 1 februari 1974 onder nummer 320482; het Beneluxbeeldmerk gedeponeerd op 20 juli 1973, waarvan de inschrijving is gepubliceerd op 1 februari 1974 onder nummer 320483; het Beneluxbeeldmerk gedeponeerd op 21 februari 1974, waarvan de inschrijving is gepubliceerd op 1 november 1974 onder nummer 325509; het Beneluxbeeldmerk gedeponeerd op 30 november 1979, waarvan de inschrijving is gepubliceerd op 1 juli 1980 onder nummer 362768; de internationale merkregistratie ingeschreven op 13 maart 1975 onder nummer 414034; de internationale merkregistratie ingeschreven op 13 maart 1975 onder nummer 414035; de internationale merkregistratie ingeschreven op 13 maart 1975 onder nummer 414036; i. de internationale merkregistratie ingeschreven op 13 maart 1975 onder nummer 414037; 1.2. H&M is onderdeel van een internationaal opererend bedrijf en exploiteert in Nederland een groot aantal kledingwinkels. 1.3. Medio 1997 heeft Adidas geconstateerd dat H&M onder de naam “Work Out” fitnesskleding verkocht. Deze kleding, die verkrijgbaar was in de kleuren blauw, geel en bruin, was op de mouw en de schouders van de shirts en de zijkant van de broek (in korte en lange uitvoering) voorzien van twee parallel lopende verticale witte strepen (hierna: de Work Out-kleding). Deze kleding zag er als volgt uit: 1.4. Adidas heeft bezwaar gemaakt tegen de verkoop van de Work Out-kleding. H&M is niet bereid toe te zeggen dit gebruik van twee parallelle, verticale strepen op kleding (hierna ook: het twee-strepenteken) te staken. 1.5. Samen met haar licentieneemster Adidas Benelux B.V. heeft Adidas hierop H&M in kort geding gedagvaard voor de rechtbank Breda en – kort gezegd – een verbod gevorderd op het gebruik van een teken dat bestaat uit het drie-strepenmerk van Adidas of enig ander teken dat daarmee overeenstemt, zoals het twee-strepenteken aangebracht op de Work Out-kleding. Daarnaast heeft Adidas een aantal nevenvoorzieningen gevorderd. 1.6. De hierop volgende kortgedingprocedure heeft een lang verloop gehad. Nadat de president van de rechtbank Breda de vordering in zijn vonnis van 2 oktober 1997 (hierna; het KG-vonnis; productie 17 H&M) grotendeels had toegewezen, zijn partijen via het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (eindarrest van 29 maart 2005), de Hoge Raad (tussenarrest van 16 februari 2007), het Hof van Justitie van de Europese Unie (arrest van 10 april 2008, ECLI:EU:C:2008:217) weer uitgekomen bij de Hoge Raad, die de zaak in zijn eindarrest van 11 december 2009 (ECLI:NL:HR:2009:BK0674) ter verdere beoordeling heeft verwezen naar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. 1.7.

1.8. Bij arrest van 1 december 2015 (productie 17 adidas en IER 2016/31, pag. 216) heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (hierna: het KG-arrest 2015) geoordeeld dat de Work Out-kleding van H&M inbreuk maakt op het drie-strepenmerk van Adidas en H&M bevolen dit gebruik te staken. In het dictum van zijn arrest heeft het hof dit bevel als volgt geformuleerd: “Gebiedt H&M met onmiddellijke ingang na betekening van dit arrest, in de Benelux te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van twee in kleur contrasterende parallelle verticale strepen, aangebracht over de zijkant van schouders, mouwen en broekspijpen van sport- en vrijetijdskleding, meer in het bijzonder wordt H&M verboden dergelijke inbreukmakende (sport)kledingproducten in de Benelux aan te bieden, in de handel te brengen, in- of uit te voeren, alsmede dergelijke inbreukmakende (sport)kledingproducten voor één van deze doeleinden in de Benelux in voorraad te houden, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000 per overtreding, of - naar keuze van Adidas AG - per dag (een gedeelte van de dag als een hele gerekend) waarop een overtreding voortduurt.” 1.9. Tegen het KG-arrest 2015 is geen beroep in cassatie ingesteld. 1.10. In het KG-vonnis is in het dictum bepaald: “stelt, voor zover nodig, op de voet van artikel 50, lid 6 van het zogenaamde TRIPS-verdrag de termijn waarbinnen eiseressen een bodemprocedure zullen moeten aanhangig maken vast op 1 jaar, te rekenen vanaf de datum van dit vonnis;” 1.11. Bij dagvaarding van 1 oktober 1998 (productie I H&M) heeft adidas H&M gedagvaard voor de rechtbank Breda (thans Zeeland-West-Brabant) en onder meer gevorderd H&M te verbieden inbreuk te maken op (één van) haar hiervoor in overweging 1.1, onder a, d, e, f, g , h en i genoemde Benelux- en internationale merken, daartoe stellende dat H&M door het (doen) importeren, het in voorraad (doen) houden, het ter verkoop aanbieden en (doen) tonen en in het verkeer brengen van de Work Out-kleding inbreuk maakt op die merken. Adidas heeft in die dagvaarding onder punt 11 gesteld: “Teneinde te voldoen aan het bepaalde in artikel 50 lid 6 TRIPS-verdrag en de termijn die de President op de voet van dit artikel heeft gesteld, maakt adidas door middel van deze dagvaarding een bodemprocedure aanhangig omtrent het geschil waarin de President te Breda reeds voorlopige maatregelen heeft getroffen” De bij de rechtbank Breda aanhangig gemaakte procedure is vele malen aangehouden en vervolgens ambtshalve geroyeerd. 1.12. In het KG-arrest 2015 is overwogen: “Nu door Adidas c.s. een bodemprocedure aanhangig is gemaakt, is het niet nodig in het arrest een termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op te nemen”. 2. Adidas heeft na eiswijziging in eerste aanleg gevorderd H&M te bevelen in de Benelux op straffe van verbeurte van een dwangsom te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op het drie-strepenbeeldmerk van adidas, waaronder (maar niet beperkt tot) ieder gebruik van een motief van twee verticaal en parallel lopende strepen, die op gelijke afstand van elkaar lopen en een gelijke breedte hebben en waarbij de tussenruimte tussen de strepen visueel min of meer gelijk is aan de breedte van de strepen, die zijn aangebracht over de gehele lengte van de zijkant van de schouders, mouwen en/of broekspijpen van een kledingstuk, en die zijn uitgevoerd in een met de basiskleur van het kledingstuk contrasterende kleur, waaronder (maar niet beperkt tot) het twee-strepenteken waarvan de gewraakte inbreukmakende kleding van H&M is voorzien’, met veroordeling van H&M in de volledige kosten op de voet van artikel 1019h Rv. Zij heeft daartoe gesteld dat door het gebruik van een twee-strepenteken als hiervoor nader omschreven, waaronder het teken op de Work Out-kleding (valt), inbreuk op haar merken/ “het drie-strepenmerk” wordt gemaakt als bedoeld in artikel 2.20, lid 1, sub b , althans sub c BVIE (oud) – hierna ook: de sub b-, respectievelijk sub c-grondslag of -inbreuk. 3. De rechtbank heeft het gevorderde toegewezen en H&M veroordeeld in de kosten van het geding, aan de zijde van adidas begroot op € 28.594,02. 4. Met grief V, waarmee H&M de rechtbank verwijt de feiten onvolledig te hebben vastgesteld, heeft het hof rekening gehouden bij voormelde feitenvaststelling, voor zover naar het oordeel van het hof relevant. Deze grief kan in zoverre op zichzelf niet tot vernietiging leiden. Voor zover de grief zich tevens richt tegen de oordelen van de rechtbank over de beschermingsomvang en/of de inbreukvraag, zal het daarover hierna oordelen. Processuele grieven/verweren 5. Met de grieven I tot en met IV, VI en VIII betoogt H&M dat het bestreden vonnis moet worden vernietigd en de vorderingen al moeten stranden wegens onbevoegdheid van de rechter, althans niet-ontvankelijkheid van adidas in haar vorderingen omdat, kort gezegd, adidas de onderhavige vorderingen ten onrechte bij de rechtbank Den Haag aanhangig heeft gemaakt terwijl zij al aanhangig waren bij de rechtbank Breda (Zeeland-West-Brabant). 6. Voor zover H&M met deze grieven een beroep doet op de (relatieve) onbevoegdheid van de rechtbank en/of beoogt te stellen dat de rechtbank Den Haag de zaak naar de rechtbank Zeeland-West-Brabant had moeten verwijzen, falen die grieven al in zoverre omdat een beroep op de exceptie van onbevoegdheid (artikel 110 Rv) en het instellen van de vordering tot verwijzing (artikel 220 Rv) gedaan had moeten worden voor alle weren of uiterlijk bij conclusie van antwoord in eerste aanleg. Dat heeft H&M niet gedaan. Er bestond voor de rechtbank voorts geen verplichting zich ambtshalve onbevoegd te verklaren of ambtshalve te verwijzen. Op grond van artikel 4.6, lid 1 juncto 3 BVIE (oud) heeft de rechtbank zich terecht bevoegd verklaard. H&M heeft niet concreet betwist dat de gestelde inbreuk en dreiging van inbreuk onder andere plaatsvonden en -vinden in het arrondissement Den Haag, waar zij kleding verkoopt. Zij heeft wel betwist dat er (nog) sprake is van een (concrete) inbreuk(dreiging) en dat adidas voldoende belang heeft bij een verbod. Of dat zo is, zal hierna aan de orde zal komen. 7. H&M heeft voorts gesteld dat adidas niet-ontvankelijk in haar vorderingen moet worden verklaard omdat zij door de onderhavige procedure bij de rechtbank Den Haag aanhangig te maken, althans dat te doen onder de mededeling dat zij dat daarmee de termijn van artikel 1019i Rv veilig wil stellen in strijd heeft gehandeld met artikel 21 Rv; misbruik van procesrecht heeft gemaakt als bedoeld in artikel 3:13 juncto 3:15 BW; in strijd heeft gehandeld met artikel 6 EVRM; onrechtmatig heeft gehandeld. 8. Het hof stelt voorop dat het opnieuw instellen van een rechtsvordering die reeds is ingesteld mogelijk is en in beginsel door de rechter moet worden behandeld en dat het procesrecht geen rechtsbeginsel ne bis in idem kent (vergelijk artikel 26 Rv). Het opnieuw instellen van dezelfde vordering is (zelfs) ook mogelijk als al over die vordering door een andere rechter is beslist. Als die eerdere beslissing gezag van gewijsde heeft is de latere rechter daaraan alleen gebonden als op dat gezag van gewijsde een beroep gedaan wordt. Ook artikel 220 Rv gaat uit van de mogelijkheid dat dezelfde zaak bij verschillende rechters aanhangig is. Wel dient een partij belang te hebben bij zijn vordering (art. 3:303 BW), aan welk belangvereiste de rechter ambtshalve moet toetsen, en mag geen misbruik worden gemaakt van procesrecht.

29. Het bovenstaande brengt mee dat de grieven XI, XII, XIV en XV slagen. Grief X, gericht tegen de (naar het oordeel van H&M te ruime) formulering van het verbod behoeft geen behandeling. Bij grief XIII, waarbij zij de rechtbank verwijt de vordering voor zover gebaseerd op de sub c-grondslag niet te hebben afgewezen, heeft H&M geen belang. 30. Het hof overweegt ten overvloede, dat naar zijn oordeel overigens, ook afgezien van de door adidas aangebrachte beperking van haar vordering en haar standpunt dat slechts door gebruik van een twee-strepenteken als hiervoor omschreven inbreuk wordt gemaakt, de Work Out-kleding geen sub b-inbreuk maakt op (één van) de ingeroepen merken van adidas. Naar het oordeel van het hof wordt het totaalbeeld van de merken in het bijzonder bepaald door de specifieke combinatie van drie verticale parallel lopende strepen, met tussenruimtes die gelijk zijn aan de breedte van de strepen. Hierdoor is sprake van een meervoudige herhaling van bestanddelen (drie dezelfde zwarte of witte strepen, twee dezelfde streepvormige contrasterende tussenruimtes en vijf gelijke strepen in verschillende kleuren), ofwel een patroon. De strepen vormen met de tussenruimtes een “regelmatige eenheid”, die een aanzienlijk deel van de schouder/mouwen en de zijkant van de broek bedekt. Het teken op de Work Out-kleding bestaat uit een combinatie van twee losstaande strepen, die ook gezien kunnen worden als één dikke streep met een lijntje ertussen en die geen patroon vormen, nu de meervoudige herhaling ontbreekt; er is slechts sprake van een enkelvoudige herhaling van de streep. In aanmerking nemende dat een streep op zichzelf en ook een willekeurige combinatie van twee strepen zo eenvoudig en banaal is dat die geen onderscheidend vermogen heeft, zijn de strepen op zichzelf slechts in geringe mate bepalend voor het totaalbeeld van de merken en het teken, maar is het de specifieke combinatie van de strepen en de tussenruimtes (het patroon) die (dat) het totaalbeeld bepaalt. Hieraan staat niet in de weg dat de merken zijn ingeburgerd, daar het publiek, dat (zoals H&M uitvoerig heeft onderbouwd en adidas niet gemotiveerd heeft betwist) gewend is aan strepen op kleding, daardoor slechts de specifieke “adidas-combinatie” van strepen en tussenruimtes als merk is gaan percipiëren. Daar de “adidas-combinatie” van strepen en tussenruimtes in de merken en het teken op de Work Out-kleding relevant afwijken (het aantal strepen, de breedte van de tussenruimtes en de gevolgen daarvan voor het totaalbeeld) is het hof van oordeel dat slechts sprake is van een zeer geringe mate van overeenstemming tussen de merken en het teken. 31. Daar deze overeenstemming zo gering is en die overeenstemming voorts uitsluitend wordt veroorzaakt door de in de merken en het teken voorkomende niet-onderscheidende bestanddelen (de strepen), is het hof van oordeel dat, ook als wordt aangenomen dat adidas een bekend merk is met een grote beschermingsomvang en dat sprake is van (soort)gelijke waren, niet kan worden aangenomen dat sprake is van verwarringsgevaar. 32. Hieraan kunnen de rapporten van diverse (markt)onderzoeken die door partijen zijn overgelegd niet afdoen. Het hof moet bij de beoordeling van de vraag of een inbreukverbod (ook voor de toekomst) moet worden toegewezen in beginsel alle hem ter kennis gebrachte omstandigheden in zijn beoordeling betrekken, ook voor zover die zich niet in een eerder stadium hebben voorgedaan, en heeft te oordelen naar de toestand zoals die zich voordoet ten tijde van zijn beslissing (HR 16 februari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AY9707). Het hof zal ook de nieuwe onderzoeken in zijn (ten overvloede) beoordeling betrekken. 33. Adidas heeft de volgende marktonderzoeksrapporten betreffende verwarring(sgevaar) overgelegd. rapport van oktober 2004 van [A1] over Perfetto- en Marca-kleding (productie 11 adidas); rapport van mei 2006 van Ivomar over Scapa-kleding (productie 12 adidas); rapport van oktober 2012 van Kien over Marca-kleding (productie 13 adidas); rapport van mei 2015 van Kien over Marca- en de Work Out-kleding (productie en 14 adidas); rapport van juni 2018 van Kien over de Work Out-kleding (productie 26 adidas). 34. Uitsluitend de laatste twee onderzoeken hebben betrekking op de Work Out-kleding. De andere onderzoeken laat het hof hier buiten beschouwing omdat die betrekking hebben op andere kleding, zoals de Perfetto- en Marca-kleding, waarop zich twee strepen bevinden met een tussenruimte die juist wel (ongeveer) even groot is als de breedte van de strepen. In de Kien-rapporten 2015 en 2018 wordt geconcludeerd dat 34% van de (367 respectievelijk 390) respondenten een antwoord hebben gegeven “waaruit kan worden vastgesteld dat zij aan de hand van de strepen op het tenue adidas identificeerden”. 35. Het hof stelt voorop dat marktonderzoeken hooguit een hulpmiddel kunnen zijn bij het vaststellen van verwarringsgevaar. Juist verwarringsgevaar is niet met voldoende zekerheid door een marktonderzoek vast te stellen. De mogelijke vragen aan respondenten zijn veelal ofwel te vaag ofwel te sturend om betrouwbare antwoorden op te leveren. Daarnaast speelt bij bekende merken het zogenaamde marktleiderseffect een rol. Het hof is dan ook van oordeel dat de resultaten van dit soort onderzoeken in het algemeen moeten worden gerelativeerd, wat er niet aan af doet dat zij als hulpmiddel van belang kunnen zijn. 36. H&M heeft de rapporten van adidas bestreden en een aantal commentaren van deskundigen op die rapporten overgelegd. Deze commentaren mede in aanmerking nemende, is het hof van oordeel dat in ieder geval niet kan worden uitgegaan van het in de Kien-rapporten genoemde percentage van 34%. Wat betreft vraag 5 in de Kien-onderzoeken “Hieronder staat een lijstje met merknamen van sport- en vrijetijdskleding. Kunt u aangeven van welk merk de (sport)kleding van de afbeelding afkomstig is?” is het hof van oordeel dat deze vraag zodanig sturend is (zeker na de eerdere vragen die zijn gesteld) dat de resultaten daarvan buiten beschouwing moeten blijven. Als slechts de antwoorden op de vragen 3 “Weet u misschien van wie deze (sport)kleding afkomstig is of heeft u geen idee ?” en 4 “Waarom denkt u daaraan? In aanmerking genomen worden, resteren percentages van 25,3 (93 van 367) en 27,7 (108 van 390). Vergelijk ook [X] in zijn commentaar op het Kien-rapport 2018 van 21 januari 2019 (productie 40 H&M), die uitkomt op 25,4 %. Hierbij is geen rekening is gehouden met het marktleiderseffect en andere kritiek, zoals de keuze voor de getoonde afbeelding van een sportende “crunchende” persoon, terwijl adidas vooral bekend is als sportmerk en bij crunchen de strepen iets lijken uit te rekken. Op grond van hetgeen hierna wordt overwogen gaat het hof uit van een aanzienlijk marktleiderseffect. 37. H&M heeft de volgende (marktonderzoeks)rapporten overgelegd: rapport van RenM / Matrix – hierna: RenM – van september 2016 (productie 3 H&M) en een verklaring van [HM1] van RenM van 26 april 2018 (productie 28 H&M) naar aanleiding van door de rechtbank uit dit rapport getrokken conclusies; rapport van Attention Architects – hierna AA – van januari 2019 (productie 42 H&M); rapport van Jes marketing + Onderzoek van januari 2019 (productie 43 H&M). 38. Adidas heeft uitvoerige kritiek geuit op de laatste twee rapporten bij pleidooi in hoger beroep. 39.

47. Het bovenstaande brengt mee dat het bestreden vonnis zal worden vernietigd en het inbreukverbod alsnog zal worden afgewezen. Adidas zal worden veroordeeld in de kosten van het geding in eerste aanleg en in hoger beroep. Ook in zoverre slagen de grieven XIV en XV. 48. H&M vordert veroordeling van de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv van € 66.928,14 in eerste aanleg en € 112.886,84 in hoger beroep. Het hof heeft op grond van het arrest van de Hoge Raad van 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477 ambtshalve te beslissen over de toewijsbaarheid van de proceskosten en de hoogte daarvan. Het hof is van oordeel dat deze zaak in eerste aanleg en in hoger beroep is aan te merken als een normale bodemzaak in de zin van de toepasselijke Indicatietarieven rechtbanken en gerechtshoven (voor het hof: categorie II c). Het is uiteindelijk een standaard inbreukzaak, waarbij wordt opgetreden tegen één vermeend inbreukmakend teken, terwijl bovendien merendeels dezelfde argumenten zijn aangevoerd als in het tussen partijen gevoerde kort geding. Het hof verwerpt derhalve de stelling van adidas dat sprake is van een complexe zaak. 49. In eerste aanleg ging het om een normale bodemzaak met pleidooi in de zin van de Indicatietarieven rechtbanken, versie 1 september 2014 (nu voor 1 april 2017 vonnis was bepaald, zodat de versie 2017 niet van toepassing is; zie ook rechtsoverweging 4.41 van het bestreden vonnis) en is het maximale tarief van € 25.000,-- als redelijke en evenredige vergoeding van het honorarium aan te merken. Te vermeerderen met de verschotten van (exclusief de kantoorkosten) € 8.519,-- komt het totale bedrag waarop de kosten worden begroot op € 33.519,--. Dat geen verweer is gevoerd tegen de kosten in eerste aanleg en in de Indicatietarieven(regeling), versie 2014, was bepaald dat de kosten dan als gevorderd worden toegewezen doet daaraan niet af, daar die regeling in zoverre is achterhaald door voormeld arrest van 4 december 2015 en partijen dan ook met ambtshalve vaststelling en matiging rekening hadden moeten houden. 50. Adidas heeft bezwaar gemaakt tegen de door H&M gevorderde kosten voor het hoger beroep. Wat betreft de in hoger beroep door H&M gemaakte kosten is het hof overigens van oordeel dat de kosten voor de processuele grieven/verweren grotendeels zinloos zijn gemaakt en die dus in zoverre sowieso buiten beschouwing zouden moeten blijven. Op grond van de Indicatietarieven in IE-zaken gerechtshoven is voor een normale bodemzaak in hoger beroep € 20.000,-- een redelijke en evenredige vergoeding voor de advocaatkosten. Te vermeerderen met de verschotten van (exclusief de kantoorkosten) € 26.226,-- (zie productie 51: kosten rapporten en griffierecht) komt het totale bedrag waarop de kosten van H&M in hoger beroep zullen worden begroot op € 46.226,--. 51. De vordering van H&M om adidas te veroordelen tot (terug)betaling van hetgeen H&M op grond van het bestreden vonnis heeft voldaan, zal worden toegewezen als gevorderd.

Het gerechtshof: vernietigt het tussen partijen door de rechtbank Den Haag gewezen vonnis van 8 november 2017, en opnieuw rechtdoende - wijst het gevorderde af; - veroordeelt adidas in de kosten van het geding in eerste aanleg, aan de zijde van H&M begroot op € 33.519,--; veroordeelt adidas in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van H&M begroot op € 46.226,--; veroordeelt adidas tot (terug)betaling aan H&M van hetgeen laatstgenoemde op grond van voormeld vonnis aan adidas heeft betaald, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment van betaling door H&M tot de dag van (terug)betaling door adidas; wijst het meer of anders in hoger beroep gevorderde af; verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad. Dit arrest is gewezen door mrs. S.J. Schaafsma, A.D. Kiers-Becking en C.J.J.C. van Nispen; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 januari 2020, in aanwezigheid van de griffier. Het BVIE is met ingang van 1 maart 2019 gewijzigd; deze thans geldende versie verschilt voor zover van belang voor de onderhavige zaak niet van de vorige versie. Artikel 2.20, lid 1 is thans artikel 2.20, lid 2.

Dat laatste heeft echter een zeer marginale functie, waarbij gedacht moet worden aan gevallen waarin een processuele bevoegdheid wordt gebruikt om zonder enig in redelijkheid te respecteren belang onrechtmatig aan de wederpartij nadeel toe te brengen. In casu heeft adidas belang bij haar vorderingen, waarover nog niet is beslist. Dat adidas de onderhavige vordering (opnieuw) aanhangig heeft gemaakt bij de rechtbank Den Haag is, gelet op het bovenstaande, dus op zichzelf geen reden om adidas niet-ontvankelijk te verklaren in haar vorderingen. 9. De omstandigheid dat adidas in eerste aanleg heeft gesteld dat zij deze procedure aanhangig heeft gemaakt om te voorkomen dat de voorlopige voorziening haar werking zou verliezen maakt dat niet anders. In de inleidende dagvaarding – hierna: ID – heeft adidas gesteld (onder 12): “ Het hof heeft in zijn arrest niet op grond van artikel 1019i lid 1 Rv een redelijke termijn gesteld voor het instellen van de eis in de hoofdzaak. Op grond van artikel 1019i lid 2 Rv dient adidas derhalve binnen de termijn van 31 dagen, waarvan ten minste 20 werkdagen, de eis in de hoofdzaak in te stellen om te voorkomen dat de voorlopige voorziening van het hof Arnhem-Leeuwarden zijn werking zou verliezen. Deze dagvaarding is de eis in de hoofdzaak en is tijdig ingesteld” en tijdens de comparitie van partijen in eerste aanleg: “adidas was genoodzaakt deze procedure aanhangig te maken om te voorkomen dat de voorlopige voorziening van het hof haar kracht zou verliezen”. H&M betoogt dat adidas door voormelde stellingen, althans door daarbij niet tevens mede te delen dat reeds een bodemprocedure bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant aanhangig was in strijd met de in artikel 21 Rv neergelegde waarheidsplicht, in strijd met artikel 6 EVRM en onrechtmatig heeft gehandeld en misbruik heeft gemaakt van procesrecht. 10. Allereerst wijst het hof erop dat de sanctie op niet-naleving van de waarheidsplicht is dat de rechter daaruit de gevolgtrekking kan maken die hij geraden acht en dat slechts in uitzonderlijke gevallen bij een grove, opzettelijke en relevante schending van de waarheidsplicht er reden zou kunnen zijn voor niet-ontvankelijkverklaring. Daarvan is hier geen sprake. Niet alleen is de stelling van adidas in de inleidende dagvaarding dat het hof in het KG-arrest 2015 niet een termijn heeft gesteld als bedoeld in artikel 1019i Rv. juist, door (als productie 17) het KG-arrest 2015 over te leggen was voor de rechter en H&M duidelijk dat er al een procedure aanhangig was, terwijl H&M daarvan bovendien als partij bij alle procedures op de hoogte moet zijn geweest. Ten slotte heeft deze mededeling geen gevolg voor het oordeel van de rechtbank over de in de procedure aan de orde zijnde inbreukvraag en is zij in zoverre niet relevant. Het beroep van H&M op artikel 21 Rv faalt derhalve. 11. In het licht van het bovenstaande kan het hof H&M evenmin volgen in haar stelling dat adidas door een (tweede) procedure bij de rechtbank Den Haag aanhangig te maken onder de mededeling dat zij daarmee de termijn van 1019i Rv veilig wil stellen, heeft gehandeld in strijd met artikel 6 EVRM of artikel 6:162 BW of misbruik van procesrecht heeft gemaakt. Zij heeft daaraan geen andere verwijten ten grondslag gelegd dan de hiervoor besproken verwijten die onjuist zijn, althans niet tot niet-ontvankelijkheid kunnen leiden. 12. Het bovenstaande brengt mee dat deze grieven, voor zover daarmee beoogd wordt dat het hof het vonnis vernietigt en zich onbevoegd verklaart of adidas niet-ontvankelijk in haar vorderingen verklaart, falen. De in de appeldagvaarding opgenomen vordering om adidas op straffe van een dwangsom te bevelen de eis in de hoofdzaak uitsluitend voor de rechtbank Zeeland-West-Brabant in te stellen zal dus worden afgewezen, nog daargelaten dat niet voor het eerst in hoger beroep een reconventionele vordering kan worden ingesteld. 13. Voor zover H&M de rechtbank met deze grieven verwijt dat zij in rechtsoverweging 3.1 van het bestreden vonnis heeft overwogen dat adidas deze bodemprocedure heeft ingesteld teneinde te voorkomen dat de door het hof getroffen voorlopige voorziening op grond van het bepaalde in artikel 1019i Rv vervalt (zie punt 30, onder i, MvG), kunnen de grieven niet tot vernietiging leiden. Deze overweging is niet relevant voor de beslissing. 14. Voor zover deze grieven zich mede richten tegen de verwerping van het verweer dat het gevorderde (verbod) moet worden afgewezen wegens gebrek aan belang omdat geen sprake is van een (concrete) inbreuk of dreiging van inbreuk (zie punt 30, onder iii MvG) zal het hof daarop hierna ingaan. 15. Voor zover deze grieven (zie punt 37 MvG) en grief VII zich richten tegen het toestaan van de eiswijziging(en) in eerste aanleg, falen deze grieven omdat tegen het toelaten van een eiswijziging door de rechtbank geen hoger beroep open staat. 16. Voor zover grief VII zich tevens richt tegen de omvang of formulering van het verbod zal het hof daarop hieronder ingaan. Is sprake van (concrete) inbreuk of dreiging van inbreuk? 17. Grief IX en (blijkens de toelichting daarop in punt 30, onder iii MvG ook) de grieven I tot en met IV richten zich tegen de verwerping van het verweer dat het gevorderde verbod moet worden afgewezen bij gebrek aan belang omdat geen sprake (meer) is van (concrete) inbreuk of dreigende inbreuk. 18. Naar het oordeel van het hof heeft adidas (nog steeds) voldoende belang bij toewijzing van haar vorderingen indien H&M door het op de markt brengen van de Work Out-kleding inbreuk heeft gemaakt op de ingeroepen merkrechten van adidas. In zoverre falen deze grieven. H&M bestrijdt immers dat die kleding inbreuk maakt en is niet bereid een onthoudingsverklaring te tekenen. Zij heeft die kleding niet meer op de markt kunnen brengen omdat dat haar is verboden door de rechter. H&M heeft zich verweerd tegen een algemeen verbod op het gebruik van twee-strepen, omdat haar dat onredelijk zou beperken bij het in de toekomst op de markt brengen van kleding met twee strepen; zij wil (niet-inbreukmakende) kleding met twee strepen kunnen aanbieden. Alvorens in te gaan op de vraag of adidas ook voldoende belang bij een verbod heeft als de Work Out-kleding niet als een inbreuk zou moeten worden aangemerkt, zal het hof eerst beoordelen of H&M inbreuk heeft gemaakt door het op de markt brengen van deze kleding. 19. De grieven V (deels), XI, XII, XIV en XV richten zich tegen het oordeel van de rechtbank dat H&M door het verhandelen van de Work Out-kleding sub b-inbreuk heeft gemaakt op de ingeroepen merkrechten van adidas en de daarvoor gegeven motivering. 20. Van sub b-inbreuk is sprake als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Bij de beoordeling van de vraag of daarvan sprake is moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name (de onderlinge samenhang tussen) de overeenstemming van merk en teken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten, in casu, nu het om (sport)kleding gaat, het grote publiek. 21.

De rechtbank heeft uit het RenM-rapport, met name uit de omstandigheid dat op de geholpen vraag 9 “zou het kledingstuk volgens u van een van de onderstaande merken kunnen zijn en zo ja, van welk dan?, waarbij de respondent een lijstje is getoond van negen merken, door 24% van de respondenten adidas is geantwoord (zie pagina’s 10 en 20 van het rapport), afgeleid dat uit dit marktonderzoek een percentage van 24% naar voren komt van respondenten die antwoorden dat het twee-strepenteken afkomstig is van adidas. 40. Voor zover deze overweging aldus moet worden opgevat dat op grond van het rapport kan worden aangenomen dat door het gebruik van de Work Out-kleding bij 24% van het relevante publiek verwarring is te duchten, deelt het hof dit oordeel niet. In het onderzoek zijn vier afbeeldingen van kleding aan respondenten getoond, die geen van alle gelijk zijn aan de Work Out-kleding. Kennelijk is dit rapport in het geding gebracht om te onderbouwen dat het in eerste aanleg gevorderde verbod te ruim was, namelijk zodanig ruim dat daaronder al deze (naar het oordeel van H&M niet-inbreukmakende) varianten zouden vallen. Al omdat de getoonde tekeningen van kleding afwijken van de Work Out-kleding is het rapport van geen of weinig belang. Doordat geen rekening is gehouden met het marktleiderseffect en vraag 9 te sturend is, kan daaruit in ieder geval niet voormelde conclusie getrokken worden. 41. Het AA-rapport laat het hof, mede gelet op de kritiek van adidas op met name de opzet (het rapport zou ten onrechte zijn gebaseerd op het principe van subitizing (herkenning)) en de uitvoering, buiten beschouwing voor zover daaruit zou blijken dat het publiek adidas- en niet-adidas-kleding goed kan onderscheiden. Hetzelfde geldt voor het rapport van [X] “How people recognize “Two versus Three Stripes” (productie 38 H&M), waarin hij concludeert: “Seeing the difference between 2 and 3 stripes is similar to seeing the difference between green and red: it is direct, immediate and automatic”. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, kan niet worden aangenomen dat daaruit voldoende relevante conclusies kunnen worden getrokken voor de in casu te beantwoorden vraag naar verwarringsgevaar, zoals dat begrip juridisch en normatief moet worden uitgelegd. 42. Het hof acht het AA-onderzoek naar het marktleiderseffect wel relevant. Uit het onderzoek valt af te leiden dat bij het tonen van een neutraal zwart shirtje (zonder strepen) 23,9 % na “cleaning” meende dat dat van adidas afkomstig was. Hoewel het hof niet uitgaat van 23.9% omdat het dit resultaat en met name de “cleaning” niet kan controleren, duidt dit resultaat van dit onderzoek wel op een aanzienlijk marktleiderseffect. Hierop is adidas niet gemotiveerd ingegaan, hoewel dat wel van haar verwacht had mogen worden. Het rapport is weliswaar laat voor de zitting overgelegd, maar dit is slechts een onderdeel daarvan en het onderwerp marktleiderseffect is al eerder aan de orde geweest, onder meer in de Kien-rapporten (waarin bij het onderzoeken van dit effect ten onrechte aan respondenten die adidas noemen bij het tonen van een kledingstuk met een afwijkend teken wordt gevraagd waarom zij aan adidas denken en alleen respondenten die dan strepen noemen lijken te worden meegewogen voor het markleiderseffect). Het hof ziet dan ook geen reden adidas in de gelegenheid te stellen zich daarover alsnog uit te laten, nog daargelaten dat het hier gaat om een overweging ten overvloede. 43. Het JES-rapport concludeert dat slechts 10% van de respondenten adidas noemt na het tonen van de Work Out-kleding. Adidas heeft op het onderzoek kritiek geuit. Hoe dat ook zij, in ieder geval kan daaruit niet geconcludeerd worden dat relevant meer respondenten in verwarring zouden zijn. 44. Het bovenstaande leidt ertoe dat de marktonderzoeken naar het oordeel van het hof onvoldoende reden zijn om aan te nemen dat sprake is van verwarringgevaar. 45. Eveneens ten overvloede merkt het hof op de inbreukvordering (ook afgezien van hetgeen hiervoor in rechtsoverwegingen 25-27 is overwogen) ook niet toewijsbaar is op de sub c-grondslag. Ervan uitgaande dat adidas een bekend merk is en het relevante publiek het vereiste verband tussen de adidas-merken en het teken op de Work Out-kleding zal leggen, heeft adidas onvoldoende onderbouwd dat door het gebruik van de Work Out-kleding ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, gelet op de eisen die door het Hof van Justitie daaraan worden gesteld (zie HvJEU 14 november 2013, C-383/12P, ECLI:EU:C:2013:741 (Wolf) en 3 september 2015, C-125/14, ECLI:EU:C:2015:539, Iron&Smith/Unilever). Concreet heeft adidas daartoe slechts gesteld dat sprake is van verwarringsgevaar, welke stelling hiervoor door het hof is verworpen. 46. Aan het bovenstaande doet het beroep van adidas op andere uitspraken over strepentekens en door derden getekende onthoudingsverklaringen niet af. Het hof beoordeelt deze zaak op zijn eigen merites. Bovendien gaat het daarbij om andere strepentekens dan het onderhavige twee-strepenteken.

De rechtbank heeft geoordeeld dat de door Adidas ingeroepen beeldmerken ieder bestaan uit een motief van (i) drie (ii) verticaal en (iii) parallel lopende strepen van (iv) gelijke breedte, waarbij (v) de tussenruimte tussen de strepen visueel min of meer gelijk is aan de breedte van de strepen en (vi) de strepen zijn uitgevoerd in dezelfde, (vii) met de basiskleur van het kledingstuk contrasterende kleur. De strepen zijn voorts telkens aangebracht (viii) over de gehele lengte van de zijkant van de schouders, mouwen, zijnaden en/of broekspijpen van een kledingstuk. 22. Het hof begrijpt dat H&M met grief XI (de punten 95 en 97 MvG in samenhang lezend) bezwaar maakt tegen de formulering van het element “visueel min of meer” in kenmerk V en tegen de samenvatting van de merken. 23. De discussie tussen partijen is niet zozeer gegaan over de omschrijving van de kenmerken van de merken of ‘het drie-strepenmerk’, maar vooral over de vraag wanneer sprake is van inbreuk door een ‘twee-strepenteken’ en over omvang en omschrijving van het inbreukverbod. Daar het hof, zoals blijkt uit hetgeen hierna in rechtsoverweging 25 e.v. wordt overwogen, van oordeel is dat de Work Out-kleding niet aangemerkt kan worden als een hiervoor omschreven twee-strepenteken dat volgens adidas inbreuk maakt en niet valt onder het verbod, zoals door adidas beperkt, is niet relevant of de rechtbank de merken mocht samenvatten en zo, ja of zij dat op juiste wijze heeft gedaan. 24. Overigens maakt H&M terecht bezwaar tegen het element “visueel min of meer” in kenmerk V van de omschrijving van ‘het drie-strepenmerk’ door de rechtbank. Uit de merkregistraties blijkt naar het oordeel van het hof dat de tussenruimtes tussen de strepen gelijk zijn aan de breedte van de strepen. Adidas heeft in eerste aanleg ook niet gesteld dat dit anders zou zijn. Zij stelde dat het drie-strepenmerk bestaat uit drie verticaal en parallel lopende strepen van gelijke breedte en dat voor de breedte van de tussenruimte tussen de strepen geldt dat de strepen op gelijke afstand van elkaar staan. In dit hoger beroep stelt adidas wel dat uit de verschillende merkinschrijvingen niet volgt wat de exacte tussenruimte tussen de strepen is en dus een kenmerk van alle merken volgens de merkregistraties is dat de tussenruimtes een breedte hebben die visueel min of meer gelijk is aan de breedte van de strepen. Dit verdraagt zich naar het oordeel van het hof slecht met de stelling dat de merken tezamen kunnen worden aangeduid als ‘het drie-strepenmerk’. Dat lijkt alleen mogelijk als de merken gelijk en niet min of meer gelijk zijn. Het hof merkt op dat uit het arrest van het Gerecht in de zaak adidas c.s./EUIPO van 19 juni 2019 (T-307/17, ECLI:EU:T:2019:427) valt af te leiden dat adidas zelf meent dat haar (gebruikte) merken gelijk zijn aan het in die zaak aan de orde zijnde (inmiddels nietig verklaarde) beeldmerk . Ook in dit teken zijn naar het oordeel van het hof de tussenruimtes gelijk aan de breedte van de strepen. 25. Adidas vorderde aanvankelijk in haar inleidende dagvaarding een verbod op het gebruik van twee in kleur contrasterende parallelle verticale strepen, aangebracht over de zijkant van de schouders, mouwen en broekspijpen van sport- en vrijetijdskleding. Na kritiek van H&M dat dit verbod te ruim was, heeft adidas (vergelijk punten 131 ev MvA), in eerste aanleg haar eis gewijzigd door haar verbodsvordering bij pleidooi (zie onder meer punt 24 pleitnota adidas) te herformuleren. Tijdens de comparitie van partijen in eerste aanleg is namens adidas verklaard: “Waar Adidas zich tegen verzet is het gebruik van strepen van gelijke breedte die parallel van elkaar lopen op een afstand die visueel min of meer even breed oogt als de breedte van de strepen zelf (…) Adidas wijzigt haar eis in zoverre dat de beperking ‘dat de tussenruimte tussen de strepen visueel min of meer gelijk is aan de breedte van de strepen’ wordt toegevoegd aan het gewijzigde petitum zoals geformuleerd in 24 van de pleitnota (...)”. De eiswijziging was dus, ook gelet op de herhaaldelijke stelling van adidas dat zij met haar drie-strepenmerk niet de intentie heeft twee-strepentekens als zodanig te monopoliseren (zie punten 61-63 MvA), bedoeld als beperking tot het gebruik van een motief van twee verticaal en parallel, op gelijke afstand van elkaar lopende strepen als hiervoor omschreven, waarbij de tussenruimte tussen de strepen visueel min of meer gelijk is aan de breedte van de strepen, waaronder de Work Out-kleding van H&M (zie punten 132-137 MvA en 27-29 pleitnota adidas). Dat zij in haar in punt 24 van haar pleitnota geformuleerde eis een in de inleidende dagvaarding niet opgenomen algemener verbod toevoegde van “iedere verdere inbreuk op het drie-strepen beeldmerk van adidas, waaronder (maar niet beperkt tot)” , kan onder deze omstandigheden niet gezien worden als een eisvermeerdering. In ieder geval moet uit haar stellingen worden afgeleid dat adidas zich op het standpunt stelt dat slechts het hiervoor omschreven gebruik van twee strepen op kleding inbreuk op haar merken maakt. 26. Ervan uitgaande dat slechts door het gebruik van een twee-strepen teken op sportkleding als door adidas omschreven inbreuk wordt gemaakt op de merken van adidas, is het hof van oordeel dat H&M door het gebruik van de Work Out-kleding geen inbreuk heeft gemaakt. Naar het oordeel van het hof kan niet gezegd worden dat de tussenruimte tussen de twee strepen op de Work Out-kleding visueel min of meer gelijk is aan de breedte van de strepen. Gelet op de tijdens het pleidooi in hoger beroep overgelegde Work Out-broek, de foto’s van de Work Out-kleding overgelegd als producties 30 en 36 tweede deel, H&M) en de foto’s in de Kien-rapporten van mei 2015 en juni 2018 (producties 14 en 26 adidas) en het Attention Architects-rapport van januari 2019 (productie 42 H&M), is het hof van oordeel dat de tussenruimte relevant kleiner is dan de breedte van de strepen. Dat de breedte van de tussenruimte bij gebruik kan uitrekken kan daaraan (niet voldoende) afdoen. Allereerst blijkt uit voormelde foto’s dat de tussenruimte bij normaal gebruik (bij gebruik op de wijze waarop dat is bedoeld door de gemiddelde consument van deze kleding) niet relevant uitrekt. Bij de vraag of H&M inbreuk maakt, moet het teken primair worden beoordeeld zoals dat wordt gebruikt/ te koop aangeboden door H&M en daarnaast zoals het door de consument op normale en bedoelde wijze wordt gebruikt. Met van dat gebruik afwijkend gebruik door derden (bijvoorbeeld gebruik waarbij het teken vervormt doordat een veel te strak kledingstuk wordt aangetrokken) behoeft geen rekening te worden gehouden. 27. Op grond van het bovenstaande dient het inbreukverbod te worden afgewezen voor zover dat betrekking heeft op de Work Out-kleding. Dat geldt om dezelfde redenen ook voor zover de vordering is gebaseerd op de sub c-grondslag.