ECLI:NL:GHARL:2021:1766

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Leeuwarden afdeling civiel recht, handel zaaknummer gerechtshof 200.259.251/01 (zaaknummer rechtbank Noord-Nederland 407888) Arrest van 23 februari 2021 in de zaak van: [appellant] , wonende te [A] , appellant in principaal hoger beroep, geïntimeerde in incidenteel hoger beroep in eerste aanleg: gedaagde, hierna: [appellant], advocaat: mr. K.N. Holtrop, kantoorhoudend te Lelystad, tegen Dry Works Holding B.V., gevestigd te Bussum, geïntimeerde in principaal hoger beroep, appellante in incidenteel hoger beroep in eerste aanleg: eiseres, hierna: Dry Works Holding, advocaat: mr. V.S. Bouman, kantoorhoudend te Amsterdam. 1Het verdere verloop van het geding in hoger beroep Naar aanleiding van het tussenarrest van 18 januari 2020 heeft op 20 juli 2020 een mondelinge behandeling plaatsgehad waarvan proces-verbaal is opgemaakt. Tijdens de mondelinge behandeling heeft de advocaat van Dry Works Holding spreekaantekeningen in het geding gebracht. Aan het slot van de mondelinge behandeling is een datum voor arrest bepaald. 2Waar gaat de zaak over? 2.1 In deze zaak gaat het allereerst om de vraag of [appellant] toen hij de merkdepots Aquapress en Dry Works verrichtte te kwader trouw was. Het hof zal deze vraag, net als de rechtbank, bevestigend beantwoorden. 2.2 De tweede vraag die in hoger beroep moet worden beantwoord is of [appellant] inbreuk maakt op de merken van Dry Works Holding. Het hof zal die vraag ontkennend beantwoorden en de daarop gebaseerde vorderingen in lijn met het eindvonnis van de rechtbank afwijzen. 2.3 Omdat het antwoord op beide vragen sterk verweven is met de feiten, zal het hof eerst (onder 3) de relevante feiten weergeven. Het hof zal onder 4 ingaan op wat Dry Works Holding heeft gevorderd en op wat de rechtbank heeft beslist. Onder 5 legt het hof uit hoe het tot zijn oordelen is gekomen en onder 6 wat daarvan de gevolgen zijn voor partijen.

3.1 In hoger beroep gaat het hof uit van de feiten zoals die door de rechtbank zijn vastgesteld, aangevuld met wat in hoger beroep is komen vast te staan. Het bezwaar [appellant] in grief 1 dat de rechtbank ten onrechte heeft vastgesteld dat de merken van Dry Works Holding zijn vervallen is ongegrond. Uit de merkenregisters blijkt namelijk dat de merken zijn vervallen door niet betaling van de vernieuwingstaksen. Het betoog van [appellant] dat de merken al eerder van rechtswege zijn vervallen wegens gebrek aan goede trouw (in 1993), dan wel geen normaal gebruik (in 1998) mist grond, omdat verval (in elk geval in de door hem bedoelde gevallen) niet van rechtswege plaatsvindt. 3.2 Dry Works Holding is een houdstermaatschappij met verschillende dochterondernemingen, waaronder Dry Works International B.V. en Dry Works Nederland B.V. 3.3 [appellant] was van 1989 tot en met 2013 als impregneerder in dienst van Dry Works Nederland B.V. 3.4 Dry Works Holding heeft op 19 april 1993 bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) het woordmerk Aquapress gedeponeerd in de klassen 1, 17 en 42. Het merk is op 19 april 2013 vervallen. 3.5 Dry Works beschikte daarnaast over een Beneluxmerk (zie afbeelding) en een internationale registratie voor het beeldmerk Dry Works. Het Beneluxmerk is op 18 december 1999 vervallen en het internationale merk op 12 december 2014. 3.6 Dry Works Nederland B.V. is mede op verzoek van [appellant] op 6 mei 2014 failliet verklaard. 3.7 [appellant] heeft bij het BBIE op 26 maart 2015 een depot verricht voor het woordmerk Aquapress in de klassen 1, 17 en 42 en op 15 juni 2015 voor het beeldmerk Dry Works (zie afbeelding) in de klassen 19, 37 en 42. Beide merken zijn ingeschreven; het woordmerk onder nummer 0975116 en het beeldmerk onder nummer 0978981. 3.8 Op 2 november 2015 heeft [appellant] diverse partijen, waaronder Dry Works Holding, aangeschreven in verband met het schenden van zijn merkrechten. 3.9 Dry Works Holding heeft in antwoord daarop [appellant] gesommeerd de registraties van zijn merken door te halen dan wel aan haar over te dragen en haar een schadevergoeding te betalen van € 70.000,-. Ook heeft zij [appellant] aansprakelijk gesteld voor verdere schade. 3.10 Dry Works Holding heeft op 2 juli 2018 bij het BBIE spoeddepots verricht voor het woordmerk Aquapress en het beeldmerk Dry Works. Beide merken zijn op 6 juli 2018 ingeschreven; Dry Works onder nummer 1035562 en Aquapress onder nummer 1035563. 4De vorderingen van Dry Works Holding en de beslissing van de rechtbank 4.1 Dry Works Holding heeft [appellant] gedagvaard voor de rechtbank Midden-Nederland, te Lelystad en gevorderd, samengevat, weergegeven: a. een verbod op het gebruik van de merken Aquapress en Dry Works in de ruimste zin van het woord, inclusief het inroepen van die rechten tegenover derden, en het sturen van een rectificatie naar genoemde derden die door [appellant] ten onrechte van merkinbreuk zijn beticht en het verstrekken van kopieën van die brieven aan Dry Works Holding, een verklaring voor recht dat de merken Aquapress en Dry Works van [appellant] nietig zijn en een bevel tot doorhaling daarvan, een verklaring voor recht dat [appellant] aansprakelijk is voor de schade die Dry Works Holding heeft geleden en nog zal lijden als gevolg van de onrechtmatig door hem verstuurde brieven, en een volledige vergoeding van de door Dry Works Holding gemaakte kosten. 4.2 Dry Works Holding heeft de rechtbank daarnaast gevraagd, als voorlopige voorziening voor de duur van de procedure, [appellant] het gebruik van de merken Aquapress en Dry Works te verbieden. 4.3 Dry Works Holding heeft voor haar vorderingen verschillende grondslagen aangevoerd, waaronder de grondslag dat de merkdepots door [appellant] te kwader trouw zijn verricht, omdat [appellant] als ex-werknemer van Dry Works Nederland wist dat Dry Works Holding de merken Aquapress en Dry Works gebruikte toen hij de merkaanvragen verrichte (artikel 2.4 aanhef en sub f in samenhang met artikel 2.28 lid 3 (oud) BVIE). 4.4 [appellant] heeft gemotiveerd betwist dat Dry Works Holding de merken Aquapress en Dry Works in de Benelux gebruikten. 4.5 De rechtbank heeft in het vonnis in incident van 30 maart 2016 de voorlopige voorziening afgewezen. Na de mondelinge behandeling van de zaak heeft de rechtbank Dry Works de opdracht gegeven te bewijzen dat zij de merken Aquapress en Dry Works in de periode 2012 – 2015 in de Benelux normaal gebruikte (zie tussenvonnis 8 november 2017). In het eindvonnis van 30 januari 2019 heeft de rechtbank geoordeeld dat Dry Works Holding in haar bewijsopdracht is geslaagd. De rechtbank heeft vervolgens de gevorderde nietigverklaring en de doorhaling van de merken toegewezen. De overige vorderingen van Dry Works Holding heeft zij afgewezen. Zij heeft [appellant] op de voet van 1019h Rv veroordeeld in de daadwerkelijk gemaakte proceskosten van Dry Works Holding, door de rechtbank begroot op € 11.619,-.

5.1 [appellant] heeft tijdig hoger beroep ingesteld. [appellant] heeft de appeldagvaarding weliswaar uitgebracht aan Dry Works Beheer B.V. in plaats van Dry Works Holding, maar uit het exploot van anticipatie blijkt dat Dry Works Holding al bij het uitbrengen van de appeldagvaarding wist dat het hoger beroep tegen haar was gericht. Niet Dry Works Beheer maar Dry Works Holding is daarom partij in het hoger beroep. 5.2 [appellant] heeft zes grieven opgeworpen. Dry Works Holding heeft op haar beurt incidenteel hoger beroep ingesteld. Haar grieven, zeven in totaal, hebben tot doel dat de door de rechtbank afgewezen vorderingen alsnog worden toegewezen. 5.3 Het hof zal de grieven van [appellant] en Dry Works hierna gedeeltelijk gezamenlijk behandelen aan de hand van twee centrale thema’s. Het eerste thema betreft de nietigheid van de merkinschrijvingen van [appellant] en het tweede thema ziet op de het vermeende gebruik van de merken Aquapress en Dry Works door [appellant] . 5.4 Het hof stelt ambtshalve vast dat het als beroepsinstantie van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad bevoegd is kennis te nemen van de merkenrechtelijke vorderingen tegen [appellant] . De nietigheid van de merkinschrijvingen door [appellant] 5.5 Op 1 maart 2019 is het vernieuwde en herschikte BVIE in werking getreden. Dit heeft geen gevolgen voor de beoordeling van de nietigheid van de merkinschrijvingen van [appellant] , omdat de datum waarop de merkdepots zijn verricht bepalend zijn voor de vaststelling van het toepasselijke recht. De merkdepots zijn in 2015 verricht en dat is ruim voor de inwerkingtreding van het vernieuwde en herschikte BVIE. 5.6 Artikel 2.4 aanhef en sub f in samenhang met artikel 2.28 lid 3 (oud) BVIE bepaalt dat een merk nietig kan worden verklaard als het depot te kwader trouw is verricht. Als voorbeeld wordt genoemd het depot dat wordt verricht terwijl de deposant ( [appellant] ) weet of behoort te weten dat een derde (Dry Works Holding) binnen de laatste drie jaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend. Vast staat dat Dry Works Holding aan [appellant] geen toestemming heeft gegeven voor het deponeren van de identieke merken Aquapress en Dry Works. 5.7 Het begrip kwade trouw vormt een autonoom begrip van Unierecht dat eenvormig moet worden uitgelegd. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt, zoals de rechtbank met juistheid heeft overwogen, dat de gestelde kwade trouw van [appellant] globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante factoren van het concrete geval, zoals die bestonden op het tijdstip van het verrichten van de merkdepots. 5.8 Tot die factoren behoort het oogmerk dat [appellant] met de merkdepots had. [appellant] is niet alleen te kwader trouw indien blijkt dat hij de merken heeft geregistreerd om het gebruik ervan door Dry Works Holding te beletten, maar ook indien hij niet enig voornemen had om de merken te gaan gebruiken voor de ingeschreven waren en diensten. Dit (subjectieve) oogmerk van [appellant] moet op objectieve wijze worden vastgesteld. De kwade trouw van [appellant] kan niet worden vermoed louter op basis van de vaststelling dat hij op het moment van indiening van zijn merkaanvragen geen economische activiteit uitoefende die overeenstemt met de in die aanvraag aangeduide waren en diensten. 5.9 De goede trouw van de voorgebruiker (Dry Works Holding) wordt verondersteld. De bewijslast dat Dry Works Holding niet te goeder trouw was, rust op [appellant] . Bij het bepalen van de goede trouw van Dry Works Holding moet alleen worden gekeken naar de onderlinge verhouding tussen Dry Works Holding en [appellant] als deposant van de merken en naar de kennis die Dry Works Holding had of zou moeten hebben van de door [appellant] later aangevraagde merken. 5.10 De stelplicht en de bewijslast dat de tekens Aquapress en Dry Works door Dry Works Holding in de relevante periode normaal zijn gebruikt, rusten op Dry Works Holding. Het moet gaan om gebruik dat erop is gericht om voor de betrokken waren of diensten een afzet te vinden of te behouden. Bij de beoordeling of van de tekens normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is. Gebruik van de tekens met toestemming van Dry Works wordt beschouwd als gebruik door Dry Works zelf. Die toestemming hoeft niet, anders dan [appellant] onder grief 2 stelt, nadrukkelijk of schriftelijk zijn. 5.11 Het hof is van oordeel dat de rechtbank met toepassing van hiervoor genoemde criteria terecht heeft geoordeeld dat de getuigenverklaringen van de licentienemers van Dry Works Holding in combinatie met de overlegde offertes (genoegzaam) bewijzen dat Dry Works Holding de tekens Aquapress en Dry Works in de relevante periode normaal en te goeder trouw heeft gebruikt. Het hof leest in de daartegen gerichte grieven van [appellant] geen andere relevante stellingen of verweren dan die hij in procedure bij de rechtbank al heeft aangevoerd en die door de rechtbank gemotiveerd zijn verworpen. Het onderschrijft de motivering en neemt die over. Het hof voegt ter toelichting nog het volgende toe. 5.12 Voor de beoordeling van de vraag of Dry Works Holding de merken Aquapress en Dry Works normaal heeft gebruikt, is het - anders dan [appellant] stelt - niet relevant dat Dry Works Holding een financiële holding is die zelf geen producten en diensten aanbiedt op het gebied van vochtwerende systemen. Met deze stelling miskent [appellant] dat het gebruik van de merken door de licentienemers van Dry Works Holding kan worden aangemerkt als gebruik door Dry Works Holding zelf. 5.13 Dat de toestemming van Dry Works Holding aan haar licentienemer niet in schriftelijke overeenkomsten is vastgelegd, is evenmin relevant. Voldoende is dat die toestemming er is. Het bewijs daarvan kan ook worden geleverd, zoals de rechtbank met juistheid heeft aangenomen, door getuigenverklaringen. Dat de getuigen door vooroverleg hun verklaringen op elkaar hebben afgestemd, zoals [appellant] suggereert, blijkt niet uit de verklaringen. Dat de getuigen bepaalde data niet goed weten te herinneren, betekent nog niet dat hun verklaringen van geen waarde zijn. Dat de getuigen [B] , [C] , [D] en [E] niet de waarheid zouden hebben verklaard, is niet gesteld of gebleken. 5.14 Ook is niet van belang of Dry Works Holding en haar licentienemers zijn aangesloten bij de verplichte toepasselijke CAO’s of pensioenfondsen. Het niet aangesloten zijn leidt mogelijk tot administratieve sancties, maar belemmert de uitvoering van de werkzaamheden niet en staat op die manier dus ook niet in de weg aan commerciële exploitatie van de merken door Dry Works Holding en haar licentienemers. 5.15 Het niet aangesloten zijn bij de verplichte toepasselijke CAO’s en pensioenfondsen brengt evenmin mee dat Dry Works Holding in haar onderlinge verhouding met [appellant] als niet te goeder trouw kan worden aangemerkt. Zonder nadere toelichting, die door [appellant] niet is gegeven, valt niet in te zien op welke wijze het niet aangesloten zijn de belangen van [appellant] als deposant van de merken raakt.

Het hof, recht doende in hoger beroep: bekrachtigt de vonnissen van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad, van 8 november 2017 en 30 januari 2019; compenseert de kosten van het hoger beroep in de zin dat iedere partij de eigen kosten draagt; wijst het meer of anders gevorderde af. Dit arrest is gewezen door mr. R.E. Weening, mr. M. Willemse en mr. S.M. Kingma en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 23 februari 2021. HvJ 8 mei 2014, C-591/12 P, EU:C:2014:305, Bimbo/BHIM, punt 12 HvJ 27 juni 2013, ECLI:EU:C:2013:435 en HR 20 december 2012, ECLI:NL:HR:2013:2071 HvJ 11 juni 2009, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, Lindt & Sprüngli/Hauswirth HvJ 29 januari 2020, C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45, Sky/SkyKick Hoge Raad 21 november 1983, ECLI:NL:HR:1983:AC7691, Cow Brand II HvJ 27 januari 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50, La Mer

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Leeuwarden afdeling civiel recht, handel zaaknummer gerechtshof 200.259.251/01 (zaaknummer rechtbank Noord-Nederland 407888) Arrest van 23 februari 2021 in de zaak van: [appellant] , wonende te [A] , appellant in principaal hoger beroep, geïntimeerde in incidenteel hoger beroep in eerste aanleg: gedaagde, hierna: [appellant], advocaat: mr. K.N. Holtrop, kantoorhoudend te Lelystad, tegen Dry Works Holding B.V., gevestigd te Bussum, geïntimeerde in principaal hoger beroep, appellante in incidenteel hoger beroep in eerste aanleg: eiseres, hierna: Dry Works Holding, advocaat: mr. V.S. Bouman, kantoorhoudend te Amsterdam. 1Het verdere verloop van het geding in hoger beroep Naar aanleiding van het tussenarrest van 18 januari 2020 heeft op 20 juli 2020 een mondelinge behandeling plaatsgehad waarvan proces-verbaal is opgemaakt. Tijdens de mondelinge behandeling heeft de advocaat van Dry Works Holding spreekaantekeningen in het geding gebracht. Aan het slot van de mondelinge behandeling is een datum voor arrest bepaald. 2Waar gaat de zaak over? 2.1 In deze zaak gaat het allereerst om de vraag of [appellant] toen hij de merkdepots Aquapress en Dry Works verrichtte te kwader trouw was. Het hof zal deze vraag, net als de rechtbank, bevestigend beantwoorden. 2.2 De tweede vraag die in hoger beroep moet worden beantwoord is of [appellant] inbreuk maakt op de merken van Dry Works Holding. Het hof zal die vraag ontkennend beantwoorden en de daarop gebaseerde vorderingen in lijn met het eindvonnis van de rechtbank afwijzen. 2.3 Omdat het antwoord op beide vragen sterk verweven is met de feiten, zal het hof eerst (onder 3) de relevante feiten weergeven. Het hof zal onder 4 ingaan op wat Dry Works Holding heeft gevorderd en op wat de rechtbank heeft beslist. Onder 5 legt het hof uit hoe het tot zijn oordelen is gekomen en onder 6 wat daarvan de gevolgen zijn voor partijen.

3.1 In hoger beroep gaat het hof uit van de feiten zoals die door de rechtbank zijn vastgesteld, aangevuld met wat in hoger beroep is komen vast te staan. Het bezwaar [appellant] in grief 1 dat de rechtbank ten onrechte heeft vastgesteld dat de merken van Dry Works Holding zijn vervallen is ongegrond. Uit de merkenregisters blijkt namelijk dat de merken zijn vervallen door niet betaling van de vernieuwingstaksen. Het betoog van [appellant] dat de merken al eerder van rechtswege zijn vervallen wegens gebrek aan goede trouw (in 1993), dan wel geen normaal gebruik (in 1998) mist grond, omdat verval (in elk geval in de door hem bedoelde gevallen) niet van rechtswege plaatsvindt. 3.2 Dry Works Holding is een houdstermaatschappij met verschillende dochterondernemingen, waaronder Dry Works International B.V. en Dry Works Nederland B.V. 3.3 [appellant] was van 1989 tot en met 2013 als impregneerder in dienst van Dry Works Nederland B.V. 3.4 Dry Works Holding heeft op 19 april 1993 bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) het woordmerk Aquapress gedeponeerd in de klassen 1, 17 en 42. Het merk is op 19 april 2013 vervallen. 3.5 Dry Works beschikte daarnaast over een Beneluxmerk (zie afbeelding) en een internationale registratie voor het beeldmerk Dry Works. Het Beneluxmerk is op 18 december 1999 vervallen en het internationale merk op 12 december 2014. 3.6 Dry Works Nederland B.V. is mede op verzoek van [appellant] op 6 mei 2014 failliet verklaard. 3.7 [appellant] heeft bij het BBIE op 26 maart 2015 een depot verricht voor het woordmerk Aquapress in de klassen 1, 17 en 42 en op 15 juni 2015 voor het beeldmerk Dry Works (zie afbeelding) in de klassen 19, 37 en 42. Beide merken zijn ingeschreven; het woordmerk onder nummer 0975116 en het beeldmerk onder nummer 0978981. 3.8 Op 2 november 2015 heeft [appellant] diverse partijen, waaronder Dry Works Holding, aangeschreven in verband met het schenden van zijn merkrechten. 3.9 Dry Works Holding heeft in antwoord daarop [appellant] gesommeerd de registraties van zijn merken door te halen dan wel aan haar over te dragen en haar een schadevergoeding te betalen van € 70.000,-. Ook heeft zij [appellant] aansprakelijk gesteld voor verdere schade. 3.10 Dry Works Holding heeft op 2 juli 2018 bij het BBIE spoeddepots verricht voor het woordmerk Aquapress en het beeldmerk Dry Works. Beide merken zijn op 6 juli 2018 ingeschreven; Dry Works onder nummer 1035562 en Aquapress onder nummer 1035563. 4De vorderingen van Dry Works Holding en de beslissing van de rechtbank 4.1 Dry Works Holding heeft [appellant] gedagvaard voor de rechtbank Midden-Nederland, te Lelystad en gevorderd, samengevat, weergegeven: a. een verbod op het gebruik van de merken Aquapress en Dry Works in de ruimste zin van het woord, inclusief het inroepen van die rechten tegenover derden, en het sturen van een rectificatie naar genoemde derden die door [appellant] ten onrechte van merkinbreuk zijn beticht en het verstrekken van kopieën van die brieven aan Dry Works Holding, een verklaring voor recht dat de merken Aquapress en Dry Works van [appellant] nietig zijn en een bevel tot doorhaling daarvan, een verklaring voor recht dat [appellant] aansprakelijk is voor de schade die Dry Works Holding heeft geleden en nog zal lijden als gevolg van de onrechtmatig door hem verstuurde brieven, en een volledige vergoeding van de door Dry Works Holding gemaakte kosten. 4.2 Dry Works Holding heeft de rechtbank daarnaast gevraagd, als voorlopige voorziening voor de duur van de procedure, [appellant] het gebruik van de merken Aquapress en Dry Works te verbieden. 4.3 Dry Works Holding heeft voor haar vorderingen verschillende grondslagen aangevoerd, waaronder de grondslag dat de merkdepots door [appellant] te kwader trouw zijn verricht, omdat [appellant] als ex-werknemer van Dry Works Nederland wist dat Dry Works Holding de merken Aquapress en Dry Works gebruikte toen hij de merkaanvragen verrichte (artikel 2.4 aanhef en sub f in samenhang met artikel 2.28 lid 3 (oud) BVIE). 4.4 [appellant] heeft gemotiveerd betwist dat Dry Works Holding de merken Aquapress en Dry Works in de Benelux gebruikten. 4.5 De rechtbank heeft in het vonnis in incident van 30 maart 2016 de voorlopige voorziening afgewezen. Na de mondelinge behandeling van de zaak heeft de rechtbank Dry Works de opdracht gegeven te bewijzen dat zij de merken Aquapress en Dry Works in de periode 2012 – 2015 in de Benelux normaal gebruikte (zie tussenvonnis 8 november 2017). In het eindvonnis van 30 januari 2019 heeft de rechtbank geoordeeld dat Dry Works Holding in haar bewijsopdracht is geslaagd. De rechtbank heeft vervolgens de gevorderde nietigverklaring en de doorhaling van de merken toegewezen. De overige vorderingen van Dry Works Holding heeft zij afgewezen. Zij heeft [appellant] op de voet van 1019h Rv veroordeeld in de daadwerkelijk gemaakte proceskosten van Dry Works Holding, door de rechtbank begroot op € 11.619,-.

5.1 [appellant] heeft tijdig hoger beroep ingesteld. [appellant] heeft de appeldagvaarding weliswaar uitgebracht aan Dry Works Beheer B.V. in plaats van Dry Works Holding, maar uit het exploot van anticipatie blijkt dat Dry Works Holding al bij het uitbrengen van de appeldagvaarding wist dat het hoger beroep tegen haar was gericht. Niet Dry Works Beheer maar Dry Works Holding is daarom partij in het hoger beroep. 5.2 [appellant] heeft zes grieven opgeworpen. Dry Works Holding heeft op haar beurt incidenteel hoger beroep ingesteld. Haar grieven, zeven in totaal, hebben tot doel dat de door de rechtbank afgewezen vorderingen alsnog worden toegewezen. 5.3 Het hof zal de grieven van [appellant] en Dry Works hierna gedeeltelijk gezamenlijk behandelen aan de hand van twee centrale thema’s. Het eerste thema betreft de nietigheid van de merkinschrijvingen van [appellant] en het tweede thema ziet op de het vermeende gebruik van de merken Aquapress en Dry Works door [appellant] . 5.4 Het hof stelt ambtshalve vast dat het als beroepsinstantie van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad bevoegd is kennis te nemen van de merkenrechtelijke vorderingen tegen [appellant] . De nietigheid van de merkinschrijvingen door [appellant] 5.5 Op 1 maart 2019 is het vernieuwde en herschikte BVIE in werking getreden. Dit heeft geen gevolgen voor de beoordeling van de nietigheid van de merkinschrijvingen van [appellant] , omdat de datum waarop de merkdepots zijn verricht bepalend zijn voor de vaststelling van het toepasselijke recht. De merkdepots zijn in 2015 verricht en dat is ruim voor de inwerkingtreding van het vernieuwde en herschikte BVIE. 5.6 Artikel 2.4 aanhef en sub f in samenhang met artikel 2.28 lid 3 (oud) BVIE bepaalt dat een merk nietig kan worden verklaard als het depot te kwader trouw is verricht. Als voorbeeld wordt genoemd het depot dat wordt verricht terwijl de deposant ( [appellant] ) weet of behoort te weten dat een derde (Dry Works Holding) binnen de laatste drie jaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend. Vast staat dat Dry Works Holding aan [appellant] geen toestemming heeft gegeven voor het deponeren van de identieke merken Aquapress en Dry Works. 5.7 Het begrip kwade trouw vormt een autonoom begrip van Unierecht dat eenvormig moet worden uitgelegd. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt, zoals de rechtbank met juistheid heeft overwogen, dat de gestelde kwade trouw van [appellant] globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante factoren van het concrete geval, zoals die bestonden op het tijdstip van het verrichten van de merkdepots. 5.8 Tot die factoren behoort het oogmerk dat [appellant] met de merkdepots had. [appellant] is niet alleen te kwader trouw indien blijkt dat hij de merken heeft geregistreerd om het gebruik ervan door Dry Works Holding te beletten, maar ook indien hij niet enig voornemen had om de merken te gaan gebruiken voor de ingeschreven waren en diensten. Dit (subjectieve) oogmerk van [appellant] moet op objectieve wijze worden vastgesteld. De kwade trouw van [appellant] kan niet worden vermoed louter op basis van de vaststelling dat hij op het moment van indiening van zijn merkaanvragen geen economische activiteit uitoefende die overeenstemt met de in die aanvraag aangeduide waren en diensten. 5.9 De goede trouw van de voorgebruiker (Dry Works Holding) wordt verondersteld. De bewijslast dat Dry Works Holding niet te goeder trouw was, rust op [appellant] . Bij het bepalen van de goede trouw van Dry Works Holding moet alleen worden gekeken naar de onderlinge verhouding tussen Dry Works Holding en [appellant] als deposant van de merken en naar de kennis die Dry Works Holding had of zou moeten hebben van de door [appellant] later aangevraagde merken. 5.10 De stelplicht en de bewijslast dat de tekens Aquapress en Dry Works door Dry Works Holding in de relevante periode normaal zijn gebruikt, rusten op Dry Works Holding. Het moet gaan om gebruik dat erop is gericht om voor de betrokken waren of diensten een afzet te vinden of te behouden. Bij de beoordeling of van de tekens normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is. Gebruik van de tekens met toestemming van Dry Works wordt beschouwd als gebruik door Dry Works zelf. Die toestemming hoeft niet, anders dan [appellant] onder grief 2 stelt, nadrukkelijk of schriftelijk zijn. 5.11 Het hof is van oordeel dat de rechtbank met toepassing van hiervoor genoemde criteria terecht heeft geoordeeld dat de getuigenverklaringen van de licentienemers van Dry Works Holding in combinatie met de overlegde offertes (genoegzaam) bewijzen dat Dry Works Holding de tekens Aquapress en Dry Works in de relevante periode normaal en te goeder trouw heeft gebruikt. Het hof leest in de daartegen gerichte grieven van [appellant] geen andere relevante stellingen of verweren dan die hij in procedure bij de rechtbank al heeft aangevoerd en die door de rechtbank gemotiveerd zijn verworpen. Het onderschrijft de motivering en neemt die over. Het hof voegt ter toelichting nog het volgende toe. 5.12 Voor de beoordeling van de vraag of Dry Works Holding de merken Aquapress en Dry Works normaal heeft gebruikt, is het - anders dan [appellant] stelt - niet relevant dat Dry Works Holding een financiële holding is die zelf geen producten en diensten aanbiedt op het gebied van vochtwerende systemen. Met deze stelling miskent [appellant] dat het gebruik van de merken door de licentienemers van Dry Works Holding kan worden aangemerkt als gebruik door Dry Works Holding zelf. 5.13 Dat de toestemming van Dry Works Holding aan haar licentienemer niet in schriftelijke overeenkomsten is vastgelegd, is evenmin relevant. Voldoende is dat die toestemming er is. Het bewijs daarvan kan ook worden geleverd, zoals de rechtbank met juistheid heeft aangenomen, door getuigenverklaringen. Dat de getuigen door vooroverleg hun verklaringen op elkaar hebben afgestemd, zoals [appellant] suggereert, blijkt niet uit de verklaringen. Dat de getuigen bepaalde data niet goed weten te herinneren, betekent nog niet dat hun verklaringen van geen waarde zijn. Dat de getuigen [B] , [C] , [D] en [E] niet de waarheid zouden hebben verklaard, is niet gesteld of gebleken. 5.14 Ook is niet van belang of Dry Works Holding en haar licentienemers zijn aangesloten bij de verplichte toepasselijke CAO’s of pensioenfondsen. Het niet aangesloten zijn leidt mogelijk tot administratieve sancties, maar belemmert de uitvoering van de werkzaamheden niet en staat op die manier dus ook niet in de weg aan commerciële exploitatie van de merken door Dry Works Holding en haar licentienemers. 5.15 Het niet aangesloten zijn bij de verplichte toepasselijke CAO’s en pensioenfondsen brengt evenmin mee dat Dry Works Holding in haar onderlinge verhouding met [appellant] als niet te goeder trouw kan worden aangemerkt. Zonder nadere toelichting, die door [appellant] niet is gegeven, valt niet in te zien op welke wijze het niet aangesloten zijn de belangen van [appellant] als deposant van de merken raakt.

Het hof, recht doende in hoger beroep: bekrachtigt de vonnissen van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad, van 8 november 2017 en 30 januari 2019; compenseert de kosten van het hoger beroep in de zin dat iedere partij de eigen kosten draagt; wijst het meer of anders gevorderde af. Dit arrest is gewezen door mr. R.E. Weening, mr. M. Willemse en mr. S.M. Kingma en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 23 februari 2021. HvJ 8 mei 2014, C-591/12 P, EU:C:2014:305, Bimbo/BHIM, punt 12 HvJ 27 juni 2013, ECLI:EU:C:2013:435 en HR 20 december 2012, ECLI:NL:HR:2013:2071 HvJ 11 juni 2009, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, Lindt & Sprüngli/Hauswirth HvJ 29 januari 2020, C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45, Sky/SkyKick Hoge Raad 21 november 1983, ECLI:NL:HR:1983:AC7691, Cow Brand II HvJ 27 januari 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50, La Mer

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Leeuwarden afdeling civiel recht, handel zaaknummer gerechtshof 200.259.251/01 (zaaknummer rechtbank Noord-Nederland 407888) Arrest van 23 februari 2021 in de zaak van: [appellant] , wonende te [A] , appellant in principaal hoger beroep, geïntimeerde in incidenteel hoger beroep in eerste aanleg: gedaagde, hierna: [appellant], advocaat: mr. K.N. Holtrop, kantoorhoudend te Lelystad, tegen Dry Works Holding B.V., gevestigd te Bussum, geïntimeerde in principaal hoger beroep, appellante in incidenteel hoger beroep in eerste aanleg: eiseres, hierna: Dry Works Holding, advocaat: mr. V.S. Bouman, kantoorhoudend te Amsterdam. 1Het verdere verloop van het geding in hoger beroep Naar aanleiding van het tussenarrest van 18 januari 2020 heeft op 20 juli 2020 een mondelinge behandeling plaatsgehad waarvan proces-verbaal is opgemaakt. Tijdens de mondelinge behandeling heeft de advocaat van Dry Works Holding spreekaantekeningen in het geding gebracht. Aan het slot van de mondelinge behandeling is een datum voor arrest bepaald. 2Waar gaat de zaak over? 2.1 In deze zaak gaat het allereerst om de vraag of [appellant] toen hij de merkdepots Aquapress en Dry Works verrichtte te kwader trouw was. Het hof zal deze vraag, net als de rechtbank, bevestigend beantwoorden. 2.2 De tweede vraag die in hoger beroep moet worden beantwoord is of [appellant] inbreuk maakt op de merken van Dry Works Holding. Het hof zal die vraag ontkennend beantwoorden en de daarop gebaseerde vorderingen in lijn met het eindvonnis van de rechtbank afwijzen. 2.3 Omdat het antwoord op beide vragen sterk verweven is met de feiten, zal het hof eerst (onder 3) de relevante feiten weergeven. Het hof zal onder 4 ingaan op wat Dry Works Holding heeft gevorderd en op wat de rechtbank heeft beslist. Onder 5 legt het hof uit hoe het tot zijn oordelen is gekomen en onder 6 wat daarvan de gevolgen zijn voor partijen.

3.1 In hoger beroep gaat het hof uit van de feiten zoals die door de rechtbank zijn vastgesteld, aangevuld met wat in hoger beroep is komen vast te staan. Het bezwaar [appellant] in grief 1 dat de rechtbank ten onrechte heeft vastgesteld dat de merken van Dry Works Holding zijn vervallen is ongegrond. Uit de merkenregisters blijkt namelijk dat de merken zijn vervallen door niet betaling van de vernieuwingstaksen. Het betoog van [appellant] dat de merken al eerder van rechtswege zijn vervallen wegens gebrek aan goede trouw (in 1993), dan wel geen normaal gebruik (in 1998) mist grond, omdat verval (in elk geval in de door hem bedoelde gevallen) niet van rechtswege plaatsvindt. 3.2 Dry Works Holding is een houdstermaatschappij met verschillende dochterondernemingen, waaronder Dry Works International B.V. en Dry Works Nederland B.V. 3.3 [appellant] was van 1989 tot en met 2013 als impregneerder in dienst van Dry Works Nederland B.V. 3.4 Dry Works Holding heeft op 19 april 1993 bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) het woordmerk Aquapress gedeponeerd in de klassen 1, 17 en 42. Het merk is op 19 april 2013 vervallen. 3.5 Dry Works beschikte daarnaast over een Beneluxmerk (zie afbeelding) en een internationale registratie voor het beeldmerk Dry Works. Het Beneluxmerk is op 18 december 1999 vervallen en het internationale merk op 12 december 2014. 3.6 Dry Works Nederland B.V. is mede op verzoek van [appellant] op 6 mei 2014 failliet verklaard. 3.7 [appellant] heeft bij het BBIE op 26 maart 2015 een depot verricht voor het woordmerk Aquapress in de klassen 1, 17 en 42 en op 15 juni 2015 voor het beeldmerk Dry Works (zie afbeelding) in de klassen 19, 37 en 42. Beide merken zijn ingeschreven; het woordmerk onder nummer 0975116 en het beeldmerk onder nummer 0978981. 3.8 Op 2 november 2015 heeft [appellant] diverse partijen, waaronder Dry Works Holding, aangeschreven in verband met het schenden van zijn merkrechten. 3.9 Dry Works Holding heeft in antwoord daarop [appellant] gesommeerd de registraties van zijn merken door te halen dan wel aan haar over te dragen en haar een schadevergoeding te betalen van € 70.000,-. Ook heeft zij [appellant] aansprakelijk gesteld voor verdere schade. 3.10 Dry Works Holding heeft op 2 juli 2018 bij het BBIE spoeddepots verricht voor het woordmerk Aquapress en het beeldmerk Dry Works. Beide merken zijn op 6 juli 2018 ingeschreven; Dry Works onder nummer 1035562 en Aquapress onder nummer 1035563. 4De vorderingen van Dry Works Holding en de beslissing van de rechtbank 4.1 Dry Works Holding heeft [appellant] gedagvaard voor de rechtbank Midden-Nederland, te Lelystad en gevorderd, samengevat, weergegeven: a. een verbod op het gebruik van de merken Aquapress en Dry Works in de ruimste zin van het woord, inclusief het inroepen van die rechten tegenover derden, en het sturen van een rectificatie naar genoemde derden die door [appellant] ten onrechte van merkinbreuk zijn beticht en het verstrekken van kopieën van die brieven aan Dry Works Holding, een verklaring voor recht dat de merken Aquapress en Dry Works van [appellant] nietig zijn en een bevel tot doorhaling daarvan, een verklaring voor recht dat [appellant] aansprakelijk is voor de schade die Dry Works Holding heeft geleden en nog zal lijden als gevolg van de onrechtmatig door hem verstuurde brieven, en een volledige vergoeding van de door Dry Works Holding gemaakte kosten. 4.2 Dry Works Holding heeft de rechtbank daarnaast gevraagd, als voorlopige voorziening voor de duur van de procedure, [appellant] het gebruik van de merken Aquapress en Dry Works te verbieden. 4.3 Dry Works Holding heeft voor haar vorderingen verschillende grondslagen aangevoerd, waaronder de grondslag dat de merkdepots door [appellant] te kwader trouw zijn verricht, omdat [appellant] als ex-werknemer van Dry Works Nederland wist dat Dry Works Holding de merken Aquapress en Dry Works gebruikte toen hij de merkaanvragen verrichte (artikel 2.4 aanhef en sub f in samenhang met artikel 2.28 lid 3 (oud) BVIE). 4.4 [appellant] heeft gemotiveerd betwist dat Dry Works Holding de merken Aquapress en Dry Works in de Benelux gebruikten. 4.5 De rechtbank heeft in het vonnis in incident van 30 maart 2016 de voorlopige voorziening afgewezen. Na de mondelinge behandeling van de zaak heeft de rechtbank Dry Works de opdracht gegeven te bewijzen dat zij de merken Aquapress en Dry Works in de periode 2012 – 2015 in de Benelux normaal gebruikte (zie tussenvonnis 8 november 2017). In het eindvonnis van 30 januari 2019 heeft de rechtbank geoordeeld dat Dry Works Holding in haar bewijsopdracht is geslaagd. De rechtbank heeft vervolgens de gevorderde nietigverklaring en de doorhaling van de merken toegewezen. De overige vorderingen van Dry Works Holding heeft zij afgewezen. Zij heeft [appellant] op de voet van 1019h Rv veroordeeld in de daadwerkelijk gemaakte proceskosten van Dry Works Holding, door de rechtbank begroot op € 11.619,-.

5.1 [appellant] heeft tijdig hoger beroep ingesteld. [appellant] heeft de appeldagvaarding weliswaar uitgebracht aan Dry Works Beheer B.V. in plaats van Dry Works Holding, maar uit het exploot van anticipatie blijkt dat Dry Works Holding al bij het uitbrengen van de appeldagvaarding wist dat het hoger beroep tegen haar was gericht. Niet Dry Works Beheer maar Dry Works Holding is daarom partij in het hoger beroep. 5.2 [appellant] heeft zes grieven opgeworpen. Dry Works Holding heeft op haar beurt incidenteel hoger beroep ingesteld. Haar grieven, zeven in totaal, hebben tot doel dat de door de rechtbank afgewezen vorderingen alsnog worden toegewezen. 5.3 Het hof zal de grieven van [appellant] en Dry Works hierna gedeeltelijk gezamenlijk behandelen aan de hand van twee centrale thema’s. Het eerste thema betreft de nietigheid van de merkinschrijvingen van [appellant] en het tweede thema ziet op de het vermeende gebruik van de merken Aquapress en Dry Works door [appellant] . 5.4 Het hof stelt ambtshalve vast dat het als beroepsinstantie van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad bevoegd is kennis te nemen van de merkenrechtelijke vorderingen tegen [appellant] . De nietigheid van de merkinschrijvingen door [appellant] 5.5 Op 1 maart 2019 is het vernieuwde en herschikte BVIE in werking getreden. Dit heeft geen gevolgen voor de beoordeling van de nietigheid van de merkinschrijvingen van [appellant] , omdat de datum waarop de merkdepots zijn verricht bepalend zijn voor de vaststelling van het toepasselijke recht. De merkdepots zijn in 2015 verricht en dat is ruim voor de inwerkingtreding van het vernieuwde en herschikte BVIE. 5.6 Artikel 2.4 aanhef en sub f in samenhang met artikel 2.28 lid 3 (oud) BVIE bepaalt dat een merk nietig kan worden verklaard als het depot te kwader trouw is verricht. Als voorbeeld wordt genoemd het depot dat wordt verricht terwijl de deposant ( [appellant] ) weet of behoort te weten dat een derde (Dry Works Holding) binnen de laatste drie jaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend. Vast staat dat Dry Works Holding aan [appellant] geen toestemming heeft gegeven voor het deponeren van de identieke merken Aquapress en Dry Works. 5.7 Het begrip kwade trouw vormt een autonoom begrip van Unierecht dat eenvormig moet worden uitgelegd. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt, zoals de rechtbank met juistheid heeft overwogen, dat de gestelde kwade trouw van [appellant] globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante factoren van het concrete geval, zoals die bestonden op het tijdstip van het verrichten van de merkdepots. 5.8 Tot die factoren behoort het oogmerk dat [appellant] met de merkdepots had. [appellant] is niet alleen te kwader trouw indien blijkt dat hij de merken heeft geregistreerd om het gebruik ervan door Dry Works Holding te beletten, maar ook indien hij niet enig voornemen had om de merken te gaan gebruiken voor de ingeschreven waren en diensten. Dit (subjectieve) oogmerk van [appellant] moet op objectieve wijze worden vastgesteld. De kwade trouw van [appellant] kan niet worden vermoed louter op basis van de vaststelling dat hij op het moment van indiening van zijn merkaanvragen geen economische activiteit uitoefende die overeenstemt met de in die aanvraag aangeduide waren en diensten. 5.9 De goede trouw van de voorgebruiker (Dry Works Holding) wordt verondersteld. De bewijslast dat Dry Works Holding niet te goeder trouw was, rust op [appellant] . Bij het bepalen van de goede trouw van Dry Works Holding moet alleen worden gekeken naar de onderlinge verhouding tussen Dry Works Holding en [appellant] als deposant van de merken en naar de kennis die Dry Works Holding had of zou moeten hebben van de door [appellant] later aangevraagde merken. 5.10 De stelplicht en de bewijslast dat de tekens Aquapress en Dry Works door Dry Works Holding in de relevante periode normaal zijn gebruikt, rusten op Dry Works Holding. Het moet gaan om gebruik dat erop is gericht om voor de betrokken waren of diensten een afzet te vinden of te behouden. Bij de beoordeling of van de tekens normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is. Gebruik van de tekens met toestemming van Dry Works wordt beschouwd als gebruik door Dry Works zelf. Die toestemming hoeft niet, anders dan [appellant] onder grief 2 stelt, nadrukkelijk of schriftelijk zijn. 5.11 Het hof is van oordeel dat de rechtbank met toepassing van hiervoor genoemde criteria terecht heeft geoordeeld dat de getuigenverklaringen van de licentienemers van Dry Works Holding in combinatie met de overlegde offertes (genoegzaam) bewijzen dat Dry Works Holding de tekens Aquapress en Dry Works in de relevante periode normaal en te goeder trouw heeft gebruikt. Het hof leest in de daartegen gerichte grieven van [appellant] geen andere relevante stellingen of verweren dan die hij in procedure bij de rechtbank al heeft aangevoerd en die door de rechtbank gemotiveerd zijn verworpen. Het onderschrijft de motivering en neemt die over. Het hof voegt ter toelichting nog het volgende toe. 5.12 Voor de beoordeling van de vraag of Dry Works Holding de merken Aquapress en Dry Works normaal heeft gebruikt, is het - anders dan [appellant] stelt - niet relevant dat Dry Works Holding een financiële holding is die zelf geen producten en diensten aanbiedt op het gebied van vochtwerende systemen. Met deze stelling miskent [appellant] dat het gebruik van de merken door de licentienemers van Dry Works Holding kan worden aangemerkt als gebruik door Dry Works Holding zelf. 5.13 Dat de toestemming van Dry Works Holding aan haar licentienemer niet in schriftelijke overeenkomsten is vastgelegd, is evenmin relevant. Voldoende is dat die toestemming er is. Het bewijs daarvan kan ook worden geleverd, zoals de rechtbank met juistheid heeft aangenomen, door getuigenverklaringen. Dat de getuigen door vooroverleg hun verklaringen op elkaar hebben afgestemd, zoals [appellant] suggereert, blijkt niet uit de verklaringen. Dat de getuigen bepaalde data niet goed weten te herinneren, betekent nog niet dat hun verklaringen van geen waarde zijn. Dat de getuigen [B] , [C] , [D] en [E] niet de waarheid zouden hebben verklaard, is niet gesteld of gebleken. 5.14 Ook is niet van belang of Dry Works Holding en haar licentienemers zijn aangesloten bij de verplichte toepasselijke CAO’s of pensioenfondsen. Het niet aangesloten zijn leidt mogelijk tot administratieve sancties, maar belemmert de uitvoering van de werkzaamheden niet en staat op die manier dus ook niet in de weg aan commerciële exploitatie van de merken door Dry Works Holding en haar licentienemers. 5.15 Het niet aangesloten zijn bij de verplichte toepasselijke CAO’s en pensioenfondsen brengt evenmin mee dat Dry Works Holding in haar onderlinge verhouding met [appellant] als niet te goeder trouw kan worden aangemerkt. Zonder nadere toelichting, die door [appellant] niet is gegeven, valt niet in te zien op welke wijze het niet aangesloten zijn de belangen van [appellant] als deposant van de merken raakt.

Het hof, recht doende in hoger beroep: bekrachtigt de vonnissen van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad, van 8 november 2017 en 30 januari 2019; compenseert de kosten van het hoger beroep in de zin dat iedere partij de eigen kosten draagt; wijst het meer of anders gevorderde af. Dit arrest is gewezen door mr. R.E. Weening, mr. M. Willemse en mr. S.M. Kingma en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 23 februari 2021. HvJ 8 mei 2014, C-591/12 P, EU:C:2014:305, Bimbo/BHIM, punt 12 HvJ 27 juni 2013, ECLI:EU:C:2013:435 en HR 20 december 2012, ECLI:NL:HR:2013:2071 HvJ 11 juni 2009, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361, Lindt & Sprüngli/Hauswirth HvJ 29 januari 2020, C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45, Sky/SkyKick Hoge Raad 21 november 1983, ECLI:NL:HR:1983:AC7691, Cow Brand II HvJ 27 januari 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50, La Mer

Ook de overige door [appellant] genoemde omstandigheden, zoals de omstandigheid dat Zwiep het logo voor Dry Works Holding heeft ontworpen en Dry Works Holding niet zelf het product Aquapress zou hebben bedacht, zijn voor de beoordeling van de goede trouw van Dry Works Holding niet relevant. Alle genoemde omstandigheden hebben namelijk geen betrekking op de onderlinge verhouding tussen [appellant] en Dry Works Holding en hebben ook verder geen merkenrechtelijke relevantie. In het bijzonder niet omdat Zwiep Dry Works Holding toestemming heeft gegeven het door haar ontworpen logo als merk te deponeren. 5.16 Wel relevant is of Dry Works Holding en haar licentienemers de merken hebben gebruikt voor de waren en diensten waarvoor [appellant] zijn merken heeft ingeschreven, zoals impregneermiddelen, dichtingsmaterialen en planning en advisering op het gebied van vochtproblemen in bouwconstructies. Het hof is, net als de rechtbank, van oordeel dat Dry Works Holding met de door haar overgelegde offertes in combinatie met de getuigenverklaringen genoegzaam heeft aangetoond dat haar licentienemers de merken Aquapress en Dry Works in de relevante periode van 2012 tot 2015 voor genoemde waren en diensten hebben gebruikt. Uit onder andere de overgelegde offertes van Dry Works International en Dry Works Vochtservices in producties 23 en 24 van Dry Works Holding blijkt bovendien dat het gebruik was gericht op het extern werven van nieuwe opdrachten. 5.17 Het hof is van oordeel dat [appellant] zonder meer te kwader trouw was. Het hof gaat net als de rechtbank ervan uit dat [appellant] als ex-werknemer van Dry Works Nederland ermee bekend was dat de merken Aquapress en Dry Works binnen de groep van Dry Works ondernemingen werden gebruikt. De stelling van [appellant] dat hij dacht dat met de beëindiging van de werkzaamheden van Dry Works Nederland in december 2012, er ook een einde was gekomen aan het gebruik van de merken Aquapress en Dry Works door de rest van de groep, volgt het hof niet. [appellant] wist namelijk dat de andere Dry Works vennootschappen, waaronder Dry Works International en Dry Works Verkoop, gewoon bleven bestaan. Dat was ook de aanleiding voor zijn verontwaardiging. Hij begreep niet waarom de activiteiten van Dry Works Nederland werden beëindigd en betwistte de rechtmatigheid ervan. [appellant] was in het bijzonder ontstemd toen bleek dat Dry Works Nederland niet zijn loon, pensioen en ontslagvergoeding uitkeerde. 5.18 [appellant] heeft, toen uit de merkenregisters bleek dat de merken Aquapress en Dry Works waren vervallen, identieke merken ingediend. Tijdens de zitting bij de rechtbank heeft hij verklaard geen intentie te hebben om de merken zelf voor de ingeschreven waren en diensten te gebruiken. De bedoeling was de merken via licenties financieel uit te winnen. Dat heeft [appellant] niet alleen met zoveel woorden verklaard, maar aan die intentie heeft hij ook uitvoering gegeven, zo blijkt uit de sommatiebrieven die hij in november 2015 aan Dry Works Holding en haar zakelijke partners heeft gestuurd. 5.19 Uit het voorgaande volgt dat de grieven 2 tot en met 5 van [appellant] falen. Grief 6 is een grief zonder verdere inhoud (zogenaamde veeggrief) en behoeft geen verdere bespreking. Het vermeende gebruik van de merken Aquapress en Dry Works door [appellant] . 5.20 Dry Works Holding verwijt de rechtbank dat zij haar verbodsvordering ten onrechte heeft afgewezen (grief I). Dit verwijt is niet terecht. De rechtbank heeft de vordering van Dry Works Holding op grond van artikel 2.19 (oud) BVIE terecht afgewezen. Op het moment dat Dry Works Holding de dagvaarding uitbracht had zij namelijk geen ingeschreven merkrechten voor Aquapress en Dry Works. Zij heeft op 2 juli 2018 weliswaar spoeddepots voor beide tekens verricht, maar heeft haar stellingen en vorderingen daarop niet aangepast. Zij heeft de rechtbank ook niet op de hoogte gesteld van haar spoedinschrijvingen. 5.21 Dry Works Holding vordert in hoger beroep alsnog een verbod op het gebruik van de door haar geregistreerde merken Aquapress en Dry Works. Zij beroept zich daartoe op artikel 2.20 lid 1 sub a en d BVIE. 5.22 Het hof is van oordeel dat dit verbod niet toewijsbaar is omdat - kort gezegd – Dry Works Holding niet heeft aangetoond dat [appellant] de merken, naast het eenmalig inroepen daarvan in zijn brieven aan Dry Works Holding en haar zakenrelaties, heeft gebruikt of nog zal gebruiken. Daarbij betrekt het hof dat [appellant] tijdens de zitting in eerste aanleg heeft toegezegd dat hij zich zal houden aan het te wijzen vonnis van de rechtbank, ook als het nog niet onherroepelijk is, en het hof geen aanwijzingen heeft dat [appellant] deze toezegging niet zal nakomen. In de memorie van antwoord onder punt 78 herhaalt [appellant] zijn toezegging. 5.23 Met grief II komt Dry Works Holding op tegen de afwijzing van de door haar gevorderde verklaring voor recht dat [appellant] aansprakelijk is voor de schade die Dry Works Holding heeft geleden en nog zal lijden ten gevolge van de onrechtmatig door hem verzonden brieven. De rechtbank heeft de vordering afgewezen omdat Dry Works Holding niet aannemelijk heeft gemaakt dat Dry Works Holding door de door [appellant] verstuurde brieven enige schade heeft geleden. Het hof neemt dit oordeel over. Ook in hoger beroep ontbreekt een onderbouwing van de gestelde schade. Dat de zakelijke relaties van Dry Works Holding door deze brieven zijn gaan twijfelen aan de reputatie van Dry Works Holding als licentiegever, sponsor of anderszins, zoals Dry Works betoogt, is door haar op geen enkele wijze geconcretiseerd, terwijl dit wel op haar weg lag. Het hof wijst de gevorderde verklaring voor recht daarom af. 5.24 Het hof is verder van oordeel dat de rechtbank de door Dry Works Holding gevorderde rectificatie eveneens terecht heeft afgewezen. Niet alleen vanwege het tijdsverloop, maar ook omdat Dry Works Holding niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij door de brieven schade heeft geleden. Het daarmee samenhangende bevel tot het verstrekken van kopieën van verzonden rectificatiebrieven, is daarom evenmin toewijsbaar. Grieven III en IV falen daarmee ook. 5.25 De grieven V, VI en VII stellen de proceskostenveroordeling aan de orde. De rechtbank heeft [appellant] als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij op de voet van artikel 1019h Rv veroordeeld in de proceskosten van Dry Works Holding. De rechtbank heeft die kosten aan de hand van de Indicatietarieven begroot op € 11.000,-. Bij haar begroting van de kosten heeft de rechtbank rekening gehouden met de door Dry Works Holding overgelegde specificatie van de kosten van de getuigenverhoren van € 4.220.29. De klacht van Dry Works Holding in grief VI dat de rechtbank deze specificatie in haar begroting niet heeft meegenomen, berust op een verkeerde lezing van het bestreden eindvonnis. 5.26 De rechtbank is bij haar begroting van de kosten uitgegaan van een zogenaamde normale zaak. Ook heeft zij laten meewegen dat meerdere vorderingen van Dry Works Holding zijn afgewezen. Omdat het hof van oordeel is dat die vorderingen terecht zijn afgewezen, is er op die grond geen aanleiding om het bedrag te verhogen, zoals Dry Works Holding onder grief VII tevergeefs verzoekt. 5.27 Het hof is tot slot van oordeel dat de rechtbank terecht geen btw over het bedrag van € 11.000,-. heeft toegewezen. Alleen al omdat Dry Works Holding niet duidelijk aanspraak heeft gemaakt op vergoeding van btw.

Ook de overige door [appellant] genoemde omstandigheden, zoals de omstandigheid dat Zwiep het logo voor Dry Works Holding heeft ontworpen en Dry Works Holding niet zelf het product Aquapress zou hebben bedacht, zijn voor de beoordeling van de goede trouw van Dry Works Holding niet relevant. Alle genoemde omstandigheden hebben namelijk geen betrekking op de onderlinge verhouding tussen [appellant] en Dry Works Holding en hebben ook verder geen merkenrechtelijke relevantie. In het bijzonder niet omdat Zwiep Dry Works Holding toestemming heeft gegeven het door haar ontworpen logo als merk te deponeren. 5.16 Wel relevant is of Dry Works Holding en haar licentienemers de merken hebben gebruikt voor de waren en diensten waarvoor [appellant] zijn merken heeft ingeschreven, zoals impregneermiddelen, dichtingsmaterialen en planning en advisering op het gebied van vochtproblemen in bouwconstructies. Het hof is, net als de rechtbank, van oordeel dat Dry Works Holding met de door haar overgelegde offertes in combinatie met de getuigenverklaringen genoegzaam heeft aangetoond dat haar licentienemers de merken Aquapress en Dry Works in de relevante periode van 2012 tot 2015 voor genoemde waren en diensten hebben gebruikt. Uit onder andere de overgelegde offertes van Dry Works International en Dry Works Vochtservices in producties 23 en 24 van Dry Works Holding blijkt bovendien dat het gebruik was gericht op het extern werven van nieuwe opdrachten. 5.17 Het hof is van oordeel dat [appellant] zonder meer te kwader trouw was. Het hof gaat net als de rechtbank ervan uit dat [appellant] als ex-werknemer van Dry Works Nederland ermee bekend was dat de merken Aquapress en Dry Works binnen de groep van Dry Works ondernemingen werden gebruikt. De stelling van [appellant] dat hij dacht dat met de beëindiging van de werkzaamheden van Dry Works Nederland in december 2012, er ook een einde was gekomen aan het gebruik van de merken Aquapress en Dry Works door de rest van de groep, volgt het hof niet. [appellant] wist namelijk dat de andere Dry Works vennootschappen, waaronder Dry Works International en Dry Works Verkoop, gewoon bleven bestaan. Dat was ook de aanleiding voor zijn verontwaardiging. Hij begreep niet waarom de activiteiten van Dry Works Nederland werden beëindigd en betwistte de rechtmatigheid ervan. [appellant] was in het bijzonder ontstemd toen bleek dat Dry Works Nederland niet zijn loon, pensioen en ontslagvergoeding uitkeerde. 5.18 [appellant] heeft, toen uit de merkenregisters bleek dat de merken Aquapress en Dry Works waren vervallen, identieke merken ingediend. Tijdens de zitting bij de rechtbank heeft hij verklaard geen intentie te hebben om de merken zelf voor de ingeschreven waren en diensten te gebruiken. De bedoeling was de merken via licenties financieel uit te winnen. Dat heeft [appellant] niet alleen met zoveel woorden verklaard, maar aan die intentie heeft hij ook uitvoering gegeven, zo blijkt uit de sommatiebrieven die hij in november 2015 aan Dry Works Holding en haar zakelijke partners heeft gestuurd. 5.19 Uit het voorgaande volgt dat de grieven 2 tot en met 5 van [appellant] falen. Grief 6 is een grief zonder verdere inhoud (zogenaamde veeggrief) en behoeft geen verdere bespreking. Het vermeende gebruik van de merken Aquapress en Dry Works door [appellant] . 5.20 Dry Works Holding verwijt de rechtbank dat zij haar verbodsvordering ten onrechte heeft afgewezen (grief I). Dit verwijt is niet terecht. De rechtbank heeft de vordering van Dry Works Holding op grond van artikel 2.19 (oud) BVIE terecht afgewezen. Op het moment dat Dry Works Holding de dagvaarding uitbracht had zij namelijk geen ingeschreven merkrechten voor Aquapress en Dry Works. Zij heeft op 2 juli 2018 weliswaar spoeddepots voor beide tekens verricht, maar heeft haar stellingen en vorderingen daarop niet aangepast. Zij heeft de rechtbank ook niet op de hoogte gesteld van haar spoedinschrijvingen. 5.21 Dry Works Holding vordert in hoger beroep alsnog een verbod op het gebruik van de door haar geregistreerde merken Aquapress en Dry Works. Zij beroept zich daartoe op artikel 2.20 lid 1 sub a en d BVIE. 5.22 Het hof is van oordeel dat dit verbod niet toewijsbaar is omdat - kort gezegd – Dry Works Holding niet heeft aangetoond dat [appellant] de merken, naast het eenmalig inroepen daarvan in zijn brieven aan Dry Works Holding en haar zakenrelaties, heeft gebruikt of nog zal gebruiken. Daarbij betrekt het hof dat [appellant] tijdens de zitting in eerste aanleg heeft toegezegd dat hij zich zal houden aan het te wijzen vonnis van de rechtbank, ook als het nog niet onherroepelijk is, en het hof geen aanwijzingen heeft dat [appellant] deze toezegging niet zal nakomen. In de memorie van antwoord onder punt 78 herhaalt [appellant] zijn toezegging. 5.23 Met grief II komt Dry Works Holding op tegen de afwijzing van de door haar gevorderde verklaring voor recht dat [appellant] aansprakelijk is voor de schade die Dry Works Holding heeft geleden en nog zal lijden ten gevolge van de onrechtmatig door hem verzonden brieven. De rechtbank heeft de vordering afgewezen omdat Dry Works Holding niet aannemelijk heeft gemaakt dat Dry Works Holding door de door [appellant] verstuurde brieven enige schade heeft geleden. Het hof neemt dit oordeel over. Ook in hoger beroep ontbreekt een onderbouwing van de gestelde schade. Dat de zakelijke relaties van Dry Works Holding door deze brieven zijn gaan twijfelen aan de reputatie van Dry Works Holding als licentiegever, sponsor of anderszins, zoals Dry Works betoogt, is door haar op geen enkele wijze geconcretiseerd, terwijl dit wel op haar weg lag. Het hof wijst de gevorderde verklaring voor recht daarom af. 5.24 Het hof is verder van oordeel dat de rechtbank de door Dry Works Holding gevorderde rectificatie eveneens terecht heeft afgewezen. Niet alleen vanwege het tijdsverloop, maar ook omdat Dry Works Holding niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij door de brieven schade heeft geleden. Het daarmee samenhangende bevel tot het verstrekken van kopieën van verzonden rectificatiebrieven, is daarom evenmin toewijsbaar. Grieven III en IV falen daarmee ook. 5.25 De grieven V, VI en VII stellen de proceskostenveroordeling aan de orde. De rechtbank heeft [appellant] als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij op de voet van artikel 1019h Rv veroordeeld in de proceskosten van Dry Works Holding. De rechtbank heeft die kosten aan de hand van de Indicatietarieven begroot op € 11.000,-. Bij haar begroting van de kosten heeft de rechtbank rekening gehouden met de door Dry Works Holding overgelegde specificatie van de kosten van de getuigenverhoren van € 4.220.29. De klacht van Dry Works Holding in grief VI dat de rechtbank deze specificatie in haar begroting niet heeft meegenomen, berust op een verkeerde lezing van het bestreden eindvonnis. 5.26 De rechtbank is bij haar begroting van de kosten uitgegaan van een zogenaamde normale zaak. Ook heeft zij laten meewegen dat meerdere vorderingen van Dry Works Holding zijn afgewezen. Omdat het hof van oordeel is dat die vorderingen terecht zijn afgewezen, is er op die grond geen aanleiding om het bedrag te verhogen, zoals Dry Works Holding onder grief VII tevergeefs verzoekt. 5.27 Het hof is tot slot van oordeel dat de rechtbank terecht geen btw over het bedrag van € 11.000,-. heeft toegewezen. Alleen al omdat Dry Works Holding niet duidelijk aanspraak heeft gemaakt op vergoeding van btw.

Ook de overige door [appellant] genoemde omstandigheden, zoals de omstandigheid dat Zwiep het logo voor Dry Works Holding heeft ontworpen en Dry Works Holding niet zelf het product Aquapress zou hebben bedacht, zijn voor de beoordeling van de goede trouw van Dry Works Holding niet relevant. Alle genoemde omstandigheden hebben namelijk geen betrekking op de onderlinge verhouding tussen [appellant] en Dry Works Holding en hebben ook verder geen merkenrechtelijke relevantie. In het bijzonder niet omdat Zwiep Dry Works Holding toestemming heeft gegeven het door haar ontworpen logo als merk te deponeren. 5.16 Wel relevant is of Dry Works Holding en haar licentienemers de merken hebben gebruikt voor de waren en diensten waarvoor [appellant] zijn merken heeft ingeschreven, zoals impregneermiddelen, dichtingsmaterialen en planning en advisering op het gebied van vochtproblemen in bouwconstructies. Het hof is, net als de rechtbank, van oordeel dat Dry Works Holding met de door haar overgelegde offertes in combinatie met de getuigenverklaringen genoegzaam heeft aangetoond dat haar licentienemers de merken Aquapress en Dry Works in de relevante periode van 2012 tot 2015 voor genoemde waren en diensten hebben gebruikt. Uit onder andere de overgelegde offertes van Dry Works International en Dry Works Vochtservices in producties 23 en 24 van Dry Works Holding blijkt bovendien dat het gebruik was gericht op het extern werven van nieuwe opdrachten. 5.17 Het hof is van oordeel dat [appellant] zonder meer te kwader trouw was. Het hof gaat net als de rechtbank ervan uit dat [appellant] als ex-werknemer van Dry Works Nederland ermee bekend was dat de merken Aquapress en Dry Works binnen de groep van Dry Works ondernemingen werden gebruikt. De stelling van [appellant] dat hij dacht dat met de beëindiging van de werkzaamheden van Dry Works Nederland in december 2012, er ook een einde was gekomen aan het gebruik van de merken Aquapress en Dry Works door de rest van de groep, volgt het hof niet. [appellant] wist namelijk dat de andere Dry Works vennootschappen, waaronder Dry Works International en Dry Works Verkoop, gewoon bleven bestaan. Dat was ook de aanleiding voor zijn verontwaardiging. Hij begreep niet waarom de activiteiten van Dry Works Nederland werden beëindigd en betwistte de rechtmatigheid ervan. [appellant] was in het bijzonder ontstemd toen bleek dat Dry Works Nederland niet zijn loon, pensioen en ontslagvergoeding uitkeerde. 5.18 [appellant] heeft, toen uit de merkenregisters bleek dat de merken Aquapress en Dry Works waren vervallen, identieke merken ingediend. Tijdens de zitting bij de rechtbank heeft hij verklaard geen intentie te hebben om de merken zelf voor de ingeschreven waren en diensten te gebruiken. De bedoeling was de merken via licenties financieel uit te winnen. Dat heeft [appellant] niet alleen met zoveel woorden verklaard, maar aan die intentie heeft hij ook uitvoering gegeven, zo blijkt uit de sommatiebrieven die hij in november 2015 aan Dry Works Holding en haar zakelijke partners heeft gestuurd. 5.19 Uit het voorgaande volgt dat de grieven 2 tot en met 5 van [appellant] falen. Grief 6 is een grief zonder verdere inhoud (zogenaamde veeggrief) en behoeft geen verdere bespreking. Het vermeende gebruik van de merken Aquapress en Dry Works door [appellant] . 5.20 Dry Works Holding verwijt de rechtbank dat zij haar verbodsvordering ten onrechte heeft afgewezen (grief I). Dit verwijt is niet terecht. De rechtbank heeft de vordering van Dry Works Holding op grond van artikel 2.19 (oud) BVIE terecht afgewezen. Op het moment dat Dry Works Holding de dagvaarding uitbracht had zij namelijk geen ingeschreven merkrechten voor Aquapress en Dry Works. Zij heeft op 2 juli 2018 weliswaar spoeddepots voor beide tekens verricht, maar heeft haar stellingen en vorderingen daarop niet aangepast. Zij heeft de rechtbank ook niet op de hoogte gesteld van haar spoedinschrijvingen. 5.21 Dry Works Holding vordert in hoger beroep alsnog een verbod op het gebruik van de door haar geregistreerde merken Aquapress en Dry Works. Zij beroept zich daartoe op artikel 2.20 lid 1 sub a en d BVIE. 5.22 Het hof is van oordeel dat dit verbod niet toewijsbaar is omdat - kort gezegd – Dry Works Holding niet heeft aangetoond dat [appellant] de merken, naast het eenmalig inroepen daarvan in zijn brieven aan Dry Works Holding en haar zakenrelaties, heeft gebruikt of nog zal gebruiken. Daarbij betrekt het hof dat [appellant] tijdens de zitting in eerste aanleg heeft toegezegd dat hij zich zal houden aan het te wijzen vonnis van de rechtbank, ook als het nog niet onherroepelijk is, en het hof geen aanwijzingen heeft dat [appellant] deze toezegging niet zal nakomen. In de memorie van antwoord onder punt 78 herhaalt [appellant] zijn toezegging. 5.23 Met grief II komt Dry Works Holding op tegen de afwijzing van de door haar gevorderde verklaring voor recht dat [appellant] aansprakelijk is voor de schade die Dry Works Holding heeft geleden en nog zal lijden ten gevolge van de onrechtmatig door hem verzonden brieven. De rechtbank heeft de vordering afgewezen omdat Dry Works Holding niet aannemelijk heeft gemaakt dat Dry Works Holding door de door [appellant] verstuurde brieven enige schade heeft geleden. Het hof neemt dit oordeel over. Ook in hoger beroep ontbreekt een onderbouwing van de gestelde schade. Dat de zakelijke relaties van Dry Works Holding door deze brieven zijn gaan twijfelen aan de reputatie van Dry Works Holding als licentiegever, sponsor of anderszins, zoals Dry Works betoogt, is door haar op geen enkele wijze geconcretiseerd, terwijl dit wel op haar weg lag. Het hof wijst de gevorderde verklaring voor recht daarom af. 5.24 Het hof is verder van oordeel dat de rechtbank de door Dry Works Holding gevorderde rectificatie eveneens terecht heeft afgewezen. Niet alleen vanwege het tijdsverloop, maar ook omdat Dry Works Holding niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij door de brieven schade heeft geleden. Het daarmee samenhangende bevel tot het verstrekken van kopieën van verzonden rectificatiebrieven, is daarom evenmin toewijsbaar. Grieven III en IV falen daarmee ook. 5.25 De grieven V, VI en VII stellen de proceskostenveroordeling aan de orde. De rechtbank heeft [appellant] als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij op de voet van artikel 1019h Rv veroordeeld in de proceskosten van Dry Works Holding. De rechtbank heeft die kosten aan de hand van de Indicatietarieven begroot op € 11.000,-. Bij haar begroting van de kosten heeft de rechtbank rekening gehouden met de door Dry Works Holding overgelegde specificatie van de kosten van de getuigenverhoren van € 4.220.29. De klacht van Dry Works Holding in grief VI dat de rechtbank deze specificatie in haar begroting niet heeft meegenomen, berust op een verkeerde lezing van het bestreden eindvonnis. 5.26 De rechtbank is bij haar begroting van de kosten uitgegaan van een zogenaamde normale zaak. Ook heeft zij laten meewegen dat meerdere vorderingen van Dry Works Holding zijn afgewezen. Omdat het hof van oordeel is dat die vorderingen terecht zijn afgewezen, is er op die grond geen aanleiding om het bedrag te verhogen, zoals Dry Works Holding onder grief VII tevergeefs verzoekt. 5.27 Het hof is tot slot van oordeel dat de rechtbank terecht geen btw over het bedrag van € 11.000,-. heeft toegewezen. Alleen al omdat Dry Works Holding niet duidelijk aanspraak heeft gemaakt op vergoeding van btw.