ECLI:NL:PHR:2017:1167

[eiseres] (hierna: [eiseres] ), eiseres tot cassatie, advocaat: mr. H.J.W. Alt tegen Primagaz Nederland B.V. (hierna: Primagaz NL), Compagnie des Gaz de Pétrole “Primagaz” (hierna: Primagaz Frankrijk en gezamenlijk Primagaz), verweersters in cassatie, advocaten: mrs. D.M. de Knijff en C.J.A. Seinen Levert het opnieuw vullen door een derde van een door de merkhouder verhuurde vaste gastank in de tuin van een particulier (buiten toestemming) merkgebruik door die derde op? En is dat ook merkinbreuk volgens art. 2.20 lid 1 sub a BVIE - hierna ook kortweg inbreuk “sub a” genoemd (gebruik van een identiek teken als het merk voor dezelfde waar in het economisch verkeer)? Rechtbank en hof komen in deze zaak tot zo’n merkinbreukverbod “sub a”. [eiseres] bestrijdt in cassatie dat sprake is van gebruik van het merk ‘Primagaz’, meent dat sprake is van uitputting van dit merk en dat [eiseres] ’s beroep op zijn interpretatie van de merkenrechtelijke functieleer had moeten worden gehonoreerd. Aan de orde komt of het Shell/Walhout-arrest van het Benelux Gerechtshof (BenGH) nog overeind staat, althans met inachtneming van de inmiddels in de Europese merkenrechtspraak uitgekristalliseerde functieleer, of dat hier vervolgens juist is toegepast en of hier inderdaad geen sprake is van uitputting volgens de leer uit de Viking/Kosan-zaak. Ik zie de cassatiepoging niet slagen.

en procesverloop 1.1 Primagaz NL verhandelt vloeibare gassen in onder meer stalen gastanks (hierna: de gastanks), welke zijn voorzien van het Benelux woordmerk ‘Primagaz’. Primagaz Frankrijk is houdster van het woordmerk en Primagaz NL is exclusief licentiehouder van het merk voor de Benelux. 1.2 [eiseres] verhandelt eveneens vloeibare gassen middels het verkopen en hervullen van losse gasflessen, alsmede door het (her)vullen van grote gastanks bij haar klanten aan huis. 1.3 Primagaz NL heeft een gastank voorzien van het ‘Primagaz’-beeldmerk verhuurd aan [betrokkene 1] (hierna: [betrokkene 1] ). Hiertoe heeft [betrokkene 1] een standaard “Primagaz overeenkomst van tankhuur en gasverkoop” (hierna: de Primagaz-overeenkomst) getekend. In deze overeenkomst is onder meer het volgende opgenomen: “(...) 1. Primagaz verhuurt hierbij aan huurder, gelijk huurder in huur aanvaardt, 1 stalen tank(s) met een totale waterinhoud van 1200 liter, uitsluitend bestemd voor de opslag van door Primagaz geleverd vloeibaar propaangas, dat zal worden gebruikt tot voeding van rechtstreeks op de tank(s) aangesloten verbrandingsapparatuur. (...) 5. Huurder is per kalenderjaar voor de huur van de tank(s) verschuldigd: a. Aan basishuur ten bedrage van € 44,51, exclusief BTW; (...) 6. Primagaz verbindt zich jegens huurder voor de duur van deze overeenkomst tot verkoop en levering van vloeibaar propaangas, gelijk huurder zich jegens Primagaz verbindt om tijdens de duur van de overeenkomst uitsluitend en alleen propaangas van Primagaz te betrekken en te gebruiken. (…)” 1.4 Op 2 februari 2012 heeft [betrokkene 1] zijn van Primagaz NL gehuurde gastank door [eiseres] laten hervullen. 1.5 Bij brief van 9 februari 2012 heeft de advocaat van Primagaz NL, onder verwijzing naar een door [eiseres] op 25 oktober 2005 ondertekende onthoudingsverklaring, [eiseres] onder meer aansprakelijk gesteld voor de schade ten gevolge van het onrechtmatig vullen van de gastank van Primagaz NL en [eiseres] gesommeerd schriftelijk te bevestigen dat zij zich in de toekomst zal onthouden van het vullen van gastanks voorzien van het merk ‘Primagaz’. [eiseres] heeft niet aan deze sommatie voldaan. 1.6 In de in 1.5 bedoelde onthoudingsverklaring is onder meer het volgende opgenomen: “(…) Ondergetekende, [betrokkene 2] , ten deze handelende in hoedanigheid van (middellijk) directeur van [eiseres] B.V. zaakdoende te [vestigingsplaats] aan de [A-straat 1] verklaart ten behoeve van Primagaz Nederland B.V. dat [eiseres] B.V. zich met onmiddellijke ingang zal onthouden van het vullen of doen vullen van de gasflessen voorzien van de merken Primagaz en/of Polygas en deze gasflessen gevuld aan derden af te leveren, ook in het geval lege gasflessen voorzien van voormelde merken door derden ter vulling worden aangeboden. (…)” 1.7 Bij brief van 24 februari 2012 heeft [eiseres] onder meer het volgende aan (de advocaat van) Primagaz NL medegedeeld: “(...) U geeft te kennen dat de gastank van [betrokkene 1] ten onrechte door ons is gevuld. Echter zat deze klant zonder gas en het betrof winterdag en een andere firma was niet in gelegenheid deze meneer te leveren van daaruit heeft meneer ons benaderd. Graag wil ik u vragen om ons een lijst toe te zenden met alle klanten die van u een tank huren zodat wij in het vervolg vooraf wanneer een klant van u ons [benadert] kunnen [aangeven] dat wij de betreffende klant niet kunnen leveren. (…)” 1.8 Bij schrijven van 29 februari 2012 en 29 maart 2012 heeft Primagaz NL haar sommatie van 9 februari 2012 aan [eiseres] herhaald. [eiseres] heeft daaraan niet voldaan. 1.9 Bij brief van 3 april 2012 heeft [eiseres] onder meer het volgende aan Primagaz NL geschreven: “(...) Het is voor onze chauffeurs wanneer er een kleedje of sneeuw oplicht niet te zien om wat voor tank het gaat. Om het goed te kunnen zien, hebben wij [toch] de lijst met klanten van u nodig zodat wij niet onnodig een chauffeur heen moeten sturen. Onze chauffeurs hebben de opdracht als er kenmerken van Primagaz opstaan en die dus eigendom zijn van Primagaz niet te vullen. (...)” 1.10 Bij schrijven van 9 juli 2012 heeft Primagaz NL haar sommatie(s) aan [eiseres] wederom herhaald. [eiseres] heeft hieraan evenmin voldaan. 1.11 Bij brief van 18 juli 2012 heeft [eiseres] onder meer het volgende aan Primagaz NL geschreven: “(...) Zonder de klantenlijst kunnen wij geen verklaring bij u ondertekenen. (...)” 1.12 Primagaz heeft een kort geding tegen [eiseres] aanhangig gemaakt. Bij kortgedingvonnis van 29 januari 2013 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland [eiseres] veroordeeld om het zonder toestemming van Primagaz vullen of doen vullen van gastanks die zijn voorzien van de aan Primagaz toekomende merken, te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom. Tegen dit vonnis heeft [eiseres] geappelleerd. 1.13 Bij arrest van 4 maart 2014 heeft (...) hof [Amsterdam] voornoemd vonnis vernietigd en de vordering van Primagaz alsnog afgewezen. Daartoe overwoog het hof, zeer kort samengevat, dat Primagaz niet een zodanig spoedeisend belang had bij haar vordering dat dit de toewijzing van een - op de beslissing van de bodemrechter vooruitlopende - voorziening in kort geding rechtvaardigde. 1.14 Primagaz heeft in deze bodemzaak onder meer een merkinbreukverbod gevorderd versterkt met een dwangsom en dat is toegewezen onder compensatie van proceskosten. 1.15 [eiseres] is daarvan in hoger beroep gekomen, waarop Primagaz incidenteel heeft geappelleerd tegen de beslissing tot compensatie van proceskosten. Het Amsterdamse hof heeft in het bestreden arrest het principaal beroep verworpen met bekrachtiging van het vonnis van de rechtbank en het beroep in het incidenteel appel ook verworpen. 1.16 [eiseres] heeft tijdig cassatieberoep ingesteld en Primagaz heeft verweer gevoerd. Beide zijden hebben hun standpunten schriftelijk laten toelichten, waarna is gerepliceerd en gedupliceerd. 2Bespreking van het cassatiemiddel Inleiding 2.1 Het cassatiemiddel bestaat uit de onderdelen 2.1-2.6 met verdere onderverdelingen. Onderdeel 2.1 gaat over de vraag of sprake is van gebruik van het merk ‘Primagaz’ door [eiseres] . Onderdeel 2.2 regardeert het oordeel dat geen sprake is van uitputting van het merk ‘Primagaz’. Onderdeel 2.3 bestrijdt het oordeel dat [eiseres] beroep op de functieleer niet kan slagen. Onderdeel 2.4 gaat over de afwijzing van het beroep op het arrest Winters/Red Bulldat gaat over “bloot-afvullen”. Onderdeel 2.5 bevat geen zelfstandige klacht en onderdeel 2.6 klaagt over de proceskostenveroordeling (nihilstelling kosten van het incidenteel appel). 2.2 In wezen is in deze zaak sprake van een eenvoudige merkinbreukvraag: levert het zonder toestemming van de merkhouder door een professionele derde hervullen van een gastank voorzien van het merk van die merkhouder in het economische verkeer merkgebruik door die derde en merkinbreuk op? Volgens gevestigde jurisprudentie in binnen- en buitenland is dat als hoofdregel zo, tenzij sprake is van bepaalde (hierna te bespreken, maar zich in onze zaak niet voordoende) uitzonderingen.

Ik concludeer tot verwerping. De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden Advocaat-Generaal Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), Trb. 2005,96, zoals laatstelijk gewijzigd op 22 juli 2010, Trb. 2010, 236 (i.w.tr. 1 oktober 2013). BenGH 20 december 1993, A92/1, ECLI:NL:XX:1993, AD2007, NJ 1994/637, m.nt. D.W.F. Verkade, BIE 1994/45, m.nt. J.H. Smits (Shell/Walhout). HvJEU 14 juli 2011, C-46/10, ECLI:EU:C:2011:485, NJ 2013/282, m.nt. M.R.F. Senftleben, IER 2011/69 (Viking/Kosan). Ontleend aan rov. 3.1.1-3.1.13 van het bestreden arrest: Hof Amsterdam 28 juni 20016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2496. Rb. Noord-Holland 14 mei 2014, zaaknummer / rolnummer: C/15/204116 / HA ZA 13-295. De in eerste aanleg ook gevorderde schadevergoeding is afgewezen door de rechtbank, vandaar de proceskostencompensatie. In appel heeft Primagaz berust in deze afwijzing (vgl. MvA/MvG inc. 3). Ik signaleer dat de procesdossiers op enkele punten van elkaar afwijken. De volgende items uit procesdossier gefourneerd door Primagaz zijn niet in het procesdossier afkomstig van [eiseres] terug te vinden: (i) item 5 (prod. 26 zijdens Primagaz), (ii) item 16 (prod. 19 zijdens [eiseres] ) en (iii) item 17 (staat van kosten in hoger beroep zijdens Primagaz). Een deel van item 4 uit het procesdossier van [eiseres] (de aantekeningen t.b.v. de comparitie van 19 december 2013 zijdens Primagaz, zoals die achter het p-v zijn te vinden) is niet in het procesdossier van Primagaz terug te vinden. HvJEU 15 december 2011, C-119/10, ECLI:EU:C:2011:837, NJ 2014/125 (Winters/Red Bull GmbH). Inl. dgv. 19: “Voor zover wordt geoordeeld dat van merkinbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE geen sprake zou zijn, beroept Primagaz zich subsidiair op artikel 2.20 lid 1 sub c en d BVIE.” Vgl. HvJEU 18 juni 2009. C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378, NJ 2009/576, m.nt. Spoor (L’Oréal/Bellure). Vgl. art. 2.20 lid 1 sub c en sub d BVIE. De eerste Merkenrichtlijn (MRi) had toen al bijna een jaar geïmplementeerd moeten zijn, maar dat was toen nog niet gebeurd in de Benelux: Richtlijn 89/104/EG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, Pb EG 1 februari 1989, L 40/1, zoals gewijzigd door Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (gecodificeerde versie), Pb EU 8 november 2008, L 299/25. Art. 5 lid 1 sub a uit Ri 89/104/EEG is inhoudelijk hetzelfde als art. 13A lid 1, aanhef en onder 1 BMW waar het BenGH arrest over wees en die “sub a”-bepaling verschilt ook niet van de huidige “sub a”-bepaling uit art. 2.20 lid 1 sub a BVIE die weer spoort met art. 5 lid 1 sub a van de gecodificeerde MRi 2008/95/EG en van art. 10 lid 2 sub a van de op 12 januari 2016 in werking getreden MRi: Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (herschikking), Pb EU 23 december 2015, L 336/1 (die bepaalt dat op 15 januari 2019 MRi 2008/95/EG zal worden ingetrokken, vgl. art. 55, zodat de nieuwe MRi (EU) 2015/2436 pas op dat moment van kracht wordt; de richtlijn is al wel in werking, zodat de implementatietermijn inmiddels “loopt”). Het gaat telkens om gebruik in het economische verkeer van een teken gelijk aan het merk gebruikt voor dezelfde waren. In Shell/Walhout was kennelijk nog niet het besef doorgedrongen dat de daarin uitgelegde “sub a”-bepaling richtlijnconform moest worden uitgelegd, welke uitleg uiteindelijk aan het (toen nog) HvJEG was. De conclusie van plv. A-G Mok wees er in 2.2.1 wel op dat de MRi in de Benelux niet tijdig was geïmplementeerd en dat de nationale rechter verplicht is richtlijnconform te interpreteren, maar constateerde in 2.2.3 dat de “sub a”-bepalingen uit BMW en MRi inhoudelijk niet verschillen, “(...) zodat de kans klein is dat (...) de uitleg van die bepaling van de BMW, waarop de eerste twee in deze zaak gestelde vragen betrekking hebben, door de richtlijn zal worden beïnvloed.” Dat zou nu niet meer zo worden gezien, nu duidelijk is dat sprake is van volledige harmonisatie t.a.v. aan merken verbonden rechten, zie bijv. HvJEU 3 juni 2010, C-127/09, ECLI:EU:C:2010:313 (Coty Prestige Lancaster Group), punt 27. Zie voetnoot 2. BenGH 6 november 1992, ECLI:NL:XX:1992:AB9577, NJ 1993/454, m.nt. D.W.F. Verkade (Valeo). Onder 11, vindplaats voetnoot 2. Deze kritiek is inmiddels deels ondervangen door L’Oréal/eBay, HvJEU 12 juli 2011, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474, NJ 2012/525, m.nt. J.H. Spoor, IER 2011/158, m.nt. C. Gielen, waarin werd geoordeeld dat de merkhouder zijn uitsluitende recht uit art. 5 van de MRi niet kan inroepen als het om een privé-activiteit gaat (punt 55). Dat ecarteert Verkade’s voorbeeld van de gestrande automobilist die met een Shell-jerrycan bij Esso benzine ophaalt bijv. Zie Hof ’s-Gravenhage 3 november 1994, ECLI:NL:GHSGR:1994:AM2180, BIE 1996/38 (ADG/Braber), hervulling gemerkte en overgedragen gasflessen, rov. 10, Hof Amsterdam 9 juli 1998, ECLI:NL:GHAMS:1998:AM2749, BIE 2002/21 (Van der Neut/Primagaz), hervulling verhuurde gemerkte agrarische vaste gastank, rov. 4.12-4.15, het arrest na verwijzing Hof Den Bosch 22 april 2002, ECLI:NL:GHSHE:2002:AF5787, NJ 2003/133 (Benegas/ [A]), ook hervulling gemerkte vaste verhuurde gastank, rov. 3.3.4-3.3.7; beroep op misbruik van merkrecht verworpen in rov. 3.3.8-3.3.13, Vzr. Rb. Amsterdam 18 augustus 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BR5357, IER 2011/70, m.nt. A.M.E Verschuur (Heineken/Olm), fusten en kelderbierinstallaties, rov. 5.8 (voor fusten; kelderbierinstallaties vullen verboden o.g.v. o.d., merkenrechtelijke grondslag daarvoor onbesproken gelaten), Rb. Midden-Nederland 31 augustus 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:4722 (Bakkerij ’t Stoepje), hervulling niet overgedragen broodkratten v.z.v. merk, rov. 4.11-4.16. In beide laatstgenoemde uitspraken is getoetst aan de uitputtingsleer uit het te bespreken arrest Viking/Kosan en aan de eveneens nog te bespreken functieleer van het HvJEU. In HvJEU 3 maart 2016, C-179/15, ECLI:EU:C:2016:134, NJ 2017/120, m.nt. Ch. Gielen (Daimler), punten 39-41; zie ook punten 34 en 36, is gebruik als merk inmiddels aldus nader uitgelegd (zij het in een hele andere context, nl. gebruik in internetadvertenties niet (langer meer) door of namens vermeend inbreukmaker geplaatst, waarin commerciële band wordt gesuggereerd tussen die derde en merkhouder en die derde dat ondanks te vergen inspanningen niet heeft weten te stoppen) dat vereist is een actieve gedraging en een rechtstreekse of indirecte controle over de handeling waarin het gebruik bestaat. Dat kan richting geven hoe is aan te kijken tegen de kwalificatie gebruik als merk in onze zaak, maar is daartoe zeker niet (alleen) beslissend. Vgl. Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Auflage 2014, § 14 Rdn. 157: “Ebenso stelt das Abfüllen (...) einer eigenen oder Drittware in ein vom Markeninhaber mit der Marke gekennzeichnetes Behältnis eine rechtsverletzende Benutzung dar” onder verwijzing naar BGH GRUR 1957, 84, 86 Einbrandflasche; BGH GRUR 2005, 162, 163 SodaStream (BGH 24.06.2004 I ZR 44/02); OLG Köln GRUR-RR 2003, 104 Handreinigungsmittelflasche; OLG Hamburg GRUR-RR 2003, 101, 102 Pflasterspender; OLG Düsseldorf Mitt 2001, 377, 378 Wiederverwendbare Gaszylinder II; OLG Frankfurt GRUR 2000, 1062 Wiederbefüllte Toner-Kartuschen; en voor Oostenrijks recht: ÖsterOGH Öbl 2005, 76 Soda-Club; ÖsterOGH Öbl 2007, 70, 71 Primagaz. Hacker constateert dat deze kwestie is “offen gelassen” in HvJEU Winters/Red Bull waar we later nog over komen te spreken. Zie ook Hacker, Markenrecht, 4. Auflage 2016, Rn. 550 (niet met andere verwijzingen dan hiervoor genoemd in zijn boek van twee jaar eerder).

Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Auflage 2014, § 14, Rdn. 157 onder verwijzing naar de SodaStream uitspraak van het BGH (vindplaatsen vorige voetnoot) en BGH GRUR 2006, 763, 764 (Nr 14 ff) Seifenspender (BGH 16.03.2006 I ZR 51/03) en daarin bevestigend OLG Köln GRUR-RR 2003, 104, 105 Handreinigungsmittelflasche. Volgens Hacker is dit in wezen vergelijkbaar/verenigbaar met de Viking/Kosan-uitspraak die we verderop nog tegen komen: “der Sache nach auch EuGH GRUR Int 2011, 827 Viking Gas (dort mit Erschöpfung begründet, was jedoch nicht zutrifft, da der Fremdbefüller nicht die in Verkehr gebrachte Ware, sondern seine eigene unter der auf dem Behältnis angebrachten Originalmarke vertreibt)”. Als andersluidende beslissing is nog vermeld: OLG Hamburg GRUR-RR 2003, 101, 102 f Pflasterspender. In Seifenspender was overigens geen sprake van eigendomsoverdracht, maar van bruikleen van de metalen houder (en overigens is deze zaak erg specifiek, omdat in de metalen houder nog een kunststof zeephouder van een derde met een duidelijk leesbaar etiket werd geplaatst, zodat volgens het BGH de consument o.g.v. de metalen verpakking niet (dwingend) zal menen dat de kunststof zeepfles die daar in zit van de merkhouder van de metalen houder afkomstig zal zijn.

Zie HR 3 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:841, NJ 2015/183, m. red. aant., (GS/ [B]), rov. 5.2.5 en de daar genoemde Europese rechtspraak. Vindplaats voetnoot 7. Arrest na verwijzing: HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2057, IER 2014/10, m.nt F.W.E. Eijsvogels (Winters/Red Bull). Zie o.a. Arsenal/Reed, vindplaats voetnoot 18, HvJEG 12 januari 2007, C-48/05, ECLI:EU:C:2007:55, IER 2007/28, m.nt. Ch. Gielen (Opel/Autec), L’Oréal/Bellure, vindplaats voetnoot 9, Google France en Google, vindplaats voetnoot 18 en HvJEU 22 september 2011, C-323/09, ECLI:EU:C:2011:604, NJ 2012/526, m.nt. J.H. Spoor, IER 2011/71, m.nt. C. Gielen (Interflora/Marks & Spencer). In deze zin ook A-G Kokott in haar conclusie vóór Viking/Kosan, vindplaats voetnoot 3. Volgens IER-annotator Gielen onder Opel/Autec, vindplaats voetnoot 21, is deze regel in strijd met het systeem van de MRi dat voorziet in absolute bescherming van het exclusieve recht in geval van gebruik van het identieke merk voor identieke waren. Evenzo Steinhauser, Het na- of hervullen en inwisselen van gemerkte verpakkingen, BIE 2011, p. 248. NJ-annotator Senftleben is blijkens zijn noot onder Viking/Kosan, vindplaats voetnoot 3, juist een uitgesproken voorstander van deze benadering. De door het hof gekozen uitputtingsleer compliceert de zaken onnodig volgens hem. Vindplaats voetnoot 21. Vgl. J. Muyldermans, De maatman in het merkenrecht, BMM Bulletin 2015/3, p. 112. Vindplaats arrest voetnoot 18, punt 57. In gelijke zin ook Gielen in zijn IER-noot bij dit arrest en Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom 2 2008/8.7.5.6, waar wordt opgemerkt dat post-sale confusion zich met name voor kan doen in het geval van (o.a.) hervulde verpakkingen. Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom 2 2008/8.7.5.6. Steinhauser, Het na- of hervullen en inwisselen van gemerkte verpakkingen, BIE 2011, p. 248-251. Zie ook zijn BIE-noot onder de KG uitspraak in eerste aanleg die voorafging aan onze bodemzaak, Vzr. Rb. Noord-Holland 29 januari 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ5651, BIE 2013/4. NJ-noot onder Viking/Kosan, onder 5, vindplaats voetnoot 3. Vindplaats voetnoot 18. Vindplaats voetnoot 21. Steinhauser, a.w. voetnoot 27, p. 248. Zie in dit verband ook: Gielen/Geerts, T&C IE, commentaar op art. 2.20 BVIE, onder 7 en Gielen, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2017/VI.5.323, waar wordt opgemerkt dat te verdedigen valt dat een dergelijke toets in strijd is met de bedoeling van de MRi (de bescherming is absoluut) en met art. 16 lid 1 tweede zin TRIPs-overeenkomst. Dat is Europees merkenrechtelijk niet langer heersende leer. Je zou hier ook kunnen zeggen: zonder heretikettering is al snel sprake van gevaar voor post sale confusion. In de aanbiedingsbrief van 13 oktober 2016 merkt [eiseres] op dat mogelijk prejudiciële vragen dienen te worden gesteld, nl. of er sprake is van ‘gebruik’ (en daarmee merkinbreuk) door de vuller van een gastank bij een eindgebruiker, als die gastank op het enkele verzoek van de eindgebruiker wordt gevuld, waarbij het dan aan die eindgebruiker bekend is dat hij geen gas van de merkhouder krijgt en ook dat er geen band is met die merkhouder. Naar mijn mening is alleszins te verwachten dat deze vraag gelet op het nu vigerende stelsel dat uit de rechtspraak opdoemt positief moet worden beantwoord en dan is het stellen van prejudiciële vragen op dit punt niet vereist. Met het oog op de eventualiteit van het stellen van prejudiciële vragen kunnen partijen zich daar nog nader over uitlaten bij Borgersbrief. Zie HvJEU 3 maart 2016, C-179/15, ECLI:EU:C:2016:134, NJ 2017/120, m.nt. Ch. Gielen (Daimler). Stienhauser, a.w. voetnoot 27, p. 249. BenGH 9 juli 1984, ECLI:NL:XX:1984:AG4838, NJ 1985/01, m.nt. L. Wichers Hoeth, BIE 1985/20 (Tanderil). BenGH 7 november 1988, ECLI:NL:XX:1989:AC0036, NJ 1989/300, m.nt. L. Wichers Hoeth, BIE 1989/8 (Omnisport); vgl. over het al dan niet afwijken van Shell/Walhout t.o.v. deze arresten de BIE-annotatie van Spoor onder laatstgenoemd arrest, vindplaats voetnoot 2. HvJEG 30 november 2004, ECLI:EU:C:2004:759 (Peak Holding). Onder verwijzing naar naar MvG 4-6. Verwezen wordt naar MvG 7-14. Onder verwijzing naar MvG 9, 11, 12-14. [eiseres] verwijst hiervoor naar mvg 14. [eiseres] verwijst in dit verband naar mvg 7-15. Verwezen wordt daarvoor naar mvg 14. Zijdens Primagaz: inl. dgv. 34, aantekeningen comparitie i.e.a. 2 en 11, p-v i.e.a. p. 3, mva 13 en 15; zijdens [eiseres] : mvg 21, 27-28 en plta. h.b. 12. Primagaz voert bij s.t. onder 41 nog aan dat het oordeel van het hof dat Primagaz zich de eigendom van de tank heeft voorbehouden het daarop volgende oordeel dat de merken niet zijn uitgeput zelfstandig kan dragen. Ik zie nog wel ruimte voor toepassing van de Viking/Kosan-uitputtingsleer bij langdurige huurcontracten en hoge huurprijzen die (uiteindelijk) uitkomen op een veelvoud van de aanschafprijs (voor de duidelijkheid: een zich niet in onze zaak voordoende situatie). In de tweede regel van de klacht staat tussen gedachtenstreepjes “- door het hof onvoldoende betwiste –“. Dat is niet te plaatsen; mogelijk is bedoeld: “- door het hof onvoldoende betwist geachte -”. “Gelet op de tussen Primagaz NL en [betrokkene 1] gesloten overeenkomst van 12 augustus 2004 betreffende tankhuur en gasverkoop (zie 3.1.3), waarvan Primagaz NL verklaart dat deze overeenkomst ten tijde van het hervullen door [eiseres] nog onveranderd van kracht was, en de verklaring van Primagaz NL dat zij eigenaar is van de betreffende gastank, acht het hof de enkele betwisting van de eigendom van de tank door [eiseres] onvoldoende onderbouwd”. Onder verdere verwijzing naar mvg 30-34. In de cassatiedagvaarding is twee keer subonderdeel 2.2.4 opgenomen. “Voor zover [eiseres] zich erop beroept dat aldus de mededinging op onaanvaardbare wijze wordt beperkt, heeft zij daartoe onvoldoende gesteld, nog daargelaten dat [betrokkene 1] de mogelijkheid heeft de huurovereenkomst met Primagaz NL na ommekomst van de termijn van zes jaar van jaar tot jaar te beëindigen en met een concurrent van Primagaz c.s. in zee te gaan.” Asser Procesrecht/Korthals Altes & Groen 7 2015/157. Onder verwijzing naar cva 32-41 en 42-47 en mvg onder 7 en 35-55. Asser Procesrecht/Korthals Altes & Groen 7 2015/157. Zie o.a. p-v i.e.a, p. 1: “Primagaz Nederland verhuurt al haar tanks in Nederland. (..) [eiseres] is hiervan op de hoogte, want hij heeft in het verleden voor Primagaz Nederland gewerkt. (…) Dat [eiseres] en [betrokkene 1] elkaar kennen wegens een lange zakelijke relatie, is overigens wel een aanwijzing voor het feit dat [eiseres] wel degelijk op de hoogte had kunnen en moeten zijn van het bestaan en de inhoud van de exclusieve afnamecontacten van Primagaz Nederland.” Zie ook aantekeningen ter comparitie zijdens Primagaz c.s. van 19 december 2013 onder 1: “Deze tanks worden verhuurd aan onder meer particulieren (…)”, onder 3: “Particulieren kopen over het algemeen geen tanks, maar huren deze. Dit, vanwege de lage jaarlijkse huurprijs en vanwege het feit dat zij er dan geen omkijken meer naar hebben.”, onder 4: “Uit de door Primagaz nagezonden producties 17 t/m 23 volgt dat dit, in ieder geval voor particulieren, behoorlijk standaard is.”, onder 5: “In ieder geval verkoopt Primagaz in Nederland geen gastanks aan particulieren. Dit is bekend in de branche en ook bij [eiseres] . Omdat het hier gaat om de core-business van [eiseres] , mag toch worden aangenomen dat hij op de hoogte is van de wijze van bedrijfsvoering van één van zijn belangrijkste concurrenten. Bovendien kent [eiseres] Primagaz al jaren en heeft er zich al eens een soortgelijk geschil tussen partijen voorgedaan.

[eiseres] heeft bestreden dat sprake is van merkgebruik en van inbreuk, daarbij aangevoerd dat sprake is van uitputting, subsidiair dat haar wijze van opereren in dit geval geen aantasting van merkenrechtelijke functies mee zou brengen of dat sprake zou zijn van “bloot-afvullen”, wat ook geen merkinbreuk oplevert, en daarbij een aantal onjuiste merkenrechtelijke redeneringen gehanteerd, hoofdzakelijk op grond van verkeerde opvattingen over de betekenis van een aantal te bespreken merkenarresten. Het cassatiemiddel hanteert in 31 bladzijden in de merkenrechtelijke kern niet meer dan deze constructie: op de aspecten gebruik als merk, uitputting, aantasting merkenfuncties en “bloot-afvullen” heeft [eiseres] in feitelijke aanleg argumentaties gehanteerd, die onterecht door rechtbank en hof zijn verworpen, zodat sprake is van rechtsschending of onbegrijpelijkheid. Ik zou bijna zeggen: zo werkt dat niet in cassatie. Het beoogt op veel punten een herbeoordeling waartoe in cassatie geen ruimte is. Er is bovendien volgens mij geen sprake van merkenrechtelijke missers in deze op de keper beschouwd niet zo gecompliceerde zaak en de bestreden hofuitspraak is deugdelijk gemotiveerd. Daarop moet het cassatieberoep stranden. Gebruik van het merk bij hervullen 2.3 De vraag of het hervullen van een verpakking voorzien van een merk van een ander gebruik van dat merk van die ander in merkenrechtelijke zin oplevert en inbreuk “sub a” vormt, is in de merkenrechtspraak geen onbekende. De specifieke materie van de casus in onze zaak is nog niet als zodanig aan bod geweest in de Luxemburgse merkenrechtspraak (ook al bepleit [eiseres] omstandig het tegendeel op diverse onjuiste gronden). Ik stel voorop dat het in onze zaak in cassatie alleen nog gaat om de primaire grondslag, de “sub a” inbreukvraag; aan de subsidiaire grondslag “sub c of d” (aangevoerd is bij inl. dgvd. overigens alleen reputatieschade of afbreuk doen aan onderscheidend vermogen, niet kielzogvaren op een bekend merk) is vanwege de bekrachtigde toewijzing op de primaire “sub a”-grondslag niet toegekomen. In december 1993 werd nog onder het Benelux merkenrecht door het Benelux Gerechtshof (BenGH) het arrest Shell/Walhout gewezen, waarbij het ging om het hervullen (zonder toestemming van Shell en met niet van Shell afkomstig gas) door Walhout van gasflessen voorzien van het merk Shell, die aan Shell in eigendom toebehoorden (en in bruikleen waren gegeven aan afnemers) en die aan Walhout door contractanten van Shell (in weerwil van hun contactuele verplichtingen jegens Shell) ter vulling werden aangeboden. Onder verwijzing naar het Valeo-arrest oordeelde het BenGH dat het verhandelen van waar die is voorzien van het merk van een ander of in een verpakking voorzien van een merk van een ander, gebruik van dat merk voor waren oplevert in de zin van de “sub a”-bepaling uit de BMW – hoe deze derde de te vullen gasfessen ook heeft aangeboden gekregen. Dat is niet anders als de afnemer geen onjuiste voorstelling over de herkomst kan hebben, omdat een op een waar aangebracht merk zijn onderscheidende werking immers niet alleen tegenover die afnemer, maar tegenover iedereen uitoefent. Uit dit arrest volgt dat er in de regel sprake is van merkinbreuk “sub a” bij opnieuw vullen van een zaak voorzien van het merk van een ander (zonder toestemming van de merkhouder). 2.4 NJ-annotator Verkade was kritisch over deze ruime leer. Volgens hem treedt het merkenrecht met dit arrest te zeer in het consumentendomein. Zijn aansporing tot jurisprudentiële verfijning lijkt maar mondjesmaat te zijn nagevolgd, alhoewel de scherpste kantjes er wel van af zijn door de uitdrukkelijk erkende beperking van merkinbreukgevallen tot het commerciële domein in L’Oréal/eBay. 2.5 Inmiddels heeft de Shell/Walhout-leer vaste voet gekregen in de Nederlandse feitenrechtspraak (hervullen van losse gasflessen en vaste gastanks, bierfusten en broodkratten). Dat is niet anders als we een blik op het Duitse (en Oostenrijkse) merkenrecht werpen (daar met inbegrip van de hoogste merkenrechters). Ook A-G Kokott ziet het hervullen van gemerkte verpakkingen hoe dan ook als gebruik als merk, namelijk als op een lijn te stellen met het aanbrengen van het merk op waren (vgl. art. 5 lid 3 sub a MRi). 2.6 In het Duitse recht is wel de volgende belangrijke verfijning aangebracht (die mij in de pas lijkt te lopen met de hierna te bespreken Europese functieleer). Dit “markenmässiger” gebruik vormt in beginsel geen inbreuk “wenn eine anderweitige Kennzeichnung des nachgefüllten Fremdprodukts dem Verkehr deutlich macht, dass sich die verbleibende Originalkennzeichnung nur auf das Behältnis bezieht, nicht aber auf das Nachfüllprodukt”. Die nuttige nuancering uit de SodaStream-uitspraak van het Bundesgerichtshof uit 2004 zag op een hervullingszaak van CO₂-cilinders voor sodawater, waarin op het cilinderventiel het merk ‘SodaStream’ was aangebracht/ingestanst, maar de hervuller op de cilinder zelf een duidelijk etiket aanbracht dat de inhoud van de hervuller afkomstig was. Dat is een belangrijk verschil met onze zaak, waarin dat niet is gebeurd door [eiseres] (vgl. ook de hierna te bespreken Europese hervullingszaak Viking/Kosan, waar de hervuller ook een duidelijk teken aanbracht dat zij en niet Kosan de gasflessen opnieuw had gevuld). Een ander belangrijk verschil met onze zaak is dat hier geen sprake was van huur van de gascilinders, maar van koop/eigendomsoverdracht. Volgens de Duitse hoogste merkenrechter vormt het zo in het verkeer brengen van de opnieuw gevulde cilinder (dus met het oorspronkelijke merk ‘SodaStream’ op het ventiel en met etiket van de hervuller op de cilinder) wel gebruik van het oorspronkelijke teken als merk door de hervuller, maar geen merkinbreuk “sub a” (Entscheidungsgründe onder I in fine en I.b): “(...) Im Streitfall liegt ein solcher markenmässiger Gebrauch vor. Selbst wenn der in die Gaszylinder geschlagene Schriftzug “SodaStream” als Hinweis nur auf die Herkunft der Gaszylinder, nicht auf die Herkunft des eingefüllten CO₂-Gases und auch nicht als Hinweis auf das befüllende Unternehmen verstanden wird, ist die Benutzung einde markenmässige, weil damit beim Absatz der wiederbefüllten Gaszylinder zum Ausdruck gebracht wird, dass diese ursprünglich aus dem Hause der Klägerin stammen. b) Das Berufungsgericht is mit Recht davon ausgegangen, dass die Klägerin den Vertrieb der von der Beklagten wiederbefüllten Zylinder nicht mit Hilfe des Markenrechts unterbinden kann. Dadurch, dass die Beklagte die wiederbefüllten Zylinder mit einem neuen, auf sie hinweisenden Etikett versieht, wird die am Zylindervertil angebrachte Klagemarke vom Verkehr nicht mehr als Hinweis auf den Inhalt und auch nicht als Hinweis auf das befüllende Unternehmen verstanden. Soweit zich dei Marke der Klägerin auf die betrieblichte Herkunft des Behältnisses bezieht, ist met dem ersten Inverkehrbringen Erschöpfung eingetreten (§ 24 Abs. 1 MarkenG).” Oorspronkelijk functioneerde het op de cilinder aangebrachte merk ook als een herkomstfunctie voor de inhoud, aldus het BGH onder I.b).aa). Maar die functie kan onder omstandigheden als het ware verwateren (“teilweise aufgehoben werden”) als door de bijgevoegde etikettering van de hervuller duidelijk gemaakt wordt dat die “herkunftshinweisende Wirkung der ursprünglichen Marke beschränkt is”. In de SodaStream-zaak was het oorspronkelijk etiket verwijderd en vervangen door dat van de hervuller en dan is de herkomstfunctie van het nog ingestanste merk op het ventiel vervolgens beperkt tot de cilinder (en in die zin uitgeput, zo vervolgt het BGH onder I.b).bb)). Het is dan duidelijk dat sprake is van navulling. Dat is mogelijk anders als praktijk is in de markt dat uitsluitend de oorspronkelijke merkhouder vult.

[eiseres] weet dondersgoed dat Primagaz alleen gastanks verhuurd [sic] en dat zij exclusieve afnamecontracten sluiten met haar klanten.” En onder 33: “Bovendien is het, (…), een feit van algemene bekendheid dat er in deze branche veelvuldig gebruik gemaakt wordt van huurovereenkomsten in combinatie met exclusieve afnamecontracten.” [eiseres] verwijst naar de stellingen van Primagaz bij inl. dgv. onder 5 en de stellingen van [eiseres] in mvg 61-63. Dit speelt slechts bij een merkinbreuk op grond van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE (zie Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom 2 2008/8.8.10). In rov. 4.7 oordeelde de rechtbank dat [eiseres] beroep op Winters/Red Bull faalde nu sprake is van een wezenlijk andere situatie. [eiseres] is geen bloot-afvuller in de zin van: zorgen voor technische voorzieningen nodig om een derde in staat te stellen gas te leveren, maar [eiseres] levert het gas zelf. Onder verwijzing naar mvg 56. In Winters/Red Bull ging het niet om een “sub a”, maar om een “sub b”-geval: het vullen van blikjes voorzien van met de Red Bull merken overeenstemmende tekens. Langs dezelfde lijn is geoordeeld dat het enkele verrichten van opslagdiensten (“warehouse services”) van gemerkte goederen geen gebruik van dat merk door de “warehouser” oplevert, HvJEU 16 juli 2015, C-379/14, ECLI:EU:C:2015:497 (TOP Logistics/Bacardi), punt 45 (zo lang zo’n dienstverlener deze merken niet in zijn eigen commerciële uitingen hanteert, vgl. Annette Kur, Martin Senftleben, European Trademark Law, A Commentary, 2017, par. 5.19). Het hof veroordeelt [eiseres] in de kosten van het geding in (principaal) hoger beroep. [eiseres] verwijst bij s.t. onder 2.27 naar prod. 18 bij de mva inc. waar een specificatie van de door de advocaat aan het incidenteel appel bestede uren is overgelegd. Ook wijst [eiseres] op mva p. 4 (petitum) en plta h.b. 39, waaruit zou blijken dat [eiseres] primair de werkelijke kosten ex art. 1019h Rv heeft gevorderd. De Bock, GS Burgerlijke rechtsvordering, art. 237 Rv, aant. 1. De Bock, a.w. voetnoot 63, art 237 Rv, aant. 2. Asser Procesrecht/Giesen 1 2015/462 en 470 en Hugenholtz/Heemskerk, Hoofdlijnen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht 2015/128. Zo blijkt uit de brief van [eiseres] aan de rolraadsheer van 14 maart 2017 en uit de repliek onder 9-10. Een aanspraak ex art. 1019h Rv kan, mits gespecificeerd, in cassatie ook nog in de schriftelijke toelichting geldend worden gemaakt, nu de wederpartij zich bij repliek resp. dupliek nog naar behoren daartegen kan verweren (HR 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1529, NJ 2013/501, m.nt. P.B. Hugenholz (Stokke/H3)). Ook is door Uw Raad geoordeeld dat als pas na de conclusie A-G art. 1019h Rv-kosten worden gespecificeerd, dat te laat is, omdat het partijdebat dan al is gesloten. Dan volgt kostenbegroting op de gebruikelijke wijze, zie Van Nispen, T&C Rechtsvordering, art. 1019h Rv, aant. 11, HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153, NJ 2008/556, m.nt. E.J. Dommering, IER 2008/58, m.nt. J.M.B. Seignette (Endstra) en HR 19 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2737, NJ 2015/179, m.nt. D.W.F. Verkade (Rubik’s Cube). In art. 6 van de nieuwe indicatietarieven voor IE-zaken van 1 april 2017 staat: “De proceskostenopgave wordt in dagvaardingszaken (vorderingsprocedures) gedaan bij de schriftelijke toelichting met daarin - indien daarop aanspraak wordt gemaakt - een p.m.-bedrag voor de kosten te besteden aan repliek respectievelijk dupliek. Bij repliek of dupliek wordt de definitieve opgave gedaan welke niet meer kan bedragen dan de eerder gedane opgave.” Deze nieuwe regeling en tarieven worden toegepast in lopende zaken waarin op 1 april 2017 nog geen schriftelijke toelichting is gegeven, zodat deze nog niet van toepassing zijn op onze zaak, waarin schriftelijk is toegelicht op 3 maart 2017. Ik kaart dit aan omdat Primagaz bij dupliek onder 7 aangeeft dat de kosten van [eiseres] niet tijdig zijn opgegeven en dus op forfaitaire wijze moeten worden begroot.

Van verandering van de toestand van de waar is geen sprake, veeleer is dit “bestimmungsgemässigen Gebrauch”. Dus wel gebruik als merk, maar niet voor de inhoud of verwijzend naar de herkomst van de hervuller en het oorspronkelijke merkgebruik voor de cilinder zelf is uitgeput. Een naar mij wil voorkomen praktisch hanteerbaar, genuanceerd en evenwichtig stelsel. 2.7 Daarbij is wel de belangrijke kanttekening te plaatsen dat in die zaak sprake was van overdracht van de CO₂ cilinders, niet van huur zoals in onze zaak aan de orde is. In het laatste geval kan denk ik (anders dan door [eiseres] betoogd in deze zaak) in de omstandigheden van onze zaak niet aan uitputting in deze zin wordt toegekomen, indien niet gezegd kan worden dat de merkhouder de economische waarde van het merk heeft gerealiseerd, zoals we nog zullen zien. Een merkhouder/verhuurder hoeft bovendien niet te dulden dat een derde-leverancier van de huurder heretiketteert; de huurder/afnemer is niet bevoegd die toestemming te geven (vgl. MvA/MvG inc. 19). Maar ik loop daarmee vooruit op de nu te bespreken Europese uitputtingszaak Viking/Kosan. Uitputting als uitzondering 2.8 In Viking/Kosan (vindplaats voetnoot 3) ging het om overgedragen (verkochte, niet: verhuurde) bijzondere (ook) als vormmerk beschermde Kosan-composiet(gas)flessen die opnieuw werden gevuld door Viking Gas. Het hof neemt bij de merkenrechtelijke beoordeling tot uitgangspunt dat de consument (bij de eerste aankoop van de volle gasfles) niet alleen voor het gas (dus de inhoud van de fles) betaalt maar ook voor de betreffende composietfles met in dit geval bijzondere kenmerken, die afwijken van de standaard stalen gascilinders en ook hoger zijn geprijsd dan die standaardflessen. Deze gasflessen kwalificeert het Hof daarom als “op zichzelf staande waren” met een “autonome economische waarde” (punt 30). In die omstandigheden, vervolgt dan punt 31, dient een afweging plaats te vinden tussen aan de ene kant het legitieme belang van de licentie- of merkhouder om te profiteren van de aan die merken verbonden rechten tegenover aan de andere kant de legitieme belangen van de kopers van die flessen, met name het recht om ten volle van hun eigendomsrecht op die flessen te genieten, en het algemeen belang van handhaving van een onvervalste mededinging. Het Hof vult het merkhoudersbelang in zo’n geval dan zo in (punt 32): geconstateerd moet worden dat de verkoop van composietflessen de merkhouder in staat stelt om de economische waarde van de aan die flessen verbonden merken te realiseren. Een zodanige verkoop die de merkhouder in staat stelt de economische waarde van zijn merk te realiseren leidt tot uitputting (onder verwijzing naar HvJEG 30 november 2004, ECLI:EU:C:2004:759 (Peak Holding), punt 40). Het daar tegenover staande legitieme belang van de kopers van deze composietflessen is (punt 33): het ten volle kunnen genieten van hun eigendomsrecht en dat kan niet als de merkhouder daar nog een stokje voor zou kunnen steken. Dat raakt volgens punt 34 ook het algemene mededingingsbelang op de stroomafwaartse markt van navulling van gasflessen en zou tot marktafscherming kunnen leiden als de merkhouder zijn fles door niet merkenrechtelijk beschermde bijzondere technische kenmerken zou kunnen opdringen – een risico dat des te groter is bij een dure composietfles in verhouding tot het gas; de flesinvestering is volgens het Hof al rendabel na een voldoende aantal keer hervullen. Uit de weging van deze belangen volgt dan dat door de verkoop van de composietfles de rechten die de licentiehouder van het recht op het merk bestaande in de vorm van de composietfles en houder van de daarop aangebrachte merken aan die merken ontleent zijn uitgeput en dat daardoor het recht om vrijelijk over die fles te beschikken is overgegaan op de koper. Vrijelijk, maar wel met inachtneming van de (belangrijke) grenzen van art. 7 lid 2 MRi, dus behoudens gegronde redenen van de merkhouder om zich te verzetten tegen verdere verhandeling (punt 35). Daaronder valt bijvoorbeeld ernstige reputatieaantasting, of wanneer er van dat teken gebruik wordt gemaakt op een wijze die de indruk kan wekken dat er een economische band bestaat tussen de merkhouder en de derde, meer in het bijzonder dat die derde tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat er een bijzondere band tussen twee personen bestaat (punt 37, onder verwijzing naar HvJEU 8 juli 2010, C-558/08, ECLI:EU:C:2010:416 (Portakabin)). Aanwijzingen daarvoor kunnen bijvoorbeeld gevonden worden in de etikettering van de composietflessen, de omstandigheden waaronder zij worden ingewisseld (punt 39), de praktijken in de sector en de vraag of de consumenten eraan gewend zijn dat gasflessen door andere distributeurs worden hervuld (punt 40). Er kan daarbij redelijkerwijs van worden uitgegaan dat een consument die zich rechtstreeks tot Viking Gas wendt om hetzij zijn lege gasfles in te wisselen tegen een gevulde, hetzij zijn fles te laten vullen, gemakkelijker kan nagaan of er al dan niet een band bestaat tussen die onderneming en Kosan Gas (punt 40). 2.9 In haar conclusie voor het Viking/Kosan-arrest ging A-G Kokott er overigens vanuit dat uitputting hier niet aan de orde is, nu dat gas niet eerder door de merkhouder in de handel is gebracht. In haar visie was pas sprake van inbreuk als het gebruik aan een van de functies van het merk afbreuk kan doen. Tot die functies behoren niet alleen de wezenlijke herkomstgarantiefunctie van het merk, maar ook de kwaliteitswaarborgfunctie, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie. Volgens NJ-annotator Senftleben in zijn noot onder dit arrest had deze door het hof niet gevolgde benadering bepaald voordelen gehad boven de inderdaad ook wat mij betreft casuïstische uitputtingsbenadering. Daardoor heeft het arrest maar een beperkte strekking; het is toegeschreven op de bijzondere situatie van relatief dure en bijzondere gasflessen uit die zaak. We nemen hierna de Europese merkenfunctieleer nog nader onder de loep. 2.10 Op deze plaats volstaat te constateren dat de vereiste belangenafweging in Viking/Kosan nadat geconstateerd is dat sprake is van overdracht op zichzelf niet verbaast. Er strijden dan immers twee door het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: Handvest GR EU) erkende grondrechten om voorrang: fysieke eigendom en intellectuele eigendom. In geval van huur speelt dat niet; huurrechten zijn niet grondrechtelijk beschermd. Dat is een voor onze zaak belangrijk aspect. 2.11 Ik memoreerde al in voetnoot 14 dat in de na Viking/Kosan gewezen Heineken/Olm en Bakkerij ’t Stoepje uitspraken het beroep op uitputting à la Viking/Kosan is verworpen, met name omdat in die zaken anders dan in Viking/Kosan geen sprake was van koop/overdracht van fusten en kratten. Dat past in het zojuist geschetste stelsel. 2.12 Ik stip op deze plaats ook al even aan de na Viking/Kosan gewezen, (ook) van de feiten in onze zaak afwijkende, zaak Winters/Red Bull. Het Hof van Justitie kwam daarin tot het oordeel dat een “bloot-afvuller” merkenrechtelijk vrijloopt. Het gaat dan om een dienstverlener die, in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde, alleen maar blikjes afvult die al zijn voorzien van met merken overeenstemmende tekens en zodoende slechts een technisch gedeelte van het productieproces van het eindproduct uitvoert, zonder enig belang te hebben bij het uiterlijk van die blikjes en met name bij de daarop voorkomende tekens. Dat is alleen maar zorgen voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik van het teken door die derde (punt 30). Het afvullen van blikjes die zijn voorzien van met merken overeenstemmende tekens, kan naar zijn aard niet worden vergeleken met diensten ter bevordering van de verkoop van producten die van dergelijke tekens zijn voorzien. Er ontstaat daarbij geen verband tussen die tekens en de afvuldiensten.

Het afvulbedrijf is immers niet zichtbaar voor de consument, zodat zijn diensten niet met die tekens kunnen worden geassocieerd (punt 33). Winters/Red Bull verschilt in de eerste plaats van onze zaak, nu het daarin ging om een “sub b”-inbreuk (verwarringsgevaar tussen merk en overeenstemmend teken). Verder verkocht [eiseres] in onze zaak anders dan Winters zelf het gas en was hij geen bloot-afvuller/louter dienstverlener die voor het publiek onzichtbaar blijft. Inbreuk – afbreuk aan de functies van het merk 2.13 Na Shell/Walhout is onder het inmiddels geharmoniseerde Europese merkenrecht een lijn ontwikkeld die bekend staat als de functieleer: er is (bij “sub a” gevallen) pas sprake van inbreuk, als afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de functies van het merk en met name aan de meest essentiële herkomstaanduidingsfunctie. In Interflora geeft het HvJEU een overzicht op dit punt: de merkhouder kan een beroep op zijn uitsluitend recht doen ingeval afbreuk wordt of kan worden gedaan aan een van de functies van het merk, ongeacht of het om de wezenlijke herkomstaanduidingsfunctie, dan wel om andere merkenfuncties gaat, zoals de kwaliteitsgarantiefunctie, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie (punt 38). Een merk wordt daarbij steeds geacht zijn herkomstaanduidingsfunctie te vervullen, terwijl het de andere functies slechts verzekert voor zover de houder het merk in die zin gebruikt (punt 40). De feitenrechter dient de voorwaarde van aantasting van een van de merkfuncties toe te passen (punt 41). Van afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie van het merk is sprake wanneer het voor de merkenrechtelijke consument-maatman, dus de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende consument [in die zaak: “internetgebruiker” – A-G] onmogelijk of moeilijk is om te weten of de waren of diensten afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel van een derde (punt 44). Daarbij is te bedenken dat het Hof van Justitie in Arsenal/Reed heeft uitgemaakt dat ook op post-sale confusion mag worden gelet en dit aspect zodoende ook kan worden meegenomen bij de beoordeling of de herkomstfunctie van het merk is aangetast. Er moet dus niet alleen gekeken worden naar de omstandigheden ten tijde van de verkoop/aankoop van het betrokken product, maar ook naar de situatie nadien. Synthese 2.14 In haar IER-noot onder de Heineken/Olm-uitspraak (vindplaats voetnoot 14) merkt Verschuur op dat de Shell/Walhout-leer nog “min of meer” overeind lijkt te staan. Wel moet volgens haar rekening worden gehouden met de nadien gewezen uitspraken van het HvJEU, waarbij zij verwijst naar het artikel van Steinhauser over deze problematiek. Steinhauser en Senftleben betogen dat de Shell/Walhout-leer inmiddels in die zin achterhaald is, dat het verhandelen van waar voorzien met het merk van een ander (waarbij sprake is van gebruik van dat merk voor waren) niet meer automatisch betekent dat dan sprake is van inbreuk. Steinhauser verwijst hiervoor naar Arsenal/Reed en het Opel/Autec-arrest. De feitenrechter moet volgens deze arresten namelijk onderzoeken of het gebruik van het teken afbreuk doet of kan doen aan de wezenlijke functies van het merk, en met name aan de essentiële herkomstaanduidingsfunctie, aldus Steinhauser. Senftleben meent dat de uit het arrest blijkende uitputting van merkrechten bij aankoop van een gasfles (met vulvrijheid voor de koper) een concurrentievrijheid is, die ook in geval van in bruikleen gegeven gasflessen zou moeten prevaleren. 2.15 Beide opvattingen komen als ik het goed zie uiteindelijk min of meer (Senftleben uit de sterkste twijfel of dit wel klopt, maar lijkt in wezen aan te sturen op een doorslaggevende toepassing van de functieleer) op iets vergelijkbaars neer (en worden zo zagen we in de Heineken/Olm en Bakkerij ’t Stoepje-zaken, vindplaatsen voetnoot 14, ook al zo toegepast in de lagere rechtspraak): om te bepalen of in het geval van hervulling sprake is van inbreuk “sub a” geldt als startpunt de benadering uit Shell/Walhout, maar met twee aanvullende toetsen. Gekeken moet worden of sprake is van uitputting (à la Viking/Kosan) en of door het gebruik (potentieel) afbreuk wordt gedaan aan één van de merkfuncties (o.a. Interflora) en daarbij kan in het kader van de herkomstaanduidingsfunctie post-sale confusion worden meegewogen (Arsenal/Reed). Om het beeld te complementeren: ook als in beginsel sprake is van uitputting, kan de merkhouder gegronde redenen hebben zich tegen verdere verhandeling te verzetten (vgl. art. 7 lid 2 MRi). Dit speelt bij uitstek een rol in gevallen als de onze, hervullen met in potentie gevaarlijke stoffen bijvoorbeeld, maar aan de uitzondering is in onze zaak niet toegekomen, omdat is geoordeeld dat geen sprake was van uitputting. 2.16 Spoort dit met de besproken Duitse rechtspraak (gewezen voorafgaand aan de invulling van de Europees-merkenrechtelijke functieleer, zoals bijvoorbeeld neergelegd in Interflora)? Dat is niet helemaal helder. Zo te zien ligt de nadruk daar vooral op de herkomstfunctietoets. Bij heretikettering waarbij duidelijk wordt gemaakt dat is hergevuld door een derde is die herkomstfunctie van het oorspronkelijke merk verwaterd en voor de herkomstfunctie voor de cilinder/tank (dus niet de vulling) is dan sprake van uitputting. 2.17 Omdat dit aldus geschetste stelsel voor een hervullingszaak als precies de onze nog niet met zoveel woorden is uitgemaakt in de Europese merkenrechtspraak, is onder ogen te zien of hier prejudiciële vragen over moeten worden gesteld. 2.18 Een volgens mij prevalerende visie is dat dit niet nodig is; de Duitse hoogste merkenrechter vond dat dertien jaar (SodaStream) en elf jaar (Seifenspender) geleden kennelijk ook niet noodzakelijk. Dat is in het licht van de inmiddels ontwikkelde functieleer uit het Europese merkenrecht vervolgens alleen maar minder noodzakelijk geworden, zo valt te betogen, nu die al voldoende mogelijkheden geeft om binnen dat bestaande kader dit soort zaken op te lossen (m.n.: is de herkomstaanduidingsfunctie van de merkhouder hier in het geding of niet?). Ook uit de recente Daimler-uitspraak valt mogelijk een aanwijzing te vinden dat dit moet worden gezien als (inbreukmakend) merkgebruik door [eiseres] , alhoewel ik mij realiseer dat dit een omgekeerde afleiding is, waarmee voorzichtigheid is geboden: voor gebruik als merk is vereist een actieve gedraging van de beweerdelijk inbreukmaker; immers, online advertenties geplaatst buiten medeweten en toestemming van iemand die nog voortduren ondanks zijn verzet, vormen geen gebruik als merk. Het geschetste stelsel waartoe ik hiervoor kwam is dan te beschouwen als een acte clair. 2.19 Een tegenovergestelde visie is evenwel deze. In Viking/Kosan is in wezen vanwege de bijzondere, speciale verpakking en het feit dat die (duurdere dan standaardgasflessen) was overgedragen, waardoor de merkhouder in staat werd geacht de daarmee gemoeide economische waarde te realiseren, gekomen tot een uitputtingsoordeel. Dat is merkenrechtelijk in wezen een uitzonderingssituatie, maar daar schemert mogelijk terughoudendheid in door van het Hof van Justitie om het merkenrecht een te absolute werking toe te kennen, met name als dat kan leiden tot afscherming van navulmarkten.

Er valt mogelijk een algemene rechtsopvatting in te lezen dat het merkenrecht niet is bedoeld om hervullingsmarkten van voor hergebruik bedoelde houders te controleren (maar ik herhaal dat de Viking/Kosan-zaak goed beschouwd een uitzonderingssituatie betreft die feitelijk wezenlijk verschilt met de onze en het Hof juist op die wezenlijke verschillen aanhaakt in zijn oordeel: bijzondere en dure gasflessen met eigen economische waarde die zijn overgedragen, zodat de merkhouder in die specifieke omstandigheden die eigen economische waarde daarvan te gelde heeft kunnen maken na eerste verkoop, tegenover een standaard gastank die tegen een hele lage huur ter beschikking is gesteld en niet is overgedragen). Mij lijkt nog niet precies beantwoord hoe het zit in een geval als het onze, waarin de verpakking niet kan worden aangemerkt als zelfstandige waar (en geen sprake is van overdracht). Steinhauser ziet in het licht van de argumentatie uit Viking/Kosan en de daaruit blijkende zorg dat het merkenrecht te vergaand ingrijpt in bestaande handelspraktijken ruimte voor twijfel of het Hof van Justitie wel zal oordelen dat in een geval als het onze zonder meer sprake is van inbreuk. Die zorg is invoelbaar; Opel/Autec (over speelgoedautootjes van Autec waar ook het merk Opel op voorkwam – geen inbreuk) was een verrassing in merkenland en maant mogelijk tot voorzichtigheid. Steinhauser voorspelt dat ook bij hergebruik van een verpakking die eigendom van de merkhouder is gebleven (dus zoals in onze zaak) door het Hof van Justitie zal worden verlangd dat wordt getoetst of er een serieus gevaar voor verwarring bestaat en wordt uitgekomen bij de pre-Valeo-leer van het Benelux Gerechtshof inzake Tanderilen Omnisport: voor de vraag of sprake is van gebruik voor waren is beslissend welke indruk wordt gewekt bij het relevante publiek. Ook is denkbaar dat Opel/Autec wordt doorgetrokken, zo betoogt Steinhauser. 2.20 Ik begrijp de aarzeling uit de tegenovergestelde visie wel, maar meen (we zijn inmiddels zes jaar verder sinds Steinhausers artikel) dat het meest waarschijnlijk is dat de dubbele correctie van uitputting en functieleer op de Shell/Walhout-regel een acte clair oplevert. Zelfs als de toets zou moeten zijn of er serieus gevaar voor verwarring bestaat, dan lijkt die mij besloten liggen in een juiste toepassing van de functieleertoets. 2.21 Het belangrijkste gezichtspunt om te kunnen spreken van een acte clair is volgens mij dit. Volgens Peak Holding (punten 40 en 42) is voor uitputting in ieder geval vereist dat een merkhouder in staat is de met het merk gemoeide economische waarde te realiseren. Dat is na verkoop zo (zoals ook bevestigd in Viking/Kosan), maar bij huur niet zonder meer (eigenlijk in beginsel juist niet); dat kan bij stevige huurprijzen en lange duur van de huurverhouding mogelijk anders zijn, maar pas bij het nemen van de hobbel “economische waarde realiseren” kom je toe aan uitputting en een belangenafweging bedoeld in punten 31 e.v. uit Viking/Kosan. Maar ook dat is dan nog moeilijk in te zien bij huur, dat immers geen grondrecht uit het Handvest GR EU is, zodat volgens mij geen botsing van grondrechten merkenrecht vs. eigendomsrecht optreedt en ook daarom al de Viking/Kosan-leer toepassing mist. Nu in onze zaak geen sprake is van uitputting (ik kom daar nog op terug bij de bespreking van de klachten) en evenmin van botsing van grondrechten moet volgens mij gewoon klassiek “sub a” worden beoordeeld of er sprake is van merkgebruik door [eiseres] en vervolgens of er afbreuk wordt gedaan aan één of meer functies van het merk (m.n. aan de herkomstfunctie). Dat is in feitelijke instanties ook gebeurd in onze zaak. Gebruik van het merk ‘Primagaz’ 2.22 Richten wij onze blik op de klachten, uitgaand van de veronderstelling dat geen prejudiciële vragen zullen worden gesteld. Onderdeel 2.1 richt zich tegen het oordeel van het hof in rov. 3.6.1 dat [eiseres] gebruik maakt van het merk ‘Primagaz’: “(…) Met haar stelling dat zij geen gas verhandelt met gebruik van de merken van Primagaz c.s. gaat [eiseres] eraan voorbij dat, evenals bij het vullen van een losse gasfles die is voorzien van het merk Primagaz, zij ook bij het afleveren en opslaan van gas in een vaste gastank met het merk Primagaz gebruik maakt van dat merk. De verregaande consequenties die de uitleg van het begrip “gebruik” van een merk door de rechtbank volgens [eiseres] met zich meebrengt (en waartoe zij citeert uit de noot van D.W.F. Verkade onder voornoemd Shell/Walhout arrest) zijn in dit geval, waarbij het gaat om een vaste gastank, dan ook niet aan de orde. Daaraan doet niet af dat [eiseres] uitsluitend gas aflevert in een eigen tankwagen, waarop vermeld staat “ [eiseres] ” en “ [eiseres] [vestigingsplaats] ”. Door het zonder enige aanduiding vullen van de gastank met het merk Primagaz doet [eiseres] het immers voorkomen alsof het gas in die tank ook van Primagaz c.s. afkomstig is. Bij dit alles dient te worden bedacht dat, naar tussen partijen niet in geschil is (zie proces-verbaal comparitie eerste aanleg, p. 3), [eiseres] in het verleden “voor Primagaz c.s. [heeft] gereden” en niet heeft betwist dat hij een professioneel handelaar in gas is, zodat hij geacht moet worden met het vorenstaande bekend te zijn. De grief faalt.” 2.23 In subonderdeel 2.1.1 (dat geen klacht bevat) zet [eiseres] uiteen waarom hij van oordeel is dat hij geen gebruik heeft gemaakt van het merk ‘Primagaz’. Hij wijst op de volgende in feitelijke instanties betrokken argumenten: a. Voor gebruik van een merk is op zijn minst af- of teruglevering van de gevulde verpakking met het merk noodzakelijk; b. het gebruik dient te geschieden in het kader van de eigen communicatie; en c. merkinbreuk door [eiseres] ontstaat pas indien er bij de afnemer de indruk ontstaat of kan ontstaan dat er tussen [eiseres] en Primagaz een zakelijke band bestaat. Gelet op de hiervoor besproken stand van de rechtspraak gaat [eiseres] hier uit van een onjuiste rechtsopvatting. De door de functieleer “gecorrigeerde” lijn uit Shell/Walhout en daarop volgende toepassingsrechtspraak leert dat hier sprake is van gebruik als merk, op één lijn te stellen met het aanbrengen ervan, waarbij [eiseres] het volgens het hof doet voorkomen dat het gas in die tank van de merkhouder afkomstig is door het zonder enige aanduiding vullen van de gastank met het merk ‘Primagaz’. De herkomstfunctie is daarmee getoetst als zijnde in het geding en de invulling daarvan door het hof is feitelijk. Dit is geen onjuiste rechtsopvatting en afdoende gemotiveerd door het hof. Niet van belang is volgens de uiteengezette rechtspraak of afnemer [betrokkene 1] wist dat [eiseres] gas niet van Primagaz afkomstig was, omdat het merkenrecht bredere werking heeft, niet is vereist dat er sprake is van gebruik in het kader van de eigen communicatie van [eiseres] en ook is niet nodig dat er minstens af- of terugname van een gevulde verpakking moet zijn. De uit die door [eiseres] gestelde elementen blijkende onjuiste rechtsopvatting is door het hof terecht verworpen, waarbij niet behoefde te worden ingegaan op alle aangedragen elementen; het hof heeft op juiste wijze getoetst of sprake is van merkgebruik door [eiseres] . Daar kan in feite heel onderdeel 2.1 al op worden afgedaan. 2.24 Meer in detail dan: subonderdeel 2.1.2 bevat de hoofdklacht tegen het oordeel dan sprake is van gebruik als merk met vervolgens vijf subklachten. 2.25 De eerste subklacht (subonderdeel 2.1.2-I) is dat de indruk van de afnemer en niet van derden bepalend is voor gebruik als merk, wat zou volgen uit punt 40 van Viking/Kosan. Er is dan pas sprake van inbreuk, als niet duidelijk is dat er geen band bestaat tussen (in dit geval) Primagaz en de hervuller.

Voor die situatie kan het dan aangewezen zijn dat de hervuller een sticker op de gasfles plaatst om duidelijk te maken dat er geen band bestaat tussen de hervuller en de merkhouder (hetgeen in onze zaak overigens juist niet is gebeurd, maar als het de eindgebruiker meteen al duidelijk is dat die band er niet is, dan hoeft dat ook niet volgens [eiseres] ). Het hof zou bij zijn oordeel hebben miskend dat [betrokkene 1] wist/moest weten dat hij [eiseres] -gas kreeg in plaats van Primagaz, nu [eiseres] ook op geen enkele wijze heeft doen voorkomen alsof het gas in die tank van Primagaz c.s. afkomstig was. Indien in het oordeel van het hof besloten ligt dat dit oordeel niet ziet op [betrokkene 1] maar op derden die toevallig op bezoek komen, miskent het hof dat het, wat betreft bekendheid omtrent de identiteit van de hervuller, moet gaan om degene voor wiens rekening en risico de hervulling plaatsvindt (dus [betrokkene 1] ) en niet om derden. Zulke derden zijn niet in beeld, nu [betrokkene 1] eindgebruiker is. 2.26 Deze redenering is gebaseerd op een onjuiste uitleg van Viking/Kosan, dat gaat over uitputting in een bijzonder, zich in onze zaak niet voordoend geval (welk oordeel van het hof in onderdeel 2.2 tevergeefs wordt bestreden, zoals we hierna zullen zien). In punt 40 staat wanneer sprake is van gegronde redenen die ervoor zorgen dat een merkhouder zich ondanks dat sprake is van uitputting toch kan verzetten tegen een merkinbreuk. Met gebruik als merk heeft dat niets te maken. Meer in het algemeen geldt dat voorzichtigheid is geboden met het doortrekken van dit op de specifieke situatie van de bijzondere compositiegasflessen toegesneden arrest. 2.27 De tweede subklacht uit subonderdeel 2.1.2-II is dat er door [eiseres] ook geen gebruik is gemaakt van het merk Primagaz in het kader van de eigen communicatie. Onder verwijzing naar Winters/Red Bull en (de verwijzing van A-G Kokott in haar conclusie voor dit arrest naar) het Google France-arrest, wordt aangevoerd dat het gebruik van een merk door een derde op zijn minst impliceert dat een derde het teken gebruikt in het kader van zijn eigen commerciële communicatie. Nu [eiseres] bij de afnemer niet de indruk wekt dat er een verband is tussen hem en Primagaz, de gastank niet gebruikt en de consument ook geen verband kan leggen tussen [eiseres] en Primagaz, is geen sprake van gebruik, zo betoogt [eiseres] . Bovendien behaalt [eiseres] ook geen (economisch) voordeel uit het beweerdelijke gebruik van het merk Primagaz. Het hof heeft dit in rov. 3.6.1 miskend, of geen inzicht gegeven in zijn gedachtegang, of een onbegrijpelijk oordeel gegeven. 2.28 Ook dit subonderdeel faalt. Ook hier trekt [eiseres] parallellen met merkenarresten die niet opgaan. Het stoelt op een verkeerde uitleg van de functieleer (met een niet adequate verwijzing naar Google France, vindplaats voetnoot 18) en Winters/Red Bull. Er is hier geen sprake van “bloot-afvullen” door [eiseres] in de zin van dat laatste arrest (vgl. hiervoor in 2.12), dat wil zeggen het verrichten van alleen technische afvulhandelingen door een voor de afnemer van de te vullen verpakking onzichtbare tussenschakel. [eiseres] heeft immers zelf hervuld met een eigen tankwagen waarop “ [eiseres] ” en “ [eiseres] [vestigingsplaats] ” vermeld staat (rov. 3.6.1) en doet het door het zonder enige aanduiding vullen van de gastank met het merk Primagaz voorkomen alsof het gas in die tank ook van Primagaz afkomstig is (rov. 3.6.1 en 3.8.1). Hierin ligt besloten dat de herkomstfunctie door het hof in het geding wordt geacht en dat is onjuist noch onbegrijpelijk. 2.29 Subonderdeel 2.1.2-III klaagt (onder verwijzing naar mvg 11) dat in het Interflora-arrest is uitgemaakt dat merkbescherming alleen mag worden gebruikt om ervoor te zorgen dat aan de consument de herkomst van de waar kan worden gegarandeerd. Voor de andere merkfuncties geldt dat de bescherming niet absoluut is. De “absolute” herkomstbescherming niet mag worden gebruikt om (indirect) iedere mededinging van derden op dezelfde markt af te sluiten en dat probeert Primagaz hier juist wel te doen. Nu [betrokkene 1] weet dat hij geen Primagaz koopt maar gas van [eiseres] , kan het op de tank afgebeelde merk dit volgens de klacht niet verhinderen. Het oordeel van het hof in rov. 3.6.1 is in het licht van deze passages uit Interflora volgens de klacht onjuist of onbegrijpelijk. 2.30 Dit kan niet slagen, omdat dit opnieuw is gebaseerd op een verkeerde uitleg van een standaard merkenarrest. Het hof heeft op juiste wijze de in Interflora besloten liggende functieleer toegepast in zijn oordeel. Waar het om gaat is dat van afbreuk van de herkomstfunctie van het merk sprake is wanneer het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende consument onmogelijk of moeilijk is om te weten of de waren afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel van een derde. Post-sale confusion (bij derden) mag daarbij worden meegenomen. De feitenrechter beoordeelt of van een dergelijke (mogelijke) aantasting sprake is. In rov. 3.6.1 en 3.8.1 is het in geding zijn van de herkomstfunctie getoetst: door het ontbreken van aanvullende etikettering kan afbreuk aan de herkomst- en kwaliteitsfunctie van het merk niet worden uitgesloten. De klacht schiet hier langs. 2.31 Met subonderdeel 2.1.2-IV klaagt [eiseres] dat voor het geval het hof in rov. 3.6.1 het oog heeft op Heineken/Olm, is miskend dat dat vonnis niet afdoet aan het feit dat de indruk die de eindgebruiker/afnemer (i.c. [betrokkene 1] ) had omtrent de herkomst van het gas bepalend is voor de vraag of sprake is van gebruik van een merk. Bovendien was er in Heineken/Olm sprake van doorverkoop, in plaats van (zoals hier) eigen gebruik. De vuller was in de Heineken/Olm-casus op de hoogte van het feit dat aan derden werd doorverkocht. Deze situatie is wezenlijk anders dan in onze zaak waarin [betrokkene 1] [eiseres] vraagt een gastank bij te vullen waarvan hij zelf eindgebruiker is en waarvan hij weet dat het gas niet van Primagaz afkomt. Er is geen sprake van een situatie waar afnemers of kopers van het merkproduct op het verkeerde been worden gezet omtrent de herkomst van de waar. Het hof heeft dit miskend, of geen inzicht gegeven in zijn gedachtegang, of een onbegrijpelijk oordeel gegeven. 2.32 Nog daargelaten of deze klacht feitelijke grondslag heeft in de aangevallen rov. 3.6.1 (de Heinken/Olm-uitspraak komt als zodanig niet voor in rov. 3.6.1), mist dit zelfstandige betekenis naast de voorgaande klachten. Niet de indruk bij de afnemer alleen over de herkomst is bepalend, zo hebben we gezien. Wel is vereist dat een merkfunctie (potentieel) is aangetast, maar dat heeft het hof ook keurig getoetst. 2.33 De louter voortbouwende klacht uit subonderdeel 2.1.2-V deelt het lot van de vorige vier klachten. 2.34 Het tweede subonderdeel 2.1.3 klaagt met een rechts-/motiveringsklacht in de kern dat de Shell/Walhout-leer door Viking/Kosan is achterhaald, althans niet van toepassing is in een geval dat de herkomst van de hervulling aan de eindgebruiker duidelijk is en daaruit ook blijkt dat er geen band bestaat tussen merkhouder en hervuller, zodat er dan ook geen sprake is van gebruik als merk. Dat impliceert volgens de klacht dat er pas sprake is van gebruik als merk volgens art. 2.20 BVIE als er aflevering van de lege verpakking bij de vuller en teruglevering van de gevulde verpakking met het merk in combinatie met de vulling van de verpakking plaatsvindt, waardoor de geadresseerde van de “gebruiker” kon en mocht menen dat er gebruik werd gemaakt van het merk. Zolang de houder van de lege fles of tank weet dat de inhoud van de tank leeg is en weet dat die wordt gevuld met een gas van een ander merk dan dat van de merkhouder, is geen sprake van gebruik van een merk.

Geen van partijen heeft dan immers de bedoeling de inhoud van die tank te laten doorgaan als afkomstig van de merkhouder. Nu hier sprake is van eigen gebruik en niet van doorverkoop, wordt niet de indruk gewekt dat het in de tank aanwezige gas afkomstig is van de merkhouder. Dat door [eiseres] geen hervulaanduiding is aangebracht, doet hier niets aan af. 2.35 Het zal na het voorgaande geen verbazing wekken dat ik deze klacht ook geen doel zie treffen. Het is andermaal gebaseerd op een onjuiste merkenrechtelijke redenering. Shell/Walhout is niet achterhaald, maar aangevuld door de functieleer en Viking/Kosan. In het laatste arrest was sprake van uitputting. Voor een extensievere uitleg van dit arrest, hier kennelijk opnieuw over een andere boeg beoogd, is geen ruimte. Voor zover de klacht opnieuw verwijst naar de voorwaarde dat een van de functies van het merk moet zijn aangetast om van (ongeoorloofd) gebruik te kunnen spreken, herhaal ik dat het hof dat ook keurig heeft getoetst. 2.36 Subonderdeel 2.1.4 bevat een louter voortbouwende klacht en gaat zodoende evenmin op. Bovendien is dit gericht tegen een niet zelfstandig dragende “terzijde”-overweging dat vaststaat dat [eiseres] in het verleden voor Primagaz heeft gereden en kort gezegd bekend moet worden geacht met de gebruiken in de branche. Uitputting 2.37 Onderdeel 2.2 (dat onder dit nummer zelf geen klacht bevat, hetgeen ook geldt voor subonderdeel 2.2.1) komt met een waaier aan klachten op tegen de afwijzing van het hof van [eiseres] beroep op uitputting van het merk van Primagaz. Dit onderdeel is opgedeeld in vier subonderdelen, waarvan subonderdeel drie weer verder uiteenvalt. Het gaat hier om rov. 3.7.1: “3.7.1 Naar de rechtbank op goede gronden heeft overwogen, die het hof overneemt en tot de zijne maakt, heeft het Hof van Justitie van de EU in het Viking-Kosan arrest slechts een uitzondering op de uitputtingsregel geformuleerd. In die zaak betrof het, aldus de rechtbank, composietflessen die niet uitsluitend een verpakking van het originele product (gas) vormden, maar een autonome economische waarde hadden en moeten worden aangemerkt als op zichzelf staande waren. Daarbij heeft het Hof van Justitie in aanmerking genomen dat de consument bij aankoop van een dergelijke met gas gevulde fles niet alleen betaalt voor dat gas, maar ook voor die specifieke composietfles, waarvan de prijs hoger is dan de traditionele stalen gasflessen en het daarin aanwezige gas. Door die hogere prijs wordt de merkhouder in staat gesteld de economische waarde van zijn merk, dat mede bestaat uit het vormmerk op de composietfles als zodanig, te realiseren en dat brengt mee dat zijn merkrechten zijn uitgeput. In het onderhavige geval heeft [betrokkene 1] geen hogere prijs betaald voor het gas in verband met de autonome economische waarde van de gastank en heeft Primagaz NL de eigendom van de gastank voorbehouden. [betrokkene 1] betaalt voor de gastank slechts een geringe jaarlijkse huurvergoeding, waarin - naar van de zijde van Primagaz c.s. ter zitting in hoger beroep onbestreden is gesteld - de jaarlijkse inspectiekosten zijn begrepen. Deze vergoeding staat niet in verhouding tot de economische waarde van de gastank. Derhalve heeft de rechtbank terecht geconcludeerd dat zich geen vergelijkbare situatie voordoet als bij Viking/Kosan en (bij de huidige stand van de jurisprudentie) de merkrechten van Primagaz c.s. dus niet zijn uitgeput. Voor zover [eiseres] zich erop beroept dat aldus de mededinging op onaanvaardbare wijze wordt beperkt, heeft zij daartoe onvoldoende gesteld, nog daargelaten dat [betrokkene 1] de mogelijkheid heeft de huurovereenkomst met Primagaz NL na ommekomst van de termijn van zes jaar van jaar tot jaar te beëindigen en met een concurrent van Primagaz c.s. in zee te gaan. De grief wordt verworpen.” De hier “geadopteerde” overwegingen van de rechtbank zijn de volgende: “4.3. Op voormeld uitgangspunt is een zekere nuancering aangebracht door het Hof van Justitie van de EG/EU in de zaak ‘Viking/Kosan’ (HvJ EU 14 juli 2011, NJ 2013/282). In dat arrest heeft het Hof - kort gezegd - overwogen dat het merkrecht is uitgeput indien de economische waarde van de aan een gasfles verbonden merken is gerealiseerd door de verkoop ervan, met als gevolg dat het de eigenaar van die gasfles in beginsel vrij staat om deze door een derde te laten afvullen. Met de aan een gasfles verbonden merken wordt in voornoemd arrest bedoeld zowel het merk bestaande uit de vorm van de gasfles voor gas en gashouders als de op de gasfles aangebrachte merken voor gas. Kern van het verweer van [eiseres] is dat in casu sprake is van eenzelfde situatie, zodat het merkrecht van Primagaz c.s. - evenals in het Viking/Kosan arrest - is uitgeput, omdat (1) [betrokkene 1] de feitelijke beschikkingsbevoegdheid over de gastank van Primagaz NL heeft verkregen en (2) Primagaz c.s. in staat is met haar handelen de economische waarde van haar merk te realiseren. 4.4. Indien voormeld verweer van [eiseres] gevolgd zou worden, zou dit meebrengen dat het aan de gastank/fles verbonden merkrecht in alle gevallen na de eerste gaslevering zou zijn uitgeput. De feitelijke beschikkingsbevoegdheid over een gastank/fles (de verpakking) gaat bij de levering van gas in een dergelijke verpakking immers altijd over naar degene die het gas koopt. Voorts is, ingeval de redenering van [eiseres] wordt gevolgd, de merkhouder steeds in staat de economische waarde van haar merk te realiseren. Volgens [eiseres] wordt dit immers gerealiseerd door de verkoop van het gas en niet door het ter beschikking stellen van de gastank/fles. Daarmee miskent [eiseres] dat in het Viking-Kosan arrest slechts een uitzondering is geformuleerd. In die zaak betrof het composietflessen die niet louter een verpakking van het originele product (gas) vormden, maar een autonome economische waarde hadden en moeten worden aangemerkt als op zichzelf staande waren. Daarbij heeft het Hof in aanmerking genomen dat de consument bij aankoop van een dergelijke met gas gevulde fles niet alleen betaalt voor dat gas, maar ook voor die specifieke composietfles, waarvan de prijs hoger is dan de traditionele stalen gasflessen en het daarin aanwezige gas. Door die hogere prijs wordt de merkhouder in staat gesteld de economische waarde van zijn merk, dat mede bestaat uit het vormmerk op de composietfles als zodanig, te realiseren en dat brengt mee dat zijn merkrechten zijn uitgeput. De rechtbank begrijpt deze overweging aldus dat hier naar het oordeel van het Hof een wezenlijk verschil is gelegen ten opzichte van het geval waarin gas geleverd wordt in traditionele gasflessen, omdat daarbij de economische waarde van de gasfles niet is verdisconteerd in de prijs. 4.5. In het onderhavige geval heeft [betrokkene 1] geen hogere prijs betaald voor het gas in verband met de autonome economische waarde van de gastank en heeft Primagaz NL de eigendom van de gastank voorbehouden. [betrokkene 1] betaalt slechts een geringe jaarlijkse huurvergoeding voor de gastank die niet in verhouding staat tot de economische waarde van de gastank. Aangezien op grond van het voorgaande zich geen vergelijkbare situatie voordoet als bij Viking/Kosan, is (bij de huidige stand van de jurisprudentie) in het onderhavige geval - anders dan bij Viking/Kosan - geen sprake van uitputting van het merkrecht.” 2.38 Subonderdeel 2.2.2 betoogt dat onjuist of onbegrijpelijk is dat het hof meent dat in Viking/Kosan een uitzondering op de uitputtingsregel is aangenomen. Het hof past in dit arrest nu juist de hoofdregel voor uitputting toe, waartoe [eiseres] wijst op verschillende passages uit het arrest. 2.39 Ik geef toe dat de term “uitzondering” weinig gelukkig is gekozen hier, maar dat betekent niet dat de klacht terecht is voorgesteld.

Het is een kennelijke verschrijving; van onbegrijpelijkheid is geen sprake. Uit het samenstel van (de rest van) rov. 3.7.1 met de als de zijne door het hof overgenomen rechtbankoverwegingen wordt helder dat volgens het hof geen sprake is van een vergelijkbare situatie als in Viking/Kosan. In rov. 4.3 van het rechtbankvonnis staat dat op de Shell/Walhout-leer een zekere nuancering is aangebracht in Viking/Kosan en in rov. 3.7.1 geeft het hof vervolgens een juiste samenvatting van het oordeel in Viking/Kosan en een correcte en begrijpelijke toepassing van die regels in onze zaak. Zo gelezen is met de passage dat het Hof van Justitie in het Viking/Kosan-arrest slechts een uitzondering op de uitputtingsregel heeft geformuleerd, klaarblijkelijk bedoeld: een uitzondering op de (jurisprudentiële) inbreukleer bij hervulling (de vaste jurisprudentie op dit punt is weergegeven in rov. 4.2 van het rechtbankvonnis). 2.40 Subonderdeel 2.2.3 keert zich tegen een van de redenen waarom het hof meent dat hier geen met Vinking/Kosan vergelijkbaar geval voorligt. Dat [betrokkene 1] geen hogere prijs heeft betaald voor het gas in verband met de autonome economische waarde van de gastank, is volgens de klacht rechtens onjuist (art. 149 Rv) en daarnaast onbegrijpelijk, althans onvoldoende gemotiveerd. [eiseres] wijst daartoe op het partijdebat dat hierover zou gaan, waaruit zou volgen dat [eiseres] heeft gesteld dat Primagaz de kosten van de aanschaf en het onderhoud van de gastank (in meerdere leveranties) zou terugverdienen via de verkoopprijs van haar propaangas, een stelling die Primagaz onvoldoende gemotiveerd heeft betwist, terwijl het wel op haar weg lag om nadere informatie te verschaffen over de door haar gehanteerde prijzen. 2.41 Dit gaat niet op. Met grief II viel [eiseres] het rechtbankoordeel aan over de onvergelijkbaarheid van onze casus met die uit Viking/Kosan, zodat hier geen sprake is van uitputting. Volgens het hof doet zich zo’n Viking/Kosan- situatie in ons geval niet voor nu [betrokkene 1] geen hogere prijs heeft betaald voor het gas in verband met de autonome economische waarde van de gastank en Primagaz de eigendom van de tank heeft voorbehouden, terwijl de geringe jaarlijkse huurvergoeding niet in verhouding staat tot de economische waarde van de gastank. Dit feitelijke oordeel van het hof is niet onjuist of onbegrijpelijk gelet op het partijdebat hierover. Primagaz heeft zich beroepen op de (onevenredig lage) huurprijs die [betrokkene 1] voor de tank betaalde, die lang niet alle kosten van inspectie en onderhoud dekte (mva/mvg inc 13). Ook is beroep gedaan op de beperking in de huurovereenkomst dat [betrokkene 1] de tank alleen mag gebruiken voor de opslag van door Primagaz geleverd gas en dat de huurprijs daar ook op is afgestemd (idem): “Dit betekent dat het merk Primagaz op de tank ook niet is “uitgewerkt” na het verstrijken van de eerste huurtermijn van zes jaren, zoals [eiseres] onder 27 en 28 [van de mvg – A-G] betoogt. Na afloop van die termijn wordt de overeenkomst van jaar tot jaar verlengd en als [betrokkene 1] gas van een andere leverancier wenst te betrekken dient hij de huurovereenkomst tegen de einddatum op te zeggen en een andere tank te laten installeren” (mva/mvg inc 16). Het hof kon hier (begrijpelijkerwijs) uit afleiden dat de economische waarde van de tank hiermee niet is gerealiseerd door de merkhouder in de zin van Viking/Kosan. In die zaak was overigens, anders dan in ons geval, ook sprake van een vormmerk voor de gasfles, wat natuurlijk ook waardeverhogend werkt in vergelijking met een standaard gastank. Korter gezegd: het hof kon hieruit afleiden dat Primagaz’ positie is dat de lage huurvergoeding (€ 46,51 per jaar) in geen verhouding staat tot de economische waarde van de vaste, grote gastank van 1200 liter. [eiseres] ’s stelling dat Primagaz in staat is om na zes jaar de kosten van de gastank terug te verdienen (onderbouwd met de “ruime ervaring” van Primagaz en de assumptie dat zij alleen rendabele overeenkomsten zal afsluiten) is in rov. 3.7.1 (impliciet) door het hof verworpen, nu het hof oordeelt dat Primagaz NL de eigendom van de tank heeft voorbehouden. De kennelijke gedachtestap is daar dan: zoals uit de stellingen van Primagaz ook blijkt, moet [betrokkene 1] na aflopen van de huurtermijn een andere tank laten installeren. De huurprijs is hierop afgestemd – dus Primagaz heeft er bij het opstellen van het contract rekening mee gehouden dat de tank na afloop van het contract weer bij haar (als eigenaar) terugkomt waardoor zij de waarde van de tank ook niet in de huurprijs/gasprijs hoefde te verdisconteren. Daarop strandt dit subonderdeel, dat in wezen een poging doet tot een herbeoordeling op dit punt over te laten gaan, waarvoor in cassatie geen plaats is. Van schending van art. 149 Rv is geen sprake. 2.42 Subonderdeel 2.2.4 bestaat uit drie verdere onderverdelingen en klaagt dat wel sprake is van uitputting van het merkrecht na ommekomst van de initiële huurtermijn van zes jaar. 2.43 Subonderdeel 2.2.4-I betoogt dat het vanwege het bij subonderdeel 2.2, m.n. subonderdeel 2.2.3 aangedragene onjuist, althans on(voldoende) -begrijpelijk is dat het hof meent dat geen sprake is van uitputting. Voor zover deze klacht klachten uit de voorgaande subonderdelen herhaalt, falen deze om de al besproken redenen. Daar wordt nu aan toegevoegd, onder verwijzing naar het partijdebat geschetst in subonderdeel 2.2.3, dat is gesteld dat van uitputting sprake moet zijn na ommekomst van een initiële huurperiode van zes jaar, omdat aannemelijk is dat Primagaz dan door de opbrengsten van de gasleveranties de economische waarde van de tank heeft terugverdiend. Dat is onvoldoende bestreden en gelet op Viking/Kosan is het oordeel van rechtbank en hof op dit punt onjuist, of on(voldoende) -begrijpelijk. Ik kan in de ruim twee bladzijden van deze klacht niet meer ontdekken dan een herhaling van zetten uit subonderdeel 2.2.3, zodat ook dit faalt om de daar aangegeven redenen. 2.44 Subonderdeel 2.2.4-II klaagt, voor zover valt te begrijpen, dat indien en voor zover het hof, gelet op de eerste volzin van rov. 3.6.1, bij zijn oordeel belang heeft gehecht aan de stelling dat [betrokkene 1] slechts huurder was en geen eigenaar en dat Primagaz eigenaar was, het hof eraan voorbij gaat dat eigendomsrecht niet relevant is voor merkinbreuk en ook geen noodzakelijk vereiste is voor toepassing van de uitputtingsregel, maar dat het gaat om beschikkingsbevoegdheid. Het hof heeft in rov. 3.7.1 miskend dat ook bij verhuur uitputting van het merk aan de orde kan zijn indien de merkhouder door de verhuur de economische waarde van zijn merk kan realiseren, althans is dit oordeel hier onvoldoende begrijpelijk. 2.45 Deze klacht faalt bij gebrek aan feitelijke grondslag. Met het oordeel in rov. 3.7.1 dat geen hogere prijs is betaald voor het gas in verband met de autonome economische waarde van de gastank, de huurvergoeding voor de tank niet in verhouding staat tot de economische waarde ervan en de rechtbank dus terecht heeft geconcludeerd dat zich geen vergelijkbare situatie voordoet als bij Viking/Kosan – zodat geen sprake is van uitputting – is niet miskend dat ook bij verhuur uitputting van het merk aan de orde zou kunnen zijn, indien de merkhouder door de verhuur de economische waarde van zijn merk kan realiseren. Het oordeel is alleen dat en waarom zich die laatste situatie hier niet voordoet. Dat is niet onbegrijpelijk. Dat het hof daarbij ook noemt dat Primagaz NL de eigendom van de gastank heeft voorbehouden, maakt dat niet anders.

2.46 Subonderdeel 2.2.4-III herhaalt dat het non-uitputtingsoordeel in feitelijke instanties onjuist is op de in subonderdelen 2.2.4-I en 2.2.4-II genoemde gronden, mist dus zelfstandige betekenis en faalt zodoende ook. 2.47 Subonderdeel 2.2.4 (2e) bestrijdt vervolgens de voorlaatste zin van rov. 3.7.1. Dat is een miskenning dat uitputting van het merk meebrengt dat Primagaz zich niet langer tegen gebruik van haar merk kan verzetten, tenzij de merkhouder gegronde vrees heeft zich tegen verdere verhandeling te verzetten (vgl. art. 7 lid 2 MRi). De stelplicht en bewijslast van dat laatste rust op Primagaz. Het oordeel dat [eiseres] niet aan haar stelplicht heeft voldaan, is dus onjuist. Of hier is de juiste bewijslastverdeling miskend, of er is sprake van een onbegrijpelijk oordeel. Ook het oordeel dat de huurovereenkomst na ommekomst van de initiële periode van zes jaar per jaar kan worden opgezegd om met een concurrent in zee te gaan, miskent dat het gaat om de vraag of [eiseres] kan worden verboden aan [betrokkene 1] te leveren, of [eiseres] merkinbreuk heeft gepleegd en of zij daardoor onrechtmatig heeft gehandeld. 2.48 Deze klacht is voor een deel gericht tegen een overweging ten overvloede (“nog daargelaten dat ...”), zodat [eiseres] daarbij geen belang heeft. Verder neemt de klacht tot uitgangspunt dat sprake is van uitputting van het merk Primagaz, maar het hof oordeelt juist dat dit niet zo is, hetgeen in de voorafgaande delen van het middel zoals we hebben geconstateerd tevergeefs wordt bestreden in cassatie. Daar stuit deze klacht op af. 2.49 Subonderdeel 2.2.5 is louter voortbouwend en kan zodoende ook niet tot cassatie leiden. Afbreuk aan de herkomst- en kwaliteitsfunctie van het merk 2.50 Onderdeel 2.3 komt op tegen rov. 3.8.1, waarin het beroep van [eiseres] en haar interpretatie van de functieleer wordt verworpen: “3.8.1 Het hof stelt voorop, onder verwijzing naar hetgeen met betrekking tot grief II is overwogen, dat het in de voorliggende zaak gaat om een aan Primagaz c.s. toebehorende vaste tank met het merk “Primagaz” die aan [betrokkene 1] op exclusieve basis is verhuurd en niet om verkoop van een losse gasfles, die de uitputting van de daarop rustende merkrechten met zich meebrengt. Aangezien - anders dan in de Viking/Kosan zaak - [eiseres] (naar zij zelf erkent) bij hervulling van de tank van [betrokkene 1] geen aanvullende etikettering heeft aangebracht, behoeft het hof niet te beoordelen wat de uitkomst van deze procedure zou zijn indien [eiseres] die aanvullende etikettering wel had aangebracht. Met het hervullen van de gastank heeft [eiseres] inbreuk gemaakt op de merkrechten van Primagaz c.s. Het beroep van [eiseres] op de barre weersomstandigheden, een nagenoeg lege tank bij [betrokkene 1] en de mededeling van Primagaz NL dat zij niet direct aan [betrokkene 1] zou kunnen leveren, staan aan dit oordeel niet in de weg. Naar Primagaz c.s. heeft aangevoerd - en [eiseres] onvoldoende gemotiveerd heeft betwist - had [betrokkene 1] nog rekeningen openstaan bij Primagaz NL en heeft hij, gelet op de weersomstandigheden, te lang gewacht met het bestellen van nieuw gas. Door slechts af te gaan op de mededelingen van [betrokkene 1] heeft [eiseres] het risico genomen met het hervullen van de gastank merkinbreuk te plegen. Het verweer van [eiseres] dat de naam “Primagaz” niet op de bij [betrokkene 1] aanwezige gastank stond, althans door sneeuw niet zichtbaar was, acht het hof - mede gelet op het feit dat [eiseres] in het verleden in opdracht van Primagaz c.s. gas heeft afgeleverd - onvoldoende onderbouwd, zodat daaraan wordt voorbijgegaan. Naar het oordeel van het hof heeft de rechtbank in rechtsoverweging 4.6 terecht en op goede gronden geoordeeld dat door het ontbreken van aanvullende etikettering afbreuk aan de herkomst- en kwaliteitsfunctie van het merk op die grond niet kan worden uitgesloten. Aangezien [eiseres] in dit verband in hoger beroep geen nieuwe argumenten naar voren heeft gebracht, neemt het hof het oordeel van de rechtbank en de daarbij behorende motivering over en maakt deze tot de zijne. De grief kan niet slagen.” Rov. 4.6 van het rechtbankvonnis, waar naar wordt verwezen in rov. 3.8.1, luidt als volgt: “4.6 Het beroep van [eiseres] op de functieleer als vermeld in dat arrest althans in de daarbij behorende conclusie van advocaat-generaal Kokott slaagt evenmin. [eiseres] heeft immers - anders dan in de Viking/Kosan zaak - geen aanvullende etikettering aangebracht op de gastank zodat afbreuk aan de herkomst- en kwaliteitsfunctie van het merk op die grond niet kan worden uitgesloten. Dat het [betrokkene 1] bekend is dat de gastank is nagevuld door [eiseres] laat voorts onverlet dat derden - zoals huisgenoten of bezoekers van [betrokkene 1] - die met de gastank worden geconfronteerd, de indruk zullen hebben dat de gastank gas bevat die afkomstig is van Primagaz c.s. Dat geen sprake is van doorverkoop van het gas door [betrokkene 1] aan derden maakt dit niet anders. Of het gas van [eiseres] kwalitatief gezien gelijk is aan het gas van Primagaz c.s., wat daar verder ook van zij, doet evenmin ter zake. Het gaat erom dat Primagaz c.s. de kwaliteit van het gas noch de inachtneming van de veiligheidsvoorschriften en de door haar voorgestane gebruikelijke standaardcontroles kan waarborgen. Het beroep van [eiseres] op HR 15 oktober 1999, NJ 2000/101 gaat niet op nu de daarin geformuleerde eis (aanmerkelijk kans op gevaarzetting) ziet op de vraag of sprake is van onrechtmatig handelen en niet op de vraag of het hervullen door [eiseres] afbreuk kan doen aan de herkomst- en kwaliteitsfunctie van het merk van Primagaz c.s. De vraag of tevens afbreuk gedaan wordt aan de andere functies van het merk behoeft derhalve geen beantwoording meer.” Hof en rechtbank achten hier op juiste en begrijpelijke wijze beslissend dat niet kan worden uitgesloten dat essentiële merkenfuncties (herkomst- en kwaliteitsgarantiefunctie) kunnen worden aangetast door het handelen van [eiseres] (vullen zonder duidelijk kenbaar te maken dat door een ander dan de merkhouder is hervuld). Dat is een correcte toets aan de maatstaven van de functieleer. De merkenrechtelijk onjuiste uitleg die [eiseres] aan de Europese merkenrechtelijke functieleer wil geven is terecht verworpen in feitelijke instanties. De daartegen gerichte klachten stranden. We lopen ze na. Het onderdeel bestaat uit vier subonderdelen, waarvan het derde weer verder is onderverdeeld. 2.51 Subonderdeel 2.3.1 klaagt dat het hof in de eerste alinea van rov. 3.8.1 een “‘volstrekt onbegrijpelijke uitleg” van [eiseres] ’s derde grief heeft gegeven. [eiseres] heeft de functieleer subsidiair in stelling gebracht voor het geval haar beroep op uitputting zou falen. Grief III legt niet de vraag voor wat er uit de procedure zou zijn gekomen als [eiseres] wel aanvullende etikettering zou hebben aangebracht, maar draagt aan dat (zeker) indien aanvullende etikettering zou worden aangebracht een verbod voor de toekomst dient te worden afgewezen. Nu het hof dit verweer geheel onbesproken laat, is zijn oordeel onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd. 2.52 Voorop staat dat uitleg van processtukken een feitelijke beslissing is die in cassatie alleen op begrijpelijkheid kan worden getoetst. De samenvatting die het hof in rov. 3.8 geeft van [eiseres] ’s derde grief (vgl. mvg 52-55) is bepaald niet onbegrijpelijk. Ik begrijp [eiseres] ’s standpunt hier zo, dat een inbreukverbod voor de toekomst zou moeten worden afgewezen, omdat zij aanvullende etikettering zou kunnen gaan aanbrengen, waarna zij merkenrechtelijk zou vrijlopen.

Dat is veel te kort door de bocht en alleen al buiten de orde, nu hier feitelijk helemaal geen sprake is geweest van aanvullende etikettering door [eiseres] . Van de rechter wordt niet gevergd zich over niet voorgedaan hebbende eventualiteiten uit te laten. Het is een betoog in dezelfde lijn als: er is geen inbreukverbod voor de toekomst gerechtvaardigd, want er kan alsnog een met boete versterkte onthoudingsverklaring worden getekend. Vaststaat hier dat geen aanvullende etikettering is aangebracht. Daar ketst deze klacht al op af. Dit klemt nog te meer als bedacht wordt dat [eiseres] al een onthoudingsverklaring had getekend in het verleden (voor gasflessen), maar in de aanloop naar deze procedure niet bereid was zonder voorwaarden een onthoudingsverklaring voor tankvulling te tekenen. 2.53 Subonderdeel 2.3.2 klaagt dat onjuist en zonder nadere toelichting onbegrijpelijk is dat de rechtbank in rov. 4.6 oordeelt dat er door de leverantie door [eiseres] afbreuk kan worden gedaan aan de herkomst- en kwaliteitsfunctie van het merk en het hof dit in weerwil van grief III overneemt en tot zijn oordeel maakt. Immers: de rechtbank miskent hiermee dat de herkomstfunctie zich richt tot degene die afnemer/contractuele wederpartij is en zich niet ook uitstrekt tot toevallige voorbijgangers, huisgenoten of bezoekers van [betrokkene 1] ; in dat kader is evenmin van belang dat Primagaz de kwaliteit van het gas noch de inachtneming van de veiligheidsvoorschriften en de door haar voorgestelde gebruikelijke standaardcontroles kan waarborgen. In cassatie moet als hypothetisch feitelijke grondslag gelden dat het gas van [eiseres] kwalitatief gezien gelijk is aan het gas van Primagaz en het hof heeft bovendien vastgesteld en van belang geacht dat [eiseres] vroeger voor Primagaz reed en toen kennelijk gekwalificeerd genoeg was om bij klanten een tank te vullen. Dat en waarom dit nu tot vrees voor overtreding van veiligheidsvoorschriften zou leiden is (zonder nadere toelichting van Primagaz) onbegrijpelijk; onbegrijpelijk is dat en waarom, wanneer, naar [betrokkene 1] weet, [eiseres] de gastank heeft gevuld en niet Primagaz, er voor Primagaz geen rol is weggelegd voor de kwaliteit en veiligheid; Primagaz had – als zij daar prijs op stelt – bij [eiseres] zelf de controle die zij stelt periodiek uit te voeren, kunnen verrichten. 2.54 Ook dit subonderdeel kan niet slagen. Het komt neer op niet veel meer dan de zaken omkeren en is deels een herhaling van de vergeefse klacht uit subonderdeel 2.1.2. Ik herhaal dat bij het (feitelijke) onderzoek naar de (potentiele) afbreuk aan de herkomst- en kwaliteitsfunctie van het merk als merkenrechtelijke maatman geldt de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende consument, waarmee niet de effectieve eindgebruiker wordt bedoeld maar iedere consument die potentieel met de betreffende waren in aanraking komt. Ook mag rekening worden gehouden met post-sale confusion bij derden, zoals volgt uit Arsenal/Reed. Primagaz heeft persistent onderbouwd gesteld dat de hier aan de orde zijnde essentiële merkenfuncties door het vulgedrag van [eiseres] in het geding zijn (vgl. inl. dgv. 22 (dreigende afbreuk reputatie merk, geen controle op zorgvuldigheid mogelijk, ongevallenrisico dat bij verwezenlijking kan afstralen op Primagaz), comparitieaantekeningen 1e aanleg 21, 24 en 25 (kwaliteitsgarantiefunctie, standaardcontroles aan tanks worden om bedrijfseconomische redenen gedaan tijdens hervullen) en mva/mvg inc 21 en 22 (kwaliteitsgarantiefunctie, tegengaan free-rider gedrag door [eiseres] , aansprakelijkheidsrisico’s). In dat licht is het oordeel in feitelijke instanties dat de afwezigheid van doorverkoop door de afnemer en dat het gas zelf kwalitatief hetzelfde zou zijn (de juistheid daarvan wordt overigens in het midden gelaten) niet ter zake doet voor de vraag of essentiële merkenfuncties door de hervulpraktijk van [eiseres] kunnen worden aangetast natuurlijk verre van onjuist of onbegrijpelijk. De klacht faalt. 2.55 Subonderdeel 2.3.3 richt zich tegen de passage uit rov. 3.8.1 dat [eiseres] met het hervullen van de gastank inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Primagaz. Dit is volgens de klacht onjuist of onbegrijpelijk, nu: dit oordeel voortbouwt op rov. 3.6.1 en 3.7.1. zodat het slagen van de onderdelen 2.1 en 2.2 ook rov. 3.8.1 aantast; en het hof hier miskent dat uit Viking/Kosan volgt dat wanneer een partij een lege gasfles door een ander bedrijf laat vullen dan degene wiens merk op de gasfles staat vermeld, het aan die partij wel duidelijk zal zijn dat er geen band bestaat tussen het bedrijf dat de fles vult en de merkhouder. Voor zover uit de eerste zin van rov. 3.8.1 moet worden afgeleid dat het hof van mening is dat dit anders zou zijn nu het hier niet gaat om een losse gasfles, maar om een vaste tank, gaat het hof of uit van een onjuiste rechtsopvatting, of is zijn oordeel zonder nadere toelichting onbegrijpelijk. Immers is niet bepalend wat de aard of omvang is van het te vullen object, maar of de partij aan wie (uiteindelijk) wordt geleverd redelijkerwijs kon twijfelen over de herkomst van het geleverde gas. 2.56 Voor zover dit subonderdeel een op de onderdelen 2.1 en 2.2 voortbouwende klacht is, faalt dit om de bij de behandeling van die klachten aangegeven redenen. Ook overigens is deze klacht niet terecht, nu in wezen weer wordt aangevoerd dat voor aantasting van de herkomstfunctie alleen naar [betrokkene 1] als afnemer had moeten worden gekeken en niet naar derden. Dat is onjuist. Uit de aangevallen passages blijkt als gezegd dat het hof op juiste en begrijpelijke wijze toetst of aan de herkomst- en kwaliteitsfunctie van het merk afbreuk kan worden gedaan. Daaruit blijkt ook helemaal niet dat het hof hierbij bepalend heeft geacht dat sprake is van een vaste gastank in plaats van losse gasflessen, zodat dit deel van de klacht berust op een verkeerde lezing van het arrest. Opnieuw is in de klacht sprake van een onjuiste uitleg van Viking/Kosan. Daar strandt het subonderdeel op. 2.57 Subonderdeel 2.3.4 valt uiteen in vier sub-subonderdelen gericht tegen rov. 3.8.1 (hiervoor weergegeven in 2.50) en ook 3.10.1: “3.10.1 Zoals hiervoor onder 3.6.1 reeds is overwogen, heeft [eiseres] onvoldoende gemotiveerd betwist dat Primagaz NL eigenaar is van de bij [betrokkene 1] aanwezige gastank. Tevens blijkt uitde tussen Primagaz NL en [betrokkene 1] gesloten overeenkomst (zie 3.1.3) dat [betrokkene 1] (slechts) huurder van de gastank is en daarmee slechts houder voor Priamgaz NL. Het beroep van [eiseres] op de goede trouw, voor zover al relevant, moet eveneens stranden. Vaststaat dat de gastank op zeer duidelijke wijze was voorzien van het ‘Primagaz’-beeldmerk. Vastsaat voorts dat [eiseres] een professioneel handelaar is in gas en een periode bij Primagaz werkzaam is geweest en geacht moet worden bekend te zijn geweest met de ten deze bestaande onderlinge verhoudingen, waaronder dat particuliere afnemers zelden of nooit eigenaar zijn van de gastank op hun terrein. [eiseres] heeft om die reden op eigen risico vertrouwd op de mededeling van [betrokkene 1] dat zij de gastank mocht vulen, nog daargelaten dat deze mededeling niet behelst dat [betrokkene 1] eigenaar van de tank is. Dat niet alle gastanks met de merknaam “Primagaz” eigendom van Primagaz c.s. zijn, maakt dit oordeel niet anders. De grief faalt.” Terecht kwalificeert Primagaz’ s.t. onder 59 de klachten van de nu volgende subonderdelen als een herhaling van het betoog in feitelijke instanties, gericht op een feitelijke herbeoordeling, waarvoor in cassatie geen plaats is. Daar zou bij de bespreking van deze klachten mee kunnen worden volstaan.

Ik loop ze niettemin inhoudelijk na. 2.58 Subonderdeel 2.3.4-I voert aan dat het hof miskent (met zijn oordeel: “Het verweer van [eiseres] dat de naam “Primagaz” niet op de bij [betrokkene 1] aanwezige gastank stond, althans door sneeuw niet zichtbaar was, acht het hof – mede gelet op het feit dat [eiseres] in het verleden in opdracht van Primagaz c.s. heeft afgeleverd – onvoldoende onderbouwd, zodat daaraan wordt voorbijgegaan”) dat Primagaz nergens heeft betwist dat het merkrecht van Primagaz op de bewuste dag bedekt was met sneeuw, zodat het hof van een onjuiste rechtsopvatting uitgaat door te oordelen dat [eiseres] die stelling onvoldoende zou hebben onderbouwd vanwege art. 149 Rv, althans is dit oordeel onbegrijpelijk. Dit raakt ook het oordeel van het hof in rov. 3.10.1 dat de gastank op zeer duidelijke wijze was voorzien van het ‘Primagaz’-beeldmerk. 2.59 Dit aangevallen feitelijke oordeel van het hof is niet onbegrijpelijk – en van schending van art. 149 Rv is opnieuw geen sprake. De nauwelijks serieus te nemen stelling van [eiseres] inzake sneeuwbedekking van de tank is inhoudelijk weersproken door Primagaz, al meteen bij dagvaarding onder 10 en 30: in het zeldzame geval dat er een zodanige hoeveelheid sneeuw valt dat het volledige logo van Primagaz wordt afgedekt, kan die sneeuw eenvoudig worden weggeschoven. De positie van [eiseres] in deze is terecht blijven steken op stelplicht, zodat aan bewijslevering niet werd toegekomen. De klacht faalt. 2.60 Subonderdeel 2.3.4-II klaagt dat rechtens onjuist en onbegrijpelijk is dat het hof in rov. 3.10.1. oordeelt: “Vaststaat voorts dat [eiseres] (…) een periode bij Primagaz werkzaam is geweest en geacht moet worden bekend te zijn geweest met de ten deze bestaande onderlinge verhoudingen, waaronder dat particuliere afnemers zelden of nooit eigenaar zijn van de gastank op hun terrein.” [eiseres] verwijst in dit verband naar het door hem aangevoerde zoals vermeld in het p-v i.e.a. op p. 3 en in zijn plta h.b. 19-21. 2.61 Ook dit slaagt niet. De beslissing dat bepaalde feiten al dan niet vaststaan, is een feitelijke beslissing die in cassatie alleen op begrijpelijkheid kan worden getoetst. Gelet op wat daarover door Primagaz in feitelijke instanties is aangevoerd, is dit oordeel van het hof niet onbegrijpelijk. 2.62 Subonderdeel 2.3.4-III richt zich op de passage uit rov. 3.8.1 dat onvoldoende is bestreden dat [betrokkene 1] nog rekeningen had open staan en te laat had gewacht met gas bestellen en [eiseres] door alleen op mededelingen van [betrokkene 1] af te gaan het risico van merkinbreuk heeft genomen. De klacht is volgens [eiseres] gelet op het partijdebat op dit punt onjuist of onbegrijpelijk. [eiseres] voert aan dat het hof miskent dat niet relevant is of [betrokkene 1] bij Primagaz nog nota’s open had staan en of dit niet betwist zou zijn door [eiseres] , nu vast staat dat Primagaz niet kon leveren vanwege de vorstperiode. Voor zover [eiseres] zo klaagt dat het hof ten onrechte aan zijn merkinbreukoordeel ten grondslag heeft gelegd dat [betrokkene 1] nog nota’s had openstaan bij Primagaz, is sprake van een verkeerde lezing van het arrest, nu het hof dit aankaart ter onderbouwing van zijn oordeel dat [eiseres] ’s disculpatieberoep op de barre weersomstandigheden, een nagenoeg lege tank en de mededeling van Primagaz NL dat zij niet direct aan [betrokkene 1] kon leveren, niet opgaat. Voor zover de klacht gericht is tegen de passage uit rov. 3.10.1 dat [eiseres] “om die reden [dat [eiseres] een professioneel handelaar is in gas en een periode bij Primagaz werkzaam is geweest en geacht moet worden bekend te zijn geweest met de ten deze bestaande onderlinge verhouding, waaronder dat particuliere afnemers zelden of nooit eigenaar zijn van de gastank op hun terrein – A-G] op eigen risico heeft vertrouwd op de mededeling van [betrokkene 1] dat zij de gastank mocht vullen” onjuist en onbegrijpelijk is, moet dat worden verworpen op de grond dat dit een feitelijk oordeel is dat in cassatie alleen op begrijpelijkheid kan worden getoetst en dat dit gelet op het door Primagaz ter zake aangevoerde (weergegeven bij de behandeling van subonderdeel 2.3.4-III) niet onbegrijpelijk is. Als de klacht moet worden opgevat dat wordt aangevoerd dat sprake is van een geldige reden voor de hervulling door [eiseres] , en daardoor geen sprake van merkinbreuk, is dat merkenrechtelijk onjuist, omdat een “sub a”-inbreuk geen geldige reden escape kent. 2.63 Subonderdeel 2.3.4-IV klaagt dat het hof met zijn oordeel in rov. 3.10.1 dat het beroep op goede trouw voor zover al relevant moet stranden, miskent dat een inbreuk op een merk een species is van een onrechtmatige daad, zodat er geen sprake is van onrechtmatig handelen wanneer [eiseres] niet wist en ook niet behoorde te weten dat hij merkinbreuk pleegde. Dit is ook merkenrechtelijk onjuist, nu dit geen aan een merkinbreukverbod “sub a” te stellen vereiste is (het speelt hooguit een rol bij eventuele schadevergoeding). 2.64 Subonderdeel 2.3.4-V is weer een louter voortbouwende klacht, die zodoende ook strandt. Geen “bloot-afvuller” 2.65 Met onderdeel 2.4 richt [eiseres] zijn pijlen op rov. 3.9.1: “3.9.1 De rechtbank heeft terecht overwogen dat het beroep van [eiseres] op voornoemd arrest [Winters/Red Bull – A-G] niet opgaat. In die zaak was Winters uitsluitend een voor het publiek onzichtbare dienstverlener, terwijl [eiseres] het gas zelf verkoopt en aflevert. De grief faalt.” Dit is juist en ook hier wil [eiseres] een onjuiste uitleg van Winters/Red Bull ingang doen vinden. Volgens [eiseres] heeft het Hof van Justitie in Winters/Red Bull vier voorwaarden geformuleerd waaraan moet zijn voldaan om niet van merkgebruik te kunnen spreken. Een dienstverlener moet in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde verpakkingen afvullen die door hem door deze derde ter beschikking zijn gesteld en waarop daaraan voorafgaand door diens toedoen een teken is aangebracht. [eiseres] betoogt dat aan de eerste drie voorwaarden is voldaan. Het enige (volgens [eiseres] niet cruciale) verschil tussen Winters/Red Bull en onze zaak is dat het merk op de verpakking niet door toedoen van een derde op de verpakking is aangebracht, maar door toedoen van de merkhouder zelf. 2.66 Dit betoog faalt. Zoals hiervoor al in 2.12 is aangestipt, had Winters in opdracht en met instructies van een derde/concurrent van Red Bull (louter) afvuldiensten verricht met van haar opdrachtgever ontvangen nieuwe, lege blikjes waar al een beweerdelijk inbreukmakend teken op was aangebracht, zonder die afgevulde blikjes naar die opdrachtgever te vervoeren. Het enige wat Winters deed was de blikjes vullen en sluiten voor de opdrachtgever. Levering en/of verkoop van die blikjes door Winters aan derden was niet aan de orde; Winters bleef voor de buitenwacht “buiten beeld”. De prejudiciële vraag was of zo’n dienstverlener als Winters, die in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde (alleen maar) verpakkingen afvult die hem door deze derde ter beschikking zijn gesteld en waarop door die derde daaraan voorafgaand een met een merk overeenstemmend teken is aangebracht, zelf gebruik maakt van dit teken. Nee, was het antwoord: de dienstverlener voert dan slechts een technisch gedeelte van het productieproces van het eindproduct uit – hij zorgt uitsluitend voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik daarvan door de opdrachtgever. Dit “bloot-afvullen” kan naar zijn aard niet worden vergeleken met diensten ter bevordering van de verkoop van producten die van dergelijke tekens zijn voorzien en daardoor ontstaat geen verband tussen die tekens en de afvuldiensten.

Het afvulbedrijf is immers niet zichtbaar voor de consument, zodat zijn diensten niet met die tekens kunnen worden geassocieerd. Het is helder dat dit niet [eiseres] positie is in onze zaak (vgl. eveneens hiervoor in 2.12), zoals rov. 3.9.1 terecht en begrijpelijk vaststelt. De klacht is tevergeefs. 2.66 Onderdeel 2.5 bevat een veegklacht die het lot van de voorgaande (sub)onderdelen deelt. Proceskostenveroordeling 2.67 Onderdeel 2.6 klaagt over de proceskostenveroordeling in het incidenteel appel. Het hof veroordeelt Primagaz c.s. in de kosten daarvan, maar begroot die aan de zijde van [eiseres] op nihil. Volgens [eiseres] is dit in strijd met met art. 237 Rv, althans on(voldoende) -begrijpelijk. Er is geantwoord in het incidentele appel en er zijn evident kosten gemaakt, zodat die nihilstelling niet deugt. 2.68 In eerste aanleg hebben partijen over en weer aanspraak gemaakt op een proceskostenvergoeding volgens art. 1019h Rv. De rechtbank compenseerde, omdat beide zijden over en weer deels gelijk en ongelijk hadden gekregen (merkinbreuk toegewezen, maar schadevergoeding afgewezen). Daar richtte [eiseres] in (principaal) appel grief VII tegen: kostencompensatie volgens [eiseres] onterecht. Nu uit de overige grieven zou blijken dat de vorderingen van Primagaz hadden moeten worden afgewezen en [eiseres] in het gelijk had moeten worden gesteld, had Primagaz ingevolge art. 1019h Rv veroordeeld moeten worden in de werkelijke kosten van het geding gevallen aan de zijde van [eiseres] (mvg 77 en petitum onder III). Primagaz heeft hierop gereageerd door te stellen dat Grief VII zelfstandige betekenis mist en dat als de inbreukvordering van Primagaz onverhoopt alsnog zou worden afgewezen, zij zich op dit punt refereert aan het oordeel van het hof (mva/mvg inc. 39). Primagaz heeft incidenteel geappelleerd (niet tegen haar afgewezen schadevordering van in hoofdsom € 363,83, maar) met als enige grief dat de rechtbank ten onrechte de proceskosten heeft gecompenseerd: nu de gevorderde schadevergoeding in geen verhouding staat tot het belang van de principiële vraag of [eiseres] onder de gegeven omstandigheden inbreuk op het merkrecht van Primagaz maakt, maakt Primagaz aanspraak op vergoeding van tenminste een groot deel van haar IE-handhavingskosten (mva/mvg inc. 40). [eiseres] voert daar verweer tegen bij antwoord in incidenteel appel. Het hof verwerpt het incidenteel appel met kostenveroordeling gesteld op nihil (rov. 3.15 en petitum van het bestreden arrest). 2.69 Volgens de hoofdregel van art. 237 Rv wordt de partij die bij vonnis (grotendeels) in het ongelijk wordt gesteld, in de kosten veroordeeld. De kosten mogen geheel of gedeeltelijk worden gecompenseerd als partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld. Kennelijk heeft het hof geoordeeld dat het debat in appel (dat zich niet meer uitstrekte over de schadevordering, in de afwijzing waarvan Primagaz c.s. heeft berust) zich materieel in wezen uitsluitend concentreerde op het gevorderde merkinbreukverbod. Dat het ondergeschikte puntje van de ook in appel terecht geoordeelde proceskostencompensatie niet op een te honoreren kostenpost is begroot, is ter discretie van de feitenrechter en niet onbegrijpelijk, waar bij komt dat dergelijke proceskostenveroordelingen nauwelijks motivering behoeven. Daarop strandt deze klacht. 2.72 In onderdeel 2.7 (dat geen klacht bevat) maakt [eiseres] aanspraak op proceskosten in cassatie volgens art. 1019h Rv. Nu de klachten volgens mij niet slagen, zal dat, indien gevolgd, niet leiden tot een kostenveroordeling ten gunste van [eiseres] . Mocht Uw Raad tot een ander oordeel komen, dan speelt nog dit. [eiseres] heeft op 13 maart 2017 een kostenspecificatie naar Primagaz gestuurd. Dit was nadat de zaak door partijen schriftelijk was toegelicht (op 3 maart 2017) maar vóór re- en dupliek (op 17 maart 2017). Nu voor de vraag of de kostenspecificatie tijdig is ingediend bepalend lijkt te zijn of de wederpartij zich hiertegen nog naar behoren kan verweren, moet de kostenspecificatie van [eiseres] volgens mij als tijdig worden aangemerkt nu Primagaz hier nog bij dupliek op heeft kunnen reageren.