ECLI:NL:RBOBR:2020:2620

vonnis RECHTBANK OOST-BRABANT Civiel Recht Zittingsplaats 's-Hertogenbosch zaaknummer / rolnummer: C/01/347790 / HA ZA 19-429 Vonnis van 6 mei 2020 in de zaak van de buitenlandse vennootschap GALA TENT LIMITED, gevestigd te Rotherham, South-Yorkshire, Engeland, eiseres in conventie, verweerster in voorwaardelijke reconventie, advocaat mr. H. Maatjes te Amsterdam, tegen 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XALES B.V., gevestigd te Veghel, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XALES HOLDING B.V., gevestigd te Uden, gedaagden in conventie, eiseressen in voorwaardelijke reconventie, advocaat mr. E.J. Louwers te Eindhoven. Partijen zullen hierna Gala en Xales genoemd worden. Waar nodig zullen gedaagden afzonderlijk Xales B.V. en Xales Holding worden genoemd.

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: het tussenvonnis van 4 september 2019; het proces-verbaal van comparitie van 30 januari 2020; de aanvullingen op het proces-verbaal van Xales en Gala bij brieven van respectievelijk 14 februari 2020 en 18 februari 2020, die aan het proces-verbaal zijn gehecht. 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2.1. Gala houdt zich sinds 1999 bezig met het ontwerpen en produceren van partytenten, paviljoens en andere overkappingen voor evenementen. Gala is internationaal actief, waaronder in Nederland. Zij maakt daarbij gebruik van exclusieve distributeurs. 2.2. Xales B.V. houdt zich bezig met de handel in tuinartikelen, waaronder ook (party-) tenten. Xales Holding is de holdingmaatschappij van Xales B.V. en is merkhouder van diverse (woord-)merken. 2.3. Tot het assortiment van Gala behoren partytenten met de aanduiding Pro 40 en Pro 50. Gala heeft op 20 mei 2014 de aanduidingen Pro 40, Pro40, Pro-40, Pro 50, Pro50 en Pro-50 in het Verenigd Koninkrijk als merk geregistreerd. 2.4. In de periode van 2011 tot begin 2015 was Xales distributeur in Nederland van producten van (onder meer) Gala. Deze distributierelatie is in het eerste kwartaal van 2015 geëindigd. Sindsdien werkt Gala met een nieuwe distributeur in Nederland: de onderneming Gala Tent Nederland B.V. (hierna: Gala Nederland). 2.5. Bij e-mail van 19 januari 2017 heeft Gala Xales gesommeerd het gebruik van de aanduidingen Pro 40 en Pro 50 te staken. 2.6. Xales heeft op 20 januari 2017 de aanduidingen PRO 40 en PRO 50 als Benelux-woordmerk laten vastleggen. 2.7. Bij e-mails van 14 april 2017 en van 22 november 2017 heeft Xales Gala Nederland gesommeerd om het gebruik van PRO 40 en PRO 50 in de Benelux te staken. 2.8. Bij brief van 20 mei 2019 heeft Gala Xales gesommeerd om de merkregistraties Pro 40 en Pro 50 door te halen en het gebruik ervan te staken.

3.1. Gala vordert in conventie, samengevat: I. te verklaren voor recht dat de Benelux merkinschrijvingen Pro 40 en Pro 50 te kwader trouw zijn gedeponeerd en nietig worden verklaard en ambtshalve de doorhaling daarvan uit te spreken; II. veroordeling van Xales om alle door Gala gemaakte juridische kosten ex artikel 1019h Rv te vergoeden; III. met veroordeling van Xales in de kosten van deze procedure (inclusief nakosten). Gala legt hieraan, onder verwijzing naar artikel 2.2bis lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (verder: BVIE), in de kern ten grondslag dat Xales de aanvraag om inschrijving van de tekens Pro 40 en Pro 50 te kwader trouw heeft ingediend. Daarbij stelt Gala onder meer dat zij de eerste gebruiker is van de tekens Pro 40 en Pro 50 en dat Xales daarvan ten tijde van het merkdepot op de hoogte was. 3.2. Xales voert verweer in conventie. Zij stelt dat bij de inschrijving van de merken van kwade trouw aan haar zijde geen sprake was. Juist Gala was op dat moment te kwader trouw. Daarbij is van belang dat Xales de eerste of voor-voorgebruiker is van de tekens. Voor zover wel sprake zou zijn van kwade trouw bij Xales, verzoekt Xales de rechtbank de nietigverklaring te beperken tot soortgelijke waren als waarvoor Gala de tekens gebruikt. Voor het geval de rechtbank oordeelt dat geen sprake is van kwade trouw en dat de tekens die Gala thans in de Benelux gebruikt, gelijk zijn aan/overeenstemmen met de woordmerken van Xales, stelt Xales dat Gala inbreuk maakt op de door Xales gehouden merken. Xales vordert daarom in voorwaardelijke reconventie, samengevat een verklaring voor recht dat Gala inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Xales Holding; veroordeling van Gala om ieder gebruik van PRO 40 en/of PRO 50 en nagenoeg gelijke of overeenstemmende tekens, waarmee inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van Xales Holding, te staken en gestaakt te houden; veroordeling van Gala tot betaling van een dwangsom voor iedere overtreding van het onder 2 gegeven verbod; veroordeling van Gala tot betaling van schadevergoeding aan Xales, op te maken bij staat; met veroordeling van Gala in de werkelijke juridische kosten op de voet van artikel 1019h Rv. 3.3. Gala voert verweer in voorwaardelijke reconventie.

4.1. Xales B.V. en Xales Holding zijn gevestigd in Nederland. Op grond van het eerste lid van artikel 4.6 BVIE is de rechtbank internationaal dan bevoegd om van dit geschil kennis te nemen. In conventie: Het beoordelingskader 4.2. Een ingeschreven merk kan nietig worden verklaard, wanneer de aanvraag om inschrijving van dat merk te kwader trouw is ingediend (vgl. artikel 2.2bis lid 2 BVIE). Voor de vraag of sprake is van kwade trouw, is niet beslissend welke inhoud aan dit begrip wordt gegeven naar nationaal recht. Het merkenrechtelijk begrip kwade trouw vormt een autonoom begrip van Unierecht, dat eenvormig moet worden uitgelegd (HvJEU 27 juni 2013, ecli:eu:c:2013:435 (Malaysia Dairy Industries)). De nationale rechter moet bij de beoordeling van kwade trouw rekening houden met alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken als merk, en met name met: het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd; het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten; de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd, genieten. Een vermoeden dat de aanvrager weet heeft van het gebruik door een derde van een gelijk of overeenstemmend teken voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd, kan met name voortvloeien uit de algemene bekendheid van dat gebruik in de betrokken economische sector, waarbij deze bekendheid onder meer uit de duur van dat gebruik kan worden afgeleid. Hoe ouder dit gebruik, hoe waarschijnlijker immers dat de aanvrager er op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag kennis van had. De omstandigheid dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat sedert lang een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, volstaat op zich niet als bewijs van de kwade trouw van de aanvrager. In aanmerking moet worden genomen het oogmerk van de aanvrager op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag. Dit is een subjectief gegeven dat moet worden vastgesteld aan de hand van de objectieve omstandigheden van het concrete geval. Het oogmerk om een derde te beletten een product te verkopen, kan in bepaalde omstandigheden op kwade trouw van de aanvrager wijzen. Het feit dat een derde al geruime tijd een teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het aangevraagde merk, en dit teken een zekere mate van rechtsbescherming genoot, vormt een van de relevante factoren voor de beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de aanvrager. Verder moet bij de beoordeling of sprake is van kwade trouw van de aanvrager eveneens rekening worden gehouden met de mate van bekendheid die een teken genoot op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit teken als gemeenschapsmerk (HvJEG 11 juni 2009, ecli:eu:c:2009:361 (Lindt & Sprüngli/Hauswirth), dat gelet op de harmonisatie van het merkenrecht ook geldt voor een beroep op het hier toepasselijke artikel uit het BVIE). Weten of behoren te weten 4.3. Allereerst is aan de orde de vraag of Xales op het tijdstip van de indiening van de inschrijvingsaanvraag - 20 februari 2017 - wist of behoorde te weten dat Gala een (soort-) gelijk teken gebruikte. De rechtbank beantwoordt die vraag bevestigend. Ter zitting heeft Xales erkend dat zij ten tijde van het merkdepot bekend was met het gebruik door Gala van de tekens Pro 40 en Pro 50, in ieder geval in haar facturen. Ook uit de facturen van Gala aan Xales uit de periode van 2 maart 2011 tot en met 18 februari 2015, die Gala als haar productie 24 in het geding heeft gebracht, volgt dat Xales op het moment van het depot met dat gebruik door Gala bekend moest zijn. Die facturen zien op de inkoop door Xales van de tenten van Gala. Op de facturen staan de tekens Pro 40 en Pro 50 veelvuldig genoemd. Xales heeft de door haar bij Gala ingekochte tenten vervolgens op haar eigen website aangeboden met gebruikmaking van de tekens Pro 40 en Pro 50 (vgl. prod. 20, 21 en 22 van Gala). Ten slotte wijst de rechtbank hierbij op de e-mail van Gala aan Xales van 19 januari 2017, waarin Gala Xales wijst op haar “improper use of our trademark names Pro 40 and Pro 50” en waarin zij Xales - kort gezegd - sommeert dat gebruik te staken. Hieruit volgt dat in ieder geval vanaf 2 maart 2011 Gala de tekens Pro 40 en Pro 50 gebruikte en dat Xales vanaf datzelfde moment geacht moet worden met dat gebruik ook bekend te zijn. 4.4. Xales stelt zich nog op het standpunt dat Gala de tekens (toen) niet als merk gebruikte. Zij wijst er daarbij op dat de termen Pro 40 en Pro 50 op de facturen van Gala worden gebruikt in combinatie met andere tekens en woorden, waaronder “Gala Shade”. Dat laatste is het dominerende bestanddeel, aldus Xales. De rechtbank passeert dit standpunt en volgt Gala in haar stelling dat zij de tekens gebruikte ter aanduiding en onderscheiding van een product. Dat deed (en doet) Gala weliswaar in combinatie met bijvoorbeeld de aanduiding “Gala Shade” of “Easy up”, maar dat betreffen algemene beschrijvende, meer overkoepelende aanduidingen van het product, waarbij de aanvulling Pro 40 of Pro 50 verwijst naar een concreet en specifieke product van Gala. Juist de tekens Pro 40 of Pro 50 vormen daarmee naar het oordeel van de rechtbank het dominerende bestanddeel van de verschillende productnamen van Gala. Voor-voorgebruik door Xales 4.5. Xales stelt zich op het standpunt dat op het moment van het depot, Gala de tekens niet te goeder trouw gebruikte. Xales gebruikte de tekens immers al voordat Gala dat deed (dus al voor 2 maart 2011) en moet daarom als eerste of “voor-voorgebruiker” worden aangemerkt. Ter onderbouwing van het voor-voorgebruik van de tekens heeft Xales verwezen naar twee inkoopfacturen (volgens Xales de enige waarover zij nog beschikt) van de Chinese leveranciers waar Xales haar tenten inkocht. Deze dateren van 24 maart 2010 en 6 augustus 2010 (prod. 4 van Xales). Op meerdere factuurregels staan de tekens Pro 40 en Pro 50 vermeld. Verder heeft Xales in het geding gebracht de eerste verkoopfacturen waarover zij nog beschikt. Deze dateren van 29 juni 2010 en 28 juli 2010 (prod. 5 van Xales). Op deze facturen staan de tekens PRO 50 vermeld. Ook brengt Xales een verklaring in het geding van de heer [naam] , die verklaart dat hij omstreeks 2008 een plooitent pro 40 of pro 50 bij Xales heeft gekocht (prod. 18 van Xales). Ten slotte beroept Xales zich op een aantal screenshots van haar website www.partytent-online.nl. Op een screenshot van 19 november 2011 zijn de tekens Pro 50 te lezen en op een screenshot van 3 maart 2012 zijn de tekens Pro 40 genoemd (prod. 6 van Xales). 4.6. De rechtbank overweegt ten aanzien van het gestelde voor-voorgebruik door Xales als volgt. Als uitgangspunt geldt dat indien de deposant - hier: Xales - in verhouding tot de voorgebruiker - Gala - als de eerste gebruiker van het merk (de voor-voorgebruiker) kan worden aangemerkt, de deposant geen misbruik maakt door het merk alsnog te deponeren.

De rechtbank, in conventie: 5.1. verklaart voor recht dat Xales de Benelux-merkinschrijvingen Pro 40 en Pro 50 met nummers 1008558 en 1008217 te kwader trouw heeft gedeponeerd, voor zover die merken in de klasse Kl 22 zijn ingeschreven voor het onderdeel: Tenten; Tenten en dekzeilen; Tenten [niet voor het kamperen]; 5.2. beveelt dat voornoemde merken voor het onder 5.1 genoemde onderdeel van klasse Kl 22 wordt doorgehaald in het Benelux merkenregister; 5.3. veroordeelt Xales in de proceskosten, aan de zijde van Gala tot op heden begroot op € 1.835,07, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de veertiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling; 5.4. veroordeelt Xales in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 157,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Xales niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 82,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak; 5.5. verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5.6. wijst het meer of anders gevorderde af; in voorwaardelijke reconventie: 5.7. verstaat dat de vorderingen geen behandeling behoeven; 5.8. veroordeelt Xales in de proceskosten, aan de zijde van Gala tot op heden begroot op € 543,00 5.9. verklaart de veroordeling onder 5.8 uitvoerbaar bij voorraad. Dit vonnis is gewezen door mr. E.J.C. Adang, mr. C. Schollen-den Besten en mr. H.A.J.M. van Kaam en in het openbaar uitgesproken op 6 mei 2020.

In dat geval is er voor de voorgebruiker geen grond om zich te beroepen op aanwezigheid van kwade trouw bij de deposant/voor-voorgebruiker (vgl. BenGH 25 juni 2004, ecli:nl:xx:2004:ar4257 (Winner Taco/El Taco)). Deze regel behoeft naar het oordeel van de rechtbank een nuancering in die zin, dat niet alleen gekeken moet worden naar het aanvangstijdstip waarop de voor-voorgebruiker met het gebruik begon, maar ook naar de omvang en bekendheid van dat gebruik. Binnen deze kaders kan het verweer van Xales op dit punt dus enkel slagen, indien sprake is van voor-voorgebruik met - kort gezegd - een substantiële omvang. Xales heeft onvoldoende gesteld om te kunnen aannemen dat op het moment van het depot daarvan sprake was. Uit de inkoopfacturen van de Chinese leveranciers kan hoogstens worden afgeleid dat die leveranciers de tekens Pro 40 en Pro 50 gebruikten. Nergens blijkt echter uit dat Xales de betreffende Chinese tenten vervolgens ook zelf met de tekens Pro 40 en Pro 50 aan haar klanten aanbood. Ter zitting heeft Xales op dat punt wel verklaard dat zij de tenten van de Chinese leveranciers in haar winkel aanbood met de aanduiding Pro 40 en Pro 50, maar een onderbouwing ontbreekt en die enkele verklaring acht de rechtbank niet overtuigend. Bovendien betreft het slechts twee inkoopfacturen voor een beperkt aantal producten, zodat ook als ervan wordt uitgegaan dat Xales de betreffende Chinese tenten toen aan haar afnemers aanbood met de aanduidingen Pro 40 en Pro 50, het niet om een substantieel gebruik van die aanduidingen gaat. Ook de verklaring van Xales ter zitting duidt erop dat het om zeer beperkte aantallen gaat. Datzelfde geldt voor de verkoopfacturen die Xales als haar productie 5 heeft overgelegd. Het gaat om slechts twee facturen, die zien op de verkoop van slechts twee tenten. Overigens heeft Gala de echtheid van deze verkoopfacturen betwist, maar de rechtbank kan het debat tussen partijen op dat punt onbesproken laten. Uit de screenshots van de website van Xales van november 2011 en maart 2012 kan - uitgaande van de echtheid ervan - in beginsel worden afgeleid dat Xales toen tenten verkocht met de aanduiding Pro 40 en Pro 50. Op dat moment verkocht Xales echter niet alleen tenten die zij in China inkocht, maar ook al de tenten die zij bij Gala inkocht (vgl. de verklaring van Xales ter zitting en de verklaring van de heer [naam medeoprichter Xales] , de mede-oprichter van Xales, die Xales als haar prod. 21 in het geding heeft gebracht). Xales heeft niet, althans niet onderbouwd, gesteld dat zij toen ook de - buiten Gala om - in China ingekochte tenten verkocht met de aanduiding Pro 40 of Pro 50 en zo ja, om hoeveel tenten dat toen ging. Overigens dateren de screenshots van ná 2 maart 2011, zodat ze ook om die reden het standpunt van Xales dat zij de tekens Pro 40 en 50 al daarvóór gebruikte, niet kunnen onderbouwen. Ook uit de overgelegde screenshots kan daarom niet worden afgeleid dat sprake is van een substantieel gebruik door Xales van de tekens Pro 40 en Pro 50 in de periode voorafgaand aan 2 maart 2011. Dat wordt niet anders door de verklaring van [naam] , omdat hij spreekt van de koop van slechts één tent. Nu een verdere onderbouwing ontbreekt, kan de rechtbank Xales niet volgen in haar stelling dat zij als voor-voorgebruiker in de hiervoor vermelde zin moet worden aangemerkt. Dit verweer van Xales faalt. Gelijke of overeenstemmende tekens voor gelijke waar 4.7. Tussen partijen is niet in geschil dat zij de tekens Pro 40 en Pro 50 gebruiken voor gelijke waren, namelijk partytenten. Wel verschillen partijen van mening over de vraag of de tekens die Gala gebruikt gelijk zijn aan of overeenstemmen met de tekens die Xales heeft gedeponeerd. Xales voert als verweer dat dat niet het geval is. De elementen Pro 40 of Pro 50 vormen volgens Xales geen dominerende bestanddelen in de door Gala gebruikte productnamen. Bovendien maakt Gala in de meeste gevallen gebruik van een liggend streepje tussen de elementen Pro en 40 of 50. Dit verweer faalt. Zoals hiervoor in 4.4 overwogen, vormen de tekens Pro 40 of Pro 50 het dominerende bestanddeel van de verschillende productnamen die Gala en Xales gebruiken. Het gebruik door Gala van een liggend streepje tussen de elementen Pro en 40 of 50 leidt er niet toe dat het teken van Gala en het merk van Xales van elkaar verschillen. Althans, in hun geheel beschouwd, vertonen het teken van Gala en het merk van Xales daarmee verschillen, die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen (vgl. HvJ EU 20 maart 2003, ecli:eu:c:2003:169 (Arthur & Felice)). 4.8. De rechtbank concludeert dat Xales ten tijde van het depot wist of behoorde te weten dat Gala een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvan Xales het depot wenste. Oogmerk 4.9. Tussen partijen is ook in geschil of Xales met de registratie van het merk Pro 40 en Pro 50 het oogmerk had om Gala het verdere gebruik van soortgelijke tekens te beletten (vgl. hiervoor onder 4.2). Gala stelt dat de merkdepots van Xales met geen ander doel zijn verricht dan om Gala, althans haar Nederlandse distributeur, het gebruik te kunnen verbieden. Dit blijkt volgens Gala uit het feit dat Xales binnen enkele maanden na het depot de Nederlandse distributeur plotseling op merkinbreuk op de aanduidingen Pro 40 en Pro 50 heeft aangesproken. Xales stelt op dit punt dat zij met het depot van de tekens een legitiem doel nastreefde. Zij wilde daarmee haar bestaande rechten als voorgebruiker in de Benelux consolideren en verstevigen, alsmede jegens derden verduidelijken dat zij gerechtigd is om de tekens te blijven gebruiken. 4.10. De rechtbank volgt Gala in dezen. Uit de stellingen en handelingen van Xales volgt dat zij met het depot juist beoogde het gebruik van de tekens Pro 40 en Pro 50 door Gala via haar Nederlandse distributeur te verhinderen. Dit wordt onderstreept door het feit dat Xales het merkdepot verricht één dag nadat zij door Gala wordt gesommeerd het gebruik van de aanduidingen Pro 40 en Pro 50 te staken. Bovendien sommeert Xales kort na het depot vervolgens Gala Nederland om dat gebruik in de Benelux te staken. Hieruit blijkt naar het oordeel van de rechtbank dat Xales met het depot het oogmerk had om Gala (Nederland) het gebruik van de aanduidingen Pro 40 en Pro 50 te verhinderen. Dat Xales dit enkel deed om haar bestaande rechten als voorgebruiker te consolideren, heeft zij onvoldoende onderbouwd. Hierbij wijst de rechtbank ook naar hetgeen zij hiervoor onder 4.6 heeft overwogen over het gestelde voor-voorgebruik door Xales. Depot te kwader trouw 4.11. Uit het voorgaande volgt, dat de verweren van Xales tegen de stelling van Gala dat Xales de aanvraag om inschrijving van dat merk te kwader trouw heeft ingediend, niet slagen. De rechtbank gaat daarom van die kwade trouw uit. Hieruit volgt dat het merk van Xales nietig kan worden verklaard. 4.12. Xales voert voor deze situatie echter aan dat de nietigverklaring zou moeten worden beperkt tot soortgelijke waren en dat de Benelux woordmerken voor het overige in stand moeten worden gelaten. Niet alle waren waarvoor de merken door Xales zijn ingeschreven, zijn soortgelijke waren waarvoor Gala haar tekens (heeft) gebruikt. Vervolgens somt Xales de waren op die in haar ogen in ieder geval niet soortgelijk zijn (vgl. haar conclusie van antwoord sub 3.48). Gala heeft enkel gesteld dat de gehele merkregistratie nietig moet worden verklaard, omdat de producten die partijen aanbieden - kort gezegd: partytenten - identiek dan wel soortgelijk zijn (vgl.

haar conclusie van antwoord in voorwaardelijke reconventie sub 34). 4.13. De rechtbank overweegt als volgt. Xales heeft het merk ingeschreven voor de klassen Kl 22 en Kl 35 (vgl. prod. 11 bij dagvaarding). Die klassen bevatten een groot aantal verschillende waren en diensten. In wezen heeft Gala zich niet verweerd tegen het standpunt van Xales dat de nietigverklaring beperkt moet worden tot de producten die zowel Gala als Xales aanbieden. Zij heeft ook geen verweer gevoerd tegen de genoemde opsomming van Xales van niet-soortgelijke waren en diensten in de klassen Kl 22 en 35. De rechtbank zal daarom de Benelux merkinschrijving van Xales nietig verklaren, maar enkel voor zover het soortgelijke waren betreft. Uitgaande van de niet weersproken opsomming van Xales van niet-gelijksoortige waren, beperkt de nietigheid van de inschrijving zich tot het onderdeel “Tenten; Tenten en dekzeilen; Tenten [niet voor het kamperen]” uit de klasse KL 22. In zoverre zijn de vorderingen van Gala toewijsbaar. De proceskosten 4.14. Gala vordert op de voet van artikel 1019h Rv veroordeling van Xales in de werkelijke proceskosten. Xales stelt dat daarvoor in de onderhavige kwestie geen plaats is. De vorderingen van Gala kwalificeren immers als een zuivere nietigheidsactie en niet als een handhavingsactie. Artikel 1019h Rv mist dan toepassing, aldus Xales. 4.15. De rechtbank volgt Xales op dit punt. Aan de orde is de vraag of artikel 1019h Rv hier van toepassing is. De rechtbank beantwoordt die vraag ontkennend. Aangenomen moet worden dat artikel 1019h Rv in beginsel alleen van toepassing is op procedures tussen enerzijds de houder van een intellectueel eigendomsrecht en anderzijds een vermeende inbreukmaker, waarbij de vraag aan de orde is of de vermeende inbreukmaker zonder toestemming handelingen (heeft) verricht of dreigt te verrichten die zijn voorbehouden aan de houder van het recht. Kort gezegd gaat het daarbij om de inbreukvraag (vgl. HvJEU 15 november 2012, ecli:eu:c:2012:717 (Bericap) en HvJEU 10 april 214, ecli:eu:c:2014:254 (Thuiskopie)). De rechtbank is van oordeel dat de inbreukvraag (en daarmee de toepasselijkheid van artikel 1019h Rv) ook aan de orde is in nietigheidsprocedures die samenhangen met een concrete (voorgenomen) inbreukactie. Het maakt daarbij geen verschil of het verweer van de vermeende inbreukmaker tegen handhavend optreden van de houder van het intellectuele eigendomsrecht wordt gevoerd in de vorm van een vordering tot nietigverklaring die voorafgaat aan het verwachte optreden van de rechthebbende, dan wel in reactie daarop (vgl. Hof Den Haag 26 februari 2013, ecli:nl:ghdha:2013:bz1902 en Hof ’s‑Hertogenbosch 13 december 2016, ecli:nl:ghshe:2016:5526). Deze uitzondering op de hoofdregel doet zich, anders dan Gala heeft betoogd, in dit geval echter niet voor. Gala heeft geen, althans onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld, waaruit volgt dat zij deze procedure is gestart in verband met een concrete of concreet dreigende inbreukactie van Xales jegens haar. De enkele sommaties van Xales bij e-mails van 14 april 2017 en 22 november 2017 acht de rechtbank in dat kader onvoldoende, nu Gala daarin kennelijk geen aanleiding heeft gezien om deze nietigheidprocedure te starten. De dagvaarding in deze procedure dateert immers van 7 juni 2019. Een verdere toelichting heeft Gala op dit punt niet gegeven. Het bedrag van de kostenveroordeling wordt daarom begroot aan de hand van het liquidatietarief. 4.16. Xales zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Gala worden begroot op: - dagvaarding € 110,07 - overige explootkosten 0,00 - griffierecht 639,00 - getuigenkosten 0,00 - deskundigen 0,00 - overige kosten 0,00 - salaris advocaat 1.086,00 (2,0 punten × tarief € 543,00) Totaal € 1.835,07 4.17. De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld. In voorwaardelijke reconventie: 4.18. Xales heeft de reconventie ingesteld, onder de voorwaarde dat zij het depot waar het in deze procedure om gaat, niet te kwader trouw heeft verricht (vgl. haar spreekaantekeningen onder randnummer 13). Uit hetgeen in conventie is overwogen en beslist, vloeit voort dat deze voorwaarde niet is vervuld, zodat op de vordering in reconventie geen beslissing hoeft te worden gegeven. 4.19. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Xales de voorwaardelijke reconventie nodeloos ingesteld. Zij zal daarom in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Gala worden - conform het binnen de rechtspraak vastgestelde indicatietarief voor een zeer eenvoudige IE-zaak - begroot op € 543,00 (1/2 x 2,0 punten × tarief € 543,00) voor salaris advocaat.