ECLI:NL:RBNHO:2020:4409

vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Handel, Kanton en Insolventie Zittingsplaats Haarlem zaaknummer / rolnummer: C/15/300739 / KG ZA 20-158 Vonnis in kort geding van 19 juni 2020 in de zaak van [eiser] , wonende te [plaats] , eiser, advocaat mr. E. Doornbos te Badhoevedorp, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OPTIMA FORMULA B.V., gevestigd te Achthuizen, gedaagde, vertegenwoordigd door [bestuurder] . Partijen zullen hierna [eiser] en Optima Formula genoemd worden.

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: de dagvaarding de mondelinge behandeling de pleitnota van Optima Formula. 1.2. Na uitroeping van de zaak zijn verschenen: [eiser] mr. Doornbos voornoemd [bestuurder] , enig aandeelhouder en bestuurder van Optima Formula. 1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

2.1. [eiser] is ontwikkelaar op het gebied van voedingssupplementen op basis van hennep. Na een daartoe op 5 juli 2019 verrichte aanvraag is op 17 oktober 2019 door het European Union Intellectual Property Office (EUIPO) geregistreerd het Uniewoordmerk ‘CBN’ (hierna: CBN) in de klassen 5 (o.a. voedingssupplementen en farmaceutische producten) en 29 (o.a. eetbare oliën en vetten): 2.2. Optima Formula is een onderneming die zich bezig houdt met de productie en verkoop van ‘cannabinoïden producten’ (concentraten of individuele stoffen uit cannabis) en overige voedingssupplementen en medicijnen, waaronder ‘Optima CBN olie’. Dat product, inclusief verpakking, is op de website van Optima Formula als volgt afgebeeld: 2.3. Op diezelfde website is over Optima CBN olie onder meer het volgende opgenomen: 2.4. Bij e-mail van 3 maart 2020 heeft de advocaat van [eiser] Optima Formula onder meer medegedeeld dat [eiser] houder is van het recht op het merk CBN en Optima Formula gesommeerd om de inbreuk op dat merk (door de verkoop van Optima CBN) binnen 48 uur na verzending van de mail te staken en gestaakt te houden, alsmede alle reeds door [eiser] gemaakte kosten in verband met de inbreuk, begroot op een bedrag van € 750,00 exclusief BTW, aan [eiser] te voldoen. 2.5. Optima Formula heeft niet aan de sommatie voldaan.

3.1. [eiser] vordert om bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis: - Optima Formula te veroordelen om met onmiddellijke ingang elk gebruik van de naam CBN, dan wel een andere naam met daarin de aanduiding CBN te staken en gestaakt te houden; - Optima Formula te bevelen om binnen drie dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van [eiser] een schriftelijke opgave, met aanhechting van kopie van alle ter staving van deze opgave relevante bescheiden, te verstrekken van alle verkopen van de producten waarvan CBN als naam wordt gevoerd vanaf 1 januari 2020 tot en met de datum van deze uitspraak; - Optima Formula te veroordelen om aan [eiser] een dwangsom te betalen van € 5.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de onder de twee hiervoor genoemde veroordelingen voldoet; - Optima Formula te veroordelen in de redelijke en evenredige proceskosten die [eiser] heeft gemaakt, waaronder in ieder geval begrepen het griffierecht, de verschotten en de volledige advocaatkosten op grond van artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW indien betaling van de proceskosten niet uiterlijk binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis zal geschieden; - De termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv te bepalen op zes maanden te rekenen vanaf de datum van dit vonnis. 3.2. Aan zijn vordering legt [eiser] – kort gezegd – ten grondslag dat Optima Formula inbreuk maakt op het Uniemerk CBN van [eiser] door onder de aanduiding CBN een eigen olie op basis van Cannabinol te verkopen. 3.3. Optima Formula voert tot haar verweer – naar de voorzieningenrechter begrijpt – aan dat [eiser] geen spoedeisend belang bij zijn vordering heeft, dat sprake is van voorgebruik sinds eind 2017 van de aanduiding CBN door Optima Formula, dat de merkregistratie door [eiser] van het merk CBN nietig is omdat (1) CBN de aanduiding van de werkzame stof (namelijk Cannabinol, afgekort ‘CBN’) is, (2) de aanduiding CBN daarmee louter beschrijvend is, en (3) Optima Formula op voorschrift van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit verplicht is de ingrediënten en werkzame bestanddelen op het etiket van haar producten te vermelden. Voorts is geen sprake van verwarring(sgevaar), omdat Optima Formula de aanduiding CBN niet gebruikt als merk. Zij gebruikt de naam Optima als merk en de aanduiding Optima CBN voor haar (eigen) CBN-houdende producten. Van merkinbreuk is dan ook geen sprake, aldus nog steeds Optima Formula. 3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

Bevoegdheid 4.1. Zijn vordering heeft [eiser] – kort gezegd – gebaseerd op inbreuk door Optima Formula op een door [eiser] geregistreerd Uniemerk. In artikel 3 Uitvoeringswet E.G.- verordening inzake het Gemeenschapsmerk (Stb. 1998, 202) is inzake bevoegdheid het volgende opgenomen: “Voor alle vorderingen als bedoeld in artikel 92 van de verordening is in eerste aanleg uitsluitend bevoegd de rechtbank Den Haag en in kort geding, de voorzieningenrechter van die rechtbank”. 4.2. Op grond van het bepaalde in Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk, PbEU 2017, L 154/1 (hierna: de Uniemerken-verordening, of UMVo), zoals recentelijk uitgelegd door de Hoge Raad bij arrest van 17 april 2020 (ECLI:NL:HR:2020:743) geldt voor de bevoegdheid van de rechtbanken in kort geding in zaken van Uniemerken hetzelfde als door het Hof van Justitie van de Europese Unie bij arrest van 21 november 2019 (ECLI:EU:C:2019:998) voor zaken van gemeenschapsmodellen is beslist, te weten dat de rechtbanken van de lidstaten die bevoegd zijn voorlopige of beschermende maatregelen te bevelen voor een nationaal model, tevens bevoegd zijn dergelijke maatregelen te bevelen voor een Gemeenschapsmodel. 4.3. Nu de voorzieningenrechter van deze rechtbank op grond van artikel 4.6 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE) bevoegd is voorlopige of beschermende maatregelen te bevelen voor een nationaal (lees: Benelux)merk, is hij tevens bevoegd dergelijke maatregelen te bevelen voor een Uniemerk. Daarmee is de bevoegdheid van deze voorzieningenrechter gegeven. Spoedeisend belang 4.4. Optima Formula heeft betwist dat [eiser] een spoedeisend belang bij zijn vordering heeft, omdat de vordering nu pas wordt ingesteld terwijl Optima Formula het product Optima CBN Olie al sinds eind 2017 op de markt brengt. Dat verweer faalt. [eiser] heeft een Uniemerkrecht gedeponeerd, op welk recht Optima Formula volgens [eiser] inbreuk maakt. Die inbreuk hoeft [eiser] niet te gedogen, zodat hij een spoedeisend belang heeft bij zijn vordering tot staking daarvan. Dat de gestelde inbreuk mogelijk al geruime tijd voortduurt, maakt de vordering als zodanig niet minder spoedeisend, temeer niet nu niet aannemelijk is geworden dat [eiser] al sinds 2017 van het gebruik van de aanduiding CBN door Optima Formula op de hoogte is. Merkinbreuk 4.5. Voor zover Optima Formula zich heeft beroepen op voorgebruik van de aanduiding CBN als merk, kan in het midden kan blijven of het merk CBN op die grond in een daartoe bij de bodemrechter aanhangig te maken nietigheidsprocedure nietig zal worden verklaard. Zolang dat niet gebeurd is, en nu Optima Formula daartoe ook geen vordering in reconventie heeft ingesteld, is het ingeschreven Uniemerk immers handhaafbaar. Dat betekent dat [eiser] het door hem geregistreerde merk kan inroepen tegen potentiële inbreukmakers. In het onderhavige geval is de voorzieningenrechter echter van oordeel dat geen sprake is van merkinbreuk. Het volgende is voor dat oordeel redengevend. 4.6. [eiser] heeft primair aan zijn vordering ten grondslag gelegd dat het door Optima Formula gebruikte teken gelijk is aan het door [eiser] geregistreerde Uniemerk en dat dit teken door Optima Formula wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor het Uniemerk is ingeschreven, een en ander als bedoeld in artikel 9 lid 2 aanhef en onder a. UMVo. [eiser] miskent met die stelling echter dat dat de aanduiding CBN door Optima Formula alleen gebruikt wordt in de samengestelde productaanduiding ‘Optima CBN Olie’, zodat het gebruikte teken niet gelijk is aan maar slechts ten dele overeenstemt met het Uniemerk CBN. Van toepassing is dan niet artikel 9 lid 2 en onder a., maar datzelfde artikellid onder b. UMVo. 4.7. Anders dan bij een inbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef en onder a. UMVo, is van inbreuk op de b.-grond slechts sprake als teken en merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Het verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder het onderscheidend vermogen van het merk, de mate van soortgelijkheid van de waren/ diensten waarvoor het merk is ingeschreven en waarvoor het teken wordt gebruikt, en de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken. De vraag of sprake is van overeenstemming wordt globaal beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die door merk en teken bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming tussen het merk en teken. 4.8. De aanduiding CBN maakt in zijn geheel onderdeel uit van het langere teken ‘Optima CBN Olie’. Aldus verschillen merk en teken zowel visueel als auditief aanzienlijk. Slechts begripsmatig is er sprake van overeenstemming, nu de producten van [eiser] en Optima Formula beide CBN-olie betreffen. Die begripsmatige overeenstemming is ingegeven door het in beide producten aanwezige hoofdbestanddeel: de cannabinoïde Cannabinol, zijnde een van de werkzame stoffen uit de cannabisplant. Op basis van de stellingen van partijen ter zitting, en met name op basis van de door Optima Formula overgelegde producties, acht de voorzieningenrechter het voorshands voldoende aannemelijk dat de reguliere en internationaal gevoerde afkorting van de werkzame stof Cannabinol ‘CBN’ is. 4.9. De voorzieningenrechter stelt vast dat de producten die door Optima Formula worden verhandeld steeds worden aangeduid als ‘Optima’ gevolgd door de naam van het desbetreffende product c.q. het werkzame bestanddeel. Zo wordt het product dat onderwerp is van de onderhavige procedure aangeduid als ‘Optima CBN Olie’. Voor zover Optima Formula het teken ‘CBN’ gebruikt, vindt dat gebruik dus plaats als (deel van) de aanduiding waaronder het product in het verkeer wordt gebracht. Optima Formula heeft onweersproken aangevoerd dat hij op grond van de Warenwet verplicht is alle ingrediënten en werkzame stoffen op (de verpakking van) zijn producten te vermelden (hetgeen overigens ook voor [eiser] geldt). Dat is dat ook precies wat zij met het gebruik van de aanduiding CBN doet. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter moet de aanduiding CBN voor producten die de werkzame stof Cannabinol (CBN) bevatten daarom louter beschrijvend worden geacht. Dat brengt mee dat de merknaam CBN slechts een beperkt onderscheidend vermogen heeft, en dat daaraan dientengevolge slechts een geringe beschermingsomvang toekomt. 4.10. Van verwarring is te minder sprake waar [eiser] blijkens zijn eigen website www.specialgoldcbn.nl – waarnaar hij ter zitting heeft verwezen – het merk zelf in de praktijk ook niet voert als ‘CBN’, maar als ‘Special Gold CBN’, dan wel ‘Special Gold CBD Full Spectrum’, onder verwijzing naar zijn product als ‘Natuurzuivere Cannabinol (CBN) olie’. Op diezelfde website wordt bovendien vermeld dat Cannabinol wordt afgekort tot CBN. Daar komt bij dat de visuele presentatie van de producten waarbinnen de betrokken aanduidingen figureren aanzienlijk verschilt. 4.11. Gelet op de beperkte mate van begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken en de zeer geringe beschermingsomvang, in combinatie met het feit dat beide partijen de benaming ‘CBN’ in hun product gebruiken ter (wettelijk verplichte) aanduiding van het werkbare bestanddeel daarvan, is de voorzieningenrechter van oordeel dat geen sprake is van verwarringsgevaar.

4.13. Het voorgaande leidt ertoe dat de gestelde grondslag de vordering van [eiser] niet kan dragen, zodat deze moet worden afgewezen. 4.14. [eiser] zal als de in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten worden veroordeeld. Bij afwezigheid van een advocaat worden de kosten aan de zijde van Optima Formula begroot op: - griffierecht € 656,00 Totaal € 656,00

De voorzieningenrechter 5.1. wijst de vordering af, 5.2. veroordeelt [eiser] in de proceskosten, aan de zijde van Optima Formula tot op heden begroot op € 656,00 aan griffierechten en nihil aan advocaatkosten, 5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Dit vonnis is gewezen door mr. A.H. Schotman en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. S.M.P. Langeveld op 19 juni 2020. Conc.: 936 Tegen dit vonnis kan hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam binnen vier weken na de dag van de uitspraak. Het beroep moet worden ingesteld door tussenkomst van een advocaat. Als het vonnis uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, heeft het vonnis al wel geldende werking zolang op het (eventuele) beroep niet is beslist.