ECLI:NL:RBMNE:2025:5837

RECHTBANK Midden-Nederland Civiel recht Zittingsplaats Utrecht Zaaknummer: C/16/577582 / HA ZA 24-336 Vonnis van 12 november 2025 in de zaak van 1. de rechtspersoon naar buitenlands recht BIRKENSTOCK IP GMBH, te Linz am Rhein (Duitsland), hierna te noemen: Birkenstock IP, 2. de rechtspersoon naar buitenlands recht BIRKENSTOCK GLOBAL SALES GMBH, te Linz am Rhein (Duitsland), hierna te noemen: Birkenstock Sales, eisende partijen, hierna samen te noemen: Birkenstock, advocaten: mrs. J.C.H. van Manen en L.E. Dijkman, tegen SCAPINO RETAIL B.V., te Assen, gedaagde partij, hierna te noemen: Scapino, advocaten: mrs. N. Ruyters, N. Disveld en L. Sliedregt.

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding met 15 producties- de conclusie van antwoord met 52 producties - de akte na antwoord met producties 16 t/m 40 van Birkenstock - de akte met producties 53 t/m 90 van Scapino - de aktes met producties 41 t/m 55- de brief waarin is meegedeeld dat een mondelinge behandeling is bepaald - het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 3 juni 2025. 1.2. Uiteindelijk is vonnis bepaald op vandaag. 2De kern van de zaak 2.1. Birkenstock claimt auteursrechtelijke bescherming op de sandaalmodellen Madrid, Arizona, Florida, Boston en Gizeh. Volgens Birkenstock maakt Scapino inbreuk op dit auteursrecht. Scapino verkoopt sandalen van de (huis)merken ‘Bioslippers’, ‘Bio Life’, ‘Hush Puppies’ en ‘Thu!s’. Birkenstock is van mening dat in totaal negenentwintig van de door Scapino verkochte sandalen inbreuk op haar auteursrecht maken dan wel dat het slaafse nabootsingen van de Birkenstock-sandalen betreffen. Scapino betwist dit en beroept zich daarnaast op rechtsverwerking dan wel misbruik van recht door Birkenstock, omdat zij al in 2015 een vaststellingsovereenkomst zou hebben gesloten met Birkenstock. 2.2. De rechtbank oordeelt dat Scapino inbreuk maakt op het auteursrecht op de Madrid, Arizona en Florida van Birkenstock. Het beroep van Scapino op rechtsverwerking slaagt gedeeltelijk; Birkenstock mag optreden, maar moest Scapino een redelijke termijn geven om te stoppen, gelet op de afspraken die in 2015 waren gemaakt. Birkenstock kan geen auteursrechtelijke bescherming claimen op de Boston en Gizeh en ook haar beroep op slaafse nabootsing slaagt niet, vanwege het ontbreken van een eigen gezicht op de markt.

Auteursrecht 3.1. Birkenstock is onderdeel van het Birkenstockconcern. Het Birkenstockconcern brengt vanaf de jaren zestig verschillende sandalen op de markt, waaronder de in deze zaak van belang zijnde Madrid, Arizona, Florida, Boston en Gizeh (verder: de Birkenstock-sandalen). Volgens Birkenstock zijn de sandalen ontworpen door [A] en is Birkenstock IP de auteursrechthebbende op de sandalen. Beide stellingen worden door Scapino betwist. [A] is de maker 3.2. De rechtbank vindt, anders dan Scapino betoogt, voldoende vaststaan dat [A] de geestelijk vader van de hier in het geding zijnde Birkenstock-sandalen is. 3.3. Zowel [A] zelf als het Birkenstockconcern brengen al decennialang publiekelijk naar buiten dat [A] de ontwerper en maker is van de Birkenstock-sandalen. En dat hij daarbij verder is gegaan waar zijn vader [B (voornaam)] en grootvader [C (voornaam)] zijn gebleven, door de met name door [B (voornaam)] ontwikkelde orthopedische inlegzool tot een vast voetbed te integreren in een sandaal. Wat door Scapino is aangevoerd ter ondergraving van die stelling, zoals dat de naam [B (voornaam)] (de vader van [A] ) op de website van Birkenstock als ontwerper werd genoemd, vindt de rechtbank vergezocht en niet heel sterk tegen deze achtergrond. Vooral ook omdat [B (voornaam)] op het moment dat de Madrid op de markt werd gebracht al enkele jaren met pensioen was. Dat er sprake is geweest van een lang onopgemerkt gebleven spelfout (het gaat tenslotte maar om 1 letter (de C i.p.v. de K), die hetzelfde klinkt) op de website van Birkenstock, is niet onaannemelijk. 3.4. Bovendien heeft Birkenstock een door [A] ondertekende schriftelijke verklaring overgelegd waaruit blijkt dat hij de ontwerper is van de sandalen. Scapino stelt vraagtekens bij de juistheid van deze verklaring, omdat de verklaring niet door hemzelf is opgesteld en innerlijk tegenstrijdig zou zijn met zijn uitspraken in eerdere interviews. De rechtbank gaat daar niet in mee. Dat de verklaring niet door hemzelf is geschreven, betekent niet dat de inhoud daarvan niet juist is. In tegendeel, met het plaatsen van zijn handtekening verklaart hij dat hij de inhoud van die verklaring onderschrijft en juist acht. In die verklaring staat dat [A] in de periode van 1954 tot 1999 werkzaam was (als leidinggevende) binnen het Birkenstockconcern en dat hij – kort gezegd – de maker was van de originele vijf modellen, die hier in het geding zijn, en de eind jaren ’70 - begin jaren ’80 doorgevoerde wijzigingen aan het bovengedeelte van de sandalen. Birkenstock IP heeft de exploitatie- en handhavingsrechten 3.5. De rechtbank beoordeelt de vraag of Birkenstock IP auteursrechthebbende is naar Duits recht. Tussen partijen is niet in geschil dat naar Duits recht de auteursrechten aan de maker toekomen en niet overdraagbaar zijn. Er geldt ook geen werkgeversauteursrecht zoals in Nederland het geval is, waarbij de auteursrechten automatisch toekomen aan de werkgever als het werk in dienstverband is gemaakt. Wel kunnen de exploitatie- en handhavingsrechten (verder ook aan te duiden als “gebruiksrechten”) worden overgedragen. 3.6. Uit het door Birkenstock overgelegde handelsregisteruittreksel blijkt dat [A] in de periode van 1952 tot 1999 directeur/bestuurder was van C.B. Orthopädie, in 1970 gewijzigd in Birkenstock Orthopädie GmbH (hierna: de onderneming). In deze periode zijn alle hier in het geding zijnde vijf modellen ontwikkeld en op de markt gebracht. Er is geen schriftelijke overeenkomst waarin [A] de (exclusieve) gebruiksrechten heeft verleend aan de onderneming, maar dit is ook niet nodig. Uit zijn schriftelijke verklaring blijkt dat hij de exclusieve gebruiksrechten (stilzwijgend) op de door hem ontwikkelde modellen aan de onderneming heeft verleend. 3.7. Uit het handelsregisteruittreksel (nr. 19) blijkt verder dat op 19 december 2001 een aandeelhoudersbesluit is genomen om de onderneming te fuseren met KB & Söhne GmbH & Co (hierna: de overnemende partij), waarbij alle activa van de onderneming met alle rechten en plichten werden overgenomen door de overnemende partij en de onderneming zonder vereffening werd ontbonden. Deze fusie is met ingang van 29 mei 2002 in werking getreden, waarbij de overnemende partij tegelijkertijd haar naam heeft veranderd naar Birkenstock Orthopädie GmbH & Co (hierna: BO & Co). Vanaf dat moment waren de exclusieve gebruiksrechten op de modellen dus in het bezit van BO & Co. 3.8. Sinds 22 oktober 2002 is KB Beteiligungs GmbH (die in respectievelijk 2009 en 2013 haar naam heeft veranderd naar Birkenstock Orthopädie Beteiligungs GmbH en Birkenstock Sales GmbH) de enig beherend vennoot van BO & Co. De commanditaire vennoten zijn [A] en zijn drie zonen. Met ingang van 1 oktober 2013 is BO & Co ontbonden, doordat [A] en zijn zonen uitgetreden zijn als commanditair vennoot en is het vermogen (waaronder de gebruiksrechten) naar Duits recht onder algemene titel overgegaan naar de enige (resterende) beherende vennoot, inmiddels genaamd Birkenstock Sales GmbH. 3.9. Volgens Birkenstock heeft Birkenstock Sales GmbH de gebruiksrechten daarna op 1 mei 2021 overgedragen aan Birkenstock IP (eiseres sub 1). Ter onderbouwing daarvan heeft zij een document overgelegd. De rechtbank is het met Scapino eens dat uit dit document geen overdracht kan worden afgeleid. Overgelegd zijn de pagina’s 27 tot en met 30 van een kennelijk omvangrijker document dat verder niet is overgelegd. Uit het overgelegde deel blijkt in de eerste plaats niet wie de contractspartijen zijn, wanneer het document tot stand is gekomen en of, wanneer en door wie het is ondertekend. Bovendien zijn de overgelegde pagina’s grotendeels zwartgelakt, waardoor het document slecht leesbaar is en er niet uit kan worden afgeleid welke intellectuele eigendomsrechten respectievelijk exploitatierechten nu precies worden overgedragen en of de hier van belang zijnde gebruiksrechten daar onderdeel vanuit maken. De door Birkenstock overgelegde verklaringen van [D] en Birkenstock Sales en Birkenstock IP waarin kort gezegd wordt vermeld wat er precies aan rechten is overgedragen en tussen wie, kunnen dit gebrek niet helen. 3.10. De overdracht aan Birkenstock IP is echter alsnog tot stand gekomen door de overeenkomst van 22 maart 2023 tussen de rechtsopvolger van Birkenstock Sales GmbH, [onderneming] GmbH (hierna [onderneming] ), en Birkenstock IP. Daarin is kort samengevat overeengekomen dat [onderneming] de exclusieve – en onbeperkt in tijd, plaats en inhoud – intellectuele eigendomsrechten per die datum overdraagt aan Birkenstock IP. Daaronder valt zoals volgt uit de artikelen 1 en 3 van de overeenkomst voor zover hier relevant in ieder geval het exploitatierecht en handhavingsrecht van de hier in het geding zijnde vijf modellen. 3.11. Dat betekent dat Birkenstock IP vanaf 22 maart 2023 beschikt over de exploitatie- en handhavingsrechten met betrekking tot het door Birkenstock gestelde auteursrecht op de door [A] ontwikkelde modellen. De vraag óf de Birkenstock-sandalen daadwerkelijk auteursrechtelijke bescherming toekomen, zal hierna worden behandeld. Rust er auteursrecht op de Birkenstock-sandalen? 3.12. De rechtbank komt tot de conclusie dat de Madrid, Arizona en Florida oorspronkelijke werken zijn die voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. De Boston doorstaat de werktoets niet. En de (eventuele) auteursrechten op de Gizeh zijn vervallen. De toelichting volgt hierna.

3.29. Op basis van de hiervoor besproken beeldbepalende onderdelen van de Birkenstock-sandalen, in combinatie met elkaar, komt de rechtbank tot de conclusie dat deze sandalen auteursrechtelijke werken zijn waaraan bescherming toekomt. In het relevante vormgevingserfgoed zijn de hiervoor beschreven beeldbepalende vormgevingselementen, in combinatie met elkaar, niet aanwezig op het moment van de totstandkoming van de Birkenstock-sandalen. De rechtbank is ermee bekend dat het Duitse Bundesgerichtshof op 20 februari 2025 een arrest heeft gewezen met een andere uitkomst, te weten dat aan twee Birkenstock modellen geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. De rechtbank komt in deze zaak tot een ander oordeel. Met een uitzondering: de Boston 3.30. De Boston doorstaat de werktoets niet. Zoals uit het vormgevingserfgoed op de afbeeldingen hieronder blijkt, was er in 1971 al een klomp op de markt met een vergelijkbare upper. Het enige zichtbare verschil tussen de uppers is het achterwege laten van de stiksels. Voor het overige zijn de verschillen minimaal en leveren geen andere indruk op. 3.31. Birkenstock benoemt terecht dat het ondergedeelte van de getoonde klompen in het vormgevingserfgoed verschilt van de Boston-sandaal en dat de combinatie van vormgevingselementen (van zowel het ondergedeelte als de upper) van de Boston-sandaal op het moment van marktintroductie in 1977 nog niet voorkwam. De rechtbank vindt de upper echter het beeldbepalende element van de gehele Boston-sandaal, omdat de overige hiervoor in 3.20 genoemde kenmerkende vormgevingselementen grotendeels onzichtbaar blijven door de uitvoering en wijze van bevestiging. Daarom weegt dit specifieke element voor de rechtbank zwaar en doorstaat de combinatie van elementen die nog zichtbaar blijven de werktoets niet. En met nog een uitzondering: de Gizeh 3.32. Scapino heeft tot slot aangevoerd dat de (eventuele) auteursrechten op de Gizeh-sandaal zijn vervallen, omdat de ‘toe-divider’ en de Gizeh-sandaal onderwerp waren van een modeldepot op 21 december 1983 en niet tijdig een instandhoudingsverklaring is afgelegd. Scapino wijst in dat verband op de artikelen 12 jo 21 lid 3 jo 24 van de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen zoals deze gold tot 1 december 2003. Op grond van deze artikelen geldt dat een modeldepot in de Benelux maximaal vijftien jaar geldig is en dat gelijktijdig met het vervallen van het modelrecht ook het auteursrecht vervalt, zolang die beide rechten in dezelfde handen zijn en er geen instandhoudingsverklaring is afgelegd. Birkenstock heeft hiertegen meerdere verweren aangevoerd, maar die worden allen verworpen. 3.33. Uit de depotakte blijkt dat er in totaal vijf modellen zijn gedeponeerd, waaronder de toe-divider en de Gizeh-sandaal. Daarnaast werden er nog een bevestigingsmechanisme en een andere sandaal en schoen gedeponeerd, die verder in deze procedure niet van belang zijn. Anders dan Birkenstock betoogt, blijkt uit de depotakte dat het depot zich ook uitstrekt tot de Gizeh-sandaal zelf en dat deze niet ‘slechts’ als een toepassingsvoorbeeld van de toe-divider in de depotakte is opgenomen. 3.34. De door Birkenstock overgelegde brief afkomstig van het WIPO, waarin de registratie van het modeldepot voor Duitsland en de Benelux wordt verlengd tot 21 december 2003 berust voor de Benelux kennelijk op een fout gelet op de wettelijk vastgelegde maximale termijn van vijftien jaar. Birkenstock kan daar dan ook geen beroep op doen. Vast staat dat een instandhoudingsverklaring ontbreekt en de auteursrechten en modelrechten beide in handen waren van [A] . Anders dan Birkenstock betoogt, had Birkenstock Orthopädie GmbH ‘slechts’ de gebruiksrechten in handen. De auteursrechten als zodanig zijn immers niet overdraagbaar in Duitsland en blijven altijd bij de maker. Dat betekent dat het auteursrecht op de Gizeh-sandaal per 21 december 1998 is vervallen en dat Birkenstock dus ook geen gebruiksrechten ten gelde kan maken tegenover Scapino. 3.35. De stelling van Birkenstock dat het vereiste van een instandhoudingsverklaring in strijd is met de Berner Conventie en daarom niet tegen haar kan worden ingeroepen, maakt dit niet anders. De Hoge Raad heeft in het arrest Montis III bepaald dat een auteursrecht dat volgens Nederlands auteursrecht vóór 1 december 2003 is vervallen wegens het niet tijdig afleggen van een instandhoudingsverklaring niet herleeft na het in 2003 vervallen van het vereiste van een instandhoudingsverklaring en dus definitief is vervallen, ongeacht de bepalingen uit de Berner Conventie en het Unierecht. Maken de sandalen van Scapino inbreuk? 3.36. Om te bepalen of de door Scapino aangeboden sandalen inbreuk maken op het auteursrecht van Birkenstock beoordeelt de rechtbank per model (Madrid, Arizona en Florida) in welke mate de totaalindrukken van de door Scapino aangeboden sandalen overeenstemmen met de in 3.20 genoemde combinatie van kenmerkende vormgevingselementen van de Birkenstock-sandalen. Madrid 3.37. Scapino biedt één sandaal aan, die volgens Birkenstock inbreuk maakt op haar auteursrecht op de Madrid. Deze sandaal zal worden vergeleken met de sandaal van Birkenstock. 3.38. Uit die vergelijking blijkt dat de genoemde kenmerkende vormgevingselementen door Scapino bijna allemaal zijn overgenomen. Alleen de vorm van het voetbed verschilt doordat de bij de Birkenstock-sandaal aangebrachte verdiepingen en verhogingen en de teengrip minder prominent aanwezig zijn bij de Scapino-sandaal. Als gevolg daarvan zijn ook de wanden rondom het voetbed verschillend van elkaar. Bij de Birkenstock-sandaal is de wand bij de hielzijde het hoogst en loopt deze in hoogte af richting de voorzijde van de sandaal. Bij de Scapino-sandaal blijft de wand rondom het voetbed (in de sandaal) in hoogte nagenoeg gelijk. Deze verschillen beïnvloeden echter niet de algemene indruk van de overgenomen combinatie van vormgevingselementen. Dat geldt ook voor het verschil in leer (Scapino heeft een croco print en de Birkenstock-sandaal is egaal) van de sluitingsband. Omdat de vorm van de sluitingsbanden nagenoeg gelijk aan elkaar is en zich op dezelfde plek op de sandaal bevindt en ook de wijze waarop de banden verdwijnen tussen het voetbed en de zool gelijk is aan elkaar, beïnvloedt het gebruik van een croco print op het leer de algemene indruk niet. 3.39. Voor de andere door Scapino opgesomde verschillen geldt dit nog minder. Zo zijn de genoemde verschillen aan de buitenkant van het voetbed (zijaanzicht) met het blote oog niet te zien. De afwezigheid van een merkteken op de sluitingsband en op de gesp bij de Scapino-sandaal zijn details, die niet of nauwelijks zullen worden opgemerkt. 3.40.

Arizona 3.41. Volgens Birkenstock maakt Scapino in totaal met elf sandalen inbreuk op haar Arizona-model. De sandalen worden hierna weergegeven en vergeleken met de Birkenstock-sandaal. De sandalen van het merk Hush Puppies worden hieronder apart afgebeeld. ----------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- 3.42. Ook hier geldt voor het overgrote deel van de sandalen dat de combinatie van de genoemde kenmerkende vormgevingselementen bijna geheel is overgenomen in de Scapino-sandalen. Alle sandalen hebben een platte onderkant en de zoolomtrek is nagenoeg gelijk. Er zit een minimaal verschil aan de binnenkant van de sandaal waar bij de Scapino-sandalen een heel lichte kromming aanwezig is, maar dat is met het blote oog nauwelijks waarneembaar. De sandalen hebben allemaal een ongevoerde zijkant, waardoor het kurkmengsel zichtbaar lijkt. Het is evenwel geen kurkmengsel, maar een opgeplakte rand die suggereert dat de sandaal - zoals de Birkenstock-sandalen - een laag heeft die bestaat uit kurkmengsel. De vormgeving van het voetbed van de sandalen van Hush Puppies is vrijwel volledig gelijk aan het voetbed van Birkenstock. Voor de eigen merk Scapino-sandalen geldt, net als wat hiervoor bij de Madrid is vermeld, dat het voetbed meer afstand neemt tot het werk, maar dat de verschillen in het voetbed niet de algemene indruk van de overgenomen combinatie van vormgevingselementen beïnvloeden. 3.43. Verder geldt dat de sluitingsbanden bij alle sandalen op gelijke wijze doorlopen tot de zool en daar verdwijnen tussen het voetbed en de zool. Ook geldt bij de meeste sandalen (met uitzondering van de sandalen 2 en 4 van het huismerk van Scapino) dat de twee sluitingsbanden uit één stuk leer zijn gesneden en een geheel vormen voordat de band verdwijnt tussen het voetbed en de zool. Weliswaar zijn de banden van de Scapino-sandalen ronder afgewerkt dan de Birkenstock-sandalen, die een meer rechthoekige afwerking hebben, maar dit geeft geen andere algemene indruk. Dit geldt ook voor de sluitingsbanden van de in de afbeelding hierboven (bovenste rij) weergegeven Hush Puppies-sandalen. Deze zijn verder naar voren geplaatst en ook iets korter dan bij de Birkenstock-sandaal, maar ook hier geldt dat dit de algemene indruk van de sandaal niet beïnvloedt. 3.44. Voor de andere door Scapino opgesomde verschillen geldt dit nog minder. De afwezigheid van een merkteken op de sluitingsband en op de gesp bij de Scapino-sandaal zijn details, die niet of nauwelijks zullen worden opgemerkt. Bovendien geldt voor de Hush-Puppies-sandalen dat er wel een merkteken op de gesp staat al is dat dan de naam van Hush Puppies zelf. 3.45. De conclusie is dat de Scapino sandalen inbreuk maken op de Birkenstock-sandaal. Florida 3.46. Scapino biedt volgens Birkenstock één sandaal aan die inbreuk maakt op haar model Florida. Het gaat om een sandaal van het merk Hush Puppies. 3.47. De rechtbank constateert dat de combinatie van de genoemde kenmerkende vormgevingselementen ook nu weer bijna volledig is overgenomen in de Scapino-sandaal. Ook hier geldt dat de vormgeving van het voetbed en de zoolomtrek vrijwel volledig gelijk zijn aan de Florida. Eventuele verschillen zijn met het blote oog nauwelijks waarneembaar en beïnvloeden de algemene indruk van de overgenomen combinatie van vormgevingselementen niet. 3.48. Verder geldt dat de sluitingsbanden bij alle sandalen op gelijke wijze doorlopen tot de zool en daar verdwijnen tussen het voetbed en de zool. Ook vergelijkbaar zijn de drie sluitingsbanden, die uit één stuk leer zijn gesneden en een geheel vormen voordat de band verdwijnt tussen het voetbed en de zool. Weliswaar zijn de drie banden van de Scapino-sandaal iets breder dan de Florida waardoor de band aan de buitenzijde van de sandaal ongeveer een centimeter langer is dan bij de Florida, maar dit geeft geen andere algemene indruk aan de sandaal. 3.49. De Scapino-sandaal maakt dus inbreuk op de Birkenstock-sandaal. Slaafse nabootsing – Boston en Gizeh hebben geen eigen gezicht (meer) op de markt 3.50. Omdat aan de Boston-sandaal en de Gizeh-sandaal geen auteursrechtelijke bescherming (meer) toekomt, komt de rechtbank toe aan beantwoording van de vraag of sprake is van slaafse nabootsing bij de sandalen van Scapino die lijken op de Boston en de Gizeh. 3.51. Uitgangspunt is dat het iedereen in beginsel vrijstaat een product na te bootsen als dat product niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom, tenzij: door die nabootsing verwarring bij het relevante publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om zonder daarbij afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product te voorkomen dat door de (soort)gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring bij het relevante publiek ontstaat. In dat geval is nabootsing – het gaat dan om zogenoemde slaafse nabootsing – een vorm van oneerlijke mededinging, waartegen met een vordering uit onrechtmatige daad kan worden opgekomen. 3.52. Van verwarring kan volgens de Hoge Raad pas sprake zijn als het nagebootste product een ‘eigen gezicht’ (of: onderscheidend vermogen) heeft op de relevante markt, dat wil zeggen: zich in uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op die markt (ook wel het vormgevingserfgoed of ‘Umfeld’ genoemd). De mate waarin dat product zich moet onderscheiden van die gelijksoortige producten waardoor bij het verschijnen van nabootsingen ervan een gevaar voor verwarring kan ontstaan, hangt onder meer af van de aard en de hoeveelheid gelijksoortige producten die zich op dat moment op de desbetreffende markt bevinden. 3.53. Populariteit, bekendheid of een groot marktaandeel kunnen op zichzelf niet ertoe leiden dat een product een eigen gezicht heeft op de markt, in die zin dat het zich wat betreft uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op die markt. De mate van populariteit of bekendheid en de grootte van het marktaandeel kan namelijk ook het gevolg zijn van bekendheid van de naam of het merk waaronder het product op de markt wordt gebracht. Het verbod van slaafse nabootsing biedt tegen aantasting van bekendheid van de naam of het merk echter geen bescherming. 3.54. De stelplicht en bewijslast van het eigen gezicht op de markt ligt bij Birkenstock. De rechtbank is van oordeel dat Birkenstock onvoldoende heeft gesteld dat haar Boston- en Gizehsandalen (nog) een eigen gezicht op de markt hebben. 3.55. Volgens Birkenstock volgt het eigen gezicht op de markt alleen al uit het gegeven dat haar ontwerpen universeel als iconisch worden herkend en gewaardeerd, omdat, zo stelt zij in haar pleitnotities, “een product dat zich naar uiterlijke kenmerken niet onderscheidt van soortgelijke producten per definitie niet “iconisch” kan zijn.

3.63. Voor de vorderingen van Birkenstock betekent dit het volgende: De vordering tot het staken van inbreuk op het auteursrecht op de Madrid, Arizona en Florida met de inbreukmakende sandalen, zoals beschreven in 3.37, 3.41 en 3.46 (en die staan op de als productie 8C door Birkenstock overlegde lijst en de daarop staande productnummers) is toewijsbaar. Voor de Boston en Gizeh wordt de vordering zowel op de primaire als de subsidiaire grondslag (slaafse nabootsing) afgewezen. De ingangsdatum van het verbod zal de rechtbank bepalen op vier weken na betekening van dit vonnis. Om deze termijn was door Scapino verzocht in verband met de aanpassing van haar logistieke proces en daartegen is door Birkenstock geen bezwaar gemaakt. Het zou niet redelijk zijn de dwangsommen eerder te laten ingaan, omdat dwangsommen alleen moeten worden gekoppeld aan een veroordeling die een partij kan nakomen. De rechtbank ziet aanleiding om de gevorderde dwangsom te matigen tot € 1.000,- per dag(deel) of € 75,- per sandaal, tot een maximum van € 100.000,-. De gevorderde verklaring over kort gezegd het totaal aantal inbreukmakende sandalen is ook toewijsbaar, met dien verstande dat de periode waarover Scapino deze gegevens moet verstrekken, loopt vanaf 17 augustus 2024 tot en met heden en dat haar een termijn van vier weken zal worden gegund om de verklaring te verstrekken. Ook hier zal de gevorderde dwangsom worden gematigd tot € 1.000,- per dag(deel) tot een maximum van € 100.000,-. De veroordeling tot vergoeding van schade als gevolg van het inbreukmakend handelen met verwijzing naar de schadestaatprocedure wordt ook toegewezen. Voor verwijzing naar de schadestaatprocedure is voldoende dat aannemelijk is geworden dat Birkenstock schade lijdt en heeft geleden als gevolg van de inbreuk op het auteursrecht op de Madrid, Arizona en Florida door Scapino. Voor de duidelijkheid merkt de rechtbank op dat wat zij hiervoor onder 3.61 heeft overwogen betekent dat Birkenstock alleen aanspraak maakt op vergoeding van schade als gevolg van inbreukmakende handelingen van Scapino vanaf 17 augustus 2024. De verklaring voor recht dat Scapino inbreuk maakt op de auteursrechten van Birkenstock wordt afgewezen, nu gesteld noch gebleken is dat Birkenstock een zelfstandig belang heeft bij die vordering naast de al toegewezen vordering tot het staken van de inbreuk en de andere toegewezen vorderingen, die worden toegewezen vanwege die inbreuk. Uitvoerbaarheid bij voorraad 3.64.

Proceskosten 3.65. Scapino zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden veroordeeld. De kostenveroordeling vindt plaats via de weg van artikel 1019h Rv. Gelet op de omvang van het feitencomplex, het grote aantal vermeende inbreuken, het grote aantal verweren van Scapino, evenals de omvang van door beide partijen overgelegde producties en het grote financiële belang van de zaak gaat de rechtbank uit van het indicatietarief voor een complexe bodemzaak ter hoogte van maximaal € 40.000,-. Er is sprake van een gemengde grondslag waarbij de rechtbank tot het oordeel komt dat 80% van de gemaakte advocaatkosten moet worden toegerekend aan de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. 3.66. Birkenstock vordert in totaal € 46.790,50 aan advocaatkosten. Van dat bedrag wordt 80%, is € 37.432,40 toegerekend aan de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Dat is lager dan het maximale indicatietarief en daarmee toewijsbaar. Omdat de vorderingen die niet waren gegrond op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (de slaafse nabootsingsvorderingen) zijn afgewezen, is geen plaats voor toewijzing van (20% van) het normale liquidatietarief. 3.67. Birkenstock heeft daarnaast kosten opgevoerd voor het door haar gehouden marktonderzoek en een door haar ingeschakelde expert. Deze kosten komen in beginsel onder 1019h Rv voor vergoeding in aanmerking zolang deze kosten redelijk en evenredig zijn. De kosten voor het marktonderzoek zijn niet toewijsbaar, want die heeft Birkenstock gemaakt om haar beroep op slaafse nabootsing te onderbouwen, waar zij niet in is geslaagd en die niet onder 1019h Rv vallen. De kosten voor het inschakelen van de expert Slaats ter hoogte van € 12.493,43 zijn wel toe te rekenen aan de handhaving van intellectuele eigendomsrechten en komen de rechtbank redelijk en evenredig voor. Aan koerierskosten vorder Birkenstock tot slot € 891,31. Een deel van de overgelegde facturen ziet echter niet op de procedure tegen Scapino. De in die facturen genoemde kosten worden dan ook afgewezen. Het wel toewijsbare deel begroot de rechtbank op € 494,65 (incl. btw). 3.68. De totale begroting van de proceskosten komt daarmee neer op: - kosten van de dagvaarding € 112,37 - griffierecht € 688,- - kosten deskundigen € 12.493,43 - kosten koerier € 494,65 - advocaatkosten € 37.432,40 Totaal € 51.220,85 3.69. De nakosten zullen worden toegewezen op de manier zoals hierna is vermeld onder de beslissing.

De rechtbank 4.1. gebiedt Scapino met ingang van vier weken na betekening van deze beslissing de inbreuk op de auteursrechten van Birkenstock op de sandalen Madrid, Arizona en Florida, zoals afgebeeld in randnrs. 3.37, 3.41en 3.46 en opgenomen in productie 1A en 8C van Birkenstock, te staken en gestaakt te houden, 4.2. veroordeelt Scapino tot betaling van een dwangsom van € 1.000,- per dag(deel) of € 75,- per sandaal, ter keuze van Birkenstock, bij overtreding van de onder 4.1. genoemde hoofdveroordeling tot een maximum van € 100.000,- is bereikt, 4.3. veroordeelt Scapino om binnen vier weken na betekening van deze beslissing aan de advocaten van Birkenstock een verklaring te verstrekken, vergezeld van relevante documenten ter staving van die verklaring, over het aantal inbreukmakende sandalen dat Scapino en/of haar professionele afnemers hebben gemaakt, besteld, in voorraad hebben en of hebben verkocht in Nederland in de periode vanaf 17 augustus 2024, gespecificeerd naar product, alsmede de volledige contactgegevens van de betreffende producenten en/of leveranciers en professionele afnemers van de inbreukmakende sandalen, 4.4. veroordeelt Scapino tot betaling van een dwangsom van € 1.000,- per dag(deel) bij overtreding van de onder 4.3. genoemde hoofdveroordeling tot een maximum van € 100.000,- is bereikt, 4.5. veroordeelt Scapino tot vergoeding van de schade die Birkenstock heeft geleden als gevolg van het inbreukmakende handelen, nader op te maken bij staat, 4.6. veroordeelt Scapino in de proceskosten van € 51.220,85, te betalen binnen veertien dagen na aanschrijving daartoe, 4.7. veroordeelt Scapino in de nakosten van € 178,-, te vermeerderen met € 92,- plus de kosten van betekening als Scapino niet tijdig aan de veroordelingen voldoet en het vonnis daarna wordt betekend, 4.8. verklaart de beslissing tot zover uitvoerbaar bij voorraad, 4.9. wijst het meer of anders gevorderde af. Dit vonnis is gewezen door mr. N.A.J. Purcell, voorzitter, en mr. J.A. Schuman en mr. J.G. van Ommeren in samenwerking met mr. C.E.M. Roeleveld, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 12 november 2025. CR 4529 Productie 8c van Birkenstock Productie 10 van Birkenstock Productie 12a van Birkenstock Productie 12b van Birkenstock Productie 51 annex 3 van Birkenstock Productie 12d van Birkenstock Productie 51 annex 5 en 6 van Birkenstock Productie 51 annex 3 en 7 van Birkenstock HvJ EU 16 juli 2009, ECLI:EU:C:2009:465, r.o. 37 en 39 (Infopaq) HvJ EU 1 december 2011, ECLI:EU:C:2011:798, r.o. 92 en 94 (Painer) HvJ EU 12 september 2019, ECLI:EU:C:2019:721, r.o. 50-52 (Cofemel) HvJ EU 11 juni 2020, C-833/18, ECLI:EU:C:2020:461 (Brompton) Zie ook: Hof Den Haag 19 december 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:2685 HvJ EU 22 december 2010, ECLI:EU:C:2010:816 r.o. 48-50 (BSA) Zie ook: Hof Den Haag 1 september 2020, ECKLI:NL:GHDHA:2020:1620 (Borek/Tribù) Productie 28 van Scapino Productie 24 van Scapino, pag. 30, afbeeldingen 62 en 63 Productie 24, pag. 65, afb. 152 (Wosana-klomp) en productie 39C van Scapino DM/003 494, productie 41 van Scapino Productie 38 van Birkenstock HR 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:750; dit arrest is een vervolg op de door BenGH op 17 maart 2015 en 17 juli 2018, zaak A2013/2 en het HvJEU op 20 oktober 2016, zaak C-169/5 (ECLI:EULCL2016:790) gegeven antwoorden op prejudiciële vragen, waarbij expliciet is ingegaan op de ook hier toepasselijke bepalingen uit de Berner Conventie en het Unierecht. Productie 8C van Birkenstock Zoals afgebeeld in productie 1A van Birkenstock Productie 8C van Birkenstock Zoals afgebeeld in productie 1A van Birkenstock HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ6999, NJ 2011/302 r.o. 3.2.2 (Lego) HR 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938, NJ 2017, 315 r.o. 3.4.2 (All Round/Simstars) HR 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938, NJ 2017, 315 r.o. 3.4.2 (All Round/Simstars) Drs. [E] , productie 79 van Scapino Pleitnota Birkenstock, randnr. 85 Productie 14 van Scapino Producties 75 en 76 van Scapino

RECHTBANK Midden-Nederland Civiel recht Zittingsplaats Utrecht Zaaknummer: C/16/577582 / HA ZA 24-336 Vonnis van 12 november 2025 in de zaak van 1. de rechtspersoon naar buitenlands recht BIRKENSTOCK IP GMBH, te Linz am Rhein (Duitsland), hierna te noemen: Birkenstock IP, 2. de rechtspersoon naar buitenlands recht BIRKENSTOCK GLOBAL SALES GMBH, te Linz am Rhein (Duitsland), hierna te noemen: Birkenstock Sales, eisende partijen, hierna samen te noemen: Birkenstock, advocaten: mrs. J.C.H. van Manen en L.E. Dijkman, tegen SCAPINO RETAIL B.V., te Assen, gedaagde partij, hierna te noemen: Scapino, advocaten: mrs. N. Ruyters, N. Disveld en L. Sliedregt.

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding met 15 producties- de conclusie van antwoord met 52 producties - de akte na antwoord met producties 16 t/m 40 van Birkenstock - de akte met producties 53 t/m 90 van Scapino - de aktes met producties 41 t/m 55- de brief waarin is meegedeeld dat een mondelinge behandeling is bepaald - het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 3 juni 2025. 1.2. Uiteindelijk is vonnis bepaald op vandaag. 2De kern van de zaak 2.1. Birkenstock claimt auteursrechtelijke bescherming op de sandaalmodellen Madrid, Arizona, Florida, Boston en Gizeh. Volgens Birkenstock maakt Scapino inbreuk op dit auteursrecht. Scapino verkoopt sandalen van de (huis)merken ‘Bioslippers’, ‘Bio Life’, ‘Hush Puppies’ en ‘Thu!s’. Birkenstock is van mening dat in totaal negenentwintig van de door Scapino verkochte sandalen inbreuk op haar auteursrecht maken dan wel dat het slaafse nabootsingen van de Birkenstock-sandalen betreffen. Scapino betwist dit en beroept zich daarnaast op rechtsverwerking dan wel misbruik van recht door Birkenstock, omdat zij al in 2015 een vaststellingsovereenkomst zou hebben gesloten met Birkenstock. 2.2. De rechtbank oordeelt dat Scapino inbreuk maakt op het auteursrecht op de Madrid, Arizona en Florida van Birkenstock. Het beroep van Scapino op rechtsverwerking slaagt gedeeltelijk; Birkenstock mag optreden, maar moest Scapino een redelijke termijn geven om te stoppen, gelet op de afspraken die in 2015 waren gemaakt. Birkenstock kan geen auteursrechtelijke bescherming claimen op de Boston en Gizeh en ook haar beroep op slaafse nabootsing slaagt niet, vanwege het ontbreken van een eigen gezicht op de markt.

Auteursrecht 3.1. Birkenstock is onderdeel van het Birkenstockconcern. Het Birkenstockconcern brengt vanaf de jaren zestig verschillende sandalen op de markt, waaronder de in deze zaak van belang zijnde Madrid, Arizona, Florida, Boston en Gizeh (verder: de Birkenstock-sandalen). Volgens Birkenstock zijn de sandalen ontworpen door [A] en is Birkenstock IP de auteursrechthebbende op de sandalen. Beide stellingen worden door Scapino betwist. [A] is de maker 3.2. De rechtbank vindt, anders dan Scapino betoogt, voldoende vaststaan dat [A] de geestelijk vader van de hier in het geding zijnde Birkenstock-sandalen is. 3.3. Zowel [A] zelf als het Birkenstockconcern brengen al decennialang publiekelijk naar buiten dat [A] de ontwerper en maker is van de Birkenstock-sandalen. En dat hij daarbij verder is gegaan waar zijn vader [B (voornaam)] en grootvader [C (voornaam)] zijn gebleven, door de met name door [B (voornaam)] ontwikkelde orthopedische inlegzool tot een vast voetbed te integreren in een sandaal. Wat door Scapino is aangevoerd ter ondergraving van die stelling, zoals dat de naam [B (voornaam)] (de vader van [A] ) op de website van Birkenstock als ontwerper werd genoemd, vindt de rechtbank vergezocht en niet heel sterk tegen deze achtergrond. Vooral ook omdat [B (voornaam)] op het moment dat de Madrid op de markt werd gebracht al enkele jaren met pensioen was. Dat er sprake is geweest van een lang onopgemerkt gebleven spelfout (het gaat tenslotte maar om 1 letter (de C i.p.v. de K), die hetzelfde klinkt) op de website van Birkenstock, is niet onaannemelijk. 3.4. Bovendien heeft Birkenstock een door [A] ondertekende schriftelijke verklaring overgelegd waaruit blijkt dat hij de ontwerper is van de sandalen. Scapino stelt vraagtekens bij de juistheid van deze verklaring, omdat de verklaring niet door hemzelf is opgesteld en innerlijk tegenstrijdig zou zijn met zijn uitspraken in eerdere interviews. De rechtbank gaat daar niet in mee. Dat de verklaring niet door hemzelf is geschreven, betekent niet dat de inhoud daarvan niet juist is. In tegendeel, met het plaatsen van zijn handtekening verklaart hij dat hij de inhoud van die verklaring onderschrijft en juist acht. In die verklaring staat dat [A] in de periode van 1954 tot 1999 werkzaam was (als leidinggevende) binnen het Birkenstockconcern en dat hij – kort gezegd – de maker was van de originele vijf modellen, die hier in het geding zijn, en de eind jaren ’70 - begin jaren ’80 doorgevoerde wijzigingen aan het bovengedeelte van de sandalen. Birkenstock IP heeft de exploitatie- en handhavingsrechten 3.5. De rechtbank beoordeelt de vraag of Birkenstock IP auteursrechthebbende is naar Duits recht. Tussen partijen is niet in geschil dat naar Duits recht de auteursrechten aan de maker toekomen en niet overdraagbaar zijn. Er geldt ook geen werkgeversauteursrecht zoals in Nederland het geval is, waarbij de auteursrechten automatisch toekomen aan de werkgever als het werk in dienstverband is gemaakt. Wel kunnen de exploitatie- en handhavingsrechten (verder ook aan te duiden als “gebruiksrechten”) worden overgedragen. 3.6. Uit het door Birkenstock overgelegde handelsregisteruittreksel blijkt dat [A] in de periode van 1952 tot 1999 directeur/bestuurder was van C.B. Orthopädie, in 1970 gewijzigd in Birkenstock Orthopädie GmbH (hierna: de onderneming). In deze periode zijn alle hier in het geding zijnde vijf modellen ontwikkeld en op de markt gebracht. Er is geen schriftelijke overeenkomst waarin [A] de (exclusieve) gebruiksrechten heeft verleend aan de onderneming, maar dit is ook niet nodig. Uit zijn schriftelijke verklaring blijkt dat hij de exclusieve gebruiksrechten (stilzwijgend) op de door hem ontwikkelde modellen aan de onderneming heeft verleend. 3.7. Uit het handelsregisteruittreksel (nr. 19) blijkt verder dat op 19 december 2001 een aandeelhoudersbesluit is genomen om de onderneming te fuseren met KB & Söhne GmbH & Co (hierna: de overnemende partij), waarbij alle activa van de onderneming met alle rechten en plichten werden overgenomen door de overnemende partij en de onderneming zonder vereffening werd ontbonden. Deze fusie is met ingang van 29 mei 2002 in werking getreden, waarbij de overnemende partij tegelijkertijd haar naam heeft veranderd naar Birkenstock Orthopädie GmbH & Co (hierna: BO & Co). Vanaf dat moment waren de exclusieve gebruiksrechten op de modellen dus in het bezit van BO & Co. 3.8. Sinds 22 oktober 2002 is KB Beteiligungs GmbH (die in respectievelijk 2009 en 2013 haar naam heeft veranderd naar Birkenstock Orthopädie Beteiligungs GmbH en Birkenstock Sales GmbH) de enig beherend vennoot van BO & Co. De commanditaire vennoten zijn [A] en zijn drie zonen. Met ingang van 1 oktober 2013 is BO & Co ontbonden, doordat [A] en zijn zonen uitgetreden zijn als commanditair vennoot en is het vermogen (waaronder de gebruiksrechten) naar Duits recht onder algemene titel overgegaan naar de enige (resterende) beherende vennoot, inmiddels genaamd Birkenstock Sales GmbH. 3.9. Volgens Birkenstock heeft Birkenstock Sales GmbH de gebruiksrechten daarna op 1 mei 2021 overgedragen aan Birkenstock IP (eiseres sub 1). Ter onderbouwing daarvan heeft zij een document overgelegd. De rechtbank is het met Scapino eens dat uit dit document geen overdracht kan worden afgeleid. Overgelegd zijn de pagina’s 27 tot en met 30 van een kennelijk omvangrijker document dat verder niet is overgelegd. Uit het overgelegde deel blijkt in de eerste plaats niet wie de contractspartijen zijn, wanneer het document tot stand is gekomen en of, wanneer en door wie het is ondertekend. Bovendien zijn de overgelegde pagina’s grotendeels zwartgelakt, waardoor het document slecht leesbaar is en er niet uit kan worden afgeleid welke intellectuele eigendomsrechten respectievelijk exploitatierechten nu precies worden overgedragen en of de hier van belang zijnde gebruiksrechten daar onderdeel vanuit maken. De door Birkenstock overgelegde verklaringen van [D] en Birkenstock Sales en Birkenstock IP waarin kort gezegd wordt vermeld wat er precies aan rechten is overgedragen en tussen wie, kunnen dit gebrek niet helen. 3.10. De overdracht aan Birkenstock IP is echter alsnog tot stand gekomen door de overeenkomst van 22 maart 2023 tussen de rechtsopvolger van Birkenstock Sales GmbH, [onderneming] GmbH (hierna [onderneming] ), en Birkenstock IP. Daarin is kort samengevat overeengekomen dat [onderneming] de exclusieve – en onbeperkt in tijd, plaats en inhoud – intellectuele eigendomsrechten per die datum overdraagt aan Birkenstock IP. Daaronder valt zoals volgt uit de artikelen 1 en 3 van de overeenkomst voor zover hier relevant in ieder geval het exploitatierecht en handhavingsrecht van de hier in het geding zijnde vijf modellen. 3.11. Dat betekent dat Birkenstock IP vanaf 22 maart 2023 beschikt over de exploitatie- en handhavingsrechten met betrekking tot het door Birkenstock gestelde auteursrecht op de door [A] ontwikkelde modellen. De vraag óf de Birkenstock-sandalen daadwerkelijk auteursrechtelijke bescherming toekomen, zal hierna worden behandeld. Rust er auteursrecht op de Birkenstock-sandalen? 3.12. De rechtbank komt tot de conclusie dat de Madrid, Arizona en Florida oorspronkelijke werken zijn die voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. De Boston doorstaat de werktoets niet. En de (eventuele) auteursrechten op de Gizeh zijn vervallen. De toelichting volgt hierna.

3.29. Op basis van de hiervoor besproken beeldbepalende onderdelen van de Birkenstock-sandalen, in combinatie met elkaar, komt de rechtbank tot de conclusie dat deze sandalen auteursrechtelijke werken zijn waaraan bescherming toekomt. In het relevante vormgevingserfgoed zijn de hiervoor beschreven beeldbepalende vormgevingselementen, in combinatie met elkaar, niet aanwezig op het moment van de totstandkoming van de Birkenstock-sandalen. De rechtbank is ermee bekend dat het Duitse Bundesgerichtshof op 20 februari 2025 een arrest heeft gewezen met een andere uitkomst, te weten dat aan twee Birkenstock modellen geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. De rechtbank komt in deze zaak tot een ander oordeel. Met een uitzondering: de Boston 3.30. De Boston doorstaat de werktoets niet. Zoals uit het vormgevingserfgoed op de afbeeldingen hieronder blijkt, was er in 1971 al een klomp op de markt met een vergelijkbare upper. Het enige zichtbare verschil tussen de uppers is het achterwege laten van de stiksels. Voor het overige zijn de verschillen minimaal en leveren geen andere indruk op. 3.31. Birkenstock benoemt terecht dat het ondergedeelte van de getoonde klompen in het vormgevingserfgoed verschilt van de Boston-sandaal en dat de combinatie van vormgevingselementen (van zowel het ondergedeelte als de upper) van de Boston-sandaal op het moment van marktintroductie in 1977 nog niet voorkwam. De rechtbank vindt de upper echter het beeldbepalende element van de gehele Boston-sandaal, omdat de overige hiervoor in 3.20 genoemde kenmerkende vormgevingselementen grotendeels onzichtbaar blijven door de uitvoering en wijze van bevestiging. Daarom weegt dit specifieke element voor de rechtbank zwaar en doorstaat de combinatie van elementen die nog zichtbaar blijven de werktoets niet. En met nog een uitzondering: de Gizeh 3.32. Scapino heeft tot slot aangevoerd dat de (eventuele) auteursrechten op de Gizeh-sandaal zijn vervallen, omdat de ‘toe-divider’ en de Gizeh-sandaal onderwerp waren van een modeldepot op 21 december 1983 en niet tijdig een instandhoudingsverklaring is afgelegd. Scapino wijst in dat verband op de artikelen 12 jo 21 lid 3 jo 24 van de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen zoals deze gold tot 1 december 2003. Op grond van deze artikelen geldt dat een modeldepot in de Benelux maximaal vijftien jaar geldig is en dat gelijktijdig met het vervallen van het modelrecht ook het auteursrecht vervalt, zolang die beide rechten in dezelfde handen zijn en er geen instandhoudingsverklaring is afgelegd. Birkenstock heeft hiertegen meerdere verweren aangevoerd, maar die worden allen verworpen. 3.33. Uit de depotakte blijkt dat er in totaal vijf modellen zijn gedeponeerd, waaronder de toe-divider en de Gizeh-sandaal. Daarnaast werden er nog een bevestigingsmechanisme en een andere sandaal en schoen gedeponeerd, die verder in deze procedure niet van belang zijn. Anders dan Birkenstock betoogt, blijkt uit de depotakte dat het depot zich ook uitstrekt tot de Gizeh-sandaal zelf en dat deze niet ‘slechts’ als een toepassingsvoorbeeld van de toe-divider in de depotakte is opgenomen. 3.34. De door Birkenstock overgelegde brief afkomstig van het WIPO, waarin de registratie van het modeldepot voor Duitsland en de Benelux wordt verlengd tot 21 december 2003 berust voor de Benelux kennelijk op een fout gelet op de wettelijk vastgelegde maximale termijn van vijftien jaar. Birkenstock kan daar dan ook geen beroep op doen. Vast staat dat een instandhoudingsverklaring ontbreekt en de auteursrechten en modelrechten beide in handen waren van [A] . Anders dan Birkenstock betoogt, had Birkenstock Orthopädie GmbH ‘slechts’ de gebruiksrechten in handen. De auteursrechten als zodanig zijn immers niet overdraagbaar in Duitsland en blijven altijd bij de maker. Dat betekent dat het auteursrecht op de Gizeh-sandaal per 21 december 1998 is vervallen en dat Birkenstock dus ook geen gebruiksrechten ten gelde kan maken tegenover Scapino. 3.35. De stelling van Birkenstock dat het vereiste van een instandhoudingsverklaring in strijd is met de Berner Conventie en daarom niet tegen haar kan worden ingeroepen, maakt dit niet anders. De Hoge Raad heeft in het arrest Montis III bepaald dat een auteursrecht dat volgens Nederlands auteursrecht vóór 1 december 2003 is vervallen wegens het niet tijdig afleggen van een instandhoudingsverklaring niet herleeft na het in 2003 vervallen van het vereiste van een instandhoudingsverklaring en dus definitief is vervallen, ongeacht de bepalingen uit de Berner Conventie en het Unierecht. Maken de sandalen van Scapino inbreuk? 3.36. Om te bepalen of de door Scapino aangeboden sandalen inbreuk maken op het auteursrecht van Birkenstock beoordeelt de rechtbank per model (Madrid, Arizona en Florida) in welke mate de totaalindrukken van de door Scapino aangeboden sandalen overeenstemmen met de in 3.20 genoemde combinatie van kenmerkende vormgevingselementen van de Birkenstock-sandalen. Madrid 3.37. Scapino biedt één sandaal aan, die volgens Birkenstock inbreuk maakt op haar auteursrecht op de Madrid. Deze sandaal zal worden vergeleken met de sandaal van Birkenstock. 3.38. Uit die vergelijking blijkt dat de genoemde kenmerkende vormgevingselementen door Scapino bijna allemaal zijn overgenomen. Alleen de vorm van het voetbed verschilt doordat de bij de Birkenstock-sandaal aangebrachte verdiepingen en verhogingen en de teengrip minder prominent aanwezig zijn bij de Scapino-sandaal. Als gevolg daarvan zijn ook de wanden rondom het voetbed verschillend van elkaar. Bij de Birkenstock-sandaal is de wand bij de hielzijde het hoogst en loopt deze in hoogte af richting de voorzijde van de sandaal. Bij de Scapino-sandaal blijft de wand rondom het voetbed (in de sandaal) in hoogte nagenoeg gelijk. Deze verschillen beïnvloeden echter niet de algemene indruk van de overgenomen combinatie van vormgevingselementen. Dat geldt ook voor het verschil in leer (Scapino heeft een croco print en de Birkenstock-sandaal is egaal) van de sluitingsband. Omdat de vorm van de sluitingsbanden nagenoeg gelijk aan elkaar is en zich op dezelfde plek op de sandaal bevindt en ook de wijze waarop de banden verdwijnen tussen het voetbed en de zool gelijk is aan elkaar, beïnvloedt het gebruik van een croco print op het leer de algemene indruk niet. 3.39. Voor de andere door Scapino opgesomde verschillen geldt dit nog minder. Zo zijn de genoemde verschillen aan de buitenkant van het voetbed (zijaanzicht) met het blote oog niet te zien. De afwezigheid van een merkteken op de sluitingsband en op de gesp bij de Scapino-sandaal zijn details, die niet of nauwelijks zullen worden opgemerkt. 3.40.

Arizona 3.41. Volgens Birkenstock maakt Scapino in totaal met elf sandalen inbreuk op haar Arizona-model. De sandalen worden hierna weergegeven en vergeleken met de Birkenstock-sandaal. De sandalen van het merk Hush Puppies worden hieronder apart afgebeeld. ----------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- 3.42. Ook hier geldt voor het overgrote deel van de sandalen dat de combinatie van de genoemde kenmerkende vormgevingselementen bijna geheel is overgenomen in de Scapino-sandalen. Alle sandalen hebben een platte onderkant en de zoolomtrek is nagenoeg gelijk. Er zit een minimaal verschil aan de binnenkant van de sandaal waar bij de Scapino-sandalen een heel lichte kromming aanwezig is, maar dat is met het blote oog nauwelijks waarneembaar. De sandalen hebben allemaal een ongevoerde zijkant, waardoor het kurkmengsel zichtbaar lijkt. Het is evenwel geen kurkmengsel, maar een opgeplakte rand die suggereert dat de sandaal - zoals de Birkenstock-sandalen - een laag heeft die bestaat uit kurkmengsel. De vormgeving van het voetbed van de sandalen van Hush Puppies is vrijwel volledig gelijk aan het voetbed van Birkenstock. Voor de eigen merk Scapino-sandalen geldt, net als wat hiervoor bij de Madrid is vermeld, dat het voetbed meer afstand neemt tot het werk, maar dat de verschillen in het voetbed niet de algemene indruk van de overgenomen combinatie van vormgevingselementen beïnvloeden. 3.43. Verder geldt dat de sluitingsbanden bij alle sandalen op gelijke wijze doorlopen tot de zool en daar verdwijnen tussen het voetbed en de zool. Ook geldt bij de meeste sandalen (met uitzondering van de sandalen 2 en 4 van het huismerk van Scapino) dat de twee sluitingsbanden uit één stuk leer zijn gesneden en een geheel vormen voordat de band verdwijnt tussen het voetbed en de zool. Weliswaar zijn de banden van de Scapino-sandalen ronder afgewerkt dan de Birkenstock-sandalen, die een meer rechthoekige afwerking hebben, maar dit geeft geen andere algemene indruk. Dit geldt ook voor de sluitingsbanden van de in de afbeelding hierboven (bovenste rij) weergegeven Hush Puppies-sandalen. Deze zijn verder naar voren geplaatst en ook iets korter dan bij de Birkenstock-sandaal, maar ook hier geldt dat dit de algemene indruk van de sandaal niet beïnvloedt. 3.44. Voor de andere door Scapino opgesomde verschillen geldt dit nog minder. De afwezigheid van een merkteken op de sluitingsband en op de gesp bij de Scapino-sandaal zijn details, die niet of nauwelijks zullen worden opgemerkt. Bovendien geldt voor de Hush-Puppies-sandalen dat er wel een merkteken op de gesp staat al is dat dan de naam van Hush Puppies zelf. 3.45. De conclusie is dat de Scapino sandalen inbreuk maken op de Birkenstock-sandaal. Florida 3.46. Scapino biedt volgens Birkenstock één sandaal aan die inbreuk maakt op haar model Florida. Het gaat om een sandaal van het merk Hush Puppies. 3.47. De rechtbank constateert dat de combinatie van de genoemde kenmerkende vormgevingselementen ook nu weer bijna volledig is overgenomen in de Scapino-sandaal. Ook hier geldt dat de vormgeving van het voetbed en de zoolomtrek vrijwel volledig gelijk zijn aan de Florida. Eventuele verschillen zijn met het blote oog nauwelijks waarneembaar en beïnvloeden de algemene indruk van de overgenomen combinatie van vormgevingselementen niet. 3.48. Verder geldt dat de sluitingsbanden bij alle sandalen op gelijke wijze doorlopen tot de zool en daar verdwijnen tussen het voetbed en de zool. Ook vergelijkbaar zijn de drie sluitingsbanden, die uit één stuk leer zijn gesneden en een geheel vormen voordat de band verdwijnt tussen het voetbed en de zool. Weliswaar zijn de drie banden van de Scapino-sandaal iets breder dan de Florida waardoor de band aan de buitenzijde van de sandaal ongeveer een centimeter langer is dan bij de Florida, maar dit geeft geen andere algemene indruk aan de sandaal. 3.49. De Scapino-sandaal maakt dus inbreuk op de Birkenstock-sandaal. Slaafse nabootsing – Boston en Gizeh hebben geen eigen gezicht (meer) op de markt 3.50. Omdat aan de Boston-sandaal en de Gizeh-sandaal geen auteursrechtelijke bescherming (meer) toekomt, komt de rechtbank toe aan beantwoording van de vraag of sprake is van slaafse nabootsing bij de sandalen van Scapino die lijken op de Boston en de Gizeh. 3.51. Uitgangspunt is dat het iedereen in beginsel vrijstaat een product na te bootsen als dat product niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom, tenzij: door die nabootsing verwarring bij het relevante publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om zonder daarbij afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product te voorkomen dat door de (soort)gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring bij het relevante publiek ontstaat. In dat geval is nabootsing – het gaat dan om zogenoemde slaafse nabootsing – een vorm van oneerlijke mededinging, waartegen met een vordering uit onrechtmatige daad kan worden opgekomen. 3.52. Van verwarring kan volgens de Hoge Raad pas sprake zijn als het nagebootste product een ‘eigen gezicht’ (of: onderscheidend vermogen) heeft op de relevante markt, dat wil zeggen: zich in uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op die markt (ook wel het vormgevingserfgoed of ‘Umfeld’ genoemd). De mate waarin dat product zich moet onderscheiden van die gelijksoortige producten waardoor bij het verschijnen van nabootsingen ervan een gevaar voor verwarring kan ontstaan, hangt onder meer af van de aard en de hoeveelheid gelijksoortige producten die zich op dat moment op de desbetreffende markt bevinden. 3.53. Populariteit, bekendheid of een groot marktaandeel kunnen op zichzelf niet ertoe leiden dat een product een eigen gezicht heeft op de markt, in die zin dat het zich wat betreft uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op die markt. De mate van populariteit of bekendheid en de grootte van het marktaandeel kan namelijk ook het gevolg zijn van bekendheid van de naam of het merk waaronder het product op de markt wordt gebracht. Het verbod van slaafse nabootsing biedt tegen aantasting van bekendheid van de naam of het merk echter geen bescherming. 3.54. De stelplicht en bewijslast van het eigen gezicht op de markt ligt bij Birkenstock. De rechtbank is van oordeel dat Birkenstock onvoldoende heeft gesteld dat haar Boston- en Gizehsandalen (nog) een eigen gezicht op de markt hebben. 3.55. Volgens Birkenstock volgt het eigen gezicht op de markt alleen al uit het gegeven dat haar ontwerpen universeel als iconisch worden herkend en gewaardeerd, omdat, zo stelt zij in haar pleitnotities, “een product dat zich naar uiterlijke kenmerken niet onderscheidt van soortgelijke producten per definitie niet “iconisch” kan zijn.

3.63. Voor de vorderingen van Birkenstock betekent dit het volgende: De vordering tot het staken van inbreuk op het auteursrecht op de Madrid, Arizona en Florida met de inbreukmakende sandalen, zoals beschreven in 3.37, 3.41 en 3.46 (en die staan op de als productie 8C door Birkenstock overlegde lijst en de daarop staande productnummers) is toewijsbaar. Voor de Boston en Gizeh wordt de vordering zowel op de primaire als de subsidiaire grondslag (slaafse nabootsing) afgewezen. De ingangsdatum van het verbod zal de rechtbank bepalen op vier weken na betekening van dit vonnis. Om deze termijn was door Scapino verzocht in verband met de aanpassing van haar logistieke proces en daartegen is door Birkenstock geen bezwaar gemaakt. Het zou niet redelijk zijn de dwangsommen eerder te laten ingaan, omdat dwangsommen alleen moeten worden gekoppeld aan een veroordeling die een partij kan nakomen. De rechtbank ziet aanleiding om de gevorderde dwangsom te matigen tot € 1.000,- per dag(deel) of € 75,- per sandaal, tot een maximum van € 100.000,-. De gevorderde verklaring over kort gezegd het totaal aantal inbreukmakende sandalen is ook toewijsbaar, met dien verstande dat de periode waarover Scapino deze gegevens moet verstrekken, loopt vanaf 17 augustus 2024 tot en met heden en dat haar een termijn van vier weken zal worden gegund om de verklaring te verstrekken. Ook hier zal de gevorderde dwangsom worden gematigd tot € 1.000,- per dag(deel) tot een maximum van € 100.000,-. De veroordeling tot vergoeding van schade als gevolg van het inbreukmakend handelen met verwijzing naar de schadestaatprocedure wordt ook toegewezen. Voor verwijzing naar de schadestaatprocedure is voldoende dat aannemelijk is geworden dat Birkenstock schade lijdt en heeft geleden als gevolg van de inbreuk op het auteursrecht op de Madrid, Arizona en Florida door Scapino. Voor de duidelijkheid merkt de rechtbank op dat wat zij hiervoor onder 3.61 heeft overwogen betekent dat Birkenstock alleen aanspraak maakt op vergoeding van schade als gevolg van inbreukmakende handelingen van Scapino vanaf 17 augustus 2024. De verklaring voor recht dat Scapino inbreuk maakt op de auteursrechten van Birkenstock wordt afgewezen, nu gesteld noch gebleken is dat Birkenstock een zelfstandig belang heeft bij die vordering naast de al toegewezen vordering tot het staken van de inbreuk en de andere toegewezen vorderingen, die worden toegewezen vanwege die inbreuk. Uitvoerbaarheid bij voorraad 3.64.

Proceskosten 3.65. Scapino zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden veroordeeld. De kostenveroordeling vindt plaats via de weg van artikel 1019h Rv. Gelet op de omvang van het feitencomplex, het grote aantal vermeende inbreuken, het grote aantal verweren van Scapino, evenals de omvang van door beide partijen overgelegde producties en het grote financiële belang van de zaak gaat de rechtbank uit van het indicatietarief voor een complexe bodemzaak ter hoogte van maximaal € 40.000,-. Er is sprake van een gemengde grondslag waarbij de rechtbank tot het oordeel komt dat 80% van de gemaakte advocaatkosten moet worden toegerekend aan de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. 3.66. Birkenstock vordert in totaal € 46.790,50 aan advocaatkosten. Van dat bedrag wordt 80%, is € 37.432,40 toegerekend aan de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Dat is lager dan het maximale indicatietarief en daarmee toewijsbaar. Omdat de vorderingen die niet waren gegrond op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (de slaafse nabootsingsvorderingen) zijn afgewezen, is geen plaats voor toewijzing van (20% van) het normale liquidatietarief. 3.67. Birkenstock heeft daarnaast kosten opgevoerd voor het door haar gehouden marktonderzoek en een door haar ingeschakelde expert. Deze kosten komen in beginsel onder 1019h Rv voor vergoeding in aanmerking zolang deze kosten redelijk en evenredig zijn. De kosten voor het marktonderzoek zijn niet toewijsbaar, want die heeft Birkenstock gemaakt om haar beroep op slaafse nabootsing te onderbouwen, waar zij niet in is geslaagd en die niet onder 1019h Rv vallen. De kosten voor het inschakelen van de expert Slaats ter hoogte van € 12.493,43 zijn wel toe te rekenen aan de handhaving van intellectuele eigendomsrechten en komen de rechtbank redelijk en evenredig voor. Aan koerierskosten vorder Birkenstock tot slot € 891,31. Een deel van de overgelegde facturen ziet echter niet op de procedure tegen Scapino. De in die facturen genoemde kosten worden dan ook afgewezen. Het wel toewijsbare deel begroot de rechtbank op € 494,65 (incl. btw). 3.68. De totale begroting van de proceskosten komt daarmee neer op: - kosten van de dagvaarding € 112,37 - griffierecht € 688,- - kosten deskundigen € 12.493,43 - kosten koerier € 494,65 - advocaatkosten € 37.432,40 Totaal € 51.220,85 3.69. De nakosten zullen worden toegewezen op de manier zoals hierna is vermeld onder de beslissing.

De rechtbank 4.1. gebiedt Scapino met ingang van vier weken na betekening van deze beslissing de inbreuk op de auteursrechten van Birkenstock op de sandalen Madrid, Arizona en Florida, zoals afgebeeld in randnrs. 3.37, 3.41en 3.46 en opgenomen in productie 1A en 8C van Birkenstock, te staken en gestaakt te houden, 4.2. veroordeelt Scapino tot betaling van een dwangsom van € 1.000,- per dag(deel) of € 75,- per sandaal, ter keuze van Birkenstock, bij overtreding van de onder 4.1. genoemde hoofdveroordeling tot een maximum van € 100.000,- is bereikt, 4.3. veroordeelt Scapino om binnen vier weken na betekening van deze beslissing aan de advocaten van Birkenstock een verklaring te verstrekken, vergezeld van relevante documenten ter staving van die verklaring, over het aantal inbreukmakende sandalen dat Scapino en/of haar professionele afnemers hebben gemaakt, besteld, in voorraad hebben en of hebben verkocht in Nederland in de periode vanaf 17 augustus 2024, gespecificeerd naar product, alsmede de volledige contactgegevens van de betreffende producenten en/of leveranciers en professionele afnemers van de inbreukmakende sandalen, 4.4. veroordeelt Scapino tot betaling van een dwangsom van € 1.000,- per dag(deel) bij overtreding van de onder 4.3. genoemde hoofdveroordeling tot een maximum van € 100.000,- is bereikt, 4.5. veroordeelt Scapino tot vergoeding van de schade die Birkenstock heeft geleden als gevolg van het inbreukmakende handelen, nader op te maken bij staat, 4.6. veroordeelt Scapino in de proceskosten van € 51.220,85, te betalen binnen veertien dagen na aanschrijving daartoe, 4.7. veroordeelt Scapino in de nakosten van € 178,-, te vermeerderen met € 92,- plus de kosten van betekening als Scapino niet tijdig aan de veroordelingen voldoet en het vonnis daarna wordt betekend, 4.8. verklaart de beslissing tot zover uitvoerbaar bij voorraad, 4.9. wijst het meer of anders gevorderde af. Dit vonnis is gewezen door mr. N.A.J. Purcell, voorzitter, en mr. J.A. Schuman en mr. J.G. van Ommeren in samenwerking met mr. C.E.M. Roeleveld, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 12 november 2025. CR 4529 Productie 8c van Birkenstock Productie 10 van Birkenstock Productie 12a van Birkenstock Productie 12b van Birkenstock Productie 51 annex 3 van Birkenstock Productie 12d van Birkenstock Productie 51 annex 5 en 6 van Birkenstock Productie 51 annex 3 en 7 van Birkenstock HvJ EU 16 juli 2009, ECLI:EU:C:2009:465, r.o. 37 en 39 (Infopaq) HvJ EU 1 december 2011, ECLI:EU:C:2011:798, r.o. 92 en 94 (Painer) HvJ EU 12 september 2019, ECLI:EU:C:2019:721, r.o. 50-52 (Cofemel) HvJ EU 11 juni 2020, C-833/18, ECLI:EU:C:2020:461 (Brompton) Zie ook: Hof Den Haag 19 december 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:2685 HvJ EU 22 december 2010, ECLI:EU:C:2010:816 r.o. 48-50 (BSA) Zie ook: Hof Den Haag 1 september 2020, ECKLI:NL:GHDHA:2020:1620 (Borek/Tribù) Productie 28 van Scapino Productie 24 van Scapino, pag. 30, afbeeldingen 62 en 63 Productie 24, pag. 65, afb. 152 (Wosana-klomp) en productie 39C van Scapino DM/003 494, productie 41 van Scapino Productie 38 van Birkenstock HR 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:750; dit arrest is een vervolg op de door BenGH op 17 maart 2015 en 17 juli 2018, zaak A2013/2 en het HvJEU op 20 oktober 2016, zaak C-169/5 (ECLI:EULCL2016:790) gegeven antwoorden op prejudiciële vragen, waarbij expliciet is ingegaan op de ook hier toepasselijke bepalingen uit de Berner Conventie en het Unierecht. Productie 8C van Birkenstock Zoals afgebeeld in productie 1A van Birkenstock Productie 8C van Birkenstock Zoals afgebeeld in productie 1A van Birkenstock HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ6999, NJ 2011/302 r.o. 3.2.2 (Lego) HR 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938, NJ 2017, 315 r.o. 3.4.2 (All Round/Simstars) HR 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938, NJ 2017, 315 r.o. 3.4.2 (All Round/Simstars) Drs. [E] , productie 79 van Scapino Pleitnota Birkenstock, randnr. 85 Productie 14 van Scapino Producties 75 en 76 van Scapino

Auteursrechtelijke bescherming van gebruiksvoorwerpen 3.13. De eerste te beantwoorden vraag is of de sandalen de zogenaamde werktoets doorstaan en auteursrechtelijk te beschermen werken zijn. Volgens het HvJ EU komt alleen het werk dat oorspronkelijk is in die zin dat het gaat om een ‘eigen intellectuele schepping’ (EIS) van de auteur in aanmerking voor bescherming. Die bescherming strekt zich alleen uit tot die bestanddelen die daadwerkelijk de uitdrukking zijn van een dergelijke schepping. Het is oorspronkelijk als het werk de persoonlijkheid van de auteur weerspiegelt en tot uiting komt door vrije en creatieve keuzes van die auteur. 3.14. Ook gebruiksvoorwerpen kunnen voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen als zij een eigen intellectuele schepping van de maker zijn en dit verdienen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als de maker van een product zijn creatieve vermogen op originele wijze tot uitdrukking heeft gebracht door vrije en creatieve keuzes te maken en het product zodanig heeft vormgegeven dat het zijn persoonlijkheid weerspiegelt. Dat de vormgeving van een product (mede) door technische of functionele overwegingen wordt bepaald, staat niet per definitie aan bescherming in de weg zolang het de maker maar niet belet om vrije en creatieve keuzes te maken en deze keuzes de persoonlijkheid van de maker weerspiegelen. Onderdelen van een voorwerp, die alleen worden gekenmerkt of te erg worden bepaald door hun technische functie voldoen niet aan het oorspronkelijkheidscriterium, omdat de verschillende manieren om een idee uit te voeren dan zodanig beperkt zijn dat het idee samenvalt met de uitdrukking ervan en de maker dan onmogelijk uitdrukking kan geven aan zijn creatieve geest en tot een resultaat kan komen dat een eigen intellectuele schepping vormt. Tot slot geldt dat ook een verzameling van of een selectie uit op zichzelf niet beschermde elementen in combinatie een oorspronkelijk werk kan opleveren zo lang die verzameling of selectie maar de persoonlijkheid van de maker weerspiegelt. 3.15. Bij bewerkingen geldt daarnaast nog dat wanneer het auteursrecht op een oorspronkelijk werk en op een bewerking daarvan in één hand zijn, de auteursrechthebbende beide auteursrechten kan inroepen tegen een inbreukmaker. Er vindt dus geen ‘aftrek’ van eigen eerdere vormgeving plaats. Toepassing van deze uitgangspunten op de Birkenstock-sandalen 3.16. Birkenstock beroept zich in deze procedure ten eerste op de in haar productie 1A getoonde uitvoeringsvormen van de oorspronkelijke modellen die in 1963, 1973, 1977, 1982 en 1983 op de markt zijn gebracht. Birkenstock heeft later naast de in productie 1A getoonde uitvoeringsvorm van de vijf modellen ook de uitvoeringsvormen zoals opgenomen in haar productie 40A ten grondslag gelegd aan haar vorderingen. Dit komt in de kern neer op een aanvulling van de gronden van de eis, die fors is (in totaal dertig sandalen) en die door Birkenstock is opgenomen in de allerlaatste paragraaf van haar akte na antwoord zonder enige onderbouwing. De rechtbank is het met Scapino eens dat zij door deze werkwijze geschaad wordt in haar verweervoering en dat dit in strijd is met de goede procesorde. De rechtbank staat deze aanvulling van gronden aan de zijde van Birkenstock daarom niet toe. 3.17. De rechtbank gaat bij de beoordeling van het volgende uit. De Madrid is in 1963 op de markt gebracht. Daarna volgden de Arizona in 1973, de Boston in 1977, de Florida in 1982 en tot slot de Gizeh in 1983. Op het moment van introductie zagen de sandalen er als volgt uit: 3.18. Het ondergedeelte is bij elk van de vijf modellen gelijk en ziet er als volgt uit: 3.19. De vijf modellen verschillen van elkaar omdat het bovengedeelte (hierna: de upper) bij elk model anders is vormgegeven. Eind jaren ’70, begin jaren ’80 zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd aan de gespen en banden van de upper van de sandalen. Op enig moment is ook de vormgeving van de onderkant van de zolen veranderd. Daarnaast heeft Birkenstock in de loop der jaren meerdere uitvoeringen (die vooral van elkaar verschillen qua kleur en materiaal (leer/stof)) van de betreffende modellen op de markt gebracht. Zoals al opgemerkt in 3.16 laat de rechtbank de verschillende uitvoeringsvormen verder buiten beschouwing. 3.20. Naar het oordeel van de rechtbank is het oorspronkelijk karakter – en de creatieve keuzes van de maker – van de Birkenstock-sandalen met name gelegen in de combinatie van de volgende vormgevingselementen: De platte onderkant en een zoolomtrek (ook wel “Umriss”) met rechte taps uitlopende zijlijnen naar de voorkant van de sandaal; De ongevoerde zijkant van de sandaal waardoor het kurk zichtbaar blijft; De vorm van het voetbed met een verdieping aan de hielzijde, een verhoging in het midden aan de binnenzijde en een teengrip, die bestaat uit een gevormde rand ter hoogte van de tenen in een soort omgekeerd kwadraatsteken; De van achter naar voren in hoogte aflopende wanden (opstaande randen) rondom het voetbed; De (sluitings)band die aan beide kanten van de sandaal aan de zijkant doorloopt tot aan de kunststof zool en verdwijnt tussen het voetbed en de zool; Voor zover de upper bestaat uit meerdere banden (Arizona/Florida), zijn deze banden (twee of drie) uit één stuk leer gesneden waardoor de banden aan de zijkant samenkomen en een geheel vormen, voordat de band verdwijnt tussen het voetbed en de zool; De sluitingsbanden zijn niet afgewerkt met zichtbaar stiksel of andere decoratieve elementen. 3.21. Een belangrijk onderdeel van de sandalen is het voetbed van de sandaal dat bij alle modellen gelijk is en dat bij de Madrid voor de eerste keer openbaar gemaakt is. Naar het oordeel van de rechtbank heeft [A] bij de vormgeving van dit voetbed creatieve keuzes gemaakt, die blijk geven van zijn persoonlijk karakter. Zo heeft hij gebruik makend van een zogenaamde modelvoetafdruk in het zand schoeisel ontworpen dat aangepast is aan de anatomie van de voet. Het meest in het oog springend daarbij zijn de verdieping aan de hielzijde van het voetbed, de verhoging in het midden en een specifiek vormgegeven teengrip voorop het voetbed. Het verweer van Scapino dat daaruit geen creativiteit blijkt, maar juist het technische, functionele karakter van de sandalen, verwerpt de rechtbank. Er bestaat een grote variëteit van voetafdrukken en daarmee een grote mate van keuzevrijheid, zowel in de keuze van de te gebruiken voetafdrukken als vervolgens in de keuze van de gemene deler daarvan. Bovendien is een voetafdruk nog geen schoen. Dat de gemaakte keuzes (ook) een functioneel karakter hebben, betekent nog niet dat er geen ruimte overblijft voor creativiteit. Dat blijkt al wel uit de grote variatie van vergelijkbaar schoeisel, dat door andere fabrikanten wordt gemaakt vanuit dezelfde functionele gedachte, maar met een geheel andere vormgeving als resultaat. Dit wordt ook bevestigd door het door Scapino overgelegde octrooi uit 1959 voor een inlegzool van [B], die vanuit dezelfde functionele gedachte toch tot een andere vormgeving van het voetbed komt dan zijn zoon [A] . 3.22. Birkenstock heeft onbetwist gesteld dat het in 1963, het moment dat de Madrid op de markt werd gebracht, gebruikelijk was dat de omtrek aan de binnenzijde van de sandaal gekenmerkt wordt door een gebogen naar binnenlopende lijn. Daarmee wordt de vorm van de voet gevolgd en dat geeft de sandaal een elegante uitstraling.

Ter onderbouwing van haar stelling verwijst Birkenstock in de eerste plaats naar het in het voorjaar van 2025 uitgevoerde marktonderzoek. Scapino heeft evenwel uitgebreid verweer gevoerd tegen onder meer de in het onderzoek gevolgde methodiek bij monde van een door haar ingeschakelde deskundige. Deze deskundige komt kort gezegd tot de conclusie dat het onderzoek op cruciale punten gebrekkig is en er om die reden aan de resultaten geen conclusies kunnen worden verbonden. Birkenstock is op haar beurt niet tot nauwelijks ingegaan op deze kritiek. Zij heeft zich vooral gefocust op de door deskundige genoemde positieve punten zoals de representativiteit van de steekproef. Maar zij is daarbij bijvoorbeeld niet ingegaan op het door de deskundige geuite vermoeden van het achterhouden van (voor Birkenstock minder gunstige) onderzoeksresultaten gelet op de uiteenlopende veldwerkperioden van de verschillende onderzoeken. Ook ontbreekt een weerlegging van de geuite kritiek op de onzorgvuldige en sturende vraagstelling (nog los van de discussie over het al dan niet moeten stellen van een waarom-vraag). De rechtbank is dan ook van oordeel dat er aan de resultaten van de onderzoeken geen conclusies kunnen worden verbonden. Daarmee kan de discussie tussen partijen over de gehouden controle-onderzoeken en de daarin gekozen ‘neutrale’ sandalen worden geparkeerd. 3.56. Birkenstock heeft daarnaast nog gewezen op door haar uitgevoerde marketingcampagnes vanaf de jaren ’60 tot nu. Maar ook daarmee wordt niet het eigen gezicht van de individuele sandalen op de markt aangetoond in 2022/2023, het moment dat de hier in het geding zijnde Scapino-sandalen op de markt werden gebracht. Het bestaan van een eigen gezicht hangt zoals gezegd ook af van de aard en de hoeveelheid gelijksoortige producten, die zich op dat moment op de markt van de (gezondheids)sandalen bevinden. Het is aan Birkenstock om daarvoor voldoende te stellen en zij kan dan ook niet volstaan met de mededeling dat die markt te omvangrijk zou zijn om in kaart te brengen. 3.57. Dat geldt te meer nu Scapino gemotiveerd heeft aangevoerd dat er al jarenlang heel veel sandalen, die (zeer) sterk lijken op de Boston- en Gizeh-sandaal op de markt worden gebracht door veel verschillende aanbieders waardoor het eigen gezicht zou zijn verwaterd. Hoewel niet van Birkenstock kan worden gevergd dat zij alle nabootsers tegelijkertijd aanschrijft, geldt wel dat zij moet laten zien dat zij voldoende inspanningen verricht om haar eigen gezicht te behouden. Dat heeft zij naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende gedaan. Scapino wijst bijvoorbeeld terecht op de sommatiebrief, die Birkenstock al in 2015 naar Scapino stuurde voor vergelijkbare sandalen als de Gizeh. Die sommatiebrief spitste zich toe op de onderkant van de zool en niet op de gehele sandaal, terwijl dit – uitgaande van de standpunten die Birkenstock in deze procedure inneemt – wel voor de hand had gelegen gelet op de grote gelijkenis tussen de sandalen. Volgens Scapino hebben meerdere Nederlandse partijen destijds een vergelijkbare brief ontvangen van Birkenstock. Birkenstock heeft dit niet dan wel onvoldoende betwist. Het jarenlang gedogen van vergelijkbare sandalen door Birkenstock heeft er toe geleid dat er al een zeer omvangrijk vormgevingserfgoed was op het moment (in 2022-2023) dat Scapino haar sandalen op de markt bracht en dat haar eigen gezicht was verwaterd. 3.58. Nu Birkenstock onvoldoende heeft aangevoerd om te concluderen dat de Birkenstock-sandalen nog een “eigen gezicht” op de markt hadden op het moment dat Scapino haar sandalen op de markt bracht, komt de rechtbank niet meer toe aan de beoordeling van het mogelijke verwarringsgevaar tussen de verschillende sandalen. Rechtsverwerking 3.59. Scapino heeft tot slot een beroep gedaan op rechtsverwerking. Een succesvol beroep op rechtsverwerking is mogelijk als Birkenstock zich tegenover Scapino op zodanige wijze heeft gedragen dat bij Scapino het vertrouwen is gewekt dat Birkenstock haar recht niet (langer) wenst uit te oefenen. In dat geval kan Birkenstock haar handhavingsrechten op de Madrid, Arizona en Florida tegenover Scapino niet meer naar redelijkheid en billijkheid uitoefenen. Enkel tijdsverloop is daarvoor niet voldoende. 3.60. In dit geval beroept Scapino zich op de sommatiebrief, die Scapino B.V. op 15 juni 2015 van de toenmalig advocaat van Birkenstock ontving. Uit die brief blijkt duidelijk dat door Birkenstock toen alleen bezwaar is gemaakt tegen de zool van de sandalen, terwijl de sandalen die Scapino B.V. toen aanbood ook qua volledige vormgeving sterk leken op de sandalen van Birkenstock. Weliswaar is Scapino B.V. vlak daarna gefailleerd, maar uit de door Scapino overgelegde correspondentie blijkt dat (vertegenwoordigers van) Birkenstock na de doorstart van Scapino afspraken hebben gemaakt, die er in de kern op neer kwamen dat Scapino de sandalen met de van Birkenstock gekopieerde zool eind 2015 van de webshop haalt, uiterlijk eind 2016 uit de fysieke winkels van Scapino en belooft die zool niet langer onder haar sandalen te gebruiken. Dat Birkenstock stelt niets van die afspraken af te weten, baat haar niet. Uit de door Scapino overgelegde correspondentie blijkt dat nadat Birkenstock zelf de eerste sommatiebrief had verstuurd de verdere onderhandelingen c.q. afspraken zijn gemaakt met de officiële Nederlandse distributeur van Birkenstock en dat deze daarbij mededeelde ruggenspraak te houden met Birkenstock. Dat Birkenstock niets van de afspraken zou weten, was in ieder geval niet kenbaar voor Scapino. 3.61. Kortom: Birkensock heeft bezwaar gemaakt tegen de zool van de sandalen en daarover is een regeling getroffen. Scapino mocht er vervolgens vanuit gaan dat Birkenstock niet vond dat de sandalen die Scapino op de markt bracht anderszins inbreuk maakten. Scapino heeft daar dan ook enig vertrouwen aan mogen ontlenen dat Birkenstock haar verder met rust zou laten en dat moet consequenties hebben. Tegelijk heeft Birkenstock nooit afstand gedaan van een recht om op te treden en mag Birkenstock van mening veranderen en besluiten op te treden tegen sandalen waar ze eerder niet tegen is opgetreden. Bijvoorbeeld omdat, naar zij stelt, het parasitaire gedrag in de markt sinds een paar jaar is geëxplodeerd en zij daar nu toch tegen op wil treden. Maar er past haar dan wel enige terughoudendheid bij dat optreden tegen Scapino, gelet op de eerder gemaakte afspraken. De sommatiebrief van Birkenstock 16 augustus 2023, waarin onder meer een onmiddellijk verbod wordt geëist, vernietiging van de inbreukmakende sandalen als ook een schadevergoeding voor verkopen die in het verleden hebben plaatsgevonden, past daar naar het oordeel van de rechtbank niet bij. Scapino wordt daardoor onredelijk benadeeld. Zij heeft niet kunnen anticiperen op een mogelijke schadeclaim en haar schade ook niet kunnen beperken, waardoor de plotselinge verandering van gedachten van Birkenstock verstrekkende financiële gevolgen voor haar zou hebben. Na de ontvangst van de sommatiebrief van Birkenstock was Scapino bekend met het (nieuwe) standpunt van Birkenstock en heeft zij daar voor wat betreft haar bedrijfsvoering op kunnen anticiperen. De inbreukmakende sandalen van Scapino waar het in deze procedure om gaat zijn in de jaren 2022/2023 door Scapino op de markt gebracht. Mede gelet op de belangen van beide partijen is de rechtbank van oordeel dat Birkenstock Scapino de tijd had moeten geven om de sandalen van de markt te halen. Birkenstock had terughoudend moeten zijn, omdat zij eerder een regeling had getroffen met Scapino en geen bezwaar had tegen de sandalen die sterk leken op haar modellen en daarna jarenlang niet van zich had laten horen.

Auteursrechtelijke bescherming van gebruiksvoorwerpen 3.13. De eerste te beantwoorden vraag is of de sandalen de zogenaamde werktoets doorstaan en auteursrechtelijk te beschermen werken zijn. Volgens het HvJ EU komt alleen het werk dat oorspronkelijk is in die zin dat het gaat om een ‘eigen intellectuele schepping’ (EIS) van de auteur in aanmerking voor bescherming. Die bescherming strekt zich alleen uit tot die bestanddelen die daadwerkelijk de uitdrukking zijn van een dergelijke schepping. Het is oorspronkelijk als het werk de persoonlijkheid van de auteur weerspiegelt en tot uiting komt door vrije en creatieve keuzes van die auteur. 3.14. Ook gebruiksvoorwerpen kunnen voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen als zij een eigen intellectuele schepping van de maker zijn en dit verdienen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als de maker van een product zijn creatieve vermogen op originele wijze tot uitdrukking heeft gebracht door vrije en creatieve keuzes te maken en het product zodanig heeft vormgegeven dat het zijn persoonlijkheid weerspiegelt. Dat de vormgeving van een product (mede) door technische of functionele overwegingen wordt bepaald, staat niet per definitie aan bescherming in de weg zolang het de maker maar niet belet om vrije en creatieve keuzes te maken en deze keuzes de persoonlijkheid van de maker weerspiegelen. Onderdelen van een voorwerp, die alleen worden gekenmerkt of te erg worden bepaald door hun technische functie voldoen niet aan het oorspronkelijkheidscriterium, omdat de verschillende manieren om een idee uit te voeren dan zodanig beperkt zijn dat het idee samenvalt met de uitdrukking ervan en de maker dan onmogelijk uitdrukking kan geven aan zijn creatieve geest en tot een resultaat kan komen dat een eigen intellectuele schepping vormt. Tot slot geldt dat ook een verzameling van of een selectie uit op zichzelf niet beschermde elementen in combinatie een oorspronkelijk werk kan opleveren zo lang die verzameling of selectie maar de persoonlijkheid van de maker weerspiegelt. 3.15. Bij bewerkingen geldt daarnaast nog dat wanneer het auteursrecht op een oorspronkelijk werk en op een bewerking daarvan in één hand zijn, de auteursrechthebbende beide auteursrechten kan inroepen tegen een inbreukmaker. Er vindt dus geen ‘aftrek’ van eigen eerdere vormgeving plaats. Toepassing van deze uitgangspunten op de Birkenstock-sandalen 3.16. Birkenstock beroept zich in deze procedure ten eerste op de in haar productie 1A getoonde uitvoeringsvormen van de oorspronkelijke modellen die in 1963, 1973, 1977, 1982 en 1983 op de markt zijn gebracht. Birkenstock heeft later naast de in productie 1A getoonde uitvoeringsvorm van de vijf modellen ook de uitvoeringsvormen zoals opgenomen in haar productie 40A ten grondslag gelegd aan haar vorderingen. Dit komt in de kern neer op een aanvulling van de gronden van de eis, die fors is (in totaal dertig sandalen) en die door Birkenstock is opgenomen in de allerlaatste paragraaf van haar akte na antwoord zonder enige onderbouwing. De rechtbank is het met Scapino eens dat zij door deze werkwijze geschaad wordt in haar verweervoering en dat dit in strijd is met de goede procesorde. De rechtbank staat deze aanvulling van gronden aan de zijde van Birkenstock daarom niet toe. 3.17. De rechtbank gaat bij de beoordeling van het volgende uit. De Madrid is in 1963 op de markt gebracht. Daarna volgden de Arizona in 1973, de Boston in 1977, de Florida in 1982 en tot slot de Gizeh in 1983. Op het moment van introductie zagen de sandalen er als volgt uit: 3.18. Het ondergedeelte is bij elk van de vijf modellen gelijk en ziet er als volgt uit: 3.19. De vijf modellen verschillen van elkaar omdat het bovengedeelte (hierna: de upper) bij elk model anders is vormgegeven. Eind jaren ’70, begin jaren ’80 zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd aan de gespen en banden van de upper van de sandalen. Op enig moment is ook de vormgeving van de onderkant van de zolen veranderd. Daarnaast heeft Birkenstock in de loop der jaren meerdere uitvoeringen (die vooral van elkaar verschillen qua kleur en materiaal (leer/stof)) van de betreffende modellen op de markt gebracht. Zoals al opgemerkt in 3.16 laat de rechtbank de verschillende uitvoeringsvormen verder buiten beschouwing. 3.20. Naar het oordeel van de rechtbank is het oorspronkelijk karakter – en de creatieve keuzes van de maker – van de Birkenstock-sandalen met name gelegen in de combinatie van de volgende vormgevingselementen: De platte onderkant en een zoolomtrek (ook wel “Umriss”) met rechte taps uitlopende zijlijnen naar de voorkant van de sandaal; De ongevoerde zijkant van de sandaal waardoor het kurk zichtbaar blijft; De vorm van het voetbed met een verdieping aan de hielzijde, een verhoging in het midden aan de binnenzijde en een teengrip, die bestaat uit een gevormde rand ter hoogte van de tenen in een soort omgekeerd kwadraatsteken; De van achter naar voren in hoogte aflopende wanden (opstaande randen) rondom het voetbed; De (sluitings)band die aan beide kanten van de sandaal aan de zijkant doorloopt tot aan de kunststof zool en verdwijnt tussen het voetbed en de zool; Voor zover de upper bestaat uit meerdere banden (Arizona/Florida), zijn deze banden (twee of drie) uit één stuk leer gesneden waardoor de banden aan de zijkant samenkomen en een geheel vormen, voordat de band verdwijnt tussen het voetbed en de zool; De sluitingsbanden zijn niet afgewerkt met zichtbaar stiksel of andere decoratieve elementen. 3.21. Een belangrijk onderdeel van de sandalen is het voetbed van de sandaal dat bij alle modellen gelijk is en dat bij de Madrid voor de eerste keer openbaar gemaakt is. Naar het oordeel van de rechtbank heeft [A] bij de vormgeving van dit voetbed creatieve keuzes gemaakt, die blijk geven van zijn persoonlijk karakter. Zo heeft hij gebruik makend van een zogenaamde modelvoetafdruk in het zand schoeisel ontworpen dat aangepast is aan de anatomie van de voet. Het meest in het oog springend daarbij zijn de verdieping aan de hielzijde van het voetbed, de verhoging in het midden en een specifiek vormgegeven teengrip voorop het voetbed. Het verweer van Scapino dat daaruit geen creativiteit blijkt, maar juist het technische, functionele karakter van de sandalen, verwerpt de rechtbank. Er bestaat een grote variëteit van voetafdrukken en daarmee een grote mate van keuzevrijheid, zowel in de keuze van de te gebruiken voetafdrukken als vervolgens in de keuze van de gemene deler daarvan. Bovendien is een voetafdruk nog geen schoen. Dat de gemaakte keuzes (ook) een functioneel karakter hebben, betekent nog niet dat er geen ruimte overblijft voor creativiteit. Dat blijkt al wel uit de grote variatie van vergelijkbaar schoeisel, dat door andere fabrikanten wordt gemaakt vanuit dezelfde functionele gedachte, maar met een geheel andere vormgeving als resultaat. Dit wordt ook bevestigd door het door Scapino overgelegde octrooi uit 1959 voor een inlegzool van [B], die vanuit dezelfde functionele gedachte toch tot een andere vormgeving van het voetbed komt dan zijn zoon [A] . 3.22. Birkenstock heeft onbetwist gesteld dat het in 1963, het moment dat de Madrid op de markt werd gebracht, gebruikelijk was dat de omtrek aan de binnenzijde van de sandaal gekenmerkt wordt door een gebogen naar binnenlopende lijn. Daarmee wordt de vorm van de voet gevolgd en dat geeft de sandaal een elegante uitstraling.

Ter onderbouwing van haar stelling verwijst Birkenstock in de eerste plaats naar het in het voorjaar van 2025 uitgevoerde marktonderzoek. Scapino heeft evenwel uitgebreid verweer gevoerd tegen onder meer de in het onderzoek gevolgde methodiek bij monde van een door haar ingeschakelde deskundige. Deze deskundige komt kort gezegd tot de conclusie dat het onderzoek op cruciale punten gebrekkig is en er om die reden aan de resultaten geen conclusies kunnen worden verbonden. Birkenstock is op haar beurt niet tot nauwelijks ingegaan op deze kritiek. Zij heeft zich vooral gefocust op de door deskundige genoemde positieve punten zoals de representativiteit van de steekproef. Maar zij is daarbij bijvoorbeeld niet ingegaan op het door de deskundige geuite vermoeden van het achterhouden van (voor Birkenstock minder gunstige) onderzoeksresultaten gelet op de uiteenlopende veldwerkperioden van de verschillende onderzoeken. Ook ontbreekt een weerlegging van de geuite kritiek op de onzorgvuldige en sturende vraagstelling (nog los van de discussie over het al dan niet moeten stellen van een waarom-vraag). De rechtbank is dan ook van oordeel dat er aan de resultaten van de onderzoeken geen conclusies kunnen worden verbonden. Daarmee kan de discussie tussen partijen over de gehouden controle-onderzoeken en de daarin gekozen ‘neutrale’ sandalen worden geparkeerd. 3.56. Birkenstock heeft daarnaast nog gewezen op door haar uitgevoerde marketingcampagnes vanaf de jaren ’60 tot nu. Maar ook daarmee wordt niet het eigen gezicht van de individuele sandalen op de markt aangetoond in 2022/2023, het moment dat de hier in het geding zijnde Scapino-sandalen op de markt werden gebracht. Het bestaan van een eigen gezicht hangt zoals gezegd ook af van de aard en de hoeveelheid gelijksoortige producten, die zich op dat moment op de markt van de (gezondheids)sandalen bevinden. Het is aan Birkenstock om daarvoor voldoende te stellen en zij kan dan ook niet volstaan met de mededeling dat die markt te omvangrijk zou zijn om in kaart te brengen. 3.57. Dat geldt te meer nu Scapino gemotiveerd heeft aangevoerd dat er al jarenlang heel veel sandalen, die (zeer) sterk lijken op de Boston- en Gizeh-sandaal op de markt worden gebracht door veel verschillende aanbieders waardoor het eigen gezicht zou zijn verwaterd. Hoewel niet van Birkenstock kan worden gevergd dat zij alle nabootsers tegelijkertijd aanschrijft, geldt wel dat zij moet laten zien dat zij voldoende inspanningen verricht om haar eigen gezicht te behouden. Dat heeft zij naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende gedaan. Scapino wijst bijvoorbeeld terecht op de sommatiebrief, die Birkenstock al in 2015 naar Scapino stuurde voor vergelijkbare sandalen als de Gizeh. Die sommatiebrief spitste zich toe op de onderkant van de zool en niet op de gehele sandaal, terwijl dit – uitgaande van de standpunten die Birkenstock in deze procedure inneemt – wel voor de hand had gelegen gelet op de grote gelijkenis tussen de sandalen. Volgens Scapino hebben meerdere Nederlandse partijen destijds een vergelijkbare brief ontvangen van Birkenstock. Birkenstock heeft dit niet dan wel onvoldoende betwist. Het jarenlang gedogen van vergelijkbare sandalen door Birkenstock heeft er toe geleid dat er al een zeer omvangrijk vormgevingserfgoed was op het moment (in 2022-2023) dat Scapino haar sandalen op de markt bracht en dat haar eigen gezicht was verwaterd. 3.58. Nu Birkenstock onvoldoende heeft aangevoerd om te concluderen dat de Birkenstock-sandalen nog een “eigen gezicht” op de markt hadden op het moment dat Scapino haar sandalen op de markt bracht, komt de rechtbank niet meer toe aan de beoordeling van het mogelijke verwarringsgevaar tussen de verschillende sandalen. Rechtsverwerking 3.59. Scapino heeft tot slot een beroep gedaan op rechtsverwerking. Een succesvol beroep op rechtsverwerking is mogelijk als Birkenstock zich tegenover Scapino op zodanige wijze heeft gedragen dat bij Scapino het vertrouwen is gewekt dat Birkenstock haar recht niet (langer) wenst uit te oefenen. In dat geval kan Birkenstock haar handhavingsrechten op de Madrid, Arizona en Florida tegenover Scapino niet meer naar redelijkheid en billijkheid uitoefenen. Enkel tijdsverloop is daarvoor niet voldoende. 3.60. In dit geval beroept Scapino zich op de sommatiebrief, die Scapino B.V. op 15 juni 2015 van de toenmalig advocaat van Birkenstock ontving. Uit die brief blijkt duidelijk dat door Birkenstock toen alleen bezwaar is gemaakt tegen de zool van de sandalen, terwijl de sandalen die Scapino B.V. toen aanbood ook qua volledige vormgeving sterk leken op de sandalen van Birkenstock. Weliswaar is Scapino B.V. vlak daarna gefailleerd, maar uit de door Scapino overgelegde correspondentie blijkt dat (vertegenwoordigers van) Birkenstock na de doorstart van Scapino afspraken hebben gemaakt, die er in de kern op neer kwamen dat Scapino de sandalen met de van Birkenstock gekopieerde zool eind 2015 van de webshop haalt, uiterlijk eind 2016 uit de fysieke winkels van Scapino en belooft die zool niet langer onder haar sandalen te gebruiken. Dat Birkenstock stelt niets van die afspraken af te weten, baat haar niet. Uit de door Scapino overgelegde correspondentie blijkt dat nadat Birkenstock zelf de eerste sommatiebrief had verstuurd de verdere onderhandelingen c.q. afspraken zijn gemaakt met de officiële Nederlandse distributeur van Birkenstock en dat deze daarbij mededeelde ruggenspraak te houden met Birkenstock. Dat Birkenstock niets van de afspraken zou weten, was in ieder geval niet kenbaar voor Scapino. 3.61. Kortom: Birkensock heeft bezwaar gemaakt tegen de zool van de sandalen en daarover is een regeling getroffen. Scapino mocht er vervolgens vanuit gaan dat Birkenstock niet vond dat de sandalen die Scapino op de markt bracht anderszins inbreuk maakten. Scapino heeft daar dan ook enig vertrouwen aan mogen ontlenen dat Birkenstock haar verder met rust zou laten en dat moet consequenties hebben. Tegelijk heeft Birkenstock nooit afstand gedaan van een recht om op te treden en mag Birkenstock van mening veranderen en besluiten op te treden tegen sandalen waar ze eerder niet tegen is opgetreden. Bijvoorbeeld omdat, naar zij stelt, het parasitaire gedrag in de markt sinds een paar jaar is geëxplodeerd en zij daar nu toch tegen op wil treden. Maar er past haar dan wel enige terughoudendheid bij dat optreden tegen Scapino, gelet op de eerder gemaakte afspraken. De sommatiebrief van Birkenstock 16 augustus 2023, waarin onder meer een onmiddellijk verbod wordt geëist, vernietiging van de inbreukmakende sandalen als ook een schadevergoeding voor verkopen die in het verleden hebben plaatsgevonden, past daar naar het oordeel van de rechtbank niet bij. Scapino wordt daardoor onredelijk benadeeld. Zij heeft niet kunnen anticiperen op een mogelijke schadeclaim en haar schade ook niet kunnen beperken, waardoor de plotselinge verandering van gedachten van Birkenstock verstrekkende financiële gevolgen voor haar zou hebben. Na de ontvangst van de sommatiebrief van Birkenstock was Scapino bekend met het (nieuwe) standpunt van Birkenstock en heeft zij daar voor wat betreft haar bedrijfsvoering op kunnen anticiperen. De inbreukmakende sandalen van Scapino waar het in deze procedure om gaat zijn in de jaren 2022/2023 door Scapino op de markt gebracht. Mede gelet op de belangen van beide partijen is de rechtbank van oordeel dat Birkenstock Scapino de tijd had moeten geven om de sandalen van de markt te halen. Birkenstock had terughoudend moeten zijn, omdat zij eerder een regeling had getroffen met Scapino en geen bezwaar had tegen de sandalen die sterk leken op haar modellen en daarna jarenlang niet van zich had laten horen.

Deze gebogen lijn komt veelal in mindere mate ook terug aan de buitenkant van de sandaal. Deze vorm komt ook nu nog veel voor op de markt. De Madrid en ook de andere door [A] ontworpen modellen wijken daarvan af. Die sandalen kenmerken zich juist door een platte zool met een brede voorkant met aan de zijkant rechte lijnen naar de achterkant, waarmee juist niet de vorm van de voet wordt gevolgd. Dat wijkt af van de toen geldende norm en getuigt van een creatieve keuze die de persoonlijkheid van de ontwerper weerspiegelt. 3.23. Ook de keuze om de zijkant van de sandaal ongevoerd te laten waardoor het kurk van het voetbed zichtbaar blijft, is een kenmerkend element van de Birkenstock-sandaal. Scapino stelt dat het onbedekt laten van de zijkant simpelweg de meest eenvoudige, goedkope oplossing is en materiaal en arbeid zou schelen. Nog afgezien van de vraag of de stelling van Scapino juist is, geldt dat het kostenaspect als zodanig niet relevant is voor de auteursrechtelijke toets. De rechtbank is van oordeel dat de keuze om de sandalen een ruwe en onafgewerkte uitstraling te geven door de gebruikte materialen zichtbaar te laten weliswaar niet oorspronkelijk was zoals blijkt uit het door Scapino overgelegde vormgevingserfgoed, maar wel afwijkt van wat begin jaren ’60 gebruikelijk was, namelijk om de randen van de sandalen netjes af te werken. 3.24. Verder zijn de wanden (opstaande randen) rondom het voetbed een beeldbepalend element van de Birkenstock-sandalen. Birkenstock heeft er terecht op gewezen dat de wand van haar sandalen zich kenmerkt door keuzes met betrekking tot hoogte. Daarbij is gekozen voor een golvend, aflopend profiel. Daarmee wordt, in tegenstelling tot een wand met uniforme hoogte, een bepaalde elegantie bereikt. 3.25. Dat het ondergedeelte van de sandaal voor elke nadien ontwikkelde Birkenstock-sandaal gelijk is gebleven, betekent niet dat de modellen die na de Madrid zijn ontwikkeld daaraan geen bescherming meer kunnen ontlenen. Zolang deze sandalen allemaal maar dezelfde maker hebben, worden ook de nieuwe (bewerkte) modellen beschermd, omdat de overgenomen creatieve elementen aanwezig blijven in de nieuwe sandaal en dus het persoonlijk stempel van dezelfde maker dragen. Het verweer van Scapino dat de Madrid vanaf dat moment tot het vormgevingserfgoed is gaan behoren zodat de opvolgende modellen niet langer oorspronkelijk zijn, slaagt dan ook niet. 3.26. Een ander kenmerkend element van alle Birkenstock-sandalen is de wijze waarop de upper is bevestigd aan het ondergedeelte van de sandaal. Dit kan op heel veel verschillende manieren vorm worden gegeven. Dat blijkt wel uit de grote variatie in vormgeving, die er op de markt te vinden is. De wijze waarop de banden van de upper doorlopen tot aan de zool en daar verdwijnen tussen het voetbed en de zool is een karakteristiek element van de Birkenstock-sandalen. Dat deze verbindingswijze puur vanuit technische noodzaak tot stand is gekomen door gebruik te maken van de ago-werkwijze, zoals door Scapino bepleit, is niet gebleken. Birkenstock heeft gemotiveerd onderbouwd dat ook de ago-maakwijze tot een variëteit aan vormgeving kan leiden. Juist het gegeven dat er is gekozen om de zijkant van de sandaal niet weg te werken, leidt er toe dat de gekozen verbindingswijze van de upper met het ondergedeelte van de sandaal zichtbaar blijft. Dat is zoals gezegd een creatieve en vrije keuze van de maker geweest. 3.27. Evenzo bepalend en kenmerkend voor de sandalen is dat er geen stiksels of andere decoratieve elementen zichtbaar zijn, met uitzondering van de rechthoekige gesp op de sluitband. Anders dan Scapino meent, is de keuze om geen decoratieve elementen toe te voegen wel degelijk een vrije keuze van de maker. Als de door Scapino bepleite visie dat er door geen decoratieve elementen toe te voegen juist geen gebruik is gemaakt van de vrije ruimte, juist zou zijn dan betekent dit dat ontwerpen met een minimalistische uitstraling (wat bijvoorbeeld bij de huisinrichting op dit moment in de mode is) nooit een werk zouden kunnen opleveren. Dat uitgangspunt is niet juist. De keuze om geen stiksels of decoratieve elementen toe te passen, is evengoed een vrije keuze als in het tegenovergestelde geval. 3.28. Voor de Arizona (1973) en Florida (1982) acht de rechtbank ook nog de wijze waarop de sluitingsbanden zijn vormgegeven een karakteristiek element. De banden zijn uit één stuk leer gesneden waardoor de banden aan de zijkant samenkomen voordat zij in het voetbed verdwijnen. Uit het overgelegde vormerfgoed van voor 1973, het moment dat de Arizona op de markt kwam, blijkt dat het tot dat moment gebruikelijk was om deze bij meerdere (sluitings)banden steeds individueel te bevestigen aan het ondergedeelte van het schoeisel en niet als een geheel.

Deze gebogen lijn komt veelal in mindere mate ook terug aan de buitenkant van de sandaal. Deze vorm komt ook nu nog veel voor op de markt. De Madrid en ook de andere door [A] ontworpen modellen wijken daarvan af. Die sandalen kenmerken zich juist door een platte zool met een brede voorkant met aan de zijkant rechte lijnen naar de achterkant, waarmee juist niet de vorm van de voet wordt gevolgd. Dat wijkt af van de toen geldende norm en getuigt van een creatieve keuze die de persoonlijkheid van de ontwerper weerspiegelt. 3.23. Ook de keuze om de zijkant van de sandaal ongevoerd te laten waardoor het kurk van het voetbed zichtbaar blijft, is een kenmerkend element van de Birkenstock-sandaal. Scapino stelt dat het onbedekt laten van de zijkant simpelweg de meest eenvoudige, goedkope oplossing is en materiaal en arbeid zou schelen. Nog afgezien van de vraag of de stelling van Scapino juist is, geldt dat het kostenaspect als zodanig niet relevant is voor de auteursrechtelijke toets. De rechtbank is van oordeel dat de keuze om de sandalen een ruwe en onafgewerkte uitstraling te geven door de gebruikte materialen zichtbaar te laten weliswaar niet oorspronkelijk was zoals blijkt uit het door Scapino overgelegde vormgevingserfgoed, maar wel afwijkt van wat begin jaren ’60 gebruikelijk was, namelijk om de randen van de sandalen netjes af te werken. 3.24. Verder zijn de wanden (opstaande randen) rondom het voetbed een beeldbepalend element van de Birkenstock-sandalen. Birkenstock heeft er terecht op gewezen dat de wand van haar sandalen zich kenmerkt door keuzes met betrekking tot hoogte. Daarbij is gekozen voor een golvend, aflopend profiel. Daarmee wordt, in tegenstelling tot een wand met uniforme hoogte, een bepaalde elegantie bereikt. 3.25. Dat het ondergedeelte van de sandaal voor elke nadien ontwikkelde Birkenstock-sandaal gelijk is gebleven, betekent niet dat de modellen die na de Madrid zijn ontwikkeld daaraan geen bescherming meer kunnen ontlenen. Zolang deze sandalen allemaal maar dezelfde maker hebben, worden ook de nieuwe (bewerkte) modellen beschermd, omdat de overgenomen creatieve elementen aanwezig blijven in de nieuwe sandaal en dus het persoonlijk stempel van dezelfde maker dragen. Het verweer van Scapino dat de Madrid vanaf dat moment tot het vormgevingserfgoed is gaan behoren zodat de opvolgende modellen niet langer oorspronkelijk zijn, slaagt dan ook niet. 3.26. Een ander kenmerkend element van alle Birkenstock-sandalen is de wijze waarop de upper is bevestigd aan het ondergedeelte van de sandaal. Dit kan op heel veel verschillende manieren vorm worden gegeven. Dat blijkt wel uit de grote variatie in vormgeving, die er op de markt te vinden is. De wijze waarop de banden van de upper doorlopen tot aan de zool en daar verdwijnen tussen het voetbed en de zool is een karakteristiek element van de Birkenstock-sandalen. Dat deze verbindingswijze puur vanuit technische noodzaak tot stand is gekomen door gebruik te maken van de ago-werkwijze, zoals door Scapino bepleit, is niet gebleken. Birkenstock heeft gemotiveerd onderbouwd dat ook de ago-maakwijze tot een variëteit aan vormgeving kan leiden. Juist het gegeven dat er is gekozen om de zijkant van de sandaal niet weg te werken, leidt er toe dat de gekozen verbindingswijze van de upper met het ondergedeelte van de sandaal zichtbaar blijft. Dat is zoals gezegd een creatieve en vrije keuze van de maker geweest. 3.27. Evenzo bepalend en kenmerkend voor de sandalen is dat er geen stiksels of andere decoratieve elementen zichtbaar zijn, met uitzondering van de rechthoekige gesp op de sluitband. Anders dan Scapino meent, is de keuze om geen decoratieve elementen toe te voegen wel degelijk een vrije keuze van de maker. Als de door Scapino bepleite visie dat er door geen decoratieve elementen toe te voegen juist geen gebruik is gemaakt van de vrije ruimte, juist zou zijn dan betekent dit dat ontwerpen met een minimalistische uitstraling (wat bijvoorbeeld bij de huisinrichting op dit moment in de mode is) nooit een werk zouden kunnen opleveren. Dat uitgangspunt is niet juist. De keuze om geen stiksels of decoratieve elementen toe te passen, is evengoed een vrije keuze als in het tegenovergestelde geval. 3.28. Voor de Arizona (1973) en Florida (1982) acht de rechtbank ook nog de wijze waarop de sluitingsbanden zijn vormgegeven een karakteristiek element. De banden zijn uit één stuk leer gesneden waardoor de banden aan de zijkant samenkomen voordat zij in het voetbed verdwijnen. Uit het overgelegde vormerfgoed van voor 1973, het moment dat de Arizona op de markt kwam, blijkt dat het tot dat moment gebruikelijk was om deze bij meerdere (sluitings)banden steeds individueel te bevestigen aan het ondergedeelte van het schoeisel en niet als een geheel.