ECLI:NL:RBDHA:2024:6619

RECHTBANK Den Haag Team Handel - voorzieningenrechter Zaaknummer: C/09/663573 / KG ZA 24-265 Vonnis in kort geding van 1 mei 2024 in de zaak van de rechtspersoon naar buitenlands recht BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, te Monheim am Rhein, Duitsland, eiseres, advocaat: mr. B.J. Berghuis van Woortman te Amsterdam, tegen 1. de rechtspersoon naar buitenlands recht VIATRIS LIMITED, te Dublin, Ierland,2. MYLAN B.V., te Amstelveen, gedaagden, advocaat: mr. J.J.E. Bremer te Den Haag. Eiser zal hierna Bayer worden genoemd. Gedaagden zullen gezamenlijk Viatris c.s. (vrouwelijk enkelvoud) worden genoemd en afzonderlijk ook Viatris en Mylan. De zaak is voor Bayer inhoudelijk behandeld door mr. Berghuis van Woortman voornoemd en mr. N.M.C. Steurrijs, advocaat te Amsterdam, en voor Viatris c.s. door mr. Bremer voornoemd en mrs. J.H. Timmerman en M.R Tol, advocaten te Den Haag.

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de conceptdagvaarding; - de akte overlegging producties GP01 t/m GP03 van Viatris c.s. van 27 maart 2024; - de akte overlegging producties GP01.01, GP04 en GP05 van Viatris c.s. van 27 maart 2024; - de akte overlegging producties EP18 en EP19 van Bayer van 27 maart 2024; - de e-mail van 27 maart 2024 van Bayer, mede namens Viatris c.s., met de mededeling dat partijen inhoudelijk een minnelijke regeling zijn overeengekomen, dat de mondelinge behandeling op 28 maart 2024 daarom geen doorgang hoeft te vinden en het verzoek om vonnis te wijzen uitsluitend ten aanzien van de gevorderde proceskosten, waarover ieder van partijen nog een akte zal mogen nemen; - de e-mail van de rechtbank van 27 maart 2024 waarin partijen in de gelegenheid worden gesteld om binnen 7 dagen een akte over de proceskosten in te dienen; - de e-mail van Bayer van 2 april 2024 met het verzoek om een (tussen)vonnis te wijzen waarin de tussen partijen overeengekomen schikking wordt vastgelegd, omdat een onderdeel daarvan (dat Viatris c.s. aan Z-Index verzoekt om het product uit de G-Standaard te verwijderen en een Taxe-brief te versturen) alleen uitvoerbaar blijkt op grond van een vonnis; - de e-mail van Viatris c.s. van 3 april 2024 waarin zij akkoord gaat met het verzoek om een tussenvonnis te wijzen waarin de afspraken tussen partijen worden vastgelegd die zien op de communicatie met Z-Index (de eerste twee bullets), mits hierin de voorwaarde wordt opgenomen dat de verwijdering uit de G-Standaard en verzending van de Taxe-brief op uiterlijk 8 april moeten zijn uitgevoerd. Voorts verzet Viatris c.s. zich tegen opname van een inbreukverbod (de derde bullet) in het tussenvonnis, aangezien deze afspraak zich niet tot V-Index richt en Bayer hier dus geen belang bij heeft; - de e-mail van Bayer van 3 april 2024 waarin zij bezwaar maakt tegen opname van de door Viatris c.s. verzochte termijn (8 april) omdat dit geen onderdeel is van de tussen partijen overeengekomen schikkingsvoorwaarden en het bovendien onnodig is om aan het verzenden van de Taxe-brief een termijn te verbinden. Bayer handhaaft haar verzoek om een inbreukverzoek (de derde bullet) in het (tussen)vonnis op te nemen omdat dit de volledige schikkingsafspraken weergeeft en de afspraak uit de derde bullet onderliggend is aan de praktische uitvoering (van een gedeelte) van de afspraken zoals vastgelegd in de eerste en tweede bullet; - de e-mail van Viatris c.s. van 3 april 2024 waarin zij haar verzoek tot het opnemen van de termijn (uiterlijk 8 april 2024) ten aanzien van de eerste bullet handhaaft. Voorts handhaaft Viatris c.s. haar bezwaar tegen opname van een inbreukverbod (de derde bullet) in het tussenvonnis. - de akte uitlating proceskosten van Viatris c.s. van 3 april 2024 met productie GP06; - de akte houdende toelichting proceskosten van Bayer van 3 april 2024 met productie EP20; - de e-mail van 4 april 2024 van Bayer waarin zij haar standpunten handhaaft; - de e-mail van 4 april 2024 van Viatris c.s. waarin zij haar standpunten handhaaft; - het proces-verbaal van de pro forma zitting gehouden op 8 april 2024. 1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

2.1. Bayer was houdster van Europees octrooi EP 1 261 606 B1 (hierna EP 606) voor “Substituted oxazolidinones and their use in the field of blood coagulation” (“Gesubstitueerde oxazolidinonen en toepassing daarvan op het terrein van de bloedstolling”). EP 606 is verleend op 23 februari 2005 op een internationale aanvrage WO 2001/047919 van 11 december 2000. EP 606 is op 11 december 2020 geëxpireerd na het bereiken van de maximale beschermingsduur van 20 jaar. OCNL heeft aan Bayer op basis van EP 606 een aanvullend beschermingscertificaat met nummer 300370 (hierna: ABC 370) verleend voor “rivaroxaban, desgewenst in de vorm van een farmaceutisch aanvaardbaar zout, hydraat of hydraat van het zout” met rechtskracht tot en met 1 april 2024. 2.2. Bayer brengt onder de merknaam Xarelto een geneesmiddel op de markt met als werkzame stof rivaroxaban. 2.3. Bij brief van 22 april 2022 heeft Bayer Viatris c.s. gewezen op het bestaan van haar exclusieve rechten, waaronder ABC 370, en heeft verzocht te bevestigen dat Viatris c.s. deze in Nederland zal respecteren. Bayer heeft erop gewezen dat naar Nederlands recht publicatie in de G-Standaard als inbreukmakend wordt beschouwd. Viatris c.s. heeft hier niet op gereageerd. Bij brieven van 22 augustus 2022 en 15 maart 2024 heeft Bayer haar boodschap herhaald, waarop Viatris c.s. ook niet heeft gereageerd. 2.4. Viatris c.s. heeft een generieke versie van Xarelto met werkzame stof rivaroxaban (“Rivaroxaban Viatris 2,5 mg”) opgenomen in de G-Standaard van april 2024, die is gepubliceerd op 19 maart 2024. Viatris is de houdster van de handelsvergunning en Mylan treedt in Nederland op als de lokale vertegenwoordiger en productverantwoordelijke.

3.1. Bayer vordert thans nog om Viatris c.s. te veroordelen in de volledige proceskosten op grond van artikel 1019h Rv. 3.2. Bayer legt aan haar vordering ten aanzien van de proceskosten het volgende ten grondslag. Na het aanvragen van het kort geding zijn partijen tot een minnelijke regeling gekomen die inhoudt dat Viatris c.s. vrijwillig voldoet aan de (hoofd)vorderingen in de onderhavige procedure. Volgens vaste rechtspraak geldt Viatris c.s. daarmee als de in het ongelijk gestelde partij die moet worden veroordeeld in de proceskosten. Bayer heeft de kosten van deze procedure niet nodeloos gemaakt, want op het moment van dagvaarden had zij (nog) een evident belang bij haar vorderingen tot een inbreukverbod, verwijdering van Rivaroxaban Viatris 2,5 mg uit de G-Standaard en rectificatie van deze aanbieding met een Taxe-brief. Bayer heeft Viatris c.s. al in april 2022 gewezen op haar ABC in Nederland en het feit dat publicatie in de G-Standaard voor expiratie van dit ABC inbreukmakend is. In augustus 2022 en maart 2024 heeft zij deze boodschap herhaald. Viatris c.s. heeft er bewust voor gekozen om zonder enige vooraankondiging Rivaroxaban Viatris 2,5 mg op te laten nemen in de G-Standaard van april 2024, die is gepubliceerd op 19 maart 2024 (dus voor expiratie van het ABC op 1 april 2024), waarmee Bayer genoodzaakt was om onderhavige procedure te starten. 3.3. Viatris c.s. voert verweer ten aanzien van de gevorderde proceskosten en verzoekt Bayer te veroordelen in de volledige proceskosten op grond van artikel 1019h Rv, subsidiair om de proceskosten te compenseren en meer subsidiair, indien Viatris c.s. wordt veroordeeld in de proceskosten van Bayer, om de zaak bij het toepassen van de ‘Indicatietarieven octrooizaken’ aan te merken als ‘eenvoudig kort geding’ en nog meer subsidiair de proceskosten te begroten op maximaal € 15.000,-. 3.4. Viatris c.s. stelt primair dat de kosten van onderhavige procedure voor rekening van Bayer moeten komen omdat Bayer deze kosten nodeloos heeft gemaakt. Bayer heeft Viatris c.s. niet geïnformeerd over haar voornemen om een procedure te starten indien Viatris c.s. een generiek product op de markt zou brengen en heeft haar ook niet gesommeerd om de inbreuk te staken, maar heeft Viatris c.s. rauwelijks gedagvaard. Subsidiair stelt Viatris c.s. dat de proceskosten dienen te worden gecompenseerd in die zin dat partijen ieder hun eigen kosten dragen, omdat partijen een minnelijke regeling hebben getroffen waarbij zij allebei concessies hebben moeten doen. Meer subsidiair stelt Viatris c.s. dat als zij in de proceskosten wordt veroordeeld, de zaak moet worden gekwalificeerd als een ‘eenvoudig kort geding’ met een maximumtarief van € 10.000,-, omdat Bayer een zeer beperkt financieel belang (minder dan € 100.000,-) heeft bij haar vorderingen. De publicatie van Rivaroxaban Viatris 2,5 mg heeft immers slechts twee weken voor expiratie van het ABC plaatsgevonden en de schade die Bayer dreigt te lijden verwezenlijkt zich pas na expiratie van het ABC doordat alle generieke aanbieders – niet alleen Viatris c.s. – kunnen zorgen voor concurrentie. Nog meer subsidiair stelt Viatris c.s. dat indien de rechtbank de zaak kwalificeert als een ‘normaal kort geding’ met een maximumtarief van € 40.000,-, niet alle gevorderde advocaatkosten van Bayer in rekening moeten worden gebracht omdat de advocaten van Bayer twee eerdere octrooiprocedures over rivaroxaban hebben gevoerd en dus geen substantiële tijdsinvestering hebben hoeven doen en het geen complexe zaak betreft waarvoor maximaal € 15.000,- redelijk en evenredig voorkomt. 3.5. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

Bevoegdheid 4.1. Bayer is deze procedure gestart teneinde een inbreukverbod op ABC 370 te verkrijgen en om Viatris c.s. te gebieden haar generieke product uit de G-standaard te verwijderen en deze aanbieding te rectificeren met een Taxe-brief. De rechtbank is gelet daarop internationaal bevoegd om kennis te nemen van de thans nog resterende vorderingen op grond van artikel 7 lid 2 Brussel I bis-Vo (en artikel 4 Brussel I bis-Vo ten aanzien van Mylan). De relatieve bevoegdheid berust op artikel 80 lid 2 ROW. De bevoegdheid is overigens niet bestreden. Proceskosten 4.2. Partijen twisten slechts nog over de vraag wie van hen in de proceskosten dient te worden veroordeeld. De voorzieningenrechter is van oordeel dat in dit geval Viatris c.s. de kosten voor de procedure aan de zijde van Bayer dient te dragen. Bayer heeft op 25 maart 2024 een kort geding aangevraagd waarbij zij een conceptdagvaarding heeft gevoegd. Daarin vordert Bayer om aan Viatris c.s. een inbreukverbod op ABC 370 op te leggen en haar te bevelen om Rivaroxaban Viatris 2,5 mg uit de G-Standaard te verwijderen en deze aanbieding te rectificeren met een Taxe-brief. De rechtbank heeft vervolgens een mondelinge behandeling bepaald op 28 maart 2024, maar op 27 maart 2024 zijn partijen een minnelijke regeling overeengekomen over de inhoudelijke aspecten van de zaak. Op verzoek van partijen heeft de zitting geen doorgang gevonden en partijen hebben verzocht om uitsluitend over de proceskosten vonnis te wijzen. De minnelijke regeling die partijen overeen zijn gekomen komt erop neer dat Viatris c.s. vrijwillig voldoet aan het gevorderde. De voorzieningenrechter zal haar dan ook gelijk stellen aan de in het ongelijk gestelde partij die moet worden veroordeeld in de proceskosten. 4.3. De voorzieningenrechter is van oordeel dat Bayer geen nodeloze kosten heeft gemaakt door onderhavige procedure te starten zonder voorafgaand bericht aan Viatris c.s.. De beantwoording van de vraag of het rauwelijks uitbrengen van een dagvaarding zou maken dat de daarmee verbonden kosten nodeloos zijn gemaakt indien daaraan vervolgens wordt voldaan, kan in het midden blijven. Er is immers geen sprake van een dagvaarding zonder enige vooraankondiging. Viatris c.s. had onder de gegeven omstandigheden kunnen vermoeden dat Bayer haar ABC 370 zou handhaven. Bayer heeft immers op 22 april 2022, 22 augustus 2022 en 15 maart 2024 aan Viatris c.s. laten weten dat zij inbreuk op ABC 370 zou maken als zij voor 1 april 2024 een generiek rivaroxaban-product in de G-Standaard zou opnemen. Dat de eerste twee brieven zijn gestuurd naar een andere entiteit dan de in deze procedure betrokken partijen, doet daaraan niet af. Viatris Limited en Mylan B.V. zijn onderdeel van de Viatrisgroep, die is ontstaan uit een combinatie van Mylan en Upjohn. Sindsdien zijn verschillende Mylan-entiteiten onderdeel van de Viatrisgroep. De handelsvergunning voor Rivaroxaban Viatris 2,5 mg is in eerste instantie verleend aan Mylan Ireland Limited en is later overgedragen aan Viatris Limited. In 2022 heeft Bayer de toenmalige marktvergunninghouder aangeschreven. Gelet hierop en op het feit dat partijen onderdeel zijn van hetzelfde concern, moet Viatris c.s. hebben geweten dat Bayer haar ABC zou handhaven indien deze zou worden opgenomen in de G-standaard voor de expiratiedatum van 1 april 2024. Daarnaast heeft Bayer Viatris Limited op 15 maart 2024 een sommatiebrief gestuurd. Uit het als productie EP18 overgelegde verzend- en afleverbewijs is genoegzaam gebleken dat deze op het adres van Viatris Limited is aangekomen. Dat dit bewijs is getekend door een persoon die niet voorkomt in het werknemersbestand van Viatris c.s. doet hieraan niet af. Ook het feit dat alleen een sommatiebrief zou zijn gestuurd naar Viatris Limited en niet naar Mylan B.V., maakt niet dat Bayer Mylan B.V. rauwelijks heeft gedagvaard. Bayer mocht ervan uitgaan dat Viatris Limited haar lokale vertegenwoordiger op de hoogte zou stellen en zou weerhouden van het (doen) uitvoeren van inbreukmakende handelingen. 4.4. Viatris c.s. zal dan ook als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure aan de zijde van Bayer. De voorzieningenrechter ziet in de enkele omstandigheid dat partijen een minnelijke regeling hebben getroffen geen reden om de proceskosten te compenseren, al niet omdat Viatris c.s. als gezegd vrijwillig aan de vordering heeft voldaan. 4.5. De onderhavige zaak is een zaak ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv. Teneinde de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde kosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de Indicatietarieven in octrooizaken. De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. Onderhavige zaak valt naar het oordeel van de voorzieningenrechter onder de categorie eenvoudig kort geding met een maximumtarief van € 10.000,-. De voorzieningenrechter merkt de zaak aan als een ‘eenvoudig kort geding’ gelet op de beperkte omvang van de inhoud van de zaak (het opnemen van een generiek product in de G-Standaard), het beperkte financiële belang van Bayer bij haar vorderingen en het beperkte aantal processtukken dat partijen hebben gewisseld omdat partijen na het uitbrengen van de conceptdagvaarding in overleg zijn getreden en tot een minnelijke regeling zijn gekomen. Nu het (maximum) tarief is gebaseerd op een volledige procedure inclusief een mondelinge behandeling die in dit geval geen doorgang behoefde te vinden, ziet de voorzieningenrechter aanleiding daarop een korting van 20% toe te passen, zodat een bedrag van € 8.000,- voor vergoeding in aanmerking komt. Dit bedrag zal worden toegewezen; het meer gevorderde wordt afgewezen. Het bedrag voor salaris advocaat van € 8.000,- wordt verhoogd met € 688,- aan griffierecht, waarmee het totaalbedrag uitkomt op € 8.688,-.

De voorzieningenrechter 5.1. verstaat dat partijen een minnelijke regeling zijn overeengekomen, uitgezonderd ten aanzien van de proceskosten; 5.2. veroordeelt Viatris c.s. in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van Bayer begroot op € 8.688,-; 5.3. verklaart dit vonnis voor wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad; 5.4. wijst af het anders of meer verzochte. Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. J.M.N. van Limpt-Schrover, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 1 mei 2024. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ​Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken Rijksoctrooiwet 1995 Indicatietarieven in octrooizaken rechtbank Den Haag versie 1 september 2020.