ECLI:NL:RBDHA:2024:14527

RECHTBANK Den Haag Team Handel Zaaknummer: C/09/641134 / HA ZA 23-57 Vonnis van 11 september 2024 in de zaak van 1. MAKORIAN HOLDING B.V., te Rolde, 2. WEBBAGS B.V., te Groningen, 3. MAKORIAN B.V., te Vries, 4. [naam 1], te [woonplaats 1] , eisers in conventie, verweerders in reconventie, advocaat: mr. H.W.J. Smeltekop te Peize, tegen 1. CHESTERFIELD B.V., te Hoogeveen, 2. CHESTERFIELD LICENTIE B.V., te Hoogeveen, 3. PART OF BRITAIN B.V., te Hoogeveen, 4. [naam 2], te [woonplaats 2] , 5. [naam 3], te [woonplaats 2] , gedaagden in conventie, eisers in reconventie, advocaat: mr. J.L. de Hoop te Groningen. Eisers in conventie, verweerders in reconventie, worden hierna tezamen aangeduid als Makorian c.s. en afzonderlijk als respectievelijk Makorian Holding, Webbags, Makorian B.V. en [naam 1] . Gedaagden in conventie, eisers in reconventie, worden tezamen aangeduid als Chesterfield c.s. en afzonderlijk als Chesterfield B.V., Chesterfield Licentie, Part of Britain, [naam 2] en [naam 3] . [naam 2] en [naam 3] worden gezamenlijk ook aangeduid als de [broers] .

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding van 4 januari 2023 met producties EP01 tot en met EP24, - de conclusie van antwoord tevens eis in reconventie van 15 maart 2023 met producties GP01 tot en met GP23, - de conclusie van antwoord in reconventie van 17 mei 2023 met producties EP25 tot en met EP29, - de brief van 28 augustus 2023 met gecorrigeerde versie GP14 en producties GP24 tot en met GP37 van Chesterfield c.s., - het tussenvonnis van 8 november 2023 met datumbepaling mondelinge behandeling, - de e-mail van de rechtbank aan partijen van 9 februari 2024 met een vraag over de interpretatie van de in de stukken genoemde “inbrengbalans”, - de e-mail van mr. Smeltekop van 13 februari 2024 in antwoord op de e-mail van de rechtbank en met aanvullende producties EP29 en EP30, - de e-mail van mr. De Hoop van 14 februari 2024 in antwoord op de e-mail van de rechtbank en de e-mail van mr. Smeltekop en met aanvullende productie GP38, - de mondelinge behandeling van 15 februari 2024, waarvan de griffier aantekeningen heeft gemaakt en waarbij de mogelijkheid van een voortgezette mondelinge behandeling is besproken; - de B-formulieren van partijen van 20 maart 2024 waarin zij aangeven geen minnelijke regeling te hebben bereikt; - de e-mail van de rechtbank van 21 maart 2024 met de mededeling dat de mondelinge behandeling niet zal worden voortgezet, omdat daar niet bij beide partijen behoefte aan blijkt te zijn; - de e-mail van mr. Smeltekop van 3 april 2024 met daarin, ingevolge het ter zitting gedane verzoek van de rechtbank, het totaalbedrag aan proceskosten dat Makorian c.s. vordert. 1.2. Op de rolzitting van 3 april 2024 hebben partijen vonnis gevraagd. Vonnis is nader bepaald op heden. 2. Kern van de zaak 2.1. Deze zaak draait in de kern om de vraag of Makorian c.s. Chesterfield c.s. kan verbieden gebruik te maken van de domeinnaam www.thechesterfieldbrand.com, op grond van haar merkrechten, haar handelsnaamrechten en/of op grond van de licentieovereenkomst die in 2012 is gesloten over het gebruik van bepaalde merken met daarin of bestaande uit de woorden “The Chesterfield Brand”. Daarnaast is aan de orde de vraag of de weigering van Chesterfield c.s. om genoemde domeinnaam aan Makorian c.s. over te dragen, onrechtmatig is.

3.1. Makorian Holding (opgericht in 2013) is enig aandeelhouder van Webbags (opgericht in 2010) en Makorian B.V. (opgericht in 1995). [naam 1] is bestuurder van Makorian Holding. Makorian c.s. heeft zich toegelegd op het (laten) produceren en verhandelen van (leren) tassen en aanverwante artikelen. Makorian B.V. richt zich op de zakelijke markt. Webbags richt zich op de consumentenmarkt, mede via de website www.chesterfieldbags.com. 3.2. Chesterfield B.V., Chesterfield Licentie en Part of Britain zijn vennootschappen van de [broers] . Chesterfield c.s. heeft zich toegelegd op de handel in en productie van zogenaamde Chesterfield-meubels en aanverwante artikelen voor woninginrichting. 3.3. De [broers] zijn in 2006 de handelsnaam ‘The Chesterfield Brand’ voor hun onderneming in de verkoop en productie van Chesterfield meubels gaan gebruiken. Deze onderneming is in de loop van de tijd bij verschillende rechtspersonen ondergebracht geweest, te beginnen bij de in 1999 opgerichte Bestfurn B.V. (tot 2006 genaamd: Participatiemaatschappij Tre B.V.) (hierna: Bestfurn Oud), waarvan de [broers] bestuurders waren. De statutaire naam van Bestfurn Oud is op 26 juni 2009 gewijzigd naar Johoho B.V.. Tegelijk met die naamswijziging is een nieuwe Bestfurn B.V. opgericht (hierna: Bestfurn Nieuw), met de [broers] als bestuurders en Johoho B.V. als enig aandeelhouder. De onderneming van Johoho B.V. werd ingebracht in Bestfurn Nieuw. In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is met ingang van 26 juni 2009 ‘The Chesterfield Brand’ als handelsnaam van Bestfurn Nieuw geregistreerd. 3.4. Sinds 2013 wordt de onderneming van de [broers] gevoerd door Innovantes B.V., waarvan de statutaire naam thans luidt: Chesterfield B.V. (gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 1). Bestuurder en enig aandeelhouder van Chesterfield B.V. is Part of Britain (gedaagde in conventie, eiseres in reconventie sub 3). De [broers] (gedaagden in conventie, eisers in reconventie sub 4 en 5) zijn ieder aandeelhouder en bestuurder van Part of Britain middels hun holdingvennootschappen Sued B.V. en Berkanso B.V.. 3.5. In 2007 hebben de [broers] een woord/beeldmerk voor hun Chesterfield-meubels ontworpen en laten registreren op naam van Bestfurn Oud. Het betreft een ovaalvormige goudkleurige schijf met stippen aan de rand en in het midden daarvan de woorden “The Chesterfield Brand” (hierna: het beeldmerk, zie ook de afbeeldingen weergegeven onder 3.23). 3.6. Vanaf 2007 heeft Bestfurn Oud een aantal domeinnamen geregistreerd met daarin de naam The Chesterfield Brand, waaronder de domeinnaam www.thechesterfieldbrand.com. In 2009 zijn de domeinnamen die op dat moment op naam van Johoho B.V. (voorheen Bestfurn Oud) stonden, waaronder www.thechesterfieldbrand.com, ingebracht in Bestfurn Nieuw. De domeinnaam www.thechesterfieldbrand.com wordt thans gebruikt om door te verwijzen naar de website www.nl.chesterfield.com die de [broers] gebruiken voor hun onderneming. 3.7. In 2008-2009 kwamen de [broers] via hun bedrijfsadviseur [naam 4] (hierna: [naam 4] ) in contact met [naam 1] . De [broers] zochten aanvullende financiële middelen voor de groei van hun onderneming in leren meubels. [naam 1] had interesse in (gebruik van) het beeldmerk voor de (leren) tassen van Makorian c.s. en was bereid een lening te verstrekken. 3.8. Op 27 mei 2009 hebben Dutchbag B.V. (hierna: Dutchbag) en Bestfurn Oud de vennootschap Beeldmerk B.V. (hierna: Beeldmerk) opgericht. [naam 1] is daarbij opgetreden in de hoedanigheid van mededirecteur van Dutchbag. De [broers] traden op in hun hoedanigheid van gezamenlijke directeuren van Bestfurn Oud. [naam 1] enerzijds en de [broers] anderzijds hielden ieder indirect 50% van de aandelen in het kapitaal van Beeldmerk. 3.9. In de Akte van Oprichting van Beeldmerk (hierna: de Akte van Oprichting) is onder meer het volgende bepaald: “Artikel 2 De vennootschap heeft als doel het exploiteren van intellectuele eigendomsrechten alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn.” 3.10. In de Akte van Oprichting is in de slotbepalingen onder de kop “Overeenkomst tot storting” opgenomen dat Bestfurn Oud 5% van de bij haar geplaatste cumulatief preferente aandelen mocht volstorten door inbreng van een zelfstandig deel van haar onderneming en dat die inbreng bij afzonderlijke akte nader zou worden geëffectueerd. 3.11. De afspraken over die inbreng uit de Akte van Oprichting zijn integraal opgenomen in de eveneens op 27 mei 2009 opgestelde Akte van Inbreng Beeldmerk B.V. (hierna: de Akte van Inbreng). De afspraken over storting en inbreng luiden, voor zover hier van belang, als volgt: “OVEREENKOMST TOT STORTING De Inbrenger en de Vennootschap verklaarden voorts dat blijkens voormelde akte van oprichting ten behoeve van de Vennootschap werd overeengekomen: B. OVEREENKOMST TOT STORTING 1. Wijze van storting: a. Namens de bij deze akte opgerichte vennootschap (hierna te noemen: de vennootschap) is met de oprichters overeengekomen dat zij de bij hen geplaatste gewone aandelen zullen volstorten in geld. Deze storting heeft plaatsgevonden (…) Namens de vennootschap is met gemelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Bestfurn (hierna in dit artikel verder te noemen: de oprichtster of de inbrengster ) overeengekomen dat de oprichtster de bij haar geplaatste vijf procent (5%) cumulatief preferente aandelen zal volstorten door inbreng in de vennootschap van een zelfstandig onderdeel van de door haar voor eigen rekening gedreven onderneming, welk onderdeel betreft een onderneming die intellectuele eigendomsrechten exploiteert, en welke inbreng derhalve omvat alle activa van deze onderneming (waaronder met name begrepen de tot het vermogen van de onderneming behorende intellectuele eigendomsrechten) en onder de verplichting voor de vennootschap alle passiva van die onderneming voor haar rekening te nemen, een en ander zoals vermeld op de hierna sub 3.a gemelde inbrengbalans (…) (…) 3. Inbrengcontrole: a. a) de oprichtster zal een beschrijving opstellen, omvattende: - de inbrengbalans, met daarop vermeld de in te brengen activa en passiva, en de daaraan toegekende waarde, alsmede - de daarbij toegepaste waarderingsmethoden (…)” 3.12. Verder is, voor zover hier van belang, in de Akte van Inbreng het volgende bepaald: “LEVERING De Inbrenger verklaarde bij deze ter voldoening van haar uit de hiervoor aangehaalde overeenkomst tot storting bestaande verplichting tot volstorting van de bij haar geplaatste vijf procent (5%) cumulatief preferente aandelen te leveren aan de Vennootschap, die verklaarde in levering te aanvaarden: een zelfstandig onderdeel van de per heden voor rekening van de Inbrenger gedreven onderneming, welk onderdeel betreft een onderneming die intellectuele eigendomsrechten exploiteert, en welke inbreng derhalve omvat alle activa van deze onderneming (waaronder met name begrepen de tot het vermogen van de onderneming behorende intellectuele eigendomsrechten) en onder de verplichting voor de vennootschap alle passiva van die onderneming voor haar rekening te nemen, met inachtneming van de hierboven aangehaalde bepalingen en één en ander conform de hierboven bedoelde beschrijving. De Vennootschap verklaarde de geleverde activa aan te nemen en de verplichting ten-aanzien van de passiva te aanvaarden.” En voorts: “MERKRECHTEN 1.

(…) Nu een kort verslag van het gesprek zoals ik dit heb waargenomen op dd: 04 juni 2020. Voor mij was het op een paar punten een duidelijk gesprek: 1. [naam 1] gaf aan geen verkoop of deelverkoop van het beeldmerk The Chesterfield Brand te willen. 2. [naam 2] gaf aan geen verkoop of deelverkoop van de domeinnamen en emailadressen te willen. 3. Samenwerken met 1 Merk BV of andere constructie is geen optie. Wat is verder in grote lijnen besproken: (…)  Er is een overeenkomst over het gebruik van het merk The Chesterfield Brand, maar er is geen gemeenschappelijke uitstraling en juist daarin kunnen partijen elkaar versterken. (…)” 3.33. Per e-mailbericht van 6 juli 2020 reageert [naam 1] hierop als volgt: “Hallo [naam 5] Nogmaals dank voor jouw E-mail. We hebben over dit thema deze morgen uitgebreid gesproken. We zijn alleen geïnteresseerd in www.thechesterfieldbrand.com Al het andere is voor ons niet noodzakelijk. Laten we binnenkort even weer samen zitten. 3.34. Uiteindelijk is geen nadere/nieuwe samenwerking tussen Makorian c.s. en Chesterfield c.s. van de grond gekomen. 3.35. Op 31 maart 2021 heeft (de advocaat van) Makorian c.s. bij aangetekende brief de Licentieovereenkomst opgezegd. Chesterfield c.s. werd gesommeerd de inbreuk op “de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het merk THE CHESTERFIELD BRAND en de handelsnaam Chesterfieldbags” te staken en gestaakt te houden. Tot slot werd Chesterfield c.s. gesommeerd om alle door Chesterfield c.s. geregistreerde domeinnamen aan Makorian c.s. over te dragen. 3.36. Partijen zijn naar aanleiding van deze brief met elkaar in contact getreden, maar bereikten - ondanks pogingen daartoe - geen overeenstemming, waarna Makorian c.s. een kortgedingprocedure aanhangig maakte bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord Nederland, locatie Assen. De mondelinge behandeling vond plaats op 6 april 2022. 3.37. Op 14 april 2022 heeft (de advocaat van) Chesterfield c.s. een brief gezonden aan (de advocaat van) Makorian c.s. met onder meer de volgende inhoud: “Uw opmerking dat mijn cliënten het beeldmerk zonder recht of titel zouden gebruiken indien de licentieovereenkomst niet meer geldig zou zijn, is onjuist. Ik verwijs naar artikel 8.2 van die overeenkomst, welk artikel juist bedoeld is om werking te hebben in de situatie dat de licentieovereenkomst niet meer geldig is. Op dat artikel heb ik mij ook in de procedure uitdrukkelijk beroepen.” 3.38. De kortgedingprocedure heeft geresulteerd in een vonnis van 18 mei 2022, waarin de vorderingen van Makorian c.s. zijn afgewezen bij gebrek aan voldoende spoedeisend belang en omdat - kort gezegd - het geschil zich niet leende voor beoordeling in kort geding. 3.39. Vervolgens is Makorian c.s. de onderhavige bodemprocedure gestart.

In conventie 4.1. Makorian c.s. vordert voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: I. voor recht te verklaren dat Chesterfield c.s. door haar handelswijze inbreuk maakt op de THE CHESTERFIELD BRAND woord/beeldmerken, alsmede dat zij inbreuk maakt op de handelsnaamrechten van Webbags en Makorian B.V.; II. Chesterfield c.s. te veroordelen tot het staken en gestaakt houden van het gebruik van de onder I genoemde THE CHESTERFIELD BRAND merken en de hieraan gerelateerde domeinnamen; III. Chesterfield c.s. te veroordelen de domeinnaam thechesterfieldbrand.com binnen 10 werkdagen na wijzen van het vonnis over te (doen) dragen aan Makorian Holding B.V.; IV. onder de voorwaarde dat de rechtbank oordeelt dat de tussen [naam 1] en de [broers] gesloten selectieve licentieovereenkomst niet rechtsgeldig is opgezegd, de tussen [naam 1] en de [broers] gesloten selectieve licentieovereenkomst te ontbinden; V. Chesterfield c.s. hoofdelijk te veroordelen in de volledige proceskosten van Makorian c.s. op de voet van art. 1019h Rv, de griffierechten en gerechtsdeurwaarderskosten, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening. 4.2. Makorian c.s. baseert haar vorderingen, zo begrijpt de rechtbank, op (i) tekortkomingen door de [broers] in de nakoming van verplichtingen onder de Licentieovereenkomst, althans onrechtmatig handelen en (ii) merkinbreuk en handelsnaaminbreuk door de andere gedaagden. 4.3. Makorian c.s. stelt daartoe ten eerste dat het gebruik van de domeinnaam www.thechesterfieldbrand.com door Chesterfield c.s. aan haar als merkhouder voorbehouden gebruik is, zoals bedoeld in artikel 2.20 lid 2 aanhef en sub d BVIE (en voor wat betreft het Uniemerk: in verbinding met artikel 17 lid 2 UMVo en artikel 6:162 BW). Makorian c.s. beroept zich op artikel 2.20 lid 2 aanhef en sub a en b BVIE respectievelijk artikel 9 lid 2 sub a en b UMVo (voor wat betreft haar Uniemerk), voor zover moet worden aangenomen dat het domeinnaamgebruik door Chesterfield c.s. beschouwd moet worden als gebruik van een teken voor waren of diensten. Als het gebruik van de domeinnaam www.thechesterfieldbrand.com door Chesterfield c.s. moet worden beschouwd als handelsnaamgebruik, dan geldt volgens Makorian c.s. dat zij dat handelsnaamgebruik op deze zelfde gronden kan verbieden. Het gebruik dat Chesterfield c.s. van bedoelde domeinnaam maakt, kwalificeert dus als wanprestatie onder (artikel 6.2 van) de licentieovereenkomst door de [broers] en als merkinbreuk door de andere gedaagden, zo begrijpt de rechtbank het standpunt van Makorian c.s.. 4.4. Daarnaast is volgens Makorian c.s. - zo begrijpt de rechtbank voorts - sprake van inbreuk op haar handelsnaamrechten, door het gebruik dat Chesterfield B.V., Chesterfield Licentie en Part of Britain maken van de domeinnaam www.thechesterfieldbrand.com. Voor wat betreft de [broers] is het gebruik van die domeinnaam in strijd met artikel 6.2 van de Licentieovereenkomst, althans kwalificeert dit als onrechtmatige daad, zo stelt Makorian c.s.. 4.5. Verder heeft Makorian c.s. aangevoerd dat Makorian Holding de Licentieovereenkomst wegens niet-nakoming van artikel 6.2 daarvan door de [broers] op 31 maart 2021 met onmiddellijke ingang heeft opgezegd. Voor zover die opzegging niet rechtsgeldig zou zijn, is volgens Makorian c.s. sprake van een grond voor ontbinding en zij vordert in dat geval ontbinding van de Licentieovereenkomst in rechte. 4.6. Ten slotte stelt Makorian c.s. dat Chesterfield c.s. de domeinnaam www.thechesterfieldbrand.com heeft ingebracht in Beeldmerk. Chesterfield c.s. heeft ten onrechte de domeinnaam niet op naam van Beeldmerk laten stellen, terwijl de vereisten voor overdracht van artikel 3:84 BW wel zijn vervuld. Makorian Holding is als rechtsopvolgster van Beeldmerk eigenaar van de domeinnaam geworden en Chesterfield c.s. is daarom gehouden deze aan Makorian Holding over te dragen, aldus Makorian c.s.. Nu zij dit niet doet en de domeinnaam gebruikt om door te linken naar hun eigen website(s), handelt zij onrechtmatig jegens Makorian c.s.. 4.7. Chesterfield c.s. voert verweer. Zij concludeert tot niet-ontvankelijkheid van Makorian c.s. in haar vorderingen dan wel tot afwijzing van die vorderingen, met uitvoerbaar bij voorraad te verklaren veroordeling van Makorian c.s. in de kosten van deze procedure op grond van artikel 1019h Rv, vermeerderd met de nakosten en de wettelijke rente. 4.7. Op de standpunten van partijen zal, voor zover voor de beoordeling van belang, hierna nader worden ingegaan. In reconventie 4.8. Chesterfield c.s. vordert voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: 1. voor recht te verklaren dat gedaagden in conventie, tevens eisers in reconventie, althans de [broers] , gerechtigd zijn tot het gebruik van het beeldmerk en het woordmerk ‘The Chesterfield Brand’; 2. voor recht te verklaren dat gedaagden in conventie, tevens eisers in reconventie, althans de [broers] , onafgebroken een onderneming voeren onder de handelsnaam ‘The Chesterfield Brand’, startend in het jaar 2006 en derhalve rechthebbenden zijn op die handelsnaam. Een en ander met veroordeling van Makorian c.s. in de kosten van deze procedure op grond van artikel 1019h Rv, vermeerderd met de nakosten en de wettelijke rente. 4.9. Aan haar vorderingen legt Chesterfield c.s. het volgende ten grondslag. Bij de oprichting van Beeldmerk heeft Chesterfield c.s. niet de handelsnaam The Chesterfield Brand of de domeinnaam www.thechesterfieldbrand.com overgedragen aan/ingebracht in Beeldmerk. Chesterfield c.s. heeft haar onderneming in de verkoop en productie van Chesterfield meubels ononderbroken voortgezet onder de handelsnaam The Chesterfield Brand en met gebruikmaking van de domeinnaam www.thechesterfieldbrand.com. Nadat Beeldmerk was ontbonden, heeft Chesterfield c.s. daarnaast op grond van artikel 8.2 van de Licentieovereenkomst het recht verworven om het beeldmerk en het woordmerk “The Chesterfield Brand” zonder voorbehoud te blijven gebruiken. 4.10. Makorian c.s. voert verweer. Zij concludeert tot ontzegging van de vorderingen aan Chesterfield c.s., met uitvoerbaar bij voorraad te verklaren veroordeling van Chesterfield c.s. in de overeenkomstig artikel 1019h Rv begrote kosten van deze procedure, vermeerderd met de wettelijke rente. 4.11. Op de stellingen en weren van partijen wordt hierna nader ingegaan, voor zover dit voor de beoordeling nodig is.

Bevoegdheid in conventie en in reconventie 5.1. De rechtbank is op grond van de artikelen 123 lid 1, 124 onder a en 125 lid 1 UMVo en artikel 3 Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk (internationaal en relatief) bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen in conventie van Makorian c.s. voor zover deze zijn gebaseerd op het Uniemerk, nu Chesterfield c.s. gevestigd/woonachtig zijn in Nederland. Voor zover de vorderingen in conventie zijn gebaseerd op de Benelux-merken en/of het Benelux-deel van de internationale merken, kan de rechtbank (internationale en relatieve) bevoegdheid ontlenen aan artikel 4.6 lid 1 BVIE, nu Chesterfield c.s. gevestigd zijn in Nederland en de gestelde inbreuk (mede) in dit arrondissement plaatsvindt. Ten aanzien van de vorderingen in reconventie is de rechtbank eveneens (internationaal en relatief) bevoegd op grond van de artikelen 123 lid 1, 124 onder d en 125 lid 1 UMVo en artikel 3 Uitvoeringswet dan wel artikel 4.6 lid 4 BVIE. 5.2. Voor zover de vorderingen van partijen gegrond zijn op de gestelde inbreuk op handelsnaamrechten, wanprestatie en onrechtmatig handelen, is de rechtbank (relatief) bevoegd omdat partijen (ter zitting) een forumkeuze voor de rechtbank Den Haag hebben gemaakt. Verdere beoordeling in conventie Vooraf 5.3. In deze procedure hebben in conventie vier eisende partijen vijf partijen gedagvaard op verschillende grondslagen. Omdat de rechtbank komt tot afwijzing van alle vorderingen in conventie, zal zij niet steeds onderscheid maken tussen de verschillende eisers en gedaagden in relatie tot de grondslagen van de vorderingen en de door eisers ingeroepen merk- en handelsnaamrechten. Geen rechtsverwerking 5.4. Als meest verstrekkende verweer heeft Chesterfield c.s. zich beroepen op rechtsverwerking. Zij voert daartoe aan dat Makorian c.s. in de periode van 2009 tot 2021 jarenlang het gebruik van de handelsnaam The Chesterfield Brand en de domeinnaam www.thechesterfieldbrand.com heeft gedoogd. Makorian c.s. heeft betwist dat sprake is van rechtsverwerking. 5.5. De rechtbank stelt voorop dat voor een succesvol beroep op rechtsverwerking sprake moet zijn van bijzondere omstandigheden op grond waarvan bij de wederpartij gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de rechthebbende zijn aanspraak niet meer geldend zal maken, of waardoor de positie van de wederpartij onredelijk verzwaard of benadeeld zou worden, indien het recht alsnog geldend wordt gemaakt. Dat van dergelijke omstandigheden dan wel verzwaring/benadeling sprake is, heeft Chesterfield c.s. niet toegelicht. De rechtbank zal het beroep op rechtsverwerking daarom passeren. Wat is ingebracht in Beeldmerk? 5.6. Niet in geschil is dat de domeinnaam www.thechesterfieldbrand.com thans op naam staat van de [broers] , althans van één van de door hen gecontroleerde vennootschappen. Om te kunnen beoordelen of Chesterfield c.s. door gebruik van de domeinnaam www.thechesterfieldbrand.com inbreuk maakt op de merkrechten en/of handelsnaamrechten van Makorian Holding, dan wel handelen in strijd met de Licentieovereenkomst of anderszins onrechtmatig, moeten eerst vragen worden beantwoord over de inhoud en strekking van de Akte van Inbreng. Makorian c.s. stelt immers dat met de Akte van Inbreng behalve merkrechten ook de handelsnaam The Chesterfield Brand en de eigendom van de domeinnaam www.thechesterfieldbrand.com zijn ingebracht in Beeldmerk. Chesterfield c.s. betwist dat en betoogt dat de Akte van Inbreng alleen merkrechten betrof en dat zij de handelsnaam en de domeinnaam heeft behouden. De rechtbank overweegt hierover als volgt. 5.7. De uitleg van (een onderdeel van) een op schrift gestelde overeenkomst moet plaatsvinden met toepassing van de zogenoemde Haviltex-maatstaf. De vraag hoe in een dergelijke overeenkomst de verhouding van partijen is geregeld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een taalkundige uitleg van de bepalingen van die overeenkomst. Het komt aan op de betekenis die partijen in de gegeven omstandigheden van het geval over en weer redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en op hetgeen zij in dat opzicht redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij zijn alle omstandigheden van het geval van belang, in hun onderlinge samenhang bezien. Ook gedragingen van partijen na het sluiten van de overeenkomst kunnen van belang zijn voor de aan die overeenkomst te geven uitleg. Uitleg Akte van Inbreng en Inbrengbeschrijving 5.8. Bij de oprichting van Beeldmerk is (zoals ook weergegeven onder 3.10-3.11) afgesproken dat Bestfurn Oud een deel van haar stortingsplicht niet in geld hoefde te voldoen. In de Akte van Inbreng is vastgelegd dat Bestfurn Oud aan een deel van haar stortingsplicht zal voldoen door inbreng in Beeldmerk van een deel van de door Bestfurn Oud gedreven onderneming. Over wat die inbreng behelst, vermeldt de Akte van Inbreng: “(…) welke inbreng derhalve omvat alle activa van deze onderneming (waaronder met name begrepen de tot het vermogen van de onderneming behorende intellectuele eigendomsrechten) (…)” 5.9. Partijen zijn verdeeld over de vraag wat moet worden verstaan onder “alle activa van deze onderneming”. 5.10. Aan de Akte van Inbreng is de Inbrengbeschrijving gehecht (integraal weergegeven onder 3.14), waarin staat: “De waarde van de in te brengen onderneming is naar de toestand van 1 mei 2009 bepaald op € 200.000, welke bedrag gelijk is aan de stortingsplicht. Voor de berekening van de waarde van deze rechten hebben de volgende zaken als uitgangspunt gediend. Het merk Chesterfield is wereldwijd bekend en de inbrenger heeft de rechten op dit merk verkregen. De beide oprichters, Bestfurn BV en Dutchbag BV, dan wel aan hen gelieerde vennootschappen, zijn voornemens op de beeldrechten te gaan gebruiken op meubels respectievelijk tassen. Daarnaast zijn er gevorderde plannen om de rechten ook in andere sectoren te exploiteren. Uitgaande van de in de branche gebruikelijke percentages en te behalen omzetten is de waarde van het recht bepaald op € 200.000. De inbreng is als volgt:” Hierna volgt een opsomming van twee Benelux beeldmerkregistraties, een Uniebeeldmerkregistratie, een internationale modelrechtinschrijving van het “beeldmerk “Chesterfield Design”” en een aanvraag voor een Amerikaans copyright “voor het beeldmerk Chesterfield design”. 5.11. Uit de tevens aan de Akte van Inbreng gehechte accountantsverklaring (zie onder 3.13) blijkt dat de in de Inbrengbeschrijving weergegeven “diverse rechten inzake “the Chesterfield Brand”” ten minste worden gewaardeerd op een bedrag gelijk aan de stortingsplicht waaraan Bestfurn Oud middels de inbreng van die rechten voldeed. 5.12. Onder de activa van de ingebrachte onderneming vallen volgens de tekst van de Akte van Inbreng “met name” “de tot het vermogen van de onderneming behorende intellectuele eigendomsrechten”. Hieronder zouden ook handelsnaamrechten kunnen vallen. Uit de tekst van de Inbrengbeschrijving blijkt naar het oordeel van de rechtbank echter niet dat met het door Bestfurn Oud ingebrachte onderdeel van haar onderneming iets anders is bedoeld dan de in de Inbrengbeschrijving genoemde drie beeldmerken en een modelrecht en copyright aanvraag met betrekking tot het ontwerp van het beeldmerk.

5.53. Het voorgaande leidt tot ertoe dat de onder I gevorderde verklaring voor recht en het onder II gevorderde stakingsbevel zullen worden afgewezen. In reconventie 5.54. In reconventie vordert Chesterfield c.s. een verklaring voor recht dat zij gebruik mag maken van “het beeldmerk en het woordmerk ‘The Chesterfield Brand’”(I), en een verklaring voor recht dat zij vanaf 2006 ononderbroken een onderneming heeft gevoerd onder de handelsnaam The Chesterfield Brand en derhalve rechthebbende is van die handelsnaam (II). 5.55. Voor zover de reconventionele vordering onder I tot uitgangspunt neemt dat Chesterfield c.s. ingevolgde artikel 8.2 van de Licentieovereenkomst zonder voorbehoud het recht heeft (verworven) op gebruik van de Chesterfieldmerken, is dat uitgangspunt onjuist. Hiervoor is immers geoordeeld dat Makorian Holding en de [broers] de Licentieovereenkomst hebben voortgezet, zodat het recht op gebruik van de Chesterfieldmerken door Chesterfield c.s. is beperkt tot het in de Licentieovereenkomst aan de [broers] toegekende gebruik. De gevorderde verklaring voor recht zal daarom in beperktere vorm worden toegewezen. 5.56. De onder II gevorderde verklaring voor recht zal, gelet op hetgeen hiervoor (onder 5.45) is geoordeeld, eveneens in beperktere vorm worden toegewezen. Proceskosten In conventie en reconventie 5.57. Makorian c.s. zal, als de in conventie geheel en in reconventie grotendeels in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de proceskosten van Chesterfield c.s.. Chesterfield c.s. maakt aanspraak op vergoeding van haar (volledige) proceskosten zoals bedoeld in artikel 1019h Rv. 5.58. Over de begroting van de omvang van die kosten overweegt de rechtbank als volgt. De rechtbank heeft in deze zaak vragen van (contract)uitleg moeten beantwoorden en vragen over de status van de Licentieovereenkomst. Niettemin is de rechtbank van oordeel dat de procedure, zowel in conventie als in reconventie, in de kern ziet op de handhaving van rechten van intellectuele eigendom (hierna: IE), en dus valt binnen het toepassingsbereik van artikel 1019h Rv. Partijen zijn daar eveneens van uit gegaan. 5.59. Om de toewijsbaarheid van de opgevoerde advocaatkosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven voor advocaatkosten worden geacht redelijk en evenredig te zijn. De onderhavige zaak valt naar het oordeel van de rechtbank onder de categorie ‘normaal na aanvullende conclusiewisseling’ met een maximumtarief van € 20.000,00. Nu de declaraties van Chesterfield c.s. hoger zijn dan dit maximumtarief, komen zij tot dit maximum voor toewijzing in aanmerking. Het meer gevorderde honorarium zal worden afgewezen. 5.60. Het toe te wijzen bedrag aan advocaatkosten wordt vermeerderd met het door Chesterfield c.s. betaalde griffierecht van € 676,00 en de nakosten die worden begroot op het bedrag genoemd in het liquidatietarief civiel (per 1 februari 2024: € 278,00 voor de procedure in conventie en in reconventie). Daarmee komt het totaalbedrag van de aan Chesterfield c.s. te vergoeden proceskosten op: - griffierecht € 676,00 - salaris advocaat € 20.000,00 - nakosten € 278,00 (plus de verhoging zoals vermeld in de beslissing) Totaal € 20.954,00 5.61. De wettelijke rente over de proceskosten zal worden toegewezen zoals weergegeven in het dictum. 5.62. Nu dat onbestreden is gevorderd, zal dit vonnis voor zover het betreft de veroordelingen tot betaling van de proceskosten en de (daarover) verschuldigde wettelijke rente, uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

De rechtbank in conventie 6.1. wijst de vorderingen van Makorian c.s. af; in reconventie 6.2. verklaart voor recht dat de [broers] gerechtigd zijn tot het gebruik van de Chesterfieldmerken, zoals vastgelegd in de Licentieovereenkomst; 6.3. verklaart voor recht dat de [broers] de handelsnaam ‘The Chesterfield Brand’ onafgebroken hebben gebruikt voor hun onderneming in de verkoop en productie van Chesterfield meubelen en aanverwante artikelen voor woninginrichting, startend in het jaar 2006, en dat deze handelsnaam thans wordt gevoerd door Chesterfield B.V.; 6.4. wijst het meer of anders gevorderde af; in conventie en reconventie 6.5. veroordeelt Makorian c.s. in de proceskosten van € 20,954,00, te betalen binnen veertien dagen na aanschrijving daartoe, te vermeerderen met € 92,00 plus de kosten van betekening als Makorian c.s. niet tijdig aan de veroordelingen voldoet en het vonnis daarna wordt betekend; 6.6. veroordeelt Makorian c.s. tot betaling van de wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW over de proceskosten als deze niet binnen veertien dagen na aanschrijving zijn betaald; 6.7. verklaart dit vonnis voor wat betreft de onder 6.5 en 6.6 genoemde beslissingen uitvoerbaar bij voorraad. Dit vonnis is gewezen door mr. L. Kelkensberg, bijgestaan door mr. E.E. de Vos, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 11 september 2024. De informatie uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel die Chesterfield c.s. als GP14 heeft overgelegd betreft een vennootschap met (ook) de statutaire naam Dutchbag B.V., die is opgericht op 7 april 2021 met KvK-nummer 8245844. De Dutchbag B.V. die op 27 mei 2009 medeoprichter van Beeldmerk was, had - blijkens de Akte van Oprichting van Beeldmerk - KvK-nummer 04039544 en is ontbonden op 8 juni 2016. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen). Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk. Burgerlijk Wetboek. Hoge Raad 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4158. Vgl. HR 12 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX5572. Zie HR 2 februari 2018, ECI:NL:HR:2018:141, r.o. 3.6.2. HvJ EG 11 september 2007, zaaknr. C-17/06, ECLI:EU:C:2007:497 (Céline SARL tegen Céline SA). Handelsnaamwet.

Tot de ingebrachte onderneming behoort de gerechtigdheid van de navolgende merkrechten: Het Benelux-beeldmerk ‘The Chesterfield Brand’, ingeschreven in het Merkenregister van het Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder nummer 853148, van welke inschrijving een kopie als bijlage aan deze akte zal worden gehecht; Het Benelux-beeldmerk ‘The Chesterfield Brand’, ingeschreven in het Merkenregister van het Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder nummer 838311, van welke inschrijving een kopie als bijlage aan deze akte zal worden gehecht; Het Europese beeldmerk ‘The Chesterfield Brand’, ingeschreven in het Merkenregister van het communautair Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt onder nummer 6718233, van welke inschrijving een kopie als bijlage aan deze akte zal worden gehecht; Het internationaal geregistreerde beeldmerk ‘Chesterfield Dessin’, voor de Europese Unie en Zwitserland, Internationale modelinschrijving DM/070 800, van welke inschrijving een kopie als bijlage aan deze akte zal worden gehecht; De Amerikaanse Copyright voor het beeldmerk ‘Chesterfield Dessin’ met aanvraagnummer 1-24WVRR, welke aanvraag op heden nog niet is gehonoreerd. 2. De onderhavige akte kwalificeert – voor wat betreft de levering van de onder 1. omschreven merkrechten – als een tot levering bestemde akte als bedoeld in artikel 3:95 van het Burgerlijk Wetboek. BEVESTIGING VOLSTORTING De Vennootschap verklaarde nog dat de oprichtster van de Vennootschap middels de onderhavige inbreng heeft voldaan aan haar verplichting tot volstorting van de op heden bij haar geplaatste aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en verleent hierbij kwijting voor de verplichting tot inbreng. BESCHRIJVING EN ACCOUNTANTSVERKLARING De comparanten verklaren dat is voldaan aan het bepaalde in artikel 204 a leden 1 en 2 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, waarvan blijkt uit aanhechting aan deze akte van de beschrijving en accountsverklaring in kopie.” 3.13. In de aan de Akte van Inbreng gehechte, op 26 mei 2009 ondertekende, accountantsverklaring staat onder meer: “Accountantsverklaring ex artikel 2:204a lid 2 BW Opdracht Wij hebben kennis genomen van de inhoud van de door de (mede)oprichter van Beelmerk BV opgestelde beschrijving d.d. 26 mei 2009 inzake de voorgenomen inbreng ter volstorting op de door de vennootschap bij hem te plaatsen aandelen (…). De beschrijving heeft betrekking op diverse rechten inzake “Het Chesterfield Brand”. (…) (…) Oordeel Naar ons oordeel is de waarde van de in de beschrijving weergegeven voorgenomen inbreng, zoals beschreven naar de toestand per 1 mei 2009, (…) ten minste gelijk is aan het bedrag van de stortingsplicht ad € 200.000 waaraan met de voorgenomen inbreng moet worden voldaan. (…)” 3.14. Als bijlage bij de Akte van Inbreng is tevens een op 26 mei 2009 door [naam 2] namens Bestfurn Oud ondertekende “Inbrengbeschrijving Beeldmerk BV (ex artikel 204 a Boek 2 BW)” gevoegd (hierna: de Inbrengbeschrijving). De Inbrengbeschrijving luidt als volgt: 3.15. Een inbrengbalans zoals genoemd in artikel B.3.a van de Akte van Oprichting (tevens opgenomen in de Akte van Inbreng, zie onder 3.11.), is nooit opgesteld. 3.16. Op 23 oktober 2012 hebben de [broers] , handelend als gezamenlijk bevoegde directeuren van Johoho B.V. (‘Verkoper’), hun aandelen in Beeldmerk verkocht aan de vennootschap van [naam 1] , Dutchbag (‘Koper’). Beeldmerk is in de overeenkomst gedefinieerd als ‘de Vennootschap’. 3.17. In de Akte van Koop en Levering Aandelen is onder meer het volgende opgenomen: (GARANTIES INZAKE) MERKENRECHTEN Artikel 3. 1. Verkoper garandeert dat de Vennootschap volledig en exclusief rechthebbende is van de navolgende merkenrechten: a. het Benelux woord-/beeldmerk 'The Chesterfield Brand', ingeschreven in het Merkenregister van het Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder nummer 0853148; b. het Benelux woord-/beeldmerk 'The Chesterfield Brand', ingeschreven in het Merkenregister van het Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder nummer 0838311; c. het Benelux woordmerk 'The Chesterfield Brand', ingeschreven in het Merkenregister van het Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder nummer 0857930; d. het Europees woord-/beeldmerk 'The Chesterfield Brand', ingeschreven in het Merkenregister van het communautair Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt onder nummer 006718233; e. het internationaal geregistreerde woord-/beeldmerk 'The Chesterfield Brand' voor China, de Europese Unie, IJsland, Oekraïne en Wit-Rusland, (gedeeltelijk) ingeschreven onder nummer 1002163; f. het internationaal geregistreerde woordmerk 'The Chesterfield Brand' voor Azerbeidzjan, China, de Europese Unie, IJsland, Kazachstan, Oekraïne, Oezbekistan en Wit-Rusland, (voorlopig) ingeschreven onder nummer 1007317; waarvan blijkt uit een overzicht verstrekt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Novagraaf Nederland B.V., van welk overzicht een kopie als Bijlage 1. aan de Akte zal worden gehecht; Voornoemde woord-/beeldmerken hierna, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, ook te noemen: de Merkenrechten.” 3.18. In artikel 3.3 van de Akte van Koop en Levering Aandelen is opgenomen dat tussen partijen een selectieve licentieovereenkomst zal worden gesloten: “3. Partijen zijn overeengekomen dat onmiddellijk na ondertekening van de Akte een selectieve licentieovereenkomst inzake (onder meer) de Merkenrechten zal worden gesloten tussen de Vennootschap als licentiegever en de heer [naam 3] en de heer [naam 2] , (…) als licentienemer, (…) overeenkomstig het concept van de selectieve licentieovereenkomst waarvan een kopie als Bijlage 2 aan de Akte zal worden gehecht.” 3.19. Tussen Beeldmerk als Licentiegever, Dutchbag als aandeelhouder van Beeldmerk en de [broers] als Licentienemer is een (ongedateerde) licentieovereenkomst gesloten.

De opsomming van die rechten in de Inbrengbeschrijving is immers limitatief geformuleerd. De aan de Akte van Inbreng gehechte accountantsverklaring is ook alleen gebaseerd op de in die Inbrengbeschrijving genoemde rechten, die naar het oordeel van de accountant de waarde van de door Bestfurn Oud uit te voeren storting van € 200.000,- hadden. 5.13. Met Chesterfield c.s. is de rechtbank het voorts eens dat de naam van de door Dutchbag en Bestfurn Oud opgerichte vennootschap “Beeldmerk B.V.” ook niet wijst in de richting van het standpunt van Makorian c.s., dat in die vennootschap naast de in de Inbrengbeschrijving vermelde rechten betreffende het beeldmerk ook handelsnaamrechten en de eigendom van een domeinnaam zijn ingebracht. 5.14. Daarnaast hecht de rechtbank voor de beantwoording van de vraag wat met “alle activa van deze onderneming” is bedoeld, waarde aan de reden waarom in 2009 Beeldmerk is opgericht; de [broers] zochten aanvullende financiële middelen en [naam 1] was bereid een lening te verstrekken. [naam 1] was in ruil daarvoor, zoals hij ter zitting ook heeft verklaard, geïnteresseerd in het leermerk van de [broers] en wilde dat gaan gebruiken voor zijn tassen. Dit leermerk van de [broers] was het beeldmerk (zie 3.5) dat op dat moment op naam stond van Bestfurn Oud. Deze achtergrond draagt naar het oordeel van de rechtbank ook bij aan de uitleg die Chesterfield c.s. geeft aan de Akte van Inbreng en de Inbrengbeschrijving, namelijk dat van de kant van de [broers] /Bestfurn Oud alleen de in de Inbrengbeschrijving genoemde rechten met betrekking tot het beeldmerk zijn ingebracht in Beeldmerk. Daartoe behoren niet handelsnaamrechten met betrekking tot de naam The Chesterfield Brand en evenmin de eigendom van de domeinnaam www.thechesterfieldbrand.com. 5.15. Bij de beantwoording van de vraag wat partijen in 2009 hebben bedoeld met “alle activa van deze onderneming” weegt de rechtbank ook mee dat partijen er in de (veel) latere gesprekken/correspondentie over een verdergaande/nieuwe samenwerking steeds vanuit zijn gegaan dat het recht op de domeinnaam www.thechesterfieldbrand.com bij Chesterfield c.s. was gebleven. Zie de expliciete correspondentie daarover, aangehaald onder 3.25-3.28 en 3.32-3.33. Hieruit blijkt naar het oordeel van de rechtbank niet, zoals Makorian c.s. nu stelt, dat zij sinds 2009 in de veronderstelling verkeerde dat zij de domeinnaam reeds bezat. Pas bij brief van 31 maart 2021 heeft Makorian c.s. het standpunt ingenomen dat de domeinnaam aan Beeldmerk zou zijn overgedragen en dat Makorian Holding als rechtsopvolgster van Beeldmerk aanspraak kon maken op die domeinnaam. 5.16. Ten slotte constateert de rechtbank, met Chesterfield c.s., dat Makorian c.s. zich in de periode van 2009 tot 2021 ook niet tegen het gebruik van de domeinnaam www.thechesterfieldbrand.com en evenmin tegen gebruik van de handelsnaam The Chesterfield Brand door (de onderneming van) de [broers] heeft verzet, terwijl onbetwist is dat Makorian c.s. van dat gebruik op de hoogte was. Ook dit wijst erop dat Makorian c.s. er niet van uit ging dat zij rechten kon doen gelden op de domeinnaam en/of de handelsnaam. Tussenconclusie 5.17. De rechtbank is van oordeel dat uit hetgeen is komen vast te staan over de voorgeschiedenis van de oprichting van Beeldmerk, uit de tekst van de Akte van Inbreng (die voor wat betreft het hier relevante gedeelte identiek is aan de tekst van de Akte van Oprichting, zie onder 3.11) en van de Inbrengbeschrijving, in samenhang met de gedragingen van partijen na de oprichting van Beeldmerk, niet blijkt dat partijen bij de oprichting van Beeldmerk in 2009 de bedoeling hebben gehad om ook andere activa dan de in de Inbrengbeschrijving genoemde rechten met betrekking tot het beeldmerk in Beeldmerk in te brengen. Dat leidt tot de conclusie dat alleen die rechten door Bestfurn Oud zijn ingebracht in Beeldmerk, en niet tevens handelsnaamrechten ten aanzien van de naam The Chesterfield Brand. 5.18. Uit de Akte van Inbreng en/of de Inbrengbeschrijving vloeit om dezelfde reden ook niet de verplichting van Bestfurn Oud/de [broers] voort om de eigendom van de domeinnaam www.thechesterfieldbrand.com aan Beeldmerk over te dragen. Het niet overdragen van die domeinnaam door Chesterfield c.s. is dan ook geen tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst en is evenmin onrechtmatig jegens Makorian c.s.. Dit betekent dat de vordering onder III van Makorian c.s. tot overdracht van de domeinnaam zal worden afgewezen. Status Licentieovereenkomst 5.19. Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van merkinbreuk, handelsnaaminbreuk, wanprestatie dan wel overig onrechtmatig handelen door Chesterfield c.s., is vervolgens de status van de Licentieovereenkomst van belang. Beide partijen stellen zich (thans) op het standpunt dat de Licentieovereenkomst niet meer geldig is, maar verschillen van mening over de oorzaak en ingangsdatum van die situatie en over de gevolgen ervan. De rechtbank overweegt daarover als volgt. Geen geldige opzegging door Makorian c.s. 5.20. Makorian c.s. stelt dat zij de Licentieovereenkomst rechtsgeldig heeft opgezegd per 31 maart 2021, omdat Chesterfield c.s. in strijd met artikel 6.2 van die overeenkomst handelde. 5.21. De rechtbank laat voor nu in het midden wie precies partij zijn bij de Licentieovereenkomst en komt daar later (onder 5.39 en 5.40) op terug. Hoe dan ook volgt uit artikel 8.1 van de Licentieovereenkomst dat beide partijen de Licentieovereenkomst konden beëindigen op de in dit artikel opgenomen gronden. De rechtbank begrijpt de stelling van Makorian c.s. aldus, dat zij op 31 maart 2021 de Licentieovereenkomst heeft opgezegd op grond van artikel 8.1 onder d van de Licentieovereenkomst, te weten de situatie dat: “de andere partij in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt die te wijten is aan opzet of grove schuld van die andere partij.” 5.22. Uit hetgeen hierna aan de orde komt, zal blijken dat de rechtbank van oordeel is dat van handelen in strijd met de Licentieovereenkomst dan wel inbreukmakend handelen dan wel overig onrechtmatig handelen door Chesterfield c.s. geen sprake is. Dit leidt ertoe dat de opzegging op 31 maart 2021 niet rechtsgeldig was. Onbesproken kan daarmee blijven of met artikel 8.1 onder d van de Licentieovereenkomst bedoeld wordt dat een enkele tekortkoming in de nakoming van de Licentieovereenkomst al een onrechtmatige daad zoals daar bedoeld oplevert, of schending van artikel 6.2 van de Licentieovereenkomst een dergelijke onrechtmatige daad is, en of sprake is geweest van opzet of grove schuld van Chesterfield c.s.. Geen grond voor ontbinding door Makorian c.s. 5.23. Bij gebreke van een tekortkoming in de nakoming van de Licentieovereenkomst aan de zijde van de [broers] strandt ook de onder IV voorwaardelijk ingestelde vordering van Makorian c.s., dat de Licentieovereenkomst alsnog zal worden ontbonden. Geen gebruiksrecht Chesterfield c.s. op grond van artikel 8.2 van de Licentieovereenkomst 5.24. Chesterfield c.s. heeft betoogd dat de Licentieovereenkomst is geëindigd doordat Beeldmerk is opgehouden te bestaan.

In die licentieovereenkomst (hierna: de Licentieovereenkomst) is onder meer het volgende opgenomen: “1. Definities De weergegeven termen en bepalingen zullen in deze Overeenkomst de volgende betekenis hebben, tenzij uit de context anders voortvloeit: (…) Merk: The Chesterfield Brand (specifiek) Gebied: het toepassingsgebied betreft de woninginrichting branche in het gebied waarvoor Licentiegever merkbescherming heeft of heeft aangevraagd of gaat aanvragen Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van Licentiegever of aan haar gelieerde ondernemingen uit octrooi, handelsmerk of andersoortige rechten van intellectuele eigendom, al dan niet verbandhoudende met of geïncorporeerd in de specifiek Merk- gerelateerde producten (…) 2Selectie en verkoopbevordering 2.1. Licentiegever benoemt hierbij Licentienemer als haar selectieve Licentienemer voor de Merk-gebonden artikelen in het Gebied onder de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst en Licentienemer aanvaardt deze benoeming. (…) 6Intellectuele eigendom 6.1. Licentienemer erkent dat de Intellectuele Eigendomsrechten eigendom zijn van Licentiegever of met haar verbonden ondernemingen. 6.2. Licentienemer zal geen (handels)naam, merk, symbool of ander intellectueel eigendomsrecht gebruiken dat gelijk is aan, lijkt op of inbreuk maakt op de Intellectuele Eigendomsrechten tenzij Licentiegever haar voorafgaande schriftelijke toestemming aan Licentienemer heeft gegeven. (…) 7Aanvang en duur van de overeenkomst 7.1. De Overeenkomst gaat in op datum van ondertekening en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd waarbij de eerste 25 jaar er geen licentievergoeding betaald hoeft te worden en daarna er automatische een vergoeding zal plaatsvinden volgends de volgende indeling: - bij een omzet < 1.000.000 3% vergoeding over de omzet - bij een omzet > 1.000.000 < 2.000.000 2% vergoeding over de omzet - bij een omzet > 2.000.000 1% vergoeding over omzet 8(Tussentijdse) beëindiging 8.1. In afwijking van hetgeen is bepaald in lid 7 van deze overeenkomst en onverminderd al haar andere rechten en vorderingen kan elke partij deze Overeenkomst tussentijds, zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen middels schriftelijke kennisgeving indien zich één van de volgende gevallen voordoet: a. een der contractpartijen is geliquideerd of overleden b. de andere partij is in staat van faillissement verklaard, aan haar is, al dan niet voorlopig, surséance van betaling verleend danwel er is een regeling getroffen met schuldeisers of de andere partij heeft anderszins het vrije beheer of de vrije beschikking over (een gedeelte van) haar vermogen verloren; c. de andere partij heeft buiten faillissement of surséance haar schuldeisers een akkoord aangeboden; d. de andere partij in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt die te wijten is aan opzet of grove schuld van die andere partij. 8.2. Indien de Licentieovereenkomst door een van bovengenoemde gevallen aangaande Licentiegever wordt beëindigd, is Licentienemer gerechtigd zonder voorhoud het Merk te blijven voeren voor het Gebied. 9Diversen (…) 9.2. Licentiegever is gerechtigd te allen tijde haar rechten en verplichtingen (of rechtsverhouding) uit deze overeenkomst aan ondernemingen die deel uitmaken van de groep waartoe Licentiegever behoort over te dragen, zonder de voorafgaande goedkeuring van Licentienemer. Dit artikel is tevens van toepassing indien Licentiegever haar rechten en verplichtingen (of rechtsverhouding) uit deze Overeenkomst overdraagt aan derden niet behorende tot de groep waartoe Licentiegever behoort, op voorwaarde dat in dat geval de belangen van de Licentienemer in voldoende mate zijn gewaarborgd (het contract loopt onder dezelfde voorwaarden door). (…)” 3.20. Op 8 juni 2016 is Dutchbag ontbonden. 3.21. Op 3 oktober 2016 heeft Beeldmerk middels een Deed of Assignment diverse merkrechten overgedragen aan Makorian Holding. In de Deed of Assignment is tussen Beeldmerk als Assignor en Makorian Holding als Assignee het volgende overeengekomen: “The Assignor hereby assigns to the Assignee, as the latter hereby accepts, all rights to the trademarks and designs: Benelux Registration number 0853148 word/device mark THE CHESTERFIELD BRAND Registration number 0838311 word/device mark THE CHESTERFIELD BRAND Registration number 0857930 word mark THE CHESTERFIELD BRAND European Union Registration number 006718233 word/device mark THE CHESTERFIELD BRAND International Registration number 1002163 word/device mark THE CHESTERFIELD BRAND Registration number 1007317 word mark THE CHESTERFIELD BRAND for the countries and the goods and/or services covered by the above registrations.” 3.22. Op 21 juni 2017 is Beeldmerk ontbonden.

Zij beroept zich hierbij op artikel 8.1 sub a, welke bepaling hier nogmaals wordt aangehaald: “8.1. In afwijking van hetgeen is bepaald in lid 7 van deze overeenkomst en onverminderd al haar andere rechten en vorderingen kan elke partij deze Overeenkomst tussentijds, zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen middels schriftelijke kennisgeving (onderstreping rechtbank) indien zich één van de volgende gevallen voordoet: a. een der contractpartijen is geliquideerd of overleden (…)” 5.25. Het gevolg hiervan is volgens Chesterfield c.s. dat zij zonder voorbehoud gerechtigd is de Chesterfieldmerken te blijven gebruiken. Zij beroept zich in dat verband op artikel 8.2 van de Licentieovereenkomst, hier ook nogmaals weergegeven: “8.2. indien de Licentieovereenkomst door een van bovengenoemde gevallen aangaande Licentiegever wordt beëindigd , is Licentienemer gerechtigd zonder voorhoud het Merk te blijven voeren voor het Gebied.” 5.26. Nu de merkrechten van Beeldmerk zijn overgedragen aan een vennootschap die evenals Beeldmerk wordt beheerst door [naam 1] , kan Chesterfield c.s. zich ook jegens Makorian c.s. beroepen op artikel 8.2 van de Licentieovereenkomst, aldus Chesterfield c.s. 5.27. Makorian c.s. heeft tegen het beroep van Chesterfield c.s. op artikel 8.1 en 8.2 ingebracht dat Makorian Holding de positie van Beeldmerk onder de Licentieovereenkomst heeft overgenomen, en dat zich dus niet de situatie voordoet zoals bedoeld in artikel 8.1 sub a. en 8.2. Makorian c.s. stelt daartoe dat Makorian Holding de rechtsopvolgster is van de licentiegever, Beeldmerk, althans dat Beeldmerk haar rechten en verplichtingen aan Makorian Holding heeft overgedragen en dat Makorian Holding nu, in haar hoedanigheid van houder van de Chesterfieldmerken, moet worden aangemerkt als de nieuwe licentiegever van Chesterfield c.s.. Daartoe verwijst Makorian c.s. naar artikel 9.2 van de Licentieovereenkomst. Voor de leesbaarheid wordt ook artikel 9.2 hier herhaald: “Licentiegever is gerechtigd te allen tijde haar rechten en verplichtingen (of rechtsverhouding) uit deze overeenkomst aan ondernemingen die deel uitmaken van de groep waartoe Licentiegever behoort over te dragen, zonder de voorafgaande goedkeuring van Licentienemer. Dit artikel is tevens van toepassing indien Licentiegever haar rechten en verplichtingen (of rechtsverhouding) uit deze Overeenkomst overdraagt aan derden niet behorende tot de groep waartoe Licentiegever behoort, op voorwaarde dat in dat geval de belangen van de Licentienemer in voldoende mate zijn gewaarborgd (het contract loopt onder dezelfde voorwaarden door).” 5.28. Chesterfield c.s. betoogt dat Makorian c.s. geen beroep toekomt op contractoverneming in de zin van artikel 9.2 van de Licentieovereenkomst. Zij wijst erop dat in dit geval de in artikel 6:159 lid 1 BW bedoelde akte ontbreekt en dat aan de [broers] ook niet gevraagd is om medewerking bij de contractoverneming door Makorian Holding. De rechtbank overweegt hierover als volgt. 5.29. Tussen partijen is niet in geschil dat de (ongedateerde) Licentieovereenkomst in oktober 2012 is gesloten tussen Beeldmerk als merkhouder en Dutchbag enerzijds en de [broers] anderzijds. Tussen partijen is ook niet (meer) in geschil dat Beeldmerk op 3 oktober 2016 haar merkrechten heeft overgedragen aan Makorian Holding. De rechtbank zal nu eerst ingaan op de vraag of ook de (rechten en verplichtingen onder de) Licentieovereenkomst door contractoverneming is (zijn) overgegaan van Beeldmerk naar Makorian Holding. 5.30. In artikel 6:159 BW is bepaald dat een partij bij een overeenkomst haar rechtsverhouding tot de wederpartij met medewerking van deze laatste kan overdragen aan een derde, bij een tussen haar en de derde opgemaakt akte. Daardoor gaan alle rechten en verplichtingen over op de derde. Het bepaalde in artikel 6:156 BW, over schuldoverneming, is van overeenkomstige toepassing verklaard op contractoverneming. Ingevolge artikel 6:159 lid 3 BW jo 6:156 lid 1 BW kan een wederpartij de vereiste medewerking ook bij voorbaat verlenen. In artikel 6:156 lid 1 BW is daarover bepaald: “Heeft de schuldeiser bij voorbaat zijn toestemming tot een schuldoverneming gegeven, dan vindt de overgang plaats, zodra de schuldenaar tot overeenstemming is gekomen met de derde en partijen de schuldeiser schriftelijk van de overneming kennis hebben gegeven.” 5.31. Naar het oordeel van de rechtbank kan hetgeen is vastgelegd in artikel 9.2 van de Licentieovereenkomst worden beschouwd als medewerking bij voorbaat van de licentienemer aan contractoverneming. Die medewerking bij voorbaat gold voor zowel overdracht binnen de groep van licentiegever als buiten de groep, mits de belangen van licentienemer voldoende zouden zijn gewaarborgd. Dat dat laatste bij contractoverneming door Makorian Holding niet het geval zou zijn, is gesteld noch gebleken. 5.32. Nu de [broers] als licentienemer middels artikel 9.2 van de Licentieovereenkomst bij voorbaat toestemming hebben gegeven voor een contractoverneming, geldt dat de overgang van rechten en plichten van Beeldmerk plaats zou vinden op het moment dat overdrager en overnemer (in casu Beeldmerk en Makorian Holding) tot overeenstemming zouden zijn gekomen én zij de wederpartij (in casu de boers Hoogeveen) schriftelijk van de overneming kennis zouden hebben gegeven. 5.33. Chesterfield c.s. heeft onbetwist aangevoerd dat zij er pas van op de hoogte raakte dat Makorian Holding houder was geworden van de eerder door Beeldmerk gehouden merkrechten en dat Makorian Holding zich pas jegens Chesterfield c.s. presenteerde als nieuwe licentiegever, toen zij op 16 oktober 2019 een concept licentieovereenkomst ontving van door [naam 1] ingeschakelde notarissen, met daarin Makorian Holding als licentiegever. De rechtbank is van oordeel dat (eerst) op dat moment was voldaan aan de voor contractoverneming - ingevolge de artikelen 6:159 lid 3 jo 6:156 lid 1 BW - vereiste kennisgeving. 5.34. Dan resteert de vraag of is voldaan aan het akte-vereiste van artikel 6:159 lid 1 BW. Voor zover Makorian c.s. heeft bedoeld te stellen dat de Deed of Assignment van 3 oktober 2016 kwalificeert als de voor contractoverneming vereiste akte, gaat de rechtbank daar niet in mee. Dat ook de (rechten en plichten voortvloeiend uit de) Licentieovereenkomst is (zijn) overgenomen door Makorian Holding volgt immers niet zonder meer uit het feit dat de merkrechten van Beeldmerk aan Makorian Holding zijn overgedragen. De tekst van de onder 3.21 aangehaalde Deed of Assignment van 3 oktober 2016 wijst daar ook niet op. In deze procedure is van het bestaan van een (andere) akte tussen Beeldmerk en Makorian Holding over de overdracht van rechten en plichten onder de Licentieovereenkomst niet gebleken. Nu het hier gaat om een constitutief vereiste voor contractoverneming betekent dat, dat van een geldige contractoverneming door Makorian Holding geen sprake is. De rechtbank komt daarmee toe aan de vraag of Chesterfield c.s. een beroep toekomt op het gebruiksrecht zoals beschreven in artikel 8.2 van de Licentieovereenkomst. 5.35. Met de ontbinding en liquidatie van Beeldmerk op 21 juni 2017 was sprake van een situatie zoals bedoeld in artikel 8.1 sub a van de Licentieovereenkomst; Beeldmerk (en niet Makorian Holding) was Licentiegever, en Beeldmerk was geliquideerd. 5.36. In de processtukken van de kortgedingprocedure die partijen hebben gevoerd in 2022 en in de onder 3.37 aangehaalde brief van mr. De Hoop aan mr. Smeltekop van 14 april 2022 wordt een beroep gedaan op artikel 8.2 van de Licentieovereenkomst.

De liquidatie van de rechtspersoon is diezelfde dag beëindigd en de rechtspersoon is op 20 juli 2017 uitgeschreven uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel wegens het niet meer aanwezig zijn van bekende baten. 3.23. Makorian Holding is thans houdster van de volgende merkregistraties (hierna: de Chesterfieldmerken): Merk Soort merk Inschrijvings-nummer Territorium Klassen Inschrijvings-datum Gecombineerd woord-/beeldmerk 838311 Benelux 20, 35, 37 14-02-2008 Gecombineerd woord-/beeldmerk 853148 Benelux 18, 20, 25 12-01-2009 THE CHESTERFIELD BRAND Woordmerk 1391847 Benelux 14, 18, 20, 25 4-6-2019 THE CHESTERFIELD BRAND Woordmerk 857930 Benelux 18, 25 11-5-2009 THE CHESTERFIELD BRAND Woordmerk 1007317 Internationaal 18, 25 9-6-2009 Gecombineerd woord-/beeldmerk 1002163 Internationaal 18, 25 23-4-2009 THE CHESTERFIELD BRAND Woordmerk 1496532 Internationaal 14, 18, 20, 25 18-6-2019 Gecombineerd woord-/beeldmerk 6718233 Europese Unie 20, 35, 37 24-8-2009 3.24. In de periode tussen 2018 en 2021 is tussen [naam 1] en de [broers] gesproken en gecorrespondeerd over verdergaande samenwerking met betrekking tot de Chesterfieldmerken en de domeinnaam www.thechesterfieldbrand.com. Onder meer is gesproken over een gezamenlijke landingspagina, waarop verwijzingen naar de respectievelijke webwinkels van partijen zouden komen te staan. 3.25. Op 14 januari 2019 heeft [naam 2] een e-mailbericht gestuurd aan [naam 1] met daarin een voorstel voor mogelijke samenwerking. [naam 2] schreef onder meer het volgende: “Ha [naam 1] , Ik kom zoals beloofd nog even terug op de landingspagina. (…) Jij bezit het beeldmerk The Chesterfield Brand echter deze is zonder de domeinnaam in principe niks waard. Wij hebben het gebruik hiervan tot aan mijn dood (ik ben pas 45 en topfit) van het merk "the chesterfield brand "voor de totale woninginrichtingsbranche zonder verdere vergoeding etc. Ik heb je een redelijke tijd terug gevraagd of we het merk voor de helft terug konden kopen, je had hier geen interesse in. Je hebt mij vrij recent gevraagd of wij de domeinen van thechesterfieldbrand aan je wilden verkopen, hier hebben wij geen interesse in. Ik geloof nog steeds in nauwere samenwerking waarbij we elkaar absoluut zouden kunnen helpen. Wat nog een optie zou kunnen zijn is dat we de helft van ons beider bezit, voor jouw is dat het beeldmerk the chesterfield brand en voor ons alle domeinnamen van the chesterfield brand , chesterfield brand en chesterfield bags tegen elkaar ruilen. Oftewel we brengen dit opnieuw in in een gezamelijke ip bv en krijgen allebei 50% van de aandelen of wat voor constructie dan ook maar. Kosten van het beeldmerk blijven voor jou, kosten voor de domeinnamen blijven voor ons. De domeinnamen zijn er een dikke 100 stuks van alle mogelijke landen. Op deze manier worden we gelijkwaardig op alle gebieden en kunnen we elkaar echt vooruit helpen. (…) Mocht je interesse hebben dan kunnen we koffie gaan drinken in Spier, geen interesse dan gaan we verder zoals we nu beiden bezig zijn en laten we alles zoals het nu is (…)” 3.26. Op 25 februari 2019 heeft [naam 1] het e-mailbericht van [naam 2] beantwoord met: “Mijn collega’s houden het liever zoals het nu is”. 3.27. Op 5 april 2019 heeft [naam 2] in een e-mailbericht naar [naam 1] onder meer geschreven: “Om die reden zou ik je willen vragen om nogmaals na te denken of je het eigendom van de helft van het beeldmerk wil ruilen tegen de helft van het eigendom van de domeinnamen zoals eerder besproken. Je ruilt op dat moment de helft van het eigendom van een beeldmerk waar je niks mee doet, tegen de helft van het eigendom van een hele reeks domeinnamen die hoe dan ook belangrijk voor jullie zijn of worden.” 3.28. [naam 1] heeft daarop op 6 april 2019 als volgt gereageerd: “Hier zijn mijn jongens het niet mee eens, [naam 2] , ik heb wel interesse in de Domein naam www.thechesterfieldbrand.nl plus de rest maar is voor ons geen noodzaak.” 3.29. Op 16 oktober 2019 heeft mr. Doorman (kandidaat-notaris bij Trip) op verzoek van [naam 1] een concept licentieovereenkomst tussen Makorian Holding als licentiegever en de [broers] als licentienemer toegestuurd aan de [broers] .

Ook in de onder 3.30-3.31 aangehaalde e-mails van de heer [naam 4] van 31 oktober en 20 november 2019 aan de door [naam 1] ingeschakelde notarissen wordt gerefereerd aan (de werking van) artikel 8.2 van de Licentieovereenkomst. En wellicht doelt ook [naam 2] hierop in zijn e-mail aan [naam 1] van 14 januari 2019 (zie onder 3.25), waarin hij schrijft dat hij tot zijn dood zonder vergoeding het gebruik van “het merk "the chesterfield brand "” heeft. De rechtbank leest echter in geen van deze uitingen de wil of bedoeling van de [broers] om de Licentieovereenkomst te beëindigen. In tegendeel: in de e-mail van 20 november 2019 wordt gesproken over “de bestaande overeenkomst”. Daarnaast blijkt uit de e-mail van 17 juni 2020 van [naam 5] (zie onder 3.32) dat de [broers] er tijdens het gesprek over mogelijke vormen van samenwerking met betrekking tot de Chesterfieldmerken en de domeinnaam www.thechesterfieldbrand.com op 4 juni 2020 vanuit gingen dat de licentieovereenkomst nog bestond. In het verslag staat immers: “Er is een overeenkomst over het gebruik van het merk The Chesterfield Brand”. Niet gesteld of gebleken is dat de [broers] op een ander moment een schriftelijke kennisgeving van beëindiging hebben verzonden zoals in artikel 8.1, aanhef voorgeschreven. 5.37. Voor zover Chesterfield c.s. heeft bedoeld te betogen dat met het intreden van de in artikel 8.1 sub a bedoelde situatie (te weten: de liquidatie van Beeldmerk), de Licentieovereenkomst automatisch eindigde, gaat de rechtbank daar niet in mee. Uit de tekst van de relevante bepalingen van de Licentieovereenkomst blijkt dat artikel 8.2 aan de orde is als de Licentieovereenkomst wordt beëindigd in één van de gevallen genoemd in artikel 8 lid 1. In artikel 8.1 staat dat partijen de Licentieovereenkomst kunnen beëindigen “middels schriftelijke kennisgeving” als een van de onder a tot en met d genoemde gevallen zich voordoet. Zoals gezegd is niet gebleken dat de [broers] op enig moment een dergelijke schriftelijke kennisgeving hebben gestuurd. Niet aan Beeldmerk en ook niet aan [naam 1] , die de Licentieovereenkomst destijds namens Beeldmerk en diens aandeelhouder Dutchbag heeft ondertekend en die namens de door hem gecontroleerde vennootschappen steeds de contactpersoon is geweest voor de [broers] in kwesties aangaande de Chesterfieldmerken. Chesterfield c.s. kan zich, gelet op dit alles, niet beroepen op artikel 8.2 van de Licentieovereenkomst. 5.38. Naar het oordeel van de rechtbank leidt de situatie dat enerzijds de Licentieovereenkomst niet middels contractoverneming is overgegaan van Beeldmerk naar Makorian Holding en dat anderzijds de Licentieovereenkomst niet door de [broers] ex artikel 8.1 is beëindigd (en artikel 8.2 dus geen toepassing vindt), tot het volgende. 5.39. Makorian Holding is houder van de Chesterfieldmerken en heeft zich voor de [broers] kenbaar sinds 16 oktober 2019 (zie onder 5.33) gepresenteerd als licentiegever. De [broers] gingen er ook na die datum vanuit dat de Licentieovereenkomst nog bestond (zie ook 5.36). Voorts betoogt Chesterfield c.s. in deze procedure dat zij zich jegens Makorian c.s. kan beroepen op (artikel 8.2 van) de Licentieovereenkomst, omdat “de merkrechten zijn overgedragen aan een vennootschap die weer wordt beheerst door de heer [naam 1] ”. Gelet op deze gedragingen en verklaringen van partijen over en weer, is de rechtbank van oordeel dat het ervoor moet worden gehouden dat Makorian Holding en de [broers] zijn overeengekomen dat zij de Licentieovereenkomst voortzetten, met Makorian Holding als merkhouder en licentiegever en de [broers] als licentienemer. Een licentieovereenkomst komt vormvrij tot stand en de wil gericht op het voortzetten van de licentieverhouding tussen voorheen Beeldmerk en Dutchbag enerzijds en de [broers] anderzijds blijkt uit hun gedragingen en verklaringen zoals in deze rechtsoverweging samengevat. Dat andersluidende afspraken dan hetgeen vastlag in de Licentieovereenkomst zijn gemaakt, is niet gesteld of gebleken. Tussenconclusie 5.40. Dit alles leidt tot de slotsom dat de Licentieovereenkomst tussen voorheen Beeldmerk en Dutchbag enerzijds en de [broers] anderzijds, thans bestaat tussen Makorian Holding als licentiegever en de [broers] als licentienemer. Chesterfield c.s. is niet op grond van artikel 8.2 van de Licentieovereenkomst zonder voorbehoud gerechtigd de Chesterfieldmerken te gebruiken, zoals zij betoogt. Het toegestane gebruik van de Chesterfieldmerken is beschreven in de Licentieovereenkomst (kortweg: gebruik in de woninginrichting branche). De Licentieovereenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan, waarbij de eerste 25 jaar geen licentievergoeding betaald hoeft te worden en daarna een vergoeding volgens de in artikel 7.1 vermelde staffel. De rechtbank is van oordeel dat daarbij uitgegaan moet worden van de oorspronkelijke ingangsdatum in oktober 2012, aangezien zij het ervoor houdt dat Makorian Holding en de [broers] zijn overeengekomen de Licentieovereenkomst tussen voorheen Beeldmerk en Dutchbag enerzijds en de [broers] anderzijds voort te zetten. Zoals iedere duurovereenkomst voor onbepaalde tijd, kan de Licentieovereenkomst - afgezien van de gevallen vermeld in artikel 8.1 - in beginsel door ieder van partijen worden opgezegd. Uit de eisen van redelijkheid en billijkheid kan voortvloeien dat opzegging slechts mogelijk is als daarvoor een voldoende zwaarwegende grond bestaat, dat een bepaalde opzegtermijn in acht moet worden genomen en/of dat opzegging gepaard moet gaan met het aanbod tot betaling van een (schade)vergoeding. Geen merkinbreuk of strijd met de Licentieovereenkomst door gebruik domeinnaam 5.41. De rechtbank komt nu toe aan de door Makorian c.s. gestelde inbreuk op de merkrechten van Makorian Holding en de in dat verband door de [broers] gepleegde wanprestatie, althans hun onrechtmatig handelen. 5.42. Makorian c.s. stelt dat de [broers] door het gebruik van de domeinnaam www.thechesterfieldbrand.com handelen in strijd met artikel 6.2 van de Licentieovereenkomst en dat de andere gedaagden inbreuk maken op haar merkrechten. Partijen zijn het erover eens dat de domeinnaam www.thechesterfieldbrand.com bij het gebruik daarvan door Chesterfield c.s., te weten om door te verwijzen naar haar website www.nl.chesterfield.com, kwalificeert als handelsnaam. De rechtbank kan in het midden laten of het gebruik dat Chesterfield c.s. maken van de domeinnaam www.thechesterfieldbrand.com kwalificeert als gebruik van een teken voor waren of diensten (artikel 2.20 lid 2, aanhef en onder a-c BVIE) dan wel als gebruik van een teken anders dan voor waren of diensten (artikel 2.20 lid 2, aanhef en onder d BVIE), gelet op het volgende. 5.43. In reactie op de gestelde merkinbreuk door gebruik van de domeinnaam www.thechesterfieldbrand.com (als handelsnaam) doet Chesterfield c.s. (onder meer) een beroep op artikel 2.23 lid 2 BVIE. Daarin is bepaald dat het uitsluitend recht op een merk niet het recht omvat zich te verzetten tegen het gebruik, in het economisch verkeer, van een overeenstemmend teken, dat zijn bescherming ontleent aan een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, indien en voor zover dat recht erkend is ingevolge de wettelijke bepalingen van één van de Benelux-landen. Chesterfield c.s. voert aan dat Makorian c.s. haar jongere merkrechten niet kan tegenwerpen aan Chesterfield c.s. vanwege haar oudere handelsnaamrechten. Er is volgens haar sprake van zowel voorgebruik van de handelsnaam ten opzichte van de merkrechten die Makorian c.s. inroept, als van voortgezet gebruik, zodat de handelsnaamrechten die Chesterfield c.s. sinds 2006 hebben verworven, nog altijd geldend zijn.

De rechtbank overweegt daarover als volgt. 5.44. Een handelsnaam is een recht van slechts plaatselijke betekenis zoals bedoeld in artikel 2.23 lid 2 BVIE en, voor wat betreft Uniemerken, artikel 138 leden 1 en 3 UMVo. 5.45. Tussen partijen staat vast dat de [broers] de handelsnaam The Chesterfield Brand in 2006 zijn gaan gebruiken voor hun onderneming in de verkoop en productie van Chesterfield meubels. Chesterfield c.s. heeft in dit verband archief-schermafbeeldingen van de website www.thechesterfieldbrand.com en facturen overgelegd, beide uit de periode 2008 tot en met 2021. De rechtbank is van oordeel dat zij daarmee voldoende heeft onderbouwd dat de [broers] sinds 2006 - ook na de inbreng van rechten met betrekking tot het beeldmerk in Beeldmerk in 2009 en na het sluiten van de Licentieovereenkomst in 2012 - tot heden ononderbroken de handelsnaam The Chesterfield Brand hebben gebruikt voor hun onderneming in de verkoop en productie van Chesterfield meubels. Op dit moment wordt die onderneming - naar Chesterfield c.s. onbetwist heeft gesteld - gevoerd door de vennootschap Chesterfield B.V.. Dat Chesterfield Licentie en/of Part of Britain de handelsnaam The Chesterfield Brand voeren of hebben gevoerd, is niet gesteld of gebleken. 5.46. Het voorgaande betekent dat het beroep van Chesterfield c.s. op artikel 2.23 lid 2 BVIE slaagt voor zover het Chesterfield B.V. betreft. Makorian c.s. kan Chesterfield B.V. niet op basis van haar merkrechten verbieden de domeinnaam www.thechesterfieldbrand.com te gebruiken als handelsnaam, nu die merkrechten dateren van 2008 en later en dus jonger zijn dan de handelsnaamrechten van Chesterfield B.V., die dateren van 2006. Nu niet vaststaat dat Chesterfield Licentie en/of Part of Britain de handelsnaam The Chesterfield Brand voeren of hebben gevoerd, is van merkinbreuk door (één van) hen evenmin sprake. Wanprestatie door de [broers] onder artikel 6.2 van de Licentieovereenkomst of onrechtmatig handelen is, nu van merkinbreuk geen sprake is, ook niet aan de orde. Geen handelsnaaminbreuk of strijd met de Licentieovereenkomst door gebruik domeinnaam 5.47. Makorian c.s. stelt daarnaast dat het gebruik van de domeinnaam www.thechesterfieldbrand door Chesterfield c.s. inbreuk maakt op haar handelsnaamrechten en dat de [broers] ook daardoor wanprestatie plegen onder artikel 6.2 van de Licentieovereenkomst, althans onrechtmatig handelen. 5.48. De rechtbank begrijpt dat Makorian c.s. zich (onder meer) op het standpunt stelt dat Makorian Holding handelsnaamrechten van Beeldmerk heeft verworven. Hiervoor (tussenconclusie in 5.17) is geoordeeld dat de handelsnaam The Chesterfield Brand bij de oprichting van Beeldmerk niet in die vennootschap is ingebracht. De rechtbank is van oordeel dat Beeldmerk ook niet op andere wijze een recht op die handelsnaam heeft verworven. In artikel 1 Hnw is immers bepaald dat een handelsnaam de naam is waaronder een onderneming word gedreven. Niet in geschil is dat Beeldmerk nooit onder de naam The Chesterfield Brand is opgetreden in het economisch verkeer. 5.49. Makorian c.s. menen dat het gebruik van de handelsnaam The Chesterfield Brand door Chesterfield c.s. ná de oprichting van Beeldmerk in juni 2009 moet worden toegerekend aan Beeldmerk (en thans aan Makorian Holding). Uit hetgeen hiervoor is overwogen (onder 5.45) over het gebruik van de handelsnaam The Chesterfield Brand, volgt dat het gebruik dat Chesterfield c.s. hebben gemaakt van de naam The Chesterfield Brand in de periode na 2009, moet worden beschouwd als gebruik als handelsnaam van de onderneming van de [broers] (thans: Chesterfield B.V.), en niet van de onderneming van Beeldmerk. Daarnaast zijn partijen het erover eens dat de Licentieovereenkomst alleen ziet op het gebruik van merkrechten. De [broers] kregen op basis van de Licentieovereenkomst niet tevens het gebruiksrecht ter zake van handelsnaamrechten van Beeldmerk (welke dat dan ook zouden zijn), zodat ook om die reden van het gestelde gebruik van de handelsnaam The Chesterfield Brand door Beeldmerk via haar licentienemer, geen sprake kan zijn. 5.50. De volgende vraag is, of Makorian c.s. zelf handelsnaamrechten kan doen gelden ten aanzien van de naam The Chesterfield Brand. In dat kader stelt de rechtbank voorop dat in artikel 5 Hnw is bepaald dat het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. 5.51. Makorian c.s. heeft aangevoerd dat Makorian B.V. sinds 2013 de handelsnaam The Chesterfield Brand gebruikt voor haar onderneming. Webbags zou dat sinds 2012 doen en sinds 2014 heel actief, door onder deze naam naar buiten te treden op social media en in advertenties. Wat daarvan ook zij, ook hier geldt dat de handelsnaamrechten van de [broers] ter zake van de naam The Chesterfield Brand dateren van 2006. Al aangenomen dat Makorian B.V. sinds 2013 en Webbags sinds 2012 of 2014 de naam The Chesterfield Brand als handelsnaam gebruiken voor hun ondernemingen; de handelsnaam van de onderneming van de [broers] , thans gebruikt door Chesterfield B.V., is ouder. Makorian c.s. kan Chesterfield c.s. het gebruik van de domeinnaam www.thechesterfieldbrand.com dus niet met een beroep op artikel 5 Hnw verbieden. 5.52. De conclusie is dat van handelsnaaminbreuk door gebruik van de domeinnaam www.thechesterfieldbrand.com geen sprake is. Daaruit vloeit voort dat de [broers] ook niet in strijd met artikel 6.2 van de Licentieovereenkomst en/of onrechtmatig hebben gehandeld.