ECLI:NL:RBDHA:2023:7492

RECHTBANK Den Haag Team Handel zaaknummer / rolnummer: C/09/640789 / HA ZA 22-1082 Vonnis van 31 mei 2023 in de zaak van SAMSUNG BIOEPIS NL B.V., te Delft, eiseres, advocaat mr. B.J. Berghuis van Woortman te Amsterdam, tegen de rechtspersoon naar buitenlands recht NOVARTIS AG, te Basel, Zwitserland, gedaagde, advocaat mr. R.M. Kleemans te Amsterdam. Partijen zullen hierna Samsung en Novartis genoemd worden. De zaak is voor Samsung inhoudelijk behandeld door mr. Berghuis van Woortman voornoemd en voor Novartis door mr. Kleemans voornoemd en mrs. A.H. van Duijn en S.P. Kloosterboer, advocaten te Amsterdam.

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 23 juni 2022 waarin Samsung verlof is verleend om te procederen volgens het versneld regime in octrooizaken (VRO); - de dagvaarding van 14 juli 2022 met producties EP01 t/m EP35; - de akte houdende vermindering van eis tevens akte houdende uitlaten proceskosten van Samsung van 30 november 2022 met producties EP36 t/m EP40; - de akte houdende antwoord uitlaten proceskosten van Novartis van 28 december 2022 met producties GP01 t/m GP03; - de akte houdende reactie nieuwe productie van 25 januari 2023 van Samsung; - de akte houdende antwoord reactieve akte van 8 februari 2023 van Novartis. 1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2.1. Op 21 november 2018 is Europees octrooi EP 2 869 813 B1 (hierna: EP 813 of het octrooi) voor “Syringe” aan Novartis verleend voor onder meer Nederland. Dit octrooi heeft betrekking op een gesteriliseerde voorgevulde glazen injectiespuit die een oplossing met ranibizumab bevat en die geschikt is voor intravitreale injectie. 2.2. Samsung heeft oppositie ingesteld tegen EP 813 bij het EOB. Bij beslissing van 7 april 2021 heeft de oppositiedivisie van het EOB het octrooi herroepen wegens toegevoegde materie ten opzichte van de oorspronkelijke aanvrage. Novartis heeft hoger beroep ingesteld tegen deze beslissing (zie verder onder 2.9). 2.3. Samsung heeft in de zomer van 2021 een handelsvergunning verkregen voor het in de handel brengen van een biosimilar van ranibizumab in de vorm van een oplossing voor intravitreale injectie onder de merknaam Byooviz. 2.4. Bij brief van 9 juli 2021 heeft Novartis Samsung gewezen op het bestaan van haar Europese en nationale octrooien (waaronder EP 813) voor voorgevulde injectiespuiten (pre-filled syringes) met anti-VEGF antagonisten (waaronder ranibizumab). Novartis heeft Samsung verzocht te bevestigen dat zij met het op de markt brengen van haar biosimilar ranibizumab-product deze octrooien van Novartis in alle relevante territoria zal respecteren en om uit te leggen waarom haar product geen inbreuk zal maken op deze octrooien, bijvoorbeeld omdat Byooviz niet als voorgevulde injectiespuit verkocht zal worden. 2.5. Op het verzoek van Samsung om drie weken later op de brief van 9 juli 2021 te mogen reageren, heeft Novartis bij brief van 26 juli 2021 aan Samsung onder meer bericht dat Novartis een tijdige reactie nodig heeft om haar octrooirechten zoals genoemd in haar brief van 9 juli 2021 te kunnen beschermen en zodanig dat eventuele voorlopige voorzieningsverzoek(en) ordelijk kunnen worden behandeld. 2.6. Bij brief van 2 augustus 2021 heeft Samsung Novartis erop gewezen dat haar handelsvergunning betrekking heeft op biosimilar ranibizumab in de vorm van een oplossing voor flacons voor het vullen van wegwerpspuiten (vial presentation) en niet op voorgevulde spuiten (pre-filled syringes), zodat de door Novartis in haar brief van 9 juli 2021 genoemde octrooien niet relevant zijn. 2.7. Bij brief van 3 augustus 2021 heeft Novartis Samsung verzocht om voorafgaande kennisgeving in het geval Samsung voorgevulde spuiten met ranibizumab op de markt wil gaan brengen die inbreuk zouden kunnen maken op de octrooirechten van Novartis zoals genoemd in haar brief van 9 juli 2021. 2.8. Bij brief van 12 augustus 2021 heeft Samsung Novartis bericht dat zij geen vertrouwelijke en gevoelige commerciële informatie of plannen met concurrenten deelt. Verder heeft Samsung erop gewezen dat de octrooien waarop Novartis zich heeft beroepen in haar brief van 9 juli 2021 alleen betrekking hebben op voorgevulde spuiten, terwijl Samsung geen handelsvergunning heeft voor voorgevulde spuiten, maar voor flacons. 2.9. Op 18 juli 2022 heeft Novartis haar hoger beroep tegen de beslissing van de oppositiedivisie ingetrokken, waarmee de beslissing definitief is geworden en EP 813 geacht wordt nooit te hebben bestaan.

3.1. Samsung heeft bij dagvaarding van 14 juli 2022 – samengevat en voor zover van belang – gevorderd dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis: het Nederlandse deel van octrooi EP 813 vernietigt; voor recht verklaart dat het product van Samsung (voorgevulde injectiespuiten met ranibizumab biosmilar onder de merknaam Byooviz) niet onder de beschermingsomvang van het Nederlandse deel van EP 813 valt; Novartis te veroordelen in de kosten van deze procedure in de zin van artikel 1019h Rv vermeerderd met nakosten en wettelijke rente. 3.2. Samsung heeft haar eis bij akte van 30 november 2022 verminderd in die zin dat zij – omdat Novartis haar hoger beroep tegen de beslissing van de oppositiedivisie heeft ingetrokken en EP 813 dus definitief herroepen is – alleen nog een veroordeling van Novartis in de proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv vordert. 3.3. Samsung legt hieraan het volgende ten grondslag. Vier dagen na het uitbrengen van de dagvaarding heeft Novartis haar hoger beroep tegen de beslissing van het EOB ingetrokken, waarmee EP 813 definitief is herroepen. Novartis heeft daarmee vrijwillig voldaan aan het gevorderde in onderhavige procedure. Volgens vaste rechtspraak geldt Novartis daarmee als de in het ongelijk gestelde partij die moet worden veroordeeld in de proceskosten. Samsung heeft de kosten van deze procedure niet nodeloos gemaakt, want op het moment van dagvaarden had zij (nog) een evident belang bij haar vorderingen tot vernietiging van het octrooi en een verklaring voor recht van niet-inbreuk. Novartis heeft immers gedreigd met een verbodsvordering, gebaseerd op onder meer EP 813 (zie de brieven van 9 en 26 juli 2021 genoemd in punt 2.4 en 2.5) toen Novartis bekend werd met het voornemen van Samsung om haar biosimilar ranibizumab product op de markt te brengen. Novartis heeft steeds de indruk gewekt zich te willen (blijven) beroepen op EP 813. Novartis heeft immers hoger beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositiedivisie om het octrooi te herroepen en heeft dit beroep niet ingetrokken naar aanleiding van nietigheidsprocedures tegen EP 813 in het Verenigd Koninkrijk. Gelet hierop is het onredelijk te verwachten dat Samsung Novartis eerst had gesommeerd om afstand te doen van EP 813 alvorens deze nietigheidsprocedure te starten. Verder stelt Samsung dat zij aanspraak maakt op vergoeding van haar volledige (redelijke en evenredige) proceskosten in de zin van art. 1019h Rv, omdat onderhavige procedure betrekking heeft op de handhaving van een intellectueel eigendomsrecht. Aangezien Novartis concreet heeft gedreigd met handhaving van haar octrooi jegens Samsung, kwalificeert onderhavige nietigheidsprocedure als een reactie op of een vooruitgeschoven verweer tegen een inbreukvordering en dus als handhaving van een intellectueel eigendomsrecht. 3.4. Novartis voert verweer strekkende tot afwijzing van de vordering en veroordeling van Samsung in de proceskosten volgens het liquidatietarief, vermeerderd met de wettelijke rente. Novartis stelt dat de kosten van onderhavige procedure voor rekening van Samsung moeten komen omdat zij deze kosten nodeloos heeft gemaakt. Op het moment dat Novartis haar hoger beroep bij het EOB introk (op 18 juli 2022) was zij nog niet bekend met onderhavige procedure. De dagvaarding is weliswaar op 14 juli 2022 betekend aan het parket van het OM, maar is pas aan Novartis betekend op 2 augustus 2022. Nog afgezien daarvan kan Novartis niet verweten worden dat zij haar hoger beroep niet eerder heeft ingetrokken omdat zij niet kon verwachten dat Samsung een vordering tot vernietiging van het Nederlandse deel van EP 813 zou instellen. Bij brief van 2 augustus 2021 heeft Samsung immers aangegeven dat de door Novartis genoemde octrooien (waaronder EP 813) (op dat moment) niet relevant waren omdat haar handelsvergunning ziet op biosimilar ranibizumab in flacons voor wegwerpspuiten en niet op voorgevulde spuiten. Een jaar later is Samsung zonder voorafgaande aankondiging onderhavige nietigheidsprocedure gestart. Novartis is echter niet bekend met een aanvraag van Samsung voor een handelsvergunning voor biosimilar ranibizumab in voorgevulde spuiten. Samsung heeft Novartis ook niet – zoals gebruikelijk – vooraf haar nietigheidsstandpunt ten aanzien van het Nederlandse deel van EP 813 kenbaar gemaakt noch Novartis in de gelegenheid gesteld om vrijwillig afstand van haar octrooi te doen. Als Samsung dat wel had gedaan, had onderhavige procedure (en de kosten daarvan) voorkomen kunnen worden. 3.5. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

Bevoegdheid 4.1. Samsung is deze procedure gestart teneinde een verklaring voor recht van niet-inbreuk op het octrooi te verkrijgen en de vernietiging daarvan te vorderen. De rechtbank is gelet daarop internationaal bevoegd om kennis te nemen van de thans nog resterende proceskostenvordering op grond van artikel 5 lid 3 en artikel 22 lid 4 EVEX II (Lugano II). De relatieve bevoegdheid berust op artikel 80 lid 1 sub a en lid 2 sub b ROW. Proceskosten 4.2. Partijen twisten slechts nog over de vraag wie van hen in de proceskosten dient te worden veroordeeld. De rechtbank is van oordeel dat in dit geval Samsung de kosten voor de procedure aan de zijde van Novartis dient te dragen. Samsung heeft op 14 juli 2022 vorderingen ingesteld tot vernietiging van het Nederlandse deel van EP 813 en een verklaring voor recht van niet-inbreuk op dit octrooi. Op 18 juli 2022 heeft Novartis haar hoger beroep tegen de beslissing van het EOB ingetrokken, waarmee EP 813 definitief is herroepen. Samsung heeft haar inbreuk- en nevenvorderingen vervolgens ingetrokken. Het feit dat Novartis na het uitbrengen van de dagvaarding vrijwillig afstand heeft gedaan van het octrooi, is in dit geval geen reden om haar gelijk te stellen aan een partij die vrijwillig voldoet aan het gevorderde en daarom als de in het ongelijk gestelde partij moet worden veroordeeld in de proceskosten. 4.3. Novartis is namelijk pas na het intrekken van het hoger beroep tegen de beslissing van het EOB op de hoogte geraakt van de dagvaarding van Samsung. Novartis had naar het oordeel van de rechtbank onder de gegeven omstandigheden ook niet kunnen vermoeden dat Samsung (op 14 juli 2022) een vordering tot nietigverklaring van het Nederlandse deel van EP 813 zou instellen. De correspondentie die partijen daarover hebben gehad dateert immers van een jaar eerder en toen heeft Samsung in reactie op brieven van Novartis van 9 en 26 juli 2021 laten weten dat zij een product op de markt ging brengen dat niet onder de beschermingsomvang van het octrooi valt (biosimilar ranibizumab in flacons voor wegwerpspuiten). Daarop heeft Novartis Samsung op 3 augustus 2021 enkel nog verzocht om voorafgaande kennisgeving in het geval Samsung (wel) voorgevulde spuiten met ranibizumab op de markt zou gaan brengen. Als de brieven van 9 en 26 juli 2021 (in dat licht) al kunnen worden opgevat als een (concrete) dreiging van Novartis tot handhaving van EP 813, had het op de weg van Samsung gelegen om (opnieuw) navraag te doen bij Novartis of zij voornemens was het Nederlandse deel van EP 813 in te roepen tegen Samsung. De enkele omstandigheid dat Novartis EP 813 in het verleden heeft verdedigd in oppositie en in een Engelse nietigheidsprocedure, maakt niet dat Samsung ervan uit kon gaan dat Novartis met het Nederlandse deel van EP 813 tegen enig product van Samsung zou opkomen. Gesteld noch gebleken is immers dat Samsung concrete plannen had om met een product op de markt te komen in voorgevulde spuiten, te minder dat Novartis daarvan op de hoogte was of kon zijn. 4.4. Samsung heeft nog aangevoerd dat zij in de dagvaarding met betrekking tot een ander, verwant octrooi (EP 3 381 444 B1), die (eveneens) op 14 juli 2022 aan Novartis is betekend, langs dezelfde route (ook bij het parket) heeft aangekondigd dat zij “voornemens is om ook tegen andere octrooien in de familie stappen te ondernemen”. Dit kan haar niet baten, nu de dagvaarding in de onderhavige nietigheidsactie ten aanzien van tegen EP 813, op dezelfde dag is betekend. 4.5. Door de dagvaarding van 14 juli 2022 uit te brengen zonder voorafgaand bericht aan Novartis, heeft Samsung dan ook het risico genomen de kosten daarvan nodeloos te maken en heeft Novartis kosten moeten maken om zich tegen een proceskostenveroordeling te verweren. 4.6. Samsung zal dan ook als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure aan de zijde van Novartis, zoals gevorderd op basis van het liquidatietarief. De kosten worden begroot op € 598,- aan salaris advocaat (1 punt x € 598,- (tarief II)) en € 676,- aan griffierecht, derhalve in totaal € 1.274,-. De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten wordt op na te melden wijze toegewezen.

De rechtbank 5.1. veroordeelt Samsung in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van Novartis begroot op € 1.274,-, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de vijftiende dag na de datum van dit vonnis tot aan de dag waarop het volledige bedrag is betaald; 5.2. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5.3. wijst af het meer of anders gevorderde. Dit vonnis is gewezen door mr. M. Knijff en in het openbaar uitgesproken op 31 mei 2023. Europees Octrooibureau Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ​Verdrag van 30 oktober 2007 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken Rijksoctrooiwet 1995 Liquidatietarief rechtbanken en gerechtshoven per 1 februari 2023, te raadplegen via https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/tarieven-kosten-vergoedingen/Paginas/Liquidatietarief-2023.aspx