ECLI:NL:RBDHA:2019:933

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/565043 / KG ZA 18-1316 Vonnis in kort geding van 5 februari 2019 in de zaak van de rechtspersoon naar vreemd recht ARPA INDUSTRIALE S.P.A., te Bra, Italië, eiseres, advocaat mr. L.E. Fresco te Amsterdam, tegen 1NOLTE KÜCHEN CENTER B.V., te Apeldoorn, 2. KEUKEN & BAD APELDOORN B.V., handelend onder de naam NOLTE KÜCHEN CENTER NO. 1, te Apeldoorn, 3. NOLTE KÜCHEN CENTER 3 B.V., te Apeldoorn, 4. NOLTE KÜCHEN CENTER 4 B.V., te Almere, 5. DE BESTE B.V., tevens handelend onder de naam KEUKENWARENHUIS.NL, te Woubrugge, 6. de rechtspersoon naar vreemd recht NOLTE KÜCHEN GMBH & CO. KG, te Löhne, Duitsland, gedaagden, advocaat mr. D.J.G. Visser te Amsterdam. Partijen zullen hierna Arpa en Nolte c.s. (enkelvoud) genoemd worden en gedaagden ook afzonderlijk Nolte Küchen Center, Nolte Küchen Center 1, Nolte Küchen Center 3, Nolte Küchen Center 4, KeukenWarenhuis.nl en Nolte Duitsland. De zaak is voor Arpa inhoudelijk behandeld door mr. Fresco voornoemd en mr. R. de Beer, advocaat te Amsterdam, en voor Nolte c.s. door mr. Visser voornoemd en mr. N.M. Ketelaar, advocaat te Amsterdam.

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: de dagvaardingen van 19 december 2018; het herstelexploot aangezegd aan Nolte Küchen Center 1 van 20 december 2018; de akte houdende overlegging producties van Arpa, ingekomen ter griffie op 20 december 2018, met productie 1 tot en met 14; het productieoverzicht van Nolte c.s., ingekomen ter griffie op 8 januari 2019, met productie 1 tot en met 17; de akte houdende overlegging aanvullende producties van Arpa, ingekomen ter griffie op 10 januari 2019, met productie 15 tot en met 20; de akte houdende overlegging productie van Arpa, ingekomen ter griffie op 14 januari 2019, met productie 21; het aanvullende kostenoverzicht van Arpa, ingekomen ter griffie op 14 januari 2019; de akte houdende overlegging aanvullende producties van Nolte c.s., ingekomen ter griffie op 14 januari 2019, met productie 18 tot en met 25; de mondelinge behandeling van 15 januari 2019 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotities van Arpa en Nolte c.s. 1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2.1. Arpa is een Italiaanse ontwerper en fabrikant van hoogwaardige interieurmaterialen, waaronder HPL-panelen (High Pressure Laminates), die onder meer worden gebruikt voor keukenbladen en keukenfronten. Arpa is een 64 jaar oud bedrijf. 2.2. Arpa is houdster van - onder meer - de volgende merkregistraties (hierna gezamenlijk aangeduid als de merken en de merken onder a en e afzonderlijk als het FENIX-merk en het X-merk): a. het Uniewoordmerk FENIX met registratienummer 017209701, op 14 september 2017 geregistreerd voor waren in de klassen 6, 17, 19 en 20; het Uniewoordmerk FENIX NTM met registratienummer 011699493, op 28 maart 2013 geregistreerd voor waren in de klassen 17 en 20; het Uniewoordmerk FENIX NTA met registratienummer 016509564, op 24 maart 2017 geregistreerd voor waren in de klassen 6, 17 en 20; het hieronder afgebeelde Uniewoord-/beeldmerk met registratienummer 011699824, op 28 maart 2013 geregistreerd voor waren in de klassen 17 en 20: het hieronder afgebeelde Uniebeeldmerk met registratienummer 014176523, op 28 mei 2015 geregistreerd voor waren in de klassen 17 en 20: 2.3. Het Fenix-merk is in de voornoemde klassen ingeschreven voor de volgende waren: “6 Metallic building materials, namely aluminum laminates; aluminum sheeting and panels for architecture and interior purpose. 17 Semi-finished materials, namely laminates, sheeting and panels made from nanotech materials, all the aforesaid products for architecture and interior purpose, in particular for horizontal and vertical applications as facing for kitchens, furniture and work surfaces, partition walls, floor and ceiling surfaces. 19 Building materials (non-metallic), namely laminates; sheeting and panels made from polyethylene or nanotech materials, for architecture and interior purpose, in particular for horizontal and vertical applications as facing for, including, kitchens, furniture and work surfaces, partition walls, floors, ceiling and interiors for shipyards. 20 Furniture and parts of furniture; horizontal and vertical surfaces for multiple functions such as countertops for kitchens, furniture such as tables and cabinets, work surfaces, partition walls, floors, ceilings and interiors for shipyards; sheeting and panels made from polyethylene or nanotech materials, for interior purpose, namely for furniture (for interior and exterior use) and parts of furniture.” 2.4. het X-merk is in de voornoemde klassen ingeschreven voor de volgende waren: “17 Boards and panels made of nanotech material, made using acrylic-based resins, for interior design applications for kitchens, hospitality, healthcare, transport, bathrooms. 20 Furniture, namely tables, work surfaces, chairs, wall shelves, storage modules, desk racks, wall units, storage shelves, screens for display purposes, shelves, panels for furniture, mobile partitions, movable partition panels, furniture for display purposes and furniture for exhibition purposes, point of sale displays (furniture), furniture and work surfaces for laboratories, furniture for industrial use, wall screens for offices, surrounds, sliding doors for furniture, display panels in the nature of furniture, room divider panels.” 2.5. In mei 2013 heeft Arpa haar FENIX productlijn geïntroduceerd. De FENIX-producten kenmerken zich door een toepassing van verschillende technologieën, te weten een combinatie van nanotechnologie, acrylhars en een Electron Beam Curing process in de toplaag van een multi-gelaagd HPL-paneel. Met de toepassing van deze technologieën hebben matte en zacht-aanvoelende materiaaloppervlakten (die normaliter snel vlekken na aanraking en snel beschadigen) een zelf-herstellend vermogen meegekregen en vlekken ze niet na aanraking. Daarmee zijn de FENIX-producten zeer geschikt voor keukentoepassingen. Arpa verkoopt haar interieurmaterialen wereldwijd via distributeurs, waaronder in de Europese Unie, in (onder meer) de keukenbranche. Arpa heeft in 2014 en 2015 meerdere ontwerp- en productprijzen voor de FENIX-producten gewonnen en met die producten media-aandacht gegenereerd. 2.6. Voor haar FENIX-producten gebruikt Arpa naast het FENIX-merk, het X-merk, zowel losstaand als als laatste letter van het woord FENIX. Zij heeft op haar website en op beurzen en in winkels onder meer op de navolgende wijze haar FENIX-producten aangeboden onder de merken: 2.7. Nolte Duitsland is een internationale producent van keukens en is een meer dan 60 jaar oud bedrijf. Zij heeft verkooppunten voor haar keukens in nagenoeg alle landen van de Europese Unie. 2.8. Nolte Küchen Center, Nolte Küchen Center 1, Nolte Küchen Center 3, Nolte Küchen Center 4 en KeukenWarenhuis.nl zijn Nederlandse ondernemingen die op basis van een dealercontract met Nolte Duitsland, Nolte keukens verkopen. Zij hebben toestemming om Nolte in hun handelsnaam te gebruiken. 2.9. Op 1 december 2016 zond [A] , een medewerker van Arpa, aan een medewerker van Nolte Duitsland, [B] , een brief. Daarin is vermeld dat [A] productmonsters meestuurt die door [B] zijn aangevraagd en dat hij van de gelegenheid gebruik maakt om bij [B] aandacht te vragen voor de nieuwe kleuren van de Fenix NTM collectie: 2.10. In het najaar van 2018 heeft Nolte c.s. voor haar 2019 collectie matte, zacht aanvoelende oppervlaktematerialen met anti-vingerafdruk eigenschappen geïntroduceerd onder de naam PHOENIX (hierna: het PHOENIX-teken). In haar nieuwste productcatalogus (in verschillende Europese talen) en op haar website (in verschillende Europese talen) zijn onder meer de volgende foto’s/teksten opgenomen. Voor de duidelijkheid is een deel van de tekst in de derde foto (onder 2.10.3) door de voorzieningenrechter omkaderd en daaronder als uitsnede weergegeven. 2.10.2. 2.11. Daarnaast heeft Nolte c.s. sinds september 2013 een gestileerde X in gebruik (hierna: het X-teken), op onder meer de navolgende wijzen:

3.1. Arpa vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar te verklaren bij voorraad, A. Nolte c.s. zal bevelen, ieder afzonderlijk, onmiddellijk na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis, iedere inbreuk op het FENIX merk en/of het X merk van Arpa te staken en gestaakt te houden in de gehele Europese Unie, waaronder, doch niet beperkt tot ieder gebruik van de tekens PHOENIX en/of de gestileerde X voor of in verband met (de productie, promotie of verhandeling van) bouw- en ontwerpmaterialen voor keuken- en interieurtoepassingen; Nolte Küchen Center, Nolte Küchen Center 1, Nolte Küchen Center 3, Nolte Küchen Center 4 en Nolte Duitsland, ieder afzonderlijk, zal bevelen binnen zeven dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis, aan hun professionele afnemer(s) in de landstaal van de betreffende afnemer een aangetekende brief te zenden met uitsluitend de navolgende inhoud en zonder bijschrift: “De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag heeft bij vonnis van [datum] geoordeeld dat Nolte inbreuk maakt op de merkrechten van Arpa Industriale S.P.A. met haar nieuwe PHOENIX producten (oppervlaktematerialen voor keukens). De PHOENIX producten mogen derhalve niet langer worden aangeboden, verkocht of geleverd, dan wel gebruikt of in voorraad gehouden. Wij verzoeken u hierbij deze producten die u bij ons heeft besteld en/of geleverd gekregen en/of eventuele samples, brochures of promotiematerialen daarvoor, niet langer aan te bieden (on- of offline) en alle exemplaren daarvan die zich onder u bevinden aan ons te retourneren binnen zeven dagen na dagtekening van deze brief. Wij zullen de aankoopprijs en alle kosten in verband met de retournering van de producten aan u vergoeden.” dan wel een brief met zodanige inhoud of vorm als de Voorzieningenrechter in goede justitie zal bepalen, één en ander onder de verplichting om gelijktijdig kopieën van alle verzonden brieven te verschaffen aan de advocaten van Nolte c.s.; Nolte c.s., ieder afzonderlijk, zal veroordelen tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 10.000,- per dag dat Nolte c.s. in strijd handelt met het sub A gevorderde bevel (een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend), dan wel, ter keuze van Arpa, van € 2.000,- per product dat in strijd met dat bevel is aangeboden of verhandeld, en Nolte Küchen Center, Nolte Küchen Center 1, Nolte Küchen Center 3, Nolte Küchen Center 4 en Nolte Duitsland, ieder afzonderlijk, zal veroordelen tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 10.000,- per dag dat zij in strijd handelen met het sub B gevorderde bevel; Nolte c.s. hoofdelijk zal veroordelen in de volledige proceskosten van dit geding overeenkomstig artikel 1019h Rv. 3.2. Arpa stelt ter onderbouwing van haar (neven)vorderingen - samengevat - dat Nolte c.s. met gebruik van het PHOENIX-teken en het gestileerde X-teken inbreuk maakt op de Uniemerken van Arpa (op grond van artikel 9 lid 2 sub b UMVo). Tussen de merken en de tekens is sprake van zodanige overeenstemming dat, nu ze voor identieke waren worden gebruikt, bij het relevante publiek verwarring kan (en al is) ontstaan. 3.3. Nolte c.s. voert verweer. 3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

Bevoegdheid 4.1. Met betrekking tot de vorderingen jegens Nolte Küchen Center, Nolte Küchen Center 1, Nolte Küchen Center 3, Nolte Küchen Center 4 en KeukenWarenhuis.nl is de voorzieningenrechter internationaal en relatief bevoegd om daarvan kennis te nemen op basis van artikel 123 lid 1 in verbinding met artikel 124 aanhef en onder a en 125 lid 1 UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, nu deze gedaagden in Nederland gevestigd zijn. 4.2. Voor wat betreft Nolte Duitsland grondt Arpa de grensoverschrijdende bevoegdheid van de voorzieningenrechter op artikel 122, 125 lid 1 en 131 UMVo in combinatie met artikel 8 lid 1 Brussel I bis-Vo. 4.3. Nolte c.s. betwist dat de voorzieningenrechter pan-Europese bevoegdheid toekomt ten aanzien van Nolte Duitsland. Volgens haar kan bevoegdheid enkel gegrond worden op artikel 125 lid 5 en 126 lid 2 UMVo, op basis waarvan de voorzieningenrechter enkel bevoegd is om te oordelen over handelingen of dreigende handelingen in Nederland en maatregelen te treffen beperkt tot Nederland. Artikel 126 lid 2 UMVo gaat vóór op artikel 8 Brussel I bis-Vo. Voor het opleggen van maatregelen die zich uitstrekken tot alle lidstaten van de Europese Unie dient Nolte Duitsland in haar eigen woonplaats te worden gedagvaard. 4.4. De voorzieningenrechter gaat voorbij aan het verweer van Nolte c.s. dat de bevoegdheid niet gegrond zou kunnen worden op artikel 8 lid 1 Brussel I bis-Vo. De bevoegdheidsregeling in de UMVo vormt een lex specialis ten opzichte van de Brussel I bis-Vo. Artikel 8 lid 1 Brussel I bis-Vo behoort niet tot de bepalingen van die verordening die volgens artikel 122 lid 2 UMVo zijn uitgezonderd van toepassing dan wel beperkt toepasselijk zijn. Artikel 8 lid 1 Brussel I bis-Vo is derhalve onverminderd van toepassing in een geschil waarin een Uniemerk de grondslag van de vordering vormt. Een rechtbank voor het Uniemerk kan op basis van artikel 8 lid 1 Brussel I bis-Vo dan ook bevoegd zijn om kennis te nemen van vorderingen die zijn ingesteld tegen een gedaagde die geen woonplaats heeft in de lidstaat waar deze rechtbank zich bevindt, indien en voor zover aan de voorwaarden voor toepassing van dit artikellid is voldaan. Deze bevoegdheid strekt zich ook ten aanzien van deze gedaagde uit tot de gehele Unie. Artikel 126 lid 1 UMVo bepaalt dat de bevoegdheid van een Rechtbank voor het Uniemerk zich uitstrekt tot de gehele Europese Unie, tenzij die bevoegdheid is gebaseerd op artikel 125 lid 5 UMVo. Die uitzondering is in dit geval niet aan de orde. Het Unitaire karakter van het Uniemerk brengt dan mee dat de bevoegdheid van deze rechtbank die is gegrond op artikel 8 lid 1 Brussel I bis-Vo, de gehele Unie bestrijkt. Dit is voor het Gemeenschapsmodellenrecht door het HvJEU bevestigd in het arrest Nintendo/Big Ben. Nu de bepalingen in die verordening (artikel 79 en 83 GModVo) vergelijkbaar zijn met en vrijwel gelijkluidend zijn aan de artikelen 122 en 126 UMVo, gaat de voorzieningenrechter er vanuit dat laatstgenoemde artikelen op dezelfde wijze uitgelegd moet worden. Ook in kort geding kan de voorzieningenrechter aan deze grondslag bevoegdheid ontlenen. 4.5. Op grond van artikel 8 lid 1 Brussel I bis-Vo kan bevoegdheid ten aanzien van de tegen Nolte Duitsland ingestelde vorderingen alleen worden aangenomen indien (1) deze rechtbank kan worden aangemerkt als het “gerecht van de woonplaats” van (één van) de medegedaagden van Nolte Duitsland en bovendien (2) sprake is van een zodanig nauwe band met de vorderingen tegen die medegedaagde(n) dat een goede rechtsbedeling vraagt om een gelijktijdige behandeling en berechting teneinde tegenstrijdige beslissingen te voorkomen. Daarbij geldt dat deze vereisten terughoudend dienen te worden uitgelegd. Dit betekent onder meer dat het enkele feit dat zich divergerende uitspraken kunnen voordoen, onvoldoende is om te kunnen spreken van bedoelde nauwe band. Vereist is dat de divergentie zich kan voordoen in het kader van eenzelfde situatie, zowel feitelijk als rechtens, waarbij overigens niet is vereist dat de tegen de verschillende gedaagden ingestelde vorderingen dezelfde rechtsgrond hebben. 4.6. Naar voorlopig oordeel is met betrekking tot de vorderingen jegens Nolte Duitsland aan deze vereisten voldaan. 4.7. Daartoe geldt ten aanzien van het onder (1) bedoelde woonplaatsvereiste dat alle medegedaagden van Nolte Duitsland in Nederland zijn gevestigd en dat tegen hen vorderingen zijn ingesteld die zijn gegrond op de Uniemerken van Arpa. Op grond van artikel 124 en 125 UMVo in combinatie met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-Verordening inzake het Gemeenschapsmerk is deze rechtbank binnen Nederland als enige bevoegd van dergelijke vorderingen kennis te nemen. Dat betekent dat deze rechtbank heeft te gelden als het “gerecht van de woonplaats” van deze medegedaagden in de zin van artikel 8 lid 1 Brussel I bis-Vo. 4.8. Ook aan het onder (2) genoemde vereiste wordt voldaan, nu alle gedaagden dezelfde inbreuk op de Uniemerken van Arpa wordt verweten, waarbij zij gebruik maken van websites in dezelfde Nolte opmaak en huisstijl en van hetzelfde papieren foldermateriaal (enkel in andere talen). Daarmee is sprake van eenzelfde situatie, zowel feitelijk als rechtens. Spoedeisend belang 4.9. Nolte c.s. betwist dat Arpa spoedeisend belang heeft bij de gevorderde (neven)voorzieningen. Ten aanzien van het PHOENIX-teken voert Nolte c.s. aan dat zij al onvoorwaardelijk heeft toegezegd volledig en Europawijd te zullen stoppen met het gebruik van de typeaanduiding. Daarnaast is het gebruik van het PHOENIX-teken in Nederland al volledig en blijvend gestaakt en heeft Nolte c.s. in Europa alle maatregelen genomen die zij nu al tegen redelijke kosten kon nemen. Daarmee is aan alle onderdelen van het petitum voldaan en bestaat er geen (spoedeisend) belang meer. Voor wat betreft het X-teken voert Nolte c.s. aan dat dit teken, als onderdeel van het logo MATRIXART, al sinds 2013 wordt gebruikt. Nu Arpa dit gebruik al ruim vijf jaar heeft gedoogd, kan geen sprake meer zijn van een spoedeisend belang. 4.10. De vraag of een eisende partij in kort geding voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening dient beantwoord te worden aan de hand van een afweging van de belangen van partijen, beoordeeld naar de toestand ten tijde van de uitspraak. Daarbij heeft als uitgangspunt te gelden dat het spoedeisend belang in beginsel is gegeven zolang de gestelde inbreuk of het gestelde onrechtmatig handelen voortduurt. Indien daartegen echter onvoldoende voortvarend is opgetreden, kan dit een aanwijzing zijn dat het belang van de eisende partij kennelijk geen voorlopige maatregel vergt. Een en ander hangt af van de omstandigheden van het geval. 4.11. De voorzieningenrechter verwerpt het verweer dat het spoedeisend belang zou ontbreken. Arpa heeft met de door haar overgelegde producties aangetoond - en Nolte c.s. betwist dit ook niet - dat producten van Nolte c.s., na de door Nolte c.s. ondernomen acties, toch nog onder het PHOENIX-teken in Nederland zijn aangeboden. Ten aanzien van het gebruik in de Europese Unie is Nolte Duitsland niet bereid om toe te zeggen voor september 2019 ieder gebruik van het PHOENIX-teken te staken. Daarmee blijft de gestelde inbreuk voortduren. Nolte c.s. heeft geen onthoudingsverklaring op straffe van een contractuele boete getekend en betwist de inbreuk. Onder deze omstandigheden heeft Arpa onverminderd een spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen ten aanzien van het PHOENIX-teken. 4.12. Datzelfde geldt voor gebruik van het X-teken. Gesteld noch gebleken is dat Arpa al vanaf 2013 op de hoogte was van het gebruik door Nolte c.s. van het X-teken. Volgens Arpa is het gebruik van het X-teken door Nolte c.s.

De voorzieningenrechter 5.1. beveelt Nolte c.s., ieder afzonderlijk, om binnen twee weken na betekening van dit vonnis, iedere inbreuk op het FENIX-merk en/of het X-merk van Arpa te staken en gestaakt te houden in de gehele Europese Unie, waaronder, doch niet beperkt tot ieder gebruik van het PHOENIX-teken en/of het in 2.11 beschreven X-teken voor of in verband met (de productie, promotie of verhandeling van) bouw- en ontwerpmaterialen voor keuken- en interieurtoepassingen, 5.2. beveelt Nolte Küchen Center, Nolte Küchen Center 1, Nolte Küchen Center 3, Nolte Küchen Center 4 en Nolte Duitsland, ieder afzonderlijk, om binnen twee weken na betekening van dit vonnis, aan hun professionele afnemer(s) in de landstaal van de betreffende afnemer een aangetekende brief te zenden met uitsluitend de navolgende inhoud en zonder bijschrift: “De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag heeft bij vonnis van 5 februari 2019 voorlopig geoordeeld dat Nolte inbreuk maakt op de merkrechten van Arpa Industriale S.P.A. met het gebruik van de naam PHOENIX voor haar nieuwe productlijn onder die naam (oppervlaktematerialen voor keukens). Hetzelfde geldt voor het hieronder afgebeelde X-teken (voor zover dat niet in de naam MATRIXART is opgenomen maar los wordt gebruikt voor oppervlaktematerialen voor keukens): Producten mogen derhalve niet langer onder de naam PHOENIX en/of het hierboven weergegeven X-teken worden aangeboden, verkocht of geleverd, dan wel gebruikt of in voorraad gehouden. Wij verzoeken u hierbij alle producten die u bij ons heeft besteld en/of geleverd gekregen en/of eventuele samples, brochures of promotiematerialen die de naam PHOENIX en/of het hierboven weergegeven X-teken dragen, niet langer onder deze tekens aan te bieden (on- of offline) en alle exemplaren die zich onder u bevinden en waarvan het teken PHOENIX en/of het X-teken niet volledig is verwijderd, aan ons te retourneren binnen zeven dagen na dagtekening van deze brief. Wij zullen de aankoopprijs en alle kosten in verband met de retournering van de producten aan u vergoeden.” met gelijktijdige toezending van kopieën van alle verzonden brieven aan de advocaten van Nolte c.s., 5.3. bepaalt dat de betreffende gedaagde een dwangsom verbeurt van € 10.000 per dag dat deze gedaagde in strijd handelt met het onder 5.1 gegeven bevel (een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend), dan wel, ter keuze van Arpa, van € 2.000 per product dat in strijd met dat bevel is aangeboden of verhandeld, en dat Nolte Küchen Center, Nolte Küchen Center 1, Nolte Küchen Center 3, Nolte Küchen Center 4 en Nolte Duitsland, een dwangsom verbeuren van € 10.000 per dag dat de betreffende gedaagde in strijd handelt met het onder 5.2 gegeven bevel, een en ander tot een maximum van € 300.000 per gedaagde, 5.4. veroordeelt Nolte c.s. hoofdelijk in de kosten van de procedure, tot op heden begroot op € 15.000, 5.5. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad, 5.6. wijst af het meer of anders gevorderde. Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 5 februari 2019. Verordening (EU) nr. 2017/1001 van het Europees parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken HvJEU 27 september 2017, C-24/16 en C-25/16, ECLI:EU:C:2017:724 (Nintendo / Big Ben c.s.) r.o. 44, 63 en 64. Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (Gemeenschapsmodellenverordening). HvJEU 27 april 1999, C-99/96, NJ 2001, 90 (Mietz/Intership Yachting). HvJEU 21 mei 2015, C-352/13, ECLI:EU:C:2015:335 (Cartel Damage Claims / Akzo Nobel) r.o. 17 tot en met 20. Rechtbank Den Haag 18 maart 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:2989 (http://pi.rechtspraak.minjus.nl/) (Bacardi c.s. / B & Sc.s.) r.o. 5.8 en rechtbank Den Haag 6 december 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:16306 (Hennessey c.s. / Loendersloot c.s.) r.o. 4.5. Vergelijk in dezelfde zin Vzr. rechtbank Den Haag 12 september 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:10353 (Simplot/McCain).

pas recentelijk onder haar aandacht gekomen, toen dat teken samen met het PHOENIX-teken omstreeks september 2018 door Nolte c.s. werd gebruikt. Dat betekent dat de voorzieningenrechter het ervoor moet houden dat Arpa vanaf omstreeks september 2018 bekend is geraakt met gebruik door Nolte c.s. van het X-teken, waarmee het spoedeisend belang niet door talmen verloren is gegaan. Merkinbreuk Gebruik als onderscheidingsteken voor waren? 4.13. Tussen partijen is in geschil of het gebruik van het PHOENIX-teken door Nolte c.s. gebruik in het economisch verkeer is voor waren in de zin van artikel 9 lid 2 UMVo. Volgens Nolte c.s. is sprake van een type-aanduiding, niet van merkgebruik. 4.14. Naar voorlopig oordeel dient het gebruik door Nolte c.s. van het PHOENIX-teken voor haar producten aangemerkt te worden als gebruik in de zin van artikel 9 lid 2 UMVo. Er is sprake van gebruik van dit teken ter aanduiding van bepaalde producten van Nolte c.s. in haar reclame en bij de verkoop in de winkels van Nolte dealers. De wijze waarop promotie wordt gemaakt in de Nolte folder, met aanprijzing van het Phoenix-product en vermelding van het teken in hoofdletters, zullen bij het in aanmerking komende publiek, de consument die op zoek is naar een keuken, de indruk wekken dat het gaat om een herkomstaanduiding. Het feit dat het teken geen elementen bevat die het publiek aanstonds duidelijk maken dat slechts technische, administratieve of andere kenmerken van dit product worden beschreven, draagt er ook aan bij dat het teken als een onderscheidingsteken zal worden opgevat door de relevante consument. Die consument wordt weliswaar een keuken onder het merk NOLTE aangeboden, maar hij zal het PHOENIX-teken kunnen opvatten als ‘submerk’ voor een zelfstandig te kiezen onderdeel van de door hem samen te stellen keuken. Dat Nolte c.s. het teken zelf beschouwt als een type-aanduiding doet aan dit alles niet af. 4.15. De voorzieningenrechter zal daarom onderzoeken of met dit gebruik wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 9 lid 2 aanhef en onder b UMVo. Daarvan is sprake als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld volgens de indruk die de tekens bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de soortgelijkheid van waren of diensten die onder het merk en het teken worden aangeboden, en de onderscheidende kracht van het merk. De mate van overeenstemming tussen merk en teken wordt globaal beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming. PHOENIX-teken 4.16. Het FENIX-merk kan door de Europese consument op meerdere manieren worden uitgesproken waaronder op Engelse en Nederlandse wijze. Hetzelfde geldt voor het PHOENIX-teken. De Engelse uitspraak van beide tekens is auditief identiek. Er is voor de consument geen duidelijke aanwijzing dat dit merk niet op de Engelse wijze uitgesproken behoort te worden. Ook bij andere uitspraken is er auditief een redelijke mate van overeenstemming, omdat de beginletter ‘f’ en de tweede lettergreep in dat geval auditief gelijk zijn. 4.17. Visueel is er ook een redelijke mate van overeenstemming. De laatste vier letters van het FENIX-merk zijn gelijk aan de laatste vier letters in het PHOENIX-teken. Daar staat tegenover dat de eerste drie letters van het PHOENIX-teken afwijken. 4.18. Begripsmatig is er een zeer grote mate van overeenstemming. Merk en teken verwijzen naar de mythologische vogel die uit de as herrees. Het teken PHOENIX verwijst daarnaast naar de gelijknamige stad in de VS (waarvan de naam op haar beurt weer is ontleend aan dezelfde mythologische figuur). Dat doet aan de begripsmatige overeenstemming van de eerste betekenis echter onvoldoende af. De meeste consumenten zullen beide betekenissen kennen. Zij zullen het PHOENIX-teken bovendien niet aldoor zien naast andere producten van Nolte die de naam van een Amerikaanse stad dragen, alleen al omdat niet alle Nolte productlijnen de naam van een Amerikaanse stad dragen. De relevante consument zal derhalve niet noodzakelijkerwijs en uitsluitend een verband leggen met die stad. 4.19. Alles bij elkaar genomen is er een aanzienlijke mate van overeenstemming tussen merk en teken. 4.20. Tussen partijen is niet in geschil dat Nolte c.s. het PHOENIX-teken gebruikt voor waren die identiek zijn aan de waren waarvoor het FENIX-merk is ingeschreven. 4.21. De voorzieningenrechter kent aan het FENIX-merk voorshands een gemiddeld onderscheidend vermogen toe. Het merk verwijst naar de gelijknamige mythologische vogel en bevat daardoor conceptueel een beschrijving voor de kwaliteiten van de producten die Arpa onder het merk aanbiedt (zelf-herstellend). Voorts heeft Nolte c.s. producties overgelegd waaruit blijkt dat er in het Uniemerkenregister meer FENIX- en PHOENIX-merken zijn geregistreerd in dezelfde warenklassen. Daar staat tegenover dat Arpa aannemelijk heeft gemaakt dat zij het FENIX-merk sinds 2013 intensief heeft gebruikt voor laminaatproducten voor keukens, zodat het merk specifiek voor die waren een sterker onderscheidend vermogen heeft verkregen. 4.22. Nolte c.s. merkt terecht op dat het in aanmerking komende publiek aandachtig is. De aanschaf van een keuken is een kostbare aankoopbeslissing, die daarom met aandacht zal worden verricht. Dat geldt voor het moment van aankoop, maar het verwarringsgevaar dient ook te worden beoordeeld op andere momenten waarop de consument met het PHOENIX-teken in aanraking komt, zoals een eerdere oriëntatie in een winkel die beide producten aanbiedt (waarvan in ieder geval bij KeukenWarenhuis.nl sprake is geweest) of in reclamemateriaal. Bij een dergelijke waarneming van het merk zal het aandachtsniveau lager zijn en kan er ook voor de merkhouder schadelijke verwarring optreden. 4.23. In dit geval worden beide tekens gebruikt voor een, in de ogen van de consument, vrijwel identiek product, te weten een laminaatproduct voor keukenfronten en keukenwerkbladen met een matte uitstraling, in een paar modieuze kleuren, die als bijzonder kenmerk hebben dat ze vingervlek-vrij zijn. Nolte c.s. verwijst in haar promotie bovendien naar de Italiaanse uitstraling van dit product, terwijl de producten van Arpa afkomstig zijn uit Italië. 4.24. Alle bovenstaande omstandigheden samengenomen, is er naar voorlopig oordeel gevaar voor verwarring tussen merk en teken te duchten, waarbij die verwarring er onder meer uit kan bestaan dat de consument denkt dat Nolte c.s. bij de aangeboden keukens het product van Arpa betrekt. X-teken 4.25. Ter betwisting van de gestelde inbreuk door gebruik van het X-teken, wijst Nolte c.s. er op dat zij dit teken gebruikt als afkorting van het door haar gebruikte teken MATRIXART voor greeploze keukenfronten, niet als onderscheidingsteken voor haar waren. 4.26. De voorzieningenrechter wijst dit verweer van de hand. De in 2.11 weergegeven wijzen van gebruik zal de consument opvatten als een teken ter onderscheiding van de waren. Er is sprake van een gestyleerd logo, wat bij de consument de indruk wekt dat er sprake is van merkgebruik, niet enkel een aanduiding van een bepaald soort vormgeving (greeploos). Wat de door Nolte c.s.

bedoelde betekenis is van het X-teken staat ook niet overal onmiddellijk op dezelfde bladzijde als het gebruikte teken vermeld. Er is ook in dit geval derhalve sprake van gebruik voor waren in de zin van artikel 9 lid 2 UMVo. 4.27. Hetgeen hiervoor is overwogen onder punt 4.20 en 4.22 ten aanzien van de soortgelijkheid van de waar en het aandachtsniveau van het in aanmerking te nemen publiek geldt overeenkomstig bij de beoordeling van de gestelde inbreuk op het X-merk. 4.28. Nolte c.s. heeft de door Arpa gestelde grote mate van visuele overeenstemming van het X-teken met het X-merk niet weersproken, zodat daar voorshands vanuit wordt gegaan. Ook auditief en begripsmatig stemmen beide tekens geheel overeen. 4.29. Arpa heeft onweersproken gesteld dat het onderscheidend vermogen van het X-merk is toegenomen door intensief gebruik daarvan sinds mei 2013 voor haar FENIX-producten. 4.30. Gelet op de mate van overeenstemming, het feit dat merk en teken voor identieke waren worden gebruikt en het onderscheidend vermogen van het X-teken, is er voorshands gevaar voor verwarring te duchten tussen het X-merk en het X-teken, voor zover dat teken los is gebruikt voor de Nolte producten. De in 4.26 overwogen omstandigheden brengen mee dat het verwarringsgevaar niet wordt weggenomen doordat Nolte c.s. het losse X-teken gebruikt als ‘afkorting’ van het teken MATRIXART. 4.31. Uit het voorgaande volgt dat het gebruik van het PHOENIX-teken en het X-teken naar voorlopig oordeel een inbreuk vormt op de merkrechten van Arpa. Ter voorkoming van executiegeschillen: van inbreuk is voorshands geen sprake bij gebruik van het X-teken als de letter ‘X’ in het teken MATRIXART, op de wijze als afgebeeld in de laatste foto onder punt 2.11. Belangenafweging 4.32. Dat brengt de voorzieningenrechter bij de vraag of een (algeheel) inbreukverbod in de omstandigheden van dit geval toewijsbaar is. Nolte c.s. heeft na het uitbrengen van de kort geding dagvaarding getracht haar gebruik van de voorshands inbreukmakende tekens in Nederland te staken. Dat heeft zij echter gedaan zonder een onthoudingsverklaring versterkt met een boete te tekenen of een inbreuk te erkennen. Ook wijst zij er op dat een algeheel en pan-Europees verbod zou betekenen dat Nolte Duitsland haar gedrukte catalogus, waarin het PHOENIX-teken en het X-teken maar op een paar bladzijden voorkomen, niet langer kan verspreiden en zou moeten terughalen bij haar dealers. Zij zou die catalogus opnieuw moeten laten drukken voorafgaand aan de gebruikelijke jaarlijkse uitgave in september. De daarmee gemoeide kosten raamt zij op circa € 700.000. Nolte c.s. stelt dat een algeheel inbreukverbod daardoor buitenproportioneel is. 4.33. De aard van het kort geding brengt mee dat toewijzing van (en de omvang van) een inbreukverbod afhankelijk is van een belangenafweging waarbij onder meer enerzijds het voorlopig karakter van het rechterlijk oordeel in kort geding en de ingrijpendheid van de gevolgen van een eventueel verbod voor de verweerder in aanmerking dienen te worden genomen en anderzijds de omvang van de schade die voor de eiser dreigt, indien een verbod zou uitblijven. De omstandigheid dat een zodanige afweging, zo de kort geding rechter de gedragingen onrechtmatig oordeelt, in de regel toewijzing van het gevorderde verbod voor de hand doet liggen, in het bijzonder wanneer schade door voortzetting van die gedragingen dreigt, neemt niet weg dat de kort geding rechter in de gegeven omstandigheden van een verbod kan afzien, bijvoorbeeld in verband met zijn oordeel dat aan de belangen van de eiser voorlopig voldoende op andere wijze is of kan worden tegemoet gekomen. 4.34. In dit geval gaat de voorzieningenrechter er voorshands van uit dat Nolte c.s. bekend was met de merken van Arpa toen zij haar laatste catalogus liet drukken. Niet alleen is onbestreden gesteld dat Arpa in 2013 en 2014 veel media aandacht voor haar FENIX-productlijn heeft gekregen in de vakpers, maar de FENIX-producten zijn in 2016 ook door Arpa bij Nolte Duitsland onder de aandacht gebracht (zie 2.9). Nu Nolte c.s. het PHOENIX-teken eveneens gebruikt voor een mat, vingervlek-vrij product, lijkt van een zuiver toevallige keuze van dit teken ook geen sprake. Daarnaast is er voorshands sprake van een duidelijke merkinbreuk, met name waar het het gebruik van het PHOENIX-teken betreft. 4.35. Onder deze omstandigheden heeft Nolte c.s. het over zichzelf afgeroepen dat zij met het gebruik van de inbreukmakende tekens in een dure catalogus die zij maar eens per jaar laat drukken, geconfronteerd zou kunnen worden met een verbod vanwege inbreuk op de rechten van Arpa. Het zou mogelijk anders zijn als Arpa niet onmiddellijk na kennisname van de introductie van de PHOENIX-productlijn bezwaar had gemaakt en/of de tijdsduur tot de nieuwe uitgave korter zou zijn. In dit geval zou Arpa echter bijna een jaar vanaf haar eerste sommatie moeten wachten om de inbreuk geheel te doen staken. Daarmee zou het recht van Arpa om een voorlopige maatregel te verkrijgen ter staking van een voorshands aannemelijke inbreuk, zo zeer worden beperkt dat dat niet van haar gevergd kan worden. Dat een verbod leidt tot een kostbare herdruk staat in dit geval dan ook niet aan toewijzing in de weg. 4.36. Nolte c.s. heeft ter zitting duidelijk gemaakt dat een algeheel verbod op een termijn van enige maanden, maar voor 1 september 2019, haar niet baat omdat zij dan nog altijd tussentijds een nieuwe catalogus dient te drukken. Toewijzing van een verbod op een wat langere termijn dan gebruikelijk in kort geding, vormt daarmee ook geen tegemoetkoming aan de belangen van Nolte c.s. 4.37. De slotsom van het voorgaande is dat de voorzieningenrechter het gevorderde verbod voor de gehele Europese Unie zal toewijzen. Ter voorkoming van executieproblemen zal daarbij een termijn van twee weken gelden. Nevenvorderingen 4.38. Arpa heeft ook recht op en belang bij terugroeping uit het handelsverkeer van reclamemateriaal dat is voorzien van de voorshands inbreukmakend geoordeelde tekens. Anders dan Arpa lijkt te vorderen, acht de voorzieningenrechter het niet proportioneel dat Nolte c.s. ook de producten waarvan de inbreukmakende tekens kunnen worden verwijderd, zou moeten terugroepen uit het handelsverkeer. Het staat Nolte c.s. vrij de betreffende producten onder een niet-inbreukmakend teken te verhandelen. Met inachtneming van het voorgaande is de gevorderde recall toewijsbaar. De tekst van de recall wordt toegewezen op een wijze waarmee tot uitdrukking wordt gebracht dat het gebruik van het teken MATRIXART, ook als daarin het X-teken als de letter ‘X’ is opgenomen, geen inbreuk maakt. Gelet op de termijn waarop het verbod van kracht wordt, zal deze vordering ook worden toegewezen op een termijn van twee weken. 4.39. Aan het verbod en de recall worden een dwangsom verbonden als gevorderd, met dien verstande dat die zal worden gemaximeerd op € 300.000 per gedaagde partij. 4.40. Nolte c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Arpa heeft een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd en opgegeven dat haar kosten € 31.741,90 bedragen. De onderhavige zaak is een zaak ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv. De voorzieningenrechter merkt de zaak aan als een normaal kort geding, waarvoor een indicatietarief van € 15.000 geldt. De proceskosten worden daarom ambtshalve op laatstgenoemd bedrag begroot.