ECLI:NL:RBDHA:2017:10588

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/539374 / KG ZA 17-1217 Vonnis in kort geding van 15 september 2017 in de zaak van de besloten vennootschap TOI-TOYS B.V., gevestigd te Eindhoven, eiseres, advocaat mr. L.E.J. Jonker te 's-Hertogenbosch, tegen 1. de vennootschap naar buitenlands recht TINNUS ENTERPRISES LLC, gevestigd te Plano, Texas (Verenigde Staten), 2. de vennootschap naar buitenlands recht ZURU INC, gevestigd te Tsim Sha Tsui, Kowloon (Hong Kong), gedaagden, advocaat mr. H.G.M. Berendschot te Breda. Partijen zullen hierna Toi-Toys en Tinnus c.s. genoemd worden en gedaagden ook afzonderlijk Tinnus en Zuru. De zaak is voor Toi-Toys inhoudelijk behandeld door mr. Jonker voornoemd en voor Tinnus c.s. door mr. Berendschot voornoemd en mr. R. Chalmers Hoynck van Papendrecht, advocaat te Breda.

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - het verwijzingsvonnis van de (plaatsvervangend) voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam van 15 september 2017 (heden) en de daarin genoemde gedingstukken. 1.2. De zitting van de Amsterdamse (plaatsvervangend) voorzieningenrechter heeft plaatsgevonden tegenover een Haagse voorzieningenrechter. Met partijen is bij die gelegenheid besproken of er bezwaar tegen is dat de Haagse voorzieningenrechter de zaak meteen afdoet, mede ook om verdere vertraging te voorkomen, mocht de Amsterdamse (plaatsvervangend) voorzieningenrechter de Haagse rechter exclusief bevoegd achten. Partijen hebben daarop instemmend gereageerd. De voorzieningenrechter begrijpt daaruit dat zij geen behoefte hebben aan een nadere oproep als bedoeld in artikel 74 Rv nu die voorwaarde vervuld is, althans dat zij vrijwillig zijn verschenen. De zaak kan zo volgens de wens van partijen terstond worden afgedaan. Aan partijen is medegedeeld dat heden uitspraak wordt gedaan.

2.1. Toi-Toys is een speelgoedimporteur en -exporteur en is al ruim 25 jaar actief in Europa. Zij verkoopt speelgoed aan zowel grote als kleine afnemers, zoals groothandels, horecagelegenheden, winkelketens en winkeliers. 2.2. Van het assortiment van Toi-Toys maakt het product “Water Bombs” (hierna: Water Bombs) deel uit. Dit is een product waarmee het mogelijk wordt meerdere conventionele waterballonnen in één keer te vullen met water door middel van een bundel rietjes die aan een koppelstuk bevestigd zijn, zodanig dat dit koppelstuk kan worden aangesloten op een kraan. Na het vullen sluiten de waterballonnen automatisch door middel van de elastiekjes indien deze van de rietjes worden afgeschoven. De verpakking van de Water Bombs ziet er als volgt uit: 2.3. Volgens de website van Tinnus houdt zij zich bezig met product development, mechanical engineering, electronics, prototyping and sourcing. Zij heeft het product “Bunch O Balloons” (hierna: Bunch O Balloons) ontwikkeld. De verpakking van de Bunch O Balloons ziet er als volgt uit: 2.4. De Water Bombs van Toi-Toys (geel) en de Bunch O Balloons van Tinnus c.s. (oranje) zien er naast elkaar weergegeven als volgt uit: 2.5. Creative Impact Inc. op de British Virgin Islands is houdster van de volgende Uniemerkregistraties voor klasse 28 (Toys, namely water balloons): woordmerk BUNCHO met nummer 0147018303, ingeschreven op 18 september 2015 en beeldmerk met nummer 013713938, ingeschreven op 30 juni 2015 2.6. Tinnus is houdster van de op 10 maart 2015 onder nummers 001431829-0001 tot en met 001431829-0010 geregistreerde Gemeenschapsmodellen (hierna: Model 0001 tot en met 0010). Het betreffen modellen van een “Fluid distribution equipment”, waarvan de hieronder opgenomen afbeeldingen zijn geregistreerd: Ten aanzien van Model 0001: Ten aanzien van Model 0002: Ten aanzien van Model 0003: Ten aanzien van Model 0004: Ten aanzien van Model 0005: Ten aanzien van Model 0006: Ten aanzien van Model 0007: Ten aanzien van Model 0008: Ten aanzien van Model 0009: Ten aanzien van Model 0010: 2.7. Toi-Toys heeft nietigheidsacties ingesteld bij het EUIPO jegens de Modellen 0001, 0003, 0006 en 0007. 2.8. Tinnus heeft voorts een Europese octrooiaanvraag ingediend met aanvraagnummer EP 15158482.8. Er is nog geen octrooi verleend. De EPO examiner heeft in zijn opinie van 21 juni 2016 aangegeven dat de in de octrooiaanvraag neergelegde materie nieuwheid en inventiviteit mist. Bij de octrooiaanvraag horen onder meer de volgende figuren: 2.9. Zuru is een speelgoedfabrikant gevestigd in Hong Kong. Zij fabriceert en verstrekt speelgoed aan retailers wereldwijd. Zuru is licentieneemster van intellectuele eigendomsrechten van Tinnus en belast met de vermarkting van de Bunch O Balloons. 2.10. Naar aanleiding van een bezoek van vertegenwoordigers van Zuru aan een stand van Toi-Toys op een speelgoedbeurs in Nuremberg, heeft de advocaat van Toi-Toys aan Zuru op 8 februari 2017 een brief gestuurd met - onder meer - de navolgende inhoud (sic): “On behalf of my client, Toi-Toys B.V. in Eindhoven, the Netherlands, I write to you as follows. My client asked me to respond to your visit to its stand at the Spielwarenmesse at Nuremberg, Germany, on February 1 2017. You have entered the stand of my client claiming that you have valid intellectual property rights that forbid the marketing and sale of a certain type of waterballoons that my client had present in its stand. You have summoned my client to stop having present this type of waterballoons. During this you have been acting very intimidating and you have threatened my client with filing enormous financial claims and even with getting my client to be declared bankrupt as a result of these claims. My client has asked you to substantiate your claims and to inform my client about the exact nature of the intellectual property rights you have been referring to. You have informed my client that you were not able to answer this questions forthwith, but that you would do so within 3 days from February 1 2017. You have also promised my client to forward all relevant information to be able to check whether you have a valid IP- claim. The same was promised shortly afterwards by Mr [A], vice president. Only as a result of your very aggressive behaviour my client temporarily removed the specific type of waterballoons from its stand. You will understand that this can not be seen in any way whatsoever as a recognition of any of your alledged rights. Up till now you have failed to provide my client with the information that was promised. Even worse, you have failed to provide my client with any relevant information at all. As a result I can not draw any other conclusion than that you do not have have valid intellectual property rights that forbid the marketing and sale of a certain type of waterballoons that my client had present in its stand. Your behaviour seems a deliberate attempt to intimidate my client by invoking non-existing rights. This is highly inappropriate, as your client is abusing its market power by pressuring to cease the marketing and sale of a certain type of product, based on unjustifiable grounds. Evidently, you wish to benefit from these unfound claims and aggressive approach, and gain an unfair advantage by making a direct attack against my client, your competitor. This is a form of unfair competition which is a clear infringement on both German and Dutch laws. On the basis of the above I hereby summon you to provide me with the information that you have promised within 24 hours from today . If you fail to do so I conclude that you have only been bluffing and that you do not posses the rights that you have claimed while speaking to my client. in such a case, on behalf of my client I hereby reserve all rights to bring suits, claims, and actions for any and all causes of action arising from your unfounded allegations and unjustified threats.” 2.11. In reactie heeft Zuru een sommatiebrief aan Toi-Toys gestuurd met als bijlage een ‘cease and desist agreement’.

3.1. Toi-Toys vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: I. Tinnus c.s. zal veroordelen om zich met onmiddellijke ingang te onthouden van iedere mondelinge of schriftelijke mededeling aan derden, met de inhoud of strekking dat de Water Bombs of de verhandeling daarvan inbreuk zou(den) maken op enig recht van intellectuele eigendom dat Zuru en Tinnus in Nederland geldig kunnen maken, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend een modelrecht, auteursrechten of merkrecht, dan wel dat de Water Bombs of de verhandeling daarvan een geval zou(den) inhouden van ongeoorloofde mededinging; II. Zuru zal veroordelen om, binnen 48 uur na het wijzen van dit vonnis, uit eigen naam en op eigen briefpapier een aangetekende brief te verzenden aan alle derden die enig schriftelijk bericht hebben ontvangen van Zuru dan wel van haar raadsman (welk bericht inhoud of strekking had dat de Water Bombs inbreuk zouden maken op enig recht van intellectuele eigendom dat Zuru in Nederland geldig kan maken) welke te verzenden brief de volgende inhoud zal hebben, zonder toevoegingen:“Dear Sirs,We [of: Our lawyer] informed you by letter of [datum] that the product of Toi-Toys called Waterbombs, depicted below, would allegedly infringe certain intellectual property rights owned by Zuru with seat at Tsim Sha Tsui, Knowloon, Hong Kong and/or would constitute an act of unfair competition. By order of the President of the District Court of Amsterdam, we hereby inform you that we should not have sent you this information, because no such Infringement and/or act of unfair competition has been established. We do not own any valid registered intellectual property rights.We apologize for any inconvenience.Yours sincerely,Zuru INC[name of CEO of Zuru]”Met daarbij op dezelfde of de volgende pagina afgedrukt een afbeelding in kleur van minimaal 5x5 centimeter van de Waterbombs van Toi-Toys, dan wel een door de voorzieningenrechter te bepalen tekst met of zonder afbeelding, een en ander met verzending per e-mail van een gelijktijdig afschrift van die brieven aan de raadsman van Toi-Toys, mr. L.E.J. Jonker; III. het in opdracht van Tinnus gelegde conservatoir beslag d.d. 22 juni 2017 gelegd op de aanwezige voorraad van de Water Bombs op zal heffen, althans de opheffing zal bevelen binnen vijf dagen na het vonnis; IV. zal bepalen dat, indien Zuru met de naleving van de onder I en/of II gevraagde geboden en/of bevelen in gebreke blijft, zij aan Toi-Toys een dwangsom van € 150.000,- zal verbeuren voor iedere overtreding dan wel - zulks ter keuze van Toi-Toys - een dwangsom van € 100.000,- voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding van het gebod en/of het bevel voortduren; V. zal bepalen dat, indien Tinnus met de naleving van de onder I en/of II gevraagde geboden en/of bevelen in gebreke blijft, zij aan Toi-Toys een dwangsom van € 150.000,- zal verbeuren voor iedere overtreding dan wel - zulks ter keuze van Toi-Toys - een dwangsom van € 100.000,- voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding van het gebod en/of het bevel voortduren; VI. Tinnus c.s. op grond van artikel 1019h Rv hoofdelijk zal veroordelen in de volledige, redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten van deze procedure, te vermeerderen met wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf veertien dagen na de datum van het vonnis. 3.2. Toi-Toys stelt dat de gevraagde voorzieningen op grond van artikel 6:162 BW moeten worden toegewezen ofwel omdat Toi-Toys geen inbreuk maakt op de (vermeende) intellectuele eigendomsrechten van Zuru ofwel omdat deze intellectuele eigendomsrechten niet bestaan of in een oppositie- / nietigheidsprocedure geen stand zullen houden. Door het onrechtmatig wapperen met verschillende intellectuele eigendomsrechten door Zuru heeft Toi-Toys schade opgelopen, onder andere reputatieschade en verminderde afname van de Water Bombs. Met betrekking tot Tinnus is er de vrees voor potentieel onrechtmatig handelen omdat uit de gehele gang van zaken blijkt dat Tinnus en Zuru nauw met elkaar samenwerken, waarmee de vrees bestaat dat ook Tinnus klanten van Toi-Toys zal gaan aanschrijven, zeker als Zuru dat niet meer zou mogen gelet op een veroordelend vonnis. Daarnaast dient het door Tinnus gelegde beslag te worden opgeheven omdat het door Tinnus ingeroepen recht overduidelijk ondeugdelijk is. De stellingen van Toi-Toys ter zake de door Tinnus c.s. ingeroepen intellectuele eigendomsrechten houden - verkort weergegeven - het navolgende in. Octrooiaanvraag 3.2.1. Volgens Toi-Toys is het aanschrijven van klanten van Toi-Toys met de sommatie om de verkoop van Water Bombs te staken, onrechtmatig, nu Tinnus slechtst beschikt over een octrooiaanvraag die nog niet is verleend. Bovendien is het de vraag of het EOB tot verlening over zal gaan. Uit de op 21 juni 2016 gepubliceerde opinie volgt dat (de Examiner van) het EOB vraagtekens plaatst bij grote delen van de octrooiaanvraag en deze niet inventief acht. Modelrechten 3.2.2. Toi-Toys baseert haar stelling dat de Modellen 0001 tot en met 0010 nietig zijn op de techniekexceptie: de uiterlijke kenmerken van de Modellen worden uitsluitend door een technische functie bepaald. Dat geldt zowel voor het koppelstuk (dat aangesloten kan worden op het waternet), als voor het onderdeel met de rietjes (die het water vanuit het koppelstuk naar de individuele waterballonnen moeten leiden), als voor de waterballonnen en de elastiekjes. Producten waarvan de uiterlijke kenmerken uitsluitend door een technische functie worden bepaald zijn ex artikel 8 lid 1 GModVo van modelbescherming uitgesloten. 3.2.3. Daarnaast zijn van modelbescherming uitgesloten de uiterlijke kenmerken die nodig zijn om het voortbrengsel te laten passen aan, in of om een ander voortbrengsel, zodat beide hun functie kunnen vervullen (artikel 8 lid 2 GModVo). Ook op die grond zijn de Modellen 0001 tot en met 0010 nietig aangezien het koppelstuk zodanig moet worden vormgegeven dat het kan worden aangesloten op het waternet en ook de rietjes en de waterballonnen hun uiterlijk danken aan het feit dat ze op elkaar passen. 3.2.4. Bovendien zijn de Modellen, in het bijzonder de Modellen 0007 tot en met 0010, niet nieuw en beschikken niet over een eigen karakter conform het vereiste van artikel 4 GModVo. Tot het vormgevingserfgoed behoort een model met nummer 002314005-003 van Premium Balloon Accessories, welk model slechts in onbelangrijke details verschilt van de Modellen. Ook op deze grond zijn de Modellen nietig. 3.2.5. Ten slotte heeft Toi-Toys afgeweken waar mogelijk met een andere vorm van koppelstuk, is er sprake van een andere las aan de binnenkant en heeft haar product 37 rietjes en dat van Tinnus c.s. 35. Zodoende is geen sprake van inbreuk. Auteursrecht 3.2.6. Volgens Toi-Toys beschikt de vormgeving van de Bunch O Balloons niet over een eigen oorspronkelijk karakter. Aangezien de vormgeving van de Bunch O Balloons enkel wordt bepaald door technische functies en dergelijke elementen van auteursrechtelijke bescherming zijn uitgesloten, is er geen sprake van een geldig auteursrecht. Merkenrecht 3.2.7. In haar correspondentie jegens Toi-Toys en Big Bazar heeft Zuru zich beroepen op twee Uniemerkrechten. Het eerste merk betreft een beeldmerk van “Bunch o Balloons” en het tweede merk ziet op het woordmerk BUNCHO. Op geen enkele wijze is sprake van merkinbreuk door Toi-Toys nu zij in het geheel geen gebruik maakt van dezelfde of overeenstemmende tekens.

4.7. De slotsom luidt dat naar voorlopig oordeel geen sprake is van geldige model- of auteursrechten aan de zijde van Tinnus c.s., althans dat Toi-Toys daarop geen inbreuk maakt. Toi-Toys maakt evenmin inbreuk op de gestelde merkrechten noch is er sprake van slaafse nabootsing. Tinnus c.s. kon haar sommaties ook niet baseren op de octrooiaanvraag. De overige stellingen van Toi-Toys behoeven geen bespreking meer. 4.7.1. De onder II gevorderde verzending van een rectificatiebrief, aangepast als na te melden, zal worden toegewezen. De door verzending van brieven aan afnemers (van Toi-Toys) in de markt ontstane indruk dat de Water Bombs inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van Tinnus c.s. dient immers te worden rechtgezet omdat het onzorgvuldig zou zijn dit achterwege te laten en voldoende aannemelijk is dat Toi-Toys daarvan schade ondervindt. Hierbij heeft Toi-Toys een spoedeisend belang, dat overigens ook niet bestreden is. Nu de brief van Zuru aan de afnemers van Toi-Toys in het Engels is opgesteld, bestaat er ook aanleiding een Engelse rectificatiebrief uit te laten gaan. Ter zake zal tevens een dwangsom worden opgelegd (vergelijk de vordering onder IV) die zal worden gematigd en gemaximeerd. 4.7.2. Het onder I gevorderde verbod om mededelingen aan derden te doen dat de Water Bombs inbreuk zouden maken, zal worden afgewezen omdat een serieuze dreiging daartoe ontbreekt gelet op de volgende omstandigheden in onderling verband gezien. De advocaat van Tinnus c.s. heeft ter zitting aangegeven dat Tinnus geen brieven zal versturen, gelet op de tussen Tinnus en Zuru gesloten licentieovereenkomst en de tussen hen gemaakte afspraken. Toi-Toys heeft ook geen brieven of mededelingen van de zijde van Tinnus aan derden in het geding gebracht waaruit iets anders zou blijken. Het valt voorts niet te verwachten dat Zuru na lezing van dit vonnis nog (sommatie)brieven zal sturen of mededelingen zal doen, te minder nu haar bevolen wordt dergelijke mededelingen nu juist te rectificeren. 4.7.3. Gezien het voorshandse oordeel dat Tinnus c.s. geen intellectuele eigendomsrechten jegens Toi-Toys geldend kan maken, is summierlijk gebleken van ondeugdelijkheid van het aan het beslag ten grondslag gelegde recht. De vordering tot opheffing van het beslag onder III jegens Tinnus zal daarom worden toegewezen. Het belang van Tinnus c.s. dat het denkbaar is dat in een bodemprocedure toch nog anders wordt geoordeeld legt in dit geval onvoldoende gewicht in de schaal tegenover het grote belang van Toi-Toys bij opheffing. 4.7.4. Als grotendeels in het ongelijk gestelde partij zal Tinnus c.s. in de kosten in de hoofdzaak worden veroordeeld. Toi-Toys heeft een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd. Zij heeft als kosten, inclusief overigens de kosten voor het incident, opgevoerd een bedrag van € 38.953,40 excl. BTW (waarbij zij ter zitting heeft aangegeven dat per abuis de “Notitie zekerheidsstelling” is opgenomen; deze kosten moeten van het bedrag worden afgetrokken). Tinnus c.s. heeft tegen de hoogte van het totaalbedrag bezwaar gemaakt. Dit bezwaar is gegrond. Deze zaak moet, in verband met meerdere in het geding zijn intellectuele eigendomsrechten, de gedetailleerde uitwerking van de techniek en de internationale coördinatie met betrekking tot de betekening, worden aangemerkt als een complex kort geding als bedoeld in de indicatietarieven. Een bedrag van € 25.000,- exclusief verschotten en griffierecht moet daarom als redelijk en evenwichtig worden beschouwd. Voor het totaalbedrag aan toe te wijzen proceskosten dienen de dagvaardingskosten van € 241,26 en het griffierecht van € 618,- bij het salaris advocaat van € 25.000,- te worden opgeteld, waarmee het bedrag in totaal sluit op € 25.859,26. De vordering genoemd onder VI zal voor dit bedrag worden toegewezen, inclusief de door Toi-Toys gevorderde wettelijke rente. 4.7.5. De in 1019i Rv genoemde termijn zal ambtshalve op 6 maanden worden bepaald.

De voorzieningenrechter 5.1. veroordeelt Zuru om, binnen een week na betekening van dit vonnis, uit eigen naam en op eigen briefpapier een aangetekende brief te verzenden aan alle derden binnen Nederland die enig schriftelijk bericht hebben ontvangen van Zuru dan wel van haar raadsman (welk bericht inhoud of strekking had dat het product Water Bombs inbreuk zou maken op enig recht van intellectuele eigendom dat Tinnus c.s. in Nederland geldig kan maken) welke te verzenden brief de volgende inhoud zal hebben, zonder toevoegingen:“Dear Sirs,We [of: Our lawyer] informed youby letter of [datum] that the product of Toi-Toys called Water Bombs would allegedly infringe certain intellectual property rights owned by Zuru of Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong or by Tinnus Enterprises LLC of Plano, Texas, USA, and/or would constitute an act of unfair competition. By order of the President of the District Court of The Hague, we hereby inform you that no such infringement and/or act of unfair competition has been established. We apologize for any inconvenience. Yours sincerely, Zuru INC [name of CEO of Zuru]” met daarbij op dezelfde of de volgende pagina afgedrukt een afbeelding in kleur van minimaal 5x5 centimeter van de Waterbombs van Toi-Toys, een en ander met verzending per e-mail van een gelijktijdig afschrift yan die brieven aan de raadsman van Toi-Toys, mr. L.E.J. Jonker; 5.2. bepaalt dat, indien Zuru met de naleving van het onder 5.1 genoemde bevel in gebreke blijft, zij aan Toi-Toys een dwangsom van € 25.000,- zal verbeuren voor iedere overtreding dan wel - zulks ter keuze van Toi-Toys - een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag of dagdeel dat dit handelen niet wordt gerectificeerd, een en ander met een maximum van € 300.000,-; 5.3. heft het in opdracht van Tinnus gelegde conservatoir beslag van 22 juni 2017 op de aanwezige voorraad van de Water Bombs op; 5.4. veroordeelt Tinnus c.s. in de volledige proceskosten van Toi-Toys conform artikel 1019h Rv te begroten op € 25.859,26 en te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW op het moment dat betaling door Tinnus c.s. uitblijft binnen veertien dagen na het wijzen van dit vonnis; 5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5.6. bepaalt de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na heden; 5.7. wijst af het meer of anders gevorderde. Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 15 september 2017 in tegenwoordigheid van de griffier. Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering Burgerlijk Wetboek Europees Octrooibureau Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (Gemeenschapsmodellenverordening), inwerkingtreding: 6-3-2002, PB EU 2006 L 386 Gerechtshof Den Haag, 29 maart 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:928 (KOZ), r.o. 10 t/m 12 HvJEU 22 december 2010, C-393/09, ECLI:EU:C:2010:816 (BSA), r.o. 48 t/m 50 en Hoge Raad 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1533 (Hauck/Stokke), r.o. 4.2 c Hoge Raad 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ6999 (Lego / Mega Brands) HR 21 december 1956, NJ 1960, 414 (Drukasbak); HR 8 januari 1960, NJ 1960, 415 (Scrabblespel); HR 15 maart 1968, ECLI:NL:HR:1968:AC4040, NJ 1968, 268 (Plastic Stapelschalen) Gerechtshof Den Haag, 29 maart 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:928 (KOZ), r.o. 25. Indicatietarieven in IE-zaken, versie 1 april 2017

In deze brief heeft Zuru een beroep gedaan op de modelrechten van Model 0001 tot en met 0010, op de octrooiaanvraag, op auteursrechten, op twee Uniemerken en een Duits Utility Model. 2.12. Toi-Toys heeft bij brief van 18 april 2017 - onder meer - als volgt gereageerd: “On behalf of your client, you are suggesting that the Water Bombs-product of my client constitutes an infringement on the IP rights associated with the Bunch O Balloons. (…) However, after investigating the matter, my client comes to the conclusion that the Water Bombs-product does not form an infringement on any possible IP right claimed by Zuru. I will give a short explanation. There is no patent protecting the Bunch O Balloons. There is - as you claim - only a pending European patent application, so there is no valid patent protecting the Bunch O Balloons at the moment. Even more, the application is in no way uncontested. Most of the claims are heavily disputed in the filing procedure. Therefore it is highly unlikely that the matter will turn out to be validly patented in the future. You are also referring to copyrights, two trademarks, a German utility model and European Community Designs. However, the Water Bombs product does not make an infringement of any of the aforementioned rights (as far as they exist). You did not provide me with any information regarding your claimed copyrights. For that reason, I will not pay much attention to this unsubstantiated claim. I would only like to mention that the differences between the Bunch O Balloons and the Water Bombs-product are substantial and various. So even any copyrights are in place, this still would not indicate to be an infringement. You also did not make clear why the Water Bombs product would constitute an infringement on your trademarks. My client does not use any sign or word that is identical or similar to your trademarks. My client does not understand why you are referring to your trademarks. Regarding the designs and the utility model, I would like to draw your attention to the fact that the validity of a design can be challenged when its features of appearance are dictated by its technical function and also if these features do not bear an individual character of are not considered to be new. It will be clear that the designs of the Bunch O Balloons are completely dictated by the technical function of the Bunch O Balloons. My client will not hesitate to claim the invalidity of your designs when it comes to a procedure. Also, there are already invalidity requests pending against your designs. Your designs will not uphold in the future. Since the Water Bombs-product does not constitute an infringement on any of the IP rights regarding the Bunch O Balloons that you might be able to invoke, my client will not sign your cease and desist. My client will sell its Water Bombs-products instead. However, my client will refrain from selling the Water Bombs-product in Germany during this year by way of concession, since that market is not of particular relevance to my client with regard to this product. I trust I informed you sufficiently. I consider this case closed.” 2.13. Op 8 mei 2017 is door Zuru per email aan de advocaat van Toi-Toys te kennen gegeven dat Zuru de zaak niet zal laten liggen en een Nederlandse advocaat in de arm zal nemen. Op 12 mei 2017 is namens Toi-Toys geantwoord dat door Zuru niet is ingegaan op de inhoudelijke argumenten in de brief van 18 april 2017, wordt opgemerkt dat Zuru klanten van Toi-Toys heeft aangeschreven en wordt Zuru gesommeerd dit te staken onder dreiging van een juridische procedure. 2.14. Op 20 juni 2017 heeft Zuru Big Bazar B.V. te Amsterdam aangeschreven en - onder meer - het volgende gemeld: “ NOTIFICATION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND DEMAND TO CEASE SALES We write to address an intellectual property infringement risk relevant to your company. The matter relates to a rapid fill water balloon toy, called Water Bombs, being marketed by TOI-TOYS INTERNATIONAL (the Distributor). Water Bombs (the Imitation Product) is shown below on the right hand side. It has come to our attention that you are offering the Imitation Product for sale in your 18 June - 2 July 2017 catalogue, in print and online at http://www.bigbazar.eu/pagina/folder. And also that the Imitation Product has been for sale in your stores in the Netherlands. (…) Advertisement and sale of the Imitation Product in the Netherlands infringes upon the intellectual property rights associated with highly successful BUNCH O BALLOONS product, shown above on the left hand side. We have already taken this issue up with the Distributor and filed Court proceedings. Relevant IP Rights ZURU is the sole worldwide licensee of intellectual property (IP) rights associated with BUNCH O BALLOONS, and we are authorised to enforce those IP rights in Europe. Relevant rights effective in Europe (particularly the Netherlands) include: • European Community Design Registrations numbers 001431829-0001 to 001431829-0010 • A pending European patent application presently being expedited toward grant • Registered European Community trademarks 013713938 and 014018303 • Features of the BUNCHO BALLOONS product are protected by copyright, and • Advertising, marketing and packaging materials associated with BUNCHO BALLOONS product are protected by copyright. The BUNCHO BALLOONS brand and product are well established in the European market. In addition to asserting the registered IP rights above, we believe that dealing in the Imitation Product constitutes an act of unfair competition given the very evident similarities between BUNCH O BALLOONS and the Imitation Product. ZURU invests significantly in developing innovative and highly successful product lines, and as a fundamental business principle we must take a hard line on IP infringement to protect our innovations. While we have no wish for your company to become caught up in our dispute with the Distributor, we may need to escalate this matter should you continue to advertise and sell the Imitation Product. Required of You Please respond to: confirm that you will immediately remove the Imitation Product from sale in Big Bazar stores, and advise the amount of stock that you currently hold, and your intentions for that stock and any outstanding orders with the Distributor. Due to the serious nature of this matter we need your response by 12 PM, Thursday 22 June 2017. lf you have any questions you may contact me using the contact information be low.” 2.15. Op 20 juni 2017 heeft Tinnus een beslagrekest ingediend bij de rechtbank Oost-Brabant jegens Toi-Toys. De voorzieningenrechter heeft het conservatoir beslag toegestaan.

Ook het aanschrijven door Zuru met een beroep op haar merkrechten is derhalve jegens Toi-Toys onrechtmatig. Slaafse nabootsing 3.2.8. In de brieven is geen beroep op slaafse nabootsing gedaan (enkel op voornoemde intellectuele eigendomsrechten) maar ook dat beroep gaat niet op. De vormgeving van het product van Tinnus c.s. is technisch bepaald en daar waar kon is afgeweken. Bovendien heeft het product van Tinnus c.s. geen eigen plaats in de markt. 3.3. Tinnus c.s. voert gemotiveerd verweer. 3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4De (verdere) beoordeling 4.1. De voorzieningenrechter verwijst voor zover nodig naar hetgeen in het verwijzingsvonnis is overwogen en maakt die overwegingen tot de zijne. In aanvulling daarop geldt het volgende. Octrooiaanvraag 4.2. Vooropgesteld wordt dat een marktpartij die een octrooiaanvraag heeft ingediend, in beginsel gerechtigd is jegens wederpartijen een waarschuwingsexploot uit te brengen waarin wordt gewezen op de ingediende octrooiaanvraag en het feit dat de desbetreffende wederpartij een vergoeding verschuldigd is wanneer het octrooi daadwerkelijk wordt verleend en sprake is van inbreuk. Het is evenwel onzorgvuldig en aldus onrechtmatig om aan afnemers van producten van een wederpartij te melden dat zij op basis van de octrooiaanvraag het product niet mogen verhandelen. Een dergelijke rechtsbescherming komt een octrooiaanvraag niet toe. 4.2.1. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat de brief aan Big Bazar (zie onder 2.14) ten aanzien van het beroep door Zuru op de octrooiaanvraag onrechtmatig is jegens Toi-Toys, van wie Big Bazar het product betrekt. Zonder te differentiëren naar intellectuele eigendomsrechten (waarbij de octrooiaanvraag wel wordt genoemd) wordt Big Bazar immers gesommeerd om op basis van alle voornoemde rechten de verhandeling van de Water Bombs te staken. Modelrecht 4.3. De meest verstrekkende stelling van Toi-Toys is dat de Modellen ongeldig zullen worden geacht in de betreffende nietigheidsprocedures omdat alle uiterlijke kenmerken uitsluitend door een technische functie worden bepaald (vergelijk artikel 8 lid 1 GModVo). 4.3.1. Vooropgesteld wordt dat van een technische functie kan worden gesproken als de vormgeving het betreffende voortbrengsel beter geschikt doet zijn voor zijn gebruiksfunctie. Een element van een model dat door een technische functie is bepaald, wordt geacht in beginsel uitsluitend door een technische functie te zijn bepaald, I. als er slechts één of een aantal alternatieve technische oplossingen is waarmee hetzelfde technische effect kan worden bereikt of II. als er slechts één of een beperkt aantal reële alternatieven is in de vormgeving van dezelfde technische oplossing; zo’n alternatief is niet reëel als het slechts zou inhouden: een toevoeging van een (technisch gezien) zinloos element (zoals een versiering of een verdikking) aan het technisch bepaalde element; een afwijking in de vormgeving van het technisch bepaalde element die zo futiel is dat zij ten opzichte van het model geen eigen karakter geeft (waardoor dit alternatief dus onder de beschermingsomvang van het model valt). 4.3.2. Naar voorshands oordeel is Model 0001 ongeldig op grond van de voornoemde techniekexceptie. Daartoe overweegt de voorzieningenrechter met betrekking tot de verschillende onderdelen van dat model als volgt. 4.3.3. Het koppelstuk dient te bestaan uit een geschroefde binnenkant en het moet een vaste doorsnede hebben zodat het past op een kraan of op een ander koppelstuk (dat op een kraan of waterslang past). De ribbels aan de buitenzijde van het koppelstuk zorgen voor grip zodat het koppelstuk - ook met natte handen - op de kraan kan worden gedraaid. Daarbij volgt de voorzieningenrechter Toi-Toys in haar standpunt dat ook de positionering van de rietjes op het koppelstuk (via een zeshoekige rangschikking) uitsluitend technisch bepaald is en niet gekozen is vanwege een esthetische aantrekkelijkheid. Als onweersproken staat vast dat een dergelijke zeshoekige rangschikking vanuit wiskundig oogpunt de meest efficiënte rangschikking is wanneer de doelstelling is om zoveel mogelijk openingen (met regelmatige afstand) op een rond oppervlak te verkrijgen. Dat een uitgangspunt bij het ontwerpen van het product is om zoveel mogelijk rietjes te kunnen bevestigen aan het koppelstuk, daar het koppelstuk een relatief duur item is van het product en de insteek van het product is het zo snel mogelijk vullen van zoveel mogelijke ballonnetjes, komt de voorzieningenrechter aannemelijk voor. 4.3.4. De vorm en de lengte van de rietjes zijn naar voorshands oordeel eveneens technisch bepaald. Uiteraard dienen de rietjes hol te zijn om het water door te kunnen laten. De rietjes dienen in de waterballonnen te passen en zij moeten flexibel zijn omdat de waterballonnen anders niet kunnen uitzetten. De voorzieningenrechter verwerpt het standpunt van Tinnus c.s. dat de gelijke lengte en de stijfheid van de rietjes vooral is gekozen vanwege het vormgevingsaspect omdat het model daarmee een lange en ranke vormgeving verkrijgt. Ook de lengte is naar voorshands oordeel technisch bepaald omdat de rietjes een minimale lengte moeten hebben zodat de waterballonnen genoeg ruimte hebben om te vullen. Tevens moeten de rietjes kunnen buigen waarbij er voldoende ruimte moet zijn zodat de ballonnen bij het vullen elkaar niet verdringen. Langere rietjes dan waarvoor gekozen is bij het model, zijn niet praktisch omdat deze (onder meer) onnodig gebruik van extra plastic met zich brengen en het product minder hanteerbaar maken. Dat betekent dat langere rietjes geen reëel alternatief vormen. Rietjes van ongelijke lengte (zie bijvoorbeeld figuur 9B bij de octrooiaanvraag (r.o. 2.8) en Model 0002, 0004, 0008, 0009 en 0010) hebben het technische nadeel dat de ballonnen aan de kortere rietjes vroegtijdig kunnen loskomen en (kapot) vallen indien de ballonnen ondersteund door een plat vlak worden gevuld, zoals de gebruiksaanwijzing bij het product van Tinnus c.s. kennelijk voorschrijft. Bovendien zou de enkele introductie van langere rietjes of rietjes van ongelijke lengte toevoeging van een technisch gezien zinloos element betekenen en is er zo kennelijk maar een beperkt aantal (reële) alternatieven voor handen. Met verwijzing naar r.o. 12 van voormeld arrest van 29 maart 2016 van het gerechtshof Den Haag zou een geldig modelrecht dan betekenen dat Tinnus c.s. een technisch effect zou kunnen laten monopoliseren om daarmee anderen te beletten van technische verworvenheden gebruik te maken. Dat is niet de bedoeling en daar vindt het modelrecht zijn begrenzing in de techniekexceptie. 4.3.5. De vormgeving van de waterballonnen acht de voorzieningenrechter eveneens technisch bepaald. De waterballonnen hebben - onweersproken - een standaardafmeting die over de gehele wereld wordt gevolgd. Deze afmeting is zodanig dat de ballon groot genoeg is om niet te snel te knappen wanneer deze met water wordt gevuld en klein genoeg voor een kind om de waterballon in de hand te nemen en te werpen. Dat de uniforme vorm en grootte van de waterballonnen mede vanwege de vormgeving is gekozen zodat in gevulde staat het geheel er als een strak en verzorgd boeket uitziet, zoals Tinnus c.s. aanvoert, wordt daarmee gepasseerd. Het uiterlijk van een boeket is het gevolg van de techniek.

Ten overvloede heeft Toi-Toys terecht opgemerkt dat het uitwaaieren in gevulde staat - hetgeen het boeketachtig uiterlijk genereert - niet kenbaar is uit de geregistreerde afbeeldingen van de Modellen. 4.3.6. Ten slotte is het gebruik van elastiekjes technisch bepaald. Deze zorgen ervoor dat de waterballonnen tijdens het vullen blijven zitten en dat de gevulde ballonnen automatisch sluiten nadat deze van de rietjes loskomen of worden verwijderd. Dat de dikte van de (enkelvoudige) band een ontwerpkeuze is omdat een dunnere band of meerdere banden er meer rudimentair, slordiger en minder professioneel uit zouden zien, wordt daarbij verworpen. Deze keuze betreft naar voorshands oordeel een toevoeging van een (technisch gezien) zinloos element aan het technisch bepaalde element (vergelijk r.o. 4.3.1). 4.3.7. Tinnus c.s. heeft aangevoerd dat er alternatieve vormen mogelijk zijn ten opzichte van Model 0001 waardoor het als geldig moet worden beschouwd, althans de voorzieningenrechter begrijpt dat Tinnus c.s. dit bedoelt te betogen. Daarbij is het door Tinnus c.s. aangehaalde product dat qua uiterlijk het meest afwijkt van de Bunch O Balloons de Easymaxx van de Wasserballon-Fabrik, die er als volgt uitziet: 4.3.8. Het is juist dat dit product er anders uit ziet. Dit maakt het voorgaande evenwel naar voorlopig oordeel niet anders. Toi-Toys heeft onderbouwd gesteld dat dit product anders werkt en in andere (technische) oplossingen voorziet. Zo stelt zij dat het product is opgebouwd uit meerdere op elkaar te schroeven koppelstukken, waardoor – zo begrijpt de voorzieningenrechter – bevestiging van de rietjes aan de onderkant niet langer een optie is. Zodoende zijn deze aan de zijkant van het koppelstuk geplaatst, wat het voornaamste uiterlijke onderscheid met Model 0001 teweeg brengt. Die plaatsing van de rietjes aan de zijkant is bovendien geïndiceerd doordat de Easymaxx nog moet worden geassembleerd door de gebruiker en deze de rietjes derhalve met de hand in de openingen moet schuiven. De voorzieningenrechter begrijpt dat de dichte opeenstapeling van de rietjes en openingen bij Model 0001 daarvoor niet geschikt is. Toi-Toys heeft onweersproken gesteld dat de Bunch O Balloons respectievelijk de Water Bombs geassembleerd worden verkocht en zo een groter gebruiksgemak hebben. Voldoende aannemelijk is daarom dat de uiterlijke verschillen tussen de Easymaxx en het Model 0001 te verklaren zijn door technische verschillen en niet door vormgevingskeuzes. 4.3.9. Gezien het voorgaande acht de voorzieningenrechter Model 0001 voorshands nietig op grond van artikel 8 lid 1 GModVo. De technische bepaaldheid wordt onderstreept door de ingediende octrooiaanvraag met (afgezien van de hiervoor reeds besproken ongelijke lengte van de rietjes) een grotendeels op dezelfde wijze vormgegeven voortbrengsel. Model 0003, Model 0006 en Model 0007 delen dat lot op gelijke gronden. De registratie door Tinnus c.s. van een aantal (kennelijke) alternatieven voor Model 0001 (Model 0002-0010) illustreert bovendien hoe beperkt het aantal (reële) alternatieven is (zie voorwaarde I in r.o. 4.3.1) en dat Tinnus c.s. aldus tracht iedere technische (al dan niet reële) oplossing te monopoliseren via het modelrecht, wat daarvoor niet bedoeld is. 4.3.10. De overige door Tinnus c.s. ingeroepen modellen tonen rietjes van ongelijke lengte, waarmee de Water Bombs – met inachtneming van hetgeen technisch bepaald wordt geacht – voldoende onderscheid vertoont. Tinnus c.s. kan zich zodoende tegen verhandeling van de Water Bombs niet met vrucht beroepen op haar modelrechten. Auteursrecht 4.4. Veronderstellenderwijs aannemende dat het auteursrecht inderdaad bij Tinnus berust en via de Berner Conventie in Nederland kan worden ingeroepen, hetgeen Toi-Toys betwist, geldt met betrekking tot auteursrecht eveneens de techniekrestrictie. Het auteursrechtelijk werkbegrip vindt haar begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Elementen van het werk die louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze, zijn van bescherming uitgesloten. Met verwijzing naar hetgeen hiervoor is overwogen, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat op de Bunch O Balloons geen auteursrecht rust en voor wat betreft de ontwerpen met een ongelijke lengte van rietjes is geen sprake van inbreuk. Merkrecht 4.5. Daargelaten de vraag of Tinnus (of Zuru) merkrechthoudster is, hetgeen Toi-Toys betwist nu de ingeroepen merkrechten (vergelijk onder 2.5) op naam van Creative Impact Inc. staan geregistreerd, staat tussen partijen vast dat van merkrechtinbreuk geen sprake is. Tinnus c.s. heeft erkend dat Toi-Toys noch Big Bazar op de ingeroepen merkrechten inbreuk maakt. Het was zodoende onzorgvuldig om deze merkrechten in de sommatie jegens Big Bazar te noemen. Dat het evident was dat er geen merkinbreuk werd gemaakt betekent niet dat het daarmee aanschrijven van klanten kan worden goedgepraat omdat er minst genomen daardoor – ook volgens Tinnus c.s.: ten onrechte – onrust in de markt is ontstaan. Slaafse nabootsing 4.6. De voorzieningenrechter volgt Toi-Toys in haar stelling dat naar voorshands oordeel Tinnus c.s. evenmin een beroep toekomt op slaafse nabootsing (welk beroep Tinnus overigens mede aan haar beslagrekest ten grondslag heeft gelegd). 4.6.1. Voorop wordt gesteld dat nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom in beginsel vrijstaat. Daarop geldt als uitzondering dat door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. Om tegen (onnodig verwarringwekkende) nabootsing te worden beschermd, moet het product een eigen plaats (onderscheidend vermogen) op de markt hebben, zonder dat het product nieuw of oorspronkelijk of door de eisende concurrent zelf ontworpen hoeft te zijn. Het staat de nabootser vrij bij gebreke van octrooibescherming (zie hiervoor) een in het nagebootste product gekozen technische oplossing toe te passen, ook al zou(den) er (een) alternatieve technische oplossing(en) zijn om hetzelfde technisch effect te bereiken. Dat doet er niet aan af dat van de nabootser wel geëist mag worden dat hij voor een andere vormgeving van het element waarin de technische oplossing is belichaamd en/of van andere elementen van het product kiest om verwarring te voorkomen indien en voor zover dat mogelijk is zonder aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid afbreuk te doen. Deze verplichting gaat echter in beginsel niet zover dat hij gehouden is een, extra kosten meebrengend, zinloos element toe te voegen, of een afwijking aan te brengen die te futiel is om verwarring te voorkomen. 4.6.2. Nu de elementen van de Bunch O Balloons alle technisch zijn bepaald, is het Toi-Toys toegestaan deze elementen in haar Water Bombs over te nemen, nog daargelaten of de Bunch O Balloons voldoen aan het vereiste dat zij een eigen plaats op de markt hebben verworven. Ook hier is om redenen als voornoemd geen sprake van nabootsing van de ontwerpen met ongelijke lengte van rietjes.