ECLI:NL:RBDHA:2017:10353

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/533493 / KG ZA 17-684 Vonnis in kort geding van 12 september 2017 in de zaak van de rechtspersoon naar vreemd recht J.R. SIMPLOT COMPANY, gevestigd te Boise, Idaho (Verenigde Staten), eiseres, advocaat mr. L.E. Fresco te Amsterdam, tegen 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MCCAIN FOODS HOLLAND B.V., gevestigd te Goes, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MCCAIN FOODS EUROPE B.V., gevestigd te Lewedorp, gedaagden, advocaat mr. R.W. de Vrey te Utrecht. Partijen zullen hierna Simplot en McCain Foods c.s. genoemd worden en gedaagden ook afzonderlijk McCain Foods Holland en McCain Foods Europe. De zaak is voor Simplot inhoudelijk behandeld door mr. Fresco voornoemd en mr. R.J.F. Grijpink, advocaat te Amsterdam en voor McCain Foods c.s. door mr. De Vrey voornoemd en mr. M.C.H.I. van der Dussen, advocaat te Utrecht.

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: de dagvaarding van 8 juni 2017, met productie 1 tot en met 16; de akte overlegging producties van de zijde van Simplot, ingekomen ter griffie op 9 augustus 2017, met productie 17 tot en met 19; de akte overlegging producties van de zijde van McCain Foods c.s., ingekomen ter griffie op 14 augustus 2017, met productie 1 tot en met 13; de akte overlegging producties van de zijde van Simplot, ingekomen ter griffie op 15 augustus 2017, met productie 20; de akte overlegging producties van de zijde van McCain Foods c.s., ingekomen ter griffie op 17 augustus 2017, met productie 14 tot en met 16; het aanvullende kostenoverzicht van de zijde van Simplot, ingekomen ter griffie op 21 augustus 2017; het aanvullende kostenoverzicht van de zijde van McCain Foods c.s., ingekomen ter griffie op 21 augustus 2017; de mondelinge behandeling van 22 augustus 2017 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotities van Simplot en McCain Foods c.s. 1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2.1. Simplot is een Amerikaanse onderneming die is gespecialiseerd in diepgevroren en houdbare producten, waaronder (bevroren) aardappelproducten. 2.2. McCain Foods c.s. is onderdeel van het wereldwijd opererende Canadese McCain concern (hierna: McCain). Ook McCain is gespecialiseerd in onder andere (bevroren) aardappelproducten. 2.3. Simplot is houdster van het op 15 oktober 2010 onder nummer 001769167-0001 geregistreerde Gemeenschapsmodel (hierna: het Model), met prioriteitsdatum 26 april 2010. Het model is geregistreerd voor “aardappelvormen” met de hieronder opgenomen afbeeldingen: 2.4. In 2013 heeft Simplot een nieuwe lijn van frieten geïntroduceerd, die worden gekenmerkt door de “gedraaide” vorm, onder het merk SIDEWINDERS (hierna: Sidewinders). Deze frieten worden op de Amerikaanse en Canadese markt verhandeld. De Sidewinders worden/zijn - onder andere - op de volgende wijze aangeprezen en verkocht: 2.5. Eind oktober 2016 heeft McCain ‘Rustic Twist’ frieten (hierna: Rustic Twist) geïntroduceerd in verschillende Europese landen, waaronder Nederland. Vanaf november 2016 heeft zij de Rustic Twist verkocht aan de zakelijke markt (restaurants, cateraars en groothandels). De Rustic Twist wordt - onder andere - op de volgende wijze aangeprezen en verkocht: 2.6. Simplot heeft in oktober 2016 bij het District Court Idaho (Verenigde Staten) een procedure jegens McCain aanhangig gemaakt wegens inbreuk op haar Amerikaanse design patent. 2.7. In België en Frankrijk heeft Simplot in april en mei 2017 bewijsbeschermende maatregelen getroffen jegens McCain vennootschappen. Zij heeft op 24 mei 2017 een bodemprocedure in Frankrijk aanhangig gemaakt jegens enkele Franse en Belgische McCain vennootschappen waarin zij een inbreukverbod (met nevenvorderingen) heeft gevorderd. 2.8. Bij beschikking van 9 mei 2017 heeft de Haagse voorzieningenrechter Simplot verlof verleend om conservatoir bewijsbeslag te leggen onder McCain Foods c.s. Op 11 mei 2017 is onder McCain Foods c.s. conservatoir bewijsbeslag gelegd op de adressen in Lelystad en ‘s-Heer Arendskerke. In het proces verbaal zijn de bescheiden vermeld die in conservatoir bewijsbeslag zijn genomen. Omdat op het moment van beslaglegging de Rustic Twist niet werd vervaardigd, is de deurwaarder op 18 mei 2017 teruggekomen en heeft alsnog de gedetailleerde beschrijving opgemaakt van de productie van de Rustic Twist in de fabriek te Lelystad. 2.9. Op 15 mei 2017 is McCain Foods Limited een procedure gestart bij het EUIPO om het Model ongeldig te laten verklaren (hierna: de nietigheidsprocedure). 2.10. Onder andere McCain Foods c.s. is op 16 mei 2017 een bodemprocedure gestart tegen Simplot voor de onderhavige rechtbank, waarin zij een verklaring voor recht van niet inbreuk voor de gehele Europese Unie heeft gevorderd.

3.1. Simplot vordert samengevat - dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: A. McCain Foods c.s. zal bevelen onmiddellijk na betekening van het te wijzen vonnis iedere inbreuk op de gemeenschapsmodelrechten van Simplot uit hoofde van Gemeenschapsmodel met nummer 001796167-0001 te staken en gestaakt houden in de Europese Unie, in het bijzonder het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of gebruiken van de Inbreukmakende Producten of het voor deze doeleinden in voorraad hebben van de Inbreukmakende Producten; McCain Foods c.s. zal bevelen een dwangsom te betalen van € 25.000,- voor iedere dag (een gedeelte van een dag als een gehele gerekend) dat zij in strijd handelt met het onder A geformuleerde bevel, dan wel, ter keuze van Simplot, van € 1.000,- per in strijd met het onder A geformuleerde bevel verkochte Inbreukmakende Product; zal bepalen dat Simplot inzage krijgt in en door afgifte de beschikking krijgt over afschriften van de door de deurwaarder in bewijsbeslag genomen en bij deze in bewaring gegeven bescheiden en de door de deurwaarder opgemaakte beschrijving zoals bedoeld in hoofdstuk IV.2 van deze dagvaarding, die gegevens (kunnen) bevatten over de (omvang van de) inbreuken door McCain Foods c.s. en dat McCain Foods c.s. deze inzage en afgifte dient te gehengen en te gedogen; de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv zal bepalen op zes maanden na betekening van het te wijzen vonnis; McCain Foods c.s. hoofdelijk zal veroordelen in de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de nakosten en de wettelijke rente. 3.2. Aan haar vorderingen genoemd in 3.1 onder A en B legt Simplot - zakelijk weergegeven - ten grondslag dat verhandeling door McCain Foods c.s. van de Rustic Twist inbreuk maakt op haar modelrechten, nu de Rustic Twist voor de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt dan het Model. De Rustic Twist en de Sidewinders zien er vrijwel identiek uit. 3.3. Ter onderbouwing van haar vorderingen genoemd in 3.1 onder C en D stelt Simplot - samengevat - dat zij op grond van artikel 843a jo 1019a Rv recht heeft op inzage in en afschrift van de in conservatoir bewijsbeslag genomen administratieve bescheiden. De bescheiden zijn voldoende bepaald en Simplot heeft een rechtmatig belang bij toewijzing van de vordering omdat zij aan de hand van deze bescheiden eventuele afnemers kan aanspreken en inzicht krijgt in de omvang van het schadeveroorzakende handelen door McCain Foods c.s. 3.4. McCain Foods c.s. voert gemotiveerd verweer. 3.5. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

Bevoegdheid 4.1. Nu de vorderingen van Simplot zijn gebaseerd op haar Gemeenschapsmodelrecht, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank, gelet op de vestigingsplaats van McCain Foods Holland en McCain Foods Europe in Nederland, internationaal en relatief bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van Simplot op grond van artikel 81 aanhef en onder a jo artikel 80 lid 1 GModVo en artikel 3 Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen. De bevoegdheid strekt zich uit tot de gehele Europese Unie. Geldigheid van het Model 4.2. McCain Foods c.s. betoogt allereerst dat het Model nietig is op grond van artikel 25 lid 1 aanhef en onder a) GModVo jo artikel 3 aanhef en onder a) GModVo. Volgens haar zijn de tekeningen van het Model dusdanig onduidelijk dat niet bepaald kan worden wat de aardappelvorm is waarvoor bescherming wordt gevraagd. Met name de figuren 6 en 7 van de modelregistratie (zie onder 2.3, de twee figuren rechtsonder) zijn onduidelijk en inconsistent ten opzichte van de overige figuren, althans de voorzieningenrechter begrijpt dat McCain Foods c.s. dat bedoelt te stellen. 4.3. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat de tekeningen van het Model voldoende duidelijk en consistent zijn en zien op verschillende aanzichten van eenzelfde product. Dat de tekeningen 6 en 7 op het eerste gezicht niet direct een aanzicht vanuit een andere hoek van hetzelfde product lijken te zijn, heeft vooral te maken met het feit dat het gaat om een tweedimensionale weergave van een driedimensionaal object. Wanneer de tekeningen in samenhang worden beschouwd, is echter duidelijk genoeg dat het gaat om steeds een ander aanzicht van hetzelfde model. Dat de lijnen van de tweedimensionale weergave van de tekeningen 6 en 7 daadwerkelijk overeenkomen met het desbetreffende aanzicht van dezelfde aardappelvorm blijkt temeer wanneer de foto van de aardappelvorm naast de modeltekening wordt gehouden: De omstandigheid dat in de verleningsprocedure voor het Amerikaanse modelrecht door de US examiner vragen zijn gesteld met betrekking tot de consistentie van de tekeningen en dat Simplot vervolgens gewijzigde tekeningen heeft ingediend, zoals McCain Foods c.s. betoogt, is in de onderhavige procedure niet relevant, nu een Gemeenschapsmodel op zijn eigen merites moet worden beoordeeld en de voorzieningenrechter bovendien die inconsistentie niet ziet. 4.4. Het voorgaande betekent dat nietigheid van het Model op basis van inconsistente of onduidelijke tekeningen voorshands niet aannemelijk is geworden. 4.5. Voorts betwist McCain Foods c.s. de geldigheid van het Model omdat het volgens haar de vereiste nieuwheid en het eigen karakter mist. 4.6. In dit kader stelt de voorzieningenrechter voorop dat op grond van artikel 4 lid 1 GModVo een Gemeenschapsmodel wordt beschermd indien en voor zover het nieuw is en een eigen karakter heeft. Een model wordt gelet op artikel 5 lid 1 aanhef en onder b GModVo als nieuw beschouwd indien geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum van depot of van voorrang. Het publiek bestaat uit ingewijden in de betrokken sector die in de Europese Unie werkzaam zijn. Ingevolge artikel 6 GModVo wordt een model geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die vóór de eerdergenoemde datum voor het publiek beschikbaar zijn gesteld (het vormgevingserfgoed). Daarbij moet het eigen karakter van het model niet worden beoordeeld aan de hand van een combinatie van afzonderlijke kenmerken van meerdere oudere modellen, maar aan de hand van één of meer individueel beschouwde oudere modellen.De geïnformeerde gebruiker is in hoge mate aandachtig, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector en zal de modellen zo mogelijk rechtstreeks vergelijken. 4.7. De voorzieningenrechter kan in het midden laten of de in aanmerking te nemen sector enkel aardappelproducten omvat (zoals Simplot stelt) of alle voedingsmiddelen (zoals McCain Foods c.s. aanvoert). Ook indien de gehele voedingsmiddelensector in aanmerking moet worden genomen, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat het Model ten opzichte van het vormgevingserfgoed nieuw is en een eigen karakter heeft. Daartoe wordt als volgt overwogen. 4.8. Ter onderbouwing dat het Model nieuwheid en een eigen karakter ontbeert, heeft McCain Foods c.s. - zonder nadere toelichting - in haar pleitaantekeningen als vormgevingserfgoed twee sets figuren opgenomen die behoren bij modelregistraties. Kennelijk beschouwt zij die als meest nabij gelegen. 4.9. De eerste set betreft de volgende figuren: Deze figuren behoren bij het Gemeenschapsmodel 001057921-003, geregistreerd op 18 december 2008. Het betreft het model van een broodvorm (hierna: het Broodmodel). 4.10. De tweede set figuren is de volgende: McCain Foods c.s. heeft - onweersproken - aangevoerd dat deze figuren behoren bij het op 14 februari 1997 geregistreerde Italiaanse model 1996PTO000007-0006, zodat de voorzieningenrechter daarvan uitgaat. Dit is een model van een driedimensionele snack van aardappelen (hierna: het Snackmodel). 4.11. Het Model is nieuw ten opzichte van het Broodmodel en het Snackmodel nu het criterium daarvoor is dat het Model niet identiek mag zijn aan een model uit het vormgevingserfgoed (vergelijk r.o. 4.6). Het is reeds op het eerste gezicht duidelijk dat het Model niet identiek is aan het Brood- of het Snackmodel. 4.12. Waarom het Model ten opzichte van het vormgevingserfgoed eigen karakter mist, heeft McCain Foods c.s. ter zitting niet toegelicht. Voor zover McCain Foods c.s. zich beroept op het door haar ingediende nietigheidsverzoek bij het EUIPO, volgt de voorzieningenrechter Simplot in haar stelling dat het Model een andere indruk wekt bij de geïnformeerde gebruiker. Met betrekking tot het Broodmodel ontbreekt de rotatie om de lengteas zoals die bij het Model te zien is. De vorm van het Broodmodel is voorts ronder, dikker en compacter dan die van het Model, waarbij het eerder een vrij platte schijf is die roteert. Het Model laat verder een duidelijker s-vorm zien dan het Broodmodel. Ook bij het Snackmodel ontbreekt een duidelijke rotatie om de lengteas zoals die van het Model en is het Snackmodel ronder, dikker en compacter. Ook hier is een duidelijker s-vorm in het Model te zien. Daarnaast heeft het Snackmodel diagonale ribbels en een structuur die het Model niet kent. 4.13. McCain Foods c.s. heeft als productie GP7 voorbeelden overgelegd van modelregistraties uit de voedsel- en niet-voedselindustrie die volgens haar tot het vormgevingserfgoed behoren. Daargelaten dat iedere toelichting ontbreekt, constateert de voorzieningenrechter dat het vormgevingserfgoed opgenomen in productie GP7 naar voorshands oordeel evenmin een model toont met een zelfde algemene indruk. Deze modellen doen zodoende niets af aan de nieuwheid en het eigen karakter van het Model. 4.14. Het voorgaande betekent dat de nietigheid van het Model vanwege het ontbreken van nieuwheid en een eigen karakter voorshands evenmin aannemelijk is geworden. Inbreuk 4.15. Omdat voorshands van de geldigheid van het Model moet worden uitgegaan, komt de voorzieningenrechter toe aan de beantwoording van de vraag of McCain Foods c.s.

4.26. De voorzieningenrechter zal de verbodsvordering genoemd in 3.1 onder A ten aanzien van alle landen van de Europese Unie toewijzen. Het verweer van McCain Foods c.s. dat Simplot staking van iedere inbreuk op modelrechten van Simplot in de Europese Unie vordert en niet slechts van het onderhavige product, is gebaseerd op een incorrecte lezing van het gevraagde verbod. Daarin is duidelijk opgenomen dat het gaat om de modelrechten voortvloeiend uit het onderhavige Gemeenschapsmodel. Teneinde executieproblemen te voorkomen, zal de termijn waarbinnen McCain Foods c.s. de inbreuk dient te staken, worden bepaald op 48 uur na betekening van dit vonnis. Nevenvorderingen 4.27. De in 3.1 onder B gevorderde dwangsom is toewijsbaar, met dien verstande dat deze zal worden gematigd en gemaximeerd. 4.28. De door Simplot in 3.1 onder C gevorderde inzage met betrekking tot de bescheiden waarop bewijsbeslag is gelegd, komt voor toewijzing in aanmerking. Deze inzage dient er immers toe verdere (dreigende) inbreuken te beëindigen of te voorkomen. Dat geldt evenwel niet voor de beschrijving van de productie van de friet. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt voorshands niet in te zien welke toegevoegde waarde de beschrijving heeft, nu het eindproduct inbreukmakend wordt geoordeeld. 4.29. McCain Foods c.s. heeft bezwaar tegen ongeclausuleerde inzage in de bescheiden omdat Simplot, die thans niet op de Europese markt actief is, daarmee een distributienetwerk in handen gespeeld krijgt. Aan dat bezwaar zal voorshands als volgt tegemoet worden gekomen. Er zal worden bepaald dat enkel inzage (en niet ook afgifte zoals gevorderd) wordt gegeven aan de advocaat van McCain Foods c.s. en – met oplegging van een mededelingsverbod in de zin van artikel 29 lid 1 onder b Rv – aan maximaal 2 natuurlijke personen aangewezen door Simplot. De advocaat moet geacht worden om samen met die twee natuurlijke personen te kunnen beoordelen of het instellen van nadere gerechtelijke stappen geïndiceerd is. Voor zover die stappen (waaronder is begrepen voorafgaande sommatie) vervolgens gezet worden, zal informatie uit die bescheiden aan de betreffende rechter en wederpartij kunnen worden meegedeeld met waar nodig anonimisering van daarin voorkomende andere partijen en daarop betrekking hebbende gegevens. Proceskosten en 1019i Rv 4.30. McCain Foods c.s. zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Simplot heeft een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd. 4.31. Simplot heeft opgegeven dat zij in totaal € 44.391,17 aan proceskosten heeft gemaakt. Dit bedrag bestaat uit € 37.524,- honorarium voor de onderhavige procedure, € 6.558,97 aan verschotten met betrekking tot het bewijsbeslag en (€ 90,- + € 75,90 + € 64,35 + € 13,60 + € 64,35 =) € 308,20 aan verschotten voor de onderhavige procedure (exclusief griffierecht). McCain Foods c.s. heeft daartegen geen bezwaar gemaakt. 4.32. Ambtshalve stelt de voorzieningenrechter vast dat deze zaak moet worden aangemerkt als een normaal kort geding als bedoeld in de indicatietarieven, zodat een bedrag van € 15.000,- exclusief verschotten en griffierecht als redelijk en evenredig moet worden beschouwd. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat dit bedrag niet de verschotten voor het bewijsbeslag omvatten. Nu de inzage slechts gedeeltelijk wordt toegewezen en ten principale nog moet worden beslist over de gerechtigdheid van Simplot ter zake, is het aan de bodemrechter over deze proceskosten te beslissen. Voor het totaalbedrag aan toe te wijzen proceskosten dienen het griffierecht van € 618,- en de verschotten van € 308,20 bij het salaris advocaat van € 15.000,- te worden opgeteld, waarmee het bedrag in totaal sluit op € 15.926,20. Dit bedrag zal worden toegewezen, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente. 4.33. Voor veroordeling in de gevorderde nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze nakosten een executoriale titel oplevert (vgl. HR 19 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL1116, NJ 2011/237). 4.34. De redelijke termijn van artikel 1019i Rv zal worden bepaald op zes maanden na heden. Uitvoerbaar bij voorraad verklaring 4.35. McCain Foods c.s. verzoekt de voorzieningenrechter onderhavig vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, vanwege de immense, onomkeerbare (reputatie)schade die McCain Foods c.s. lijdt door tenuitvoerlegging van het vonnis en gezien de afwezigheid van schade en spoedeisend belang aan de zijde van Simplot. De hoofdregel dat een rechtsmaatregel (hoger beroep) de ten uitvoerlegging van de uitspraak schorst, is in dit kader passend, aldus McCain Foods c.s.. 4.36. Vooropgesteld wordt dat het ten algemene in kort geding vanwege de vereiste spoed niet wenselijk is dat het vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard. De voorzieningenrechter ziet in deze zaak geen reden van dat uitgangspunt af te wijken.

De voorzieningenrechter 5.1. beveelt McCain Foods c.s., ieder voor zich, binnen 48 uur na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de gemeenschapsmodelrechten van Simplot uit hoofde van het Gemeenschapsmodel met nummer 001796167-0001 te staken en gestaakt houden in de Europese Unie, in het bijzonder het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of gebruiken van de Inbreukmakende Producten of het voor deze doeleinden in voorraad hebben van de Inbreukmakende Producten; 5.2. beveelt McCain Foods c.s., ieder voor zich, een dwangsom te betalen van € 10.000,- voor iedere dag (een gedeelte van een dag als een gehele gerekend) dat zij in strijd handelt met het onder 5.1 geformuleerde bevel, dan wel, ter keuze van Simplot, van € 500,- per in strijd met het onder 5.1 geformuleerde bevel verkochte verpakking met Inbreukmakende Producten, met een maximum van € 1.000.000,-; 5.3. bepaalt dat de advocaat van Simplot en maximaal twee (2) natuurlijke personen, door Simplot aan te wijzen en bekend te maken aan McCain Foods c.s., inzage verkrijgen in (afschriften van de) door de deurwaarder in bewijsbeslag genomen en bij deze in bewaring gegeven bescheiden, waarbij McCain Foods c.s. deze inzage dient te gehengen en te gedogen; 5.4. verbiedt de in 5.3 bedoelde personen op de voet van artikel 29 lid 1 onder b Rv mededeling te doen aan derden of aan andere natuurlijke personen (al dan niet binnen Simplot) omtrent hetgeen waarin zij inzage hebben gekregen, met inachtneming van het onder 4.29 overwogene; 5.5. veroordeelt McCain Foods c.s. in de proceskosten, tot dusver aan de zijde van Simplot begroot op € 15.926,20, één en ander te voldoen binnen veertien dagen na de datum van dit vonnis en - voor het geval voldoening van de kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt - te vermeerderen met de wettelijke rente over de kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening tot aan de dag der algehele voldoening; 5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5.7. bepaalt de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na heden; 5.8. wijst af het meer of anders gevorderde. Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 12 september 2017 in tegenwoordigheid van de griffier. Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (Gemeenschapsmodellenverordening), inwerkingtreding: 6-3-2002, PB EU 2006 L 386 HvJEU 19 juni 2014, C‑345/13 (Karen Millen), r.o. 23 t/m 25 en 35 HvJ EU 20 oktober 2011, C-281/10 P (PepsiCo & Grupo Promer/BHIM), r.o. 53 en 55 HvJ EU 20 oktober 2011, C-281/10 P, (PepsiCo & Grupo Promer/BHIM), r.o. 73 en gerechtshof Den Haag 13 augustus 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:3356 (Bang & Olufsen/Loewe), r.o. 15 Indicatietarieven in IE-zaken, versie 1 april 2017

inbreuk heeft gemaakt op de rechten die voortvloeien uit dit model. 4.16. Bij beoordeling van de gestelde inbreuk dient het volgende in aanmerking te worden genomen. Volgens artikel 10 lid 1 GModVo omvat de beschermingsomvang van een Gemeenschapsmodel elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Volgens lid 2 wordt bij het beoordelen van de draagwijdte van de bescherming rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model. Bij de vergelijking is het model zoals ingeschreven in beginsel maatgevend voor de beschermingsomvang. Maar bij de beoordeling van de algemene indruk die door de betreffende modellen wordt gewekt kunnen de daadwerkelijk verhandelde voortbrengselen in aanmerking worden genomen voor zover dit een bevestiging oplevert van hetgeen uit het model zoals ingeschreven blijkt, dus enkel ter verduidelijking, teneinde reeds eerder getrokken conclusies te bevestigen. 4.17. Ten behoeve van de benodigde vergelijking worden de verschillende aangezichten van het Model hieronder afgebeeld met op dezelfde foto de Rustic Twist friet in de betreffende stand: Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter wekt de hier getoonde Rustic Twist bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk dan het Model. Hoewel er enkele kleine verschillen zijn te ontwaren (de Rustic Twist lijkt iets puntiger en iets minder slank dan het Model), staat – anders dan McCain Foods c.s. kennelijk betoogt – de Rustic Twist vele malen dichter bij het Model dan bij het hiervoor besproken vormgevingserfgoed. Net als bij het Model is immers sprake van (kort gezegd) een langwerpige platte (aardappel)schijf die om zijn lengteas is geroteerd, waarbij een duidelijke s-vorm is te zien. Daarmee is sprake van inbreuk op het Model. 4.18. Met dit voorshands oordeel verwerpt de voorzieningenrechter het verweer van McCain Foods c.s. dat voor de vraag of sprake is van inbreuk niet één enkele Rustic Twist met het Model moet worden vergeleken, maar een gehele zak Rustic Twists. In een zak Rustic Twists zijn volgens McCain Foods c.s. drie verschillende vormen friet te ontdekken, te weten frieten die qua vorm met de klok meedraaien (ongeveer 30%), frieten die qua vorm tegen de klok indraaien (ongeveer 40%) en frieten die zijn gevormd zonder een draai (ongeveer 30%). Daargelaten de vraag naar welk aandeel van inbreukmakende friet nu precies voldoende is, is de voorzieningenrechter in elk geval van oordeel dat ook sprake is van inbreuk indien een aanzienlijk deel van de Rustic Twists qua vormgeving bij de geïnformeerde gebruiker geen andere indruk wekt dan het Model. 30% van een zak frieten is een aanzienlijk deel. Ten overvloede worden hieronder het Model, een Rustic Twist die qua vorm tegen de klok in draait en een Rustic Twist die qua vorm met de klok meedraait, weergegeven: Ook de geheel ter rechterzijde afgebeelde variant van de Rustic Twist wekt naar voorlopig oordeel bij de geïnformeerde gebruiker eenzelfde algemene indruk als het Model. Dat die vorm gespiegeld is, maakt dat niet anders nu de overige vormgeving geheel gelijk blijft en die vormgeving in zijn geheel het opvallendst is aan het Model. Dat betekent dat in totaal zelfs ongeveer 70% van de frieten in een zak Rustic Twist inbreukmakend is ten opzichte van het Model. Spoedeisend belang 4.19. McCain Foods c.s. betwist dat Simplot een spoedeisend belang heeft bij het onderhavige kort geding omdat er tussen partijen al twee bodemprocedures aanhangig zijn, er reeds 10 maanden zijn verlopen sinds introductie van de Rustic Twist friet in (onder andere) Nederland en er een nietigheidsprocedure bij het EUIPO loopt. Bovendien lijdt Simplot geen schade omdat zij niet actief is in de Europese Unie. 4.20. De vraag of een eisende partij in kort geding voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening dient beantwoord te worden aan de hand van een afweging van de belangen van partijen, beoordeeld naar de toestand ten tijde van de uitspraak. Daarbij heeft als uitgangspunt te gelden dat het spoedeisend belang in beginsel is gegeven zolang de gestelde inbreuk of het gestelde onrechtmatig handelen voortduurt. Indien daartegen echter onvoldoende voortvarend is opgetreden, kan dit een aanwijzing zijn dat het belang van de eisende partij kennelijk geen voorlopige maatregel vergt. Zulks hangt af van de omstandigheden van het geval. 4.21. De voorzieningenrechter is van oordeel dat Simplot voldoende voortvarend is opgetreden, nu Simplot ter zitting heeft toegelicht dat haar pas recentelijk (door de beslaglegging in Frankrijk en België in april en mei van dit jaar) duidelijk is geworden dat McCain Foods Holland producent is van de Rustic Twist. Dat zij geen (spoedeisend) belang heeft bij haar vorderingen omdat zij (nog) niet op de Europese markt actief is met de verkoop van haar Sidewinders, verwerpt de voorzieningenrechter. Wanneer Simplot op die grond geen actie zou mogen instellen, betekent dat een uitholling van haar IE-recht en kan McCain Foods c.s. het haar daarmee feitelijk onmogelijk maken om alsnog op de Europese markt haar Sidewinders te introduceren. Verbodsvordering Belangenafweging 4.22. Zoals hiervoor is overwogen is sprake van inbreuk op het Model waarmee de verbodsvordering genoemd in 3.1 onder A in beginsel voor toewijzing in aanmerking komt. 4.23. Volgens McCain Foods c.s. zou een verbod evenwel voor haar desastreus uitwerken, nu de Rustic Twist frieten een succesvol product zijn waarin zij veel heeft geïnvesteerd. Als zij gehouden zou worden de productie en de verkoop te staken, levert dit aanzienlijke directe kosten op, maar ook aanzienlijke reputatieschade voor haar gehele business in de Europese Unie. Daarmee heeft McCain Foods c.s. in de belangenafweging veel meer te verliezen dan Simplot, aldus nog altijd McCain Foods c.s. 4.24. De aard van het kort geding brengt mee dat toewijzing van een dergelijk gevorderd verbod afhankelijk is van een belangenafweging waarbij onder meer enerzijds het voorlopig karakter van het rechterlijk oordeel in kort geding en de ingrijpendheid van de gevolgen van een eventueel verbod voor de verweerder in aanmerking dienen te worden genomen en anderzijds de omvang van de schade die voor de eiser dreigt, indien een verbod zou uitblijven. De omstandigheid dat een zodanige afweging, zo de kort geding rechter de gedragingen onrechtmatig oordeelt, in de regel toewijzing van het gevorderde verbod voor de hand doet liggen, in het bijzonder wanneer schade door voortzetting van die gedragingen dreigt, neemt niet weg dat de kort geding rechter in de gegeven omstandigheden van een verbod kan afzien, bijvoorbeeld in verband met zijn oordeel dat aan de belangen van de eiser voorlopig voldoende op andere wijze is of kan worden tegemoet gekomen. 4.25. In deze belangenafweging acht de voorzieningenrechter enerzijds met name relevant dat sprake is van een duidelijke modelrechtinbreuk en anderzijds dat McCain Foods c.s. vóór introductie op de Europese markt van haar Rustic Twist frieten op de hoogte was van het Model van Simplot. Daarmee heeft zij het (juridische) risico van een modelrecht inbreukprocedure over zichzelf afgeroepen met de daarbij behorende (thans) onomkeerbare schade. Onder deze omstandigheden komt het risico van vergaande financiële gevolgen door een verbod in de onderhavige belangenafweging voor rekening van McCain Foods c.s.