ECLI:NL:RBARN:2006:AW1889

vonnis RECHTBANK ARNHEM Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 135199 / KG ZA 05-778 Vonnis in kort geding van 2 februari 2006 in de zaak van 1. de vennootschap naar buitenlands recht DEERE AND COMPANY, gevestigd te Moline, Illinois, Verenigde Staten van Amerika, 2. de vennootschap naar buitenlands recht JOHN DEERE INTERNATIONAL GMBH, gevestigd te Schaffhausen, Zwitserland, eiseressen, bij dagvaarding van 29 december 2005, procureur mr. J.C.N.B. Kaal, advocaat mr. T.F.W. Overdijk te Amsterdam, tegen [gedaagde] wonende en kantoorhoudende te [woonplaats], gedaagde, advocaat mr. C.J. van Dijk te Ede. Eiseressen zullen hierna afzonderlijk Deere en Deere GmbH genoemd worden. Gedaagde zal hierna [gedaagde] worden genoemd. 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding - de mondelinge behandeling - de pleitnota van Deere en Deere GmbH - de wijziging van eis - de pleitnota van [gedaagde]. 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald. 2.1. Deere fabriceert en verkoopt (landbouw)machines. Zij is rechthebbende op de navolgende Benelux-merken: - het woordmerk John Deere, ingeschreven onder nummer 0041180 bij het Benelux-Merkenbureau in onder andere klasse 7 (machines voor zover niet begrepen in andere klassen en werktuigmachines), - het woordmerk Deere, ingeschreven onder nummer 0041179 bij het Benelux-Merkenbureau in onder andere klasse 7 (machines voor zover niet begrepen in andere klassen en werktuigmachines; motoren, behalve voor landvoertuigen; koppelingen en drijfriemen, behalve voor landvoertuigen; grote land- en bosbouwwerktuigen, hun delen en onderdelen; kranen, en ander materiaal voor het opheffen van goederen, hun delen en onderdelen; diverse machines voor grondbewerking, hun delen en onderdelen), - het beeldmerk, voorstellende een springend hert met gewei (van opzij gezien) met daaronder de tekst John Deere, ingeschreven onder nummer 0041178 bij het Benelux-Merkenbureau in onder andere klasse 7 (machines voor zover niet begrepen in andere klassen en werktuigmachines; motoren, behalve voor landvoertuigen; koppelingen en drijfriemen, behalve voor landvoertuigen; grote land- en bosbouwwerktuigen, hun delen en onderdelen; kranen, en ander materiaal voor het opheffen van goederen, hun delen en onderdelen; diverse machines voor grondbewerking, hun delen en onderdelen), - het woordmerk John Deere, ingeschreven onder nummer 0157420 bij het Benelux-Merkenbureau in onder meer de klassen 35, 37 en 42 (Diensten van dealers bij respectievelijk verkoop, onderhoud en technische advisering), - het beeldmerk, voorstellende een springend hert met gewei (van opzij gezien) met daaronder de tekst John Deere, ingeschreven onder nummer 0157419 bij het Benelux-Merkenbureau in onder meer de klassen 35, 37 en 42 (Diensten van dealers bij respectievelijk verkoop, onderhoud en technische advisering). 2.2. De hiervóór genoemde woord- en beeldmerken heeft Deere eveneens als Gemeenschapsmerk ingeschreven, overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (de Gemeenschaps-merkverordening). 2.3. Voor de verkoop van de door haar onder de genoemde merken gefabriceerde machines maakt Deere (vooral) gebruik van een eigen dealernet. 2.4. [gedaagde] handelt in en repareert (vooral) tweedehands (kleine) (landbouw)machines die door Deere onder (één of meer van) genoemde merken zijn gefabriceerd en verkocht. [gedaagde] maakt geen deel uit van het dealernet van Deere. 3.1. Na wijziging van eis vorderen eiseressen in dit kort geding, uitvoerbaar bij voorraad, 1) [gedaagde] te bevelen zich terstond na betekening van dit vonnis te onthouden van het verkopen of te koop aanbieden van Deere-producten die niet door of met toestemming van Deere voor het eerst in de Europese Economische Ruimte (EER) in het verkeer zijn gebracht, alsmede zich te onthouden van het assisteren van derden bij de verkoop van dergelijke producten, 2) [gedaagde] te bevelen binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis alle ten tijde van de betekening onder [gedaagde] berustende producten die niet eerst door of met toestemming van Deere in de EER in het verkeer zijn gebracht ter vernietiging of onbruikbaarmaking af te geven aan Deere, 3) [gedaagde] te bevelen binnen acht dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Deere, onder overlegging van kopieën van facturen of andere relevante justificatoire bescheiden, een schriftelijke, door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave te verstrekken van: a. de aantallen van buiten de EER afkomstige producten die [gedaagde] aan derden heeft verkocht en/of geleverd, b. de aantallen van buiten de EER afkomstige producten die [gedaagde] van zijn toeleveranciers heeft gekocht en/of geleverd gekregen, dan wel voor derden onder zich had, c. de namen en adressen van alle aan [gedaagde] bekende leveranciers en wederverkopers van de van buiten de EER afkomstige Deere-producten, d. de periode waarin [gedaagde] de van buiten de EER afkomstige Deere-producten heeft verkocht en/of geleverd, e. de in- en verkoopprijs van de van buiten de EER afkomstige Deere-producten, alsmede de met de verkoop daarvan behaalde winst, f. de aantallen van buiten de EER afkomstige Deere-producten die [gedaagde] op de datum van deze opgave nog in voorraad heeft, 4) te bepalen dat, indien [gedaagde] met de naleving van de onder 1 tot en met 3 gevraagde bevelen in gebreke blijft, [gedaagde] aan Deere een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 5.000,00 zal verbeuren voor iedere overtreding van ieder afzonderlijk bevel, alsmede een dwangsom van EUR 7.500,00 voor iedere dag dat de overtreding van ieder van deze bevelen zal voortduren, 5) [gedaagde] te veroordelen aan Deere de ten gevolge van de inbreuk genoten winst af te dragen, nader op te maken bij staat en te vereffenen als volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente sedert de dag van dagvaarding tot de algehele voldoening, 6) [gedaagde] te veroordelen in de kosten van dit kort geding inclusief de wettelijke rente vanaf de dag der betekening tot aan de dag der algehele voldoening. 3.2. Eiseressen leggen aan hun vorderingen ten grondslag dat [gedaagde] inbreuk maakt op merkrechten van Deere. Kort weergegeven stellen zij daartoe dat zij in de loop van 2005 hebben ontdekt dat [gedaagde] zonder toestemming van Deere (tweedehands) Deere-machines uit de Verenigde Staten van Amerika importeert en in Nederland verhandelt. Dat [gedaagde] de machines rechtstreeks uit de Verenigde Staten haalt, blijkt volgens eiseressen uit de website van [gedaagde], waar staat “Door kostenbesparend te werken en machines rechtstreeks uit de USA te importeren kunnen wij u een breed scala aan machines zeer concurrerend aanbieden (circa 20% voordeliger)”. Eiseressen voeren voor hun stelling dat [gedaagde] inbreuk maakt op de merken voorts aan dat [gedaagde] Deere-machines verhandelt die alleen leverbaar zijn in de Verenigde Staten en dat zij aan de hand van het serienummer van een door [gedaagde] in Nederland verhandelde Deere-machine hebben kunnen nagaan dat die machine oorspronkelijk in de Verenigde Staten (Californië) was verkocht en nadien niet door of met toestemming van Deere in de EER in de handel is gebracht. 3.3. Samengevat voert [gedaagde] het navolgende verweer tegen de vorderingen. Hij betwist dat de (tweedehands) Deere-machines die hij in Nederland verhandelt, door hem worden geïmporteerd vanuit de Verenigde Staten. Volgens [gedaagde] betrekt hij de Deere-machines van (één of meer) leveranciers binnen de EER. Hij wil evenwel niet zeggen wie, omdat het volgens [gedaagde] aan eiseressen is hun stelling te bewijzen dat [gedaagde] de machines rechtstreeks uit de Verenigde Staten haalt. De tekst op zijn website over de rechtstreekse import moet volgens [gedaagde] als een reclame-uiting worden gezien. Klanten moeten denken dat de machines rechtstreeks uit de Verenigde Staten komen. Daarbij stelt [gedaagde] dat hij de hiervóór weergegeven tekst inmiddels van zijn website heeft verwijderd. [gedaagde] vindt dat de merkrechten worden aangewend voor ongeoorloofde beperking van mededinging. [gedaagde] wijst in dit verband op het feit dat Deere een dealernet heeft. De bevoegdheid 4.1. De voorzieningenrechter is op grond van artikel 37A Benelux-Merkenwet (BMW) bevoegd kennis te nemen van de vorderingen voor zover die gebaseerd zijn op de BMW, reeds omdat de woonplaats van [gedaagde] gelegen is in het arrondissement van de rechtbank Arnhem. Voor zover eiseressen hun vorderingen stoelen op Gemeenschapsmerken is de voorzieningenrechter niet bevoegd van de vorderingen kennis te nemen, omdat op grond van het bepaalde in artikel 92 sub a van de Gemeenschapsmerkverordening juncto artikel 3 Uitvoeringswet E.G.-Verordening inzake het Gemeenschapsmerk, de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage in kort geding bij uitsluiting bevoegd is kennis te nemen van vorderingen betreffende inbreuk op Gemeenschapsmerken. De ontvankelijkheid 4.2. Deere is rechthebbende op de Benelux-merken. Deere GmbH kan daarom niet ontvangen worden in haar vorderingen. Het spoedeisend belang 4.3. Het spoedeisend belang bij de vorderingen is gegeven omdat Deere inbreuk op haar merkrechten aan haar vorderingen ten grondslag legt en die gestelde inbreuk, te weten de handel van [gedaagde] in Deere-machines die niet door of met toestemming van Deere in de EER in het verkeer zijn gebracht, een voortdurend karakter heeft. Het Benelux-merkenrecht 4.4. Het gaat in deze zaak om de vraag of [gedaagde] producten van Deere verhandelt die zonder toestemming van Deere in de EER zijn gebracht. Artikel 13A lid 9 BMW brengt mee dat de merkhouder zich, behoudens uitzonderingen die hier niet meer aan de orde zijn, niet kan verzetten tegen het gebruik van zijn merk voor waren die door hem of met zijn toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht. Op grond van art. 65 lid 2 Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gelezen in samenhang met protocol 1 en bijlage XVII, punt 4 bij de Overeenkomst is deze regel uitgebreid tot de EER. Dit betekent dat Deere zich kan verzetten tegen gebruik van haar merk voor waren die zonder haar toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht. Het is de merkhouder dus toegestaan de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER te controleren (HvJ EG 20 november 2001, NJ 2002, 183 (Davidoff & Levi Strauss), punt 33). Uit HvJ EG 23 februari 1999, NJ 2001, 134 (BMW/Deenink) punt 50 volgt dat de uitputtingsregel ook geldt voor tweedehands waren. 4.5. Deere stelt dat [gedaagde] machines van Deere verhandelt die zonder haar toestemming in de EER zijn gebracht. Het betreft vooral tweedehands machines: [gedaagde] heeft onweersproken gesteld dat zijn omzet voor 90% bestaat uit tweedehands machines. Volgens Deere gaat het om producten die in de Verenigde Staten in het verkeer zijn gebracht en vervolgens zonder haar toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht. Als uitwerking van haar stelling verwijst zij naar de website van [gedaagde], waarop is vermeld dat [gedaagde] Deere-machines rechtstreeks uit de Verenigde Staten importeert, naar de onweersproken stelling dat [gedaagde] Deere-machines aanbiedt die wel in de Verenigde Staten leverbaar zijn maar niet in de EER en naar haar bevinding dat een Deere-machine die aan een van haar Nederlandse dealers ter reparatie was aangeboden en die bij [gedaagde] was gekocht, blijkens het serienummer is geleverd aan een klant in Californië (de Verenigde Staten) en nadien niet met haar toestemming in de EER in het verkeer is gebracht. [gedaagde] heeft ter zitting ontkend dat hij de machines rechtstreeks uit de Verenigde Staten importeert. Hij heeft verklaard dat de zin op de website een gewone aanprijzing is die niet serieus moet worden genomen. Hij heeft geweigerd antwoord te geven op de vraag van wie hij dan wel de machines betrekt. 4.6. Aldus heeft [gedaagde] Deere’s stelling dat [gedaagde] machines van haar verhandelt die zonder haar toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht, onvoldoende gemotiveerd betwist, zodat dit feit, voorshands oordelend, voldoende aannemelijk is gemaakt. Voor bewijslevering is in kort geding geen plaats. [gedaagde]s beroep op HvJ EG 8 april, IER 2003, 149 (Van Doren/Lifestyle) faalt daarom. De conclusie is dat [gedaagde] in strijd met art. 13A lid 9 BMW handelt en daarmee inbreuk maakt op de merkrechten van Deere. Het mededingingsrecht 4.7. Het verweer van [gedaagde] dat Deere met een beroep op haar merkrechten de mededinging ongeoorloofd beperkt, slaagt niet. Uit het arrest van de Hoge Raad van 15 februari 2002, NJ 2002, 464 (Jack Daniël’s) volgt dat de uitoefening van een nog niet uitgeput merkrecht op zichzelf niet strijdig is met Europees mededingingsrecht (artikel 81 EG Verdrag). Onder omstandigheden kan dat anders zijn, in het bijzonder als de uitoefening van het merkrecht van Deere verband houdt met door haar gemaakte afspraken met derden omtrent de verdeling van de markt die ertoe zouden kunnen leiden dat in strijd met artikel 81 EG Verdrag de mededinging wordt beperkt. Dat Deere zich daaraan schuldig maakt, is in dit kort geding niet aannemelijk geworden. Op grond van het enkele feit dat Deere een dealernet heeft, kan niet worden aangenomen dat zij afspraken met derden heeft gemaakt die strijdig zijn met artikel 81 EG Verdrag. Daarmee is ook niet komen vast te staan dat Deere in strijd handelt met de bepalingen van de Mededingingswet. De vorderingen 4.8. Al het vorenstaande brengt met zich mee dat het petitum sub 1 op grond van artikel 13A lid 9 BMW zal worden toegewezen. 4.9. [gedaagde] is ondanks aanschrijving door Deere verder gegaan met verhandeling van machines van Deere die zonder haar toestemming in de EER in het verkeer waren gebracht. Ter zitting heeft [gedaagde] geen openheid willen geven over de identiteit van zijn leverancier. Daarmee is voorshands voldoende aannemelijk geworden dat [gedaagde] de merkinbreuk te kwader trouw heeft gepleegd in de zin van artikel 13bis lid 1 BMW, zodat het petitum sub 2 zal worden toegewezen. Dat vernietiging van een door hem aan Deere afgestane machine in feitelijke zin onomkeerbaar is, betekent niet dat een dergelijke voorziening niet in kort geding kan worden getroffen. Mocht Deere in de bodemprocedure ongelijk krijgen, dan heeft [gedaagde] er aanspraak op dat de tengevolge van de vernietiging geleden schade door Deere wordt vergoed. 4.10. Het petitum sub 3 zal worden toegewezen op grond van artikel 13A lid 5 BMW, dat de merkhouder de mogelijkheid biedt om degene die inbreuk maakt op zijn Beneluxmerken rekening en verantwoording af te laten leggen aangaande de winst die met de merkinbreukmakende activiteiten is genoten. De gevorderde termijn zal evenwel worden verlengd tot veertien dagen. 4.11. De in petitum sub 4 gevorderde versterking van de onder 1 tot en met 3 gevorderde bevelen zal worden toegewezen, evenwel zullen de gevorderde dwangsommen ambtshalve worden gemaximeerd tot een bedrag van in totaal EUR 250.000,00. 4.12. Petitum sub 5 (de winstafdracht), zal worden geweigerd. Die vordering heeft te gelden als een vordering tot toewijzing van een geldbedrag. Voor toewijzing van een dergelijke vordering in kort geding is in ieder geval vereist dat de omvang van de geldvordering in hoge mate aannemelijk is. Daarvan is in dit kort geding geen sprake, nu petitum sub 3 er juist toe strekt om de winst vast te kunnen stellen. De jurisprudentie waar Deere in dit verband een beroep op doet, waarin winstafdracht is bevolen, (Rb. ’s-Gravenhage 18 december 2002, IER 2003, nr 23; Rb. ’s-Gravenhage 19 maart 2003, IER 2003, nr. 58; Hof ’s-Hertogenbosch 29 juli 2003, IER 2004, nr. 9 en Hoge Raad 15 februari 2002, NJ 464) betreft bodemprocedures. 4.13. [gedaagde] zal als de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De voorzieningenrechter 5.1. verklaart Deere GmbH niet-ontvankelijk in haar vorderingen. 5.2. beveelt [gedaagde] zich terstond na betekening van dit vonnis te onthouden van het verkopen of te koop aanbieden van Deere-producten die niet door of met toestemming van Deere voor het eerst in de Europese Economische Ruimte (EER) in het verkeer zijn gebracht, alsmede zich te onthouden van het assisteren van derden bij de verkoop van dergelijke producten, 5.3. beveelt [gedaagde] binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis alle ten tijde van de betekening onder [gedaagde] berustende producten die niet eerst door of met toestemming van Deere in de EER in het verkeer zijn gebracht ter vernietiging of onbruikbaarmaking af te geven aan Deere, 5.4. beveelt [gedaagde] binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Deere, onder overlegging van kopieën van facturen of andere relevante justificatoire bescheiden, een schriftelijke, door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave te verstrekken van: a. de aantallen van buiten de EER afkomstige producten die [gedaagde] aan derden heeft verkocht en/of geleverd, b. de aantallen van buiten de EER afkomstige producten die [gedaagde] van zijn toeleveranciers heeft gekocht en/of geleverd gekregen, dan wel voor derden onder zich had, c. de namen en adressen van alle aan [gedaagde] bekende leveranciers en wederverkopers van de van buiten de EER afkomstige Deere-producten, d. de periode waarin [gedaagde] de van buiten de EER afkomstige Deere-producten heeft verkocht en/of geleverd, e. de in- en verkoopprijs van de van buiten de EER afkomstige Deere-producten, alsmede de met de verkoop daarvan behaalde winst, f. de aantallen van buiten de EER afkomstige Deere-producten die [gedaagde] op de datum van deze opgave nog in voorraad heeft, 5.5. veroordeelt [gedaagde] aan Deere een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 5.000,00 te betalen voor ieder van de bevelen onder 5.2 tot en met 5.4. die hij niet opvolgt, alsmede een dwangsom van EUR 7.500,00 voor iedere dag dat de overtreding van ieder van deze bevelen zal voortduren, zulks met een maximum van in totaal EUR 250.000,00. 5.6. bepaalt de termijn in de zin van artikel 260 Rv op zes maanden na de datum van dit vonnis. 5.7. veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, inclusief de wettelijke rente vanaf de dag der betekening van dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening, aan de zijde van Deere tot op heden begroot op EUR 1.145,60, 5.8. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad, 5.9. wijst het meer of anders gevorderde af. Dit vonnis is gewezen door mr. F.J. de Vries en in het openbaar in tegenwoordigheid van de griffier mr. M.J. Daggenvoorde uitgesproken op 2 februari 2006.