ECLI:NL:RBAMS:2023:1173
RECHTBANK Amsterdam
Afdeling privaatrecht, team Handel
Zaaknummer: C/13/713003 / HA ZA 22-89
Vonnis van 1 maart 2023
in de zaak van
de rechtspersoon naar buitenlands recht
ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS USA, INC.,
te Delaware (Verenigde Staten van Amerika),
eiseres in conventie,
verweerder in reconventie,
hierna te noemen: AAA,
advocaat: mr. J.D. Drok te Amsterdam,
tegen
[gedaagde]
,
te [woonplaats] ,
gedaagde in conventie,
eiser in reconventie,
hierna te noemen: [gedaagde] ,
advocaat: mr. J. van den Brande te Rotterdam.
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 17 januari 2022 met producties,
- de conclusie van antwoord in conventie, tevens eis in reconventie met producties,
- de conclusie van antwoord in reconventie met producties,
- het tussenvonnis van 15 juni 2022 waarin een mondelinge behandeling is bepaald, - de akte van AAA houdende overlegging producties, - de akte van [gedaagde] houdende overlegging producties,
- de akte van [gedaagde] houdende aanvullende productie,
- het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 21 november 2022,
- de brief van 30 januari 2023 van AAA met een reactie op het proces-verbaal,
- de brief van 6 februari 2023 van [gedaagde] met een reactie op de brief van 30 januari 2023 van AAA.
1.2. Partijen hebben geen schikking bereikt. Vervolgens is vonnis nader bepaald op heden.
1.3. Voor zover herstelverzoeken op het proces-verbaal worden gevolgd, zal dat blijken uit dit vonnis.
De handelende partijen
2.1. [gedaagde] is emeritus hoogleraar bij het [naam ziekenhuis] . In [jaar] is hij met pensioen gegaan.
2.2. Sandoz Pharma Ltd. (hierna: Sandoz) is een farmaceutisch bedrijf en is op enig moment vóór 2003 overgenomen door Novartis Pharma AG (hierna: Novartis), een Zwitsers farmaceutisch bedrijf.
2.3. Mallinckrodt Inc. (hierna: Mallinckrodt) is een farmaceutisch bedrijf waar [naam 1] (chemicus, hierna: [naam 1] ), [naam 2] (hierna: [naam 2] ) en [naam 3] (jurist en advocaat in de Verenigde Staten van Amerika (VS), hierna: [naam 3] ) werkzaam waren.
2.4. [gedaagde] is medeoprichter en was aandeelhouder voor 23,4% van het in 2001 opgerichte bedrijf BioSynthema Inc. Binnen dat bedrijf heeft hij de functie van ‘global clinical advisor’ bekleed. Andere aandeelhouders en medeoprichters waren [naam 1] (CEO) voor 23,76%, [naam 2] (bestuurder) voor 15,11%, en [naam 3] . Alle aandelen in BioSynthema Inc. zijn in 2010 overgenomen door Advanced Accelerator Applications S.A. (hierna: AAA S.A.), een Frans bedrijf.
De naam van BioSynthema Inc. is in 2014 gewijzigd in AAA, waardoor zij opvolger is van BioSynthema’s rechten onder de hierna te noemen Sublicentie.
2.5. In 2017 of 201 werd AAA door Novartis overgenomen van AAA S.A. voor $ 3,9 miljard.
De uitvindingen en octrooien
2.6. [gedaagde] heeft als eerste de mogelijkheden van radioactief gelabelde somatostatine-analogon/klein eiwit voor de (i) opsporing/imaging en (ii) behandeling/therapie van neuro-endocriene tumoren (NET’s) onderkend. De uitvinding van [gedaagde] was gedeeltelijk ook gebaseerd op informatie afkomstig van zijn collega’s [naam 4] ( [naam ziekenhuis] , hierna: [naam 4] ) en [naam 5] (Sandoz). Los van [gedaagde] identificeerde Sandoz een potentiële verbinding voor verdere ontwikkeling van een therapeutische toepassing. Deze uitvindingen hebben betrekking op de identificatie en lokalisatie van NET’s na radiolabeling en op specifieke therapie, met name voor ongeneeslijke tumoren of tumoren op meerdere plaatsen in het lichaam van een patiënt.
2.7. In overleg met [gedaagde] heeft Sandoz in 1989 voor deze uitvindingen octrooiaanvragen ingediend (dit zijn het zogenoemde Generieke Octrooi en het Aanvullende Octrooi).
2.8. Het Generieke Octrooi is in de meeste landen (waaronder in Nederland) in 2009 verlopen. Enkele uitzonderingen zijn de Pakistaanse (verlopen in 2000), Maleisische (2010), Portugese (2010), Filipijnse (2013), Zuid-Koreaanse (2013), Finse (2014) en Amerikaanse (2015) octrooien.
2.9. In 1990 heeft [gedaagde] in samenwerking met Sandoz de opsporing/imaging kant van de uitvinding ontwikkeld en geoctrooieerd. Dat product ging OctreoScan heten. Dat octrooi is in licentie gegeven aan Mallinckrodt.
2.10. [naam 1] , destijds werkzaam bij Mallinckrodt, heeft ongeveer tegelijkertijd een ander nieuw somasostatine analogon mee uitgevonden dat zag op de therapeutische toepassing van de uitvinding en Mallinckrodt heeft dat gepatenteerd: [het eiwit] . Vanaf 1991 werkte [gedaagde] samen met Mallinckrodt. Dit heeft geresulteerd in een eerste generatie geneesmiddel dat het Indium isotoop 111In bevatte.
2.11. De tweede generatie van het middel is ontwikkeld door Sandoz en kreeg de naam OctreoTher. In 1995 heeft Sandoz OctreoTher onder eigen naam gepatenteerd. OctreoTher was bedoeld om straling af te geven aan NET’s, hetgeen resulteerde in een aanzienlijke inkrimping van de tumoren.
2.12. De verdere ontwikkeling op basis van de uitvindingen van [gedaagde] , Sandoz en Mallinckrodt van het therapeutisch middel OctreoTher geschiedde binnen de samenwerking van BioSynthema met Sandoz die inmiddels door Novartis was overgenomen.
2.13. Novartis en Mallinckrodt hebben zich evenwel teruggetrokken uit het project van de ontwikkeling tot een algemeen bruikbaar geneesmiddel.
2.14. [gedaagde] vertrok in [jaar] bij het [naam ziekenhuis] , maar bleef, samen met AAA, zeer nauw betrokken bij de (verdere) ontwikkeling van het geneesmiddel.
2.15. [het eiwit] is na koppeling met het radioactieve 177Lutetium de derde generatie van het middel en kreeg de naam Lutaat of (later) (177Lu)-dotataat (Lutathera), het medicijn gericht op therapeutische toepassing waar het in deze zaak om gaat. Bij het Europese Medicijn Agentschap (EMA) en bij de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) is voor dit medicijn een goedkeuring aangevraagd.
2.16. Het EMA en de FDA verlangden een nader klinisch onderzoek (het fase-III-onderzoek, ook wel NETTER-1 genoemd). In die periode heeft AAA S.A. de aandelen in BioSynthema overgenomen en is het klinisch onderzoek verricht waarbij de geoctrooieerde techniek is toegepast.
2.17. Op 27 september 2017 heeft het EMA een marktautorisatie voor Lutathera verleend. De goedkeuring van de FDA werd verkregen in januari 2018.
2.18. Lutathera is in 2018 voor het eerst door AAA op de markt gebracht.
2.19. In 2008 had BioSynthema al een “Orphan Drug designation” gekregen voor Lutathera. Als gevolg hiervan heeft AAA tot in ieder geval 28 september 2027 marktexclusiviteit in Europa. In de Verenigde Staten is Lutathera op 1 december 2009 als “Orphan Drug” aangewezen. Op 26 januari 2018 is de “marketing approval” verleend als gevolg waarvan AAA in de Verenigde Staten tot 26 januari 2025 marktexclusiviteit heeft.
Overeenkomsten/licenties
2.20. Sandoz en [gedaagde] spraken in 1989 af dat [gedaagde] in ruil voor het toestaan dat Sandoz de onder 2.7 genoemde octrooien op haar naam zou registreren, van Sandoz een nog overeen te komen royalty zou ontvangen. Ook overige afspraken moesten later nog worden gemaakt (de zogeheten Missing Terms). Tevens zou [gedaagde] een exclusieve licentie onder het Generieke Octrooi (de [gedaagde] Exclusive Rights) verkrijgen, waaronder het recht om sublicenties te verlenen op het middel dat later OctreoScan werd genoemd en dat gebruikt wordt voor scan-doeleinden. Sandoz en [gedaagde] spraken ook af dat de door [gedaagde] en [naam 4] gegenereerde gegevens uit experimenten met de therapeutische toepassing van gelabelde en niet-gelabelde somatostatine-analogon aan Sandoz zouden worden verstrekt en dat Sandoz ter zake een niet-exclusieve knowhowlicentie zou krijgen. [gedaagde] en [naam 4] hebben daartoe op 10 oktober 1989 met Sandoz afspraken gemaakt die zijn opgenomen in een zogenaamde ‘Letter Agreement’. Namens Sandoz is deze op 18 oktober 1989 getekend.
2.21. Op verzoek van [gedaagde] heeft Sandoz bij brief van 22 november 1989 het volgende bevestigd:
“… 3. In the interests of expediency and efficacy in view of the short time interval left, we suggest filing in the name of Sandoz only, on your behalf, on the understanding that Sandoz is holding your rights in trust for you pending the agreement. In other words, Sandoz acknowledges your share of the rights to the invention described in the patent application as referred to in 1.
above, and you will be entitled by right at any time to require us to add you as co-applicant with Sandoz if no agreement with Sandoz is reached”.
2.22. Vervolgens hebben [gedaagde] en [naam 4] op 3 januari 1990 de Letter Agreement eveneens getekend.
2.23. [gedaagde] en Novartis (die inmiddels Sandoz had overgenomen) hebben tussen 2003 en 2006 onderhandeld over de te betalen royalty’s en de “Missing terms” uit de Letter Agreement die in de hoofdlicentieovereenkomst terecht moesten komen. Bij deze onderhandelingen werd [gedaagde] bijgestaan door [naam 3] .
2.24. In haar e-mail van 16 juli 2003 schreef [naam 3] aan Novartis - voor zover van belang - het volgende:
“As I mentioned in our telephone conversation, I have included specific information on the term for payment of royalties, as there was some concern following the meeting that Novartis may not file for patent extensions — and time is running out on the patent period — and Dr. [gedaagde] is due reasonable royalties — and a minimum period of 10 years is reasonable.”
2.25. Na verdere besprekingen schreef [naam 3] op 12 augustus 2003 aan Novartis:
“Royalties to be paid on product sales in each country for a minimum of ten years in each country where product is sold, and in countries where a patent was issued the greater of ten years or the remaining life of any applicable patents in each country.”
2.26. Op 25 augustus 2003 heeft Novartis aan [naam 3] bevestigd dat “Royalties are acceptable”.
2.27. De onderhandelingen over de licentieovereenkomst tussen [gedaagde] en Novartis zijn in 2006 hervat.
2.28. De eerste concepttekst van 6 juni 2006 van de door Novartis opgestelde “Co-License Agreement” (later de Hoofdlicentieovereenkomst genoemd) luidde:
“4.1.2. Royalty Term. The duration of the royalty obligation shall be determined on a country by country basis. Royalties shall be payable quarterly from the First Commercial Sale of the Licensed Product in a country for a period such Licensed Product’s use or sale is Covered by Valid Claim of the Patent in such country.”
2.29. In een e-mail van 16 augustus 2006 heeft [naam 3] aan Novartis het volgende gemeld als aanvulling op de concepttekst van artikel 4.1.2.
“2 a. [...] royalty paid on a minimum of ten (10) years in each country where the patent has been filed, at the above royalty rates.”. Daarachter staat in rood “ok”.
2.30. De Hoofdlicentieovereenkomst tussen Novartis en [gedaagde] is ondertekend op 21 december 2006 (door [gedaagde] ), respectievelijk op 3 en 4 januari 2007 (door Novartis). De volgende bepalingen maken daarvan deel uit:
“DEFINITIONS
(...)
“
[gedaagde] Non-Exclusive Rights
” means the non-exclusive license granted by Novartis to
[gedaagde] under the Remaining Interests as set forth in Section 2.1.1.
“
Novartis Exclusive Retained Rights
” means the exclusive rights Novartis retains under the Generic Patent covering edotreotide labelled with 90 Yttrium for use in the Therapeutic Field and edotreotide labelled with 111 Indium for dosimetry purposes marketed and sold only for the purpose of dosimetry in conjunction with edotreotide labelled with 90 Yttrium for use in the Therapeutic Field.
“
Novartis Exclusive Product
” means the product Covered by a Valid Patent Claim of Novartis Exclusive Retained Rights.
“
Remaining lnterests
” means the rights remaining under the Generic Patent and the Additional Patent excluding [gedaagde] Exclusive Rights and Novartis Exclusive Retained Rights.
2.1 License
2.1.1 Subject to the terms and conditions of this Agreement, Novartis grants to [gedaagde] under the Remaining Interests a worldwide, irrevocable, non-exclusive license, including the right to grant sublicenses, to develop, test, make, have made, use, sell, have sold, offer for sale, distribute, export or import a Licensed Product from the Effective Date of this Agreement and ending with the Expiration Date, after having the terms of the Generic Patent extended due to regulatory delay where possible under the applicable law (“ [gedaagde] Non-Exclusive Rights”).
3.1 Notification
3.1.2 In the event that [gedaagde] wishes to grant a non-exclusive sublicense under the Remaining lnterests for a Licensed Product to a Third Party (“ [gedaagde] Non Exclusive Sub-License”), [gedaagde] will notify Novartis within thirty (30) days of the grant of such license (hereinafter “Notification”).
3.2 Considerations.
3.2 1.
In the event that a Third Party agrees to enter into a non-exclusive license/sublicense agreement with the Negotiating Party under the Remaining Interests, the non exclusive license/sublicense agreement will include specific provisions on payments to such Negotiating Party of any kind, including but not be limited to upfront payments, maintenance fees, milestone payments, license and sublicense fees, royalty payments and any other payments in kind (the “Proceeds”). The Parties agree that any license/sublicense agreement shall include terms that require the licensee/sublicensee to pay fifty percent (50%) of Proceeds directly to [gedaagde] , and further pay fifty percent (50%) of Proceeds directly to Novartis.
4.1 Royalty.
4.1.1. Royalty Rate to [gedaagde]
. As a consideration for the assignment of [gedaagde] ’s co-inventor rights to the Generic Patent to Novartis to the extent such rights benefit exclusively Novartis (“Novartis Exclusive Retained Rights”), Novartis agrees to pay to [gedaagde] or [gedaagde] Designee a royalty on Net Sales of Novartis Exclusive Product (…).
4.1.2. Royalty Term
. The duration of the royalty obligation shall be determined on a country by country basis. Royalties shall be payable quarterly from the First Commercial Sales of the Novartis Exclusive Product in a country (i) for the period such Novartis Exclusive Product’s use or sale is Covered by a Valid Patent Claim in such country, or (ii) for a period of ten (10) years from First Commercial Sales; and if both (i) and (ii) are applicable, for the longer of either.
10.2 Terminatlon for Breach
.
10.2.1 Either Party shall have the right to terminate the Agreement at any time with immediate effect by giving written notice to the other in the event that the other Party should wilfully breach its obligation under the Agreement and should fail or be unable to rectify that breach either (i) within ninety (90) days of receipt of written notice specifying the breach, or (ii) within such additional time as may be reasonably necessary to rectify the breach.
10.4.2 Upon early termination by Novartis according to 10.2.1 due to [gedaagde] ’s wilful and material breach of his obligations under the Agreement, Novartis shall be relieved from any payment for Novartis Exclusive Product as provided under Article 4 and all the rights granted by Novartis hereunder, except the [gedaagde] Exclusive Rights, shall revert to Novartis. In addition, Novartis shall be entitled to the full Proceeds due from any of sublicensee or licensee under a Novartis Non-Exclusive License or [gedaagde] Sub-License as set forth in Article 3, including the portion that should have normally been paid to [gedaagde] .
13.3 Governing Law
. The Agreement shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of Switzerland without giving effect to principles of conflicts of law. Any dispute which cannot be solved amicably shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the courts of Basel-Stadt, Switzerland, should Novartis be the defendant, and of the courts of Rotterdam, should [gedaagde] be the defendant.
13.5 Notices
. Any notice or other communication in connection with the Agreement must be in writing and may be given by any of the following methods: (ii) registered or certified mail, postage prepaid, return receipt requested; (iii) by overnight delivery service which obtains a signed receipt (…)”
2.31. Novartis heeft haar rechten op OctreoTher in licentie gegeven aan een derde, die rechten vallen niet onder de Hoofdlicentieovereenkomst met [gedaagde] .
2.32. [gedaagde] heeft op 12 juni 2007 een sublicentie onder het Generieke Octrooi verstrekt (de Sublicentieovereenkomst). OctreoTher is specifiek uitgesloten in de Sublicentieovereenkomst. De Sublicentie heeft betrekking op de bovengenoemde [gedaagde] Non-Exclusive Rights.
2.33. In oktober 2007 heeft Mallinckrodt aan BioSynthema een exclusieve licentie op [het eiwit] verleend (zie hiervoor 2.10).
2.34. De Sublicentieovereenkomst plus de licentie op [het eiwit] stelde Biosynthema in staat Lutaat te ontwikkelen. Dit zou uiteindelijk leiden tot de ontwikkeling van het Lutathera product dat in 2018 op de markt is gebracht (zie ook hiervoor 2.15).
2.35. De Sublicentieovereenkomst is grotendeels gelijk aan de Hoofdlicentie-overeenkomst. Van de Sublicentieovereenkomst maken de volgende bepalingen deel uit:
““
Cover
” (including the variations (…)) when applied to a patent means that the making, using, offering for sale, selling or importing of a given product would infringe a Valid Claim of a patent in the absence of a license under such patent. The determination of whether a product is Covered by a particular patent shall be made on a country-by-country basis.
“
First Commercial Sales
” means the first shipment of a Licensed Product to an independent Third Party, by BioSynthema or its sublicensee, in a country following applicable Marketing Authorization of Licensed Product in such country, excluding for use in a clinical trial.
“
Licensed Product
” means any product in the Diagnostic or Therapeutic Field Covered by a Valid Patent Claim, excluding OctreoScan and OctreoTher, and shall include products, 1) unlabelled in combination with a radioisotope product, or 2) radiolabelled compound, or 3) an unlabelled compound, sold in a small quantity to be labelled by or for the customer on-site or locally with a generator isotope for diagnostic purposes.
“
Territory
” means all countries and territories in the world.
2.1 License.
Subject to the terms and conditions of this Agreement, [gedaagde] grants to BioSynthema all of [gedaagde] ’s rights and interests to a worldwide, irrevocable, non-exclusive license, including the right to grant sublicenses, to develop, test, make, have made, use, sell, have sold, offer for sale, distribute, export or import a Licensed Product from the Effective Date of this Agreement and ending with the Expiration Date, after having the terms of the Patent extended due to regulatory delay where possible under the applicable law (“BioSynthema License Rights”).
2.2 Sublicense.
2.2.1 [gedaagde] shall have the right to disapprove and block a proposed sublicense by BioSynthema of BioSynthema’s License Rights to a third party, in which event [gedaagde] and BioSynthema shall meet to discuss the proposed sublicense by BioSynthema with the intent to resolve any issues that may arise for the purpose of BioSynthema executing such sublicense with a third party. Notwithstanding the above, [gedaagde] has approved BioSynthema’s right to enter into a sublicense agreement with
Mallinckrodt Inc., for the license of BioSynthema’s sublicense rights for the licensed product referred to as Lutate. (…)
4.1 Royalty.
4.1.1 Rovalty Rate
. As a consideration for the license of all of [gedaagde] ’s rights under the [gedaagde] License Agreement to BioSynthema, BioSynthema agrees to pay to [gedaagde] or [gedaagde] Designee a royalty on Net Sales of Licensed Product or (…) to pay such royalty on the Territory annual Net Sales of each Licensed Product during the Royalty Term according to the following rate:
4.1.1.1 annual Net Sales up to (…) ($ 50,000,000), one and a quarter percent (1.25%)
4.1.1.2 incremental annual Net Sales from (…)($ 50,000,000) through (…)($ 100,000,000), two percent (2%)
4.1.1.3 incremental annual Net Sales above (…)($ 100,000,000), three percent (3%). (…)
4.1.2 Royalty Term
. The duration of the royalty obligation shall be determined on a country-by-country basis. Royalties shall be payable quarterly from the First Commercial Sales of the Licensed Product in a country (i) for the period such licensed Product’s use or sale is Covered by a Valid Patent in such country, or (ii) for a period of ten (10) years from First Commercial Sales; and if both (i) and (ii) are applicable, for the longer of either.
4.1.3. Report
(…) With respect to sales of the Licensed Product invoiced in a currency other than Euros, the Net Sales and amounts due to [gedaagde] hereunder will be expressed in the US Dollars equivalent calculated on a monthly basis in the currency of the country of sale and converted to their US Dollar equivalent using the following method:
The Net Sales in each country at the Territory at each quarterly period shall be calculated by translating the Net Sales in local currency in each country in the Territory into those in Euros* using the exchange rate mechanism in accordance with General Accounting Practice (GAP) as generally and consistently applied by U.S.
Commercial Pharmeceutical Companies, for such currency calculations.
[* dit is een typo en moet gelet op de context dollars zijn]
4.1.4 Interest.
Payments due by BioSynthema under the Agreement, when overdue, shall bear interest at a rate per annum equal to LIBOR (…) plus one percent (1%) at the time such payment is due, and for the time period until payment is received by [gedaagde] .
4.1.8 Royalty Accrual
. There shall be no obligation to pay [gedaagde] royalties on a reasonable amount of samples lawfully used in the Territory and on Licensed Product used (and not sold) during pre-clinical or clinical testing, or for physician preference testing, teaching or experimental purposes, or for any other similar pre-commercial uses of Licensed Product.
12.3 Governing Law
. The Agreement shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of the Netherlands without giving effect to principles of conflicts of law. Any dispute which cannot be solved amicably shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the courts of Amsterdam, the Netherlands should [gedaagde] be the defendant, and of the courts of the City of St. Louis, Missouri, should BioSynthema be the defendant.”
2.36. Uit een uitdraai van een factuur van [naam 3] aan [gedaagde] blijkt de volgende verzending per FedEx:
2.37. In een business plan van BioSynthema dat is opgesteld in 2009 ten behoeve van verkoopmogelijkheden van de aandelen aan AAA S.A., is onder Royalty Payments de betalingsverplichting voor royalty’s opgenomen die overeenkomt met de staffel genoemd in artikel 4.1.1. van de Sublicentieovereenkomst. Dat business plan ging ervan uit dat Lutathera in 2014 op de markt zou worden gebracht.
2.38. Op 8 oktober 2009 heeft AAA S.A. een niet-bindend voorstel gedaan voor de aankoop van BioSynthema, getekend door haar CEO, [naam 6] . Daarin is opgenomen welke vergoedingen de aandeelhouders van BioSynthema zouden ontvangen. Een deel betreft uitgestelde betalingen aan de aandeelhouders gerelateerd aan de verkoop van Luthatera. Daarnaast zijn de verplichtingen van BioSynthema tegenover ‘the umbrella patent inventors’/de licentiegevers vermeld. Voor beide betalingsverplichtingen werd de staffel overeenkomstig artikel 4.1.1 van de Sublicentieovereenkomst aangehouden. Dat voorstel is op 12 oktober 2009 geaccepteerd en ondertekend door alle aandeelhouders.
2.39. Mallinckrodt heeft voor de licentie op haar uitvinding [het eiwit] of de door-ontwikkeling daarvan een gebruiksvergoeding gekregen.
2.40. In een e-mail van 16 juli 2014 verzoekt [naam 7] (de CFO van AAA) aan [gedaagde] toestemming voor de tekst die AAA in het Annual report over 2014 aan de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) wil opnemen. Daarin wordt de voorgenomen tekst “License Agreement between [gedaagde] and Biosynthema Inc.” genoemd. In reactie daarop heeft [gedaagde] gesteld dat hij niet akkoord gaat met het noemen van zijn naam.
2.41. In het Annual report over 2014 aan de SEC is het volgende opgenomen over licenties:
“Under the BioSynthema sale and purchase agreement, we are required to pay a variable-amount royalty to the BI Shareholders, consisting of a low single-digit percentage of annual net sales of Lutathera, if our gross profit margin with respect to sales of Lutathera, as defined in the agreement, within that year exceeds 30%. This consideration is payable annually for ten years following EMA market authorization of FDA approval for Lutathera. We expect to, although we can provide no assurance that we will, obtain EMA marketing authorization and FDA approval by the first half of 2017.” [pagina 68]
“Under a license agreement relating to products that are labeled with somatostatin analogues, we are obligated to pay a low single digit royalty on net sales of Lutathera, for the longer of (i) the period that the use or sale of Lutathera is covered by a valid patent licensed under the agreement or (ii) ten years from first commercial sale, in each case on a country-by-country basis.” [pagina 83]
2.42. Als gevolg van een bepaling in de koopovereenkomst van de aandelen in BioSynthema (hierna: de SPA) leverde de handel in Lutathera als onderdeel van een uitgestelde koopprijs een aanspraak op de toekomstige winsten uit de verkoop van Lutathera op, zie ook het geaccepteerde voorstel hiervoor onder 2.38. [gedaagde] heeft uit dien hoofde van AAA in 2018 € 631.548,- ontvangen, in 2019 € 2.099.140,- en in 2020 € 2.225.270. Verwacht wordt dat deze betalingen die door partijen ‘royalty's’ worden genoemd nog zeven jaar zullen doorlopen.
2.43. Op 15 juli 2019 heeft AAA een sommatiebrief van [gedaagde] ontvangen, waarin [gedaagde] stelt dat hij op de hoogte was geraakt van de start van de verkoop van Lutathera, en dat hij als gevolg van deze verkoop recht heeft op royaltybetalingen op basis van de Sublicentieovereenkomst.
2.44. [gedaagde] heeft herhaalde sommaties gestuurd aan AAA teneinde rapportages over de omzetten van Lutathera en daarop gebaseerde royalty's te ontvangen.
2.45. In een e-mail van 8 mei 2020 heeft [gedaagde] aan Novartis geschreven dat hij 50% van de royalty’s onder de Sublicentieovereenkomst verschuldigd is aan Novartis en dat er dus ook een belang voor Novartis is bij het naleven van deze betalingsverplichting door AAA.
2.46. Bij brief van 10 november 2022 heeft de Zwitserse advocaat van Novartis de Hoofdlicentieovereenkomst beëindigd op grond van artikel 3.1.2 van de Hoofdlicentieovereenkomst met een beroep op artikel 10.4.2 van deze overeenkomst. Daarin staat dat in geval van beëindiging van de Hoofdlicentieovereenkomst, Novartis gerechtigd is tot 100% van de royalty’s op grond van de Sublicentieovereenkomst.
2.47. Bij brief van 16 november 2022 van de Zwitserse advocaat van [gedaagde] is aan AAA kenbaar gemaakt dat de beëindiging van de Hoofdlicentieovereenkomst “invalid and ineffective” is.
in conventie
3.1. AAA vordert – samengevat – dat de rechtbank uitvoerbaar bij voorraad,
voor recht verklaart dat [gedaagde] uit hoofde van de Sublicentieovereenkomst geen vordering op AAA of een aan AAA gelieerde entiteit heeft; en
[gedaagde] veroordeelt in de proceskosten en nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente.
3.2. AAA stelt samengevat dat [gedaagde] uit hoofde van de Sublicentieovereenkomst geen recht heeft op royalty’s omdat
(1) alle gesublicentieerde octrooien zijn verlopen en de eerste verkoop van Lutathera plaatsvond (ruim) nadat deze octrooien waren verlopen;
(2) het Novartis-concern gevraagd wordt een vergoeding te betalen onder haar eigen octrooien; door middel van de Hoofdlicentieovereenkomst heeft Novartis aan [gedaagde] een niet-exclusieve licentie verleend voor de Remaining lnterests;
(3) AAA na de overname door Novartis ook direct gebruik kon maken van de Hoofdlicentieovereenkomst, als dochter in de vennootschapsrechtelijke structuur, zodat zij ook om die reden nooit een licentie op de octrooien van [gedaagde] nodig heeft gehad en die ook nooit heeft gebruikt. Ook heeft AAA geen gebruik gemaakt van knowhow of kennis van [gedaagde] : dat was immers niet nodig, nu BioSynthema zelf beschikte over deze knowhow;
(4) AAA meent dat als zij iets verschuldigd is onder de Sublicentieovereenkomst – wat AAA dus betwist – dat zij dan slechts bevrijdend kan betalen aan Novartis en dus niet aan [gedaagde] ; en
(5) uitbetaling van royalty’s in strijd is met Europees mededingingsrecht (artikel 101 VWEU).
3.3. [gedaagde] voert verweer. De uitleg die AAA geeft van de royalty’s-bepaling uit de Sublicentieovereenkomst is volgens hem onjuist. De vordering van AAA moet volgens hem worden afgewezen, met veroordeling van AAA in de proceskosten en nakosten, te vermeerderen met wettelijke rente.
In reconventie
3.4. [gedaagde] vordert – samengevat – dat de rechtbank uitvoerbaar bij voorraad
voor recht verklaart dat AAA aan [gedaagde] gedurende tien jaar nadat Lutathera in enig land ter wereld op de markt is gebracht over alle verkopen van Lutathera in dat land na te noemen vergoeding is verschuldigd;
voor recht verklaart dat de genoemde vergoeding met betrekking tot al die landen per kwartaal dient te worden berekend over na te noemen netto omzet van Lutathera, met hantering van de volgende percentages die worden toegepast op de netto omzet die in het betreffende jaar tot dat moment is gerealiseerd, als volgt:
a. jaarlijkse netto omzet tot USD 50 miljoen ($ 50.000.000), één en een kwart procent (1,25%);
b. jaarlijkse netto omzet van USD 50 miljoen ($ 50.000.000) tot USD 100 miljoen ($100.000.000), twee procent (2%);
c. jaarlijkse netto omzet boven USD 100 miljoen ($100.000.000), drie procent (3%).
voor recht verklaart dat de genoemde netto omzet bestaat uit alle prijzen-/verkoopopbrengsten die AAA met betrekking tot Lutathera factureert, van welke prijzen/verkoopopbrengsten AAA voor de bepaling van de netto omzet alleen mag aftrekken:
a. creditbetalingen voor defecten in het product of vertraagde leveringen;
b. omzetbelasting en vergelijkbare verkoopbelastingen, niet zijnde: (i) winstbelasting, (ii) inkomstenbelasting of (iii) vennootschapsbelasting;
c. douanerechten betaald over het product;
d. de vervoerskosten en de kosten van transportverzekeringen als AAA het vervoer verzorgt of voor haar rekening neemt.
AAA veroordeelt om binnen dertig dagen aan [gedaagde] een rapport te verstrekken, dat met betrekking tot de verkopen van Lutathera uitgesplitst per land correcte en volledige informatie bevat, bestaande uit:
a. de netto omzet conform de bovenstaande verklaring voor recht, vanaf het moment van eerste verkoop tot en met het laatste kwartaal voor het vonnis, met een uitsplitsing in Euro’s en dollars;
b. het aantal verkochte eenheden Lutathera;
c. de over die verkopen aan [gedaagde] conform de bovenstaande verklaring voor recht verschuldigde vergoeding;
d. de bronbelasting, indien van toepassing;
e. de datum van de First Commercial Sales in elk land en;
f. de wisselkoers die in ieder kwartaal is gebruikt bij het bepalen van het bedrag in Amerikaanse dollars, voor betalingen die moeten worden gedaan in Amerikaanse dollars en het bepalen van de netto jaar omzet in dollars; versterkt met een dwangsom van € 25.000.000 voor de eerste tekortkoming en van € 500.000 voor iedere dag dat die tekortkoming voortduurt,
AAA veroordeelt om binnen 60 dagen na het einde van ieder kwartaal (inclusief het kwartaal waarin dit vonnis is gewezen) aan [gedaagde] een rapport te verstrekken, dat met betrekking tot de verkopen van Lutathera uitgesplitst per land correcte en volledige informatie bevat, bestaande uit de onder D genoemde gegevens en op straffe van de daar vermelde dwangsommen,
AAA veroordeelt tot betaling aan [gedaagde] van USD 27.465.000, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf de dag van de dagvaarding,
AAA veroordeelt tot betaling aan [gedaagde] van alle vergoedingen die blijkens de bovenstaande rapporten aan [gedaagde] moeten worden betaald, vermeerderd met de wettelijke handelsrente vanaf 60 dagen na het betreffende kwartaal waar de vergoeding op ziet, met dien verstaande dat AAA de nettobedragen die zij [gedaagde] voordien voor die vergoedingen al heeft betaald, daarop in mindering mag brengen,
AAA veroordeelt in de proceskosten en nakosten, te vermeerderen met wettelijke rente.
3.5. [gedaagde] legt samengevat het volgende aan zijn vorderingen ten grondslag. [gedaagde] vraagt nakoming van een royalty-afspraak die is overeengekomen in de Sublicentieovereenkomst. Volgens [gedaagde] moet die afspraak zo worden uitgelegd dat AAA royalty’s aan [gedaagde] zou gaan betalen zodra Lutathera op de markt zou worden gebracht.
Vanwege de Sublicentieovereenkomst kon AAA een enorme voorsprong nemen op haar concurrenten. Die konden zonder licentie niet de aan de octrooihouder voorbehouden handelingen verrichten. Een en ander heeft ertoe geleid dat AAA al van FDA en EMA goedkeuring verkreeg voor Lutathera en dat zij vervolgens de marktexclusiviteit heeft gekregen die zij nu geniet op basis van de “Orphan Drug” status van Lutathera.
Het feit dat AAA later, namelijk in 2018, onderdeel is geworden van het Novartis-concern verandert de verplichtingen van AAA jegens [gedaagde] niet. Subsidiair vordert [gedaagde] schadevergoeding op grond van de ongerechtvaardigde verrijking van AAA.
3.6. AAA voert verweer. Onderdeel daarvan is dat Novartis de Hoofdlicentieovereenkomst heeft beëindigd en [gedaagde] daarom aan de Sublicentieovereenkomst ook geen rechten meer kan ontlenen. Novartis heeft als gevolg van de beëindiging namelijk recht op 100% van de royalty’s onder de Sublicentieovereenkomst. [gedaagde] heeft dan ook geen belang bij zijn reconventionele vordering. De verweren over het inhoudelijke geschil worden hierna weergegeven.
in conventie en in reconventie
4.1. In verband met de onderlinge samenhang tussen de beide vorderingen, zullen de conventionele en reconventionele vorderingen grotendeels tezamen worden behandeld.
4.2. Op de Hoofdlicentieovereenkomst is Zwitsers recht van toepassing en op
de Sublicentieovereenkomst Nederlands recht. Dit volgt uit respectievelijk artikel 13.3 (zie 2.30) en artikel 12.3 (zie 2.35). Een rechtskeuze is toegelaten op grond van artikel 3 lid 1 EVO. Voor toepassing van Amerikaans recht op de Sublicentieovereenkomst zoals AAA betoogt, is geen valide grondslag aangevoerd. Dat twee geëxpireerde octrooien op Amerikaans grondgebied geldend waren is voor een vordering tot vergoeding uit hoofde van een licentie in elk geval onvoldoende reden Amerikaans recht toe te passen.
Beëindiging Hoofdlicentieovereenkomst
4.3. AAA stelt zich op het standpunt dat de Hoofdlicentieovereenkomst is beëindigd wegens een tekortkoming (wilful breach). De tekortkoming bestaat eruit dat [gedaagde] artikelen 3.1.2 en 3.2.1 van de Hoofdlicentieovereenkomst heeft geschonden door Novartis niet in te lichten over het bestaan van de Sublicentieovereenkomst en door in die overeenkomst niet de directe betaling van 50% aan Novartis op te nemen. Het gevolg daarvan is volgens artikel 10.4.2 van de Hoofdlicentieovereenkomst dat alle royalty’s, dus 100%, voor Novartis zijn. AAA meent dat de sanctie dat Novartis alle opbrengsten krijgt uit de Sublicentieovereenkomst bij niet-naleving van de Hoofdlicentieovereenkomst een gerechtvaardigde en redelijke sanctie is. [gedaagde] heeft volgens AAA dan ook geen belang bij zijn vordering.
4.4. [gedaagde] heeft aangevoerd dat de beëindiging ‘invalid and ineffective’ is. Hij stelt dat er geen sprake is van een tekortkoming die de beëindiging van de overeenkomst kan dragen.
4.5. De rechtbank volgt [gedaagde] in zijn stelling dat de Sublicentieovereenkomst op 31 juli 2007 door [naam 3] naar Novartis is gezonden. [gedaagde] heeft een factuur van [naam 3] overgelegd. In de omschrijving van de gefactureerde handeling staat “Fed Ex License Agreement to Novartis” met de datum van 31 juli 2007 (zie onder 2.36). AAA stelt dat dit ook de Hoofdlicentieovereenkomst kan zijn geweest die is toegezonden, maar dat is niet waarschijnlijk. Het betreft een verzending met FedEx, hetgeen erop duidt dat er belang aan de verzending werd gehecht en deze wijze van verzending voldoet ook aan artikel 13.5 over ‘notices’. Anders had het stuk per e-mail kunnen worden toegezonden. De Hoofdlicentieovereenkomst is door Novartis als laatste ondertekend, dus daarvan had zij zelf een volledig ondertekend exemplaar. Bovendien heeft de ondertekening van de Hoofdlicentieovereenkomst plaatsgehad in december 2006 en januari 2007 en die van de Sublicentieovereenkomst op 12 juni 2007. Al met al is dit afdoende bewijs voor de verzending van de Sublicentieovereenkomst op 31 juli 2007, dus kort na 12 juni, door [naam 3] aan Novartis. Daarmee heeft [gedaagde] voldaan aan zijn verplichting uit artikel 3.1.2 van de Hoofdlicentieovereenkomst, door de overschrijding met enkele weken heeft Novartis geen nadeel ondervonden.
4.6. Deze verplichting van artikel 3.2.1 van de Hoofdlicentieovereenkomst heeft [gedaagde] echter niet geëerbiedigd. In de Sublicentieovereenkomst is immers niet opgenomen dat een derde die de sublicentie verkrijgt direct aan Novartis 50% van de royalty’s moet betalen. [gedaagde] erkent die verplichting wel. De door AAA ingeschakelde Zwitserse advocaat stelt dat deze erkenning “does not rectify the breach of Article 3.2.1” en “The same applies to an even greater extent to a breach of the information obligation pursuant to Article 3.1.2”. Hiervoor is al geoordeeld dat de Sublicentieovereenkomst wel tijdig aan Novartis is toegezonden. Het gaat hier alleen nog om artikel 3.2.1, die door de Zwitserse advocaat van AAA als een lichtere tekortkoming wordt aangemerkt. Ook [gedaagde] heeft een opinie van een Zwitserse advocaat overgelegd, die wijst op artikel 4.1.1 van de Hoofdlicentieovereenkomst waarin staat dat betaald moet worden aan “ of [gedaagde] Designee”. Zelfs als het zo is dat [gedaagde] niet uit zichzelf heeft opgemerkt dat Novartis recht had op 50% van de royalty’s, heeft hij in elk geval in de periode dat hij aanspraak op de royalty’s maakte in zijn brief van 8 mei 2020 expliciet erkend dat Novartis dit recht had en dat AAA direct aan Novartis kon uitbetalen (zie onder 2.45). Zodoende kan Novartis worden aangemerkt als een [gedaagde] Designee. Daarnaast heeft [gedaagde] er terecht op gewezen dat volgens artikel 10.2.1 van de Hoofdlicentieovereenkomst in geval van een wilful breach een periode van 90 dagen dient te worden gegeven voor herstel van de tekortkoming. Onder die omstandigheden ligt het niet voor de hand dat Novartis aanspraak kan maken op de in artikel 10.4.2 van de Hoofdlicentieovereenkomst genoemde gevolgen van de omissie in de Sublicentieovereenkomst. Het zou in strijd komen met het in het Zwitserse recht geïncorporeerde beginsel van de goede trouw (artikel 2 Zwitsers Burgerlijk Wetboek) om deze gevolgen er wel aan te verbinden, zeker nu Novartis gedurende ongeveer 10 jaar in bezit was van de Sublicentieovereenkomst en er nooit over heeft geklaagd dat er in artikel 4.1.1 alleen [gedaagde] Designee stond en niet Novartis. De conclusie is dat de gestelde tekortkoming in de nakoming van de Hoofdlicentieovereenkomst, zo die al bestaat, naar het toepasselijke Zwitsers recht hersteld geacht wordt te zijn.
4.7. Tenslotte geldt dat [gedaagde] jegens AAA uit hoofde van de Sublicentieovereen-komst het recht op volle vergoeding van de royalty’s heeft, daar doet de afspraak met Novartis niet aan af. Dat levert een verdeling van de royalty’s ingevolge een andere overeenkomst (de Hoofdlicentieovereenkomst) op en voor [gedaagde] ‘slechts’ een betalingsverplichting, waarover hierna onder 5.2 meer. [gedaagde] heeft dan ook een rechtmatig belang bij zijn vordering behouden.
Het kader van het inhoudelijke geschil
4.8. De Hoofdlicentieovereenkomst heeft ten aanzien van [gedaagde] rechten tot sublicensering betrekking op alle vanuit de uitvinding ontwikkelde producten die vallen onder de Remaining Interests behalve (OctreoScan en) OctreoTher. [gedaagde] heeft onbetwist gesteld dat het eerste generatie geneesmiddel Indium isotoop 111In is. Dit middel viel onder de Novartis Exclusive Retained Rights. OctreoTher is het tweede generatie middel dat uit de uitvinding is voortgekomen. [gedaagde] was niet bevoegd een sublicentie daarvoor te verstrekken. Lutaat is het derde generatie middel. Dit middel viel onder de Remaining Interests en daarop heeft [gedaagde] overeenkomstig de Hoofdlicentieovereenkomst een sublicentie aan BioSynthema verstrekt. BioSynthema heeft dat middel onder de sublicentie verder ontwikkeld. Op enig moment in 2010 heeft AAA S.A. de aandelen van BioSynthema overgenomen. De naam van BioSynthema is later gewijzigd in AAA. De sublicentie van BioSynthema en thans AAA is onderwerp van dit geschil. Deze zaak gaat om de vraag of AAA verplicht is royalty’s onder die sublicentie aan [gedaagde] te betalen.
Uitleg artikel 4.2.1 Sublicentieovereenkomst
4.9. AAA stelt dat artikel 4.2.1 niet leidt tot een verplichting tot betaling van royalty’s en [gedaagde] voert aan dat dit wel zo is. Partijen twisten dus over de betekenis van artikel 4.2.1. van de Sublicentieovereenkomst (zie onder 2.35), zodat de rechtbank deze bepaling zal moeten uitleggen naar het toepasselijke Nederlands recht.
4.10. De rechtbank beoordeelt de betekenis van dit artikel onder toepassing van het zogenaamde Haviltex-criterium voor de uitleg van overeenkomsten zoals dit geldt bij uitonderhandelde commerciële contracten.
Dit criterium luidt als volgt:
bij de uitleg van een overeenkomst die een commerciële overeenkomst is, gesloten tussen professioneel opererende partijen die over de inhoud van de overeenkomst hebben onderhandeld, terwijl de overeenkomst ertoe strekt de wederzijdse rechten en verplichtingen nauwkeurig vast te leggen, komt groot gewicht toe aan de taalkundige betekenis van de gekozen bewoordingen, maar kunnen de overige omstandigheden van het geval meebrengen dat een andere (dan de taalkundige) betekenis aan de bepalingen van de overeenkomst moet worden gehecht. Beslissend blijft immers de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht.
4.11. De Sublicentieovereenkomst waar het ten aanzien van een betalingsverplichting van AAA jegens [gedaagde] om gaat, bevat grotendeels dezelfde bepalingen als de Hoofdlicentieovereenkomst. Bij het aangaan van de Sublicentieovereenkomst tussen [gedaagde] en BioSynthema is tussen hen amper onderhandeld. De opzet en tekst van beide overeenkomsten is in essentie gelijk. Dat is ook begrijpelijk, omdat BioSynthema het bedrijf was dat Lutathera verder heeft ontwikkeld en dat mede is opgericht door [gedaagde] . De totstandkomingsgeschiedenis van het vergelijkbare artikel in de Hoofdlicentieovereenkomst is dus van belang voor de betekenis van artikel 4.2.1 in de Sublicentieovereenkomst. Het staat vast dat de partijen bij de Hoofdlicentieovereenkomst zijn vertegenwoordigd door ter zake kundige juristen/advocaten en dat er meerdere concepten over en weer zijn gegaan. Het ging om een commerciële overeenkomst tussen de professioneel opererende partijen Novartis en [gedaagde] waarbij grote financiële belangen een rol speelden. De Hoofdlicentie-overeenkomst ziet op alle producten die zijn voortgekomen uit de uitvinding, behalve OctreoScan en OctreoTher. Gelet op genoemd criterium heeft de taalkundige betekenis van de gekozen bewoordingen van de bepaling een groot gewicht.
4.12. De tekst van artikel 4.2.1 van de Sublicentieovereenkomst luidt: “The duration of the royalty obligation shall be determined on a country-by-country basis. Royalties shall be payable quarterly from the First Commercial Sales of the Licensed Product in a country (i) for the period such licensed Product’s use or sale is Covered by a Valid Patent in such country, or (ii) for a period of ten (10) years from First Commercial Sales; and if both (i) and (ii) are applicable, for the longer of either.”
4.13. AAA stelt:
dat uit het gebruik van de woorden ‘Licensed Product’ en ‘Covered by a Valid Patent’ blijkt dat er alleen royalty’s verschuldigd zijn zolang het octrooi geldig is, dit geldt niet wanneer de eerste verkopen plaatsvinden ná het verstrijken van het octrooi. Op de zitting heeft AAA dit standpunt bijgesteld naar: als de First Commercial Sales binnen de octrooiperiode valt, de royalty-verplichting dan nog 10 jaar doorloopt,
dat de Brulotte-beslissing op grond van artikel 7 EVO als dwingend Amerikaans recht moet worden toegepast en dat dit meebrengt dat na verloop van een octrooi geen recht meer op royalty’s bestaat,
en dat het hier om een zuivere octrooilicentie gaat en niet om een knowhow licentie, waardoor de Brulotte-beslissing geldt,
dat [naam 3] die voor [gedaagde] over de Hoofdlicentieovereenkomst onderhandelde bekend was met deze Brulotte-rechtspraak en ermee heeft ingestemd dat het geen knowhow licentie werd,
dat in de concepttekst (zie onder 2.28) nog geen sub (ii) staat, want dat was in 2006 nog niet overeengekomen,
dat uit de verklaring van [naam 1] blijkt dat ieder aandeel in de uitvindingen is verdisconteerd in de hoeveelheid aandelen in BioSynthema en dat er niet een tweede vorm van winstdeling is afgesproken,
dat [gedaagde] al grote bedragen op basis van de SPA heeft ontvangen en nog zal ontvangen en het nooit de bedoeling is geweest om [gedaagde] dubbel te betalen, en
dat alleen royalty’s verschuldigd zijn voor verkoop in landen waar ook een patent heeft gegolden; er moet bij gebreke van een overdracht van iets anders (zoals knowhow) op zijn minst enige connectie zijn tussen de octrooien en de gebruiksvergoeding daarvoor.
4.14. [gedaagde] bestrijdt de standpunten van AAA door te wijzen op de letterlijke tekst van de bepaling
waarin het woord ‘or’ is opgenomen,
op de totstandkomingsgeschiedenis van de bepaling waarbij het doorlopen van de royalty-verplichting tot 10 jaar na de First Commercial Sales is toegevoegd, terwijl partijen ervan op de hoogte waren dat verschillende octrooien al na korte tijd zouden aflopen,
dat [gedaagde] en BioSyntema, toch wel hetzelfde zullen hebben bedoeld gelet op hun nauwe verbondenheid en het feit dat beiden werden bijgestaan door [naam 3] ,
dat [naam 1] niet betrokken is geweest bij onderhandelingen over de Sublicentieovereenkomst, en
dat het gaat om verkoop waar dan ook, niet alleen waar het octrooi heeft gegolden.
4.15. De rechtbank zal beoordelen wat begrepen moet worden onder alle onderdelen van de bepaling:
‘the First Commercial Sales of the Licensed Product’
4.15.1. Met the Licensed Product wordt in de Sublicentieovereenkomst elk uit de uitvinding voortkomend product bedoeld met uitzondering van OctreoScan en OctreoTher. Tussen partijen staat niet ter discussie dat Lutathera uit de uitvinding van [gedaagde] in combinatie met die van Sandoz en Mallinckrodt is voortgekomen. Dat met het Licensed Product inderdaad Lutathera wordt bedoeld, staat in een reeks van publicaties van AAA. Verwezen wordt hier naar het business plan van BioSynthema (zie 2.37) en het Annual Report voor de SEC (zie 2.41). Ook staat tussen partijen niet ter discussie wanneer de octrooien in de verschillende landen zijn verlopen en wanneer de First Commercial Sales plaatsvonden. Lutathera is in Europa en in de Verenigde Staten van Amerika voor het eerst in 2018 verkocht. [gedaagde] heeft toegegeven dat hij onder de Sublicentieovereenkomst geen royalty’s voor een ander product dan Lutathera (meer) kan vorderen.
‘in a country’
4.15.2. Letterlijk staat in de bepaling dat de royalty’s shall be determined on a country-by-country basis, voor de verkoop in a country, (i) Covered by a Valid Patent in such country. In augustus 2003 heeft [naam 3] aan Novartis de bepaling voorgesteld als: on product sales in each country for a minimum of ten years in each country where product is sold, and in countries where a patent was issued the greater of ten years or the remaining life of any applicable patents in each country” (zie onder 2.25). Hierbij heeft zij dus uit elkaar gehaald waar het product werd verkocht en waar een octrooi geldig was. In augustus 2006 stelde [naam 3] de volgende toevoeging voor: “royalty paid on a minimum of ten (10) years in each country where the patent has been filed, at the above royalty rates” (zie onder 2.29). In de uiteindelijke tekst van de bepaling is dit niet overgenomen.
Daarom leest de rechtbank de bepaling zo dat met verkoop in a country wordt bedoeld verkoop in elk land waar het product wordt verkocht en niet alleen in de landen waar ook het patent heeft gegolden. Deze lezing wordt nog versterkt door de definitie van Territory in artikel 4.1.3 van de Sublicentieovereenkomst waarin is bepaald over welke verkopen uit welke landen AAA verplicht is gegevens aan [gedaagde] te verstrekken teneinde de verschuldigde royalty’s te berekenen; Territory betekent: alle landen ter wereld (zie hiervoor 2.35). Deze verplichting zou zich niet verhouden met een beperking van de betalingsverplichting tot de landen waarin voor Lutathera een octrooi heeft gegolden.
‘(i) for the period such Licensed Product’s use or sale is Covered by a Valid Patent in such country’
4.15.3. Onder (i) staat dat de royalty’s verschuldigd zijn zolang het octrooi in een land geldig is. Daarover zijn partijen het eens. Er heeft geen verkoop van Lutathera plaatsgevonden binnen de octrooiperiode in enig land. De situatie zoals beschreven in deze zinsnede van artikel 4.2.1 is hier dus niet aan de orde.
‘or’
4.15.4. Het woord ‘or’ betekent in het Engels ‘of’. Taalkundig heeft dat de betekenis van alternatieve mogelijkheden, het één of het ander kan gelden.
‘(ii) for a period of ten (10) years from First Commercial Sales’
4.15.5. Onder (ii) is de 10-jaars periode vastgelegd vanaf de First Commercial Sales. Opgemerkt wordt dat hierin geen beperking staat van de landen waarin de verkoop plaatsvindt. In het onder b. besproken gedeelte ‘in a country’ staat evenmin een beperking tot de landen waar het octrooi gold en waarin de verkoop plaatsvindt. Het was eenvoudig geweest om de bepaling zo te redigeren dat ook het gedeelte onder (ii) beperkt zou zijn tot de landen waar het octrooi heeft gegolden en er zijn ook verschillende tekstvoorstellen tussen partijen besproken. Die beperking staat echter niet in de uiteindelijke letterlijke tekst. De rechtbank gaat er dan ook van uit dat er geen beperking tot landen waar het octrooi heeft gegolden door partijen is overeengekomen. Verder staat in dit gedeelte geen beperking tot producten waarvoor nog een geldend octrooi bestaat. Dit staat ook niet in het gedeelte van de tekst dat onder a) is gesproken. Partijen wisten dat de ontwikkeling en het op de markt brengen van een geneesmiddel lange tijd in beslag neemt. De goedkeuring door de betrokken autoriteiten FDA en EMA kon echter pas plaatsvinden nadat het geneesmiddel volledig was ontwikkeld en verschillende clinical trials waren verricht. Op het moment van het sluiten van de overeenkomsten was al meer dan 15 jaar van de octrooitermijn van 20 jaar die in Nederland geldt, verstreken. Op dat moment verwachtten partijen dat Lutathera in 2011 op de markt zou komen, dus nadat de octrooien in vele landen, waaronder Nederland, in 2009 zouden zijn verlopen. Ook hiervoor geldt dat partijen de redactie van het artikel eenvoudig hadden kunnen aanpassen indien zij met de geldigheid van het octrooi rekening hadden willen houden.
‘and if both (i) and (ii) are applicable, for the longer of either’
4.15.6. Als (i) en (ii) gelden zijn over de langste van beide periodes de royalty’s verschuldigd. AAA heeft na haar aanvankelijke standpunt dat er na afloop van de octrooi-periode geen royalty’s verschuldigd waren, op de zitting het standpunt ingenomen dat royalty’s gedurende 10 jaar verschuldigd blijven als de First Commercial Sales binnen de octrooi-periode zijn gestart. Vast staat dat de verkoop is gestart nadat alle octrooien waren verlopen. Aan de voorwaarde dat (i) en (ii) gelden is dus niet voldaan. Dit gedeelte van artikel 4.2.1. is dus niet aan de orde.
4.16. Resumerend stelt de rechtbank vast dat hetgeen onder (i) is bepaald zich hier niet voordoet (zie onder 4.15.3), dat hetgeen onder (ii) is bepaald zich hier wel voordoet (zie onder 4.15.5), dat er royalty’s verschuldigd zijn indien (i) óf (ii) zich voordoet en dat dit geldt over een periode van 10 jaar vanaf de eerste verkoop van Lutathera en dat het niet verkoop hoeft te zijn in een land waar een octrooi heeft gegolden.
4.17. De verklaring van [naam 1] waarop AAA zich beroept doet hier niet aan af, omdat op geen enkele wijze is aangetoond dat hij in de totstandkomingsfase van de Sublicentieovereenkomst betrokken is geweest bij het opstellen van die overeenkomst. AAA ontleent verder een argument aan de opmerking van [naam 1] dat niet bedoeld zou zijn om zowel voor de aandelen van BioSynthema te betalen, als voor de licentie. Hierop wordt hierna teruggekomen onder 4.40 en verder.
Artikel 12.3 Sublicentieovereenkomst, artikel 7 EVO en Brulotte
4.18. In artikel 12.3 van de Sublicentieovereenkomst is bepaald dat de overeenkomst wordt ‘interpreted in accordance with the laws of the Netherlands without giving effect to principles of conflicts of law’. Partijen hebben dus uitdrukkelijk gekozen voor de toepassing van Nederlands recht. De bedoeling van een dergelijke bepaling is dat het Nederlands recht wordt toegepast en dat niet via een verwijzingsregel uit het Nederlandse internationaal privaatrecht toch een ander rechtsstelsel wordt toegepast
4.19. AAA stelt dat desondanks op grond van artikel 7 EVO de uitspraak van het Amerikaanse Supreme Court Brulotte (zie voetnoot 4) moet worden toegepast, waaruit een bepaling van bijzonder dwingend recht zou volgen.
4.20. Artikel 7 EVO heeft als titel “Bepalingen van bijzonder dwingend recht” en luidt als volgt:
Bij de toepassing ingevolge dit Verdrag van het recht van een bepaald land kan gevolg worden toegekend aan de dwingende bepalingen van het recht van een ander land waarmede het geval nauw is verbonden, indien en voor zover deze bepalingen volgens het recht van dit laatstgenoemde land toepasselijk zijn, ongeacht het recht dat de overeenkomst beheerst. Bij de beslissing of aan deze dwingende bepalingen gevolg moet worden toegekend, wordt rekening gehouden met hun aard en strekking, alsmede met de gevolgen die uit de toepassing of niet-toepassing van deze bepalingen zouden voortvloeien.
Dit Verdrag laat de toepassing onverlet van de bepalingen van het recht van het land van de rechter die ongeacht het op de overeenkomst toepasselijke recht, het geval dwingend beheersen.
4.21. Uit de rechtspraak van het HvJEU over onder meer artikel 7 EVO [en het daarmee overeenstemmende artikel 9 Verordening Rome I] volgt dat deze bepaling[en] strikt moet[en] worden uitgelegd.Ten aanzien van de vraag of de desbetreffende bepaling volgens het recht van het ‘derde land’ toepasselijk is, moet worden gekeken naar de reikwijdte van die bepaling. De geldingspretentie (de reikwijdte) van het buitenlandse voorschrift volgt uit een bij dat voorschrift behorende ‘scope rule’, die door de wetgever (in het derde land) kan zijn opgesteld dan wel ongeschreven kan zijn op basis van de rechtspraak en de doctrine. Voor de vraag of en, zo ja, welke gevolgen moeten worden toegekend aan de derdelandsnorm, moet worden gekeken naar (i) de aard en strekking van de norm, alsmede (ii) de gevolgen die uit de toepassing of niet-toepassing van die bepalingen zouden voortvloeien. In het kader van de toets naar de aard en strekking van de voorrangsregel moet duidelijk zijn welk belang door de voorrangsregel wordt gediend. Ook moet vast komen te staan of dat belang beschermenswaardig is en of het voldoende zwaarwegend is om van de lex causae af te wijken.
Het HvJEU heeft voorts de uitleg gegeven dat het moet gaan om uitzonderlijke bepalingen aan de inachtneming waarvan zoveel belang wordt gehecht voor de handhaving van de politieke, sociale of economische organisatie van de betrokken lidstaat, dat zij moeten worden nageleefd door eenieder die zich op het nationale grondgebied van deze lidstaat bevindt, en voor elke daarin gesitueerde rechtsbetrekking.
4.22. In deze zin staat aan AAA ondanks de rechtskeuze dus een beroep op artikel 7 EVO open, zoals zij terecht heeft gesteld.
4.23. Het is duidelijk dat de onderhavige zaak in verband met de toepassing van artikel 7 EVO een voldoende nauw verband heeft met de Verenigde Staten van Amerika omdat de overeenkomst in elk geval gedeeltelijk daar ten uitvoer moet worden gelegd en AAA daar haar vestigingsplaats heeft. Daarom kan beoordeeld worden of sprake is van bepalingen van bijzonder dwingend recht van die staat. AAA heeft gesteld dat de rechtsregel waarop zij zich beroep volgt uit de Brulotte-beslissing van het Amerikaanse Supreme Court.
Brulotte
4.24. De kern van de Brulotte-beslissing gaat over het mogen beschermen van de exclusieve rechten op een uitvinding gedurende een beperkte periode van octrooi. Als die periode verlopen is behoren uitvindingen tot het publieke domein.
4.25. De casus in de zaak Brulotte/Thys ging om het volgende. Tussen Brulotte en Thys was een overeenkomst gesloten waardoor na de octrooiperiode nog royalty’s betaald moesten worden zolang het gebruik van geoctrooieerde machines voortduurde. Thys stelde dat dit "misuse of the patents through extension of the license agreements beyond the expiration date of the patents” opleverde. Het Hooggerechtshof stelde vast dat de overeenkomst beperkingen bevatte die “are apt and pertinent to protection of the patent monopoly, and their applicability to the post-expiration period is a telltale sign that the licensor was using the licenses to project its monopoly beyond the patent period.” Verder stelde het Hooggerechtshof vast dat het hier ging om een royalty voor de ‘use of patent’ en ‘not deferred payments for use during the pre-expiration period’ en besliste onder meer: “a patentee's use of a royalty agreement that projects beyond the expiration date of the patent is unlawful per se” (…); “to use that leverage to project those royalty payments beyond the life of the patent is analogous to an effort to enlarge the monopoly of the patent by tieing the sale or use of the patented article to the purchase or use of unpatented ones”. Bij deze beslissing is één dissenting opinion gegeven.
4.26. In 2015 heeft het Hooggerechtshof beslist in de zaak Kimble / Marvel. Daarin is gelijk aan Brulotte beslist. Onder meer het volgende is overwogen: “Brulotte is no bar to business arrangements to defer payment or create joint enterprises, the Court observed.” Bij de beslissing inzake Kimble /Marvel is een dissenting opinion gesteund door drie raadsheren gevoegd. Deze bevat onder meer het volgende: “Stating that Brulotte: was not based on anything that can plausibly be regarded as an interpretation of the terms of the Patent Act. It was based instead on an economic theory—and one that has been debunked. The decision interferes with the ability of parties to negotiate licensing agreements that reflect the true value of a patent, and it disrupts contractual expectations” en “It was not simply a case of incorrect statutory interpretation. It was not really statutory interpretation at all.”.
4.27. De aard en strekking van de hiervoor beschreven Brulotte-regel is dat de exclusieve rechten op een uitvinding gedurende de beperkte periode van octrooi beschermd zijn en als die periode verlopen is de uitvindingen tot het publieke domein behoren. Met deze regel wordt het belang van het publiek gediend om na het verstrijken van een beperkte periode van octrooi, van de uitvinding gebruik te kunnen maken. Deze aard en strekking liggen ook ten grondslag aan het Nederlandse en Europese octrooirecht. Het gaat erom of de interpretatie door het Hooggerechtshof een voorrangsregel behelst in de zin van artikel 7 EVO. Dat is niet het geval. Het Hooggerechtshof laat impliciet de mogelijkheid open dat deferred payments for use during the pre-expiration period wel zouden zijn toegestaan. Daarvan wordt ook uitgegaan in de beslissing in Kimble /Marvel. Verder refereert het Hooggerechtshof eraan dat een monopoly positie buiten de mogelijkheden van de wet niet zijn toegelaten en dat het om (wettelijk) octrooibeleid gaat. De dissenting opinions in zowel Brulotte/Thys als in Kimble /Marvel zijn erop gericht dat de overeenkomsten ten behoeve van het resultaat anders vormgegeven hadden kunnen worden, dan wel dat het om economische aspecten gaat en dat de uitspraak ingrijpt op de contractsvrijheid van partijen. Het gaat niet om het onjuist interpreteren van wetgeving.
4.28. Kortom de bepaling waarop AAA zich beroept kwalificeert niet als bepaling van bijzonder dwingend recht. Dat moet gaan om een uitzonderlijke bepaling aan de inachtneming waarvan zoveel belang wordt gehecht voor de handhaving van de politieke, sociale of economische organisatie van de betrokken derde staat, dat zij moet worden nageleefd door eenieder die zich op het nationale grondgebied van deze lidstaat bevindt, en voor elke daarin gesitueerde rechtsbetrekking. De jurisprudentie inzake Brulotte / Thys en Kimble / Marvel behelst niet zo een uitzonderlijke bepaling. Het uitgangspunt van het octrooirecht in Amerika en Nederland/Europa is gelijk, maar bij overeenkomst kan daarvan in bepaalde mate worden afgeweken. Artikel 7 EVO vindt daarom in materiële zin geen toepassing.
Verhouding tot de SPA
4.29. De zienswijze van [gedaagde] houdt volgens AAA in feite in dat zijn aanspraak geen gebruiksvergoeding voor een octrooilicentie is, maar een winstafspraak (een afspraak over de verdeling van de opbrengst van Lutathera) die ten nadele van de overige voormalige aandeelhouders van BioSynthema heeft gewerkt en strijdig is met de afspraken (en de uitgangspunten hiervoor) die hierover in de SPA zijn gemaakt op basis van de aandeelhoudersverhoudingen. De andere aandeelhouders hebben allemaal een belangrijke(re) rol gespeeld in de ontwikkeling van Lutathera. Voor zover AAA heeft willen betogen dat het aan [gedaagde] niet kan worden toegestaan dat hij zowel ‘royalty’s’ ontvangt uit hoofde van de SPA als uit hoofde van de Sublicentieovereenkomst en dat het onaanvaardbaar is dat Novartis op deze manier moet betalen voor eigen octrooien, geldt het volgende.
4.30. Partijen zijn vrij de overeenkomst te sluiten die zij wensen. [gedaagde] was aandeelhouder van Biosynthema, de aanvankelijke ontwikkelaar van het medicijn, en heeft uit dien hoofde een vergoeding voor (de toekomstige waarde van) zijn aandelen gekregen. Dat [gedaagde] daarnaast als mede-uitvinder van het medicijn tevens gerechtigd is tot een vergoeding op grond van de Hoofd- en Sublicentieovereenkomst, staat hier los van en doet aan zijn vergoeding als aandeelhouder niets af. Dat er winst wordt gemaakt door de ontwikkelaar van een medicijn en overigens ook door de farmaceut die uiteindelijk het medicijn op de markt brengt - die ook nog eens het medicijn onder de Orphan Drug status exclusief mag verkopen gedurende vele jaren - en door de uitvinder/licentiehouder kan geen argument zijn om de uitvinder/licentiehouder de contractuele vergoeding te onthouden. De andere aandeelhouders zijn niet alle de uitvinders/-licentiehouders van de uit 1989 stammende uitvinding geweest en voorzover zij dit wel zijn – te weten Sandoz (Novartis) en later Mallinckrodt – hebben zij een eigen recht op royalty's. Van onaanvaardbaarheid in verband met de redelijkheid en billijkheid of strijd met de goede zeden – een correctienorm uit het Nederlands recht - is dan ook geen sprake.
4.31. Ook is er geen sprake van onaanvaardbaarheid als een overeenkomst bepaalt dat na verloop van een octrooi nog royalty’s verschuldigd blijven. In het onderhavige geval heeft de betaling voor de octrooirechten niet plaatsgehad tijdens de geldigheid van het octrooi. Dit houdt verband met de lange ontwikkelingstijd, de onzekerheid of de ontwikkeling leidt tot een bruikbaar medicijn en de onwenselijkheid om op een eerder moment dan na het blijken van het succes van die ontwikkeling te betalen voor de uitvinding/licentie. [gedaagde] heeft ook inzichtelijk gemaakt dat betaling voor de uitvinding/licentie op een eerder moment dan bij het vermarkten, voor alle bij BioSynthema betrokken partijen niet haalbaar was en Novartis had zich uit de ontwikkeling teruggetrokken.
Positie Novartis
4.32. AAA stelt dat zij na de overname van BioSynthema gebruik mocht maken van de hoofdlicentie van Novartis. AAA beschikte daarmee zelf over de knowhow en stelt dat zij dus geen licentie nodig had van [gedaagde] en BioSynthema. AAA stelt ook dat [gedaagde] geen enkele grond heeft om royalty’s te eisen van een aan Novartis gelieerde onderneming voor de exploitatie van rechten van nota bene Novartis en waarvoor Novartis [gedaagde] een niet-exclusieve licentie heeft verleend. De bepaling uit de Hoofdlicentieovereenkomst waarop [gedaagde] zich beroept ziet niet op Lutathera, maar op een ander medicijn (OctreoTher). Lutathera is onderdeel van een “restcategorie” die niet onder deze bepaling valt. AAA heeft nooit (de Sublicentie weggedacht) inbreuk gemaakt op de betreffende octrooien, aldus steeds AAA.
4.33. [gedaagde] voert aan dat de Sublicentieovereenkomst tussen AAA en [gedaagde] bepaalt dat AAA royalty’s aan [gedaagde] verschuldigd is en niet bepaalt dat AAA geen royalty’s meer behoeft te betalen als zij onderdeel wordt van het Novartis-concern. Ten tijde van de ontwikkeling van Lutathera en de verkrijging van de marktautorisaties was AAA nog geen onderdeel van het Novartis-concern. Bovendien wordt Lutathera verkocht door/op naam van AAA en niet door of op naam van Novartis. De verplichting tot betaling van royalty’s levert geen onbillijk resultaat op. AAA heeft een enorme voorsprong bij de ontwikkeling gehad, Lutathera heeft de ‘Orphan Drug’ Status gekregen en de medewerking en steun van [gedaagde] was essentieel. Tenslotte is niet van belang of AAA de Sublicentieovereenkomst nodig had, zoals zij nu beweert. Zij heeft zich immers door middel van die overeenkomst verplicht tot het betalen van de royalty’s, aldus [gedaagde] .
4.34. De rechtbank volgt het betoog van AAA niet. AAA heeft door de overname van BioSynthema inderdaad de licentierechten van BioSynthema verworven, maar BioSynthema – inmiddels AAA geheten - dient daarvoor onder de Sublicentieovereenkomst aan [gedaagde] royalty’s te betalen. Ook die verplichting heeft zij overgenomen en moet dus door AAA worden nagekomen. De verdere ontwikkeling heeft door BioSynthema plaatsgehad en daarbij is weldegelijk gebruikt gemaakt van de eerdere uitvindingen/licenties van onder meer [gedaagde] . AAA noch Novartis heeft ooit alle rechten op de aanvankelijke uitvinding gehad, [gedaagde] heeft daarop vanaf de Letter Agreement zijn rechten behouden.
4.35. Het is een achteraf redenering en min of meer een toevalligheid dat Novartis - die haar deel van de royalty’s uit hoofde van de Hoofdlicentieovereenkomst betaald moet krijgen van de entiteit die het octrooi/licentie tegen betaling van royalty's heeft mogen gebruiken (AAA) - inmiddels de entiteit heeft overgenomen die de royaltyverplichting moet nakomen. Deze omstandigheid wijzigt echter niets aan de verplichtingen van AAA onder de Sublicentieovereenkomst.
Strijd met mededingingsrecht?
4.36. AAA stelt dat de Sublicentieovereenkomst in strijd is met artikel 101 van het Verdrag inzake de Werking van de Europese Unie (VWEU) om de volgende redenen:
het is naar analogie evident dat [gedaagde] als onderneming moet worden beschouwd bij deze Sublicentieovereenkomst;
de verplichting in de Sublicentieovereenkomst om royalty’s te betalen voor afgelopen octrooien kan de handel tussen lidstaten ongunstig beïnvloeden, nu
i) de Sublicentieovereenkomst wereldwijd geldt en dus ook de gehele Europese Unie bestrijkt;
ii) de Sublicentieovereenkomst betrekking heeft op een technologie die volgens [gedaagde] wordt gebruikt voor de productie van de werkzame stof in Lutathera, welk geneesmiddel in de Europese Unie wordt verkocht;
iii) het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) voor Lutathera een marktvergunning aan AAA heeft verleend in september 2017;
iv) Lutathera in een groot aantal landen in de Europese Unie in de handel wordt gebracht; en
v) de verplichting tot het betalen van royalty’s voor afgelopen octrooien bovendien de productiekosten van AAA verzwaart, wat kan leiden tot een vermindering van concurrentie op markten van bestaande producten en technologieën, met name wat betreft maar niet beperkt tot Lutathera; AAA verwijst in dit verband naar de zaak Genentech t. Hoechst;
gelet op de omzet die met Lutathera wordt behaald is het duidelijk dat de handel tussen lidstaten merkbaar wordt beïnvloed;
de Sublicentieovereenkomst strekt ertoe de mededinging te beperken omdat:(i) de Sublicentieovereenkomst een verplichting inhoudt tot het betalen van royalty’s voor afgelopen octrooien; en (ii) de Sublicentieovereenkomst Novartis (waarvan AAA onderdeel uitmaakt) beperkt in de mogelijkheden om eigen technologierechten te exploiteren. Uit de Richtsnoeren van de Commissie en uit de rechtspraak van het HvJEU blijkt dat een overeenkomst die een licentienemer verplicht royalty’s te betalen voor een afgelopen octrooi naar strekking de mededinging beperkt wanneer de licentienemer die overeenkomst niet kan opzeggen;
een verplichting tot het betalen van royalty’s voor afgelopen octrooien moet naar haar aard worden geacht de mededinging aan te tasten; AAA verwijst in dit verband naar de zaak Ottung.
4.36.1. Verder voert AAA aan dat de productiekosten van de licentienemer worden verhoogd zonder economische rechtvaardiging, de concurrentiepositie van de licentienemer wordt verzwakt, de handelingsvrijheid van de licentienemer wordt ingeperkt en hierdoor marktafschermingseffecten worden teweeggebracht.
4.36.2. Uit artikel 4 lid 1 onder d van Verordening 316/2014 met betrekking tot overeenkomsten inzake technologieoverdracht volgt dat sprake is van een ingrijpende beperking van de mededinging (een zogenoemde “hardcorebeperking”) als een licentieovereenkomst een beperking inhoudt voor de licentienemer om zijn eigen technologierechten te exploiteren. Nu de Sublicentieovereenkomst Novartis volgens de lezing van [gedaagde] zou verplichten royalty’s te betalen voor Lutathera, dat wordt vervaardigd op basis van technologierechten die tevens eigendom van Novartis zijn, blijkt uit de tenuitvoerlegging van de Sublicentieovereenkomst dat deze een hardcorebeperking bevat en daarmee de mededinging naar strekking beperkt.
4.36.3. [gedaagde] heeft niet overtuigend aangetoond dat aan de voorwaarden van artikel 101 lid 3 VWEU is voldaan. De beperking dat een royaltyvergoeding moet worden betaald na afloop van het octrooi, moet voldoen aan de cumulatieve vereisten van artikel 101 lid 3 VWEU, niet de licentie zelf. De vraag is of dát een efficiencyverbetering oplevert. Het antwoord daarop is nee zodat de Sublicentieovereenkomst niet voor vrijstelling in aanmerking komt en in strijd is met het Europese recht, aldus steeds AAA.
4.37. [gedaagde] voert daartegenover het volgende aan. Wil sprake kunnen zijn van een overtreding van het verbod van artikel 101 lid 1 VWEU dan moet:
i) de overeenkomst ertoe strekken dat de mededinging wordt verhinderd, beperkt of vervalst; of
ii) de overeenkomst ten gevolge hebben dat de mededinging wordt verhinderd, beperkt of vervalst. Daarnaast moet uiteraard aan de overige vereisten van artikel 101 lid 1 VWEU worden voldaan. In het algemeen heeft de verplichting om royalty’s te betalen na afloop van het betreffende IE-recht geen mededingingsbeperkende strekking.
Zolang Lutathera - door de regulatoire eisen van de geneesmiddelenmarkt - niet op de markt kon worden gebracht, had de Sublicentieovereenkomst de strekking om BioSynthema/AAA niet te belasten met de betaling van een vergoeding voor de verstrekte licentie. De betaling werd uitgesteld tot het moment waarop BioSynthema/AAA deze naar verwachting kon dragen. Daarbij werd ook nog een gestaffelde betaling overeengekomen naar verhouding van de omzet. Er behoefde geen royalty betaald te worden als Lutathera niet op de markt zou worden gebracht.
AAA mocht en mag onder de Sublicentieovereenkomst zelf besluiten of, wanneer, waar, voor hoe lang en tegen welke prijs zij Lutathera op de markt brengt. Dit samenstel van afspraken bevordert juist de mededinging en de handelingsvrijheid van AAA. Van een mededingingsbeperkende strekking is in ieder geval geen sprake. AAA heeft niet aan haar stelplicht met betrekking tot artikel 101 lid 1 VWEU voldaan.
Evenmin is hier sprake van een hardcore-beperking als bedoeld in artikel 4 van Vo 316/2014, aldus nog steeds [gedaagde] .
4.38. De rechtbank moet beoordelen of de verplichting tot betaling van royalty’s voor een niet-exclusieve licentie – zoals neergelegd in de Sublicentieovereenkomst - in strijd is met artikel 101 VWEU. Tevens is de vraag of er strijd met die bepaling is als die betalingsverplichting zou blijven bestaan of starten nadat de octrooien waaruit de licenties voortkomen, zijn verlopen.
4.39. Het is vaste rechtspraak van het HvJEU dat de uitoefening van een op een octrooi gebaseerd recht niet onverenigbaar is met het mededingingsrecht. Dit volgt inmiddels ook uit de Richtsnoeren en art. 2 van Vo 316/2014. Alleen als zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen, die beperking, hinder of vervalsing van de mededinging meebrengen (of die strekking hebben) of ten gevolge hebben, kan desalniettemin van dergelijke strijd wel sprake zijn.
4.40. Beoordeeld moet dus eerst worden of de gemaakte afspraken in de Sublicentieovereenkomst – de verplichting tot betaling van royalty’s na verloop van het octrooi – (op zijn minst) een mededingingsbeperkende strekking hebben. Uit de verplichting tot betaling van royalty’s voortvloeiend uit niet-exclusieve licentieovereenkomsten zoals de Sublicentieovereenkomst vloeit de mededingingsbeperkende strekking niet voort, tenzij er uitzonderlijke omstandigheden zijn waaruit een beperking van de handelingsvrijheid van AAA of effecten van marktafscherming volgen. Dat is niet reeds het geval bij een royalty-verplichting voor een octrooi dat is verlopen en dus in het publieke domein is gevallen. Rekening dient te worden gehouden met de lange ontwikkelingstermijn totdat tot exploitatie van een geneesmiddel kan worden overgegaan en het onvermogen om die ontwikkeling geheel te financieren voorafgaande aan het op de markt brengen van het geneesmiddel. Indien gedurende die lange ontwikkelingstijd tot aan de goedkeuring voor de licenties betaald had moeten worden, zou dit waarschijnlijk hebben geleid tot het niet ontwikkelen van dit vernieuwende geneesmiddel. Immers, verschillende ontwikkelaars zijn in die fase afgehaakt. De verbetering van de technologische vooruitgang en efficiëntieverbetering ten behoeve van de gebruikers/patiënten zou dan niet hebben plaatsgehad, terwijl juist dat de achtergrond is van de vrijstelling van artikel 101 lid 3 VWEU. Uitgestelde betaling voor een octrooilicentie na verloop van de octrooitermijn komt dan niet in strijd met het mededingingsrecht als deze maar niet oneindig kan doorlopen. Dit wordt bevestigd in het in het Ottung-arrest en Genentech-arrest van het HvJEU.
Voorts is de royalty-vergoeding gekoppeld aan de verkoopopbrengsten en is AAA in zoverre niet in haar handelingsvrijheid beperkt. Toegestaan is dus dat de licentieovereenkomst de licentiegever in staat stelt zijn octrooirechten uit te oefenen. In dit geval loopt de royalty-verplichting niet langer door dan 10 jaar na de eerste verkoop van Lutathera, en wordt ook aan het tijdelijkheidsvereiste dus voldaan. Voor wat betreft het vierde vereiste van artikel 101 lid 3 VWEU geldt hetgeen onder 4.42 is weergegeven.
4.41. AAA heeft op geen enkele wijze toegelicht waardoor de Sublicentieovereenkomst mededingingsbeperking tot gevolg heeft gehad. Daarvoor is een marktonderzoek nodig en dat is niet overgelegd. Dat zal voor AAA ook ingewikkeld zijn zolang – zoals in dit geval –
Lutathera de Orphan Drug status heeft. Daardoor bestaat er immers geen concurrerende markt.
4.42. Uit hoofde van de Orphan Drug status mag AAA Lutathera exclusief op de markt brengen en kunnen derden de markt met dit middel niet betreden. Voorzover toch sprake is van marktafscherming, komt die voor derden voort uit de Orphan Drug status en niet uit de Sublicentieovereenkomst.
4.43. Hiervoor onder 4.34 en 4.35 is reeds geoordeeld dat de positie van Novartis, AAA en [gedaagde] uit elkaar gehouden moet worden en dat het op een toevalligheid berust dat Novartis AAA inmiddels heeft overgenomen. Dat maakt niet dat AAA moet betalen voor de eigen octrooirechten. AAA (voorheen BioSynthema) heeft steeds voor het deel van de octrooirechten van [gedaagde] moeten betalen. Novartis had die octrooirechten evenmin geheel en onbelast. Dat levert geen hardcorebeperking op.
4.44. AAA heeft voor het overige geen argumenten aangevoerd waaruit strijd met het mededingingsrecht zou kunnen blijken. Een mededingingsrechtelijke inbreuk is daarom niet vast komen te staan.
Tussenconclusie
4.45. De vorderingen van AAA worden om de hiervoor gegeven redenen afgewezen. De vordering onder A tot en met C van [gedaagde] zullen worden toegewezen. Hij heeft recht op betaling van de royalty’s volgens de staffel van art 4.1.1 van de Sublicentieovereenkomst. Aan de subsidiaire grondslag van ongerechtvaardigde verrijking wordt om deze reden niet toegekomen. De overige vorderingen van [gedaagde] worden hierna besproken.
5 In reconventie voorts
5.1. Aan de vorderingen D en E heeft [gedaagde] de daarmee overeenkomende bepalingen uit de Sublicentieovereenkomst ten grondslag gelegd. AAA heeft daartegen geen verweer gevoerd. AAA dient ingevolge deze bepalingen elk kwartaal uitgebreide rapportages te verstrekken over elk land ter wereld waar Lutathera wordt verkocht. Dit heeft zij steeds geweigerd, zodat [gedaagde] belang heeft bij het opleggen van een dwangsom. De dwangsom wordt wel gematigd en gemaximeerd zoals hierna in de beslissing vermeld.
5.2. AAA stelt terecht dat de royalty’s die [gedaagde] onder de Sublicentieovereenkomst dient te ontvangen voor 50% aan Novartis moeten worden betaald en voor 50% aan [gedaagde] , zoals ook reeds vermeld onder 4.6.
5.3. [gedaagde] is in de verhouding tot AAA voor 100% de gerechtigde op de royalty’s en hij mag dat recht tegenover AAA ook geldend maken, alleen de betaling komt aan [gedaagde] en Novartis ieder voor 50% toe ingevolge de Hoofdlicentieovereenkomst.
[gedaagde] erkent deze verplichting en daarom wordt het opportuun geacht dat reeds in deze zaak de betalingsverplichting aan [gedaagde] wordt beperkt tot 50%. De vorderingen kunnen dan ook worden toegewezen met in achtneming van het recht op 50% betaling aan [gedaagde] .
5.4. Vordering F is gebaseerd op publieke informatie over de verkopen van Lutathera in de jaren 2018, 2019 en 2020 en is volgens de staffel zoals vermeld in de Sublicentieovereenkomst berekend op tenminste het bedrag van USD 27.465.000. AAA heeft daartegen geen verweer gevoerd, maar ook van dit bedrag wordt 50% als betalingsverplichting ten gunste van [gedaagde] opgelegd, dus USD 13.732.500. De rechtbank begrijpt dat deze betaling als voorschot geldt op hetgeen over de jaren 2018, 2019 en 2020 verschuldigd zal blijken te zijn.
5.5. [gedaagde] vordert primair de wettelijke handelsrente over al hetgeen AAA tot nu verzuimd heeft te betalen. Artikel 4.1.4 van de Sublicentieovereenkomst waarin de rente bij niet-betaling is vastgesteld op de LIBOR-rente plus 1% per jaar is volgens [gedaagde] hier niet van toepassing, omdat het gedurende jaren willens en wetens niet verstrekken van de rapportages en niet betalen van de overeengekomen bedragen, niet te scharen valt onder de ‘gewone’ te late betalingen waarvoor artikel 4.1.4 is bedoeld. Als artikel 4.1.4 wel van toepassing is dan stelt [gedaagde] dat subsidiair sprake is van een boetebeding dat onder de gegeven omstandigheden uit een oogpunt van redelijkheid en billijkheid niet in de weg staat aan het vorderen van de volledige schadevergoeding. Op grond van artikel 6:104 BW bestaat de bevoegdheid die schadevergoeding toe te kennen. Ook daarom is de wettelijke handelsrente toewijsbaar, aldus [gedaagde] .
5.6. AAA heeft ook hiertegen geen verweer gevoerd. De wettelijke rente betreft gefixeerde schadevergoeding voor het geval betaling uitblijft na het intreden van verzuim. Het lijdt geen twijfel dat hier sprake is van een handelsovereenkomst. De artikelen 6:119 en 6:119a BW zijn van regelend recht. Als in een overeenkomst een hoger of lager percentage is vastgelegd, geldt in beginsel dat percentage. Nu AAA geen verweer heeft gevoerd tegen de vordering tot betaling van de hogere wettelijke handelsrente, zal de rechtbank die toewijzen met ingang van de dag van de dagvaarding.
5.7. Het voorgaande brengt mee dat de reconventionele vorderingen worden toegewezen zoals hierna verwoord.
Proceskosten in conventie en in reconventie
5.8. AAA is de partij die in conventie en in reconventie ongelijk krijgt en zij zal daarom in de proceskosten worden veroordeeld. Tot aan dit vonnis worden de proceskosten in conventie aan de zijde van [gedaagde] als volgt vastgesteld:
- griffierecht
€
314,00
- salaris advocaat
€
8.494,00
(2,00 punten × € 4.247,00).
De proceskosten in reconventie aan de zijde van [gedaagde] worden als volgt vastgesteld:
- salaris advocaat
€
4.247,00
(1,00 punten × € 4.247,00)
Totaal
€
13.055,00
5.9. Ook wordt AAA veroordeeld in de nakosten. Dit zijn kosten die standaard worden toegewezen aan de partij die in het gelijk is gesteld, als vergoeding voor advocaatkosten en eventuele betekeningskosten die ontstaan na het wijzen van dit vonnis. In de beslissing staat om welk bedrag het gaat.
De rechtbank
in conventie
6.1. wijst de vorderingen van AAA af,
in reconventie
6.2. verklaart voor recht dat AAA aan [gedaagde] gedurende tien jaar nadat Lutathera in enig land ter wereld op de markt is gebracht over alle verkopen van Lutathera in dat land na te noemen vergoeding is verschuldigd;
6.3. verklaart voor recht dat de genoemde vergoeding met betrekking tot al die landen per kwartaal dient te worden berekend over na te noemen netto omzet van Lutathera, met hantering van de volgende percentages die worden toegepast op de netto omzet die in het betreffende jaar tot dat moment is gerealiseerd, als volgt:
jaarlijkse netto omzet tot USD 50 miljoen ($ 50.000.000), één en een kwart procent (1,25%);
jaarlijkse netto omzet van USD 50 miljoen ($ 50.000.000) tot USD 100 miljoen ($ 100.000.000), twee procent (2%);
jaarlijkse netto omzet boven USD 100 miljoen ($100.000.000), drie procent (3%)
met dien verstande dat aan [gedaagde] 50% van deze royalty’s zal worden uitgekeerd,
6.4. verklaart voor recht dat de genoemde netto omzet bestaat uit alle prijzen/verkoop-opbrengsten die AAA met betrekking tot Lutathera factureert, van welke prijzen/verkoop-opbrengsten AAA voor de bepaling van de netto omzet alleen mag aftrekken:
a. creditbetalingen voor defecten in het product of vertraagde leveringen;
b. omzetbelasting en vergelijkbare verkoopbelastingen, niet zijnde: (i) winstbelasting, (ii) inkomstenbelasting of (iii) vennootschapsbelasting;
c. douanerechten betaald over het product;
d. de vervoerskosten en de kosten van transportverzekeringen als AAA het vervoer verzorgt of voor haar rekening neemt,
6.5. veroordeelt AAA om binnen dertig dagen aan [gedaagde] een rapport te verstrekken, dat met betrekking tot de verkopen van Lutathera uitgesplitst per land correcte en volledige informatie bevat, bestaande uit:
a) de netto omzet conform de bovenstaande verklaring voor recht, vanaf het moment van eerste verkoop tot en met het laatste kwartaal voor het vonnis, met een uitsplitsing in Euro’s en dollars;
b) het aantal verkochte eenheden Lutathera;
c) de over die verkopen aan [gedaagde] conform de bovenstaande verklaring voor recht verschuldigde vergoeding;
d) de bronbelasting, indien van toepassing;
e) de datum van de First Commercial Sales in elk land en;
f) de wisselkoers die in ieder kwartaal is gebruikt bij het bepalen van het bedrag in Amerikaanse dollars, voor betalingen die moeten worden gedaan in Amerikaanse dollars en het bepalen van de netto jaar omzet in dollars;
a. a) tot en met f) op straffe van een dwangsom van EUR 10.000.000 voor de eerste tekortkoming en van EUR 100.000 per dag zolang de tekortkoming voortduurt,
6.6. veroordeelt AAA om binnen 60 dagen na het einde van ieder kwartaal (inclusief het kwartaal waarin dit vonnis is gewezen) aan [gedaagde] een rapport te verstrekken, dat met betrekking tot de verkopen van Lutathera uitgesplitst per land correcte en volledige informatie bevat, bestaande uit de onder 6.5 a tot en met f genoemde gegevens en op straffe van de daar vermelde dwangsommen,
6.7. veroordeelt AAA tot betaling aan [gedaagde] van USD 13.732.500,00 (zegge dertien miljoen zevenhonderdtweeëndertigduizend vijfhonderd Amerikaanse Dollars), te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf 17 januari 2022 tot aan de dag van volledige betaling,
6.8. veroordeelt AAA tot betaling aan [gedaagde] van 50% van alle vergoedingen die blijkens de bovenstaande rapporten aan [gedaagde] moeten worden betaald, vermeerderd met de wettelijke handelsrente vanaf 60 dagen na het betreffende kwartaal waar de vergoeding op ziet, met dien verstaande dat AAA de nettobedragen die zij [gedaagde] voordien voor die vergoedingen al heeft betaald, daarop in mindering mag brengen,
in conventie en in reconventie
6.9. veroordeelt AAA in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] tot dit vonnis vastgesteld op € 13.055,00, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 17 januari 2022,
6.10. veroordeelt AAA in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 173,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat AAA niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 90,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak,
6.11. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,
6.12. wijst af het meer of anders gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr. C.M.E. de Koning, mr. M.C.H. Broesterhuizen en mr. B.J.M. van de Wetering en in het openbaar uitgesproken op 1 maart 2023 in tegenwoordigheid van de griffier.
Orphan Drug Designation: aanwijzing als een geneesmiddel voor een zeldzame ziekte of weesgeneesmiddel die meebrengt dat het geneesmiddel in verband met de hoge ontwikkelingskosten gedurende enige tijd exclusief op de markt mag worden gebracht.
Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, Rome, 19-06-1980 (EVO). Dit verdrag is opgevolgd door Verordening (EG) Nr. 593/2008 van het Europees Parlement en De Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I)
Uit: Hoge Raad 5 april 2013 Lundiform / Mexx (ECLI:NL:HR:2013:BY8101)
U.S. Supreme Court 16 November 1964 Brulotte / Thys Co., 379 U.S. 29 (1964)
HvJEU 23 november 1999 (zaak C-369/96 en C-376/96); ECLI:EU:C:1999:575 (Arblade); rov 30 en 31; HvJEU 17 oktober 2013 (zaak C-184/12), ECLI:EU:C:2013:663 (Unamar/NMB); en recentelijk HvJEU 31 januari 2019 (zaak 149/18) ECLI:EU:C:2019:84 ( Da Silva Martins /Dekra Claims), rov. 29 (NJ 2019/107); zie ook HR 18-09-2020 in de zaak Nagico/JLA, ECLI:NL:HR:2020:1443 en AG mr. P. Vlas bij Nagico/JLA ECLI:NL:PHR:2020:267 ov. 2.9-2.10.
Kimble v. Marvel Entertainment, LLC, 576 U.S. 446 (2015)
HvJEU 7 juli 2016 C-567/14 (Genentech)
HvJEU 12 mei 1989 C-320/87 (Ottung)
Verordening EU (316/2014) van 21 maart 2014 betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op groepen overeenkomsten inzake technologieoverdracht (Vo 316/2014).
HvJEU 27 september 1988 (zaak C-65/86) (Bayer) en HvJEU 29 april 2004 (zaak C-418/01) (IMS Health).
Richtsnoeren voor de toepassing van artikel 101 VWEU op overeenkomsten inzake technologie-overdracht (2014/C-89/03).