ECLI:NL:PHR:2022:622

G.R.B. van Peursem In de zaak Diesel S.P.A. advocaat: mr. P.A. Fruytier tegen 1. Calvin Klein Europe B.V. 2. CK Stores B.V. advocaat: mr. T. Cohen Jehoram en G.J. Harryvan Partijen worden hierna verkort aangeduid als Diesel respectievelijk CK. 1Inleiding en samenvatting 1.1 Deze merkenzaak gaat over sub b- en sub c-merkinbreuk. De vraag is of CK door het aanbieden van spijkerbroeken voorzien van een label op de coin pocket inbreuk maakt op het positiemerk van Diesel. Het hof heeft, voor zover relevant in cassatie, geoordeeld dat er geen sprake is van overeenstemming tussen merk en teken waardoor er geen sprake is van een sub b- of sub c-merkinbreuk. Daartegen wordt wat mij betreft tevergeefs in cassatie met rechts- en motiveringsklachten opgekomen door Diesel.

2.1 Diesel, opgericht in 1978, is een Italiaanse onderneming die zich bezig houdt met het ontwerpen, het ontwikkelen, het produceren en het verhandelen van casual kleding, waaronder jeanskleding. Vast onderdeel van de collectie van Diesel is een serie spijkerbroeken op basis van het zogenoemde 5-pocketmodel. Dit model kenmerkt zich door twee opgestikte zakken op het zitvlak van de broek, twee steekzakken aan de voorzijde van de broek en een vijfde klein rechthoekig zakje dat zich (gezien vanuit de drager van de broek) bevindt deels boven en deels in de rechtersteekzak van de spijkerbroek. Dit vijfde zakje wordt ook aangeduid als ‘coin pocket’. 2.2 Het 5-pocketmodel van Diesel is in vrijwel iedere collectie voorzien van het hierna afgebeelde label dat wordt gevormd door een strook geweven materiaal dat deel uitmaakt van het zichtbare oppervlak van de coin pocket, waarop woord/beeldmerken van Diesel zijn aangebracht (hierna ook: het Diesel-label). 2.3 Diesel is houdster van het hieronder weergegeven Beneluxmerk (hierna ook: het merk), dat op 21 juni 2017 is aangevraagd en op 22 juni 2017 onder nummer 1016431 is ingeschreven voor broeken in warenklasse 25. 2.4 Bij de registratie van het Benelux-merk is onder “classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren en onderscheidende elementen” het volgende vermeld: “Het merk bestaat uit het beeld van een smalle strook textiel aangebracht op een broek op de in de afbeelding schematisch aangeduide plaats. De in de afbeelding met stippellijnen of vervaagd aangeduide overige vormgevingselementen van de broek zijn uitsluitend opgenomen ter aanduiding van de plaats van de strook.” 2.5 In de periode 2013 tot en met 2016 bedroeg de omzet van Diesel in de Benelux voor denimproducten (x 1.000) en de reclame en promotie-uitgaven voor de Benelux: - 2013 € 24.146 € 1.389.119 - 2014 € 22.011 € 1.305.602 - 2015 € 19.387 € 1.104.042 - 2016 € 19.037 € 963.790 2.6 Het in 2015 in het Verenigd Koninkrijk uitgegeven boek ‘Denim’ bevat de hieronder weergegeven kaft en bladzijden. De tekst bevat de volgende (door Diesel geel gemarkeerde) zin: “The brand was firmly on the map and the branded strip on the jean coin pocket would become an instant recognizable motif.” 2.7 CK maakt deel uit van het Amerikaanse modeconcern Calvin Klein (hierna: het CK-concern) dat op haar beurt onderdeel is van Phillips-van Heusen Corporation. Het CK-concern brengt sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw onder meer in Europa spijkerbroeken op de markt onder het merk Calvin Klein. CK Europe is producent en distributeur van de Calvin Klein kleding. CK Stores exploiteert op de Europese markt gerichte officiële CK websites, waarop spijkerbroeken van het merk Calvin Klein te koop worden aangeboden en daarvoor ook wordt geadverteerd. 2.8 De spijkerbroeken van het CK-concern zijn in elk geval vanaf 1992 voorzien van een label op de coin pocket, zoals het hierna afgebeelde label (hierna: een ouder CK-label). 2.9 Het CK-concern heeft in haar herfst/winter-collectie van 2015 een nieuw CK-label geïntroduceerd (hierna: het nieuwe CK-label of het teken). De collectie spijkerbroeken voorzien van dit nieuwe CK-label was wereldwijd vanaf augustus 2015 in de winkels verkrijgbaar. Het nieuwe CK-label ziet er als volgt uit: 2.10 Sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw worden er op de coin pocket van 5-pocket spijkerbroeken merklabels aangebracht. Voorbeelden van spijkerbroeken uit de jaren ’70 met een merklabel of ander merkteken op de coin pocket zijn hieronder weergegeven. 2.11 In 2017 werden de hierna weergegeven labels op coin pockets van broeken gebruikt: 2.12 Bij brief van 3 juli 2017 heeft Diesel CK gesommeerd om het gebruik van het nieuwe CK-label te staken en gestaakt te houden, stellende dat dat gebruik een inbreuk vormt op haar merk- en auteursrechten. Bij brief van 12 juli 2017 heeft Calvin Klein c.s. te kennen gegeven dat zij niet aan de sommatie zal voldoen. 2.13 In een verklaring van 6 oktober 2017 schrijft [naam] (hierna: [naam]): “My name is [naam], residing in Bassano del Grappa (Vt) via Volpato 64, Italy. I am the owner and founder of Diesel S.p.A. In 1985, I was employed by Diesel S.p.A. as the director of the company. In that year I became the majority shareholder in the company. I was its creative leader. In this capacity, I had the sole ultimate responsibility for the design of Diesel S.p.A.’s products. In 1985, I designed the horizontal strip-shaped label sewn in between two sections of the fabric of the fifth pocket (Diesel strip). Since then all Diesel Jeans have had this design. The roll out of the Diesel Jeans with the Diesel strip design took place starting from 1985 in a number of countries including the Netherlands. Diesel did not mention, in connection to that first introduction of the Diesel Jeans with the Diesel strip design, the identity of the designer of the Diesel strip. As a general rule Diesel does not introduce new design while mentioning on the products or in advertising the names of individual designers. Diesel designs are designs that are made public as Diesel designs.”

3.1 In eerste aanleg heeft Diesel in conventie gevorderd: - verklaringen voor recht dat CK inbreuk heeft gemaakt op haar voormelde Benelux-merkrechten en op haar auteursrechten in de Europese Unie op de vormgeving van het Diesel-label; - CK te bevelen deze inbreuken (wat betreft de auteursrechtinbreuk in alle landen van de Europese Unie, althans in Nederland) te staken en gestaakt te houden; - CK te bevelen tot het doen van opgaven; een en ander op straffe van verbeurte van dwangsommen, alsmede - CK te veroordelen tot vergoeding van de door Diesel door de inbreuken geleden schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet; met veroordeling van CK in de kosten op de voet van art. 1019h Rv. 3.2 Zij heeft daartoe gesteld dat CK door het gebruik van het nieuwe CK-label inbreuk op haar merkrechten maakt als bedoeld in art. 2.20, lid 1, sub b en c, BVIE (oud) (hierna ook: de sub b-, respectievelijk sub c-grondslag of-inbreuk) en op haar auteursrechten. 3.3 In (onvoorwaardelijke) reconventie heeft CK, kort gezegd, nietigverklaring van het merk en doorhaling van de registratie daarvan gevorderd, met veroordeling van Diesel in de kosten op de voet van art. 1019h Rv, met rente. 3.4 Zij heeft zich daartoe beroepen op art. 2.28 lid 1 jo. art. 2.2bis lid 1 sub b BVIE, stellende dat het merk geen onderscheidend vermogen heeft daar het van huis uit elk onderscheidend vermogen mist en ook geen onderscheidend vermogen heeft verkregen door gebruik (inburgering). 3.5 Bij vonnis van 22 mei 2019 heeft de rechtbank in reconventie het merk nietig verklaard en het in conventie gevorderde afgewezen, met veroordeling van Diesel in de kosten van het geding in conventie en reconventie. De rechtbank heeft daartoe het volgende overwogen over de merkenrechtelijke vorderingen: in reconventie: - a. dat het relevante publiek bestaat uit de gemiddelde consument van broeken; - b. dat het merk samen valt met de waar waarvoor het merk is ingeschreven; - c. dat dergelijke tekens enkel onderscheidend vermogen hebben indien zij op significante wijze afwijken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is; - d. dat dat niet geldt voor het merk, zodat het van huis uit elk onderscheidend vermogen mist; - e. dat Diesel niet het bewijs heeft geleverd van inburgering in de hele Benelux. Hetgeen in conventie de afwijzing meebrengt van de merkenrechtelijke vorderingen. Met betrekking tot de auteursrechtelijke vorderingen heeft zij overwogen: - 1. dat Diesel niet duidelijk maakt wat het auteursrechtelijk beschermd werk is, waarop zij zich beroept; - 2. dat, als ervan moet worden uitgegaan dat Diesel zich beroept op de Diesel-label, zoals afgebeeld in overweging 1.2, dus inclusief kleur, materiaal en een afbeelding van een Diesel-merk, en die combinatie auteursrechtelijke bescherming geniet, er geen sprake is van inbreuk, omdat de totaalindruk daarvan niet overeenstemt met de totaalindruk van het nieuwe CK-label. 3.6 In hoger beroep heeft Diesel 17 grieven aangevoerd tegen het vonnis. CK heeft de grieven bestreden. 3.7 Bij arrest van 9 maart 2021 heeft het hof geoordeeld dat het merk wel van huis uit onderscheidend vermogen heeft en dat het merk ten onrechte nietig is verklaard (rov. 12-25). Het hof heeft vervolgens geoordeeld dat er geen sprake is van een sub b- of sub c-merkinbreuk en heeft daartoe het volgende overwogen: “Sub b-merkinbreuk? 26. Van sub b-inbreuk is sprake als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan, dus het relevante publiek kan menen dat de betreffende waren van dezelfde onderneming of in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Of sprake is van verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld volgens de indruk die merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name (de onderlinge samenhang tussen) de overeenstemming van merk en teken, de soortgelijkheid van de betrokken waren en het onderscheidend vermogen van het merk. Tevens dient rekening te worden gehouden met het aandachtsniveau van het relevante publiek. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Het onderzoek moet in twee fases plaatsvinden. In fase 1 moet een vergelijking van de waren en van merk en teken plaatsvinden om vast te stellen of het merk en het teken visueel, fonetisch en/of begripsmatig een bepaalde mate van overeenstemming vertonen en of sprake is van (soort)gelijke waren. Hoewel deze vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die deze tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet deze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de tekens. Daarbij mogen de omstandigheden waaronder de waren in de handel worden gebracht niet worden betrokken. Deze omstandigheden mogen alleen in aanmerking worden genomen in de fase 2, de fase van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Een globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te worden verricht zodra het merk en het teken een zekere (ook al is het maar geringe) overeenstemming vertonen. Verwarringsgevaar veronderstelt echter wel dat er sprake is van ten eerste gelijke of overeenstemmende tekens en ten tweede dezelfde of soortgelijke waren. Deze twee factoren vormen cumulatieve voorwaarden. Als er helemaal geen sprake is van overeenstemming (of(soort)gelijke waren) kan worden afgezien van de globale beoordeling in fase 2. Het relevante publiek en de perceptie en het aandachtsniveau daarvan. 27. Het relevante publiek bestaat uit de gemiddeld geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten. Het hof is van oordeel dat de inbreukvraag in beginsel moeten worden beantwoord aan de hand van de perceptie van de gemiddelde consument van de soort producten waarvoor het teken wordt gebruikt. Bij de beantwoording van de vraag naar het verwarringsgevaar moet immers rekening worden gehouden met alle concrete omstandigheden van het geval, waaronder het aandachtsniveau van het doelpubliek van de vermeend inbreukmakende producten. CK heeft onbetwist gesteld dat de gemiddelde CK-spijkerbroek 100 tot 150 euro kost, dat een spijkerbroek van meer dan 100 euro tot het duurdere segment spijkerbroeken behoort en dat personen die bereid zijn meer dan 100 euro aan een spijkerbroek uit te geven per definitie een meer modebewuste subgroep vormen. Daarvan uitgaande is naar het oordeel van het hof sprake van een iets hoger dan gemiddeld aandachtsniveau. Overeenstemming? 28. CK heeft betwist dat sprake is van overeenstemming tussen het teken en het merk, althans voldoende overeenstemming om verwarringsgevaar aan te nemen. Partijen gaan er beiden van uit dat auditieve en begripsmatige overeenstemming hier niet aan de orde is en dat alleen de vraag of sprake is van visuele overeenstemming moet worden beantwoord. Daarbij moet in beginsel het merk zoals ingeschreven worden vergeleken met het teken zoals gebruikt. 29.

4.27 Ik kom op grond van dit een en ander tot de gevolgtrekking dat het hof door te overwegen dat het totaalbeeld van het merk met name wordt bepaald door de bijzondere schuine stand van de strook en de plaats daarvan op de onderste deel van (het zichtbare deel van) de coin pocket geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. De klachten van onderdeel 1.2 falen. 4.28 Onder 1.3 klaagt Diesel dat het oordeel van het hof in ieder geval onvoldoende begrijpelijk is gemotiveerd omdat in het licht van zes door het hof in rov. 22 vastgestelde kenmerken niet valt in te zien waarom voor de vaststelling van het totaalbeeld van het merk desondanks ‘met name’ bepalend zijn de bijzondere schuine stand van de strook en de plaats daarvan op het onderste deel van (het zichtbare deel van) de coin pocket. Het hof heeft volgens Diesel onvoldoende gemotiveerd waarom de andere in rov. 22 genoemde kenmerken voor de totaalindruk niet, of minder, relevant zijn. Diesel stelt dat een dergelijke motivering wel van het hof mocht worden verwacht, omdat zij erop heeft gewezen dat het merk zich juist kenmerkt door de combinatie van de vormgevingskenmerken. 4.29 Voor zover Diesel klaagt dat het hof de andere in rov. 22 genoemde kenmerken niet relevant heeft geacht voor de vaststelling van het totaalbeeld, mist de klacht feitelijke grondslag. Het hof heeft geoordeeld dat het totaalbeeld ‘met name’ wordt bepaald door de bijzondere schuine stand van de strook en de plaats daarvan op de onderste deel van (het zichtbare deel van) de coin pocket. Door het gebruik van de woorden ‘met name’ heeft het hof aangeven dat het ook andere kenmerken van het merk relevant, zij het minder relevant, acht en in zijn beoordeling heeft betrokken. 4.30 Voor het overige heeft het hof niet onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd dat het totaalbeeld ‘met name’ wordt bepaald door de bijzondere schuine stand van de strook en de plaats daarvan op de onderste deel van (het zichtbare deel van) de coin pocket. Zoals ik heb aangegeven bij de bespreking van de klacht onder 1.2, is de vaststelling van het totaalbeeld een feitelijke waardering die aan het hof is voorbehouden. Bij lezing van de zes kenmerken in rov. 22 is niet onbegrijpelijk dat het hof de bijzondere schuine stand van de strook en de plaats daarvan op de onderste deel van (het zichtbare deel van) de coin pocket bepalend heeft geacht, aangezien het hof in rov. 29 te kennen heeft gegeven dat het om een positiemerk gaat dat juist de positie van het label – en niet een label op zichzelf – op de coin pocket beoogt te beschermen. De overige kenmerken zijn dus minder relevant volgens het hof voor zover ze het label op zichzelf betreffen. Ook in rov. 23 heeft het hof aangegeven dat juist de twee genoemde kenmerken opvallend zijn. De klacht faalt. 4.31 Onder 1.4 betoogt Diesel in de eerste plaats dat voor zover het hof heeft geoordeeld dat andere kenmerken van het merk dan de in rov. 29 genoemde kenmerken in de totaalindruk van het merk geen rol spelen omdat een label op een coin pocket zodanig algemeen is dat dit element op zichzelf niet een zelfstandig onderscheidende plaats heeft, het hof heeft miskend dat de totaalindruk van een merk niet uitsluitend wordt bepaald door de elementen van dat merk die een ‘zelfstandige onderscheidende plaats’ hebben. In de tweede plaats klaagt Diesel dat voor zover het hof heeft geoordeeld dat aan die andere kenmerken geen betekenis toekomt omdat een label op een coin pocket zodanig algemeen is dat dit element ‘verwaarloosbaar’ is, het hof heeft miskend dat alleen bij de bepaling van de totaalindruk van een samengesteld merk betekenis kan toekomen aan de omstandigheid dat bestanddelen ervan verwaarloosbaar zijn. Ten derde betoogt Diesel dat het oordeel van het hof onbegrijpelijk is omdat (1) het merk volgens het hof de onder (a)-(f) opgesomde kenmerken heeft en onder die zes kenmerken niet valt ‘een label op een coin pocket’, en/of (2) geen van de door het hof in rov. 1.10 en 1.11 genoemde, door andere spijkerbroekenfabrikanten gebruikte coin pocket labels dezelfde combinatie van de onder (a)-(f) genoemde kenmerken van het Diesel-merk bezit. 4.32 Zoals bij de bespreking van de voorgaande klachten aan de orde is gekomen, heeft het hof niet geoordeeld dat de andere in rov. 22 genoemde kenmerken in de totaalindruk geen rol spelen of dat daaraan geen betekenis toekomt. Bij de vaststelling van het totaalbeeld heeft het hof namelijk de overige in rov. 22 genoemde kenmerken niet geheel buiten beschouwing gelaten. De eerste en tweede klacht onder 1.4 falen dus bij gebrek aan feitelijke grondslag. 4.33 De derde klacht faalt ook bij gebrek aan feitelijke grondslag. Het hof heeft niet geoordeeld dat ‘een label op een coin pocket’ een van de kenmerken is van het merk. Ik wijs op mijn lezing van de tweede en derde zin van rov. 29 zoals hiervoor weergegeven in onder 4.22. Met deze overwegingen heeft het hof te kennen gegeven dat bij het vaststellen van het totaalbeeld van het (positie)merk van Diesel de bijzondere schuine stand van de strook en de plaats daarvan op de onderste deel van (het zichtbare deel van) de coin pocket als onderdeel van de in rov. 22 genoemde zes kenmerken die zien op de positie van het label op de coin pocket als onderscheidend en dominerend kunnen worden aangemerkt en dat daarmee in het bijzonder rekening moet worden gehouden. De overige kenmerken zijn minder relevant voor zover ze het label op zichzelf betreffen. 4.34 De klachten onder 1.4 falen. 4.35 Onder 1.5 klaagt Diesel ten eerste dat voor zover het hof in rov. 29 heeft vastgesteld dat het totaalbeeld van het Dieselmerk (als positiemerk) uitsluitend wordt gevormd door (i) de bijzondere schuine stand van de strook en (ii) de plaats daarvan op het onderste deel van het zichtbare deel van de coin pocket, het hof heeft miskend dat de beoordeling van de totaalindruk van het merk steeds geschiedt op basis van alle kenmerken daarvan, althans aan de hand van alle kenmerken die bepalend zijn voor het onderscheidend vermogen van het merk. Ten tweede voert Diesel aan dat het oordeel van het hof dat het Diesel-merk alleen uit de voornoemde twee kenmerken zou bestaan onverenigbaar is met het oordeel van het hof in rov. 22 dat het merk wordt bepaald door de combinatie van de kenmerken (a)-(f) en met het oordeel van het hof in rov. 24 dat die combinatie van kernmerken het merk van huis uit onderscheiden vermogen verleent. 4.36 De eerste en tweede klacht falen bij gebrek aan feitelijke grondslag. Ik herhaal dat het hof niet heeft geoordeeld dat het Dieselmerk uitsluitend wordt gevormd door of bestaat uit de bijzondere schuine stand van de strook en de plaats daarvan op het onderste deel van het zichtbare deel van de coin pocket. 4.37 De eerste klacht faalt ook voor zover de klacht onder 1.2 wordt herhaald dat het hof een andere betekenis heeft gegeven aan het begrip totaalindruk bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen dan bij de beoordeling van de overeenstemming tussen teken en merk. Ik verwijs daarvoor naar mijn bespreking van de klacht onder 1.2. 4.38 Daarnaast faalt de tweede klacht bij gebrek aan feitelijke grondslag omdat het hof in rov. 24 niet heeft geoordeeld dat de combinatie van de kenmerken (a)-(f) het merk van huis uit onderscheidend vermogen verleent. Het hof heeft in rov. 24 overwogen dat het bovenstaande meebrengt dat het hof van oordeel is dat het merk wel van huis uit onderscheidend vermogen heeft. Het hof doelt met ‘het bovenstaande’ ook op rov. 23 waarin het hof ten aanzien van het totaalbeeld van het merk van belang heeft geacht dat het gaat om een bijzondere schuine plaatsing van de strook op het onderste deel van (het zichtbare deel van) de coin pocket en vervolgens heeft afgewogen of het merk onderscheidend vermogen heeft.

Ik concludeer tot verwerping van het cassatieberoep en ik geef de Hoge Raad in overweging dat te doen met toepassing van art. 81 lid 1 RO. De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden A-G

Het procesverloop is gebaseerd op Hof Den Haag 9 maart 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1344, rov. 2 t/m 7. Het BVIE is met ingang van 1 maart 2019 gewijzigd; de huidige versie verschilt voor zover hier van belang niet van de vorige versie. Artikel 2.20, lid 1 is thans artikel 2.20, lid 2. Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18P, ECLI:EU:C:2020:156, Equivalenza, en de conclusie van de advocaat-generaal in deze zaak van 14 november 2019, ECLI:EU:C:2019:974. Vgl. HvJEU 2 september 2010, ECLI:EU:C:2010:488, Calvin Klein, 23 januari 2014, ECLI:EU:C:2014:22, Wesergold en 4 maart 2020, ECLI:EU:C:2020:156, Equivalenza. Vgl. HvJ EG 27 november 2008, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, Intel en HvJ EU 14 november 2013, ECLI:EU:C:2013:741, Wolf. HvJ EG 18 juni 2009, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378, L’Oreal/Bellure en HvJ EU 3 september 2015, C-125/14, ECLI:EU:C:2015:539, Iron&Smith/Unilever. Trb. 2005, 96, laatstelijk gewijzigd bij Trb. 2018, 220 (sinds 1 maart 2019 in werking). Richtlijn (EU) 2015/2436 (Herschikt), PbEU 2015, L 336/1. Verordening (EU) 2017/1001, PbEU 2017, L 154/1. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18, ECLI:EU:C:2020:156, IER 2021/22 (EUIPO/Equivalenza Manufactory SL). Zie hierover: J.R. Torenbosch & J. Vrielink, De fasentoets in het licht van Equivalenza en Messi, IER 2021/20. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18, ECLI:EU:C:2020:156, IER 2021/22 (EUIPO/Equivalenza Manufactory SL), punt 57. HvJEG 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, NJ 2000/375, m.nt. D.W.F. Verkade (Lloyd/Loints), HvJEU 4 maart 2020, C-328/18, ECLI:EU:C:2020:156, IER 2021/22 (EUIPO/Equivalenza Manufactory SL), punt 68. HR 20 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:397, NJ 2015/367, m.nt. Ch. Gielen, JIN 2015/63, m.nt. M.R. Rijks (Ajax/Lezer), rov. 3.3.4. Zie o.m. HVJEG 11 november 1997, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528, NJ 1998/523, m.nt. D.W.F. Verkade, AA 1998/0700, m.nt. H. Cohen Jehoram, IER 1997/54, m.nt. Ch. Gielen (Puma/Sabel). HvJEU 4 maart 2020, C-328/18, ECLI:EU:C:2020:156, IER 2021/22 (EUIPO/Equivalenza Manufactory SL), punt 70. HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469 (China Construction Bank/EUIPO), punt 58. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18, ECLI:EU:C:2020:156, IER 2021/22 (EUIPO/Equivalenza Manufactory SL), punt 57 en 71. HvJEG 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, NJ 2000/375, m.nt. D.W.F. Verkade (Lloyd/Loints), punt 26; HVJEG 11 november 1997, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528, NJ 1998/523, m.nt. D.W.F. Verkade, AA 1998/0700, m.nt. H. Cohen Jehoram, IER 1997/54, m.nt. Ch. Gielen (Puma/Sabel), punt 23; HvJEU 4 maart 2020, C-328/18, ECLI:EU:C:2020:156, IER 2021/22 (EUIPO/Equivalenza Manufactory SL), punt 71. HVJEG 11 november 1997, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528, NJ 1998/523, m.nt. D.W.F. Verkade, AA 1998/0700, m.nt. H. Cohen Jehoram, IER 1997/54, m.nt. Ch. Gielen (Puma/Sabel), punt 23; HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469 (China Construction Bank/EUIPO), punt 61. P.G.F.A. Geerts & A.M.E. Verschuur (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 2020, nr. 353. HvJEG 12 januari 2006, C-361/04 P, ECLI:EU:C:2006:25 (Claude Ruiz-Picasso/BHIM); HvJEU 5 oktober 2017, C-437/16 P, ECLI:EU:C:2017:737 (Wolf Oil/EUIPO), punt 44; HvJEU 4 maart 2020, C-328/18, ECLI:EU:C:2020:156, IER 2021/22 (EUIPO/Equivalenza Manufactory SL), punt 74-76. HVJEG 11 november 1997, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528, NJ 1998/523, m.nt. D.W.F. Verkade, AA 1998/0700, m.nt. H. Cohen Jehoram, IER 1997/54, m.nt. Ch. Gielen (Puma/Sabel), punt 22; HvJEU 8 mei 2014, C-591/12 P, ECLI:EU:C:2014:305, RvdW 2014/879 (Bimbo/BHIM), punt 20. HvJEG 27 april 2006, C-145/05, ECLI:EU:C:2006:264, IER 2006/60 (Levi Strauss/Casucci), punt 17. HvJEU 18 juli 2013, C-252/12, ECLI:EU:C:2013497, NJ 2013/527, m.nt. Ch. Gielen (Specsavers), punt 37 e.v. HvJEG 12 januari 2006, C-361/04 P, ECLI:EU:C:2006:25 (Claude Ruiz-Picasso/BHIM), punt 21 en 23. HvJEU 24 maart 2011, C-552/09 P, ECLI:EU:C:2011:177 (Ferrero/BHIM), punt 64; HvJEU 4 maart 2020, C-328/18, ECLI:EU:C:2020:156, IER 2021/22 (EUIPO/Equivalenza Manufactory SL), punt 57. HvJEG 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, NJ 1999/393, m.nt. D.W.F. Verkade, IER 1998/44, m.nt. Ch. Gielen, TVVS 1998/166, m.nt. M.R. Mok (Canon/Cannon), punt 17. HvJEU 24 maart 2011, C-552/09 P, ECLI:EU:C:2011:177 (Ferrero/BHIM), punt 85-86. HvJEG 27 november 2008, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, NJ 2009/575, m.nt. J.H. Spoor, AA 2009/0570, m.nt. Ch.E.F.M. Gielen, IER 2009/7, m.nt. A.W.J. Kamperman Sanders, BIE 2009/57, m.nt. A.A. Quaedvlieg (Intel/Intelmark), punt 41-42. HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378, NJ 2009/576, m.nt. J.H. Spoor, IER 2009/43, m.nt. Ch. Gielen, BIE 2009/58, m.nt. M.R.F. Senftleben (L’Oréal/Bellure), punt 38-41; HvJEG 27 november 2008, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, NJ 2009/575, m.nt. J.H. Spoor, AA 2009/0570, m.nt. Ch.E.F.M. Gielen, IER 2009/7, m.nt. A.W.J. Kamperman Sanders, BIE 2009/57, m.nt. A.A. Quaedvlieg (Intel/Intelmark), punt 27. HvJEG 27 november 2008, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, NJ 2009/575, m.nt. J.H. Spoor, AA 2009/0570, m.nt. Ch.E.F.M. Gielen, IER 2009/7, m.nt. A.W.J. Kamperman Sanders, BIE 2009/57, m.nt. A.A. Quaedvlieg (Intel/Intelmark), punt 37-39. HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378, NJ 2009/576, m.nt. J.H. Spoor, IER 2009/43, m.nt. Ch. Gielen, BIE 2009/58, m.nt. M.R.F. Senftleben (L’Oréal/Bellure), punt 44. HvJEU 10 mei 2012, C-100/11 P, ECLI:EU:C:2012:285, IER 2012/53, m.nt. P.G.F.A. Geerts (Rubinstein/Allergan), punt 95. HvJEG 27 november 2008, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, NJ 2009/575, m.nt. J.H. Spoor, AA 2009/0570, m.nt. Ch.E.F.M. Gielen, IER 2009/7, m.nt. A.W.J. Kamperman Sanders, BIE 2009/57, m.nt. A.A. Quaedvlieg (Intel/Intelmark), punt 68. HvJEG 27 november 2008, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, NJ 2009/575, m.nt. J.H. Spoor, AA 2009/0570, m.nt. Ch.E.F.M. Gielen, IER 2009/7, m.nt. A.W.J. Kamperman Sanders, BIE 2009/57, m.nt. A.A. Quaedvlieg (Intel/Intelmark), punt 77, 81. HvJEU 14 november 2013, C-383/12 P, ECLI:EU:C:2013:741, NJ 2014/124, m.nt. Ch. Gielen, IER 2014/38, m.nt. P.G.F.A. Geerts en A.M.E. Verschuur (Wolf), punt 37. HvJEU 14 november 2013, C-383/12 P, ECLI:EU:C:2013:741, NJ 2014/124, m.nt. Ch. Gielen, IER 2014/38, m.nt. P.G.F.A. Geerts en A.M.E. Verschuur (Wolf), punt 42-43. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18, ECLI:EU:C:2020:156, IER 2021/22 (EUIPO/Equivalenza Manufactory SL), punt 57 en 71. HVJEG 11 november 1997, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528, NJ 1998/523, m.nt. D.W.F. Verkade, AA 1998/0700, m.nt. H. Cohen Jehoram, IER 1997/54, m.nt. Ch. Gielen (Puma/Sabel), punt 23; HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469 (China Construction Bank/EUIPO), punt 61. Zie over een positiemerk het recente arrest van het hof Den Haag van 26 april 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:722. De zaak gaat over de bescherming van gele stiksels die langs de zwarte welt van boots is aangebracht (Dr. Martens). Het hof is in fase 1 tot het oordeel gekomen dat er sprake is van een hoge mate van overeenstemming tussen merk en teken omdat wat betreft het teken de stiksels zich bevinden in hetzelfde gele kleurspectrum en die stiksels zijn aangebracht op de boots op een zwartkleurige welt, op de wijze zoals in het merk afgebeeld. De boots met stiksels in een andere kleur zijn volgens het hof slechts in geringe mate overeenstemmend met het merk. HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469 (China Construction Bank/EUIPO), punt 61-62. MvA zijdens CK, onder 180. HvJEU 12 juni 2019, C-705/17, ECLI:EU:C:2019:481, IER 2021/14, m.nt. A.M.E.

Het hof is van oordeel dat het totaalbeeld van het merk met name wordt bepaald door de bijzondere schuine stand van de strook en de plaats daarvan op de onderste deel van (het zichtbare deel van) de coin pocket. Een label op een coin pocket is zodanig algemeen dat dit element op zichzelf naar het oordeel van het hof niet een zelfstandig onderscheidende plaats heeft en verwaarloosbaar is. Het gaat hier ook om een positiemerk dat juist de positie van het label - en niet een label op zichzelf - op de coin pocket beoogt te beschermen. 30. Het totaalbeeld van het teken wordt naar het oordeel van het hof met name bepaald door het, zoals CK onbetwist heeft gesteld, wereldbekende CK-woordmerk CALVIN KLEIN en het woord JEANS die daarop zijn aangebracht. Woordelementen bepalen in het algemeen in beginsel het totaalbeeld meer dan beeldelementen en dat is hier ook het geval. Daarnaast wijkt de plaatsing van het label relevant af van de plaatsing van het label in het merk: het is een recht label aan de bovenzijde van de coin pocket. Ten slotte bevindt zich aan elk uiteinde van het CK-label een zogenaamde rivet (een metalen klinknagel). 31. Gelet op deze verschillen is het hof van oordeel dat het teken en het merk niet visueel overeenstemmen. Daar overeenstemming tussen het teken en het merk een voorwaarde is voor het aannemen van verwarringsgevaar, kan in casu geen verwarringsgevaar worden aangenomen en is geen sprake van sub b-inbreuk. 32. Voor zover al enige visuele overeenstemming zou moeten worden aangenomen is het hof van oordeel dat die overeenstemming uiterst gering is. Weliswaar zijn de waren waarvoor het merk is ingeschreven en het teken wordt gebruikt identiek, maar ook gelet op de grote verschillen tussen de (plaatsing van de) labels en het hogere aandachtsniveau van het relevante publiek, heeft Diesel niet voldoende onderbouwd dat er reëel gevaar bestaat dat het relevante publiek kan menen dat de onderhavige broeken van CK van Diesel of een daarmee economisch verbonden onderneming afkomstig zijn. Dat geldt ook als het merk door langdurig en veelvuldig gebruik een grotere beschermingsomvang zou hebben gekregen. Het had op de weg van Diesel gelegen reëel verwarringsgevaar aan te tonen. Sub c-merkinbreuk? 33. De omstandigheid dat geen sprake is van overeenstemming tussen het teken en het merk leidt er ook toe dat geen sprake is van sub c-inbreuk. 34. Indien al zou kunnen worden aangenomen dat er enige, naar het oordeel van het hof dan zeer geringe, overeenstemming zou zijn tussen het teken en het merk, faalt het beroep op de sub c-grondslag al omdat Diesel onvoldoende heeft onderbouwd dat sprake is van ongerechtvaardigd afbreuk doen aan of voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Diesel heeft immers niet aangetoond (en zelfs niet een begin daarmee gemaakt) dat het economisch gedrag van de gemiddelde consument is gewijzigd of dat er een grote kans bestaat dat dit gebeurt, zoals vereist voor het aannemen van afbreuk aan het onderscheidend vermogen. Ook heeft zij niet aangetoond dat CK de opzet had om mee te liften of de overeenstemming bewust heeft gezocht, zoals vereist voor ongerechtvaardigd voordeel trekken. Afbreuk aan de reputatie van het merk is niet gesteld en speelt ook niet in dit geval. 35. Nu geen sprake is van merkinbreuk zijn de daarop gebaseerde conventionele vorderingen terecht afgewezen. In zoverre zal het bestreden vonnis worden bekrachtigd.” Verder heeft het hof geoordeeld dat er geen sprake is van auteursrechtinbreuk in Nederland of in de overige landen van de Europese Unie (rov. 36-44). 3.8 Diesel heeft tijdig cassatie ingesteld. CK heeft geconcludeerd tot verwerping. Beide partijen hebben hun standpunten schriftelijk laten toelichten, waarna zijdens Diesel is gerepliceerd en zijdens CK gedupliceerd. 4Bespreking van het cassatiemiddel 4.1 Het cassatiemiddel bestaat uit zeven onderdelen. Het eerste onderdeel klaagt dat het hof de totaalindruk van het Diesel-merk voor vergelijking met het CK-teken onjuist en te beperkt heeft benaderd (rov. 29). Het tweede onderdeel is gericht tegen rov. 30 en 31 en klaagt dat het hof de totaalindruk van het CK-teken voor vergelijking met het Diesel-merk onjuist en te beperkt heeft benaderd. Diesel klaagt in het derde onderdeel dat de vergelijking zich ten onrechte richt op de verschillen in plaats van de overeenkomsten (29-31). Het vierde onderdeel is gericht tegen rov. 32 en voert aan dat het oordeel van het hof dat er sprake is van geringe overeenstemming of dat verwarringsgevaar ontbreekt onjuist en onvoldoende gemotiveerd is. Het vijfde onderdeel klaagt dat het oordeel dat geen sprake is van een sub c-merkinbreuk onjuist dan wel onbegrijpelijk is gemotiveerd. Het zesde onderdeel bevat een klacht over de devolutieve werking en het zevende onderdeel is een restklacht. Juridisch kader 4.2 Het gaat in cassatie alleen nog om een Benelux-merkenrecht waarop het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) van toepassing is. Dat is in onze zaak BVIE (oud), dat met ingang van 1 maart 2019 is gewijzigd. 4.3 Art. 20 lid 1 BVIE (oud), dat gelijk is aan het huidige art. 20 lid 2 BVIE, noemt vier gronden (sub a t/m d) waarop de merkhouder het gebruik van een teken kan verbieden. In deze zaak zijn alleen de b- en c-grond van belang: b. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer wordt gebruikt voor gelijke of overeenstemmende waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk c. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk ongeacht of dat gebruikt wordt voor waren of diensten die gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het Benelux-gebied en door dat gebruik in het economisch verkeer, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk Vanwege de gelaagde structuur van het geharmoniseerde merkenrecht in de EU is voor de uitleg van deze bepalingen naast de rechtspraak van het BenGH ook de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ EU) over de overeenkomstige bepalingen in de Merkenrichtlijn 2015/2436 (herschikt) en de Uniemerkenverordening (Verordening (EU) nr. 2017/1001) van belang. Het door het hof weergegeven beoordelingskader is juist en in cassatie ook niet in geschil, wel de wijze waarop dat vervolgens is toegepast. Sub b-grond 4.4 De b-grond is van toepassing indien sprake is van een overeenstemmend merk of teken en van overeenstemmende of soortgelijke waren, waarbij zich verwarringsgevaar bij het in aanmerking komende publiek voordoet. Het onderzoek naar een sub b-merkinbreuk vindt volgens het arrest Equivalenzauit 2020 in twee fases plaats. In de eerste fase wordt beoordeeld of sprake is van enige overeenstemming. Allen wanneer hiervan sprake is, komt de rechter toe aan fase twee waarin hij dient te beoordelen of met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval er daadwerkelijk verwarringsgevaar is. In deze zaak speelt de beoordeling van de overeenstemmingsvraag in fase 1 een hoofdrol. 4.5 Wat betreft de in de eerste fase uit te voeren beoordeling van de overeenstemming tussen merk en teken moet de rechter de mate van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis van de conflicterende tekens bepalen en in voorkomend geval het aan deze verschillende elementen te hechten belang. Om tot het oordeel te komen dat sprake is van overeenstemmende tekens is een geringe mate van overeenstemming op een van de drie gebieden voldoende.

4.39 Het eerste onderdeel faalt zodoende integraal. Totaalindruk CK-teken 4.40 Onderdeel 2 bestaat uit 11 subonderdelen en is gericht tegen rov. 30 en 31. 4.41 Na een weergave van de bestreden overwegingen onder 2.1, klaagt Diesel onder 2.2 dat het hof met dit oordeel heeft miskend dat bij de vaststelling van het totaalbeeld van het teken ten behoeve van de beantwoording van de vraag of tussen merk en teken enige mate van overeenstemming bestaat (fase 1) slechts betekenis toekomt aan de visuele of intrinsieke kenmerken van het teken. Bij vaststelling van het teken ter beoordeling van de overeenstemming met het merk komt volgens Diesel geen betekenis toe aan de bekendheid van een daarop aangebracht merk of teken. Evenmin komt betekenis toe aan het feit dat zo’n daarop aangebracht merk als woordmerk is geregistreerd. Het hof heeft daarom ten onrechte geoordeeld dat de bekendheid van het woordmerk CALVIN KLEIN bij de vaststelling van het CK-teken en de beoordeling van de overeenstemming met het Diesel-merk gewicht in de schaal legt. Het hof heeft volgens Diesel in ieder geval miskend dat die aspecten het teken niet ‘met name’ kunnen bepalen. Voor zover het hof heeft geoordeeld dat het gegeven dat CALVIN KLEIN een woordmerk is en wereldbekend is visuele kenmerken zijn, is dat oordeel volgens Diesel onbegrijpelijk, nu dat geen visuele kenmerken zijn. 4.42 De klachten gaan uit van een onjuiste lezing van het arrest van het hof en falen bij gebrek aan feitelijk grondslag. Het hof heeft bij de vaststelling van de totaalindruk van het CK-teken geen betekenis toegekend aan de bekendheid van een daarop aangebracht merk of teken of aan het feit dat een daarop aangebracht merk als woordmerk is geregistreerd. Het hof heeft in rov. 30 overwogen dat het totaalbeeld van het teken met name wordt bepaald door het ‘wereldbekende CK woordmerk CALVIN KLEIN en het woord JEANS die daarop zijn aangebracht’. Het gaat het hof dus om de visueel waarneembare woordelementen CALVIN KLEIN of CALVIN KLEIN JEANS op het CK-label. Dit volgt ook uit de passage in rov. 30 dat woordelementen in het algemeen het totaalbeeld meer bepalen dan beeldelementen en dat dat ook hier het geval is. 4.43 Het hof heeft zijn oordeel blijkens rov. 30 gebaseerd op een door CK ingenomen stelling. CK heeft in feitelijke instanties gesteld dat de steeds prominente en duidelijke vermelding van het merk CALVIN KLEIN of CALVIN KLEIN JEANS op de CK Strip de totaalindruk van het CK-teken domineren en daardoor maken dat er geen sprake is van overeenstemming. Ook hieruit volgt dat het hof geen betekenis heeft toegekend aan de bekendheid van het merk of de omstandigheid dat het om een woordmerk gaat. 4.44 Hieruit volgt ook, anders dan hetgeen Diesel als tweede klacht aanvoert onder 1.2, dat het hof niet heeft geoordeeld dat het gegeven dat CALVIN KLEIN een woordmerk is en wereldbekend is visuele kenmerken zijn. De klachten onder 2.2 falen. 4.45 Onder 2.3 betoogt Diesel dat het hof met zijn oordeel bovendien heeft miskend dat wanneer bescherming wordt ingeroepen voor een (beeld- of positie-)merk dat, zoals het Diesel-merk, is geabstraheerd van de aan- of afwezigheid van woordelementen en versiersels (‘rivets’), onderzocht moet worden of CK een daarmee overeenstemmend, van de aan- of afwezigheid van woordelementen en versiersels geabstraheerd, onderscheidingsteken gebruikt. Aldus heeft het hof volgens Diesel ten onrechte aangenomen dat het CK-teken woordelementen en rivets omvat, en dat de aanwezigheid van die woordelementen en rivets bij de vergelijking met het Diesel-merk relevante punten van verschil oplevert. Althans is het oordeel onbegrijpelijk omdat het hof niet heeft vastgesteld dat het totaalbeeld van het Diesel-merk (mede) wordt bepaald door de afwezigheid van woorden en versiersels op het label. 4.46 In rov. 28 heeft het hof overwogen dat bij de beoordeling van de overeenstemming tussen merk en teken in beginsel het merk zoals ingeschreven moet worden vergeleken met het teken zoals gebruikt. Tegen deze overweging heeft Diesel in cassatie (terecht) geen klacht gericht. 4.47 In rov. 1.3 heeft het hof ten aanzien van het Diesel-merk de volgende afbeelding weergegeven: 4.48 Daaropvolgend heef het hof in rov. 1.4 als volgt weergegeven hoe het Diesel-merk bij de registratie is omschreven: “-Het merk bestaat uit het beeld van een smalle strook textiel aangebracht op een broek op de in de afbeelding schematisch aangeduide plaats. De in de afbeelding met stippellijnen of vervaagd aangeduide overige vormgevingselementen van de broek zijn uitsluitend opgenomen ter aanduiding van de plaats van de strook.” 4.49 Uit de afbeelding en omschrijving volgt dat het Diesel-merk geen woordelementen of versiersels bevat. 4.50 Ook is van belang dat het hof in rov. 29, onbestreden in cassatie, heeft overwogen dat het wat betreft het Diesel-merk om een positiemerk gaat dat juist de positie van het label, en niet een label op zichzelf, op de coin pocket beoogt te beschermen. 4.51 Wat betreft het CK-teken heeft het hof in rov. 1.8 en 1.9 beschreven hoe het CK-label wordt gebruikt en daaraan de volgende foto’s toegevoegd: Op de foto’s zijn de woordelementen CALVIN KLEIN JEANS en de rivets zichtbaar. 4.52 Ervan uitgaande dat bij de beoordeling van de overeenstemming tussen merk en teken in beginsel het merk zoals ingeschreven moet worden vergeleken met het teken zoals gebruikt, heeft het hof geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in zijn beoordeling van de overeenstemming tussen merk en teken te betrekken dat het CK-teken woordelementen en rivets omvat. Bij dit oordeel heeft het hof, anders dan Diesel betoogt bij repliek onder 12, geen belang gehecht aan de omstandigheden waaronder een teken wordt gebruikt. Het hof heeft terecht merk en teken vergeleken aan de hand van de intrinsieke kwaliteiten ervan. De woordelementen en versiersels die onderdeel uitmaken van het CK-teken zoals gebruikt, zijn immers, in tegenstelling tot wat Diesel tot uitgangspunt neemt, intrinsieke kwaliteiten van het teken die visueel waarneembaar zijn. 4.53 Verder behoefde het hof niet expliciet in zijn beoordeling te benoemen dat het Diesel-merk wordt bepaald door de afwezigheid van woordelementen of versiersels, nu dat duidelijk blijkt uit de hierboven weergegeven omschrijving en afbeelding. Ook uit de door het hof in rov. 22 vastgestelde kenmerken van de totaalindruk volgt dat woordelementen of versiersels geen onderdeel uitmaken van het Diesel-merk zoals ingeschreven als positiemerk. 4.54 Bovendien ontbreekt belang bij deze klacht. Het hof heeft immers in rov. 30 ook de positie van het CK-label in zijn overweging betrokken en is tot het oordeel gekomen dat de plaatsing van het CK-label relevant afwijkt van het label in het merk. Het CK label is immers een recht label aan de bovenzijde van de coin pocket, terwijl het Diesel label een schuin label is op het onderste deel van (het zichtbare deel van) de coin pocket. Zelfs al zou het hof de woordelementen en rivets buiten beschouwing moeten laten, dan nog treft het middel geen doel nu het hof voldoende gemotiveerd heeft geoordeeld dat de positie van het CK-label niet overeenstemt met de positie van het Diesel-label. 4.55 De klachten onder 2.3 falen.

De rechter moet bij de beoordeling uitgaan van het merk zoals gedeponeerd en het teken zoals gebruikt en het publiek het waarneemt. In deze fase wordt geen rekening gehouden met de omstandigheden waaronder de waren of diensten in de handel worden gebracht of de bekendheid en de mate van het onderscheidend vermogen van het oudere merk. De vergelijking van beide tekens wordt gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens en wordt gebaseerd op de totaalindruk die zij in het geheugen van het relevante publiek achterlaten. De perceptie van de tekens door de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten speelt een doorslaggevende rol. In dit verband neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waar als een geheel en let hij niet op de verschillende details. Merk en teken worden dus in hun geheel bezien en er wordt onder meer rekening gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van de merken die in het totaalbeeld het meest opvallen. Daarbij mogen de zwakkere onderdelen van een merk niet in de vergelijking worden weggelaten. 4.6 Onderdeel van de toets in fase 1 is de neutralisatieleer. Het HvJ EU heeft geoordeeld dat ondanks het bestaan van bepaalde elementen van visuele of fonetische overeenstemming, begripsmatige verschillen tussen de conflicterende tekens de fonetische en visuele elementen van overeenstemming van beide tekens kunnen neutraliseren. Voorwaarde van een dergelijke neutralisatie is dat ten minste één van de conflicterende tekens in de ogen van het relevante publiek een duidelijke, vaste en onmiddellijk begrijpelijke betekenis heeft. Als aan de voorwaarden voor neutralisatie is voldaan, kan de rechter afzien van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar in fase 2 op grond dat deze tekens een andere totaalindruk oproepen en er geen sprake is van overeenstemming. 4.7 Als tweede stap in de eerste fase dient de rechter na te gaan of de waren of diensten gelijk of soortgelijk (‘overeenstemmend’) zijn, maar dat is niet in geschil in onze zaak. 4.8 Indien bij het onderzoek in de eerste fase wordt geoordeeld dat sprake is van overeenstemmende tekens en van overeenstemmende waren of diensten, dient in fase 2 globaal te worden beoordeeld of bij het relevante publiek gevaar voor verwarring bestaat. In deze fase van het onderzoek moet rekening gehouden worden met ‘alle relevante omstandigheden’. De rechter moet rekening houden met de perceptie van het publiek op het moment dat het gebruik van het inbreukmakende teken startte. Een belangrijke rol speelt hierbij de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De kans op verwarringsgevaar is groter naarmate de overeenstemming groter is. Daarnaast is in ieder geval ook van belang de wijze waarop de merken in de praktijk gebruikt worden, het aandachtsniveau van het relevante publiek, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk. Bij de afweging van al die factoren moet de rechter ook rekening houden met een zekere onderlinge samenhang of wisselwerking tussen de in aanmerking te nemen factoren. Het gaat dan met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd. Sub c-grond 4.9 Sub c geeft extra bescherming voor bekende merken. De c-grond is van toepassing indien sprake is van gebruik van een merk of een overeenstemmend teken voor gelijke, overeenstemmende of niet-overeenstemmende waren of diensten (voor 1 maart 2019 werd het begrip soortgelijke of niet-soortgelijke waren of diensten gebruikt). De merkhouder kan dus ook optreden tegen derden die zijn merk of overeenstemmend teken gebruiken voor niet-overeenstemmende waren of diensten. Wat betreft het begrip ‘overeenstemmend teken’ betekent ‘overeenstemming’ onder de c-grond hetzelfde als onder de b-grond. Voor een sub c-inbreuk is niet vereist dat vanwege de overeenstemming verwarring kan ontstaan. Wel is vereist dat de overeenstemming het betrokken publiek ertoe kan brengen een verband te leggen tussen merk en teken, in die zin dat het teken het (oudere) merk in gedachten oproept. Het bestaan van een dergelijk verband dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, zoals (i) de mate van overeenstemming van de conflicterende merken, (ii) de aard van de waren of diensten waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven, daaronder begrepen de mate waarin deze waren of diensten gerelateerd zijn dan wel onderling verschillen, alsmede het relevante publiek, (iii) de mate van bekendheid van het oudere merk, (iv) de mate van intrinsiek dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het oudere merk of, (v) het bestaan van verwarringsgevaar bij het relevante publiek. 4.10 Onder de c-grond bestaan drie verschillende inbreukvormen. In de eerste plaats is dat eerste afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk (verwatering, verschraling of vervaging), in de tweede plaats afbreuk doen aan de reputatie van dat merk (aantasting of degeneratie) en in de derde plaats ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk (meeliften, kielzog varen, of ‘free riding’). Er is sprake van een geslaagd beroep op de c-grond als een van deze inbreuken is aangetoond. Hiervoor is niet vereist dat de merkhouder bewijst dat er daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt. De merkhouder moet echter wel bewijzen dat er elementen zijn op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet. In onze zaak zijn alleen de eerste en de laatste varianten aan de orde, het gaat niet over afbreuk doen aan de reputatie van het merk. 4.11 Voor wat betreft het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk is het volgens het HvJ EU niet nodig dat het merk schade ondervindt. Het gaat erom dat de derde profijt haalt uit het gebruik van het teken. Of hiervan sprake is, moet globaal worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder met name de mate van bekendheid en de mate waarin het merk onderscheidend vermogen heeft, de mate van overeenstemming van de conflicterende merken, alsmede de aard van en de mate waarin de betrokken waren en diensten gerelateerd zijn. De merkhouder hoeft niet aan te tonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk, maar moet gegevens aandragen op basis waarvan op het eerste gezicht kan worden geconcludeerd dat er een toekomstig niet theoretisch gevaar bestaat voor ongerechtvaardigd voordeel of schade, en die conclusie kan in het bijzonder zijn gebaseerd op logische gevolgtrekkingen die voortvloeien uit een waarschijnlijkheidsanalyse en waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval. 4.12 Voor wat betreft het afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, oftewel verwatering, heeft het HvJ EU overwogen dat het bestaan van (toekomstige) afbreuk aan onderscheidend vermogen globaal moet worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Verlangd wordt dat wordt aangetoond dat het economisch gedrag van de gemiddelde consument is gewijzigd of dat er een grote kans bestaat dat dit in de toekomst zal wijzigen. Het begrip ‘wijziging van het economische gedrag van de gemiddelde consument’ behelst een objectieve voorwaarde.

4.56 Onder 2.4 klaagt Diesel dat het hof met zijn oordeel (a) dat op het teken het wereldbekende CK-woordmerk CALVIN KLEIN en het woord JEANS zijn aangebracht en (b) dat woordelementen in het algemeen in beginsel het totaalbeeld meer dan beeldelementen bepalen en dat ook hier het geval is, heeft miskend dat in het kader van de beoordeling van de visuele overeenstemming tussen merk en teken in beginsel niet geldt dat woordelementen de totaalindruk van een teken meer bepalen dat de beeldelementen ervan. Het hof mocht volgens Diesel daarom niet in algemene zin aannemen dat aan de woordelementen in het CK-teken meer betekenis toekomt dan aan de – door Diesel als punten van overeenstemming gestelde – beeldelementen. 4.57 Aan Diesel kan worden toegegeven dat geen algemene vermoedens gelden bij de vaststelling van de totaalindruk. Het HvJ EU heeft overwogen dat de afzonderlijke beoordeling van elk teken voor de vaststelling van de erdoor opgeroepen totaalindruk moet worden verricht op basis van de specifieke omstandigheden van het concrete geval, en niet kan worden aangenomen dat daarbij algemene vermoedens gelden. Daarnaast heeft het HvJ EU in zijn arrest Aire Limpio overwogen dat uit zijn rechtspraak niet volgt dat het woordelement van een samengesteld merk systematisch domineert binnen de totaalindruk die het merk oproept. 4.58 Het Gerecht is wel van oordeel dat in geval een teken zowel uit beeldelementen als uit woordelementen bestaat, in beginsel de woordelementen meer onderscheidend of zelfs dominanter zijn dan de beeldelementen, omdat de gemiddelde consument gemakkelijker naar de betrokken waren of diensten zal verwijzen door de naam van het merk te noemen dan door de beeldelementen ervan te beschrijven. 4.59 Hoewel niet van algemene vermoedens mag worden uitgegaan bij het vaststellen van de totaalindruk, kan er zonder tekort te doen aan de specifieke omstandigheden van het concrete geval wel van worden uitgegaan dat woordelementen doorgaans meer onderscheidend zijn dan beeldelementen van een merk. Dat is in deze zaak duidelijk ook het geval. Op een relatief eenvoudig geconstrueerde smalle strook is een woordelement het meest opvallend en dat is ook het element dat blijft hangen in het geheugen. Dat is wat het hof hier feitelijk heeft geoordeeld. Het hof heeft door te overwegen dat dat hier het geval is, in het concrete geval onderzocht of het woordelement in het totaalbeeld van het CK-teken meer bepalend is dan de beeldelementen. Het oordeel dat dat het geval is, is als gezegd een feitelijk oordeel dat aan het hof als feitenrechter is voorbehouden. De klacht onder 2.4 faalt. 4.60 Onder 2.5 voert Diesel aan dat het hof met zijn oordeel dat het totaalbeeld van het teken mede en met name wordt bepaald door het daarop aangebrachte woord JEANS in ieder geval heeft miskend dat een teken – behoudens bijzondere omstandigheden – niet (mede) kan worden gedomineerd door kenmerken die geen onderscheidend vermogen hebben omdat ze louter beschrijvend van aard zijn voor de betrokken waren. Diesel stelt dat voor zover het hof dit niet heeft miskend, het oordeel onbegrijpelijk is gemotiveerd, omdat het hof niet heeft gemotiveerd waarom sprake is van bijzondere omstandigheden die maken dat het woord JEANS een kenmerk is dat het teken mede en met name bepaalt, althans die maken dat het woord voor de beoordeling van de mate van overeenstemming relevant is. 4.61 De klacht gaat uit van een onjuiste lezing van het arrest en faalt bij gebrek aan feitelijke grondslag. Het hof heeft geoordeeld dat het totaalbeeld van het CK-teken met name wordt bepaald door het woordelement CALVIN KLEIN JEANS. Het ging het hof dus niet enkel om het woord ‘jeans’, maar om de combinatie van het CK-woordmerk CALVIN KLEIN en het woord JEANS. Dat het hof dit heeft bedoeld, volgt ook uit de door CK ingenomen stelling in feitelijke instanties. CK heeft gewezen op de steeds prominente en duidelijke vermelding van het merk CALVIN KLEIN of CALVIN KLEIN JEANS op de CK-strip. Subonderdeel 2.5 faalt. 4.62 Onder 2.6 klaagt Diesel dat zonder nadere, ontbrekende, motivering niet valt in te zien waarom voor de vaststelling van het CK-teken ter vergelijking met het Diesel-merk doorslaggevend is dat het CK-teken zich met name laat bepalen door het woordmerk CALVIN KLEIN, het woord JEANS, de daarop aangebrachte rivets en het bovendien een recht label is aan de bovenzijde van de coin pocket, nu Diesel heeft gesteld dat het teken zich ook visueel kenmerkt door (a) een op de coin pocket (‘5e pocket’) aangebracht label dat zich uitstrekt over de hele breedte van de pocket, (b) de vorm van het label rechthoekig en langgerekt is, (c) het label is vervaardigd van een geweven materiaal dat afwijkt van het geweven materiaal van de spijkerbroek zelf en (d) het label de coin pocket onderbreekt en is aangebracht tussen het bovenste deel denim-stof en het laagste deel van denim-stof van de coin pocket (en de pocket zo dus in twee vlakken verdeelt). Dit zijn volgens Diesel evident kenmerken die ten behoeve van de vergelijking met het Diesel-merk in belangrijke mate de visuele totaalindruk van het teken bepalen. Voor zover het hof met zijn oordeel dat het label zich bevindt aan de bovenkant van de coin pocket heeft geoordeeld dat zich boven en onder het label geen tot de coin pocket behorende denim-stof bevindt, is dit oordeel volgens Diesel bovendien onbegrijpelijk gemotiveerd, omdat dat wel het geval is. 4.63 Ik herhaal dat de beoordeling van de totaalindruk en daarbij de vaststelling welke kenmerken het teken domineren, een waardering vergt van feitelijke kenmerken van het CK-teken. Deze waardering van feitelijke aard is voorbehouden aan het hof als feitenrechter. Dat het hof niet voor alle door Diesel aangevoerde kenmerken heeft aangegeven waarom die kenmerken minder bepalend zijn voor de totaalindruk, maakt het oordeel van het hof niet onbegrijpelijk. 4.64 Daarbij komt dat, zoals uitgebreid aan de orde komt bij de bespreking van de klachten onder 2.7 e.v., het hof in rov. 29, onbestreden in cassatie, heeft aangegeven dat wat betreft het Diesel-merk het om een positiemerk gaat dat juist de positie van het label – en niet een label op zichzelf – op de coin pocket beoogt te beschermen. Hieruit volgt dat het hof geen belang hecht aan de kenmerken van het label zelf, maar dat het gaat om de positie daarvan. 4.65 Verder heeft het hof, in tegenstelling tot hetgeen Diesel aanvoert, niet geoordeeld dat zich boven en onder het CK-label geen tot de coin pocket behorende denim-stof bevindt. Met de overweging dat het een recht label is aan de bovenzijde van de coin pocket, heeft het hof alleen aangegeven dat de plaatsing van het CK-label afwijkt van de plaatsing van het Diesel-label. Het CK-label bevindt zich aan de bovenzijde van de coin pocket en het Diesel-label is geplaatst op de onderste deel van (het zichtbare deel van) de coin pocket. De klacht faalt in zoverre bij gebrek aan feitelijke grondslag. Subonderdeel 2.6 faalt. 4.66 Onder 2.7 klaagt Diesel dat voor zover het hof heeft geoordeeld dat het CK-teken kwalificeert als ‘samengesteld teken’ waarbij het publiek de samenstellende elementen ervan – het beeld van het label en zijn positie, het merk CALVIN KLEIN, het woord JEANS en de rivets – niet meer als zelfstandige (onderscheidende) tekens herkent, het hof eveneens blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting of zijn oordeel onvoldoende begrijpelijk heeft gemotiveerd. 4.67 Dit onderdeel is uitgewerkt onder 2.8-2.11. Alvorens de klachten te bespreken wijs ik op het volgende. 4.68 Mede uit de s.t.

Bij de vraag of er een ernstig gevaar van afbreuk ontstaat, kan gebruik worden gemaakt van logische gevolgtrekkingen die niet mogen voortvloeien uit loutere veronderstellingen, maar moeten berusten op een waarschijnlijkheidsanalyse waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval. 4.13 Onderdeel 1 t/m 4 zijn gericht tegen het oordeel van het hof over sub b-merkinbreuk en onderdeel 5 gaat over sub c-merkinbreuk. Onderdeel 1 t/m 4: Sub b-merkinbreuk Totaalindruk Diesel-merk 4.14 Het eerste onderdeel valt uiteen in vijf subonderdelen en is gericht tegen rov. 29. 4.15 Na een weergave onder 1.1 van het oordeel van het hof in rov. 29, klaagt Diesel onder 1.2 dat het hof met zijn oordeel heeft miskend dat ter beoordeling van de vraag of een merk en een conflicterend teken gelijk zijn of overeenstemmen (en daardoor verwarringsgevaar kan ontstaan) allereerst moet worden onderzocht of het merk en het teken op grond van de totaalindruk die zij in het geheugen van het relevante publiek achterlaten (visueel, fonetisch en begripsmatig) een bepaalde (ook al is het maar een geringe) mate van overeenstemming vertonen (‘fase 1’). De beoordeling van de totaalindruk van het merk moet volgens Diesel plaatsvinden op grond van alle kenmerken daarvan en niet slechts de kenmerken die de totaalindruk ‘met name’ bepalen. Verder stelt Diesel dat het hof heeft miskend dat voor de vaststelling van die overeenstemming in ieder geval dezelfde kenmerken relevant zijn als voor de beoordeling of het merk voldoende onderscheidend vermogen heeft in de zin van art. 2.28 lid 1 sub b BVIE. 4.16 In rov. 22 heeft het hof in het kader van de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het Diesel-merk een zestal kenmerken genoemd van dat merk. Het hof heeft geoordeeld dat het beeld van het merk bestaat uit de combinatie van de volgende kenmerken: 1. rechthoekig en langgerekt label of relatief smalle strook op de coin pocket aan de rechtervoorzijde van een broek, 2. die loopt vanaf ongeveer halverwege de rechter rand van de coin pocket schuin naar beneden naar de linker rand, 3. over de hele breedte van de coin pocket, 4. en aan de linker onderzijde tegen de bovenrand van de steekzak aan de voorzijde van de broek eindigt, 5. die zo geplaatst is dat de coin pocket in twee vlakken wordt verdeeld, 6. in een lichte, met de kleur van de broek contrasterende, kleur. 4.17 In rov. 23 heeft het hof vervolgens bij zijn oordeel dat het beeld van het merk van Diesel onderscheidend vermogen bezit van belang geacht dat het gaat om een bijzondere schuine plaatsing van de strook op het onderste deel van (het zichtbare deel van) de coin pocket. 4.18 In het kader van de beoordeling van de overeenstemming tussen het teken en het merk heeft het hof in rov. 29 eveneens overwogen dat het totaalbeeld van het Diesel-merk met name wordt bepaald door de bijzondere schuine stand van de strook en de plaats daarvan op de onderste deel van (het zichtbare deel van) de coin pocket. 4.19 Zoals uiteen gezet, moet bij de beoordeling van de overeenstemming tussen merk en teken de mate van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis van de conflicterende tekens te worden bepaald. De vergelijking van beide tekens wordt gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens en wordt gebaseerd op de totaalindruk die zij in het geheugen van het relevante publiek achterlaten. Bij de vergelijking van de merken dienen deze in hun geheel te worden onderzocht, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan. 4.20 Ik merk op dat de vaststelling van het totaalbeeld een feitelijke waardering vergt, die is voorbehouden aan het hof als feitenrechter. 4.21 Het hof heeft bij de vaststelling van het totaalbeeld van het Diesel-merk – dat van belang is zowel bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen als bij de beoordeling van de overeenstemming in fase 1 - in rov. 23 en 29 geoordeeld dat er onderscheidende en dominerende bestanddelen van het merk zijn door te overwegen dat het totaalbeeld van het merk met name wordt bepaald door de bijzondere schuine stand van de strook en de plaats daarvan op de onderste deel van (het zichtbare deel van) de coin pocket. Het hof is dus, in lijn met de rechtspraak van het HvJ EU, tot de conclusie gekomen dat enkele bestanddelen van het merk bepalend zijn voor het totaalbeeld en heeft bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen en bij de vergelijking van de merken in het bijzonder rekening gehouden met deze onderscheidende en dominerende bestanddelen van het merk. 4.22 Bij de vaststelling van het totaalbeeld heeft het hof bepaald niet de in rov. 22 genoemde kenmerken geheel buiten beschouwing gelaten. De bijzondere schuine stand van de strook en de plaats daarvan op de onderste deel van (het zichtbare deel van) de coin pocket bestrijkt als het ware de kenmerken genoemd in rov. 22 onder 2, 4, 5. Het hof heeft de overige in rov. 22 genoemde kenmerken kennelijk minder relevant geacht. Ik wijs er daarbij op dat het hof in rov. 29 heeft overwogen dat een label op een coin pocket zodanig algemeen is dat dit element op zichzelf niet een zelfstandig onderscheidende plaats heeft en verwaarloosbaar is. Daaropvolgend heeft het hof, onbestreden in cassatie, overwogen dat het hier gaat om een positiemerk dat juist de positie van het label – en niet het label op zichzelf – op de coin pocket beoogt te beschermen. Deze overwegingen dienen in samenhang met elkaar te worden gelezen. Het hof heeft daarmee overwogen dat voor zover kenmerken van het merk vooral zien op het label op zichzelf, deze kenmerken bij de vergelijking minder relevant worden geacht. Dat het hof heeft geoordeeld dat er onderscheidende en dominerende elementen zijn en daarnaast kenmerken die minder relevant zijn, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting. 4.23 Verder is van belang dat het hof, in tegenstelling tot hetgeen Diesel aanvoert, ook in 4.2.13-4.2.16 en 4.2.29-4.2.30 van de s.t., geen andere betekenis heeft gegeven aan het begrip totaalindruk bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen dan bij de beoordeling van de overeenstemming tussen teken en merk. Zowel bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen als bij de beoordeling van de overeenstemming is het hof blijkens rov. 22, 23 en 29 uitgegaan van hetzelfde totaalbeeld van het merk dat met name wordt bepaald door de bijzondere schuine stand van de strook en de plaats daarvan op de onderste deel van (het zichtbare deel van) de coin pocket als onderscheidende en dominerende bestanddelen. 4.24 Daarnaast heeft het hof door de bijzondere schuine stand van de strook en de plaats daarvan op de onderste deel van (het zichtbare deel van) de coin pocket als onderscheidende en dominerende bestanddelen aan te merken niet – en anders dan Diesel tot uitgangspunt neemt in 4.2.8 t/m 4.2.12 van de s.t. en 6 van haar repliek – bij de vaststelling van de totaalindruk van het Diesel-merk de mate van onderscheidend vermogen van het Diesel-merk in z’n geheel van belang geacht. 4.25 Dat zou in strijd zijn met de rechtspraak van het HvJEU. In het arrest China Construction heeft het Hof immers overwogen dat de bepaling van het dominerende bestanddeel van een teken weliswaar relevant kan zijn voor de vergelijking van de conflicterende tekens, maar dat daaruit nog niet volgt dat de bekendheid en de mate van onderscheidend vermogen van dat teken, die betrekking hebben op het teken in zijn geheel, het mogelijk maken te bepalen welk bestanddeel van dat teken domineert in de perceptie van het relevante publiek.

onder 4.3.28 en 4.3.29 volgt dat Diesel met deze klachten over een samengesteld teken het hof in wezen verwijt dat het bij de bepaling van de overeenstemming tussen het Diesel-merk en het CK-teken naast het beeld van het label op een specifieke plaats op de coin pocket van een spijkerbroek, betekenis heeft toegekend aan de woordelementen en rivets. Volgens Diesel had het hof die woordelementen en rivets niet in de vergelijking mogen betrekken om vervolgens te concluderen dat het Diesel-merk en het CK-teken niet overeenstemmen vanwege de aanwezigheid van de woorden en rivets. In dat kader betoogt Diesel dat het hof voor zover het heeft geoordeeld dat het CK-teken een samengesteld teken is, tevens had moeten oordelen dat het beeld van het label als bestanddeel van het samengestelde teken in de totaalindruk een zelfstandig onderscheidende plaats inneemt. Op die manier komt Diesel tot de conclusie dat het hof het beeld van de labels op zichzelf met elkaar had moeten vergelijken zonder de woordelementen en rivets in de vergelijking te betrekken. 4.69 Deze redenering zoekt aansluiting bij het arrest Thomson Life van het HvJ EU. Het ging in dat arrest om het oudere merk Life en het latere merk Thomson Life. Het Hof heeft overwogen dat niet valt uit te sluiten dat in bepaalde gevallen een ouder merk, dat een derde samen met een ander teken gebruikt in een samengesteld teken, daarin een zelfstandige onderscheidende plaats inneemt, zonder dat het woord dit samengestelde teken domineert. Anders gezegd is het niet zo dat alleen sprake kan zijn van overeenstemming wanneer het overgenomen oudere merk in het samengestelde teken zodanig onderscheidend is dat de overige elementen kunnen worden verwaarloosd. Het kan dus voorkomen dat een later teken een merk bevat dat in dat teken een zelfstandige onderscheidende plaats heeft, en dus door het publiek gescheiden gezien kan worden van het teken als geheel, zodat het relevant kan zijn om alleen dat ene merkdeel te beschouwen, ook al is dat niet het dominerende bestanddeel van het totale teken. Er kan immers verwarringsgevaar zijn op basis van de totaalindruk van het samengestelde latere teken. 4.70 De klachten verwijten in de kern het hof dat het in strijd met deze rechtspraak niet heeft onderzocht of voldoende heeft gemotiveerd of het beeld van het label in het CK-teken, als bestanddeel dat een zelfstandig onderscheidende plaats inneemt, enige mate van overeenstemming vertoont met het Diesel-merk. Diesel gaat ervan uit dat als het hof dat wel had gedaan het tot de conclusie was gekomen dat het merk en teken enige mate van overeenstemming vertonen wegens de gelijkenissen tussen de labels op zichzelf. Wat dit punt betreft wijs ik op de overweging van het hof, onbestreden in cassatie, dat het wat betreft het Diesel-merk om een positiemerk gaat dat juist de positie van het label – en niet een label op zichzelf – op de coin pocket beoogt te beschermen (rov. 29). Het gaat dus niet om het label zelf, maar om de positie van het label. Deze klachten gaan dus allemaal uit van de onjuiste uitgangspunt dat het hof het beeld van het label op zichzelf in het Diesel-merk en het CK-teken diende te vergelijken. Bij de behandeling van de klachten over een samengestelde teken ontbreekt zodoende belang, aangezien deze, ook indien zij op zichzelf gegrond mochten zijn, niet tot een voor Diesel gunstige beslissing kunnen leiden. 4.71 Ik wijs er bovendien op dat het hof wel de plaatsing van het label in de vergelijking heeft betrokken en dat het blijkens rov. 30 tot de conclusie is gekomen dat de plaatsing van het label in het CK-teken relevant afwijkt van de plaatsing van het label in het Diesel-merk. 4.72 Ik zou het hierbij kunnen laten, maar bespreek ten overvloede de klachten ook kort inhoudelijk. 4.73 Onder 2.8 klaagt Diesel dat het oordeel onvoldoende begrijpelijk is gemotiveerd omdat het hof niet heeft vastgesteld, laat staan heeft gemotiveerd, dat en waarom het publiek de samenstellende elementen niet meer als zelfstandig (onderscheidende) tekens herkent, waardoor evenmin valt in te zien dat en waarom sprake zou zijn van een samengesteld teken. 4.74 Deze klacht neemt ten onrechte tot uitgangspunt dat het hof de labels op zichzelf niet heeft vergeleken omdat het van oordeel zou zijn dat het label geen zelfstandig onderscheidende plaats inneemt in het CK-teken. Zoals ik uiteen heb gezet, behoefde het hof het beeld van het label op zichzelf in het Diesel-merk en het CK-teken niet te vergelijken, omdat het om een positiemerk gaat waarbij het label op zichzelf niet wordt beschermd, maar alleen de plaatsing ervan. De klacht faalt. 4.75 Onder 2.9 voegt Diesel hieraan toe dat het hof met zijn oordeel in ieder geval heeft miskend dat de enkele omstandigheid dat een teken als een samengesteld teken kwalificeert niet zonder meer betekent dat alle kenmerken die de totaalindruk van dat samengestelde teken bepalen bij de beoordeling van de overeenstemming tussen teken en merk moeten of mogen worden betrokken. Een samengesteld teken kan volgens Diesel immers ook gelijk zijn aan of overeenstemmen met een (beeld- of positie-)merk (en tot verwarring of verwatering leiden), indien een onderdeel van dat samengestelde teken overeenstemt met het merk. Daartoe is voldoende dat dat onderdeel in het samengestelde teken een zelfstandig onderscheidende plaats behoudt en in enige mate overeenstemt met het merk. Voor zover het hof heeft aangenomen dat het beeld van een rechthoekig en langgerekt label of relatief smalle strook over de hele breedte van de coin pocket die zo geplaatst is dat de coin pocket in twee vlakken wordt verdeeld en die in een lichte met de kleur van de broek contrasterende kleur is uitgevoerd, in het door CK gebruikte samengestelde teken geen zelfstandig onderscheidende plaats heeft, is dat oordeel in het licht van Diesel’s stellingen dat die kenmerken het totaalbeeld van het CK-teken mede bepalen onbegrijpelijk omdat het hof daarover niets kenbaars heeft overwogen. 4.76 Deze klacht bouwt voort op de voorgaande en faalt om dezelfde reden. Voor het overige is het een herhaling van zetten van de klacht onder 2.6 en deelt het het lot daarvan. 4.77 Onder 2.10 klaagt Diesel dat het oordeel van het hof in ieder geval onvoldoende is gemotiveerd, omdat het hof niet kenbaar heeft getoetst of, en in hoeverre, het CK-teken zonder het woordmerk, het woord en de rivets kenmerken vertoont die overeenstemmen met de kenmerken van het merk en in hoeverre die zelfstandig het oordeel kunnen dragen dat het teken overeenstemt met het merk. Dat oordeel is volgens Diesel te meer onvoldoende gemotiveerd, omdat Diesel onderbouwd heeft gesteld dat en waarom het CK-teken – los van de bekendheid van het woordmerk, het woord en de rivets – in het licht van de in onderdeel 2.6 genoemde kenmerken overeenstemt met de kenmerken van het Diesel-merk. 4.78 Ook hier geldt dat het hof het beeld van het label op zichzelf in het Diesel-merk en het CK-teken niet hoefde te vergelijken, omdat het om een positiemerk gaat waarbij het label op zichzelf niet wordt beschermd, maar alleen de plaatsing ervan. De klacht faalt. 4.79 Onder 2.11 voert Diesel aan dat het hof met het oordeel bovendien buiten de grenzen van de rechtsstrijd is getreden, omdat noch CK noch Diesel zich erop heeft beroepen dat het CK-teken kwalificeert als samengesteld teken. Diesel heeft, in tegendeel, gesteld dat het gebruikte teken een zelfstandige onderscheidende plaats heeft, los van eventuele daarop aangebrachte elementen zoals woordmerken en rivets, terwijl CK niet heeft gesteld dat sprake is van een samengesteld teken. CK heeft enkel – samengevat – gesteld dat zij naast het gebruikte teken ook andere tekens op de bedoelde plaats aanbrengt waardoor het gevaar voor verwarring wordt weggenomen.

Voor zover het hof de stellingen van CK wel aldus heeft uitgelegd dat sprake zou zijn van een samengesteld teken, heeft het hof dus een onbegrijpelijke uitleg gegeven aan de processtukken. 4.80 Deze klacht faalt bij gebrek aan belang om de hiervoor genoemde redenen. 4.81 Daarmee faalt onderdeel 2 in zijn geheel. Overeenstemming 4.82 Onderdeel drie bestaat uit drie subonderdelen en is gericht tegen rov. 29-31. 4.83 Onder 3.1 betoogt Diesel dat het hof in rov. 29-31, en met name in rov. 31, blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door bij de beoordeling van de (visuele) overeenstemming tussen merk en teken alleen (althans met name) de door het hof vastgestelde verschillen te betrekken. Het hof heeft aldus miskend dat de fase 1-toets van de b-grond (enkel) vereist dat merk en teken een zekere mate van overeenstemming vertonen en daartoe voldoende is dat zij in geringe mate (visuele) overeenstemming vertonen. Het hof had dus moeten onderzoeken of merk en teken (ook, naar totaalindrukken) punten van overeenstemming vertonen. Het hof heeft in ieder geval miskend dat bij de bepaling van de overeenstemming meer gewicht toekomt aan punten van overeenstemming dan aan punten van verschil. 4.84 Daargelaten of de door de HR geformuleerde regel dat meer gewicht moet worden toegekend aan punten van overeenstemming dan aan punten van verschil nog steeds geldt en past binnen de Europese jurisprudentie - ik verwijs naar de bespreking van de klacht onder 2.4 -, gaat het subonderdeel uit van de onjuiste lezing dat het hof niet heeft onderzocht of merk en teken naar totaalindrukken punten van overeenstemming vertonen, maar zich alleen heeft gericht op de verschillen. In rov. 29-31 heeft het hof echter onderzocht of er punten van overeenstemming zijn tussen de totaalindrukken opgeroepen door het merk en het teken, maar is tot het oordeel gekomen dat het Diesel-merk en het CK-teken niet visueel overeenstemmen. Door te wijzen op de relevante verschillen tussen merk en teken, heeft het hof niet nagelaten om de overeenkomsten te onderzoeken, maar duidelijk gemaakt dat die overeenkomsten er niet zijn. Waar Diesel lijkt te doelen op enige overeenstemming tussen de labels op zichzelf, herhaal ik dat Diesel daarbij uit het oog verliest dat het om een positiemerk gaat. Ik verwijs naar de bespreking van de klachten onder 2.7 e.v. 4.85 Uit het voorgaande volgt tevens dat het hof niet ten onrechte bij de bepaling van de overeenstemming meer gewicht heeft toegekend aan punten van verschil dan aan punten van overeenstemming. Subonderdeel 3.1 mist doel. 4.86 Onder 3.2 betoogt Diesel dat het oordeel van het hof in ieder geval onbegrijpelijk is gemotiveerd, omdat (a) zonder nadere motivering niet valt in te zien dat er op grond van de door het hof geconstateerde verschillen tussen het Diesel-merk en het CK-teken geen visuele overeenstemming bestaat en (b) het hof niet kenbaar heeft overwogen of de overige kenmerken die het totaalbeeld van het merk en het teken mede bepalen wél resulteren in punten van overeenstemming en daardoor sprake is van een bepaalde mate van overeenstemming tussen de totaalindruk van merk en teken. 4.87 Ik wijs er nogmaals op dat het hof het merk van Diesel zoals ingeschreven heeft vergeleken met het CK-teken zoals gebruikt. Nu het een positiemerk betreft waarbij het juist gaat om de positie van het label en niet een label op zichzelf op de coin pocket is het niet onnavolgbaar dat het hof heeft geoordeeld dat er geen punten van overeenstemming zijn. Het hof hoefde om die reden niet alle door Diesel onder 2.6 genoemde kenmerken, waarop de klacht lijkt te doelen, in zijn overweging te betrekken. De klachten onder 3.2 falen. 4.88 Onder 3.3 voert Diesel verder aan dat het oordeel van het hof in ieder geval onvoldoende begrijpelijk is gemotiveerd, omdat (a) het CK-teken gezien de in onderdeel 2.6 opgesomde kenmerken in alle opzichten (visueel) overeenstemt met de door het hof vastgestelde kenmerken van het Diesel-merk, met uitzondering van de schuine stand ervan, (b) het CK-teken geen vaste oriëntatie heeft, omdat de broeken bij het dragen ervan veelal gekanteld zijn, waardoor het teken (soms) een schuine oriëntatie heeft en (c) bij normale waarneming van het CK-teken zoals toegepast op een broek de woordelementen CALVIN KLEIN en JEANS niet leesbaar zijn, en dus de door het publiek naar totaalindrukken waargenomen overeenstemming niet kunnen wegnemen. Mede in het licht van deze stellingen valt niet in te zien waarom het merk en het teken niet een bepaalde mate van overeenstemming vertonen. Diesel betoogt verder dat in het licht van die stellingen de vaststelling dat (a) op het teken het wereldbekende CK-woordmerk CALVIN KLEIN en het woord JEANS zijn aangebracht, (b) woordelementen in het algemeen in beginsel het totaalbeeld meer dan beeldelementen bepalen en dat hier ook het geval is, (c) de plaatsing van het label relevant afwijkt van de plaatsing van het label in het merk, een recht label aan de bovenzijde van de coin pocket, en (d) aan elk uiteinde van het CK-label zich een rivet bevindt, niet op een begrijpelijke wijze het oordeel kan dragen dat er geen bepaalde mate van (visuele) overeenstemming (hoe gering ook) tussen het merk en het teken bestaat. Het hof heeft aldus geen aandacht besteed aan de door Diesel gestelde (visuele) overeenstemming van het merk en het teken met betrekking tot de onder 1.3 sub (b) – (f) genoemde kenmerken en evenmin aan de stelling dat ook het teken van CK in de praktijk schuin georiënteerd is of kan zijn en grondt zijn oordeel voor het overige bovendien op de voor de vergelijking niet relevante omstandigheden: een woord, een woordmerk, de (wereld)bekendheid van dat woordmerk en de aangebrachte rivets. 4.89 De klacht bouwt grotendeels voort op de voorgaande klachten en deelt in het lot daarvan. Nieuw ten opzichte van het voorgaande is dat het hof niet zou hebben gerespondeerd op de stelling van Diesel dat (b) het CK-teken geen vaste oriëntatie heeft, omdat de broeken bij het dragen ervan veelal gekanteld zijn, waardoor het teken (soms) een schuine oriëntatie heeft en (c) bij normale waarneming van het CK-teken zoals toegepast op een broek de woordelementen CALVIN KLEIN en JEANS niet leesbaar zijn, en dus de door het publiek naar totaalindrukken waargenomen overeenstemming niet kunnen wegnemen. 4.90 De stelling onder (b) heeft Diesel niet als zodanig in feitelijke instanties ingenomen. Onder 40 van de dagvaarding en onder 26 van de spreekaantekeningen in eerste aanleg, waarnaar de cassatiestukken verwijzen, heeft Diesel niet gesteld dat het CK-teken geen vaste oriëntatie heeft, omdat de broeken bij het dragen ervan veelal gekanteld zijn, waardoor het teken (soms) een schuine oriëntatie heeft. Diesel heeft daar het standpunt ingenomen dat het enige vormgevingskenmerk van het Diesel-label dat bij het nieuwe CK-label ontbreekt het schuin naar beneden aflopen van het label is. Vervolgens heeft Diesel betoogd dat het CK-label toch een zeer grote mate van visuele gelijkenis vertoont met het Diesel-label. Wat betreft het genoemde verschil heeft Diesel gesteld dat dit door het gebruik wordt verminderd omdat van een afstand “het minieme verschil in oriëntatie van het label in het horizontale vlak (al of niet flauw naar beneden hellend) niet of nauwelijks waar te nemen” is. Diesel heeft hier dus benadrukt dat er een verschil in oriëntatie is tussen de labels, maar dat dit door gebruik niet of nauwelijks waar te nemen is. Het hof hoefde dus niet in te gaan op de stelling dat het CK-teken geen vaste en soms zelfs een schuine oriëntatie heeft. Ik wijs er tevens op dat Diesel deze stelling in de dagvaarding heeft ingenomen in het kader van de auteursrechtelijke bescherming van het ‘Geïntegreerde 5e pocket’-label en niet in het kader van haar betoog over een merkinbreuk onder 41 e.v.

4.91 Ook de stelling onder (c) heeft Diesel niet als zodanig ingenomen in feitelijke instanties. Onder 33 e.v. van de spreekaantekeningen in eerste aanleg heeft Diesel in het kader van de beoordeling van het verwarringsgevaar in fase 2 betoogd dat dit gevaar niet wordt weggenomen doordat CK op haar producten niet alleen het coin pocket label heeft aangebracht, maar tegelijk ook het woordmerk Calvin Klein. Nadat Diesel had betoogd dat er sprake is van verwarringsgevaar (onder 33-36), of indirecte verwarring (onder 37), heeft Diesel onder 38, waarnaar wordt verwezen in de cassatiestukken, gesteld dat het woordmerk vanaf geringe afstand niet meer leesbaar is terwijl het beeldmerk nog steeds duidelijk waarneembaar is en CK’s woordmerk dus niets doet aan het voorkomen van post sale verwarring. Aangezien Diesel niet heeft gesteld dat de woordelementen niet leesbaar zijn en dus de door het publiek naar totaalindrukken waargenomen overeenstemming niet kunnen wegnemen, behoefde het hof dat niet in zijn beoordeling te betrekken. 4.92 De klachten onder 3.3 falen en daarmee faalt onderdeel 3 in zijn geheel. Verwarringsgevaar 4.93 Onderdeel 4 bestaat uit zes subonderdelen en is gericht tegen rov. 32. 4.94 Ik merk allereerst op dat bij dit onderdeel belang ontbreekt. Het hof heeft namelijk in rov. 31 geoordeeld dat er geen sprake is van overeenstemming tussen merk en teken en aangezien dit een voorwaarde is voor het aannemen van verwarringsgevaar, kan hier geen verwarringsgevaar worden aangenomen, zodat er zodoende geen sprake is van sub b-inbreuk. In rov. 32 heeft het hof vervolgens ten overvloede overwogen dat voor zover al enige visuele overeenstemming zou moeten worden aangenomen, er geen sprake is van verwarringsgevaar omdat Diesel – kort gezegd - dit punt onvoldoende heeft onderbouwd. Bij de klachten gericht tegen deze overweging ontbreekt dus belang, omdat deze overweging niet dragend is voor de beslissing en de klachten gericht tegen het oordeel over de overeenstemming gezien het voorgaande zijn gestrand. Ik zal de klachten toch kort inhoudelijk bespreken. 4.95 Na een weergave onder 4.1 van de bestreden overweging, klaagt Diesel onder 4.2 dat voor zover het hof met deze overwegingen heeft geoordeeld dat de overeenstemming in de zin van ‘fase 1’ tussen het merk en het teken gering is, het hof heeft miskend dat het ter vaststelling daarvan de door middelonderdeel 3.1 uiteengezette toets had moeten aanleggen en daartoe (dus) niet alleen kan toetsen aan de verschillen tussen merk en teken. 4.96 Onder 4.3 voert Diesel vervolgens aan dat het oordeel van het hof dat slechts sprake is van uiterst geringe overeenstemming in ieder geval onvoldoende begrijpelijk is gemotiveerd, omdat het hof niet heeft gemotiveerd dat en waarom de overeenkomsten tussen het teken en het merk gering zijn. Voor zover het hof met zijn oordeel heeft voortgebouwd op zijn oordeel uit rov. 29-31 en de aldaar geconstateerde kenmerken van het Diesel-merk en het CK-teken en de daartussen bestaande verschillen, kan dat oordeel in het licht van de daartegen ingebrachte klachten uit onderdelen 1-3 evenmin stand houden. 4.97 De klachten onder 4.2 en 4.3 kunnen gezamenlijk worden besproken. Ik benadruk nog eens dat het hof niet heeft geoordeeld dat de overeenstemming gering is, omdat het hof in rov. 29-31 juist heeft geoordeeld dat er geen sprake is van overeenstemming. In rov. 32 is het hof er veronderstellenderwijs van uitgegaan dat er wel sprake is van enige overeenstemming en het hof heeft overwogen dat die overeenstemming dan uiterst gering is. Ook in dat geval is het hof tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is van verwarringsgevaar en dus ook niet van sub b-inbreuk. De klacht gaat dus uit van een onjuiste lezing van het arrest en faalt bij gebrek aan feitelijke grondslag. Voor het overige vormen de klachten een herhaling van de klachten van onderdeel 3 en delen zij in het lot daarvan. 4.98 Onder 4.4 betoogt Diesel dat het hof in ieder geval heeft miskend dat ook bij een (zeer) geringe mate van overeenstemming in fase 1 op basis van alle relevante omstandigheden moet worden getoetst of er verwarringsgevaar is. Het oordeel van het hof is volgens Diesel bovendien vanwege innerlijke tegenstrijdigheid onbegrijpelijk, nu het hof in rov. 26 zelf heeft geoordeeld dat een globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te worden verricht zodra het merk en het teken een zekere (ook al is het maar geringe) overeenstemming vertonen. 4.99 Diesel gaat uit van de onjuiste lezing van het arrest dat het hof niet heeft getoetst of er verwarringsgevaar is. Uit rov. 32 volgt dat het hof dat wel getoetst heeft, maar tot het oordeel is gekomen dat Diesel onvoldoende heeft onderbouwd dat er reëel verwarringsgevaar is. De klacht faalt bij gebrek aan feitelijke grondslag. 4.100 Onder 4.5 klaagt Diesel dat voor zover het hof heeft geoordeeld dat het verwarringsgevaar ontbreekt en daarom niet aan de eisen uit fase 2 is voldaan, het hof heeft miskend dat die beoordeling moet plaatsvinden op basis van een globale beoordeling op basis van alle relevante omstandigheden van het geval. Het hof heeft met zijn oordeel – met name dat Diesel niet voldoende heeft onderbouwd dat er reëel gevaar bestaat dat het relevante publiek kan menen dat onderhavige broeken van Calvin Klein van Diesel of een daarmee economisch verbonden onderneming afkomstig zijn – in ieder geval miskend dat het verwarringsgevaar niet alleen eruit kan bestaan dat het relevante publiek meent dat de producten van de gebruiker van het teken afkomstig zijn van de merkhouder, maar er ook uit kan bestaan dat het relevante publiek meent dat de producten van de merkhouder afkomstig zijn of verband houden met de producten van de gebruiker van het teken. Kortweg: dat het Diesel product dat de consument kent iets te maken heeft met CK (indirecte verwarring). 4.100 Het hof heeft in rov. 26 uiteengezet wat valt te verstaan onder sub b-merkinbreuk en heeft daarbij gewezen op de mogelijkheid van directe of indirecte verwarring. Nu het hof onder ogen heeft gezien dat ook indirecte verwarring tot merkinbreuk leidt, kan het oordeel van het hof in rov. 32 dat Diesel onvoldoende heeft onderbouwd dat sprake is van reëel verwarringsgevaar, aldus worden gelezen dat indirect verwarringsgevaar daaronder is begrepen. Het hof heeft dus geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. De klacht faalt. 4.100 Onder 4.6 voert Diesel aan dat het oordeel van het hof in ieder geval onvoldoende is gemotiveerd, omdat het hof niet (kenbaar) is ingegaan op haar betoog dat verschillende omstandigheden tot een vergroot verwarringsgevaar leiden. Diesel somt de volgende omstandigheden op: (a) De waren zijn niet alleen identiek van aard, maar behoren ook tot hetzelfde hogere segment; (b) De op het CK-teken aangebrachte woordelementen zijn bij waarneming door het publiek vanaf een afstand niet goed leesbaar, zodat die elementen het verwarringsgevaar niet steeds kunnen wegnemen; (c) Het verschil tussen de schuine en rechte oriëntatie van de labels is bij het gebruik van merk en teken vaak niet goed zichtbaar, waardoor de rechte oriëntatie het concrete gevaar voor verwarring niet wegneemt; (d) Het CK-teken bestaat, net als het Diesel-merk zoals dat wordt gebruikt, uit een label dat is uitgevoerd in een materiaal dat afwijkt van het materiaal waaruit de broek is vervaardigd, en dat label is ingeklemd in een uitsparing in het oppervlak van de coin pocket. Dat deze kenmerken niet uit de merkinschrijving blijken (rov. 22) laat onverlet dat zij volgens de rechtspraak van het HvJ EU wel meewegen als bijkomende omstandigheid bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

Daarop heeft Diesel zich ook beroepen; (e) Het verwarringsgevaar kan indirect zijn: het Diesel-merk zit in het herinneringsbeeld van de relevante consument en het CK-teken roept dat beeld in herinnering op, waardoor het risico bestaat dat de consument zal menen dat het Dieselproduct dat hij kent met dat merkbeeld iets te maken heeft met het product van Calvin Klein en dat er een commerciële band tussen Diesel en CK bestaat; (f) Er is gevaar voor post sale confusion, omdat het woordmerk CALVIN KLEIN vanaf geringe afstand al niet meer leesbaar is, terwijl het beeldmerk van Diesel bij diezelfde afstand nog wel als zodanig waarneembaar is. Diesel vervolgt met de klacht dat het te meer klemt dat het hof deze door Diesel aangevoerde omstandigheden die het gevaar voor verwarring vergroten niet heeft meegewogen nu het hof wel – reeds bij de beoordeling van de overeenstemming – door CK aangevoerde bijkomende omstandigheden heeft meegewogen die mogelijk het gevaar voor verwarring verkleinen, zoals de aanwezigheid van het CK-woordmerk bij het door CK gebruikte teken. 4.103 Ik bespreek de onder (a) t/m (f) genoemde omstandigheden. 4.103 Ad (a): Het hof heeft in zijn beoordeling niet alleen betrokken dat de waren identiek zijn, maar ook dat zij tot hetzelfde hogere segment behoren. Het hof heeft blijkens rov. 32 namelijk rekening gehouden met het hogere aandachtsniveau van het relevante publiek. Hiermee heeft het hof verwezen naar rov. 27, onbestreden in cassatie, waarin het relevante publiek is omschreven als een modebewuste subgroep die spijkerbroeken uit het duurdere segment koopt. Het hof is dus kenbaar ingegaan op deze stelling. Ad (b): Het hof heeft voldoende gerespondeerd op deze stelling nu het hof in rov. 30 heeft overwogen dat het totaalbeeld van het CK-teken met name wordt bepaald door het woordmerk CALVIN KLEIN en het woord JEANS die daarop zijn aangebracht. Hiermee heeft het hof aangegeven dat naar zijn feitelijk oordeel die woorden zichtbaar zijn, want anders zouden ze het totaalbeeld niet zodanig bepalen. Ad (c): Het hof heeft voldoende gemotiveerd dat het zich niet heeft aangesloten bij het standpunt van Diesel dat het verschil tussen de schuine en rechte oriëntatie van de labels bij het gebruik van merk en teken vaak niet goed zichtbaar is. Het hof heeft immers overwogen dat het totaalbeeld van het Diesel-merk met name wordt bepaald door onder meer de bijzondere schuine stand van de strook en dat de plaatsing van het CK-label relevant afwijkt van de plaatsing van het label in het Diesel-merk. Hiermee heeft het hof aangegeven dat het verschil in oriëntatie wel opvallend is. Ad (d): Ook hierbij geldt dat het wat betreft het Diesel-merk om een positiemerk gaat, waarbij de positie van het label op de coin pocket wordt beschermd. Het hof behoefde dus deze kenmerken - die zien op het label an sich – niet in zijn beoordeling te betrekken. Ad (e): Ik verwijs naar de bespreking van de klacht onder 4.5. Het hof behoefde dit niet verder te motiveren gelet op de summiere onderbouwing van dit standpunt door Diesel. Ad (f): Deze klacht bouwt voort op de klacht omschreven onder (b) en faalt eveneens. 4.105 Wat betreft het tweede deel van de klacht herhaal ik dat het hof bij de beoordeling van de overeenstemming tussen merk en teken in beginsel het merk zoals ingeschreven heeft vergeleken met het teken zoals gebruikt. Zoals bij de bespreking van onderdeel 2 aan de orde is gekomen, is de aanwezigheid van het CK-woordmerk bepalend voor het beeld van het teken zoals gebruikt. De klacht onder 4.6 faalt en daarmee faalt onderdeel 4 integraal. Onderdeel 5: Sub c-merkinbreuk 4.106 Onderdeel 5 bestaat uit vier subonderdelen en is gericht tegen het oordeel van het hof in rov. 33-34. 4.106 Ook bij deze klachten ontbreekt belang in cassatie. Het hof heeft namelijk in rov. 31 geoordeeld dat er geen sprake is van overeenstemming tussen merk en teken en in rov. 33 geoordeeld dat dit ertoe leidt dat er ook geen sprake is van sub c-inbreuk. In rov. 34 heeft het hof vervolgens ten overvloede overwogen dat indien al zou kunnen worden aangenomen dat er enige, naar het oordeel van het hof dan zeer geringe, overeenstemming zou zijn tussen het teken en het merk, het beroep op de sub c-grondslag al faalt omdat Diesel onvoldoende heeft onderbouwd dat sprake is van ongerechtvaardigd afbreuk doen aan of voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Bij de klachten gericht tegen deze overweging ontbreekt dus belang, omdat deze overweging niet dragend is voor de beslissing en de klachten gericht tegen het oordeel over de overeenstemming gezien het voorgaande zijn gestrand. De nu volgende bespreking ervan is dus in zoverre ten overvloede. 4.106 Na een weergave van het bestreden oordeel onder 5.1, klaagt Diesel onder 5.2 dat de klachten van onderdeel 1-3 over het oordeel van het hof dat merk en teken niet overeenstemmen meebrengen dat rov. 33 – dat op dat oordeel voortbouwt – niet in stand kan blijven. 4.106 Deze voortbouwklacht behoeft geen zelfstandige bespreking. 4.106 Onder 5.3 voert Diesel aan dat het hof in ieder geval heeft miskend dat de vraag of sprake is van ongerechtvaardigde afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Diesel-merk door het gebruik van het CK-teken (het verwateringsgevaar) globaal – en normatief – moet worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waarbij het bestaan van een grote kans op een wijziging van het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren waarvoor het Diesel-merk is ingeschreven op logische gevolgtrekkingen kan worden gebaseerd. Voor zover het hof dat niet heeft miskend, klaagt Diesel dat zijn oordeel onvoldoende is gemotiveerd omdat het hof niet ingaat op (1) de door Diesel gestelde omstandigheden die bij die globale beoordeling moeten worden betrokken, namelijk – voor zover relevant – de identiteit van de betrokken waren, de overlap van het relevante publiek in het hogere marktsegment, de grote mate van bekendheid van het Diesel-merk en het grote intrinsieke en door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het Diesel-merk, en (2) de gemotiveerde stelling van Diesel dat uit de omstandigheden dat CK het CK-teken combineert met haar eigen woordmerk logischerwijs volgt dat het gevaar bestaat dat de identificerende functie van het Diesel-merk teniet gaat. 4.106 De klacht maakt niet geheel duidelijk in hoeverre het oordeel van het hof afwijkt van de in dit onderdeel verdedigde rechtsopvatting. Ik ga ervan uit dat Diesel bedoelt te klagen dat het hof heeft miskend dat een wijziging van het economische gedrag op logische gevolgtrekkingen kan worden gebaseerd. Voor zover de rechtsklacht opgeworpen onder 5.3 om die reden al voldoet aan de op grond van art. 407 lid 2 Rv aan een cassatieklacht te stellen eisen, faalt de klacht. Hoewel het hof in rov. 34 niet expliciet heeft overwogen dat een wijziging van het economische gedrag op logische gevolgtrekkingen kan worden gebaseerd, volgt uit de overweging dat Diesel niet heeft aangetoond (en zelfs niet een begin daarmee heeft gemaakt) dat het economisch gedrag van de gemiddelde consument is gewijzigd of dat er een grote kans bestaat dat dit gebeurt, dat Diesel niets heeft aangevoerd op basis waarvan het hof kon aannemen dat het economische gedrag is gewijzigd of zal wijzigen. Het hof is dus niet toegekomen aan het maken van logische gevolgtrekkingen, omdat Diesel daarvoor onvoldoende heeft aangetoond. Daar ketst deze klacht al op af. Diesel had wel genoeg moeten aanvoeren op basis waarvan het hof de logische gevolgtrekkingen had kunnen maken. 4.106 De overweging dat Diesel niet heeft aangetoond (en zelfs niet een begin daarmee heeft gemaakt) dat het economisch gedrag van de gemiddelde consument is gewijzigd of dat er een grote kans bestaat dat dit gebeurt, is niet onbegrijpelijk.

Tot de in aanmerking te nemen omstandigheden behoren volgens het HvJ EU immers: - de mate van overeenstemming van de conflicterende merken; - de aard van de waren of diensten waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven, daaronder begrepen de mate waarin deze waren of diensten gerelateerd zijn dan wel onderling verschillen, alsmede het relevante publiek; - de mate van bekendheid van het oudere merk; - de mate van intrinsiek dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het oudere merk; - het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek. Mede gelet op de omstandigheid dat merk en teken niet (in voldoende mate) overeenstemmen en het ontbreken van verwarringsgevaar, zoals door het hof beoordeeld, is het niet onbegrijpelijk dat het hof op basis van de door Diesel onder 5.3 onder (1) en (2) genoemde omstandigheden niet de conclusie kon trekken dat er sprake is van een wijziging in het economische gedrag. De klacht onder 5.3 faalt. 4.113 Onder 5.4 betoogt Diesel dat voor zover het hof zijn oordeel (mede) heeft gebaseerd op de omstandigheid dat de overeenstemming tussen merk en teken ‘zeer gering’ is, die motivering onbegrijpelijk is, omdat het hof niet heeft toegelicht waarom die overeenstemming zeer gering is. Indien het hof daarbij heeft voortgebouwd op zijn oordeel uit rov. 29-31 en de aldaar geconstateerde kenmerken van het Diesel-merk en het CK-teken en de daartussen bestaande verschillen, kan dat oordeel volgens Diesel in het licht van de daartegen in onder 1-3 gerichte klachten evenmin stand houden. 4.113 Ik wijs er andermaal op dat het hof niet heeft geoordeeld dat de overeenstemming zeer gering is, omdat in in rov. 29-31 juist is geoordeeld dat er geen sprake is van overeenstemming. In rov. 34 is het hof er alleen veronderstellenderwijs van uitgegaan dat er wel sprake is van enige overeenstemming en heeft het hof overwogen dat die overeenstemming dan zeer gering is. Ook in dat geval is het hof tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is van inbreuk sub c. De klacht gaat dus uit van een onjuiste lezing van het arrest en faalt bij gebrek aan feitelijke grondslag. Voor het overige is het een herhaling van de klachten van onderdeel 3 en deelt het in het lot daarvan. 4.113 De klacht onder 5.4 faalt en daarmee faalt onderdeel 5 ook integraal. Onderdeel 6: Devolutieve werking 4.116 Onderdeel 6 bestaat uit één subonderdeel en is gericht tegen rov. 29-34. 4.116 Onder 6.1 betoogt Diesel, kort gezegd, dat voor zover het hof in rov. 29-34 tot uitgangspunt heeft genomen dat het door Diesel in eerste aanleg betrokken stellingen over de mate van overeenstemming tussen merk en teken, het verwarringsgevaar en het gevaar voor verwatering niet bij zijn beoordeling hoefde te betrekken, het hof eraan voorbij ziet dat het die stellingen op grond van de positieve zijde van de devolutieve werking van het hoger beroep bij zijn beoordeling moest betrekken. 4.116 De klacht voldoet niet aan de op grond van art. 407 lid 2 Rv aan een cassatieklacht te stellen eisen, omdat Diesel niet aangeeft om welke stellingen met vindplaatsen in eerste aanleg het gaat. 4.116 Voor zover Diesel de in de vorige onderdelen genoemde stellingen bedoelt, verwijs ik naar de bespreking van die onderdelen. 4.116 Onderdeel 6 faalt eveneens. Onderdeel 7: Restklacht 4.121 Onderdeel 7 bestaat uit een restklacht onder 7.1. 4.121 Deze klacht behoeft geen zelfstandige bespreking. 5Kosten 5.1 Diesel vordert veroordeling van CK in de proceskosten op de voet van art. 1019h. CK maakt bij dupliek onder 11 bezwaar tegen de aanspraak op de vergoeding van de volledige gemaakte kosten door Diesel. Uit de Indicatietarieven in IE-zaken Hoge Raad van 1 april 2017 volgt dat de kosten voor eiser in een normale zaak maximaal € 30.000 bedragen en € 50.000 voor een complexe zaak. De enige motivering die Diesel onder 5.2 van de s.t. geeft voor haar proceskostenaanspraak van bijna € 75.000 is dat de omvang van de zaak aanleiding geeft tot het toekennen van hogere bedragen. Dit komt te mager voor bij een overschrijding van het geïndiceerde maximum voor een normale zaak met 150 % en bovendien een overschrijding met 50 % van het geïndiceerde maximum voor een complexe zaak. Gelet op de summiere motivering waarom een kostenveroordeling tot deze hoogte zou moeten worden toegewezen en het ontbreken van motivering waarom deze zaak als complex zou moeten worden aangemerkt (daarvan lijkt mij in alle objectiviteit geen sprake) en tevens gelet op het verweer van CK tot matiging van de gevorderde kostenveroordeling, geef ik in overweging om de zaak als normaal te kwalificeren waarbij het geïndiceerde maximum niet wordt overschreden.