ECLI:NL:PHR:2013:1140

1. [verzoekster 1] 2. [verzoeker 2] (hierna (gezamenlijk): [verzoeker] c.s.) verzoekers tot cassatie tegen de naamloze vennootschap Arubags & More N.V. (hierna: Arubags) verweerster in cassatie Inzet van deze Arubaanse IE-inbreukzaak is de uitleg van de stellingen van partijen door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna ook: het Hof). Meer in het bijzonder gaat het in cassatie over de vraag of er naast een merkenrechtelijke grondslag ook een auteursrechtelijke grondslag is voor de vorderingen van Arubags, preciezer: of sprake is van verboden aanvulling door het Hof, die een verrassingsbeslissing en/of onbegrijpelijkheid oplevert. Ik meen dat de cassatieklachten gegrond zijn.

en procesverloop 1.1 In of omstreeks week 45 van 2010 zijn in de winkels van [verzoeker] c.s. tassen aangetroffen waarbij het woord “Aruba” over de gehele tas is gebruikt. Die tassen zelf zijn identiek aan tassen die worden verkocht door Arubags. 1.2 De als prod. 1 bij de pleitnota van [verzoeker] c.s. in eerste aanleg overgelegde verklaring van leverancier [betrokkene 1] van 30 maart 2011 vermeldt, zakelijk weergegeven en vertaald naar het Nederlands: “Vanaf 2004 werkt ons bedrijf samen met [verzoekster 1]. Wij leveren haar vanaf die tijd onder meer grote en kleine (strand)tassen, paspoorthouders en portemonnees voorzien van logo’s zoals Aruba Aruba Aruba, I Love Aruba etc.” 1.3 Bij verzoekschrift van 20 december 2010 heeft Arubags bij het Gerecht onder inroeping van een tweetal in Aruba ingeschreven merkrechten jegens [verzoeker] c.s. een merkinbreukverbod gevorderd, alsmede een aan [verzoeker] c.s. op te leggen verbod tot onrechtmatig handelen, met verscheidene nevenvorderingen, alles met dwangsom versterkt, voorts een voorschot op schadevergoeding en kosten rechtens. 1.4 Aan haar vorderingen heeft Arubags ten grondslag gelegd dat [verzoeker] c.s. in 2010 in hun winkels, zonder toestemming harerzijds, tassen hebben verhandeld, waarbij het woord “Aruba” over de gehele tas is gebruikt. Arubags stelt sinds 10 juni 2010 rechthebbende te zijn op een gecombineerd woord-/beeldmerk, in Aruba aangeduid met: beeld- en combimerk, waarbij gebruik wordt gemaakt van het woord “Aruba” en het “concept van het handelsmerk Robin Ruth”. 1.5 Bedoeld gecombineerd woord-/beeldmerk “Aruba” is als volgt ingeschreven, onder meer voor tassen in klasse 18: (Afbeelding niet beschikbaar) Het gecombineerde woord-/beeldmerk “Robin Ruth” is als volgt ingeschreven, eveneens voor onder meer tassen in klasse 18: (Afbeelding niet beschikbaar) 1.6 Er blijkt een internationale registratie van een exact overeenstemmend woord-/beeldmerk “Robin Ruth” te staan op naam van [betrokkene 2] onder nummer [001], onder meer voor tassen in klasse 18 en sinds 13 september 2006 en met onder meer designatie Nederlandse Antillen (prod. 6 beroepschrift). Op 16 maart 2011 (drie maanden na aanvang van de onderhavige procedure) is het Arubaanse “Robin Ruth” merk door Arubags bij akte overgedragen aan [betrokkene 2] (prod. 7 beroepschrift). 1.7 [verzoeker] c.s. hebben gemotiveerd verweer gevoerd. 1.8 Na de mondelinge behandeling van de zaak op 24 mei 2011, heeft het Gerecht bij (eind)beschikking van 16 augustus 2011 de vorderingen van Arubags afgewezen op grond van het door [verzoeker] c.s. gestelde eerdere gebruik van het teken “Aruba” door hen, voorafgaand aan het depot door Arubags en de inschrijving als Arubaans merk op naam van Arubags. Daartoe overwoog het Gerecht als volgt. Het ging veronderstellenderwijs uit van een (geldig) “onderscheidend beeld-merk, dat het woord Aruba en het concept van het handelsmerk Robin Ruth behelst” (rov. 4.1). Vervolgens stelt het Gerecht vast dat het Aruba-merk is ingeschreven op naam van Arubags sinds 10 juni 2010, zodat krachtens art. 2 lid 1 jo. lid 3 Merkenverordening Arubags in beginsel merkengerechtigd is tot dit teken. Het Gerecht vervolgt in de centrale overwegingen 4.3-4.5 als volgt: “4.3 Verweerders stellen dat sprake is van voorgebruik door hen van het beeldmerk vanaf 2004, welke stelling zij hebben onderbouwd met de onder 2.2. vermelde verklaring van hun leverancier van de door verweerders bestreden handelswaar. Arubags heeft (de juistheid en de betrouwbaarheid van ) die verklaring niet of onvoldoende bestreden. Arubags heeft in dit verband opgemerkt dat zij die leverancier wel zou willen horen, maar niet meer dan dat. Dat betekent dat, als niet of onvoldoende gemotiveerd betwist, vast komt te staan dat de bestreden handelswaar van verweerders reeds was voorzien van het beeldmerk, op het moment dat Arubags dat registreerde of liet inschrijven bij het Arubaanse Bureau voor de intelligente (bedoel is: intellectuele, A-G) eigendom op 10 juni 2010. Dat voorgebruik staat op de voet van het eerste lid van artikel 2 van de Merkenverordening aan het recht tot uitsluitend gebruik van het beeldmerk door Arubags in de weg. 4.4 Ter zitting heeft Arubags nog nader gesteld dat zij met betrekking tot het merk Robin Ruth een (feitelijke) licentie heeft en dat het beeldmerk (ook met andere woorden dan Aruba) al geruime tijd juridisch eigendom is van ene [betrokkene 2], ten aanzien waarvan Arubags als distributeur krachtens artikel 10.5 van de distributieovereenkomst gerechtigd is om op te treden tegen inbreuken daarop. Die door verweerders betwiste stelling wordt, wat daarvan ook zij, gepasseerd omdat die onvoldoende is onderbouwd. Het had in dit verband op de weg gelegen van Arubags om op zijn minst de overeenkomst, waarop zij zich beroept, in het geding te brengen. Hier komt nog bij dat voldoende helder gesteld noch gebleken is vanaf wanneer en waar precies het beeldmerk (me andere woorden dan Aruba) elders dan in Aruba is ingeschreven of geregistreerd. 4.5 Vorenstaande brengt mee dat alle overige stellingen van partijen onbesproken kunnen blijven en dat het door Arubags gevorderde integraal zal worden afgewezen.” 1.9 Arubags is van voornoemde beschikking, door het Hof – in cassatie onbestreden – aangeduid als vonnis, in hoger beroep gekomen. [verzoeker] c.s. hebben in persoon verweer gevoerd en partijen – [verzoeker] c.s. niet bijgestaan door een advocaat of gemachtigde – hebben de zaak nader toegelicht tijdens de pleidooien van 15 mei 2012. De pleitnota’s bevinden zich bij de stukken. 1.10 Bij (eind)vonnis van 14 augustus 2012, heeft het Hof de bestreden uitspraak van het Gerecht vernietigd en de vorderingen van Arubags goeddeels toegewezen. Dit niet op merkenrechtelijke, maar op auteursrechtelijke grondslag. Kort gezegd heeft het Hof daartoe aangenomen dat Arubags zich in hoger beroep ook op aan haar overgedragen auteursrecht heeft beroepen en heeft gesteld dat de litigieuze tassen daar inbreuk op maakten. Het Hof laat de merkenrechtelijke claim verder inhoudelijk onbesproken en doet de zaak af op auteursrechtinbreuk. Het Hof legt [verzoeker] c.s. op straffe van verbeurte van aan maximum verbonden dwangsommen een auteursrechtinbreukverbod op met nevenvorderingen, alsmede een veroordeling tot bij staat op te maken schadevergoeding, alsmede in de proceskosten. 1.11 [verzoeker] c.s. hebben tegen het vonnis van het Hof van 14 augustus 2012 tijdig beroep in cassatie ingesteld. Arubags heeft geconcludeerd tot verwerping. Arubags heeft haar respectieve standpunten vervolgens schriftelijk doen toelichten, waarna [verzoeker] c.s. nog hebben gerepliceerd. 2Bespreking van het cassatiemiddel 2.1 [verzoeker] c.s. hebben één middel van cassatie voorgedragen met 4 onderdelen (onder 1-4), voorafgegaan door een inleiding (onder 0). 2.2 Het middel is in de onderdelen 1-3 gericht tegen rov. 5.6: “Arubags doet in hoger beroep eveneens een beroep op een aan haar overgedragen auteursrecht ten aanzien van de Robin Ruth-tassen (beroepschrift onder 11, in verbinding met productie 8 sub 10).” 2.3 Onderdeel 1 klaagt dat het Hof ten onrechte auteursrechtinbreuk aan zijn beslissing ten grondslag heeft gelegd, omdat dit in strijd is met het door art. 6 EVRM erkende en naar het recht van het land Aruba (mede gelet op art. 52 en art. 128 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Aruba (hierna: RvA) vigerende verdedigingsbeginsel en/of de van het Hof als (appel)rechter op grond van art. 52 RvA (en art. 128 RvA) te vergen lijdelijkheid ten opzichte van partijen. Volgens de klacht heeft Arubags in haar beroepschrift onder 2-4 alleen een beroep gedaan op een haar toekomend merkrecht op tassen. In haar door het Hof in rov.

Dit artikel is verwant aan art. 149 Rv in Nederland. Kort gezegd houdt deze wettelijke regeling (in Aruba en in Nederland) in dat de rechter ambtshalve rechtsgronden moet aanvullen, maar dat niet met rechtsfeiten of feitelijke gronden mag doen. Dit is de weerslag van de partijautonomie en de lijdelijkheid van de burgerlijke rechter. 2.10 Maar het karakter van de Arubaanse appelrecht brengt wel een aantal bijzonderheden mee. Het volstaat om daaromtrent voorop te stellen dat een appellant bij het Hof niet verplicht, maar wel bevoegd is grieven aan te voeren (art. 271 RvA; dit geldt ook voor verzoekschriftprocedures, zie art. 429o lid 1 RvA). Het grievenstelsel zoals we dat in Nederland kennen, geldt niet in Aruba. Daar geldt een “afgezwakt grievenstelsel”, zoals Lewin dat noemt. Art. 269 RvA bepaalt verder dat het hoger beroep van het eindvonnis als regel tot gevolg heeft dat de hogere rechter ook kennis neemt van en oordeelt over de aan dat vonnis voorafgegane vonnissen en beschikkingen. Dat speelt niet in de onderhavige zaak, maar geeft wel aan dat de positie van de appelrechter in een Arubaanse zaak verschilt van een Nederlandse appelrechter. Belangrijk is dat het Hof volgens art. 281a RvA discretionaire bevoegdheid heeft ambtshalve recht te doen, “indien terzake geen middel is voorgesteld”. Datzelfde geldt voor verzoekschriftprocedures, art. 429q lid 6 RvA. Lewin wijst erop dat het begrip “ambtshalve” hier eigenlijk niet juist is, omdat het Hof slechts recht doet naar aanleiding van een ingesteld hoger beroep, dus niet ambtshalve. Het Hof is zodoende, anders dan in Nederland, bevoegd buiten de (eventueel aangevoerde) grieven (en kwesties van openbare orde) om tot vernietiging van de bestreden uitspraak te komen. Het betreft vanwege gebruik van het woord “kan” geen verplichting. Deze bevoegdheid geldt ook voor zaken die met een beschikking eindigen. Dit stelsel (geen verplichte grieven, ook tussenvonnissen meenemen en discretionaire bevoegdheid van de appelrechter buiten de grieven om te vernietigen) houdt verband met het feit dat in Aruba in eerste aanleg en in hoger beroep geen verplichte procesvertegenwoordiging bestaat. Met het instellen van hoger beroep is de zaak in beginsel in volle omvang aan het oordeel van de hoger beroepsrechter onderworpen, waarbij de rechter niet gebonden is aan de grieven. Lewin vat de ambtshalve bevoegdheden van de appelrechter in het kader van het afgezwakte grievenstelsel als volgt samen: “1. het hof mag, anders dan in Nederland in beginsel geldt, zijn eigen oordeel in de plaats stellen van een voor de appellant ongunstig oordeel van het Gerecht (…), die niet door een grief is bestreken (de eerste ambtshalve bevoegdheid); anderzijds mag het een dergelijke beslissing in stand laten; 2. in het geval dat een beslissing niet in strijd is met een bepaling van openbare orde, mag het Hof, anders dan in Nederland, de bestreden uitspraak niettemin buiten de grieven om vernietigen (de tweede ambtshalve bevoegdheid).” De appelrechter mag echter niet in strijd handelen met het fundamentele beginsel dat partijen over de wezenlijke elementen die ten grondslag liggen aan de rechterlijke beslissing, voldoende moeten zijn gehoord en niet mogen worden verrast met een beslissing waarmee zij, gelet op het verloop van het processuele debat, geen rekening behoefden te houden. In de woorden van Lewin, diss. p. 168: “Een beslissing is een ontoelaatbare verrassingsbeslissing indien zij naar objectieve maatstaven onvoldoende aansluit op het partijdebat en/of op eerdere overwegingen van de rechter. Het beginsel vloeit voort uit het beginsel van hoor en wederhoor.” Auteursrechtelijke grondslag? 2.11 Het Hof heeft in rov. 5.6 overwogen dat Arubags in hoger beroep eveneens een beroep heeft gedaan op een aan haar overgedragen auteursrecht ten aanzien van het in de Robin Ruth tassen belichaamde werk. 2.12 Dat is onjuist, althans onbegrijpelijk en levert een ontoelaatbare verrassingsbeslissing op. Arubags heeft aan haar vorderingen alleen merkinbreuk, althans onrechtmatig handelen (dat laatste zonder verdere duiding of uitwerking) ten grondslag gelegd, geen inbreuk op een aan haar zelf toekomend auteursrecht. De enige manier waarop Arubags auteursrecht (van een derde, niet van haar zelf) naar voren heeft gebracht is de volgende. Het verweer van [verzoeker] c.s. in eerste aanleg dat Arubags niet merkengerechtigd is naar Arubaans recht, omdat niet zij, maar [verzoeker] c.s. eerste gebruikers op Aruba zouden zijn sinds 2004 van het Aruba-teken op tassen, is gehonoreerd door het Gerecht (op basis van een schriftelijke verklaring van een leverancier van [verzoeker] c.s.). Arubags heeft zich in appel onder meer van de volgende stelling bediend om dit door [verzoeker] c.s. gestelde merkenrechtelijk voorgebruik te weerleggen: anterieur auteursrecht op het ontwerp voor Robin Ruth tassen van een derde, [betrokkene 2], stammend uit 2002. Zij doet dat in deze bewoordingen onder 11 van het beroepschrift: “11. Voorts wordt dit eventuele voorgebruik weerlegd met het bewijs dat het auteursrecht op de ROBIN RUTH tas aan dit voorgebruik vooraf gaat. Op grond van de Berner Conventie kan men ook in Aruba een beroep doen - en dat doet Arubags bij deze - op het auteursrecht van [betrokkene 2] op deze RR tassen. Dit recht gaat terug tot het eerste ontwerp in 2002.” Dit is alleen zo te begrijpen: Niet [verzoeker] c.s., maar [betrokkene 2] is eerdere gebruiker (overigens op grond van het hem toekomend auteursrecht op het ontwerp voor de Robin Ruth tassen, stammend uit 2002, dus eerder dan het gestelde voorgebruik van [verzoeker] c.s. uit 2004) van het Aruba-teken in merkenrechtelijke zin en – zo lijkt de onuitgesproken bijgedachte – wij, Arubags, hebben een (sub)licentie onder dit merk van (uiteindelijk) [betrokkene 2] (uit hoofde van de “sublicense and exclusieve distribution agreement”, prod. 8 beroepschrift). De pleitnota van Arubags in appel vangt in de derde alinea op p. 2 ook aan met de zin: “Het gaat om de vraag of sprake is van voorgebruik.” In de volgende alinea: “Mocht er op Arubags bewijslast rusten (…) dan wenst Arubags door middel van getuigen (…) aan te tonen dat zij de eerste in Aruba was/is die de tassen met daarop het beeldmerk van Arubags op de markt bracht.” Twee alinea’s verder: “Kort en goed: Arubags heeft op 10 juni 2010 haar beeld- en combi-merk gedeponeerd, waarbij gebruik is gemaakt van het woord “Aruba” en het concept van het trademerk Robin Ruth. Dat is uniek en van enig voorgebruik – door welke derde ook – is geen sprake geweest.” Allemaal in de sleutel van merkenrechtelijk voorgebruik, niet van auteursrecht van Arubags. Overigens is de laatste zin van het laatste citaat weer tegenstrijdig met de bij beroepschrift onder 11 ontwikkelde gedachte van een anterieur auteursrecht van een derde. Het woord auteursrecht komt in de pleitnota van Arubags in appel niet voor. 2.13 [verzoeker] c.s. hebben in hun verweerschrift in hoger beroep tegen de stelling, dat Arubags een beroep doet op het auteursrecht van [betrokkene 2] op de RR-tassen, geen (specifiek) verweer gevoerd. Zij hebben overigens wel in hun pleitnota in hoger beroep onder 8 gesteld: “Er is geen sprake van een auteursrecht van appellante op de tassen”. [verzoeker] c.s., in appel procederend zonder rechtsbijstand, is kennelijk ontgaan dat Arubags er zich helemaal niet op heeft beroepen, dat zij, Arubags, zelf auteursrechthebbende was met betrekking tot het ontwerp van de Robin Ruth tassen. Arubags heeft alleen gesteld dat [betrokkene 2] dat was (en dat dat de merkenrechtelijke voorgebruikclaim van [verzoeker] c.s. torpedeerde). Het is ook maar één zinnetje onder 8 van de pleitnota van [verzoeker] c.s.

2.22 Voor zover het Hof uit het door [verzoeker] c.s. bij pleidooi in appel gevoerde verweer heeft opgemaakt dat [verzoeker] c.s. hebben aangenomen dat aan Arubags auteursrechten zijn overgedragen, is dat eveneens zonder nadere motivering, die ontbreekt, onbegrijpelijk. Hiervoor werd in 2.13 bij de behandeling van onderdeel 1 al gezien dat dat alleen kan zijn gebaseerd op een geïsoleerde zin uit 8 van de pleitnota van [verzoeker] c.s. in hoger beroep. Voor de verwerping van die gedachte verwijs ik kortheidshalve naar 2.13. 2.23 Ik heb mij nog afgevraagd of het Hof de auteursrechtelijke grondslag heeft kunnen bijbrengen op grond van art. 52 RvA. Naast merkinbreuk heeft Arubags zich beroepen op (niet nader geduid) onrechtmatig handelen door [verzoeker] c.s. Ik zie geen ruimte om via aanvulling van rechtsgronden die onrechtmatige daadsgrondslag in te vullen met: auteursrechtinbreuk. Ook dan valt niet te begrijpen hoe het Hof gelet op de stellingen van Arubags zelf en hetgeen [verzoeker] c.s. daar tegen hebben ingebracht, heeft kunnen komen tot het aannemen van een eigen auteursrecht van Arubags op het ontwerp voor de Robin Ruth tassen. In het geval [betrokkene 2] aan het geding deel zou nemen, zou dat mogelijk anders zijn geweest. 2.24 Onderdeel 4, dat zich richt tegen de rov. 5.7-5.14, bouwt voort op gegrondbevinding van de in de eerdere onderdelen belichaamde klachten. Nu die slagen, is daarmee ook dit onderdeel gegrond.

De conclusie strekt tot vernietiging en verwijzing. De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, Advocaat-Generaal Zie rov. 2.1-2.2 van de beschikking van het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna ook: het Gerecht) van 16 augustus 2011, waarnaar het Hof in rov. 4 van het vonnis van 14 augustus 2012 heeft verwezen. Voor een beter begrip geef ik ook enkele andere vaststaande feiten aan. Dat betreft – naast de aanvulling in 1.2 dat het de productie bij pleitnota in eerste aanleg betreft – hetgeen hierna in 1.3 t/m 1.6 is weergegeven. Terzijde: In de schriftelijke toelichting (s.t.) namens Arubags lijkt in de laatste alinea onder 3 te staan dat dit een overdracht van [betrokkene 2] aan Arubags zou zijn: “(…) en als prod. 7 is een “Deed of Assignment” van [betrokkene 2] aan A&M overgelegd”. Deze suggestie is onjuist, het is andersom: Arubags is “Assignor” en [betrokkene 2] “Assignee”. Het merk is overgedragen door Arubags aan [betrokkene 2]. Mogelijk heeft dit ertoe geleid dat in de s.t. de gedachte is postgevat dat het auteursrecht van [betrokkene 2] waar in het kader van het merkenrechtelijke voorgebruik door Arubags beroep op is gedaan, zou zijn overgedragen door [betrokkene 2] aan Arubags (waarvan geen sprake is). In de s.t. onder 4 staat immers dat Arubags zich “krachtens de door haar ingeroepen afspraak, op dat auteursrecht kan beroepen”. Met die “ingeroepen afspraak” kan blijkens de context alleen evenbedoelde akte van merkoverdracht van 16 maart 2011 bedoeld zijn, waarbij helemaal geen auteursrecht is overgedragen. Als bedoeld is de als prod. 8 beroepschrift (de s.t. spreekt van prod. G, maar die ontbreekt in het beroepschrift) overgelegde merken(sub)licentieovereenkomst, dan is dat ook onjuist, omdat daarin geen sprake is van auteursrechtoverdracht of auteursrechtlicentie. Zie daarvoor ook hetgeen volgt in noot 28. Deze onjuiste gedachtegang lijkt door te werken in de hele s.t. zijdens Arubags, waarmee de essentie van de zaak in cassatie onjuist is benaderd. Kennelijk is de overdracht van het merk aan [betrokkene 2] bij akte van 16 maart 2003 (prod. 7 bij brief van 10 mei 2011 in 1e aanleg overgelegd, ook als prod. 7 beroepschrift) niet door [betrokkene 2] ingeschreven, in weerwil van diens verplichting daartoe uit art. 2 van die akte – daarover is althans niets te vinden in de stukken. Nu deze overdracht wel in eerste aanleg al bekend was, had het Gerecht de zaak ook kunnen afwijzen op de grond dat Arubags ten tijde van wijzen van de beschikking geen merkhouder meer was. Dat is niet gebeurd en dat is in appel en cassatie verder niet aangeroerd. In rov. 5.1 van het vonnis heeft het Hof overwogen dat Arubags zich in eerste aanleg uitsluitend heeft beroepen op haar op 10 juni 2010 op de voet van art. 5 Merkenverordening ingeschreven merk. Het gaat volgens het Hof in deze zaak dan ook niet om een verzoek tot nietigverklaring van een inschrijving uit hoofde van art. 10 lid 1 Merkenverordening, maar om een door Arubags verlangd “rechterlijk gewijsde” bedoeld in art. 10 lid 2 Merkenverordening. Daarom is naar het oordeel van het Hof geen sprake van een zaak waarin een beschikking wordt gegeven. Het cassatieverzoekschrift is op 13 november 2012 ingekomen. Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom 2, p. 71-73. Zie art. 2 lid 1 Merkenverordening, aldus ook (in cassatie onbestreden) rov. 5.2 van het beroepen vonnis en de website van “Gobierno di Aruba” onder het lemma intellectuele eigendom/merkenrecht: http://www.overheid.aw/index.asp?nmoduleid=19&wgid=6&sc=0&spagetype=21&nPageID=891&nCMSPageType=1#merkenrecht Het huidige in Nederland geldende Beneluxmerkenrecht en Gemeenschapsmerkenrecht gaat uit van een depot- of aanvraagstelsel voor merkenverkrijging. Vanwege de sterke verwantschap met de oude Nederlandse Merkenwet van 1893 – de voorganger van resp. de Benelux Merkenwet (BMW, die, met verscheidene wijzigingen, gold vanaf 1971 tot september 2006) en het nu in Nederland geldende Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE, geldend vanaf 1 september 2006) – kan voor een nadere duiding van het Arubaanse merkenrecht worden teruggegrepen op oude Nederlandse handboeken: Dorhout Mees, Kort begrip van het Nederlands handelsrecht, 4e druk, 1964, nrs. 247-365e en Drucker/Bodenhausen bewerkt door Wichers Hoeth, Kort begrip van het recht betreffende de industriele en intellectuele eigendom, 1966, p. 67-132. Art. 2 lid 3 Merkenverordening: “Behoudens bewijs van het tegendeel (…), wordt hij, die van een merk het eerst overeenkomstig artikel 5 inschrijving heeft verzocht, geacht de eerste gebruiker van dat merk te zijn.” “Voorgebruik” wordt in het Nederlandse merkenrecht onder de BMW en BVIE (en voor het Gemeenschapsmerkenrecht is dat niet anders) specifiek gebruikt in verband met depot te kwader trouw, een figuur die naar Arubaans merkenrecht niet bestaat; althans kent dit recht niet de mogelijkheid om te kwader trouw gedeponeerde merken nietig te verklaren, zie HR 17 februari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AT6021, NJ 2006, 155, BIE 2006, 95. Arubaans merkenrecht is ook in die zin verschillend van huidig Nederlands en Gemeenschapsmerkenrecht, dat symbolisch of zeer minimaal (eerste) gebruik van een teken, alleen gericht op rechtsverkrijging, kan volstaan om merkenrecht te verkrijgen, zie naast evengenoemd arrest ook HR 8 januari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK3164, NJ 2010, 42. In cassatie is dit niet rechtstreeks van belang, omdat daar alleen de vraag speelt of het Hof de vorderingen kon toewijzen op auteursrechtelijk grondslag. Bij pleidooi in eerste aanleg hebben [verzoeker] cs gesteld (1e en 2e alinea): “De handelsnaam dan wel het merk “Robin Ruth” staat niet (meer) ter discussie omdat verweerders nimmer gebruik van deze naam dan wel dit merk hebben gemaakt. Voorts blijkt uit de producties van verzoekster dat zij alle rechten op deze naam dan wel dit merk op 16 maart 2011 aan ene [betrokkene 2] heeft overgedragen. Verzoekster heeft dus geen belang (meer) bij haar vordering voor zover de vordering betrekking heeft op het merk/de naam Robin Ruth. Blijft dan de naam “Aruba” over.” Het Gerecht laat deze kwestie veronderstellenderwijs daar. In appel hebben [verzoeker] c.s. in hun pleitnota onder 5 gesteld: “Het merk Robin Ruth (productie 5 van appellante) komt niet voor op de tassen van appellante laat staan op de tassen van [verzoekster 1]. De tassen van appellante dragen het merk door middel van een kaartje dat aan de tas hangt (productie 7). Dat kaartje hebben de tassen van [verzoekster 1] niet.” Zie ook prod. 6 verweerschrift in appel, eerder hiervoor verkleind afgebeeld in 2.8. Het Hof overweegt vervolgens in rov. 5.9 dat “(b)ij de pretense namaaktassen (…) niet van het Robin Ruth-teken (…) gebruik (is) gemaakt.” http://www.robin-ruth.com/en/new-collection Zie voor verdere achtergronden Lewin, Het hoger beroep en het cassatieberoep in burgerlijke zaken in de Nederlandse Antillen en Aruba, (diss.) 2010, nrs. 3.3.4 - 3.6.2, 3.7 - 3.9; Hugenholtz/Heemskerk/Groefsema, Hoofdlijnen van het burgerlijk procesrecht van de Nederlandse Antillen en Aruba, 2009, nrs. 72 e.v., i.h.b. nr. 80 over ambtshalve aanvulling en Ras/Lewin, De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken in de Nederlandse Antillen en Aruba, 2008, nrs. 24, 30a e.v. en 43 e.v. Hugenholtz/Heemskerk/Groefsema, a.w. nt. 12, nr. 80. Beenders 2012, T&C Rv, art. 149 Rv, aant.

1. [verzoekster 1] 2. [verzoeker 2] (hierna (gezamenlijk): [verzoeker] c.s.) verzoekers tot cassatie tegen de naamloze vennootschap Arubags & More N.V. (hierna: Arubags) verweerster in cassatie Inzet van deze Arubaanse IE-inbreukzaak is de uitleg van de stellingen van partijen door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna ook: het Hof). Meer in het bijzonder gaat het in cassatie over de vraag of er naast een merkenrechtelijke grondslag ook een auteursrechtelijke grondslag is voor de vorderingen van Arubags, preciezer: of sprake is van verboden aanvulling door het Hof, die een verrassingsbeslissing en/of onbegrijpelijkheid oplevert. Ik meen dat de cassatieklachten gegrond zijn.

en procesverloop 1.1 In of omstreeks week 45 van 2010 zijn in de winkels van [verzoeker] c.s. tassen aangetroffen waarbij het woord “Aruba” over de gehele tas is gebruikt. Die tassen zelf zijn identiek aan tassen die worden verkocht door Arubags. 1.2 De als prod. 1 bij de pleitnota van [verzoeker] c.s. in eerste aanleg overgelegde verklaring van leverancier [betrokkene 1] van 30 maart 2011 vermeldt, zakelijk weergegeven en vertaald naar het Nederlands: “Vanaf 2004 werkt ons bedrijf samen met [verzoekster 1]. Wij leveren haar vanaf die tijd onder meer grote en kleine (strand)tassen, paspoorthouders en portemonnees voorzien van logo’s zoals Aruba Aruba Aruba, I Love Aruba etc.” 1.3 Bij verzoekschrift van 20 december 2010 heeft Arubags bij het Gerecht onder inroeping van een tweetal in Aruba ingeschreven merkrechten jegens [verzoeker] c.s. een merkinbreukverbod gevorderd, alsmede een aan [verzoeker] c.s. op te leggen verbod tot onrechtmatig handelen, met verscheidene nevenvorderingen, alles met dwangsom versterkt, voorts een voorschot op schadevergoeding en kosten rechtens. 1.4 Aan haar vorderingen heeft Arubags ten grondslag gelegd dat [verzoeker] c.s. in 2010 in hun winkels, zonder toestemming harerzijds, tassen hebben verhandeld, waarbij het woord “Aruba” over de gehele tas is gebruikt. Arubags stelt sinds 10 juni 2010 rechthebbende te zijn op een gecombineerd woord-/beeldmerk, in Aruba aangeduid met: beeld- en combimerk, waarbij gebruik wordt gemaakt van het woord “Aruba” en het “concept van het handelsmerk Robin Ruth”. 1.5 Bedoeld gecombineerd woord-/beeldmerk “Aruba” is als volgt ingeschreven, onder meer voor tassen in klasse 18: (Afbeelding niet beschikbaar) Het gecombineerde woord-/beeldmerk “Robin Ruth” is als volgt ingeschreven, eveneens voor onder meer tassen in klasse 18: (Afbeelding niet beschikbaar) 1.6 Er blijkt een internationale registratie van een exact overeenstemmend woord-/beeldmerk “Robin Ruth” te staan op naam van [betrokkene 2] onder nummer [001], onder meer voor tassen in klasse 18 en sinds 13 september 2006 en met onder meer designatie Nederlandse Antillen (prod. 6 beroepschrift). Op 16 maart 2011 (drie maanden na aanvang van de onderhavige procedure) is het Arubaanse “Robin Ruth” merk door Arubags bij akte overgedragen aan [betrokkene 2] (prod. 7 beroepschrift). 1.7 [verzoeker] c.s. hebben gemotiveerd verweer gevoerd. 1.8 Na de mondelinge behandeling van de zaak op 24 mei 2011, heeft het Gerecht bij (eind)beschikking van 16 augustus 2011 de vorderingen van Arubags afgewezen op grond van het door [verzoeker] c.s. gestelde eerdere gebruik van het teken “Aruba” door hen, voorafgaand aan het depot door Arubags en de inschrijving als Arubaans merk op naam van Arubags. Daartoe overwoog het Gerecht als volgt. Het ging veronderstellenderwijs uit van een (geldig) “onderscheidend beeld-merk, dat het woord Aruba en het concept van het handelsmerk Robin Ruth behelst” (rov. 4.1). Vervolgens stelt het Gerecht vast dat het Aruba-merk is ingeschreven op naam van Arubags sinds 10 juni 2010, zodat krachtens art. 2 lid 1 jo. lid 3 Merkenverordening Arubags in beginsel merkengerechtigd is tot dit teken. Het Gerecht vervolgt in de centrale overwegingen 4.3-4.5 als volgt: “4.3 Verweerders stellen dat sprake is van voorgebruik door hen van het beeldmerk vanaf 2004, welke stelling zij hebben onderbouwd met de onder 2.2. vermelde verklaring van hun leverancier van de door verweerders bestreden handelswaar. Arubags heeft (de juistheid en de betrouwbaarheid van ) die verklaring niet of onvoldoende bestreden. Arubags heeft in dit verband opgemerkt dat zij die leverancier wel zou willen horen, maar niet meer dan dat. Dat betekent dat, als niet of onvoldoende gemotiveerd betwist, vast komt te staan dat de bestreden handelswaar van verweerders reeds was voorzien van het beeldmerk, op het moment dat Arubags dat registreerde of liet inschrijven bij het Arubaanse Bureau voor de intelligente (bedoel is: intellectuele, A-G) eigendom op 10 juni 2010. Dat voorgebruik staat op de voet van het eerste lid van artikel 2 van de Merkenverordening aan het recht tot uitsluitend gebruik van het beeldmerk door Arubags in de weg. 4.4 Ter zitting heeft Arubags nog nader gesteld dat zij met betrekking tot het merk Robin Ruth een (feitelijke) licentie heeft en dat het beeldmerk (ook met andere woorden dan Aruba) al geruime tijd juridisch eigendom is van ene [betrokkene 2], ten aanzien waarvan Arubags als distributeur krachtens artikel 10.5 van de distributieovereenkomst gerechtigd is om op te treden tegen inbreuken daarop. Die door verweerders betwiste stelling wordt, wat daarvan ook zij, gepasseerd omdat die onvoldoende is onderbouwd. Het had in dit verband op de weg gelegen van Arubags om op zijn minst de overeenkomst, waarop zij zich beroept, in het geding te brengen. Hier komt nog bij dat voldoende helder gesteld noch gebleken is vanaf wanneer en waar precies het beeldmerk (me andere woorden dan Aruba) elders dan in Aruba is ingeschreven of geregistreerd. 4.5 Vorenstaande brengt mee dat alle overige stellingen van partijen onbesproken kunnen blijven en dat het door Arubags gevorderde integraal zal worden afgewezen.” 1.9 Arubags is van voornoemde beschikking, door het Hof – in cassatie onbestreden – aangeduid als vonnis, in hoger beroep gekomen. [verzoeker] c.s. hebben in persoon verweer gevoerd en partijen – [verzoeker] c.s. niet bijgestaan door een advocaat of gemachtigde – hebben de zaak nader toegelicht tijdens de pleidooien van 15 mei 2012. De pleitnota’s bevinden zich bij de stukken. 1.10 Bij (eind)vonnis van 14 augustus 2012, heeft het Hof de bestreden uitspraak van het Gerecht vernietigd en de vorderingen van Arubags goeddeels toegewezen. Dit niet op merkenrechtelijke, maar op auteursrechtelijke grondslag. Kort gezegd heeft het Hof daartoe aangenomen dat Arubags zich in hoger beroep ook op aan haar overgedragen auteursrecht heeft beroepen en heeft gesteld dat de litigieuze tassen daar inbreuk op maakten. Het Hof laat de merkenrechtelijke claim verder inhoudelijk onbesproken en doet de zaak af op auteursrechtinbreuk. Het Hof legt [verzoeker] c.s. op straffe van verbeurte van aan maximum verbonden dwangsommen een auteursrechtinbreukverbod op met nevenvorderingen, alsmede een veroordeling tot bij staat op te maken schadevergoeding, alsmede in de proceskosten. 1.11 [verzoeker] c.s. hebben tegen het vonnis van het Hof van 14 augustus 2012 tijdig beroep in cassatie ingesteld. Arubags heeft geconcludeerd tot verwerping. Arubags heeft haar respectieve standpunten vervolgens schriftelijk doen toelichten, waarna [verzoeker] c.s. nog hebben gerepliceerd. 2Bespreking van het cassatiemiddel 2.1 [verzoeker] c.s. hebben één middel van cassatie voorgedragen met 4 onderdelen (onder 1-4), voorafgegaan door een inleiding (onder 0). 2.2 Het middel is in de onderdelen 1-3 gericht tegen rov. 5.6: “Arubags doet in hoger beroep eveneens een beroep op een aan haar overgedragen auteursrecht ten aanzien van de Robin Ruth-tassen (beroepschrift onder 11, in verbinding met productie 8 sub 10).” 2.3 Onderdeel 1 klaagt dat het Hof ten onrechte auteursrechtinbreuk aan zijn beslissing ten grondslag heeft gelegd, omdat dit in strijd is met het door art. 6 EVRM erkende en naar het recht van het land Aruba (mede gelet op art. 52 en art. 128 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Aruba (hierna: RvA) vigerende verdedigingsbeginsel en/of de van het Hof als (appel)rechter op grond van art. 52 RvA (en art. 128 RvA) te vergen lijdelijkheid ten opzichte van partijen. Volgens de klacht heeft Arubags in haar beroepschrift onder 2-4 alleen een beroep gedaan op een haar toekomend merkrecht op tassen. In haar door het Hof in rov.

Dit artikel is verwant aan art. 149 Rv in Nederland. Kort gezegd houdt deze wettelijke regeling (in Aruba en in Nederland) in dat de rechter ambtshalve rechtsgronden moet aanvullen, maar dat niet met rechtsfeiten of feitelijke gronden mag doen. Dit is de weerslag van de partijautonomie en de lijdelijkheid van de burgerlijke rechter. 2.10 Maar het karakter van de Arubaanse appelrecht brengt wel een aantal bijzonderheden mee. Het volstaat om daaromtrent voorop te stellen dat een appellant bij het Hof niet verplicht, maar wel bevoegd is grieven aan te voeren (art. 271 RvA; dit geldt ook voor verzoekschriftprocedures, zie art. 429o lid 1 RvA). Het grievenstelsel zoals we dat in Nederland kennen, geldt niet in Aruba. Daar geldt een “afgezwakt grievenstelsel”, zoals Lewin dat noemt. Art. 269 RvA bepaalt verder dat het hoger beroep van het eindvonnis als regel tot gevolg heeft dat de hogere rechter ook kennis neemt van en oordeelt over de aan dat vonnis voorafgegane vonnissen en beschikkingen. Dat speelt niet in de onderhavige zaak, maar geeft wel aan dat de positie van de appelrechter in een Arubaanse zaak verschilt van een Nederlandse appelrechter. Belangrijk is dat het Hof volgens art. 281a RvA discretionaire bevoegdheid heeft ambtshalve recht te doen, “indien terzake geen middel is voorgesteld”. Datzelfde geldt voor verzoekschriftprocedures, art. 429q lid 6 RvA. Lewin wijst erop dat het begrip “ambtshalve” hier eigenlijk niet juist is, omdat het Hof slechts recht doet naar aanleiding van een ingesteld hoger beroep, dus niet ambtshalve. Het Hof is zodoende, anders dan in Nederland, bevoegd buiten de (eventueel aangevoerde) grieven (en kwesties van openbare orde) om tot vernietiging van de bestreden uitspraak te komen. Het betreft vanwege gebruik van het woord “kan” geen verplichting. Deze bevoegdheid geldt ook voor zaken die met een beschikking eindigen. Dit stelsel (geen verplichte grieven, ook tussenvonnissen meenemen en discretionaire bevoegdheid van de appelrechter buiten de grieven om te vernietigen) houdt verband met het feit dat in Aruba in eerste aanleg en in hoger beroep geen verplichte procesvertegenwoordiging bestaat. Met het instellen van hoger beroep is de zaak in beginsel in volle omvang aan het oordeel van de hoger beroepsrechter onderworpen, waarbij de rechter niet gebonden is aan de grieven. Lewin vat de ambtshalve bevoegdheden van de appelrechter in het kader van het afgezwakte grievenstelsel als volgt samen: “1. het hof mag, anders dan in Nederland in beginsel geldt, zijn eigen oordeel in de plaats stellen van een voor de appellant ongunstig oordeel van het Gerecht (…), die niet door een grief is bestreken (de eerste ambtshalve bevoegdheid); anderzijds mag het een dergelijke beslissing in stand laten; 2. in het geval dat een beslissing niet in strijd is met een bepaling van openbare orde, mag het Hof, anders dan in Nederland, de bestreden uitspraak niettemin buiten de grieven om vernietigen (de tweede ambtshalve bevoegdheid).” De appelrechter mag echter niet in strijd handelen met het fundamentele beginsel dat partijen over de wezenlijke elementen die ten grondslag liggen aan de rechterlijke beslissing, voldoende moeten zijn gehoord en niet mogen worden verrast met een beslissing waarmee zij, gelet op het verloop van het processuele debat, geen rekening behoefden te houden. In de woorden van Lewin, diss. p. 168: “Een beslissing is een ontoelaatbare verrassingsbeslissing indien zij naar objectieve maatstaven onvoldoende aansluit op het partijdebat en/of op eerdere overwegingen van de rechter. Het beginsel vloeit voort uit het beginsel van hoor en wederhoor.” Auteursrechtelijke grondslag? 2.11 Het Hof heeft in rov. 5.6 overwogen dat Arubags in hoger beroep eveneens een beroep heeft gedaan op een aan haar overgedragen auteursrecht ten aanzien van het in de Robin Ruth tassen belichaamde werk. 2.12 Dat is onjuist, althans onbegrijpelijk en levert een ontoelaatbare verrassingsbeslissing op. Arubags heeft aan haar vorderingen alleen merkinbreuk, althans onrechtmatig handelen (dat laatste zonder verdere duiding of uitwerking) ten grondslag gelegd, geen inbreuk op een aan haar zelf toekomend auteursrecht. De enige manier waarop Arubags auteursrecht (van een derde, niet van haar zelf) naar voren heeft gebracht is de volgende. Het verweer van [verzoeker] c.s. in eerste aanleg dat Arubags niet merkengerechtigd is naar Arubaans recht, omdat niet zij, maar [verzoeker] c.s. eerste gebruikers op Aruba zouden zijn sinds 2004 van het Aruba-teken op tassen, is gehonoreerd door het Gerecht (op basis van een schriftelijke verklaring van een leverancier van [verzoeker] c.s.). Arubags heeft zich in appel onder meer van de volgende stelling bediend om dit door [verzoeker] c.s. gestelde merkenrechtelijk voorgebruik te weerleggen: anterieur auteursrecht op het ontwerp voor Robin Ruth tassen van een derde, [betrokkene 2], stammend uit 2002. Zij doet dat in deze bewoordingen onder 11 van het beroepschrift: “11. Voorts wordt dit eventuele voorgebruik weerlegd met het bewijs dat het auteursrecht op de ROBIN RUTH tas aan dit voorgebruik vooraf gaat. Op grond van de Berner Conventie kan men ook in Aruba een beroep doen - en dat doet Arubags bij deze - op het auteursrecht van [betrokkene 2] op deze RR tassen. Dit recht gaat terug tot het eerste ontwerp in 2002.” Dit is alleen zo te begrijpen: Niet [verzoeker] c.s., maar [betrokkene 2] is eerdere gebruiker (overigens op grond van het hem toekomend auteursrecht op het ontwerp voor de Robin Ruth tassen, stammend uit 2002, dus eerder dan het gestelde voorgebruik van [verzoeker] c.s. uit 2004) van het Aruba-teken in merkenrechtelijke zin en – zo lijkt de onuitgesproken bijgedachte – wij, Arubags, hebben een (sub)licentie onder dit merk van (uiteindelijk) [betrokkene 2] (uit hoofde van de “sublicense and exclusieve distribution agreement”, prod. 8 beroepschrift). De pleitnota van Arubags in appel vangt in de derde alinea op p. 2 ook aan met de zin: “Het gaat om de vraag of sprake is van voorgebruik.” In de volgende alinea: “Mocht er op Arubags bewijslast rusten (…) dan wenst Arubags door middel van getuigen (…) aan te tonen dat zij de eerste in Aruba was/is die de tassen met daarop het beeldmerk van Arubags op de markt bracht.” Twee alinea’s verder: “Kort en goed: Arubags heeft op 10 juni 2010 haar beeld- en combi-merk gedeponeerd, waarbij gebruik is gemaakt van het woord “Aruba” en het concept van het trademerk Robin Ruth. Dat is uniek en van enig voorgebruik – door welke derde ook – is geen sprake geweest.” Allemaal in de sleutel van merkenrechtelijk voorgebruik, niet van auteursrecht van Arubags. Overigens is de laatste zin van het laatste citaat weer tegenstrijdig met de bij beroepschrift onder 11 ontwikkelde gedachte van een anterieur auteursrecht van een derde. Het woord auteursrecht komt in de pleitnota van Arubags in appel niet voor. 2.13 [verzoeker] c.s. hebben in hun verweerschrift in hoger beroep tegen de stelling, dat Arubags een beroep doet op het auteursrecht van [betrokkene 2] op de RR-tassen, geen (specifiek) verweer gevoerd. Zij hebben overigens wel in hun pleitnota in hoger beroep onder 8 gesteld: “Er is geen sprake van een auteursrecht van appellante op de tassen”. [verzoeker] c.s., in appel procederend zonder rechtsbijstand, is kennelijk ontgaan dat Arubags er zich helemaal niet op heeft beroepen, dat zij, Arubags, zelf auteursrechthebbende was met betrekking tot het ontwerp van de Robin Ruth tassen. Arubags heeft alleen gesteld dat [betrokkene 2] dat was (en dat dat de merkenrechtelijke voorgebruikclaim van [verzoeker] c.s. torpedeerde). Het is ook maar één zinnetje onder 8 van de pleitnota van [verzoeker] c.s.

2.22 Voor zover het Hof uit het door [verzoeker] c.s. bij pleidooi in appel gevoerde verweer heeft opgemaakt dat [verzoeker] c.s. hebben aangenomen dat aan Arubags auteursrechten zijn overgedragen, is dat eveneens zonder nadere motivering, die ontbreekt, onbegrijpelijk. Hiervoor werd in 2.13 bij de behandeling van onderdeel 1 al gezien dat dat alleen kan zijn gebaseerd op een geïsoleerde zin uit 8 van de pleitnota van [verzoeker] c.s. in hoger beroep. Voor de verwerping van die gedachte verwijs ik kortheidshalve naar 2.13. 2.23 Ik heb mij nog afgevraagd of het Hof de auteursrechtelijke grondslag heeft kunnen bijbrengen op grond van art. 52 RvA. Naast merkinbreuk heeft Arubags zich beroepen op (niet nader geduid) onrechtmatig handelen door [verzoeker] c.s. Ik zie geen ruimte om via aanvulling van rechtsgronden die onrechtmatige daadsgrondslag in te vullen met: auteursrechtinbreuk. Ook dan valt niet te begrijpen hoe het Hof gelet op de stellingen van Arubags zelf en hetgeen [verzoeker] c.s. daar tegen hebben ingebracht, heeft kunnen komen tot het aannemen van een eigen auteursrecht van Arubags op het ontwerp voor de Robin Ruth tassen. In het geval [betrokkene 2] aan het geding deel zou nemen, zou dat mogelijk anders zijn geweest. 2.24 Onderdeel 4, dat zich richt tegen de rov. 5.7-5.14, bouwt voort op gegrondbevinding van de in de eerdere onderdelen belichaamde klachten. Nu die slagen, is daarmee ook dit onderdeel gegrond.

De conclusie strekt tot vernietiging en verwijzing. De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, Advocaat-Generaal Zie rov. 2.1-2.2 van de beschikking van het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna ook: het Gerecht) van 16 augustus 2011, waarnaar het Hof in rov. 4 van het vonnis van 14 augustus 2012 heeft verwezen. Voor een beter begrip geef ik ook enkele andere vaststaande feiten aan. Dat betreft – naast de aanvulling in 1.2 dat het de productie bij pleitnota in eerste aanleg betreft – hetgeen hierna in 1.3 t/m 1.6 is weergegeven. Terzijde: In de schriftelijke toelichting (s.t.) namens Arubags lijkt in de laatste alinea onder 3 te staan dat dit een overdracht van [betrokkene 2] aan Arubags zou zijn: “(…) en als prod. 7 is een “Deed of Assignment” van [betrokkene 2] aan A&M overgelegd”. Deze suggestie is onjuist, het is andersom: Arubags is “Assignor” en [betrokkene 2] “Assignee”. Het merk is overgedragen door Arubags aan [betrokkene 2]. Mogelijk heeft dit ertoe geleid dat in de s.t. de gedachte is postgevat dat het auteursrecht van [betrokkene 2] waar in het kader van het merkenrechtelijke voorgebruik door Arubags beroep op is gedaan, zou zijn overgedragen door [betrokkene 2] aan Arubags (waarvan geen sprake is). In de s.t. onder 4 staat immers dat Arubags zich “krachtens de door haar ingeroepen afspraak, op dat auteursrecht kan beroepen”. Met die “ingeroepen afspraak” kan blijkens de context alleen evenbedoelde akte van merkoverdracht van 16 maart 2011 bedoeld zijn, waarbij helemaal geen auteursrecht is overgedragen. Als bedoeld is de als prod. 8 beroepschrift (de s.t. spreekt van prod. G, maar die ontbreekt in het beroepschrift) overgelegde merken(sub)licentieovereenkomst, dan is dat ook onjuist, omdat daarin geen sprake is van auteursrechtoverdracht of auteursrechtlicentie. Zie daarvoor ook hetgeen volgt in noot 28. Deze onjuiste gedachtegang lijkt door te werken in de hele s.t. zijdens Arubags, waarmee de essentie van de zaak in cassatie onjuist is benaderd. Kennelijk is de overdracht van het merk aan [betrokkene 2] bij akte van 16 maart 2003 (prod. 7 bij brief van 10 mei 2011 in 1e aanleg overgelegd, ook als prod. 7 beroepschrift) niet door [betrokkene 2] ingeschreven, in weerwil van diens verplichting daartoe uit art. 2 van die akte – daarover is althans niets te vinden in de stukken. Nu deze overdracht wel in eerste aanleg al bekend was, had het Gerecht de zaak ook kunnen afwijzen op de grond dat Arubags ten tijde van wijzen van de beschikking geen merkhouder meer was. Dat is niet gebeurd en dat is in appel en cassatie verder niet aangeroerd. In rov. 5.1 van het vonnis heeft het Hof overwogen dat Arubags zich in eerste aanleg uitsluitend heeft beroepen op haar op 10 juni 2010 op de voet van art. 5 Merkenverordening ingeschreven merk. Het gaat volgens het Hof in deze zaak dan ook niet om een verzoek tot nietigverklaring van een inschrijving uit hoofde van art. 10 lid 1 Merkenverordening, maar om een door Arubags verlangd “rechterlijk gewijsde” bedoeld in art. 10 lid 2 Merkenverordening. Daarom is naar het oordeel van het Hof geen sprake van een zaak waarin een beschikking wordt gegeven. Het cassatieverzoekschrift is op 13 november 2012 ingekomen. Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom 2, p. 71-73. Zie art. 2 lid 1 Merkenverordening, aldus ook (in cassatie onbestreden) rov. 5.2 van het beroepen vonnis en de website van “Gobierno di Aruba” onder het lemma intellectuele eigendom/merkenrecht: http://www.overheid.aw/index.asp?nmoduleid=19&wgid=6&sc=0&spagetype=21&nPageID=891&nCMSPageType=1#merkenrecht Het huidige in Nederland geldende Beneluxmerkenrecht en Gemeenschapsmerkenrecht gaat uit van een depot- of aanvraagstelsel voor merkenverkrijging. Vanwege de sterke verwantschap met de oude Nederlandse Merkenwet van 1893 – de voorganger van resp. de Benelux Merkenwet (BMW, die, met verscheidene wijzigingen, gold vanaf 1971 tot september 2006) en het nu in Nederland geldende Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE, geldend vanaf 1 september 2006) – kan voor een nadere duiding van het Arubaanse merkenrecht worden teruggegrepen op oude Nederlandse handboeken: Dorhout Mees, Kort begrip van het Nederlands handelsrecht, 4e druk, 1964, nrs. 247-365e en Drucker/Bodenhausen bewerkt door Wichers Hoeth, Kort begrip van het recht betreffende de industriele en intellectuele eigendom, 1966, p. 67-132. Art. 2 lid 3 Merkenverordening: “Behoudens bewijs van het tegendeel (…), wordt hij, die van een merk het eerst overeenkomstig artikel 5 inschrijving heeft verzocht, geacht de eerste gebruiker van dat merk te zijn.” “Voorgebruik” wordt in het Nederlandse merkenrecht onder de BMW en BVIE (en voor het Gemeenschapsmerkenrecht is dat niet anders) specifiek gebruikt in verband met depot te kwader trouw, een figuur die naar Arubaans merkenrecht niet bestaat; althans kent dit recht niet de mogelijkheid om te kwader trouw gedeponeerde merken nietig te verklaren, zie HR 17 februari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AT6021, NJ 2006, 155, BIE 2006, 95. Arubaans merkenrecht is ook in die zin verschillend van huidig Nederlands en Gemeenschapsmerkenrecht, dat symbolisch of zeer minimaal (eerste) gebruik van een teken, alleen gericht op rechtsverkrijging, kan volstaan om merkenrecht te verkrijgen, zie naast evengenoemd arrest ook HR 8 januari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK3164, NJ 2010, 42. In cassatie is dit niet rechtstreeks van belang, omdat daar alleen de vraag speelt of het Hof de vorderingen kon toewijzen op auteursrechtelijk grondslag. Bij pleidooi in eerste aanleg hebben [verzoeker] cs gesteld (1e en 2e alinea): “De handelsnaam dan wel het merk “Robin Ruth” staat niet (meer) ter discussie omdat verweerders nimmer gebruik van deze naam dan wel dit merk hebben gemaakt. Voorts blijkt uit de producties van verzoekster dat zij alle rechten op deze naam dan wel dit merk op 16 maart 2011 aan ene [betrokkene 2] heeft overgedragen. Verzoekster heeft dus geen belang (meer) bij haar vordering voor zover de vordering betrekking heeft op het merk/de naam Robin Ruth. Blijft dan de naam “Aruba” over.” Het Gerecht laat deze kwestie veronderstellenderwijs daar. In appel hebben [verzoeker] c.s. in hun pleitnota onder 5 gesteld: “Het merk Robin Ruth (productie 5 van appellante) komt niet voor op de tassen van appellante laat staan op de tassen van [verzoekster 1]. De tassen van appellante dragen het merk door middel van een kaartje dat aan de tas hangt (productie 7). Dat kaartje hebben de tassen van [verzoekster 1] niet.” Zie ook prod. 6 verweerschrift in appel, eerder hiervoor verkleind afgebeeld in 2.8. Het Hof overweegt vervolgens in rov. 5.9 dat “(b)ij de pretense namaaktassen (…) niet van het Robin Ruth-teken (…) gebruik (is) gemaakt.” http://www.robin-ruth.com/en/new-collection Zie voor verdere achtergronden Lewin, Het hoger beroep en het cassatieberoep in burgerlijke zaken in de Nederlandse Antillen en Aruba, (diss.) 2010, nrs. 3.3.4 - 3.6.2, 3.7 - 3.9; Hugenholtz/Heemskerk/Groefsema, Hoofdlijnen van het burgerlijk procesrecht van de Nederlandse Antillen en Aruba, 2009, nrs. 72 e.v., i.h.b. nr. 80 over ambtshalve aanvulling en Ras/Lewin, De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken in de Nederlandse Antillen en Aruba, 2008, nrs. 24, 30a e.v. en 43 e.v. Hugenholtz/Heemskerk/Groefsema, a.w. nt. 12, nr. 80. Beenders 2012, T&C Rv, art. 149 Rv, aant.

5.6 aangehaalde passage uit haar beroepschrift onder 11 in verbinding met productie 8 sub 10 (een licentieovereenkomst) beroept Arubags zich alleen op auteursrecht ter weerlegging van het beroep op merkenrechtelijk relevant voorgebruik, dat het Gerecht had gehonoreerd en aan afwijzing van de vorderingen van Arubags ten grondslag had gelegd. In het door [verzoeker] c.s. zelf (niet bijgestaan door een gemachtigde of advocaat) opgestelde verweerschrift wordt volgens het onderdeel ook niet ingegaan op deze stelling dat een auteursrecht van een derde in de weg staat aan merkenrechtelijk relevant voorgebruik. In haar pleitnota in appel heeft Arubags gesteld dat “het gaat om de vraag of sprake is van voorgebruik” en zij heeft uitsluitend dáárover stellingen aangevoerd. Zij heeft geen (inbreuk op een) haar toekomend auteursrecht aan haar vorderingen ten grondslag gelegd, terwijl [verzoeker] c.s. bij pleidooi in appel (zonder bijstand van een gemachtigde) het gestelde auteursrecht vervolgens inhoudelijk hebben betwist. Volgens het eerste deel van onderdeel 1 mocht het Hof hier geen auteursrechtinbreuk aan de vorderingen van Arubags ten grondslag leggen. Althans is volgens het tweede deel van onderdeel 1 hoe dan ook de uitleg van de gedingstukken door het Hof onbegrijpelijk dat Arubags - voldoende kenbaar voor [verzoeker] c.s. - een auteursrecht (van [betrokkene 2]) aan haar vorderingen ten grondslag heeft gelegd. 2.4 Onderdeel 2 klaagt dat het oordeel van het Hof dat Arubags in appel een beroep doet op een “aan haar overgedragen” auteursrecht ten aanzien van de Robin Ruth tassen (en zo’n auteursrecht heeft en daarop haar vorderingen baseert) verder onjuist, onbegrijpelijk en/of ontoereikend is gemotiveerd. Het Hof mocht volgens het onderdeel, mede gelet op art. 52 en/of art. 128 RvA, zo’n overdracht niet “spontaan” bijbrengen, laat staan als grondslag voor de vorderingen van Arubags, nu immers Arubags daarover niets heeft gesteld en zij, in tegendeel, heeft gewezen op een auteursrecht van een ander - [betrokkene 2] - op het ontwerp voor deze Robin Ruth tassen, wat een aan Arubags toekomend auteursrecht uitsluit. In elk geval is de uitleg van het Hof van de gedingstukken volgens dit onderdeel onbegrijpelijk. In de door het Hof aangehaalde prod. 8, onder 10, een “Sub-license and exclusive distribution agreement” tussen RND en Arubags, valt het tegendeel te lezen van een auteursrechtoverdracht aan Arubags. Art. 10.1 van deze overeenkomst laat geen misverstand dat, zoals Arubags zelf ook heeft gesteld, [betrokkene 2] rechthebbende is en bleef op alle IE-rechten. Uit art. 10.3 valt uitsluitend af te leiden dat aan Arubags een gebruiksrecht is verleend ten aanzien van een merkrecht (zoals ook valt af te leiden uit rov. 4.4. van de beschikking van het Gerecht) en waaruit volgt dat die (andere) stelling door [verzoeker] c.s. is bestreden. Tegen deze achtergrond kon het Hof bij raadpleging van het, door Arubags niet ingeroepen, art. 10 van deze overeenkomst volgens het onderdeel niet tot de conclusie komen dat Arubags een auteursrecht overgedragen had gekregen. 2.5 Onderdeel 3 voegt daaraan toe dat aan het voorgaande niet kan afdoen dat [verzoeker] c.s. bij pleidooi in appel het bestaan van een auteursrecht hebben bestreden. Dat betoog respondeerde immers uitsluitend op het in de context van een merkenrechtelijk relevant voorgebruik gedane beroep op een auteursrecht van een ander. [verzoeker] c.s. hadden volgens het onderdeel geen enkele aanleiding te bestrijden dat Arubags zelf een auteursrecht toekwam, omdat Arubags daarop geen (kenbaar) beroep had gedaan. 2.6 Onderdeel 4 is een voortbouwende klacht en voert alleen aan dat op grond van het voorgaande ook de oordelen en de beslissingen van het Hof in rov. 5.7-5.14 en het dictum niet in stand kunnen blijven. Inleiding merkenrechtelijk 2.7 Voorop staat dat het Arubaanse merkenrecht aanzienlijk afwijkt van het merkenrecht in de overige landen van het koninkrijk. De Merkenverordening (Afkondigingsblad van Aruba (hierna: AB) 1989, nr. GT 46) gaat evenals de Antilliaanse Merkenlandsverordening van 1961 en de (oude) Nederlandse Merkenwet van 1893 dat deden, uit van een declaratief stelsel in plaats van een depot- of aanvraagstelsel (first to use i.p.v. first to file). Naar Arubaans merkenrecht ontstaat recht op een merk door eerste gebruik van een teken in Aruba, en niet pas na depot/aanvrage gevolgd door inschrijving/registratie. Inschrijving van een merk in Aruba levert zodoende niet meer dan een weerlegbaar vermoeden van eerste gebruik op. Dat is de reden dat [verzoeker] c.s. zich in deze zaak hebben ingespannen aan te tonen dat Arubags niet als eerste gebruik van het gestileerde Aruba-teken op tassen heeft gemaakt. Dat hebben zij gedaan door te wijzen op hun, in de in feitelijke instanties gewezen uitspraken met “voorgebruik” aangeduide, aan het depot van Arubags voorafgaande gebruik van dit teken op tassen in de beginjaren van deze eeuw (2002 en 2004), voorafgaand aan het depot door Arubags in 2010. 2.8 Een andere inleidende opmerking betreft de Robin Ruth tassen afkomstig van Arubags en de gewraakte inbreukmakende tassen van [verzoeker] c.s.. Beide zijn ten pleidooie in appel getoond (vgl. rov. 5.9 en 5.10 vonnis Hof) – een in IE-procedures vrij gebruikelijke gang van zaken, maar in cassatie niet (meer) voorhanden. Dat is in die zin een handicap, dat uit het dossier niet aanstonds duidelijk wordt, welke rol de twee ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerken (“Aruba” enerzijds en “Robin Ruth” anderzijds) en met name hun interactie (vlg. het raadselachtige “gebruikmaking van het concept van het merk Robin Ruth”) nu precies spelen. Ik doe een poging dit helder te krijgen. Bij verweerschrift in appel zijn de volgende (hier verkleind weergegeven) kopieën van foto’s overgelegd door [verzoeker] c.s. van tassen met Aruba-opdruk die zij stellen te verkopen: Afbeeldingen van de door Arubags op Aruba gevoerde Robin Ruth tassen ontbreken in het dossier. Bij inleidend verzoekschrift stelt Arubags onder 2 (in letterlijk dezelfde bewoordingen herhaald in haar pleitnota in eerste aanleg onder 1 en (met vervanging van het woord “gedaagden” door “geïntimeerden”) onder 2 van het beroepschrift en ten slotte opnieuw in de 7e alinea van haar pleitnota in hoger beroep): “In of omstreeks de week 45 van 2010 is bij gedaagden in hun shops aangetroffen tassen waarbij het woord “Aruba” over de gehele tas is gebruikt. Eiseres is sinds 10 juni 2010 rechthebbende op een beeld- en combi-merk (productie 4). Hierbij is gebruik gemaakt van het woord “Aruba” en het concept van het trademerk van Robin Ruth (productie 5).” Aanschouwing van de overgelegde inschrijvingen (vgl. hiervoor in 1.5) maakt niet inzichtelijk wat bedoeld kan zijn met “het concept van het trademerk Robin Ruth”. Het Gerecht neemt in rov. 4.1 veronderstellenderwijs aan “dat de (…) tassen zijn voorzien van een onderscheidend beeldmerk, dat het woord Aruba en het concept van het handelsmerk Robin Ruth behelst”, zonder nader inhoudelijk op dat “concept” in te gaan, nu het Gerecht dat in zijn wijze van afdoen in het midden kon laten. Als daarbij rov. 5.9 en 5.10 van het Hof worden betrokken wordt evenwel duidelijk wat bedoeld moet zijn: 5.9. Ter zitting zijn originele Robin Ruth-tassen getoond en pretense namaaktassen. Bij de pretense namaaktassen is niet van het Robin Ruth-teken (producties 5-6 van het beroepschrift) gebruik gemaakt.

In het vervolg van 8 bestrijden zij dat het ontwerp van deze tassen de auteursrechtelijke werktoets kan doorstaan (geen eigen karakter, geen persoonlijk stempel van de maker). 2.14 Het Hof maakt daar in rov 5.6 vervolgens van: Arubags doet in hoger beroep ook een beroep op een aan haar overgedragen auteursrecht ten aanzien van de Robin Ruth tassen (zie beroepschrift onder 11 en de sublicense etc. agreement onder 10). 2.15 Dat kan het hof alleen hebben gebaseerd op dat ene zinnetje uit 8 van de pleitnota van [verzoeker] c.s. in hoger beroep, maar gelet op de overige gedingstukken volstaat dat niet. Op een eigen aan haar toekomend auteursrecht heeft Arubags zich immers niet beroepen, zoals onderdeel 1 van het cassatiemiddel in het eerste gedeelte terecht aanvoert. Het onderdeel moet in zoverre slagen. Er is sprake van een verboden verrassingsbeslissing waarmee, gelet op het verloop van het processuele debat, geen rekening behoefde te worden gehouden. De insteek was en bleef: Er is geen sprake van terecht geclaimd voorgebruik voor [verzoeker] c.s., want er is een oudere auteursrechtelijke claim van een derde (aan wie wij, Arubags, overigens weer een merken(sub)licentierecht kunnen ontlenen). Het Hof heeft niet (op begrijpelijke wijze) uit dit debat kunnen afleiden dat Arubags zich in hoger beroep opeens op een eigen, aan haar overgedragen auteursrecht is gaan beroepen als tweede grondslag voor haar inbreukvordering met nevenvorderingen, naast de primaire merkenrechtelijke grondslag. De aanleiding en insteek van het auteursrechtelijke deel van het processuele debat is het Hof kennelijk uit het oog verloren. 2.16 Het tweede gedeelte van onderdeel 1 (het is onbegrijpelijk dat het Hof de gedingstukken zo uitlegt dat Arubags (voldoende kenbaar voor [verzoeker] c.s.) auteursrecht van [betrokkene 2] aan haar vorderingen ten grondslag legt) kan ik bij stand van zaken meen ik onbesproken laten. 2.17 De onderdelen 2 en 3 slagen ook. Zij richten zich tegen de zinsnede ‘(…) aan haar overgedragen auteursrecht (…)’ uit rov. 5.6. Het Hof heeft in die volzin aangenomen dat Arubags het auteursrecht van de Robin Ruth-tassen heeft overgedragen gekregen en daarbij twee vindplaatsen vermeld: het beroepschrift onder 11 en prod. 8 bij het beroepschrift onder 10. 2.18 Uit de door het Hof aangehaalde passage uit het beroepschrift, hiervoor weergegeven onder 2.12, kan niet worden afgeleid dat het auteursrecht op het ontwerp van die tassen aan Arubags is overgedragen. Het maakt juist duidelijk dat dit auteursrecht rust bij [betrokkene 2]. 2.19 Dat kan evenmin worden afgeleid uit de als prod. 8 beroepschrift overgelegde “sub-license and exclusive distribution agreement” tussen RND (Cyprus) Limited en Arubags als “distributor” van 1 januari 2011. De van deze overeenkomst integraal deel uitmakende bijlagen (exhibits A t/m D) zijn niet overgelegd in deze productie (of elders in de stukken), hetgeen een exacte beoordeling van dit stuk enigszins (maar niet beslissend) bemoeilijkt. Uit de considerans van dit door Engels recht beheerste contract volgt dat RND licentie is verschaft tot gebruik van een niet nader omschreven (met inschrijvingsnummer bijvoorbeeld) “trademark “Robin Ruth” voor in bijlage B opgesomde artikelen ( exhibit B, “the Products”, ontbreekt als gezegd in prod. 8). In deze sublicentieovereenkomst verleent RND aan Arubags sublicentie voor onder meer het land Aruba voor “the Products”. (Hoofd)licentiegeefster Holiday Products N.V. heeft RND volgens deze considerans bij brief van 23 december 2010 toestemming gegeven tot deze sublicentieverlening. Art. 10 van deze sublicentieovereenkomst, waar het hof in rov. 5.6. naar verwijst, luidt als volgt: “10. Intellectual Property 10.1 RND represents that Mr. [betrokkene 2] or one of his owned companies, is the owner of all rights in and title to all “Robin Ruth” trademarks, trade names, logos, symbols, domain names, models and designs, as well as in any and all copyrights, patents, trade secrets and other intellectual property rights, whether registered or not, and all know-how (the “Intellectual Property”) regarding the Products. RND represents also that Holiday Products N.y. is the exclusive beneficiary of trademark rights according to a License Agreements from September 8, 2008 and ../Ql/201 I (Exhibit D), that Holiday Products N.y. has all the power required to grant such rights to RND, and that it has granted RND exclusive usage rights in and to all Robin Ruth trademarks for the Territory and empowered it to grant such rights to DISTRIBUTOR hereunder. 10.2 RND represents that it holds all exclusive usage rights in and to all the Intellectual Property in the Territory regarding the Products and RND’s business, and that it has full authority to grant such rights to DISTRIBUTOR hereunder. 10.3 RND hereby grants DISTRIBUTOR the right to use the Trademark ROBIN RUTH for the purposes of identifying itself to the public as an authorized sub-licensee of the Products in the Territory and for advertising and otherwise promoting, marketing, offering for sale, sale, distribution, support and maintenance and otherwise dealing with any Products under this Agreement. 10.4 DISTRIBUTOR acknowledges, based on RND’s representation above, RND’S exclusive right in the intellectual Property regarding the Products. DISTRIBUTOR acknowledges that it has no rights, title or interest to the Intellectual Property regarding the Products (including Products models and designs) apart from the right to use the Trademark ROBIN RUTH with regard to the Products as set forth explicitly in this Agreement. DISTRIBUTOR shall take all commercially reasonable actions, customary to the field, to protect RND’S rights as set forth in this section 10.1, and upon RND’S request, shall, amongst others, execute any documents confirming RND’S beneficiary of such rights. 10.5 DISTRIBUTOR shall promptly notify RND, in writing, upon becoming aware of any and all infringement of the Intellectual Property regarding the Products in the Territory, and shall assist RND in any action deemed necessary by RND to protect such Intellectual Property.” Blijkbaar heeft [betrokkene 2] (met of zonder e in zijn achternaam) het hier aan Arubags in sublicentie verschafte merk Robin Ruth ingebracht in Holiday Products N.V., welke vennootschap weer licentie heeft gegeven aan RND met de bevoegdheid tot sublicentiëring voor onder meer Aruba, welke sublicentie is verschaft aan Arubags. Art. 10.1 bepaalt verder onder meer dat [betrokkene 2] auteursrechthebbende is met betrekking tot (ontwerpen voor) “the Products“. Of en zo ja welke tasontwerpen daar onder vallen, valt op grond van het dossier niet precies na te gaan, omdat exhibit B bij prod. 8 niet is overgelegd. 2.20 Maar zelfs als kan worden aangenomen dat het hier ontwerpen voor relevante tassen betreft, volgt uit prod. 8 hooguit dat [betrokkene 2] auteursrechthebbende is met betrekking tot het ontwerp voor de Robin Ruth tassen en Arubags sublicentieneemster onder het merk Robin Ruth. Uit de door het Hof vermelde vindplaatsen in rov. 5.6 kan zodoende, zonder nadere motivering, die ontbreekt, helemaal niet worden afgeleid dat Arubags auteursrechthebbende is (geworden na overdracht) met betrekking tot het ontwerp voor de Robin Ruth tassen. Ook lid 5 van art. 10 kan niet zo worden opgevat: dat is een in licentiecontracten volstrekt gebruikelijke clausule dat een (sub)licentienemer in geval van geconstateerde inbreuk zulks de merkenrechthebbende of sublicentiegever zal melden en bij inbreukacties bijstand zal verlenen. Overdracht van auteursrecht valt daar niet op te baseren. 2.21

1. Het artikel luidt: “Bij of na de verklaring waarbij hoger beroep wordt ingesteld, maar in alle gevallen binnen zes weken na de dag van deze verklaring, is de appellant of zijn gemachtigde bevoegd een ondertekende memorie, houdende de middelen waarop het hoger beroep gegrond is, vergezeld van zodanige bescheiden als hij geraden oordeelt, over te leggen aan of in te dienen bij de griffier van het gerecht in eerste aanleg, die van de ontvangst in voege als voren aantekening houdt.” Zie ook HR 10 november 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA8289, NJ 2001, 301 m.nt. HJS en HR 30 juni 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA6343, NJ 2000, 535. Zie over dit stelsel ook de conclusie onder 2.3 van mijn ambtgenoot Rank-Berenschot voor HR 11 juni 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL9541, RvdW 2010, 753, JAR 2010, 183. “Hoger beroep wordt ingesteld door indiening van een verzoekschrift ter griffie van de rechter in eerste aanleg. Artikel 270 is van overeenkomstige toepassing. (…) De appellant is bevoegd de middelen waarop het hoger beroep gegrond is te vermelden. (…)”. Ras/Lewin, a.w. nt. 12, hoofdstuk 2. Namelijk: tenzij bij de aantekening van het hoger beroep uitdrukkelijk het tegendeel is verlangd. Ras/Lewin, a.w. nt. 12, nr. 16. Zie Lewin diss., a.w. nt. 12, par. 3.8.1. Zie voor de achtergronden van art. 281a RvA dezelfde paragraaf. Vgl. Hugenholtz/Heemskerk/Groefsema, a.w. nt. 12, nr. 163, i.h.b. nt. 81 en nr. 162 en Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent 4 2012, nr. 97. Genuanceerd daarover Ras/Lewin, a.w. nt. 12, nr. 17 en 19. Ras/Lewin, a.w. nt. 12, nr. 24. Zie ook Lewin diss, a.w. nt. 12, p. 148. Vgl. o.a. HR 21 december 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD3997, NJ 2004, 34 m.nt. DA. Zie voor verdere rechtspraakgegevens en beschouwingen Lewin diss., a.w. nt. 12, par. 3.9. Zie ook Ras/Lewin, a.w. nt. 12, nr. 40 onder verwijzing naar het zojuist genoemde arrest: “het Hof (dient) (…) bij de uitoefening van ambtshalve bevoegdheden, ertegen te waken dat het een ontoelaatbare verrassingsbeslissing neemt” en par. 2.6. Onder 10 van haar beroepschrift voert zij eerst aan dat het Gerecht merkenrechtelijk voorgebruik alleen baseert op een vage verklaring van een leverancier van [verzoeker] c.s., waarbij zij dit voorgebruik betwist. Op zich is dit merkenrechtelijk “verwarrend” hier auteursrecht bij te halen – het had niet gehoeven; merkenrechtelijk zuiverder zou zijn geweest om te verwijzen naar eerste gebruik van het teken door [betrokkene 2] en (sub)licentieverlening aan Arubags. Fout is dit echter niet, omdat cumulatie van merkenrechtelijke en auteursrechtelijke bescherming – mits aan de verschillende vereisten voor bescherming van een merk en een auteursrechtelijk werk zijn voldaan – mogelijk is. Begrijpelijk is het wel: Alleen zo kan de merkenrechtelijke positie van Arubags mogelijk “gered” worden door vervolgens te wijzen op een haar verleende (sub)licentie van (uiteindelijk) [betrokkene 2]. Helemaal te beoordelen is dit laatste dan weer niet, omdat vanwege het ontbreken van exhibit A bij de sublicentieovereenkomst niet kan worden achterhaald op welk(e) merk(en) deze sublicentieverlening betrekking heeft. Dit gebeurt vaak om fiscale redenen. Voor overdracht van auteursrecht in Aruba is een akte vereist, vgl. art. 2 lid 2 Auteursverordening, AB 2003 no. GT 10. De overeenkomst van prod. 8 is niet aan te merken als een akte tot auteursrechtoverdracht van het door het Hof bedoelde auteursrecht. In de processtukken heb ik een dergelijke stelling ook nergens aangetroffen. Het betoog in de s.t. namens Arubags in 14-17 dat Arubags zich krachtens afspraak met [betrokkene 2] “als licentiehouder, op het auteursrecht kan beroepen” bouwt naar mijn indruk mogelijk voort op de hiervoor in noot 2 bedoelde verkeerde voorstelling van zaken of suggestie dat sprake zou zijn van een merkoverdracht van [betrokkene 2] aan Arubags (terwijl dat andersom is) en dat Arubags zich “krachtens de door haar ingeroepen afspraak” op auteursrecht (van [betrokkene 2]) zou kunnen beroepen, wat niet klopt. Althans is geen sprake van een auteursrechtelijke licentie, niet op basis van evenbedoelde als prod. 7 bij beroepschrift overgelegde akte van merkoverdracht en evenmin op basis van de als prod. 8 bij beroepschrift overgelegde merken(sub)licentieovereenkomst. Dat daarin een auteursrechtlicentie besloten zou liggen vanwege vermelding van “all copyrights” in art. 10.1, zoals in de s.t. zijdens Arubags onder 15 wordt gesteld, omdat “de formulering (…) kennelijk uitputtend (is) bedoeld des dat deze alle intellectuele eigendomsrechten betreft”, zodat het gegeven “(d)at het auteursrecht aan [betrokkene 2] toebehoort, (…) niet uit(sluit) dat (Arubags) zich op grond van de (via RND) daarover gemaakte afspraken beroept (kennelijk is bedoeld: op dit auteursrecht, A-G), berust op een onjuiste lezing van de overeenkomst en mist feitelijke grondslag. In art. 10.3 wordt alleen een merken(sub)licentie verschaft. Er is geen sprake van afspraken over bedoeld auteursrecht in deze overeenkomst, art. 10.1 geeft alleen weer wat de rechtenpositie van de betrokken partijen is, alvorens in art. 10.3 uitsluitend een merken(sub)licentie af te spreken – een in IE-licentieovereenkomsten volstrekt gebruikelijke wijze van redigeren. De stelling bij s.t. onder 16 dat de woorden “aan haar overgedragen auteursrecht” in rov 5.6 zouden moeten worden begrepen als “een door Arubags op grond van gemaakte afspraken in te roepen (licentie-)recht” miskent het fundamentele verschil tussen overdracht van een IE-recht en toestemming tot gebruik onder een dergelijk recht, in het spraakgebruik licentie genoemd. Het verliest daarbij ook uit het oog dat de sublicentieovereenkomst wordt beheerst door Engels recht, dat contracten veel letterlijker uitlegt dan op grond van de wils-vertrouwensleer gebeurt (op grond waarvan overigens evenmin tot een overdracht of licentie onder [betrokkene 2]’s auteursrechten kan worden gekomen). Voor zover hier (weer) op de akte van merkoverdracht gedoeld wordt, gaat dat al helemaal niet op; daarin zijn geen auteursrechten aan de orde. Ras/Lewin, a.w. nt. 12, nr. 52b: “De reikwijdte van de positieve werking van art. 52 lijkt ver te zijn teruggedrongen door de inmiddels vaste rechtspraak dat de rechter zijn beslissing niet mag baseren op rechtsgronden (…) die weliswaar zouden kunnen worden afgeleid uit in het geding gebleken feiten en omstandigheden, maar die door de betreffende partij niet aan haar vordering (…) zijn ten grondslag gelegd.” In dit geval gaat het m.i. al mis bij de eerste hobbel: een auteursrechtelijk relevante positie van Arubags zelf m.b.t. de Robin Ruth tassen kan al niet uit de feiten worden gehaald, laat staan dat die aan haar vordering ten grondslag zijn gelegd.

5.6 aangehaalde passage uit haar beroepschrift onder 11 in verbinding met productie 8 sub 10 (een licentieovereenkomst) beroept Arubags zich alleen op auteursrecht ter weerlegging van het beroep op merkenrechtelijk relevant voorgebruik, dat het Gerecht had gehonoreerd en aan afwijzing van de vorderingen van Arubags ten grondslag had gelegd. In het door [verzoeker] c.s. zelf (niet bijgestaan door een gemachtigde of advocaat) opgestelde verweerschrift wordt volgens het onderdeel ook niet ingegaan op deze stelling dat een auteursrecht van een derde in de weg staat aan merkenrechtelijk relevant voorgebruik. In haar pleitnota in appel heeft Arubags gesteld dat “het gaat om de vraag of sprake is van voorgebruik” en zij heeft uitsluitend dáárover stellingen aangevoerd. Zij heeft geen (inbreuk op een) haar toekomend auteursrecht aan haar vorderingen ten grondslag gelegd, terwijl [verzoeker] c.s. bij pleidooi in appel (zonder bijstand van een gemachtigde) het gestelde auteursrecht vervolgens inhoudelijk hebben betwist. Volgens het eerste deel van onderdeel 1 mocht het Hof hier geen auteursrechtinbreuk aan de vorderingen van Arubags ten grondslag leggen. Althans is volgens het tweede deel van onderdeel 1 hoe dan ook de uitleg van de gedingstukken door het Hof onbegrijpelijk dat Arubags - voldoende kenbaar voor [verzoeker] c.s. - een auteursrecht (van [betrokkene 2]) aan haar vorderingen ten grondslag heeft gelegd. 2.4 Onderdeel 2 klaagt dat het oordeel van het Hof dat Arubags in appel een beroep doet op een “aan haar overgedragen” auteursrecht ten aanzien van de Robin Ruth tassen (en zo’n auteursrecht heeft en daarop haar vorderingen baseert) verder onjuist, onbegrijpelijk en/of ontoereikend is gemotiveerd. Het Hof mocht volgens het onderdeel, mede gelet op art. 52 en/of art. 128 RvA, zo’n overdracht niet “spontaan” bijbrengen, laat staan als grondslag voor de vorderingen van Arubags, nu immers Arubags daarover niets heeft gesteld en zij, in tegendeel, heeft gewezen op een auteursrecht van een ander - [betrokkene 2] - op het ontwerp voor deze Robin Ruth tassen, wat een aan Arubags toekomend auteursrecht uitsluit. In elk geval is de uitleg van het Hof van de gedingstukken volgens dit onderdeel onbegrijpelijk. In de door het Hof aangehaalde prod. 8, onder 10, een “Sub-license and exclusive distribution agreement” tussen RND en Arubags, valt het tegendeel te lezen van een auteursrechtoverdracht aan Arubags. Art. 10.1 van deze overeenkomst laat geen misverstand dat, zoals Arubags zelf ook heeft gesteld, [betrokkene 2] rechthebbende is en bleef op alle IE-rechten. Uit art. 10.3 valt uitsluitend af te leiden dat aan Arubags een gebruiksrecht is verleend ten aanzien van een merkrecht (zoals ook valt af te leiden uit rov. 4.4. van de beschikking van het Gerecht) en waaruit volgt dat die (andere) stelling door [verzoeker] c.s. is bestreden. Tegen deze achtergrond kon het Hof bij raadpleging van het, door Arubags niet ingeroepen, art. 10 van deze overeenkomst volgens het onderdeel niet tot de conclusie komen dat Arubags een auteursrecht overgedragen had gekregen. 2.5 Onderdeel 3 voegt daaraan toe dat aan het voorgaande niet kan afdoen dat [verzoeker] c.s. bij pleidooi in appel het bestaan van een auteursrecht hebben bestreden. Dat betoog respondeerde immers uitsluitend op het in de context van een merkenrechtelijk relevant voorgebruik gedane beroep op een auteursrecht van een ander. [verzoeker] c.s. hadden volgens het onderdeel geen enkele aanleiding te bestrijden dat Arubags zelf een auteursrecht toekwam, omdat Arubags daarop geen (kenbaar) beroep had gedaan. 2.6 Onderdeel 4 is een voortbouwende klacht en voert alleen aan dat op grond van het voorgaande ook de oordelen en de beslissingen van het Hof in rov. 5.7-5.14 en het dictum niet in stand kunnen blijven. Inleiding merkenrechtelijk 2.7 Voorop staat dat het Arubaanse merkenrecht aanzienlijk afwijkt van het merkenrecht in de overige landen van het koninkrijk. De Merkenverordening (Afkondigingsblad van Aruba (hierna: AB) 1989, nr. GT 46) gaat evenals de Antilliaanse Merkenlandsverordening van 1961 en de (oude) Nederlandse Merkenwet van 1893 dat deden, uit van een declaratief stelsel in plaats van een depot- of aanvraagstelsel (first to use i.p.v. first to file). Naar Arubaans merkenrecht ontstaat recht op een merk door eerste gebruik van een teken in Aruba, en niet pas na depot/aanvrage gevolgd door inschrijving/registratie. Inschrijving van een merk in Aruba levert zodoende niet meer dan een weerlegbaar vermoeden van eerste gebruik op. Dat is de reden dat [verzoeker] c.s. zich in deze zaak hebben ingespannen aan te tonen dat Arubags niet als eerste gebruik van het gestileerde Aruba-teken op tassen heeft gemaakt. Dat hebben zij gedaan door te wijzen op hun, in de in feitelijke instanties gewezen uitspraken met “voorgebruik” aangeduide, aan het depot van Arubags voorafgaande gebruik van dit teken op tassen in de beginjaren van deze eeuw (2002 en 2004), voorafgaand aan het depot door Arubags in 2010. 2.8 Een andere inleidende opmerking betreft de Robin Ruth tassen afkomstig van Arubags en de gewraakte inbreukmakende tassen van [verzoeker] c.s.. Beide zijn ten pleidooie in appel getoond (vgl. rov. 5.9 en 5.10 vonnis Hof) – een in IE-procedures vrij gebruikelijke gang van zaken, maar in cassatie niet (meer) voorhanden. Dat is in die zin een handicap, dat uit het dossier niet aanstonds duidelijk wordt, welke rol de twee ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerken (“Aruba” enerzijds en “Robin Ruth” anderzijds) en met name hun interactie (vlg. het raadselachtige “gebruikmaking van het concept van het merk Robin Ruth”) nu precies spelen. Ik doe een poging dit helder te krijgen. Bij verweerschrift in appel zijn de volgende (hier verkleind weergegeven) kopieën van foto’s overgelegd door [verzoeker] c.s. van tassen met Aruba-opdruk die zij stellen te verkopen: Afbeeldingen van de door Arubags op Aruba gevoerde Robin Ruth tassen ontbreken in het dossier. Bij inleidend verzoekschrift stelt Arubags onder 2 (in letterlijk dezelfde bewoordingen herhaald in haar pleitnota in eerste aanleg onder 1 en (met vervanging van het woord “gedaagden” door “geïntimeerden”) onder 2 van het beroepschrift en ten slotte opnieuw in de 7e alinea van haar pleitnota in hoger beroep): “In of omstreeks de week 45 van 2010 is bij gedaagden in hun shops aangetroffen tassen waarbij het woord “Aruba” over de gehele tas is gebruikt. Eiseres is sinds 10 juni 2010 rechthebbende op een beeld- en combi-merk (productie 4). Hierbij is gebruik gemaakt van het woord “Aruba” en het concept van het trademerk van Robin Ruth (productie 5).” Aanschouwing van de overgelegde inschrijvingen (vgl. hiervoor in 1.5) maakt niet inzichtelijk wat bedoeld kan zijn met “het concept van het trademerk Robin Ruth”. Het Gerecht neemt in rov. 4.1 veronderstellenderwijs aan “dat de (…) tassen zijn voorzien van een onderscheidend beeldmerk, dat het woord Aruba en het concept van het handelsmerk Robin Ruth behelst”, zonder nader inhoudelijk op dat “concept” in te gaan, nu het Gerecht dat in zijn wijze van afdoen in het midden kon laten. Als daarbij rov. 5.9 en 5.10 van het Hof worden betrokken wordt evenwel duidelijk wat bedoeld moet zijn: 5.9. Ter zitting zijn originele Robin Ruth-tassen getoond en pretense namaaktassen. Bij de pretense namaaktassen is niet van het Robin Ruth-teken (producties 5-6 van het beroepschrift) gebruik gemaakt.

In het vervolg van 8 bestrijden zij dat het ontwerp van deze tassen de auteursrechtelijke werktoets kan doorstaan (geen eigen karakter, geen persoonlijk stempel van de maker). 2.14 Het Hof maakt daar in rov 5.6 vervolgens van: Arubags doet in hoger beroep ook een beroep op een aan haar overgedragen auteursrecht ten aanzien van de Robin Ruth tassen (zie beroepschrift onder 11 en de sublicense etc. agreement onder 10). 2.15 Dat kan het hof alleen hebben gebaseerd op dat ene zinnetje uit 8 van de pleitnota van [verzoeker] c.s. in hoger beroep, maar gelet op de overige gedingstukken volstaat dat niet. Op een eigen aan haar toekomend auteursrecht heeft Arubags zich immers niet beroepen, zoals onderdeel 1 van het cassatiemiddel in het eerste gedeelte terecht aanvoert. Het onderdeel moet in zoverre slagen. Er is sprake van een verboden verrassingsbeslissing waarmee, gelet op het verloop van het processuele debat, geen rekening behoefde te worden gehouden. De insteek was en bleef: Er is geen sprake van terecht geclaimd voorgebruik voor [verzoeker] c.s., want er is een oudere auteursrechtelijke claim van een derde (aan wie wij, Arubags, overigens weer een merken(sub)licentierecht kunnen ontlenen). Het Hof heeft niet (op begrijpelijke wijze) uit dit debat kunnen afleiden dat Arubags zich in hoger beroep opeens op een eigen, aan haar overgedragen auteursrecht is gaan beroepen als tweede grondslag voor haar inbreukvordering met nevenvorderingen, naast de primaire merkenrechtelijke grondslag. De aanleiding en insteek van het auteursrechtelijke deel van het processuele debat is het Hof kennelijk uit het oog verloren. 2.16 Het tweede gedeelte van onderdeel 1 (het is onbegrijpelijk dat het Hof de gedingstukken zo uitlegt dat Arubags (voldoende kenbaar voor [verzoeker] c.s.) auteursrecht van [betrokkene 2] aan haar vorderingen ten grondslag legt) kan ik bij stand van zaken meen ik onbesproken laten. 2.17 De onderdelen 2 en 3 slagen ook. Zij richten zich tegen de zinsnede ‘(…) aan haar overgedragen auteursrecht (…)’ uit rov. 5.6. Het Hof heeft in die volzin aangenomen dat Arubags het auteursrecht van de Robin Ruth-tassen heeft overgedragen gekregen en daarbij twee vindplaatsen vermeld: het beroepschrift onder 11 en prod. 8 bij het beroepschrift onder 10. 2.18 Uit de door het Hof aangehaalde passage uit het beroepschrift, hiervoor weergegeven onder 2.12, kan niet worden afgeleid dat het auteursrecht op het ontwerp van die tassen aan Arubags is overgedragen. Het maakt juist duidelijk dat dit auteursrecht rust bij [betrokkene 2]. 2.19 Dat kan evenmin worden afgeleid uit de als prod. 8 beroepschrift overgelegde “sub-license and exclusive distribution agreement” tussen RND (Cyprus) Limited en Arubags als “distributor” van 1 januari 2011. De van deze overeenkomst integraal deel uitmakende bijlagen (exhibits A t/m D) zijn niet overgelegd in deze productie (of elders in de stukken), hetgeen een exacte beoordeling van dit stuk enigszins (maar niet beslissend) bemoeilijkt. Uit de considerans van dit door Engels recht beheerste contract volgt dat RND licentie is verschaft tot gebruik van een niet nader omschreven (met inschrijvingsnummer bijvoorbeeld) “trademark “Robin Ruth” voor in bijlage B opgesomde artikelen ( exhibit B, “the Products”, ontbreekt als gezegd in prod. 8). In deze sublicentieovereenkomst verleent RND aan Arubags sublicentie voor onder meer het land Aruba voor “the Products”. (Hoofd)licentiegeefster Holiday Products N.V. heeft RND volgens deze considerans bij brief van 23 december 2010 toestemming gegeven tot deze sublicentieverlening. Art. 10 van deze sublicentieovereenkomst, waar het hof in rov. 5.6. naar verwijst, luidt als volgt: “10. Intellectual Property 10.1 RND represents that Mr. [betrokkene 2] or one of his owned companies, is the owner of all rights in and title to all “Robin Ruth” trademarks, trade names, logos, symbols, domain names, models and designs, as well as in any and all copyrights, patents, trade secrets and other intellectual property rights, whether registered or not, and all know-how (the “Intellectual Property”) regarding the Products. RND represents also that Holiday Products N.y. is the exclusive beneficiary of trademark rights according to a License Agreements from September 8, 2008 and ../Ql/201 I (Exhibit D), that Holiday Products N.y. has all the power required to grant such rights to RND, and that it has granted RND exclusive usage rights in and to all Robin Ruth trademarks for the Territory and empowered it to grant such rights to DISTRIBUTOR hereunder. 10.2 RND represents that it holds all exclusive usage rights in and to all the Intellectual Property in the Territory regarding the Products and RND’s business, and that it has full authority to grant such rights to DISTRIBUTOR hereunder. 10.3 RND hereby grants DISTRIBUTOR the right to use the Trademark ROBIN RUTH for the purposes of identifying itself to the public as an authorized sub-licensee of the Products in the Territory and for advertising and otherwise promoting, marketing, offering for sale, sale, distribution, support and maintenance and otherwise dealing with any Products under this Agreement. 10.4 DISTRIBUTOR acknowledges, based on RND’s representation above, RND’S exclusive right in the intellectual Property regarding the Products. DISTRIBUTOR acknowledges that it has no rights, title or interest to the Intellectual Property regarding the Products (including Products models and designs) apart from the right to use the Trademark ROBIN RUTH with regard to the Products as set forth explicitly in this Agreement. DISTRIBUTOR shall take all commercially reasonable actions, customary to the field, to protect RND’S rights as set forth in this section 10.1, and upon RND’S request, shall, amongst others, execute any documents confirming RND’S beneficiary of such rights. 10.5 DISTRIBUTOR shall promptly notify RND, in writing, upon becoming aware of any and all infringement of the Intellectual Property regarding the Products in the Territory, and shall assist RND in any action deemed necessary by RND to protect such Intellectual Property.” Blijkbaar heeft [betrokkene 2] (met of zonder e in zijn achternaam) het hier aan Arubags in sublicentie verschafte merk Robin Ruth ingebracht in Holiday Products N.V., welke vennootschap weer licentie heeft gegeven aan RND met de bevoegdheid tot sublicentiëring voor onder meer Aruba, welke sublicentie is verschaft aan Arubags. Art. 10.1 bepaalt verder onder meer dat [betrokkene 2] auteursrechthebbende is met betrekking tot (ontwerpen voor) “the Products“. Of en zo ja welke tasontwerpen daar onder vallen, valt op grond van het dossier niet precies na te gaan, omdat exhibit B bij prod. 8 niet is overgelegd. 2.20 Maar zelfs als kan worden aangenomen dat het hier ontwerpen voor relevante tassen betreft, volgt uit prod. 8 hooguit dat [betrokkene 2] auteursrechthebbende is met betrekking tot het ontwerp voor de Robin Ruth tassen en Arubags sublicentieneemster onder het merk Robin Ruth. Uit de door het Hof vermelde vindplaatsen in rov. 5.6 kan zodoende, zonder nadere motivering, die ontbreekt, helemaal niet worden afgeleid dat Arubags auteursrechthebbende is (geworden na overdracht) met betrekking tot het ontwerp voor de Robin Ruth tassen. Ook lid 5 van art. 10 kan niet zo worden opgevat: dat is een in licentiecontracten volstrekt gebruikelijke clausule dat een (sub)licentienemer in geval van geconstateerde inbreuk zulks de merkenrechthebbende of sublicentiegever zal melden en bij inbreukacties bijstand zal verlenen. Overdracht van auteursrecht valt daar niet op te baseren. 2.21

1. Het artikel luidt: “Bij of na de verklaring waarbij hoger beroep wordt ingesteld, maar in alle gevallen binnen zes weken na de dag van deze verklaring, is de appellant of zijn gemachtigde bevoegd een ondertekende memorie, houdende de middelen waarop het hoger beroep gegrond is, vergezeld van zodanige bescheiden als hij geraden oordeelt, over te leggen aan of in te dienen bij de griffier van het gerecht in eerste aanleg, die van de ontvangst in voege als voren aantekening houdt.” Zie ook HR 10 november 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA8289, NJ 2001, 301 m.nt. HJS en HR 30 juni 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA6343, NJ 2000, 535. Zie over dit stelsel ook de conclusie onder 2.3 van mijn ambtgenoot Rank-Berenschot voor HR 11 juni 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL9541, RvdW 2010, 753, JAR 2010, 183. “Hoger beroep wordt ingesteld door indiening van een verzoekschrift ter griffie van de rechter in eerste aanleg. Artikel 270 is van overeenkomstige toepassing. (…) De appellant is bevoegd de middelen waarop het hoger beroep gegrond is te vermelden. (…)”. Ras/Lewin, a.w. nt. 12, hoofdstuk 2. Namelijk: tenzij bij de aantekening van het hoger beroep uitdrukkelijk het tegendeel is verlangd. Ras/Lewin, a.w. nt. 12, nr. 16. Zie Lewin diss., a.w. nt. 12, par. 3.8.1. Zie voor de achtergronden van art. 281a RvA dezelfde paragraaf. Vgl. Hugenholtz/Heemskerk/Groefsema, a.w. nt. 12, nr. 163, i.h.b. nt. 81 en nr. 162 en Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent 4 2012, nr. 97. Genuanceerd daarover Ras/Lewin, a.w. nt. 12, nr. 17 en 19. Ras/Lewin, a.w. nt. 12, nr. 24. Zie ook Lewin diss, a.w. nt. 12, p. 148. Vgl. o.a. HR 21 december 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD3997, NJ 2004, 34 m.nt. DA. Zie voor verdere rechtspraakgegevens en beschouwingen Lewin diss., a.w. nt. 12, par. 3.9. Zie ook Ras/Lewin, a.w. nt. 12, nr. 40 onder verwijzing naar het zojuist genoemde arrest: “het Hof (dient) (…) bij de uitoefening van ambtshalve bevoegdheden, ertegen te waken dat het een ontoelaatbare verrassingsbeslissing neemt” en par. 2.6. Onder 10 van haar beroepschrift voert zij eerst aan dat het Gerecht merkenrechtelijk voorgebruik alleen baseert op een vage verklaring van een leverancier van [verzoeker] c.s., waarbij zij dit voorgebruik betwist. Op zich is dit merkenrechtelijk “verwarrend” hier auteursrecht bij te halen – het had niet gehoeven; merkenrechtelijk zuiverder zou zijn geweest om te verwijzen naar eerste gebruik van het teken door [betrokkene 2] en (sub)licentieverlening aan Arubags. Fout is dit echter niet, omdat cumulatie van merkenrechtelijke en auteursrechtelijke bescherming – mits aan de verschillende vereisten voor bescherming van een merk en een auteursrechtelijk werk zijn voldaan – mogelijk is. Begrijpelijk is het wel: Alleen zo kan de merkenrechtelijke positie van Arubags mogelijk “gered” worden door vervolgens te wijzen op een haar verleende (sub)licentie van (uiteindelijk) [betrokkene 2]. Helemaal te beoordelen is dit laatste dan weer niet, omdat vanwege het ontbreken van exhibit A bij de sublicentieovereenkomst niet kan worden achterhaald op welk(e) merk(en) deze sublicentieverlening betrekking heeft. Dit gebeurt vaak om fiscale redenen. Voor overdracht van auteursrecht in Aruba is een akte vereist, vgl. art. 2 lid 2 Auteursverordening, AB 2003 no. GT 10. De overeenkomst van prod. 8 is niet aan te merken als een akte tot auteursrechtoverdracht van het door het Hof bedoelde auteursrecht. In de processtukken heb ik een dergelijke stelling ook nergens aangetroffen. Het betoog in de s.t. namens Arubags in 14-17 dat Arubags zich krachtens afspraak met [betrokkene 2] “als licentiehouder, op het auteursrecht kan beroepen” bouwt naar mijn indruk mogelijk voort op de hiervoor in noot 2 bedoelde verkeerde voorstelling van zaken of suggestie dat sprake zou zijn van een merkoverdracht van [betrokkene 2] aan Arubags (terwijl dat andersom is) en dat Arubags zich “krachtens de door haar ingeroepen afspraak” op auteursrecht (van [betrokkene 2]) zou kunnen beroepen, wat niet klopt. Althans is geen sprake van een auteursrechtelijke licentie, niet op basis van evenbedoelde als prod. 7 bij beroepschrift overgelegde akte van merkoverdracht en evenmin op basis van de als prod. 8 bij beroepschrift overgelegde merken(sub)licentieovereenkomst. Dat daarin een auteursrechtlicentie besloten zou liggen vanwege vermelding van “all copyrights” in art. 10.1, zoals in de s.t. zijdens Arubags onder 15 wordt gesteld, omdat “de formulering (…) kennelijk uitputtend (is) bedoeld des dat deze alle intellectuele eigendomsrechten betreft”, zodat het gegeven “(d)at het auteursrecht aan [betrokkene 2] toebehoort, (…) niet uit(sluit) dat (Arubags) zich op grond van de (via RND) daarover gemaakte afspraken beroept (kennelijk is bedoeld: op dit auteursrecht, A-G), berust op een onjuiste lezing van de overeenkomst en mist feitelijke grondslag. In art. 10.3 wordt alleen een merken(sub)licentie verschaft. Er is geen sprake van afspraken over bedoeld auteursrecht in deze overeenkomst, art. 10.1 geeft alleen weer wat de rechtenpositie van de betrokken partijen is, alvorens in art. 10.3 uitsluitend een merken(sub)licentie af te spreken – een in IE-licentieovereenkomsten volstrekt gebruikelijke wijze van redigeren. De stelling bij s.t. onder 16 dat de woorden “aan haar overgedragen auteursrecht” in rov 5.6 zouden moeten worden begrepen als “een door Arubags op grond van gemaakte afspraken in te roepen (licentie-)recht” miskent het fundamentele verschil tussen overdracht van een IE-recht en toestemming tot gebruik onder een dergelijk recht, in het spraakgebruik licentie genoemd. Het verliest daarbij ook uit het oog dat de sublicentieovereenkomst wordt beheerst door Engels recht, dat contracten veel letterlijker uitlegt dan op grond van de wils-vertrouwensleer gebeurt (op grond waarvan overigens evenmin tot een overdracht of licentie onder [betrokkene 2]’s auteursrechten kan worden gekomen). Voor zover hier (weer) op de akte van merkoverdracht gedoeld wordt, gaat dat al helemaal niet op; daarin zijn geen auteursrechten aan de orde. Ras/Lewin, a.w. nt. 12, nr. 52b: “De reikwijdte van de positieve werking van art. 52 lijkt ver te zijn teruggedrongen door de inmiddels vaste rechtspraak dat de rechter zijn beslissing niet mag baseren op rechtsgronden (…) die weliswaar zouden kunnen worden afgeleid uit in het geding gebleken feiten en omstandigheden, maar die door de betreffende partij niet aan haar vordering (…) zijn ten grondslag gelegd.” In dit geval gaat het m.i. al mis bij de eerste hobbel: een auteursrechtelijk relevante positie van Arubags zelf m.b.t. de Robin Ruth tassen kan al niet uit de feiten worden gehaald, laat staan dat die aan haar vordering ten grondslag zijn gelegd.