ECLI:NL:OGEABES:2024:130

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN BONAIRE, SINT EUSTATIUS EN SABA zittingsplaats Bonaire Zaaknummer: BON202200211 Vonnis d.d. 20 november 2024 inzake 1 1.de vennootschap naar buitenlands rechtSOCIÉTÉ JAS HENNESSY & CO, gevestigd te Cognac, Frankrijk, 2. de vennootschap naar buitenlands recht MHCS, gevestigd te Epernay, Frankrijk, 3. de vennootschap naar buitenlands recht POLMOS ŻYRARDÓW SP. Z O.O., gevestigd te Żyrardów, Polen, eiseressen, gemachtigden: mrs. L.F. Herben en C.S. Mastenbroek, tegen 1de naamloze vennootschap J.C. HERRERA N.V., gevestigd te Bonaire, gedaagde, gemachtigden mrs. P.M. Noordhoek en L.F.F.M. Drissen, 2. de besloten vennootschap ZHUNG KONG B.V., gevestigd te Bonaire, gedaagde, gemachtigde mr. S.A. Hortencia. Partijen zullen hierna afzonderlijk Hennessy, MHCS, Polmos, althans gezamenlijk eiseressen en Herrera en Zhung Kong, althans gezamenlijk gedaagden genoemd worden. 1Het verdere procesverloop 1.1. Het verdere procesverloop blijkt uit: - het vonnis in het incident d.d. 21 december 2022 (toewijzing vrijwaring); - de conclusies van antwoord (ook in vrijwaring); - de akte vermindering van eis, tevens akte overlegging producties 9 tot en met 32 ingediend op 29 februari 2024; - de brief met producties 2 tot en met 4 zijdens Zhung Kong d.d. 1 maart 2024; - de mondelinge behandeling van 6 maart 2024; - de pleitaantekeningen van de gemachtigden. 1.2. Tijdens de mondelinge behandeling is de vordering in vrijwaring jegens Caribbean Shipstores N.V. en Brands Collection B.V. door Zhung Kong ingetrokken. 1.3. Vonnis is nader bepaald op heden. 2De vordering en het verweer 2.1. Eiseressen vorderen, na vermindering van eis, dat het gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis: Staken en gestaakt houden van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten I. a. Voor wat betreft Hennessy ten aanzien van Herrera: Herrera te veroordelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis, iedere directe, indirecte en/of gefaciliteerde inbreuk op de in het verzoekschrift genoemde merkrechten van Hennessy op Bonaire te staken en gestaakt te houden, waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot het aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of gebruiken, alsmede het voor deze doeleinden in voorraad hebben van de inbreukmakende producten; alsmede Herrera te veroordelen met onmiddellijke ingang het onrechtmatig handelen jegens Hennessy als gevolg van de overtreding op het geldende Besluit etikettering van levensmiddelen en de zorgvuldigheidsnormen die Herrera ten aanzien van Hennessy dient te hanteren, te verbieden. b. Voor wat betreft MHCS en Polmos ten aanzien van Zhung Kong: Zhung Kong te veroordelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis, iedere directe, indirecte en/of gefaciliteerde inbreuk op de in het verzoekschrift genoemde merkrechten auteursrechten van MHCS en Polmos op Bonaire te staken en gestaakt te houden, waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot het aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of gebruiken, alsmede het voor deze doeleinden in voorraad hebben van de inbreukmakende producten; alsmede Zhung Kong te veroordelen met onmiddellijke ingang het onrechtmatig handelen jegens MHCS en Polmos als gevolg van de overtreding op het geldende Besluit etikettering van levensmiddelen en de zorgvuldigheidsnormen die Zhung Kong ten aanzien van MHCS en Polmos dient te hanteren, te verbieden. II. Herrera en Zhung Kong te veroordelen tot betaling aan Hennessy, MHCS en/of Polmos van een dwangsom ter hoogte van USD 5.000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat, dan wel – ter keuze van Hennessy, MHCS en/of Polmos – USD 500 voor ieder inbreukmakend product, waarmee Herrera en Zhung Kong (ieder afzonderlijk) geheel of gedeeltelijk in strijd handelen met de aan hen onder I gegeven verboden en bevelen, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van USD 50.000 althans een door het gerecht in goede justitie te bepalen dwangsom. Recall en vernietiging III. Herrera en Zhung Kong te bevelen om uiterlijk binnen vijf dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis de voornoemde inbreukmakende flessen uit het handelsverkeer, dus bij professionene afnemers, op Bonaire op eigen kosten terug te roepen (recall) door middel van een duidelijk leesbare brief aan alle professionele afnemers van Herrera en Zhung Kong waarin wordt verzocht om zo spoedig mogelijk de (nog resterende voorraad) inbreukmakende producten per ommegaande te retourneren aan Herrera en Zhung Kong waarbij de advocaten van Hennessy, MHCS en Polmos gelijktijdig worden voorzien van een kopie van deze brieven, en deze binnen twee maanden na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis aan Hennessy, MHCS en Polmos over te dragen ter vernietiging op kosten van Herrera en Zhung Kong. IV Herrera en Zhung Kong te veroordelen tot betaling aan Hennessy, MHCS, en/of Polmos van een dwangsom ter hoogte van USD 500 voor iedere dag of gedeelte van een dag, dan wel – ter keuze van Hennessy, MHCS en/of Polmos – USD 1.000 voor ieder inbreukmakend product, waarmee Herrera en Zhung Kong (ieder afzonderlijk) geheel of gedeeltelijk in strijd handelen met de aan hen onder III gegeven verboden en bevelen, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van USD 50.000 althans een door het gerecht in goede justitie te bepalen dwangsom. Opgave V. Herrera en Zhung Kong te veroordelen om op eigen kosten binnen een maand na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis aan de advocaten van Hennessy, MHCS en Polmos, schriftelijk opgave te doen, gerangschikt per type/soort/kleur product en per leverancier, producent of distributeur en commerciële afnemer, welke opgave ter staving vergezeld dient te zijn van goed leesbare en niet-geanonimiseerde kopieën van alle relevante brondocumenten (waaronder in ieder geval maar niet beperkt tot facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, voorraadadministraties op alle relevante data, douanestukken, e-mails en overige correspondentie), van: a. de leverancier(s), maker(s), producent(en), distributeur(s), verkoper(s), vervoerder(s) en afnemer(s) (niet zijnde consumenten) van de in het verzoekschrift bedoelde inbreukmakende producten, die zijn aangeboden, in de handel gebracht, ingevoerd, uitgevoerd, gebruikt en/of voor deze doeleinden in voorraad zijn of zijn gehouden; b. de aan Herrera en Zhung Kong aangeboden dan wel geleverde totale aantallen van de in dit verzoekschrift bedoelde inbreukmakende producten, onder vermelding van de inkoopprijzen en leverdata; c. het aantal van de in dit verzoekschrift bedoelde inbreukmakende producten die Herrera en Zhung Kong aan commerciële afnemers en/of aan consumenten hebben verkocht en/of geleverd, onder vermelding van de verkoopprijzen en verkoop-/leverdata; d.

3.1. Het gerecht stelt voorop dat Hennessy vorderingen heeft ingesteld tegen Herrera en dat MHCS en Polmos vorderingen hebben ingesteld tegen Zhung Kong. De deelvorderingen dienen ook als zodanig te worden gelezen. Nu de vorderingen met elkaar samenhangen dan wel aan elkaar verknocht zijn, lenen ze zich voor gezamenlijke behandeling. Wettelijke grondslag van de vorderingen van Hennessy c.s. 3.2. Eiseressen baseren hun vorderingen op artikel 23 lid 8 Wet merken BES (‘WMB’): “Het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.” 3.3. Zij stellen voorts dat de verkoop van gedecodeerde flessen door Herrera en Zhung Kong onrechtmatig is in de zin van artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek. Precedent 3.4. In hoge mate vergelijkbare zaken zijn al eerder door merkgerechtigden aan de gerechten in eerste aanleg, het gemeenschappelijk hof en de Hoge Raad voorgelegd: Hoge Raad 1 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA3525 (Diageo vs. Esperamos c.s., kort geding Curaçao, afwijzing vordering tot verbod verkoop van flessen whisky Johnnie Walker waarop identificatienummers zijn verwijderd wegens merkinbreuk en onrechtmatige daad; verzet merkhouder tegen parallelimport, strekking art. 23 lid 8 Merkenlandsverordening); Hoge Raad 19 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX5797 (Diageo c.s. vs. Sriram c.s., bodemzaak Sint Maarten, afwijzing vordering verbod verkoop flessen Johnnie Walker, Crown Royal, Sheridan's, Smirnoff en Baileys waarop identificatienummers zijn verwijderd. Geen gegronde reden voor verzet door merkhouder. Geen concordantie uitputtingsregels Nederland en Nederlandse Antillen. Gemeenschappelijk Hof 17 mei 2013 (niet gepubliceerd, Rémy Martin vs. Cardinal) Gemeenschappelijk Hof 31 januari 2014, ECLI:NL:OGHACMB:2013:69 (Bacardi c.s. vs. Cardinal, bodemzaak Sint Maarten, afwijzing vordering verbod verkoop flessen Bacardi waarvan de identificatiecode is verwijderd. Dat merkhouder legitieme doelen nastreeft met het aanbrengen van identificatiecodes brengt niet mee dat hij een gegronde reden heeft voor verzet als bedoel in art. 23 lid 8 Mlv, indien een handelaar die maatregel ongedaan maakt. 3.5. In het arrest van 19 oktober 2012 overwoog de Hoge Raad onder meer: “Het gerecht heeft de vorderingen afgewezen, het hof heeft dat vonnis bevestigd. Het overwoog daartoe allereerst, met een beroep op HR 1 juni 2007, LJN BA3525, NJ 2007/309, dat voor de beantwoording van de zojuist bedoelde vraag dient te worden uitgegaan van de herkomstgarantie als wezenlijke functie van het merk (rov. 4.6). Voorts herinnerde het hof eraan dat blijkens de totstandkomingsgeschiedenis van (art. 23 lid 8 van) de Mlv in de Nederlandse Antillen uitdrukkelijk is gekozen voor een systeem van wereldwijde uitputting om een vrije parallelhandel mogelijk te maken. Voorts overwoog het dat identificatiecodes merkhouders in staat stellen lekken in de verkooporganisatie op te sporen en aldus een beletsel kunnen vormen voor parallelimport en dat de uitputtingsregel van art. 23 lid 8 Mlv niet gefrustreerd kan worden door het enkele verwijderen van codes als inbreukmakend te bestempelen (rov. 4.7-4.8). Het hof oordeelde dat de veranderingen die de flessen en verpakkingen hebben ondergaan door het verwijderen van de codes zeer gering zijn en geen noemenswaardige afbreuk doen aan de goede faam van de merken, ook niet als wordt uitgegaan van het luxe imago van die merken, noch dat zij tot herkomstverwarring kunnen leiden (rov. 4.9). Het achtte aannemelijk dat de codes (mede) zijn aangebracht om een "recall" te vergemakkelijken, om namaak te kunnen herkennen en opsporen en productaansprakelijkheid te beperken, waarbij het, aldus het hof, om legitieme doelen gaat, maar dat die doeleinden nog niet meebrengen dat Diageo c.s. zich tegen het verhandelen van flessen zonder code kunnen verzetten. Gelet op het belang voor Sint Maarten dat ook volgens de wetsgeschiedenis van de Mlv moet worden gehecht aan de vrije parallelhandel, aldus het hof, moet op dit punt de concordantie van rechtspraak wijken voor het door de wetgever beoogde systeem van vrije parallelimport (rov. 4.10-4.11). Afweging van de legitieme belangen van Diageo c.s. bij het ongemoeid laten van de identificatiecodes tegen het belang van een vrije parallelhandel in Sint Maarten leidt tot het oordeel dat geen sprake is van een gegronde reden voor Diageo c.s. voor verzet als bedoeld in art. 23 lid 8 Mlv (rov. 4.12).” 3.6. Over het door de wetgever benadrukte belang van parallelhandel had het hof in die zaak overwogen: “Een relevante omstandigheid bij de beantwoording van de vraag of Diageo gegronde redenen heeft voor verzet is voorts dat parallelimport in Sint Maarten is toegestaan en zelfs wenselijk wordt geacht. Uit de toelichting op artikel 23 Mlv (Nota van wijziging, Staten van de Nederlandse Antillen, zitting 1996-1997 - 1747, nr. 6, p. 3) volgt dat gekozen is voor wereldwijde uitputting om een vrije parallelhandel mogelijk te maken. Deze toelichting luidt, voor zover hier van belang: "Thans evenwel is ondergetekende van mening dat het de voorkeur verdient in navolging van de huidige nog geldende regeling uit 1960 opnieuw te kiezen voor wereldwijde uitputting. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat de Nederlandse Antillen als klein land sterk afhankelijk zijn van import. In verband hiermee is ons land het meest gebaat bij wereldwijde uitputting. Landelijke uitputting zou immers import uit goedkopere derde-landen in de weg kunnen staan, hetgeen produkten alhier onnodig duurder kan maken (duurder niet alleen voor onze eigen mensen maar ook voor de toeristen)." Als onvoldoende betwist staat vast dat de identificatiecodes Diageo of anderen in staat stellen om lekken in de verkooporganisatie op te sporen, dat zij om die reden een sta-in-de-weg kunnen vormen voor parallelimport en dat zij met het oog daarop zijn verwijderd. De stelling van Diageo dat zij de codes niet voor een dergelijke opsporing gebruikt kan daaraan niet afdoen. Sriram c.s. hebben er belang bij dat de door de wetgever beoogde vrije parallelhandel in de praktijk niet wordt ondergraven door de aanwezigheid van coderingen. Niet betwist is immers dat Sriram c.s. de flessen via parallelhandel (veel) goedkoper kunnen inkopen dan wanneer zij zouden zijn aangewezen op de verkooporganisatie van Diageo.” 3.7. Eiseressen beogen met de onderhavige procedure dat wordt teruggekomen van, zogezegd, de Diageo-rechtspraak. Het gerecht zal dat niet doen. Naar het oordeel van het gerecht zijn de rechtsregels en afwegingen uit de Diageo-rechtspraak nog steeds - en ook in deze zaak - geldend en aanvaardbaar. Bedacht moet daarbij worden dat de gebondenheid aan precedenten mede berust op argumenten te ontlenen aan de rechtseenheid, de rechtsgelijkheid, de rechtszekerheid en het vertrouwen in de rechtspraak. Deze argumenten leggen een zelfstandig gewicht in de schaal als het gaat om de vraag of aan precedenten nog moet worden vastgehouden. Dit alles geldt hier te meer nu het hier gaat om een reeks van betrekkelijk recente, zonder succes in cassatie bestreden uitspraken van de hoogste feitenrechter (het gemeenschappelijk hof).

3.12. Op grond van het voorgaande zullen de vorderingen van eiseressen worden afgewezen. De overige stellingen en verweren behoeven geen bespreking. Eiseressen zullen als de in het ongelijk te stellen partij hoofdelijk in de proceskosten worden veroordeeld. Het gemachtigdensalaris zal daarbij worden geliquideerd op basis van tarief 5, twee punten. 3.13. De gevorderde wettelijke rente en de nakosten worden toegewezen zoals hierna onder de beslissing vermeld. 3.14. De veroordelingen in deze uitspraak gaan meteen in en kunnen ook ten uitvoer worden gelegd als een van de partijen deze beslissing voorlegt aan het Hof.

Het gerecht: 4.1. wijst het gevorderde af; 4.2. veroordeelt eiseressen hoofdelijk des dat in zoverre de een zal hebben betaald de ander zal zijn bevrijd in de proceskosten aan de zijde van Herrera gerezen, tot op heden begroot op USD 1.396 voor salaris gemachtigde en aan de zijde van Zhung Kong gerezen, tot op heden begroot op USD 1.396 voor salaris gemachtigde, te vermeerderen met de nakosten, en bij uitblijven van betaling te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de vijftiende dag na de uitspraak van dit vonnis; 4.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Dit vonnis is gewezen door mr. J.R. Veerman, rechter, en op 20 november 2024 uitgesproken ter openbare terechtzitting in aanwezigheid van de griffier.

de door Herrera en Zhung Kong met de verkoop van de in het verzoekschrift bedoelde inbreukmakende producten, behaalde totale bruto-omzet en de behaalde brutowinst; VI. Herrera en Zhung Kong te veroordelen tot betaling aan Hennessy, MHCS en/of Polmos van een dwangsom van USD 500 voor iedere dag of gedeelte van een dag waarmee zij ieder afzonderlijk geheel of gedeeltelijk in strijd handelen met een van de aan hen onder V gegeven bevelen, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van USD 50.000, althans een door het gerecht in goede justitie te bepalen dwangsom. Schade en proceskosten VII. a. Herrera te veroordelen om binnen 30 dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis de juridische kosten aan Hennessy te voldoen; b. Zhung Kong te veroordelen om binnen 30 dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis de juridische kosten aan MHCS en Polmos te voldoen. 2.2. Eiseressen leggen aan hun vorderingen ten grondslag dat zij in winkels van Herrera en Zhung Kong flessen hebben aangetroffen waarvan de identificatienummers zijn verwijderd. Het betreft: merkgerechtigde: merk en dranksoort: methode verwijdering identificatienummer: gedecodeerde flessen aangetroffen bij: Hennessy Hennessy, cognac - met een naald wordt een gaatje gemaakt in de folie om de flessenhals en wordt een vloeistof aangebracht die de op de buitenkant van de flessenhals aangebrachte code doet verdwijnen - de code op het etiket wordt onleesbaar gemaakt met een stickertje Herrera MHCS Moët & Chandon, champagne - met een naald wordt een gaatje gemaakt in de folie om de flessenhals en wordt een vloeistof aangebracht die de op de buitenkant van de flessenhals aangebrachte code doet verdwijnen - de aan de voet van de fles in het glas gegraveerde code wordt weggeslepen - de code op het etiket wordt onleesbaar gemaakt met een stickertje Zhung Kong Polmos Belvedere, wodka - de code op het etiket wordt onleesbaar gemaakt met een stickertje - de aan de voet van de fles in het glas gegraveerde code wordt weggeslepen - de zegeling wordt verbroken en er wordt gerommeld met de inhoud van de fles Zhung Kong 2.3. Eiseressen leggen verder aan hun vorderingen ten grondslag dat Herrera en Zhung Kong met de verhandeling van gedecodeerde en deels ook beschadigde flessen, inbreuk op de merkrechten van hen maken. Daarnaast handelen Herrera en Zhung Kong onrechtmatig jegens Hennessy, MHCS en Polmos in meer algemene zin. Zo levert deze handel in gedecodeerde en beschadigde producten een overtreding op van onder meer het Besluit etikettering van levensmiddelen BES en is het handelen van Herrera en Zhung Kong onzorgvuldig in de zin van onrechtmatig jegens Hennessy, MHCS en Polmos. 2.4. Eiseressen hebben na daartoe verkregen verlof conservatoire beslagen gelegd ten laste van gedaagden. 2.5. Gedaagden voeren gemotiveerd verweer, onder meer – kort samengevat – met de stelling dat volgens de vigerende rechtspraak van het gemeenschappelijk hof winkeliers gerechtigd zijn alhier gedecodeerde (maar rechtmatig via parallelhandel verkregen) flessen aan te bieden. 2.6. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.