ECLI:NL:OGEAA:2024:223

Vonnis in kort geding van 2 oktober 2024 Behorend bij AUA202402951 KG GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA VONNIS IN KORT GEDING in de zaak van: GARDEN HORECA N.V. , handelend onder de naam THE DUTCH PANCAKEHOUSE, te Aruba, eiseres, hierna ook te noemen: DPH, gemachtigden: de advocaten mrs. D.C. Lopez Paz en A.M. Wever, tegen: ZEVEA GROUP VBA , handelend onder de naam MEL'S DUTCH PANCAKE HOUSE, te Aruba, gedaagde, hierna ook te noemen: Mel’s, gemachtigde: de advocaat mr. J.J.C. Odor.

1.1 Het verloop van de procedure blijkt uit: - het verzoekschrift, ingekomen op 20 augustus 2024; - de producties van Mel’s, ingekomen op 11 september 2024; - de aanvullende producties van DPH, ingekomen op 11 september 2024; - de mondelinge behandeling op 12 september 2024. 1.2 Tijdens de mondelinge behandeling zijn verschenen: - namens DPH: de heer [directeur DPH] (directeur) en mevrouw [general manager DPH] (general manager), bijgestaan door mrs. Lopez Paz en Wever; - namens Mel’s: de heer [directeur Mel’s] (directeur) en mevrouw [restaurant manager Mel’s] (restaurant manager), bijgestaan door mr. Odor. Partijen hebben het woord gevoerd, mr. Odor aan de hand van de door hem overgelegde pleitaantekeningen, en hebben gereageerd of kunnen reageren op elkaars stellingen. 1.3 Daarna is de datum voor vonnis bepaald op vandaag. 2DE VASTSTAANDE FEITEN 2.1 DPH is opgericht in 2000 en drijft sindsdien een pannenkoekenrestaurant in de Renaissance Marketplace. Aanvankelijk was de naam van het restaurant ’t Pannenkoekenrestaurant – The Dutch Pancakehouse. Het Nederlandse deel van de naam is in 2008 vervallen en sindsdien is de naam van het restaurant The Dutch Pancakehouse. De handelsnaam The Dutch Pancakehouse staat sinds 2000 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid (hierna: het Handelsregister). 2.2 Op 23 november 2020 heeft DPH (voor zover voor deze procedure van belang) het woordmerk The Dutch Pancakehouse Restaurant geregistreerd bij de Oficina di Propiedad Intelectual. 2.3 Mel’s heeft zich op 30 november 2023 in het Handelsregister ingeschreven met de handelsnaam Mel’s Dutch Pancake House. Onder die naam drijft Mel’s sinds 22 april 2024 een pannenkoekenrestaurant in King Plaza Mall. 2.4 Bij brief van 10 juni 2024 heeft DPH aan Mel’s geschreven dat Mel’s met het gebruik van de naam Mel’s Dutch Pancake House inbreuk maakt op het woordmerk en de handelsnaam van DPH en heeft zij Mel’s verzocht te stoppen met het gebruik van de aanduiding Dutch Pancake House. Bij brief van 25 juni 2024 heeft Mel’s aan DPH laten weten dat zij niet aan dit verzoek zal voldoen. 2.5 Op 17 juni 2024 heeft Mel’s van het Oficina di Propiedad Intelectual toestemming gekregen voor registratie van het merk MEL’S PANCAKES & Design. 3DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN 3.1 DPH vordert het navolgende, met uitvoerbaarverklaring bij voorraad: “a. Zevea Group VBA te bevelen om binnen 3 dagen na betekening van het door U te wijzen vonnis ieder gebruik al dan niet digitaal van een op het woordmerk The Dutch Pancakehouse Restaurant, althans de combinatie van de woorden (The) Dutch Pancake House/Pancakehouse, of een daarop gelijkend en/of overeenstemmende handelsnaam of woordmerk als onderdeel van haar handelsnaam/merk te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door het staken van het gebruik van de bestanddelen Dutch Pancake House of Dutch Pancakehouse bij ieder aanbod van de diensten van Zevea Group VBA en in haar handelsnaam, zulks op straffe van een dwangsom van AWG 10.000,00 per dag of ieder gedeelte van een dag dat Zevea Group VBA niet aan het bevel voldoet met een maximum van AWG 1.000.000,00; b. Zevea Group VBA te bevelen om binnen 3 dagen na betekening van het door U te wijzen vonnis ieder gebruik al dan niet digitaal van (de handelsnaam) Dutch Pancake House, althans de combinatie van de woorden Dutch Pancake House, te staken en gestaakt te houden op alle sociale media sites onder meer Instagram, Facebook, LinkedIn, en andere soortgelijke social media platforms, alsook alle vormen van (digitaal) reclame, websites, domeinnamen, waardoor bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen van Zevea Group VBA en verzoekster zou kunnen ontstaan, dan wel het op elk andere wijze aanhaken van de bekendheid en goede reputatie van de handelsnaam van verzoekster, zulks op straffe van een dwangsom van AWG 10.000,00 per dag of ieder gedeelte van een dag dat Zevea Group VBA niet aan het bevel voldoet met een maximum van AWG 1.000.000,00; Zevea Group VBA te bevelen om binnen 3 dagen na betekening van het door U te wijzen vonnis de woorden Dutch Pancake House althans een combinatie daarvan in de handelsnaam van Zevea Group VBA van de registers van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba te verwijderen althans te wijzigen en verwijderd althans gewijzigd te houden zodat de handelsnaam van Zevea Group VBA niet de woorden Dutch Pancake House althans een combinatie daarvan bevat, zulks op straffe van een dwangsom van AWG 10.000,00 per dag of ieder gedeelte van een dag dat Zevea Group VBA niet aan het bevel voldoet met een maximum van AWG 1.000.000,00; Zevea Group VBA te bevelen om binnen 3 dagen na de door u te wijzen vonnis de woorden Dutch Pancake House althans een combinatie daarvan van alle digitale of non-digitale publicaties op publiciteit materiaal, reclameborden, domeinnaam, te verwijderen althans te wijzigen en verwijderd althans gewijzigd te houden zodat de handelsnaam van Zevea Group VBA niet de woorden Dutch Pancake House althans een combinatie daarvan bevat, zulks op straffe van een dwangsom van AWG 10.000,00 per dag of ieder gedeelte van een dag dat Zevea Group VBA niet aan het bevel voldoet met een maximum van AWG 1.000.000,00; Zevea Group VBA te bevelen om binnen 3 dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis een tekst te plaatsen op alle media platforms waarin gedaagde aangeeft dat zij onterecht de (handels)naam van Dutch Pancake House heeft gebruikt en dit gebruik zal staken, zulks op straffe van een dwangsom van AWG 10.000,00 per dag of ieder gedeelte van een dat dat Zevea Group VBA niet aan het bevel voldoet met een maximum van AWG 1.000.000,00; Zevea Group VBA te bevelen aan Dutch Pancake House te betalen, binnen 3 dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis, een bedrag van Afl. 10.000,- als voorschot op de vergoeding van de geleden en nog te lijden schade die is veroorzaakt door het ongeoorloofde inbreuk van de handelsnaam van Zevea Group VBA en haar onrechtmatige handelwijze, waaronder de noodzakelijke door verzoekster gemaakte buitengerechtelijke kosten, Zevea Group VBA te veroordelen in de kosten van deze procedure; althans, Een zodanige beslissing te nemen als U E.A. in goede justitie mocht vermenen te behoren.” 3.2 DPH legt aan haar vordering de stelling ten grondslag dat Mel’s inbreuk maakt op haar geregistreerde woordmerk The Dutch Pancakehouse Restaurant en op haar handelsnaam The Dutch Pancakehouse, waardoor verwarring ontstaat. 3.3 Mel’s heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Volgens haar is er geen sprake van een inbreuk op het woordmerk of de handelsnaam van DPH. Het Oficina di Propiedad Intelectual heeft haar woordmerk MEL’s PANCAKES & Design goedgekeurd en de Kamer van Koophandel heeft haar handelsnaam Mel’s Dutch Pancake House geregistreerd. Daaruit blijkt dat volgens beide instanties geen sprake is van een inbreuk op de rechten van DPH. Die inbreuk is er ook niet, omdat Mel’s een spatie gebruikt tussen de woorden Pancake en House, terwijl DPH zich bedient van de naam Pancakehouse. Daarbij komt dat er ook andere restaurants in Aruba zijn die de woorden Dutch pancakes in hun handelsnaam gebruiken. Tot slot geeft de naam Dutch Pancakehouse (of Dutch Pancake House) alleen een beschrijving van het soort restaurant. Zo’n beschrijvende naam heeft (zo begrijpt althans het Gerecht het standpunt van Mel’s) maar een beperke beschermingsomvang. 3.4 Het Gerecht zal hierna, voor zover nodig, ingaan op de standpunten van partijen.

4.1 In deze op snelheid gerichte procedure moet aan de hand van de door partijen gepresenteerde stellingen, zonder nader onderzoek en bewijslevering, worden beoordeeld of de vorderingen van DPH in een eventuele bodemprocedure een zodanige kans van slagen hebben, dat vooruitlopend daarop toewijzing van de gevraagde voorzieningen gerechtvaardigd is. 4.2 Vast staat dat DPH de eerste gebruiker is van het woordmerk The Dutch Pancakehouse Restaurant en de handelsnaam The Dutch Pancakehouse. Daarmee heeft DPH het recht op het uitsluitend gebruik van dat merk en die naam. Mel’s mag daarom geen handelsnaam of merk gebruiken dat zoveel gelijkenissen vertoont met de naam en het merk van DPH, dat daardoor verwarring bestaat en een inbreuk op het recht van DPH wordt gemaakt (vgl. artikel 2 lid 1 Merkenverordening en artikel 6:162 BWA). 4.3 Naar het voorshands oordeel van het Gerecht heeft DPH voldoende aannemelijk gemaakt dat Mel’s inbreuk maakt op het woordmerk en de handelsnaam van DPH en dat daardoor verwarringsgevaar bestaat. Het Gerecht licht dit als volgt toe. 4.4 Mel’s stelt zich allereerst op het standpunt (zo begrijpt althans het Gerecht) dat het woordmerk The Dutch Pancakehouse Restaurant niet meer is dan een beschrijving van de diensten die DPH aanbiedt en dat dit merk daarom maar een beperkte beschermingsomvang geniet. Hetzelfde geldt volgens Mel’s voor de handelsnaam The Dutch Pancakehouse. Hoewel het Gerecht het met Mel’s eens is dat The Dutch Pancakehouse (Restaurant) beschrijvend van aard is, deelt het Gerecht niet de conclusie dat Mel’s dat woordmerk of die handelsnaam daarom vrijelijk mag gebruiken. 4.5 In de eerste plaats geldt dat The Dutch Pancakehouse niet een normale aanduiding is voor een restaurant dat in Aruba Nederlandse pannenkoeken aanbiedt. Anders dan het Nederlandse woord “pannenkoekenhuis”, is “pancakehouse” (anders dan bijvoorbeeld “steakhouse”) in het Engels geen ingeburgerde term. Door het gebruik van de Engelse taal heeft de naam The Dutch Pancakehouse dus wel enig onderscheidend vermogen. Daarbij komt dat vast staat dat DPH haar naam The Dutch Pancakehouse al sinds (in ieder geval) 2003 gebruikt. Als onbestreden staat bovendien vast dat DPH veel investeringen heeft gepleegd om haar naamsbekendheid in- en op te bouwen, en dat The Dutch Pancakehouse mede daardoor een begrip is in Aruba. Door die naamsbekendheid heeft de naam The Dutch Pancakehouse onderscheidend vermogen gekregen. Bovendien heeft het Oficina di Propiedad Intelectual de registratie van het woordmerk The Dutch Pancakehouse Restaurant goedgekeurd. De rechtsgeldigheid van dit woordmerk staat in deze procedure overigens ook niet ter discussie. Wat daar ook van zij: door inburgering geniet ook de handelsnaam The Dutch Pancakehouse bescherming. 4.6 De volgende vraag is dan of er sprake is van verwarringsgevaar tussen de namen The Dutch Pancakehouse en Mel’s Dutch Pancake House. Bij het beantwoorden van de vraag of er verwarringsgevaar bestaat, moet beoordeeld worden of de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten kan denken dat deze door dezelfde (of door aan elkaar gelieerde) ondernemingen op de markt worden gebracht. Het verwarringsgevaar moet globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Daarbij horen de mate van overeenstemming van de merken en van de betrokken waren of diensten, en de mate van bekendheid van het oudere merk. Daarbij geldt dat de gemiddelde consument een merk normaal gesproken als geheel waarneemt, en dat hij niet let op de verschillende details ervan. 4.7 Zowel DPH als Mel’s exploiteert een restaurant dat voornamelijk Nederlandse pannenkoeken serveert. De betrokken waren en diensten zijn dus identiek. Beide restaurants zijn gevestigd in het noordelijke deel van Aruba. DPH en Mel’s richten zich daarom op dezelfde doelgroep. De handelsnamen van DPH en Mel’s zijn nagenoeg identiek. Dat Mel’s – anders dan DPH – een spatie gebruikt tussen de woorden Pancake en House doet daaraan niet af. Die spatie is immers niet te horen (Dutch Pancakehouse klinkt hetzelfde als Dutch Pancake House), terwijl het verschil in spatiegebruik de gemiddeld oplettende consument ook niet zal opvallen. De gemiddelde consument zal wellicht wel bemerken dat in de naam van Mel’s het woord Mel’s is toegevoegd, maar dat doet er niet aan af dat het grootste en meest opvallende deel van de handelsnaam (Dutch Pancakehouse of Dutch Pancake House) hetzelfde is. Bovendien heeft Mel’s niet betwist dat er op haar reclameborden een hele grote afstand is tussen Mel’s en de woorden Dutch Pancake House. Ook daardoor zal het verschil met DPH niet iedere consument opvallen. 4.8 Daarbij komt dat DPH gemotiveerd heeft gesteld dat: i. zij door vaste klanten wordt gefeliciteerd met de opening van “haar tweede vestiging” (waarbij die klanten kennelijk in de veronderstelling zijn dat Mel’s de tweede vestiging van DPH is); ii. zij van gasten vragen krijgt over reserveringen, die feitelijk bij Mel’s zijn geplaatst; iii. er op internet recensies over haar worden geschreven, terwijl de bezoekers niet bij haar maar bij Mel’s hebben gegeten; iv. leveranciers van Mel’s regelmatig een bestelling bij DPH afleveren en andersom. DPH heeft haar stelling met stukken onderbouwd en Mel’s heeft de stellingen (mede gelet daarop) onvoldoende bestreden. Daarmee is voldoende aannemelijk dat sprake is van verwarringsgevaar. 4.9 Dit bekent dat Mel’s inbreuk maakt op het geregistreerde woordmerk en de handelsnaam van DPH. Mel’s moet daarmee stoppen. Omdat Mel’s geen inhoudelijk verweer heeft gevoerd tegen de vorderingen van DPH (Mel’s heeft alleen de gestelde inbreuk en het verwarringsgevaar betwist), zullen alle vorderingen worden toegewezen. Wel zal het Gerecht het gedeelte van de vorderingen dat ziet op een verbod op “gelijke en/of overeenstemmende handelsnamen / merken” afwijzen, omdat dat gedeelte van de vordering te vaag is en dus tot executieproblemen kan leiden. 4.10 Omdat Mel’s in het ongelijk wordt gesteld, wordt zij veroordeeld in de proceskosten van DPH. Die worden hierna onder het kopje “de uitspraak” begroot. 5DE UITSPRAAK Het Gerecht: 5.1 beveelt Mel’s om binnen 3 dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik (al dan niet digitaal) van het woordmerk The Dutch Pancakehouse Restaurant, althans de combinatie van de woorden (The) Dutch Pancake House/Pancakehouse als onderdeel van haar handelsnaam/merk te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door het staken van het gebruik van de bestanddelen Dutch Pancake House of Dutch Pancakehouse bij ieder aanbod van de diensten van Mel’s en in haar handelsnaam, zulks op straffe van een dwangsom van Afl. 10.000,00 per dag of ieder gedeelte van een dag dat Mel’s niet aan het bevel voldoet met een maximum van Afl. 1.000.000,00; 5.2 beveelt Mel’s om binnen 3 dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik (al dan niet digitaal) van de handelsnaam Dutch Pancake House, althans de combinatie van de woorden Dutch Pancake House, te staken en gestaakt te houden op alle sociale media sites onder meer Instagram, Facebook, LinkedIn en andere soortgelijke social media platforms, alsook alle vormen van (digitale) reclame, websites en domeinnamen, zulks op straffe van een dwangsom van Afl. 10.000,00 per dag of ieder gedeelte van een dag dat Mel’s niet aan het bevel voldoet met een maximum van Afl.