ECLI:NL:OGEAA:2023:200

Vonnis van 8 september 2023 Behorend bij K.G. nr. AUA202302462 GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA VONNIS IN KORT GEDING in de zaak van: de naamloze vennootschap [Naam N.V.], gevestigd te Aruba, eiseres, hierna ook te noemen: [N.V.], gemachtigden: de advocaten mrs. R. Marchena en D.M. Canwood, tegen: de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [Naam V.B.A.], gevestigd te Aruba, gedaagde, hierna ook te noemen: [V.B.A.], gemachtigde: de advocaat mr. S.A. Kock.

1.1 Het verloop van de procedure blijkt uit: - het verzoekschrift met producties, ingediend op 12 juli 2023; - de brief met producties van [V.B.A.], ingediend op 24 augustus 2023; - de mondelinge behandeling van de zaak ter terechtzitting van 25 augustus 2023. 1.2 Tijdens de mondelinge behandeling is namens [N.V.] verschenen haar directeur de heer [man] (hierna: [man]), bijgestaan door haar gemachtigden voornoemd. Namens [V.B.A.] is verschenen haar directeur mevrouw [vrouw] (hierna: [vrouw]), bijgestaan door haar gemachtigde voornoemd. Partijen hebben het woord gevoerd (de gemachtigden mede aan de hand van aan het Gerecht overgelegde pleitnota’s), vragen van het Gerecht beantwoord en op elkaars stellingen gereageerd of kunnen reageren. Voorafgaand aan de zitting heeft [N.V.] nog nadere producties in het geding gebracht en ter zitting zijn namens haar nogmaals (al eerder in het geding gebrachte) producties overgelegd. 1.3 Vonnis is bepaald op heden. 2DE VASTSTAANDE FEITEN 2.1 [ [N.V.] exploiteert sinds 2009, te [adres] in [plaats], een Italiaans restaurant onder de naam “[die naam]’s naam restaurant]”. [man] is aandeelhouder en de directeur van [N.V.]. 2.2 [ N.V.] bedient zich van het volgende merk: 2.3 [ man] en [vrouw] zijn gewezen echtelieden. Gedurende hun huwelijk waren zij beiden aandeelhouder van [N.V.] en werkten zij samen in het restaurant. 2.4 [ vrouw] heeft in november 2021 [V.B.A.] opgericht. Zij is enig aandeelhouder en bestuurder van deze vennootschap. [V.B.A.] exploiteert een Italiaans restaurant te [adres] in [plaats]. 2.5 Bij beschikking van 25 oktober 2022 van dit Gerecht (zaaknummer E.J. AUA202201557) is onder meer de inschrijving door [V.B.A.] van het woordmerk “[die naam]’s naam restaurant]”, onder inschrijvingsnummer [inschrijvingsnummer] voor klassen 43 en 44, bij het Bureau Intellectuele Eigendom (hierna: BIE) nietig verklaard en is [V.B.A.] bevolen het op haar verzoek in het Merkenregister ingeschreven woordmerk “[die naam]’s naam restaurant]” in dat register te laten doorhalen. 2.6 [ V.B.A.] heeft aan deze veroordeling voldaan en heeft sinds dat moment voor haar restaurant de naam “[V.B.A.]” gevoerd. Sinds enige tijd gebruikt zij tevens de naam “[V.B.A.] [x die naam] naam restaurant]”, waarbij ‘[x die naam]’ (over het algemeen) als ondertitel en in een kleiner lettertype wordt gebruikt. 2.7 [ V.B.A.] bedient zich van het volgende merk: 2.8 Bij brief van 29 juni 2023 heeft de gemachtigde van [N.V.] [V.B.A.] verzocht om het gebruik van ‘[die naam]’ in haar bedrijfsvoering te staken. [V.B.A.] heeft hier geen gehoor aan gegeven. 3DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN 3.1 [ N.V.] vordert - na wijziging van eis ter zitting - dat het Gerecht bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: 1. V.B.A.] beveelt om binnen drie werkdagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van “[DIE NAAM]” te staken en gestaakt te houden; 2. [ V.B.A.] beveelt om binnen drie werkdagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van een op de woord- en beeldmerken “[DIE NAAM]’S NAAM RESTAURANT]” of een daarop gelijkend en/of overeenstemmend woord- en beeldmerk te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door het staken van het gebruik van de bestanddelen “[DIE NAAM]” dan wel “[DIE]” dan wel “[NAAM]” bij het aanbieden van haar diensten; 3. zulks op straffe van een dwangsom van Afl. 1.000,- per dag of ieder gedeelte van een dag dat [V.B.A.] niet aan het bevel voldoet; 4. dan wel die beslissing te nemen die het Gerecht in goede justitie mogen achten redelijk dan wel billijk te zijn; 5. met veroordeling van [V.B.A.] in de kosten van deze procedure. 3.2 [ N.V.] legt aan haar vordering ten grondslag dat zij als eerste gebruiker in de zin van artikel 2 lid 1 van de Merkenverordening het exclusieve recht heeft op het gebruik van “[die naam]’s naam restaurant]” en dat [V.B.A.] jegens haar onrechtmatig handelt door in haar handelsnaam/merk de woorden ‘[die naam]’ te gebruiken, omdat dit gebruik direct en indirect verwarringsgevaar veroorzaakt. 3.3 [ V.B.A.] voert verweer en concludeert tot afwijzing van het gevorderde. 3.4 Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, ingegaan.

4.1 Het spoedeisend belang volgt uit de aard van de vordering en de daaraan ten grondslag gelegde stellingen. 4.2 In deze op snelheid gerichte procedure moet aan de hand van de door partijen gepresenteerde stellingen, zonder nader onderzoek en bewijslevering, worden beoordeeld of de vorderingen van [N.V.] in een eventuele bodemprocedure een zodanige kans van slagen hebben dat vooruitlopend daarop toewijzing van de gevraagde voorzieningen is gerechtvaardigd. Gebruik ‘[die naam]’ 4.3 [ N.V.] heeft ter zitting toegelicht dat het haar niet om het gebruik van de woorden ‘ristorante Italiano’ is te doen, maar om het gebruik van ‘[die naam]’ door [V.B.A.]. Volgens [N.V.] zorgt het gebruik van deze naam voor verwarring tussen beide restaurants en wordt daardoor ook de indruk gewekt dat beide restaurants aan elkaar zijn gelieerd. [V.B.A.] heeft als verweer gevoerd dat zij zich presenteert onder de naam [V.B.A.] en dat het haar vrij staat om de naam [die naam] als toevoeging te gebruiken, nu dit de voornaam is van [vrouw], de chef en eigenaar van [V.B.A.]. [N.V.] heeft volgens [V.B.A.] niet het uitsluitend recht op het gebruik van [die naam]. 4.4 Zoals [N.V.] (naar het Gerecht later is gebleken) terecht heeft gesteld, heeft zij als eerste gebruiker van het woord- en beeldmerk “[die naam]’s naam restaurant]” het recht tot het uitsluitend gebruik daarvan. [V.B.A.] dient zich daarom te onthouden van het gebruik van een handelsnaam of een merk dat een zodanige overeenstemming met het merk van [N.V.] vertoont, dat daardoor verwarring bestaat en inbreuk op het recht van [N.V.] wordt gemaakt. 4.5 Naar het voorshands oordeel van het Gerecht heeft [N.V.] voldoende aannemelijk gemaakt dat door het gebruik door [V.B.A.] van ‘[die naam]’ als onderdeel van haar handelsnaam/merk, verwarringsgevaar bestaat. Voor dit oordeel is het volgende redengevend. 4.6 Uit hetgeen partijen over en weer hebben aangevoerd en de door hun overgelegde stukken, blijkt dat zowel [N.V.] als [V.B.A.] een Italiaans restaurant exploiteren met typische Italiaanse gerechten. Beide restaurants zijn, niet heel ver van elkaar, in [plaats] gelegen en zijn binnen de relatief kleine markt van Aruba (met name) actief op de toeristenmarkt. 4.7 Aanvankelijk presenteerde [V.B.A.] zich als “[V.B.A.]”, maar (zoals [N.V.] onweersproken heeft gesteld) sinds april 2023 presenteert zij zich (ook) als “[V.B.A.] [x die naam]”. Op haar reclamebord buiten bij het restaurant en op haar visitekaartjes gebruikt zij de naam “[V.B.A.]” met daaronder in kleinere letters “[x die naam] naam restaurant]” (zoals hiervoor in 2.7 afgebeeld). Op Instagram gebruikt zij de naam “[V.B.A.] [x die naam] naam restaurant]”, geheel in dezelfde lettergrootte. Aldus maakt de naam ‘[die naam]’ een niet onbelangrijk deel uit van de (handels)naam die [V.B.A.] voor haar restaurant voert. 4.8 [ N.V.] heeft, gemotiveerd en onderbouwd met stukken en in het licht daarvan onvoldoende weersproken, gesteld dat gasten door het gebruik van de toevoeging “[x die naam]” denken dat beide restaurants aan elkaar zijn gelieerd. Uit de overgelegde stukken blijkt bijvoorbeeld dat een toerist aan [N.V.] vraagt of zij het tijdstip van haar reservering bij [V.B.A.] kan wijzigen en dat naar [V.B.A.] wordt verwezen als de “nieuwe locatie” van [die naam]’s ([N.V.]). Tevens is, zoals [N.V.] onvoldoende weersproken heeft gesteld, bij veel bezoekers bekend dat [vrouw], wier naam [die naam] is, eerder de chef was bij [N.V.]. 4.9 Naar het voorshands oordeel van het Gerecht is op grond van voormelde omstandigheden niet onaannemelijk dat door het gebruik door [V.B.A.] van de toevoeging “[x die naam]” verwarring tussen beide restaurants is te duchten. Sprake is van indirect verwarringsgevaar, nu kan worden (en ook wordt) verondersteld dat een juridische of economische band tussen beide restaurants bestaat, bijvoorbeeld omdat men denkt met verschillende filialen van dezelfde onderneming van doen te hebben. Dat [V.B.A.] de toevoeging “[x die naam]” in een kleiner, aan “[V.B.A.]” ondergeschikt lettertype voert, doet daar niet aan af; zeker niet omdat de toevoeging niet consequent op die wijze wordt gebruikt (zoals bijvoorbeeld op Instagram). [V.B.A.] dient zich daarom te onthouden van het gebruik van ‘[die naam]’ als onderdeel van haar handelsnaam/merk. Het gevorderde zal dan ook in die zin worden toegewezen. [N.V.] heeft belang bij toewijzing daarvan, nu [vrouw], als directeur en aandeelhouder van [V.B.A.], desgevraagd heeft verklaard het gebruik van ‘[die naam]’ niet vrijwillig te stoppen. Het belang van [N.V.] bij toewijzing van haar vordering weegt verder zwaarder dan het belang van [V.B.A.] om in afwachting van een bodemprocedure de naam te kunnen blijven gebruiken, omdat [V.B.A.] “[x die naam]” eerst kort geleden aan haar handelsnaam/merk heeft toegevoegd en het restaurant, zoals [V.B.A.] zelf heeft aangevoerd, bij het publiek als “[V.B.A.]” bekend is. 4.10 Het verweer van [V.B.A.] dat haar het gebruik van ‘[die naam]’ niet kan worden verboden omdat dit de voornaam is van haar chef, directeur en aandeelhouder, kan haar vooralsnog niet baten. [vrouw] kan natuurlijk haar voornaam gebruiken, maar [V.B.A.] dient zich te onthouden van het gebruik van die naam in haar handelsnaam of haar merk indien daardoor verwarringsgevaar met het merk van [N.V.] is te duchten. 4.11 Al hetgeen overigens nog is aangevoerd leidt niet tot een ander oordeel. 4.12 De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd als hierna te vermelden. 4.13 [ V.B.A.] zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de kosten van het geding. Deze kosten worden aan de zijde van [N.V.] tot op heden begroot op Afl. 450,- aan griffierecht, Afl. 225,- aan explootkosten en Afl. 1.500,- aan gemachtigdensalaris. 5DE UITSPRAAK Het Gerecht: 5.1 beveelt [V.B.A.] om binnen drie werkdagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van ‘[die naam]’ als onderdeel van haar handelsnaam/merk te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van Afl. 500,- voor iedere dag of deel daarvan dat [V.B.A.] na betekening van dit vonnis met het hiervoor vermelde in gebreke is of blijft, tot een maximum van Afl. 50.000,-; 5.2 veroordeelt [V.B.A.] in de proceskosten aan de zijde van [N.V.] gevallen en tot op heden begroot op Afl. 450,- aan griffierecht, Afl. 225,- aan explootkosten en Afl. 1.500,- aan gemachtigdensalaris; 5.3 verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5.4 wijst het meer of anders gevorderde af. Dit vonnis is gewezen door mr. T.A.M. Tijhuis, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van vrijdag 8 september 2023 in aanwezigheid van de griffier.