ECLI:NL:HR:2014:212

31 januari 2014 Eerste Kamer nr. 12/05225 LZ/AS Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: 1. [verzoekster 1], 2. [verzoeker 2],beiden wonende te Aruba, VERZOEKERS tot cassatie, advocaat: mr. F.E. Vermeulen, t e g e n ARUBAGS & MORE N.V.,gevestigd te Aruba, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. R.A.A. Duk. Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [verzoeker] c.s. en Arubags. 1 Het geding in feitelijke instanties Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken: a. de beschikking in de zaak E.J. no. 3500 van 2010 van het gerecht in eerste aanleg van Aruba van 16 augustus 2011; b. het vonnis in de zaak EJ 53156-H 321/11 van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba van 14 augustus 2012. Het vonnis van het hof is aan deze beschikking gehecht. 2 Het geding in cassatie Tegen het vonnis van het hof hebben [verzoeker] c.s. beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit. Arubags heeft verzocht het beroep te verwerpen. De zaak is voor Arubags toegelicht door haar advocaat. De conclusie van de Advocaat-Generaal G.R.B. van Peursem strekt tot vernietiging en verwijzing. 3 Beoordeling van het middel 3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) In of omstreeks week 45 van 2010 zijn in de winkels van [verzoeker] c.s. tassen aangetroffen waarbij het woord ‘Aruba’ over de gehele tas is gebruikt. Deze tassen zijn identiek aan tassen die door Arubags worden verkocht. (ii) [verzoeker] c.s. hebben een verklaring van een leverancier van 30 maart 2011 overgelegd, waarin – zakelijk weergegeven en vertaald in het Nederlands – wordt vermeld: “Vanaf 2004 werkt ons bedrijf samen met [verzoekster 1]. Wij leveren haar vanaf die tijd onder meer grote en kleine (strand)tassen, paspoorthouders en portemonnees voorzien van logo’s zoals Aruba Aruba Aruba, I love Aruba, etc.” 3.2 Arubags heeft, voor zover in cassatie van belang, onder inroeping van twee in Aruba ingeschreven merkrechten, jegens [verzoeker] c.s. een verbod van merkinbreuk gevorderd, en een aan [verzoeker] c.s. op te leggen verbod tot onrechtmatig handelen, met diverse nevenvorderingen. Aan haar vorderingen heeft Arubags ten grondslag gelegd dat zij sinds 10 juni 2010 rechthebbende is op een gecombineerd woord-/beeldmerk (in Aruba aangeduid als: beeld- en combimerk) waarbij gebruik wordt gemaakt van het woord ‘Aruba’ en het concept van het handelsmerk Robin Ruth, en dat [verzoeker] c.s. in hun winkels, zonder toestemming van Arubags, de hiervoor in 3.1 onder (i) genoemde tassen hebben verhandeld. 3.3.1 Het gerecht heeft de vorderingen van Arubags afgewezen op grond van – kort gezegd – het door [verzoeker] c.s. gestelde eerdere gebruik van het teken ‘Aruba’ door hen, voorafgaand aan het depot door Arubags en de inschrijving als Arubaans merk op naam van Arubags (hierna: merkenrechtelijk voorgebruik). 3.3.2 Het hof heeft het merendeel van de vorderingen van Arubags toegewezen, en wel op auteursrechtelijke grondslag (rov. 5.13). Daartoe heeft het hof overwogen dat Arubags zich in hoger beroep eveneens op een aan haar overgedragen auteursrecht ten aanzien van de Robin Ruth-tassen heeft beroepen (rov. 5.6) en dat de door [verzoeker] c.s. verkochte tassen, behalve wat betreft het Robin Ruth-teken, visueel overeenkomen met de door Arubags verkochte tassen (rov. 5.9-5.10). Het hof is niet toegekomen aan bewijslevering van merkenrechtelijk voorgebruik (rov. 5.13 in verbinding met rov. 5.4) en heeft in het midden gelaten of het ingeschreven merk van Arubags voldoende onderscheidend vermogen heeft (rov. 5.13 in verbinding met rov. 5.5). 3.4 Onderdeel 1 van het middel klaagt onder meer dat het hof in strijd met art. 6 EVRM en de art. 52 en 128 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Aruba (hierna: RvA) auteursrechtinbreuk aan zijn beslissing ten grondslag heeft gelegd. Arubags heeft in hoger beroep immers uitsluitend een beroep gedaan op een aan haar toekomend merkrecht op tassen. In de door het hof in rov. 5.6 genoemde passage van het beroepschrift van Arubags en in haar pleitnota in appel is louter een beroep gedaan op auteursrecht (niet van Arubags, maar van Avrahami) ter weerlegging van het verweer van [verzoeker] c.s. dat sprake is van merkenrechtelijk voorgebruik, aldus de klacht. 3.5.1 Bij de beoordeling van deze klacht wordt het volgende vooropgesteld. Naar Arubaans appelprocesrecht is de appellant bevoegd, maar niet verplicht om grieven aan te voeren (vgl. art. 271 RvA voor de dagvaardingsprocedure, en art. 429o lid 1 RvA voor de verzoekschriftprocedure). De appelrechter is bevoegd ambtshalve tot vernietiging van de bestreden uitspraak over te gaan, buiten de (eventueel aangevoerde) grieven om (vgl. art. 281a RvA voor de dagvaardingsprocedure, en art. 429q lid 6 RvA voor de verzoekschriftprocedure). Deze regels van Arubaans appelprocesrecht houden verband met het ontbreken van verplichte procesvertegenwoordiging in hoger beroep. Bij de uitoefening van zijn bevoegdheid op de voet van de art. 281a en 429q lid 6 RvA mag de appelrechter evenwel niet buiten de grenzen van de rechtsstrijd treden. Hij mag evenmin handelen in strijd met het fundamentele beginsel van procesrecht dat partijen over de wezenlijke elementen die ten grondslag liggen aan de rechterlijke beslissing, voldoende moeten zijn gehoord en niet mogen worden verrast door een beslissing van de rechter waarmee zij, gelet op het verloop van het processuele debat, geen rekening behoefden te houden (vgl. HR 21 december 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD3997, NJ 2004/34). 3.5.2 Onderdeel 1 voert terecht aan dat Arubags in paragraaf 11 van haar beroepschrift en in haar pleitnota in appel (weergegeven in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.12) uitsluitend een beroep heeft gedaan op het auteursrecht op de Robin Ruth-tas ter weerlegging van het verweer van [verzoeker] c.s. dat sprake is van merkenrechtelijk voorgebruik, welk verweer door het gerecht was gehonoreerd. Eveneens terecht betoogt het onderdeel dat Arubags zich in deze passage van haar beroepschrift en in haar pleitnota in appel louter heeft beroepen op het auteursrecht van Avrahami op de Robin Ruth-tas, en niet op een aan Arubags toekomend auteursrecht. Weliswaar hebben [verzoeker] c.s. in paragraaf 8, eerste volzin, van hun pleitnota in hoger beroep (weergegeven in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.13) opgemerkt dat geen sprake is van een auteursrecht van Arubags op de tassen, maar deze opmerking kan niet anders worden verstaan dan dat zij daarmee de feitelijke juistheid van het voormelde betoog van Arubags hebben betwist. 3.5.3 In het licht van hetgeen hiervoor in 3.5.2 is overwogen met betrekking tot de stellingname van Arubags in hoger beroep, heeft het hof in strijd met de hiervoor in 3.5.1, laatste alinea, genoemde regels gehandeld. Het hof heeft zowel de grenzen van de rechtsstrijd miskend als een ontoelaatbare verrassingsbeslissing gegeven, doordat het de toewijzing van Arubags’ vorderingen heeft gebaseerd op de niet door Arubags aangevoerde grondslag van inbreuk op een aan haar toekomend auteursrecht. De hierop gerichte klacht van onderdeel 1 slaagt. 3.6 De overige klachten van het middel behoeven geen behandeling. 4 Beslissing De Hoge Raad: vernietigt het vonnis van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 14 augustus 2012; verwijst het geding naar dat hof ter verdere behandeling en beslissing; veroordeelt Arubags in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verzoeker] c.s. begroot op € 347,38 aan verschotten en op € 2.600,-- voor salaris. Deze beschikking is gegeven door de vice-president F.B. Bakels als voorzitter en de raadsheren C.A. Streefkerk, G. Snijders, G. de Groot en M.V. Polak, en in het openbaar uitgesproken door de vice-president F.B. Bakels op 31 januari 2014 .