ECLI:NL:GHDHA:2024:2390

GERECHTSHOF DEN HAAG Civiel recht Team Handel Zaaknummer hof : 200.343.042/01 Zaaknummer rechtbank : C/09/658707 / KG ZA 23-1096 Arrest van 17 december 2024 in de incidenten op grond van artikel 224 Rv in de zaak van Maxeon Solar Pte. Ltd., gevestigd in Marina Bay Financial Centre, Singapore, hierna te noemen: Maxeon, appellante in de hoofdzaak, verweerster in het incident, advocaat: mr. T. Douma, kantoorhoudend in Amsterdam, tegen 1VDH Solar Groothandel B.V., gevestigd in Hazerswoude-Dorp, hierna te noemen: VDH, advocaat: mr. R. Dijkstra, kantoorhoudend in Amsterdam, 2. Aiko Energy Netherlands B.V. (voorheen Eironn Netherlands B.V.), gevestigd in Rotterdam, hierna te noemen: Aiko B.V., advocaat: mr. G. Kuipers, kantoorhoudend in Amsterdam, 3. Libra Energy B.V., gevestigd in Castricum, hierna te noemen: Libra, advocaat: mr. R. Dijkstra, kantoorhoudend in Amsterdam. verweersters in de hoofdzaak, eiseressen in het incident, hierna gezamenlijk te noemen: AIKO c.s. 1De zaak in het kort 1.1 Dit arrest gaat over de incidentele vorderingen van VDH en Libra samenVDH c.s. en Aiko B.V. afzonderlijk om Maxeon te veroordelen tot het stellen van zekerheid voor de proceskosten en schadevergoeding tot betaling waarvan zij in hoger beroep zou kunnen worden veroordeeld. 1.2 Het hof wijst in dit arrest de incidentele vorderingen van AIKO c.s. toe, maar bepaalt de bedragen waarvoor Maxeon zekerheid moet stellen op lagere bedragen dan gevorderd. Ook staat het hof Maxeon op haar verzoek toe om zekerheid te stellen door middel van onherroepelijke (afroep)bankgaranties van een internationale bank op voorwaarde dat deze bank een vergunning in de Europese Unie heeft. Daarnaast geeft het hof voor het stellen van de zekerheid een langere termijn dan gevorderd.

2.1 Het verloop van de procedure in hoger beroep blijkt uit de volgende stukken: de dagvaarding van 13 juni 2024, waarmee Maxeon in hoger beroep is gekomen van het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag (hierna: de kortgedingrechter) van 16 mei 2024 (hierna: het vonnis of het bestreden vonnis); de memorie van grieven tevens houdende wijziging van de grondslag van de eis van Maxeon, met bijlagen; de incidentele memorie tot zekerheidstelling van VDH en Libra, met bijlagen; de incidentele memorie tot zekerheidstelling van Aiko B.V. met bijlagen; de conclusie van antwoord in het incident tot zekerheidstelling tevens akte houdende overlegging productie van Maxeon, met een bijlage.

3.1 Maxeon ontwerpt, produceert en verhandelt zonnepanelen. Zij is houdster van het Europees octrooi EP 2 297 788 B1 (hierna: EP 788 of het octrooi) met als titel ‘Back-Contacted Solar Cells with Doped Polysilicon Regions Separated via Trench Structures and Fabrication Process Therefor’. Zij stelt dat AIKO c.s. met het verhandelen van door Aiko B.V. geproduceerde ‘All Back Contact’ zonnepanelen inbreuk maken op EP 788, althans onrechtmatig jegens haar handelen. Op 3 januari 2024 heeft Maxeon deze kortgedingprocedure aanhangig gemaakt tegen AIKO c.s. en heeft daarbij gevorderd een verbod om in Nederland, Italië en Frankrijk inbreuk te maken op EP 788, althans onrechtmatig te handelen, met nevenvorderingen en met veroordeling van AIKO c.s. in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). VDH en Libra zijn wederverkopers van producten van Aiko B.V. 3.2 De kortgedingrechter heeft de vorderingen van Maxeon afgewezen en Maxeon veroordeeld in de proceskosten van AIKO c.s., begroot op € 65.815,10 aan de zijde van VDH en Libra en op € 211.425,26 (waarvan € 120.000,- aan advocaatkosten en € 90.134,02 aan deskundigenkosten) aan de zijde van Aiko B.V. De kortgedingrechter heeft hierbij aansluiting gezocht bij de Indicatietarieven in octrooizaken van de rechtbank Den Haag en geoordeeld dat sprake is van een ‘zeer complex kort geding’. 3.3 Maxeon heeft aan de kostenveroordelingen voldaan. 3.4 Maxeon is in hoger beroep gekomen omdat zij het niet eens is met het vonnis. Maxeon vordert in hoger beroep dat het vonnis wordt vernietigd en dat haar vorderingen alsnog worden toegewezen, met veroordeling van AIKO c.s. in de kosten van beide instanties overeenkomstig artikel 1019h Rv. 4De incidentele vorderingen 4.1 AIKO c.s. vorderen dat Maxeon zekerheid stelt in de vorm van een onherroepelijke (afroep)bankgarantie van een gerenommeerde Nederlandse bank, binnen een termijn van veertien dagen na het arrest in incident, voor de proceskosten en schadevergoeding tot betaling waarvan Maxeon in de hoofdzaak zou kunnen worden veroordeeld. VDH en Libra hebben het bedrag van de gevorderde zekerheidstelling in hun zaken begroot op € 250.000,- en Aiko B.V. in haar zaak op € 350.000,-. 4.2 Maxeon voert verweer tegen de incidentele vorderingen van AIKO c.s. en concludeert tot afwijzing daarvan, met veroordeling van AIKO c.s. in de kosten van het incident.

5.1 De zekerheidstelling voor proceskosten en schadevergoeding is geregeld in artikel 224 Rv. Op grond van artikel 353 Rv is deze bepaling ook van toepassing op de procedure in hoger beroep. Artikel 224 Rv biedt de mogelijkheid om een partij die bij de Nederlandse rechter een vordering instelt, te verplichten zekerheid te stellen voor de proceskosten en schadevergoeding tot betaling waarvan zij veroordeeld zou kunnen worden, mits deze partij geen woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland heeft en geen van de in lid 2 genoemde uitzonderingen zich voordoet. 5.2 AIKO c.s. leggen aan hun vorderingen tot zekerheidstelling ten grondslag dat zij bevreesd zijn dat Maxeon geen verhaal zal bieden en niet in staat zal zijn de proceskosten te voldoen in het geval dat zij in hoger beroep in het gelijk zullen worden gesteld. Maxeon is gevestigd in Singapore, terwijl tussen Nederland en Singapore geen verdrag bestaat dat tenuitvoerlegging van de veroordeling in de proceskosten in Singapore mogelijk maakt en de overige uitzonderingsgronden van artikel 224 lid 2 Rv zich ook niet voordoen. Zij stellen dat, voor zover bekend, Maxeon niet beschikt over verhaalsmogelijkheden in Nederland. Uit openbare financiële gegevens van de moedermaatschappij van Maxeon blijkt dat het concern financieel in zwaar weer verkeert. 5.3 Maxeon is gevestigd in Singapore (en dus buiten Nederland) en was in eerste aanleg eisende partij. Zij bestrijdt niet dat zij op grond van artikel 224 lid 1 Rv in beginsel verplicht is tot het stellen van zekerheid voor de proceskosten, maar beroept zich op de uitzondering van artikel 224 lid 2 aanhef en onder c Rv. Daarin is bepaald dat geen verplichting tot het stellen van zekerheid bestaat indien redelijkerwijs aannemelijk is dat verhaal voor de veroordeling tot betaling van proceskosten en schadevergoeding in Nederland mogelijk zal zijn. Volgens Maxeon is dit het geval, omdat zij in het bezit is van een uitgebreide octrooiportefeuille met een groot aantal Europese octrooien die in Nederland zijn gevalideerd of unitair effect hebben. Deze octrooien vertegenwoordigen een significante waarde. Volgens Maxeon kunnen AIKO c.s. zonder meer verhaal halen op deze octrooien voor een eventuele veroordeling van Maxeon tot betaling van proceskosten en schadevergoeding. 5.4 Het hof overweegt dat de (oorspronkelijke) eiser die zich ter afwering van de incidentele vordering op de uitzondering van artikel 224 lid 2 aanhef en onder c Rv wenst te beroepen, voldoende (specifieke) verhaalsinformatie zal moeten verschaffen. Maxeon heeft ter onderbouwing van haar beroep op deze uitzondering een overzicht uit het register van het Europees Octrooi Bureau met haar Europese octrooien en octrooiaanvragen op 23 september 2024 overgelegd. Hierin staan per octrooi of octrooiaanvraag de titel, het aanvraag- en publicatienummer, de naam van de aanvrager en de vertegenwoordiger en de octrooi classificatie (IPC) vermeld en of sprake is van unitair effect. Het overzicht bevat echter geen enkele informatie over de (geschatte) waarde van de octrooien en de octrooiaanvragen en is ook niet onderbouwd met financiële stukken, zoals een verklaring van een accountant. Overigens is ook niet vermeld welke van deze registraties al tot octrooiverlening hebben geleid en in hoeveel gevallen het nog om een aanvraag gaat. Het overzicht van Maxeon biedt daarom geen voldoende specifieke verhaalsinformatie waaruit kan worden afgeleid dat zij ook daadwerkelijk verhaal kan en zal bieden bij een eventuele kostenveroordeling ten laste van haar. Het beroep van Maxeon op de uitzondering van artikel 224 lid 2 aanhef en onder c Rv faalt dan ook. 5.5 Tussen partijen is (terecht) niet in geschil dat geen van de overige in artikel 224 lid 2 Rv genoemde uitzonderingen zich voordoet. Maxeon moet daarom zekerheid stellen voor een eventuele veroordeling tot betaling van de proceskosten en schadevergoeding. 5.6 VDH en Libra hebben deze veroordeling begroot op een bedrag van € 250.000,- en Aiko B.V. op € 350.000,-, waarvan € 250.000,- aan advocaatkosten en € 100.000,- aan deskundigenkosten, zulks conform de Indicatietarieven in octrooizaken gerechtshof Den Haag voor zeer complexe zaken. Maxeon heeft tegen deze begrotingen verweer gevoerd. Allereerst stelt Maxeon dat het bedrag waarvoor zij zekerheid moet stellen voor VDH, Libra en Aiko B.V. gezamenlijk niet hoger mag zijn dan € 250.000,-. Deze stelling slaagt niet. Maxeon wijst er terecht op dat VDH en Libra in de procedure bij de rechtbank (deels) hebben verwezen naar de stellingen en de deskundigenverklaringen van Aiko B.V. Uit het feit dat zij geen deskundigenkosten opvoeren kan worden afgeleid dat zij ook in hoger beroep voor de technische verweren van plan zijn te verwijzen naar het verweer van Aiko B.V. Het gaat echter om drie aparte zaken, waarbij ieder van geïntimeerden eigen stellingen en verweren kan voeren. Bovendien laten VDH en Libra zich bijstaan door een eigen advocaat, die (ook) kennis moet nemen van de stellingen en de bewijsmiddelen van Aiko B.V. Het is dan ook een mogelijke uitkomst van de procedure dat Maxeon zal worden veroordeeld in de proceskosten van VDH en Libra en afzonderlijk in die van Aiko B.V. Er is daarom geen reden om voor VDH, Libra en Aiko B.V. gezamenlijk één bedrag te bepalen. De omstandigheid dat aannemelijk is dat VDH en Libra als distributeurs van Aiko B.V. in Nederland ook in hoger beroep zullen aanhaken bij het (technisch) verweer van Aiko B.V. is voor het hof wel reden om het door hen gevorderde bedrag te matigen. Hierbij betrekt het hof het bedrag dat VDH en Libra in de procedure bij de rechtbank aan advocaatkosten hebben gemaakt. Het hof ziet in deze omstandigheden aanleiding om het bedrag waarvoor Maxeon zekerheid moet stellen aan VDH en Libra te bepalen op € 75.000,-. 5.7 Ten aanzien van de hoogte van de ten behoeve van Aiko B.V. te stellen zekerheid overweegt het hof als volgt. Maxeon voert aan dat het geschil in hoger beroep overzichtelijk is en dat de meeste kosten al in de procedure bij de rechtbank zijn gemaakt. Maxeon stelt echter dat zij het geschil in volle omvang aan het hof wenst voor te leggen. De kortgedingrechter oordeelde dat Maxeon niet of onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat AIKO c.s. inbreuk maken op EP 788. Het ligt daarom in de rede dat Maxeon haar stellingen in haar beroep zal (willen) aanvullen en nader onderbouwen. Haar memorie van grieven is in elk geval tamelijk omvangrijk met 56 pagina’s en een gewijzigde grondslag voor haar vorderingen. Voor zover Maxeon betoogt dat de kosten in hoger beroep veel lager zullen uitvallen omdat Aiko B.V. bij de rechtbank een uitgebreid onhoudbaar betoog heeft gehouden, overweegt het hof dat daarop niet vooruitgelopen kan worden omdat het verweer in hoger beroep nog niet bekend is. Het hof overweegt in dit verband verder dat de kortgedingrechter de zaak heeft aangemerkt als een zeer complex kort geding. Ook Maxeon en Aiko B.V. hebben hiervoor bij de kortgedingrechter gepleit en hun advocaatkosten begroot op € 475.714,51 respectievelijk € 448.456,24. Gelet op deze omstandigheden is aannemelijk dat de (redelijke en evenredige) advocaatkosten van Aiko B.V. in hoger beroep minimaal € 250.000,- zullen bedragen. 5.8 Aiko B.V. voert terecht aan dat zij in hoger beroep opnieuw een beroep zal moeten doen op deskundigen en op testrapporten omdat Maxeon dat ook heeft gedaan. Maxeon heeft nieuwe metingen laten verrichten en een tweede deskundigenverklaring in het geding gebracht (zie producties 30 en 34 bij de memorie van grieven). Het is dan ook redelijk dat Maxeon zekerheid stelt voor door Aiko B.V. te maken deskundigenkosten. Het hof acht het door Aiko B.V. begrote bedrag echter bovenmatig. Aiko B.V. gaat uit van hogere kosten dan zij in de procedure bij de rechtbank heeft gemaakt, terwijl in hoger beroep wordt voortgebouwd op eerdere rapporten en deskundigenverklaringen.

5.12 De conclusie is dat de incidentele vorderingen van AIKO c.s. slagen. Het hof zal de beslissing over de kosten van dit incident aanhouden tot de beslissing in de hoofdzaak. Vervolg van de procedure 5.13 Het hof verwijst de hoofdzaak naar de rol over veertien weken voor het nemen van een memorie van antwoord aan de zijde van AIKO c.s.

Het hof: in de incidenten veroordeelt Maxeon om op straffe van niet-ontvankelijkheid in de hoofdzaak binnen tien weken na heden ten gunste van VDH en Libra zekerheid te stellen voor de aan de zijde van VDH en Libra te vallen proceskosten en schadevergoeding tot een bedrag van € 75.000,- in de vorm van een onherroepelijke bankgarantie van een gerenommeerde bank met een vergunning in de Europese Unie op de gebruikelijke garantievoorwaarden; veroordeelt Maxeon om op straffe van niet-ontvankelijkheid in de hoofdzaak binnen tien weken na heden zekerheid te stellen voor de aan de zijde van Aiko B.V. te vallen proceskosten en schadevergoeding tot een bedrag van € 300.000,- in de vorm van een onherroepelijke afroepbankgarantie van een gerenommeerde bank met een vergunning in de Europese Unie op de gebruikelijke garantievoorwaarden; houdt de beslissing over de proceskosten in het incident aan totdat in de hoofdzaak zal worden beslist; wijst het meer of anders gevorderde in de incidenten af; in de hoofdzaak - verwijst de zaak naar de rol van 25 maart 2025 voor uitlating door AIKO c.s. over de vraag of de zekerheid is gesteld en zo ja, voor het nemen van een memorie van antwoord. Dit arrest is gewezen door mrs. F.M. Bus, A.D. Kiers-Becking en A.M. Voorwinden en in het openbaar uitgesproken op 17 december 2024 in aanwezigheid van de griffier. Verwezen wordt naar Parlementaire Geschiedenis Herziening Rechtsvordering, p. 394 en Kamerstukken II 2000-2001, 26 855, nr. 8, p. 3 en 4. Zie randnummer 1 van de memorie van grieven van Maxeon. Conclusie A-G Snijders van 6 januari 2023, ECLI:NL:PHR:2023:22.