ECLI:NL:RBROT:2016:1630

vonnis RECHTBANK ROTTERDAM team handel zaaknummer / rolnummer: C/10/494376 / KG ZA 16-129 Vonnis in kort geding van 1 maart 2016 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WORLD FREIGHT LOGISTICS B.V., gevestigd te Rotterdam, eiseres in conventie, verweerster in (deels voorwaardelijke) reconventie, advocaat mr. E. Wilke, tegen de vennootschap naar vreemd recht PHILIP MORRIS BRANDS SARL, gevestigd te Neuchâtel, Zwitserland, gedaagde in conventie, eiseres in (deels voorwaardelijke) reconventie, advocaat mr. L. Kroon. Partijen zullen hierna WFL en Philip Morris genoemd worden.

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: de dagvaarding de overgelegde producties de akte houdende onvoorwaardelijke en voorwaardelijke eis in reconventie de mondelinge behandeling de pleitnota van Philip Morris. 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2.1. WFL oefent een expeditiebedrijf uit. 2.2. Philip Morris produceert en verhandelt sigaretten, waaronder sigaretten van het merk Marlboro. Philip Morris is ter zake van Marlboro-sigaretten onder meer houder van een aantal Gemeenschapsbeeldmerken en Internationale Beeldmerken. Philip Morris is tevens de auteursrechthebbende ten aanzien van ontwerpen van Marlboro sigarettenverpakkingen. 2.3. De inspecteur van de Belastingdienst/Douane, afdeling Groningen Team IER, Unit Landelijke Taken, heeft bij brief van 18 december 2015 aan Philip Morris kennisgeving gedaan, uit hoofde van de Verordening (EU) nr. 608/2013 (de Anti Piraterij Verordening), tot schorsing vrijgave/ vasthouding van een container met (51.250) sigaretten op grond van een vermoeden van inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht. 2.4. De inspecteur van de Belastingdienst/Douane, afdeling Groningen Team IER, Unit Landelijke Taken, heeft in antwoord op een verzoek om informatie van Philip Morris ex artikel 17 lid 4/ artikel 18 lid van Verordening (EU) nr. 608/2013, bij brief van 21 december 2015 aan Philip Morris onder meer medegedeeld dat WFL de geadresseerde is van de onder rov. 2.3 genoemde sigaretten. 2.5. Philip Morris heeft WFL bij brief van 22 december 2015 medegedeeld, samengevat, dat zij van de douane heeft vernomen dat WFL de geadresseerde is van de sigaretten. Philip Morris heeft daarbij aan WFL onder meer verzocht om uiterlijk 28 december 2015 kenbaar te maken of wordt ingestemd met, onder meer, vernietiging van de - op de rechten van Philip Morris inbreukmakende - sigaretten. 2.6. WFL heeft bij e-mailbericht van 23 december 2015 aan Philip Morris geantwoord, samengevat: -dat zij slechts de expediteur is van de sigaretten, -dat zij was ingeschakeld om de sigaretten te doen vervoeren van, en naar, een land gelegen buiten de EG, -dat de sigaretten ten gevolge van een logistieke fout van een ander logistiek bedrijf in de keten abusievelijk naar de EG (Rotterdam) zijn gestuurd, -dat WFL, afgezien van haar logistieke bemoeienis, geen rechten kan doen gelden op de sigaretten en zodoende ook geen toestemming kan geven tot vernietiging van de sigaretten. 2.7. De (beslag) voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft op 18 januari 2016 verlof verleend aan Philip Morris tot het doen leggen van conservatoir beslag tot afgifte van de sigaretten ten laste van WFL, toegewezen. Oogmerk van Philip Morris met dit beslag tot afgifte is vernietiging van de sigaretten wegens schending van intellectuele eigendomsrechten van Philip Morris. 2.8. De (beslag) voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft op 20 januari 2016 het voormelde verlof nogmaals verleend, met dien verstande dat het verlof toen werd verleend voor beslaglegging op een andere locatie (namelijk: bij ECT Delta Terminal BV in Rotterdam) dan de locatie die in het eerste beslagverzoek werd genoemd. 2.9. WFL heeft als haar productie 13 overgelegd een nog niet gedateerde, en nog niet betekende, dagvaarding met als eiseres Philip Morris. In de tekst daarvan staat dat WFL wordt gedagvaard om op 24 februari 2016 te verschijnen in een bodemprocedure voor de rechtbank Den Haag.

3.1. WFL vordert in conventie samengevat - de opheffing van het door Philip Morris ten laste van WFL gelegde conservatoire beslag. WFL stelt daartoe het volgende. 3.2. Slechts indien de goederen zich op het grondgebied van de EU bevinden, zou aan Philip Morris het recht toe komen om op te treden tegen (dreigende) inbreuk op merk- en auteursrechten van Philip Morris. De beslagen goederen bevinden zich echter niet op het grondgebied van de EU. Deze goederen bevinden zich in transit: de goederen zijn afkomstig uit een derde land, staan thans onder douanetoezicht en zullen worden doorgevoerd naar een land buiten de EU, namelijk Syrië. Transitgoederen mogen naar huidig recht niet beslagen worden door een rechthebbende (vgl. HvJ EG 1 december 2011, zaken C-446/09 en C-45/09). Naar komend recht (per 23 maart 2016) wordt dit anders. Alsdan kan een rechthebbende wel handhavend optreden tegen transitgoederen ingeval van een rechtenschending. Anticipatie op deze komende regelgeving is echter niet toegestaan. Er is volgens WFL geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat de sigaretten uiteindelijk bestemd zijn voor een land binnen de EU. 3.3. Voor het geval Philip Morris een reconventionele vordering mocht instellen tot vernietiging van sigaretten en daarbij een proceskostenveroordeling ex artikel 1019h Rv. mocht vorderen, stelt WFL dat vernietiging geen voorlopige voorziening is maar een definitieve maatregel, zodat deze vordering niet in kort geding kan worden toegewezen. Het toekennen van een proceskostenveroordeling ex artikel 1019h Rv. ten laste van WFL is onredelijk omdat zij slechts een logistiek bedrijf is in de vervoersketen dat werkt tegen lage marges. WFL is niet de inbreukmaker zelf. Bovendien kent Philip Morris de achterliggende handelaren zonder dat zij tegen hen optreedt. Om dezelfde redenen dienen volgens WFL de kosten van de eventuele vernietiging van de sigaretten niet ten laste van WFL gebracht te worden. 3.4. Philip Morris voert verweer. 3.5. In reconventie vordert Philip Morris, samengevat: - onvoorwaardelijk: WFL te bevelen om te staken en gestaakt te houden het faciliteren van het (doen) vervoeren van producten die inbreuk maken op de merkrechten en algemeen bekende merken van Philip Morris, op straffe van verbeurte van dwangsom; - een bevel aan WFL om een schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen van alle door of met wetenschap van WFL vervoerde producten die inbreuk maken op de rechten van Philip Morris, op straffe van verbeurte van een dwangsom; -voorwaardelijk, ingeval van toewijzing van de vordering in conventie tot opheffing van het beslag: WFL te bevelen om te staken en gestaakt houden het in de EU (doen) aanbieden/verhandelen van de beslagen partij sigaretten en het doen invoeren of uitvoeren daarvan, op straffe van verbeurte van een dwangsom, -onvoorwaardelijk: veroordeling van WFL in de volledige proceskosten in conventie ex artikel 1019 h Rv. 3.6. WFL voert verweer in reconventie. 3.7. Op de (verdere) stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in conventie 4.1. Volgens artikel 705 lid 2 Rv dient het beslag te worden opgeheven indien summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht blijkt. Dit brengt mee dat het in de eerste plaats op de weg ligt van degene die de opheffing vordert om met inachtneming van de beperkingen van de voorzieningenprocedure aannemelijk te maken dat de door de beslaglegger gepretendeerde vordering ondeugdelijk of onnodig is (HR 14 juni 1996, NJ 1997/481). Er zal evenwel beslist moeten worden aan de hand van wat door beide partijen naar voren is gebracht en summierlijk met bewijsmateriaal is onderbouwd. Die beoordeling kan niet geschieden los van de in een zodanig geval vereiste afweging van de wederzijdse belangen, waarbij dient te worden beoordeeld of het belang van de beslaglegger bij handhaving van het beslag op grond van de door deze naar voren gebrachte omstandigheden zwaarder dient te wegen dan het belang van de beslagene bij opheffing van het beslag. De Hoge Raad heeft hier aan toegevoegd dat een conservatoir beslag naar zijn aard ertoe strekt om te waarborgen dat, zo een vooralsnog niet vaststaande vordering in de bodemprocedure wordt toegewezen, verhaal mogelijk zal zijn, terwijl de beslaglegger bij afwijzing van de vordering zal kunnen worden aangesproken voor de door het beslag ontstane schade. 4.2. Niet in geding is dat Philip Morris merkrechthebbende is ten aanzien van het sigarettenmerk Marlboro en evenmin is in geding dat Philip Morris het auteursrecht heeft op de verpakkingen van dit sigarettenmerk. 4.3. Voorts is tussen partijen niet in geding dat de door Philip Morris in conservatoir beslag genomen sigaretten en hun verpakkingen inbreuk maken op deze rechten van Philip Morris. 4.4. Tussen partijen is wel in geding de vraag of de sigaretten, die afkomstig waren uit een derde land (buiten de EU), bestemd waren voor de Nederlandse markt, dan wel bestemd waren voor doorvoer naar een ander derde land (alsdan geheten: transitgoederen). Bij de beoordeling van deze standpunten van partijen is het volgende van belang. 4.5. Per 1 januari 2014 is in werking getreden Verordening (EU) Nr. 608/2013 inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane (de Anti Piraterij Verordening), als opvolger van Verordening (EG) nr. 1383/2003. De Anti Piraterij Verordening beoogt voorkoming van inbreuken op de wetgeving van de Unie inzake intellectuele eigendomsrechten. De douaneautoriteiten zijn bevoegd om, op verzoek of ambtshalve, intellectuele eigendomsrechten te handhaven met betrekking tot goederen die in overeenstemming met de douanewetgeving onderworpen zijn aan douanetoezicht of douanecontrole, en om passende controles op deze goederen uit te voeren. 4.6. In HvJ EU, 01-12-2011, nr C-446/09 en nr C-495/09 is, ter zake van Verordening (EG) nr. 1383/2003 en diens voorganger Verordening nr. 3295/94, onder meer als volgt geoordeeld: “Gelet op al het voorgaande dient op de prejudiciële vragen te worden geantwoord dat de verordeningen nrs. 3295/94 en 1383/2003 aldus moeten worden uitgelegd dat: - uit een derde land afkomstige goederen die een imitatie zijn van een in de Unie door een merkrecht beschermde waar of een kopie van een in de Unie door een auteursrecht, naburig recht, tekening of model beschermde waar, niet als ‘namaakgoederen’ of ‘door piraterij verkregen goederen’ in de zin van deze verordeningen kunnen worden aangemerkt louter op grond van het feit dat zij onder een schorsingsregeling in het douanegebied van de Unie zijn binnengebracht; - deze goederen daarentegen inbreuk op dat recht kunnen maken en dus als ‘namaakgoederen’ of ‘door piraterij verkregen goederen’ kunnen worden aangemerkt wanneer is bewezen dat zij bestemd zijn om in de Unie te worden verhandeld, waarbij dit bewijs is geleverd met name wanneer blijkt dat deze goederen aan een klant in de Unie zijn verkocht of voor deze goederen een verkoopaanbieding is gedaan aan of reclame is gemaakt bij consumenten van de Unie, of wanneer uit documenten of briefwisseling betreffende deze goederen blijkt dat het voornemen bestaat om deze goederen naar de consumenten in de Unie om te leiden;” 4.7. Voormelde rechtspraak heeft zijn gelding behouden onder Verordening (EU) Nr. 608/2013, nu deze verordening geen gunstiger regime kent voor rechthebbenden ten aanzien van transitgoederen. Uitgangspunt bij de verdere beoordeling is derhalve dat Philip Morris naar huidig recht niet handhavend kan optreden tegen transitgoederen. 4.8. Voor zover Philip Morris zich, met een beroep op nationaalrechtelijke bepalingen, op het standpunt stelt dat haar wel het recht toekomt om handhavend op te treden, dient dit te falen wegens tegenstrijdigheid van deze bepalingen met EU-recht, dat derogeert aan deze bepalingen. 4.9. Philip Morris stelt dat Nederland op grond van artikel 15 lid 4 van de “International Framework Convention on Tobacco Control” (het WHO-Kaderverdrag) gehouden is om wetgeving te maken of te verstevigen tegen de illegale handel in tabaksproducten (sub b) en gepaste maatregelen dient te treffen om ervoor te zorgen dat alle in beslag genomen namaak en/of smokkelsigaretten vernietigd worden (sub c). Volgens Philip Morris is opheffing van het beslag, waardoor de sigaretten alsnog beschikbaar komen voor de handel, strijdig met deze bepalingen. Dit betoog faalt. Mogelijk is dat bepalingen uit dit verdrag rechtstreekse werking toekomen (vgl. HR 10-10-2014, ECLI:NL:HR:2014:2928). Artikel 15 ziet op de bestrijding van “illicit trade” (illegale handel). Naar huidig Europees recht is echter, zoals gezegd, in geval van transitgoederen geen sprake van illegale handel. De voorzieningenrechter ziet geen reden aan te nemen dat onder het verdrag het begrip “illegale handel” een ruime strekking zou hebben dan naar Europees recht, daargelaten wat daarvan dan zou zijn als wel sprake zou zijn van een tegenstrijdigheid. 4.10. Indien de bepalingen (met name artikel 10 lid 4) van Richtlijn (EU) 2015/2436 van 16 december 2015 (betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten) geldend recht zullen zijn geworden -hetgeen thans nog niet het geval is- zal aan Philip Morris wel het recht toekomen om handhavend op te treden tegen inbreukmakende transitgoederen. Dit artikellid bepaalt, voor zover van belang: “Onverminderd de rechten van houders die vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het ingeschreven merk zijn verkregen, heeft de houder van dat merk eveneens het recht te verhinderen dat derden in het economische verkeer waren binnenbrengen in de lidstaat waar het merk is ingeschreven zonder dat deze daar in de vrije handel worden gebracht, wanneer deze waren, met inbegrip van de verpakking ervan, uit derde landen afkomstig zijn en zonder toestemming een merk dragen dat gelijk is aan het voor deze waren ingeschreven merk of in zijn belangrijkste onderdelen niet van dat merk kan worden onderscheiden.” De stelling van Philip Morris dat een richtlijnconforme interpretatie ertoe noopt om reeds thans toepassing te geven aan dit artikel 10 lid 4, faalt. Ingevolge artikel 54 van Richtlijn (EU) 2015/2436 zijn de lidstaten gehouden om uiterlijk op 14 januari 2019 te voldoen aan onder meer artikel 10. Thans is deze datum niet verstreken. De verplichting van de nationale rechter tot richtlijnconform interpretatie vindt haar begrenzing in de algemene rechtsbeginselen die deel uitmaken van het gemeenschapsrecht, met name het rechtszekerheidsbeginsel en het verbod van terugwerkende kracht (HvJ-EU 8 oktober 1987, zaak 80/86 Kolpinghuis indertijd). Deze begrenzing is in dit geval aan de orde, vanwege de jegens WFL te betrachten rechtszekerheid.

De voorzieningenrechter in conventie 5.1. wijst het gevorderde af, 5.2. bepaalt dat ieder der partijen de eigen proceskosten draagt, in reconventie 5.3. wijst het gevorderde af, 5.4. bepaalt dat ieder der partijen de eigen proceskosten draagt. Dit vonnis is gewezen door mr. P. de Bruin en in het openbaar uitgesproken op 1 maart 2016. 2517/2009

Het is niet aan de (voorzieningen) rechter om de -door de Raad en het Europees parlement- vastgestelde datum van uiterlijk 14 januari 2019 terzijde te schuiven. 4.11. De voorzieningenrechter sluit op voorhand geenszins uit dat Philip Morris in de tussen partijen aanhangige bodemprocedure zal kunnen bewijzen dat de sigaretten bestemd waren voor de Nederlandse markt. Daarbij is van belang dat WFL wisselende verklaringen heeft afgelegd ten aanzien van de bestemming van de sigaretten. WFL heeft in haar dagvaarding gesteld dat zij de sigaretten naar Nederland heeft doen vervoeren omdat zij zich op deze wijze (beter) kon beroepen op een retentierecht jegens het bedrijf Mag Container Lines (MCL) te Dubai. WFL stelt dat MCL haar opdrachtgever is voor het doen vervoeren van de sigaretten en dat zij een zakelijk geschil heeft met MCL. In eerdere instantie heeft WFL zich echter op het standpunt gesteld dat de aankomst van de sigaretten in Nederland te wijten is aan een foutje van een andere logistieke dienstverlener. Dit lijkt niet zonder meer met elkaar te rijmen. 4.12. Terzijde zij aangetekend dat de voorzieningenrechter ervan uitgaat dat de bodemprocedure inmiddels reeds aanhangig is omdat de termijn waarbinnen dit na het beslag moest zijn geschied, inmiddels is verstreken. Mocht dit niet zo zijn dan zou het beslag al van rechtswege zijn komen te vervallen, hetgeen niet het standpunt van WFL is. 4.13. WFL stelt voorts een vordering te hebben op MCL in de orde van grootte van € 100.000,-. Het valt echter op (gelijk Philip Morris betoogt) dat WFL in haar (onder de Feiten aangehaalde) e-mailbericht van 23 december 2015 nog niet rept over deze vordering. Daarin wordt slechts gerept over een logistiek foutje. 4.14. Volgens WFL hebben de sigaretten als eindbestemming een (particuliere) handelaar in het land Syrië. Volgens Philip Morris kan dit niet juist zijn omdat een staatsbedrijf in Syrië het monopolie heeft op de invoer van sigaretten. De voorzieningenrechter zal niet treden in de juistheid van dit standpunt, bezien in het licht van de huidige omstandigheden in Syrië. Dit is verder ook niet nodig. Naar voorlopig oordeel dient Philip Morris in beginsel de mogelijkheid te worden geboden om in een bodemprocedure te bewijzen dat de sigaretten waren bestemd voor de Nederlandse markt en, zo zij hierbij in het gelijk mocht worden gesteld, de sigaretten te doen vernietigen. Gelet op het grote belang dat gediend is met bescherming van intellectuele eigendomsrechten, welk belang tot uitdrukking komt in de voor IE-rechthebbenden begunstigende bepalingen in de Richtlijn 2004/48 (de Handhavingsrichtlijn), dient grote terughoudendheid te worden betracht bij toewijzing van een vordering die ertoe strekt om reeds bij voorbaat aan een rechthebbende de mogelijkheid te ontnemen om handhavend op te treden in de vorm van het doen vernietigen van inbreukmakende goederen. In de omstandigheden van het geval bestaat geen aanleiding om deze terughoudendheid te laten varen. 4.15. Voor zover de bewijspositie van Philip Morris thans nog niet sterk genoeg is, kan bovendien niet op voorhand worden uitgesloten dat dit in een bodemprocedure anders kan worden. Het voert ook daarom te ver om het beslag op te heffen. 4.16. WFL heeft geen feiten en omstandigheden naar voren gebracht die de conclusie rechtvaardigen dat een belangenafweging tot een ander oordeel zou moeten nopen. 4.17. De vordering zal mitsdien worden afgewezen. 4.18. Het oordeel over de proceskosten in conventie zal worden gegeven samen met het oordeel van de proceskosten in reconventie. in reconventie 4.19. WFL erkent éénmaal eerder sigaretten vervoerd te doen hebben voor haar onderhavige opdrachtgever. Uit de stellingen van Philip Morris valt niet (goed) af te leiden dat WFL kennis droeg van het schenden van de rechten van Philip Morris bij dit doen vervoeren van de sigaretten. Dat geldt in ieder geval ten aanzien van het eerste vervoer. De voorzieningenrechter heeft aan Philip Morris ter zitting vraag voorgelegd of er aanknopingspunten zijn dat WFL zich structureel, en bewust, bezondigt aan schending van de rechten van Philip Morris. Dit kon Philip Morris niet bevestigen. Bij deze stand van zaken bestaat geen aanleiding om de vordering toe te wijzen dat WFL dient te staken en gestaakt te houden het faciliteren van het (doen) vervoeren van producten die inbreuk maken op de rechten van Philip Morris. Evenmin bestaat om deze reden aanleiding om WFL te veroordelen tot overlegging van de door Philip Morris gevorderde bescheiden. WFL kan niet worden veroordeeld tot overlegging van bescheiden waarvan het bestaan vooralsnog niet aannemelijk is. 4.20. De voorwaarde voor het indienen van het voorwaardelijke deel van de eis in reconventie is niet vervuld. Aan de beoordeling daarvan wordt mitsdien niet toegekomen. 4.21. De proceskosten in reconventie worden begroot op hetzelfde bedrag als de proceskosten in conventie. Daarom zullen de proceskosten in conventie en reconventie worden gecompenseerd. Aan dit oordeel doet in dit geval niet af dat volgens de Leidraad Indicatietarieven IE zaken een gespecificeerde kostenopgave in beginsel tijdig voorafgaand aan de zitting dient te worden overgelegd en WFL dit niet heeft gedaan. Deze Leidraad biedt een indicatie voor wat redelijk en evenredig zou kunnen worden geacht, maar in een concrete zaak kan de proceskostenveroordeling ook hoger of lager uitvallen. Daarbij is van belang, zoals A-G Verkade op 21 maart 2014 heeft geconcludeerd in de zaak ECLI:NL:PHR:2014:224, dat de formuleringen in art. 14 Richtlijn 2004/48 (inzake de proceskostenvergoeding in IE-zaken) juist zijn opgenomen met het oog op een flexibele toepassing van de proceskostenveroordeling, waarbij rekening kan worden gehouden met de specifieke omstandigheden van de zaak, zoals de omvang van de inbreuk, de toerekenbaarheid van de inbreuk aan de gedaagde en andere specifieke omstandigheden van de zaak (MvA, Kamerstukken I 2006/07, 30 392, nr. C, p. 1-2).