ECLI:NL:RBMNE:2015:7424

vonnis RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht handelskamer locatie Utrecht zaaknummer / rolnummer: C/16/377491 / HA ZA 14-756 Vonnis van 21 oktober 2015 in de zaak van de vennootschap naar buitenlands recht MYFACTORY GLOBAL DISTRIBUTOR S.A., gevestigd te Zug, Zwitserland, eiseres, advocaat mr. J.R. Cleuver te Den Haag, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MF BEHEER B.V., gevestigd te Breukelen en kantoorhoudende te Aarlanderveen, gedaagde, advocaat mr. T.P. Huizinga te Eindhoven. Partijen zullen hierna MGD en MF Beheer genoemd worden.

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: het vonnis in incident van 4 februari 2015 de conclusie van repliek de conclusie van dupliek de akte van MGD de mededeling van MF Beheer dat zij afziet van het nemen van een antwoordakte. 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2.1. MGD is een onderneming die diverse soorten bedrijfssoftware ontwikkelt en verkoopt, en diensten levert die betrekking hebben op deze software. Zij maakt daarbij (buiten de Benelux) gebruik van het volgende beeldmerk, dat zij onder nummer 1154260 bij het WIPO heeft gedeponeerd (voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 42 en 45): . 2.2. MF Beheer is een holding, die (tot 31 augustus 2007) aandelen hield in en bestuurder was van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MyFactory Business Services B.V. Laatstgenoemde vennootschap (die zich bezig hield met het bedenken van en adviseren over interactieve internetconcepten, het voeren van projectmanagement terzake en het hosten van websites) was aandeelhoudster van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MyFactory Webmastering B.V. (die diensten aanbood op het gebied van het beheer en onderhoud van websites). Eind 2007 zijn de aandelen in deze laatste vennootschap overgedragen aan een nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Redmax Holding B.V. MyFactory Business Services B.V. is vervolgens aandeelhoudster geworden van de aan Redmax Holding gelieerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Redmax B.V. Laatstgenoemde vennootschap houdt zich bezig met het bedenken, ontwikkelen, bouwen, beheren en onderhouden van interactieve internetconcepten. 2.3. MF Beheer is sinds 1 februari 2002 houdster van de volgende Beneluxmerkinschrijvingen (beide voor klassen 35, 38, 41 en 42): - het beeldmerk (inschrijvingsnummer 696449) - het woordmerk MYFACTORY (inschrijvingsnummer 696450) 2.4. Bij brief van 16 juni 2014, aangevuld bij e-mail van 12 september 2014, heeft MGD aan MF Beheer verzocht om de onder 2.3 bedoelde merkinschrijvingen door te halen wegens het niet normaal gebruiken daarvan.

3.1. MGD vordert - kort samengevat - dat de rechtbank: - primair: de Beneluxmerkinschrijvingen van MF Beheer vervallen verklaart en ambtshalve de doorhaling daarvan beveelt, - subsidiair: de Beneluxmerkinschrijvingen van MF Beheer gedeeltelijk vervallen verklaart en ambtshalve de gedeeltelijke doorhaling daarvan beveelt, - MF Beheer veroordeelt in de proceskosten conform artikel 1019h Rv. 3.2. MF Beheer voert verweer. 3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.1. De rechtbank is bevoegd om van het onderhavige geschil kennis te nemen, en wel op grond van artikel 4.6 Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE), nu MF Beheer mede in dit arrondissement gevestigd is. 4.2. Aan haar vorderingen heeft MGD ten grondslag gelegd dat MF Beheer in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het uitbrengen van de inleidende dagvaarding van deze procedure (15 september 2014) geen normaal gebruik heeft gemaakt van de onder 2.3 bedoelde merken, althans niet voor alle diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Gelet hierop komen de merkinschrijvingen van MF Beheer voor al dan niet gedeeltelijke vervallenverklaring (artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE) en vervolgens voor doorhaling (artikel 4.5 lid 3 BVIE) in aanmerking. 4.3. MF Beheer heeft zich allereerst tegen de vorderingen verweerd met de stelling dat MGD door het starten van de onderhavige procedure misbruik maakt van bevoegdheid, aangezien een tot haar concern behorende vennootschap, My Global Factory B.V., zich naar aanleiding van een eerdere procedure over het teken MY FACTORY, in een vaststellingsovereenkomst jegens MF Beheer heeft verbonden om dat teken in de Benelux niet meer te gebruiken. 4.4. Van misbruik van bevoegdheid is pas sprake als het instellen van de vordering, gelet op de evidente ongegrondheid ervan, in verband met de betrokken belangen van de wederpartij achterwege had behoren te blijven. Hiervan kan eerst sprake zijn als eiser zijn vordering baseert op feiten en omstandigheden waarvan hij de onjuistheid kende dan wel behoorde te kennen of op stellingen waarvan hij op voorhand moest begrijpen dat deze geen kans van slagen hadden (HR 29 juni 2007, LJN BA3516, NJ 2007/353). Bij het aannemen van misbruik van procesrecht door het aanspannen van een procedure past terughoudendheid, gelet op het recht op toegang tot de rechter dat mede gewaarborgd wordt door art. 6 EVRM, aldus de Hoge Raad (6 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV7828). 4.5. Van een dergelijke situatie is in het onderhavige geval geen sprake. Uit het uitgebreide inhoudelijke debat dat partijen in deze procedure hebben gevoerd, blijkt dat van een evidente ongegrondheid van de vorderingen geen sprake is. Voorts valt niet in te zien waarom MGD - ook indien er veronderstellenderwijs vanuit gegaan wordt dat zij gebonden is aan de door MF Beheer bedoelde vaststellingsovereenkomst - niet op basis van nieuwe feiten en omstandigheden die opkomen na het sluiten van deze overeenkomst (het verstrijken van de door MGD bedoelde periode van vijf jaar) een vordering zou mogen instellen tot vervallenverklaring van de merken van MF Beheer. Daarmee handelt zij niet in strijd met het uit de vaststellingsovereenkomst voortvloeiende verbod om het teken niet in de Benelux te gebruiken. De vaststellingsovereenkomst (en de eventuele gebondenheid van MGD daaraan) is pas relevant op moment dat MGD daadwerkelijk gebruik zou gaan maken van het teken in de Benelux. Daarvan is nu (nog) geen sprake. 4.6. Op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE kan het recht op een merk vervallen worden verklaard voor zover na de datum van inschrijving gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Beneluxgebied voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. 4.7. Partijen twisten met name over het antwoord op de vraag of MF Beheer in de afgelopen periode, die aanvangt vijf jaar voorafgaande aan het uitbrengen van de inleidende dagvaarding, derhalve op 15 september 2009, normaal gebruik van haar merken heeft gemaakt. 4.8. Uit vaste rechtspraak volgt dat normaal gebruik van een merk wordt gemaakt wanneer het - overeenkomstig de wezenlijke functie ervan, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven - wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat alleen ertoe strekt, de aan de merkinschrijving verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of normaal gebruik van het merk is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het economische verkeer reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (vergelijk de arresten van het HvJEU van 11 november 2003, C-40/01, ECLI:EU:2003:145 (Ajax/Ansul) en 11 mei 2006, C-416/04, ECLI:EU:C:2006:310 (Sunrider), alsmede de beschikking van het HvJEU van 27 januari 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50 (La Mer Technology). 4.9. MF Beheer heeft betwist dat zij in de afgelopen vijf jaar geen normaal gebruik van haar merken heeft gemaakt en heeft in dat kader de volgende producties overgelegd: - productie 6: een schermafdruk van de website www.redmax.nl van 26 juni 2011, waarin onder meer het volgende is vermeld: MyFactory Webmastering Het beheer en onderhoud van online kanalen en applicaties en de zoekmachine marketing heeft Redmax ondergebracht in MyFactory Webmastering. Dit bedrijf is een 100% dochter van de Redmax Groep en is op dezelfde locatie in Rotterdam gevestigd. Samen met de marketeers en consultants van Redmax en de software engineers van Redmax vormen ze hechte operationele teams, die de relaties van Redmax duurzaam succes brengen. - productie 7: 6 facturen waarvan 2 het logo en 4 het logo bevatten, gericht aan 5 verschillende afnemers in Den Haag, daterend van 4 september 2009, 31 januari 2010 en 1 maart 2010, - productie 8: 4 facturen daterend van 28 januari 2010, 1 maart 2010, 1 juni 2010 en 15 juli 2010 van Modern Media IT B.V. gericht aan “MyFactory Business Services” - productie 9: e-mails daterend uit de periode september 2009 tot en met januari 2010 die zijn verstuurd vanaf e-mailadressen eindigend op “myfactory.nl” en zijn ondertekend met de vermelding “MyFactory Webmastering bv”. 4.10. In reactie hierop heeft MGD onder meer betoogd dat deze producties niet tot de conclusie kunnen leiden dat MF Beheer haar merken normaal heeft gebruikt, aangezien de merken van MF Beheer (althans daarop gelijkende tekens) daarin alleen zijn gebruikt om de onderneming aan te duiden, en niet (in voldoende mate) om voor diensten een afzet te vinden en/of te behouden. 4.11. Volgens vaste jurisprudentie kan gebruik van een merk enkel als handelsnaam niet als ‘normaal gebruik’ worden aangemerkt, tenzij het publiek dit gebruik zal opvatten als een gebruik van een teken waarmee de waren of diensten van die van anderen worden onderscheiden (o.a. Benelux Gerechtshof 20 december 1996, IER 1997, 18). 4.12. De rechtbank is van oordeel dat bij de website waarvan een schermafdruk door MF Beheer als productie 6 is overgelegd, sprake is van gebruik van het teken MyFactory als handelsnaam, en niet als merk. De website waarop het gebruik van het teken MyFactory plaatsvindt, heeft als domeinnaam www.redmax.nl (dus niet een met de merken van MF Beheer overeenstemmende domeinnaam) en is voorzien is van een duidelijk logo met daarin het woord “redmax”. Het publiek zal dan ook in beginsel “Redmax” aanmerken als de onderneming van wie de mededelingen op die website en de daarop vermelde diensten afkomstig zijn. Het publiek zal het gebruik van het teken MyFactory, dat daarop (met de toevoeging “Webmastering”) is vermeld (in de aanhef en de tekst van een nieuwe alinea), dan ook in beginsel niet zien als merkgebruik. Door de context wordt dat niet anders.

De rechtbank 5.1. verklaart de Benelux merkinschrijvingen van MF Beheer met nummers 696449 en 696450 vervallen en beveelt daarvan de doorhaling, 5.2. veroordeelt MF Beheer in de proceskosten, aan de zijde van MGD tot op heden begroot op € 1.820,52, 5.3. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad voor zover het de proceskostenveroor-deling betreft, 5.4. wijst het meer of anders gevorderde af. Dit vonnis is gewezen door mr. R.A. Steenbergen, bijgestaan door mr. W.A. Visser als griffier, en in het openbaar uitgesproken op 21 oktober 2015. type: WV/4208 coll:

vonnis RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht handelskamer locatie Utrecht zaaknummer / rolnummer: C/16/377491 / HA ZA 14-756 Vonnis van 21 oktober 2015 in de zaak van de vennootschap naar buitenlands recht MYFACTORY GLOBAL DISTRIBUTOR S.A., gevestigd te Zug, Zwitserland, eiseres, advocaat mr. J.R. Cleuver te Den Haag, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MF BEHEER B.V., gevestigd te Breukelen en kantoorhoudende te Aarlanderveen, gedaagde, advocaat mr. T.P. Huizinga te Eindhoven. Partijen zullen hierna MGD en MF Beheer genoemd worden.

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: het vonnis in incident van 4 februari 2015 de conclusie van repliek de conclusie van dupliek de akte van MGD de mededeling van MF Beheer dat zij afziet van het nemen van een antwoordakte. 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2.1. MGD is een onderneming die diverse soorten bedrijfssoftware ontwikkelt en verkoopt, en diensten levert die betrekking hebben op deze software. Zij maakt daarbij (buiten de Benelux) gebruik van het volgende beeldmerk, dat zij onder nummer 1154260 bij het WIPO heeft gedeponeerd (voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 42 en 45): . 2.2. MF Beheer is een holding, die (tot 31 augustus 2007) aandelen hield in en bestuurder was van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MyFactory Business Services B.V. Laatstgenoemde vennootschap (die zich bezig hield met het bedenken van en adviseren over interactieve internetconcepten, het voeren van projectmanagement terzake en het hosten van websites) was aandeelhoudster van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MyFactory Webmastering B.V. (die diensten aanbood op het gebied van het beheer en onderhoud van websites). Eind 2007 zijn de aandelen in deze laatste vennootschap overgedragen aan een nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Redmax Holding B.V. MyFactory Business Services B.V. is vervolgens aandeelhoudster geworden van de aan Redmax Holding gelieerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Redmax B.V. Laatstgenoemde vennootschap houdt zich bezig met het bedenken, ontwikkelen, bouwen, beheren en onderhouden van interactieve internetconcepten. 2.3. MF Beheer is sinds 1 februari 2002 houdster van de volgende Beneluxmerkinschrijvingen (beide voor klassen 35, 38, 41 en 42): - het beeldmerk (inschrijvingsnummer 696449) - het woordmerk MYFACTORY (inschrijvingsnummer 696450) 2.4. Bij brief van 16 juni 2014, aangevuld bij e-mail van 12 september 2014, heeft MGD aan MF Beheer verzocht om de onder 2.3 bedoelde merkinschrijvingen door te halen wegens het niet normaal gebruiken daarvan.

3.1. MGD vordert - kort samengevat - dat de rechtbank: - primair: de Beneluxmerkinschrijvingen van MF Beheer vervallen verklaart en ambtshalve de doorhaling daarvan beveelt, - subsidiair: de Beneluxmerkinschrijvingen van MF Beheer gedeeltelijk vervallen verklaart en ambtshalve de gedeeltelijke doorhaling daarvan beveelt, - MF Beheer veroordeelt in de proceskosten conform artikel 1019h Rv. 3.2. MF Beheer voert verweer. 3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.1. De rechtbank is bevoegd om van het onderhavige geschil kennis te nemen, en wel op grond van artikel 4.6 Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE), nu MF Beheer mede in dit arrondissement gevestigd is. 4.2. Aan haar vorderingen heeft MGD ten grondslag gelegd dat MF Beheer in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het uitbrengen van de inleidende dagvaarding van deze procedure (15 september 2014) geen normaal gebruik heeft gemaakt van de onder 2.3 bedoelde merken, althans niet voor alle diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Gelet hierop komen de merkinschrijvingen van MF Beheer voor al dan niet gedeeltelijke vervallenverklaring (artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE) en vervolgens voor doorhaling (artikel 4.5 lid 3 BVIE) in aanmerking. 4.3. MF Beheer heeft zich allereerst tegen de vorderingen verweerd met de stelling dat MGD door het starten van de onderhavige procedure misbruik maakt van bevoegdheid, aangezien een tot haar concern behorende vennootschap, My Global Factory B.V., zich naar aanleiding van een eerdere procedure over het teken MY FACTORY, in een vaststellingsovereenkomst jegens MF Beheer heeft verbonden om dat teken in de Benelux niet meer te gebruiken. 4.4. Van misbruik van bevoegdheid is pas sprake als het instellen van de vordering, gelet op de evidente ongegrondheid ervan, in verband met de betrokken belangen van de wederpartij achterwege had behoren te blijven. Hiervan kan eerst sprake zijn als eiser zijn vordering baseert op feiten en omstandigheden waarvan hij de onjuistheid kende dan wel behoorde te kennen of op stellingen waarvan hij op voorhand moest begrijpen dat deze geen kans van slagen hadden (HR 29 juni 2007, LJN BA3516, NJ 2007/353). Bij het aannemen van misbruik van procesrecht door het aanspannen van een procedure past terughoudendheid, gelet op het recht op toegang tot de rechter dat mede gewaarborgd wordt door art. 6 EVRM, aldus de Hoge Raad (6 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV7828). 4.5. Van een dergelijke situatie is in het onderhavige geval geen sprake. Uit het uitgebreide inhoudelijke debat dat partijen in deze procedure hebben gevoerd, blijkt dat van een evidente ongegrondheid van de vorderingen geen sprake is. Voorts valt niet in te zien waarom MGD - ook indien er veronderstellenderwijs vanuit gegaan wordt dat zij gebonden is aan de door MF Beheer bedoelde vaststellingsovereenkomst - niet op basis van nieuwe feiten en omstandigheden die opkomen na het sluiten van deze overeenkomst (het verstrijken van de door MGD bedoelde periode van vijf jaar) een vordering zou mogen instellen tot vervallenverklaring van de merken van MF Beheer. Daarmee handelt zij niet in strijd met het uit de vaststellingsovereenkomst voortvloeiende verbod om het teken niet in de Benelux te gebruiken. De vaststellingsovereenkomst (en de eventuele gebondenheid van MGD daaraan) is pas relevant op moment dat MGD daadwerkelijk gebruik zou gaan maken van het teken in de Benelux. Daarvan is nu (nog) geen sprake. 4.6. Op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE kan het recht op een merk vervallen worden verklaard voor zover na de datum van inschrijving gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Beneluxgebied voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. 4.7. Partijen twisten met name over het antwoord op de vraag of MF Beheer in de afgelopen periode, die aanvangt vijf jaar voorafgaande aan het uitbrengen van de inleidende dagvaarding, derhalve op 15 september 2009, normaal gebruik van haar merken heeft gemaakt. 4.8. Uit vaste rechtspraak volgt dat normaal gebruik van een merk wordt gemaakt wanneer het - overeenkomstig de wezenlijke functie ervan, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven - wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat alleen ertoe strekt, de aan de merkinschrijving verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of normaal gebruik van het merk is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het economische verkeer reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (vergelijk de arresten van het HvJEU van 11 november 2003, C-40/01, ECLI:EU:2003:145 (Ajax/Ansul) en 11 mei 2006, C-416/04, ECLI:EU:C:2006:310 (Sunrider), alsmede de beschikking van het HvJEU van 27 januari 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50 (La Mer Technology). 4.9. MF Beheer heeft betwist dat zij in de afgelopen vijf jaar geen normaal gebruik van haar merken heeft gemaakt en heeft in dat kader de volgende producties overgelegd: - productie 6: een schermafdruk van de website www.redmax.nl van 26 juni 2011, waarin onder meer het volgende is vermeld: MyFactory Webmastering Het beheer en onderhoud van online kanalen en applicaties en de zoekmachine marketing heeft Redmax ondergebracht in MyFactory Webmastering. Dit bedrijf is een 100% dochter van de Redmax Groep en is op dezelfde locatie in Rotterdam gevestigd. Samen met de marketeers en consultants van Redmax en de software engineers van Redmax vormen ze hechte operationele teams, die de relaties van Redmax duurzaam succes brengen. - productie 7: 6 facturen waarvan 2 het logo en 4 het logo bevatten, gericht aan 5 verschillende afnemers in Den Haag, daterend van 4 september 2009, 31 januari 2010 en 1 maart 2010, - productie 8: 4 facturen daterend van 28 januari 2010, 1 maart 2010, 1 juni 2010 en 15 juli 2010 van Modern Media IT B.V. gericht aan “MyFactory Business Services” - productie 9: e-mails daterend uit de periode september 2009 tot en met januari 2010 die zijn verstuurd vanaf e-mailadressen eindigend op “myfactory.nl” en zijn ondertekend met de vermelding “MyFactory Webmastering bv”. 4.10. In reactie hierop heeft MGD onder meer betoogd dat deze producties niet tot de conclusie kunnen leiden dat MF Beheer haar merken normaal heeft gebruikt, aangezien de merken van MF Beheer (althans daarop gelijkende tekens) daarin alleen zijn gebruikt om de onderneming aan te duiden, en niet (in voldoende mate) om voor diensten een afzet te vinden en/of te behouden. 4.11. Volgens vaste jurisprudentie kan gebruik van een merk enkel als handelsnaam niet als ‘normaal gebruik’ worden aangemerkt, tenzij het publiek dit gebruik zal opvatten als een gebruik van een teken waarmee de waren of diensten van die van anderen worden onderscheiden (o.a. Benelux Gerechtshof 20 december 1996, IER 1997, 18). 4.12. De rechtbank is van oordeel dat bij de website waarvan een schermafdruk door MF Beheer als productie 6 is overgelegd, sprake is van gebruik van het teken MyFactory als handelsnaam, en niet als merk. De website waarop het gebruik van het teken MyFactory plaatsvindt, heeft als domeinnaam www.redmax.nl (dus niet een met de merken van MF Beheer overeenstemmende domeinnaam) en is voorzien is van een duidelijk logo met daarin het woord “redmax”. Het publiek zal dan ook in beginsel “Redmax” aanmerken als de onderneming van wie de mededelingen op die website en de daarop vermelde diensten afkomstig zijn. Het publiek zal het gebruik van het teken MyFactory, dat daarop (met de toevoeging “Webmastering”) is vermeld (in de aanhef en de tekst van een nieuwe alinea), dan ook in beginsel niet zien als merkgebruik. Door de context wordt dat niet anders.

De rechtbank 5.1. verklaart de Benelux merkinschrijvingen van MF Beheer met nummers 696449 en 696450 vervallen en beveelt daarvan de doorhaling, 5.2. veroordeelt MF Beheer in de proceskosten, aan de zijde van MGD tot op heden begroot op € 1.820,52, 5.3. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad voor zover het de proceskostenveroor-deling betreft, 5.4. wijst het meer of anders gevorderde af. Dit vonnis is gewezen door mr. R.A. Steenbergen, bijgestaan door mr. W.A. Visser als griffier, en in het openbaar uitgesproken op 21 oktober 2015. type: WV/4208 coll:

vonnis RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht handelskamer locatie Utrecht zaaknummer / rolnummer: C/16/377491 / HA ZA 14-756 Vonnis van 21 oktober 2015 in de zaak van de vennootschap naar buitenlands recht MYFACTORY GLOBAL DISTRIBUTOR S.A., gevestigd te Zug, Zwitserland, eiseres, advocaat mr. J.R. Cleuver te Den Haag, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MF BEHEER B.V., gevestigd te Breukelen en kantoorhoudende te Aarlanderveen, gedaagde, advocaat mr. T.P. Huizinga te Eindhoven. Partijen zullen hierna MGD en MF Beheer genoemd worden.

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: het vonnis in incident van 4 februari 2015 de conclusie van repliek de conclusie van dupliek de akte van MGD de mededeling van MF Beheer dat zij afziet van het nemen van een antwoordakte. 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2.1. MGD is een onderneming die diverse soorten bedrijfssoftware ontwikkelt en verkoopt, en diensten levert die betrekking hebben op deze software. Zij maakt daarbij (buiten de Benelux) gebruik van het volgende beeldmerk, dat zij onder nummer 1154260 bij het WIPO heeft gedeponeerd (voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 42 en 45): . 2.2. MF Beheer is een holding, die (tot 31 augustus 2007) aandelen hield in en bestuurder was van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MyFactory Business Services B.V. Laatstgenoemde vennootschap (die zich bezig hield met het bedenken van en adviseren over interactieve internetconcepten, het voeren van projectmanagement terzake en het hosten van websites) was aandeelhoudster van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MyFactory Webmastering B.V. (die diensten aanbood op het gebied van het beheer en onderhoud van websites). Eind 2007 zijn de aandelen in deze laatste vennootschap overgedragen aan een nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Redmax Holding B.V. MyFactory Business Services B.V. is vervolgens aandeelhoudster geworden van de aan Redmax Holding gelieerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Redmax B.V. Laatstgenoemde vennootschap houdt zich bezig met het bedenken, ontwikkelen, bouwen, beheren en onderhouden van interactieve internetconcepten. 2.3. MF Beheer is sinds 1 februari 2002 houdster van de volgende Beneluxmerkinschrijvingen (beide voor klassen 35, 38, 41 en 42): - het beeldmerk (inschrijvingsnummer 696449) - het woordmerk MYFACTORY (inschrijvingsnummer 696450) 2.4. Bij brief van 16 juni 2014, aangevuld bij e-mail van 12 september 2014, heeft MGD aan MF Beheer verzocht om de onder 2.3 bedoelde merkinschrijvingen door te halen wegens het niet normaal gebruiken daarvan.

3.1. MGD vordert - kort samengevat - dat de rechtbank: - primair: de Beneluxmerkinschrijvingen van MF Beheer vervallen verklaart en ambtshalve de doorhaling daarvan beveelt, - subsidiair: de Beneluxmerkinschrijvingen van MF Beheer gedeeltelijk vervallen verklaart en ambtshalve de gedeeltelijke doorhaling daarvan beveelt, - MF Beheer veroordeelt in de proceskosten conform artikel 1019h Rv. 3.2. MF Beheer voert verweer. 3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.1. De rechtbank is bevoegd om van het onderhavige geschil kennis te nemen, en wel op grond van artikel 4.6 Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE), nu MF Beheer mede in dit arrondissement gevestigd is. 4.2. Aan haar vorderingen heeft MGD ten grondslag gelegd dat MF Beheer in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het uitbrengen van de inleidende dagvaarding van deze procedure (15 september 2014) geen normaal gebruik heeft gemaakt van de onder 2.3 bedoelde merken, althans niet voor alle diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Gelet hierop komen de merkinschrijvingen van MF Beheer voor al dan niet gedeeltelijke vervallenverklaring (artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE) en vervolgens voor doorhaling (artikel 4.5 lid 3 BVIE) in aanmerking. 4.3. MF Beheer heeft zich allereerst tegen de vorderingen verweerd met de stelling dat MGD door het starten van de onderhavige procedure misbruik maakt van bevoegdheid, aangezien een tot haar concern behorende vennootschap, My Global Factory B.V., zich naar aanleiding van een eerdere procedure over het teken MY FACTORY, in een vaststellingsovereenkomst jegens MF Beheer heeft verbonden om dat teken in de Benelux niet meer te gebruiken. 4.4. Van misbruik van bevoegdheid is pas sprake als het instellen van de vordering, gelet op de evidente ongegrondheid ervan, in verband met de betrokken belangen van de wederpartij achterwege had behoren te blijven. Hiervan kan eerst sprake zijn als eiser zijn vordering baseert op feiten en omstandigheden waarvan hij de onjuistheid kende dan wel behoorde te kennen of op stellingen waarvan hij op voorhand moest begrijpen dat deze geen kans van slagen hadden (HR 29 juni 2007, LJN BA3516, NJ 2007/353). Bij het aannemen van misbruik van procesrecht door het aanspannen van een procedure past terughoudendheid, gelet op het recht op toegang tot de rechter dat mede gewaarborgd wordt door art. 6 EVRM, aldus de Hoge Raad (6 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV7828). 4.5. Van een dergelijke situatie is in het onderhavige geval geen sprake. Uit het uitgebreide inhoudelijke debat dat partijen in deze procedure hebben gevoerd, blijkt dat van een evidente ongegrondheid van de vorderingen geen sprake is. Voorts valt niet in te zien waarom MGD - ook indien er veronderstellenderwijs vanuit gegaan wordt dat zij gebonden is aan de door MF Beheer bedoelde vaststellingsovereenkomst - niet op basis van nieuwe feiten en omstandigheden die opkomen na het sluiten van deze overeenkomst (het verstrijken van de door MGD bedoelde periode van vijf jaar) een vordering zou mogen instellen tot vervallenverklaring van de merken van MF Beheer. Daarmee handelt zij niet in strijd met het uit de vaststellingsovereenkomst voortvloeiende verbod om het teken niet in de Benelux te gebruiken. De vaststellingsovereenkomst (en de eventuele gebondenheid van MGD daaraan) is pas relevant op moment dat MGD daadwerkelijk gebruik zou gaan maken van het teken in de Benelux. Daarvan is nu (nog) geen sprake. 4.6. Op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE kan het recht op een merk vervallen worden verklaard voor zover na de datum van inschrijving gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Beneluxgebied voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. 4.7. Partijen twisten met name over het antwoord op de vraag of MF Beheer in de afgelopen periode, die aanvangt vijf jaar voorafgaande aan het uitbrengen van de inleidende dagvaarding, derhalve op 15 september 2009, normaal gebruik van haar merken heeft gemaakt. 4.8. Uit vaste rechtspraak volgt dat normaal gebruik van een merk wordt gemaakt wanneer het - overeenkomstig de wezenlijke functie ervan, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven - wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat alleen ertoe strekt, de aan de merkinschrijving verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of normaal gebruik van het merk is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het economische verkeer reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (vergelijk de arresten van het HvJEU van 11 november 2003, C-40/01, ECLI:EU:2003:145 (Ajax/Ansul) en 11 mei 2006, C-416/04, ECLI:EU:C:2006:310 (Sunrider), alsmede de beschikking van het HvJEU van 27 januari 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50 (La Mer Technology). 4.9. MF Beheer heeft betwist dat zij in de afgelopen vijf jaar geen normaal gebruik van haar merken heeft gemaakt en heeft in dat kader de volgende producties overgelegd: - productie 6: een schermafdruk van de website www.redmax.nl van 26 juni 2011, waarin onder meer het volgende is vermeld: MyFactory Webmastering Het beheer en onderhoud van online kanalen en applicaties en de zoekmachine marketing heeft Redmax ondergebracht in MyFactory Webmastering. Dit bedrijf is een 100% dochter van de Redmax Groep en is op dezelfde locatie in Rotterdam gevestigd. Samen met de marketeers en consultants van Redmax en de software engineers van Redmax vormen ze hechte operationele teams, die de relaties van Redmax duurzaam succes brengen. - productie 7: 6 facturen waarvan 2 het logo en 4 het logo bevatten, gericht aan 5 verschillende afnemers in Den Haag, daterend van 4 september 2009, 31 januari 2010 en 1 maart 2010, - productie 8: 4 facturen daterend van 28 januari 2010, 1 maart 2010, 1 juni 2010 en 15 juli 2010 van Modern Media IT B.V. gericht aan “MyFactory Business Services” - productie 9: e-mails daterend uit de periode september 2009 tot en met januari 2010 die zijn verstuurd vanaf e-mailadressen eindigend op “myfactory.nl” en zijn ondertekend met de vermelding “MyFactory Webmastering bv”. 4.10. In reactie hierop heeft MGD onder meer betoogd dat deze producties niet tot de conclusie kunnen leiden dat MF Beheer haar merken normaal heeft gebruikt, aangezien de merken van MF Beheer (althans daarop gelijkende tekens) daarin alleen zijn gebruikt om de onderneming aan te duiden, en niet (in voldoende mate) om voor diensten een afzet te vinden en/of te behouden. 4.11. Volgens vaste jurisprudentie kan gebruik van een merk enkel als handelsnaam niet als ‘normaal gebruik’ worden aangemerkt, tenzij het publiek dit gebruik zal opvatten als een gebruik van een teken waarmee de waren of diensten van die van anderen worden onderscheiden (o.a. Benelux Gerechtshof 20 december 1996, IER 1997, 18). 4.12. De rechtbank is van oordeel dat bij de website waarvan een schermafdruk door MF Beheer als productie 6 is overgelegd, sprake is van gebruik van het teken MyFactory als handelsnaam, en niet als merk. De website waarop het gebruik van het teken MyFactory plaatsvindt, heeft als domeinnaam www.redmax.nl (dus niet een met de merken van MF Beheer overeenstemmende domeinnaam) en is voorzien is van een duidelijk logo met daarin het woord “redmax”. Het publiek zal dan ook in beginsel “Redmax” aanmerken als de onderneming van wie de mededelingen op die website en de daarop vermelde diensten afkomstig zijn. Het publiek zal het gebruik van het teken MyFactory, dat daarop (met de toevoeging “Webmastering”) is vermeld (in de aanhef en de tekst van een nieuwe alinea), dan ook in beginsel niet zien als merkgebruik. Door de context wordt dat niet anders.

De rechtbank 5.1. verklaart de Benelux merkinschrijvingen van MF Beheer met nummers 696449 en 696450 vervallen en beveelt daarvan de doorhaling, 5.2. veroordeelt MF Beheer in de proceskosten, aan de zijde van MGD tot op heden begroot op € 1.820,52, 5.3. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad voor zover het de proceskostenveroor-deling betreft, 5.4. wijst het meer of anders gevorderde af. Dit vonnis is gewezen door mr. R.A. Steenbergen, bijgestaan door mr. W.A. Visser als griffier, en in het openbaar uitgesproken op 21 oktober 2015. type: WV/4208 coll:

In de tekst wordt het teken gebruikt als onderdeel van de aanduiding van de onderneming “MyFactory Webmastering”, die 100% dochter is van de Redmax Groep en in Rotterdam is gevestigd. In dezelfde alinea wordt weliswaar vermeld welke diensten die onderneming verricht, maar de focus ligt op het bestaan, de organisatie en de functie van de onderneming binnen de Redmax Groep. Op geen enkele wijze wordt gesuggereerd dat de diensten van die onderneming onder een andere naam dan “Redmax” worden aangeboden. De conclusie is dan ook dat het publiek het gebruik op de website van het teken MyFactory niet als merkgebruik zal herkennen. 4.13. In de inkoopfacturen die als productie 8 zijn overgelegd, is het teken “MyFactory” alleen gebruikt als aanduiding van de onderneming die de beoogde ontvanger van de factuur is: “MyFactory Business Services”. Ook in dit geval is derhalve alleen sprake van gebruik van het teken als handelsnaam. 4.14. Voor de e-mails die door MF Beheer als productie 9 zijn overgelegd, geldt hetzelfde. Voor zover het teken is vermeld als onderdeel van het e-mailadres, duidt het alleen de verzender dan wel de ontvanger van de e-mail aan, en betreft het geen aanduiding van de diensten die daaronder worden aangeboden. Ook de handtekening onder de e-mail dient er alleen toe om de onderneming te identificeren waarvan de betreffende e-mail afkomstig is. Ook in zoverre is er sprake van handelsnaamgebruik en niet van merkgebruik. 4.15. Dit is evenwel anders voor zover het gaat om de facturen die door MF Beheer zijn overgelegd als productie 7. Daarop is het beeldmerk van MF Beheer, in iets afwijkende uitvoering, als logo vermeld. Op een factuur dient een dergelijk logo weliswaar vooral het doel om de onderneming te identificeren van wie de factuur afkomstig is, maar het publiek zal een dergelijk logo tevens zien als teken waarmee de waren of diensten van de facturerende onderneming worden onderscheiden. In zoverre kunnen die facturen dan ook merkgebruik opleveren. 4.16. De vraag die vervolgens beantwoord moet worden is of dit merkgebruik in kwantitatieve zin voldoende is om als normaal gebruik te kunnen gelden. Het antwoord op die vraag hangt af van diverse factoren, zoals de kenmerken van de betreffende dienst, de frequentie of de regelmaat van het gebruik van het merk, het feit dat het merk wordt gebruikt bij de verkoop van alle identieke producten of diensten van de merkhouder of slechts bij sommige ervan, of ook de bewijzen inzake het gebruik van het merk die de merkhouder kan leveren (HvJEU 27 januari 2004, C-259/02, ECLI:NL:XX:2004:BA9355). 4.17. De rechtbank constateert dat MF Beheer kennelijk slechts vijf facturen heeft weten te vinden die haar beeldmerk, dan wel een enigszins gewijzigde versie daarvan, bevatten en die zijn verzonden in de onderhavige vervalperiode van vijf jaar. De factuur van 4 september 2009 blijft hierbij buiten beschouwing, omdat deze valt buiten de in deze relevante periode. Deze vijf facturen zijn verzonden aan vijf afnemers die allemaal gevestigd zijn in Den Haag. Het verspreidingsgebied binnen de Benelux en het publiek dat kennis heeft kunnen nemen van deze merken, waren derhalve in de vervalperiode zeer beperkt. Het gebruik van het beeldmerk heeft bovendien plaatsgevonden op slechts twee data binnen een periode van net iets meer dan een maand (namelijk op 31 januari 2010 en 1 maart 2010), aan het begin van de vervaltermijn van vijf jaar. Het gebruik van het beeldmerk in de facturen was in concreto ook niet gericht op het behouden van marktaandeel, maar op het beëindigen van het aanbieden van de diensten aan de afnemers onder dit merk (zie de facturen aan PsyQ Nederland en ADHD Netwerkbijvolwassenen (productie 7 van MF Beheer) alsmede de factuur van 15 juli 2010 (productie 8 van MF Beheer)); die diensten zouden in de loop van 2010 voortgezet worden onder een ander merk: “redmax”. 4.18. Daarbij komt dat de facturen slechts zien op een beperkt deel van de activiteiten van de merkhouder (hosting en het beheer van online kanalen en applicaties); de kern van de activiteiten van de aan MF Beheer gelieerde ondernemingen was gelegen in het bedenken van en adviseren over interactieve internetconcepten en het voeren van projectmanagement terzake. Die activiteiten zijn in de vervalperiode juist niet onder de merken verricht, maar onder het merk “redmax”. 4.19. Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat het merkgebruik zoals dat blijkens de hiervoor bedoelde vijf facturen binnen de vervalperiode heeft plaatsgevonden, zodanig beperkt is geweest dat dit geen werkelijk commercieel doel heeft kunnen dienen. 4.20. In punt 18 van haar conclusie van antwoord en punt 4 van haar conclusie van dupliek heeft MF Beheer expliciet getuigenbewijs aangeboden terzake van haar stelling dat zij in ieder geval tot begin 2010 haar merken heeft gebruikt voor het vinden van afzet voor de diensten van de aan haar gelieerde ondernemingen (door het horen van (voormalig) medewerkers van haarzelf en aan haar gelieerde ondernemingen en/of klanten van deze ondernemingen). Volgens vaste rechtspraak moet bewijs van het normale gebruik van een merk berusten op concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (o.a. Gerecht EU 8 juli 2015, T-548/12 r.o. 100 e.v.). Onder ede afgelegde getuigenverklaringen kunnen alleen bijdragen aan dit bewijs, indien zij door onafhankelijke bewijzen, zoals facturen, worden ondersteund (r.o. 102 van laatstgenoemd arrest). De overgelegde facturen zijn in het voorgaande al als onvoldoende bewijs voor normaal gebruik aangemerkt, zodat de rechtbank het bewijsaanbod van MF Beheer passeert. 4.21. De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat MF Beheer haar merken in de vijf jaar voorafgaande aan de inleidende dagvaarding niet op een normale wijze heeft gebruikt. De vorderingen tot vervallenverklaring en doorhaling van de merkinschrijvingen zijn dan ook voor toewijzing vatbaar. 4.22. De vervallenverklaring en doorhaling zullen niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard worden, aangezien: - de vervallenverklaring van declaratoire aard is, en zich dus niet leent voor uitvoerbaar bij voorraadverklaring (Hoge Raad 17 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BO1815, r.o. 3.10.2), - de doorhaling pas kan worden uitgevoerd, indien tegen de gerechtelijke uitspraak waarbij die doorhaling is bevolen, geen rechtsmiddel meer kan worden ingesteld (artikel 1.14 sub b BVIE. 4.23. MF Beheer zal als de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. MGD heeft begroting van de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd. 4.24. De onderhavige zaak betreft een vervallenverklaring van de merken van MF Beheer. Een dergelijke procedure valt in beginsel niet onder de handhaving van intellectuele eigendomsrechten waarvoor een volledige proceskostenvergoeding kan worden verkregen, aangezien een dergelijke procedure niet kan worden aangemerkt als een procedure met betrekking tot de handhaving van een intellectueel eigendomsrecht waarop de Europese richtlijn 2004/48 en in navolging daarvan artikel 1019 Rv ziet (vgl. HvJEU 15 november 2012, C-180/11, ECLI:NL:XX:2012:BY4086 (Bericap/Plastinnova)). Van een vooruitgeschoven inbreukverweer, die een uitzondering op dit uitgangspunt kan rechtvaardigen (zoals onder meer is aanvaard in het arrest van het gerechtshof Den Haag van 26 februari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ1902), is in casu geen sprake. Daarvoor is immers tenminste vereist dat de merkhouder een concreet voornemen heeft om een inbreukactie te starten tegen de partij die vervallenverklaring vordert. Niet gebleken is dat dat aan de orde is.

In de tekst wordt het teken gebruikt als onderdeel van de aanduiding van de onderneming “MyFactory Webmastering”, die 100% dochter is van de Redmax Groep en in Rotterdam is gevestigd. In dezelfde alinea wordt weliswaar vermeld welke diensten die onderneming verricht, maar de focus ligt op het bestaan, de organisatie en de functie van de onderneming binnen de Redmax Groep. Op geen enkele wijze wordt gesuggereerd dat de diensten van die onderneming onder een andere naam dan “Redmax” worden aangeboden. De conclusie is dan ook dat het publiek het gebruik op de website van het teken MyFactory niet als merkgebruik zal herkennen. 4.13. In de inkoopfacturen die als productie 8 zijn overgelegd, is het teken “MyFactory” alleen gebruikt als aanduiding van de onderneming die de beoogde ontvanger van de factuur is: “MyFactory Business Services”. Ook in dit geval is derhalve alleen sprake van gebruik van het teken als handelsnaam. 4.14. Voor de e-mails die door MF Beheer als productie 9 zijn overgelegd, geldt hetzelfde. Voor zover het teken is vermeld als onderdeel van het e-mailadres, duidt het alleen de verzender dan wel de ontvanger van de e-mail aan, en betreft het geen aanduiding van de diensten die daaronder worden aangeboden. Ook de handtekening onder de e-mail dient er alleen toe om de onderneming te identificeren waarvan de betreffende e-mail afkomstig is. Ook in zoverre is er sprake van handelsnaamgebruik en niet van merkgebruik. 4.15. Dit is evenwel anders voor zover het gaat om de facturen die door MF Beheer zijn overgelegd als productie 7. Daarop is het beeldmerk van MF Beheer, in iets afwijkende uitvoering, als logo vermeld. Op een factuur dient een dergelijk logo weliswaar vooral het doel om de onderneming te identificeren van wie de factuur afkomstig is, maar het publiek zal een dergelijk logo tevens zien als teken waarmee de waren of diensten van de facturerende onderneming worden onderscheiden. In zoverre kunnen die facturen dan ook merkgebruik opleveren. 4.16. De vraag die vervolgens beantwoord moet worden is of dit merkgebruik in kwantitatieve zin voldoende is om als normaal gebruik te kunnen gelden. Het antwoord op die vraag hangt af van diverse factoren, zoals de kenmerken van de betreffende dienst, de frequentie of de regelmaat van het gebruik van het merk, het feit dat het merk wordt gebruikt bij de verkoop van alle identieke producten of diensten van de merkhouder of slechts bij sommige ervan, of ook de bewijzen inzake het gebruik van het merk die de merkhouder kan leveren (HvJEU 27 januari 2004, C-259/02, ECLI:NL:XX:2004:BA9355). 4.17. De rechtbank constateert dat MF Beheer kennelijk slechts vijf facturen heeft weten te vinden die haar beeldmerk, dan wel een enigszins gewijzigde versie daarvan, bevatten en die zijn verzonden in de onderhavige vervalperiode van vijf jaar. De factuur van 4 september 2009 blijft hierbij buiten beschouwing, omdat deze valt buiten de in deze relevante periode. Deze vijf facturen zijn verzonden aan vijf afnemers die allemaal gevestigd zijn in Den Haag. Het verspreidingsgebied binnen de Benelux en het publiek dat kennis heeft kunnen nemen van deze merken, waren derhalve in de vervalperiode zeer beperkt. Het gebruik van het beeldmerk heeft bovendien plaatsgevonden op slechts twee data binnen een periode van net iets meer dan een maand (namelijk op 31 januari 2010 en 1 maart 2010), aan het begin van de vervaltermijn van vijf jaar. Het gebruik van het beeldmerk in de facturen was in concreto ook niet gericht op het behouden van marktaandeel, maar op het beëindigen van het aanbieden van de diensten aan de afnemers onder dit merk (zie de facturen aan PsyQ Nederland en ADHD Netwerkbijvolwassenen (productie 7 van MF Beheer) alsmede de factuur van 15 juli 2010 (productie 8 van MF Beheer)); die diensten zouden in de loop van 2010 voortgezet worden onder een ander merk: “redmax”. 4.18. Daarbij komt dat de facturen slechts zien op een beperkt deel van de activiteiten van de merkhouder (hosting en het beheer van online kanalen en applicaties); de kern van de activiteiten van de aan MF Beheer gelieerde ondernemingen was gelegen in het bedenken van en adviseren over interactieve internetconcepten en het voeren van projectmanagement terzake. Die activiteiten zijn in de vervalperiode juist niet onder de merken verricht, maar onder het merk “redmax”. 4.19. Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat het merkgebruik zoals dat blijkens de hiervoor bedoelde vijf facturen binnen de vervalperiode heeft plaatsgevonden, zodanig beperkt is geweest dat dit geen werkelijk commercieel doel heeft kunnen dienen. 4.20. In punt 18 van haar conclusie van antwoord en punt 4 van haar conclusie van dupliek heeft MF Beheer expliciet getuigenbewijs aangeboden terzake van haar stelling dat zij in ieder geval tot begin 2010 haar merken heeft gebruikt voor het vinden van afzet voor de diensten van de aan haar gelieerde ondernemingen (door het horen van (voormalig) medewerkers van haarzelf en aan haar gelieerde ondernemingen en/of klanten van deze ondernemingen). Volgens vaste rechtspraak moet bewijs van het normale gebruik van een merk berusten op concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (o.a. Gerecht EU 8 juli 2015, T-548/12 r.o. 100 e.v.). Onder ede afgelegde getuigenverklaringen kunnen alleen bijdragen aan dit bewijs, indien zij door onafhankelijke bewijzen, zoals facturen, worden ondersteund (r.o. 102 van laatstgenoemd arrest). De overgelegde facturen zijn in het voorgaande al als onvoldoende bewijs voor normaal gebruik aangemerkt, zodat de rechtbank het bewijsaanbod van MF Beheer passeert. 4.21. De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat MF Beheer haar merken in de vijf jaar voorafgaande aan de inleidende dagvaarding niet op een normale wijze heeft gebruikt. De vorderingen tot vervallenverklaring en doorhaling van de merkinschrijvingen zijn dan ook voor toewijzing vatbaar. 4.22. De vervallenverklaring en doorhaling zullen niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard worden, aangezien: - de vervallenverklaring van declaratoire aard is, en zich dus niet leent voor uitvoerbaar bij voorraadverklaring (Hoge Raad 17 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BO1815, r.o. 3.10.2), - de doorhaling pas kan worden uitgevoerd, indien tegen de gerechtelijke uitspraak waarbij die doorhaling is bevolen, geen rechtsmiddel meer kan worden ingesteld (artikel 1.14 sub b BVIE. 4.23. MF Beheer zal als de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. MGD heeft begroting van de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd. 4.24. De onderhavige zaak betreft een vervallenverklaring van de merken van MF Beheer. Een dergelijke procedure valt in beginsel niet onder de handhaving van intellectuele eigendomsrechten waarvoor een volledige proceskostenvergoeding kan worden verkregen, aangezien een dergelijke procedure niet kan worden aangemerkt als een procedure met betrekking tot de handhaving van een intellectueel eigendomsrecht waarop de Europese richtlijn 2004/48 en in navolging daarvan artikel 1019 Rv ziet (vgl. HvJEU 15 november 2012, C-180/11, ECLI:NL:XX:2012:BY4086 (Bericap/Plastinnova)). Van een vooruitgeschoven inbreukverweer, die een uitzondering op dit uitgangspunt kan rechtvaardigen (zoals onder meer is aanvaard in het arrest van het gerechtshof Den Haag van 26 februari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ1902), is in casu geen sprake. Daarvoor is immers tenminste vereist dat de merkhouder een concreet voornemen heeft om een inbreukactie te starten tegen de partij die vervallenverklaring vordert. Niet gebleken is dat dat aan de orde is.

In de tekst wordt het teken gebruikt als onderdeel van de aanduiding van de onderneming “MyFactory Webmastering”, die 100% dochter is van de Redmax Groep en in Rotterdam is gevestigd. In dezelfde alinea wordt weliswaar vermeld welke diensten die onderneming verricht, maar de focus ligt op het bestaan, de organisatie en de functie van de onderneming binnen de Redmax Groep. Op geen enkele wijze wordt gesuggereerd dat de diensten van die onderneming onder een andere naam dan “Redmax” worden aangeboden. De conclusie is dan ook dat het publiek het gebruik op de website van het teken MyFactory niet als merkgebruik zal herkennen. 4.13. In de inkoopfacturen die als productie 8 zijn overgelegd, is het teken “MyFactory” alleen gebruikt als aanduiding van de onderneming die de beoogde ontvanger van de factuur is: “MyFactory Business Services”. Ook in dit geval is derhalve alleen sprake van gebruik van het teken als handelsnaam. 4.14. Voor de e-mails die door MF Beheer als productie 9 zijn overgelegd, geldt hetzelfde. Voor zover het teken is vermeld als onderdeel van het e-mailadres, duidt het alleen de verzender dan wel de ontvanger van de e-mail aan, en betreft het geen aanduiding van de diensten die daaronder worden aangeboden. Ook de handtekening onder de e-mail dient er alleen toe om de onderneming te identificeren waarvan de betreffende e-mail afkomstig is. Ook in zoverre is er sprake van handelsnaamgebruik en niet van merkgebruik. 4.15. Dit is evenwel anders voor zover het gaat om de facturen die door MF Beheer zijn overgelegd als productie 7. Daarop is het beeldmerk van MF Beheer, in iets afwijkende uitvoering, als logo vermeld. Op een factuur dient een dergelijk logo weliswaar vooral het doel om de onderneming te identificeren van wie de factuur afkomstig is, maar het publiek zal een dergelijk logo tevens zien als teken waarmee de waren of diensten van de facturerende onderneming worden onderscheiden. In zoverre kunnen die facturen dan ook merkgebruik opleveren. 4.16. De vraag die vervolgens beantwoord moet worden is of dit merkgebruik in kwantitatieve zin voldoende is om als normaal gebruik te kunnen gelden. Het antwoord op die vraag hangt af van diverse factoren, zoals de kenmerken van de betreffende dienst, de frequentie of de regelmaat van het gebruik van het merk, het feit dat het merk wordt gebruikt bij de verkoop van alle identieke producten of diensten van de merkhouder of slechts bij sommige ervan, of ook de bewijzen inzake het gebruik van het merk die de merkhouder kan leveren (HvJEU 27 januari 2004, C-259/02, ECLI:NL:XX:2004:BA9355). 4.17. De rechtbank constateert dat MF Beheer kennelijk slechts vijf facturen heeft weten te vinden die haar beeldmerk, dan wel een enigszins gewijzigde versie daarvan, bevatten en die zijn verzonden in de onderhavige vervalperiode van vijf jaar. De factuur van 4 september 2009 blijft hierbij buiten beschouwing, omdat deze valt buiten de in deze relevante periode. Deze vijf facturen zijn verzonden aan vijf afnemers die allemaal gevestigd zijn in Den Haag. Het verspreidingsgebied binnen de Benelux en het publiek dat kennis heeft kunnen nemen van deze merken, waren derhalve in de vervalperiode zeer beperkt. Het gebruik van het beeldmerk heeft bovendien plaatsgevonden op slechts twee data binnen een periode van net iets meer dan een maand (namelijk op 31 januari 2010 en 1 maart 2010), aan het begin van de vervaltermijn van vijf jaar. Het gebruik van het beeldmerk in de facturen was in concreto ook niet gericht op het behouden van marktaandeel, maar op het beëindigen van het aanbieden van de diensten aan de afnemers onder dit merk (zie de facturen aan PsyQ Nederland en ADHD Netwerkbijvolwassenen (productie 7 van MF Beheer) alsmede de factuur van 15 juli 2010 (productie 8 van MF Beheer)); die diensten zouden in de loop van 2010 voortgezet worden onder een ander merk: “redmax”. 4.18. Daarbij komt dat de facturen slechts zien op een beperkt deel van de activiteiten van de merkhouder (hosting en het beheer van online kanalen en applicaties); de kern van de activiteiten van de aan MF Beheer gelieerde ondernemingen was gelegen in het bedenken van en adviseren over interactieve internetconcepten en het voeren van projectmanagement terzake. Die activiteiten zijn in de vervalperiode juist niet onder de merken verricht, maar onder het merk “redmax”. 4.19. Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat het merkgebruik zoals dat blijkens de hiervoor bedoelde vijf facturen binnen de vervalperiode heeft plaatsgevonden, zodanig beperkt is geweest dat dit geen werkelijk commercieel doel heeft kunnen dienen. 4.20. In punt 18 van haar conclusie van antwoord en punt 4 van haar conclusie van dupliek heeft MF Beheer expliciet getuigenbewijs aangeboden terzake van haar stelling dat zij in ieder geval tot begin 2010 haar merken heeft gebruikt voor het vinden van afzet voor de diensten van de aan haar gelieerde ondernemingen (door het horen van (voormalig) medewerkers van haarzelf en aan haar gelieerde ondernemingen en/of klanten van deze ondernemingen). Volgens vaste rechtspraak moet bewijs van het normale gebruik van een merk berusten op concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (o.a. Gerecht EU 8 juli 2015, T-548/12 r.o. 100 e.v.). Onder ede afgelegde getuigenverklaringen kunnen alleen bijdragen aan dit bewijs, indien zij door onafhankelijke bewijzen, zoals facturen, worden ondersteund (r.o. 102 van laatstgenoemd arrest). De overgelegde facturen zijn in het voorgaande al als onvoldoende bewijs voor normaal gebruik aangemerkt, zodat de rechtbank het bewijsaanbod van MF Beheer passeert. 4.21. De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat MF Beheer haar merken in de vijf jaar voorafgaande aan de inleidende dagvaarding niet op een normale wijze heeft gebruikt. De vorderingen tot vervallenverklaring en doorhaling van de merkinschrijvingen zijn dan ook voor toewijzing vatbaar. 4.22. De vervallenverklaring en doorhaling zullen niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard worden, aangezien: - de vervallenverklaring van declaratoire aard is, en zich dus niet leent voor uitvoerbaar bij voorraadverklaring (Hoge Raad 17 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BO1815, r.o. 3.10.2), - de doorhaling pas kan worden uitgevoerd, indien tegen de gerechtelijke uitspraak waarbij die doorhaling is bevolen, geen rechtsmiddel meer kan worden ingesteld (artikel 1.14 sub b BVIE. 4.23. MF Beheer zal als de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. MGD heeft begroting van de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd. 4.24. De onderhavige zaak betreft een vervallenverklaring van de merken van MF Beheer. Een dergelijke procedure valt in beginsel niet onder de handhaving van intellectuele eigendomsrechten waarvoor een volledige proceskostenvergoeding kan worden verkregen, aangezien een dergelijke procedure niet kan worden aangemerkt als een procedure met betrekking tot de handhaving van een intellectueel eigendomsrecht waarop de Europese richtlijn 2004/48 en in navolging daarvan artikel 1019 Rv ziet (vgl. HvJEU 15 november 2012, C-180/11, ECLI:NL:XX:2012:BY4086 (Bericap/Plastinnova)). Van een vooruitgeschoven inbreukverweer, die een uitzondering op dit uitgangspunt kan rechtvaardigen (zoals onder meer is aanvaard in het arrest van het gerechtshof Den Haag van 26 februari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ1902), is in casu geen sprake. Daarvoor is immers tenminste vereist dat de merkhouder een concreet voornemen heeft om een inbreukactie te starten tegen de partij die vervallenverklaring vordert. Niet gebleken is dat dat aan de orde is.