ECLI:NL:RBGEL:2019:2216

beschikking RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaakgegevens 7431637 \ AZ VERZ 18-73 \ 25115 \ 636 uitspraak van 21 mei 2019 beschikking in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ECOBoard International B.V. gevestigd te Delft verzoekende partij gemachtigde mr. H.T.L. Stockmann en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eco Board Company International B.V. gevestigd te Nunspeet verwerende partij procederend in persoon Partijen worden hierna ECOBoard International en Eco Board Company International genoemd.

Het verloop van de procedure blijkt uit: - het verzoekschrift, ingekomen op 27 december 2018 - het verweerschrift, ingekomen op 8 april 2019 - de mondelinge behandeling van 19 april 2019 mede inhoudende de pleitaantekeningen van de gemachtigde van ECOBoard International.

2.1. ECOboard International is opgericht in mei 2012, onder deze naam ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en voert deze naam sindsdien als handelsnaam. Haar enig bestuurder is de heer [naam bestuurder] . De activiteiten van ECOboard International bestaan met name uit de internationale verkoop van ecologische vezelplaten (‘biobased plaatmateriaal’). Dit innovatieve materiaal wordt gemaakt van vezels van landbouwafval waardoor voor de productie ervan geen bomenkap nodig is. 2.2. ECOboard International maakt gebruik van een website die is te bereiken via de domeinnamen www.ecoboardinternational.com en www.eco-boards.eu. De inhoud van de via die domeinnamen te bereiken internetpagina’s is identiek. Ter aanduiding van het plaatmateriaal gebruikt ECOboard International de termen ECO-BOARDS of ECOBOARD. [naam bestuurder] heeft deze namen als onderdeel van een beeldmerk laten registreren, ECO-BOARDS op 13 juni 2012 als internationale merkregistratie met nummer 1128079 en ECOBOARD als Benelux merk op 3 augustus 2018 met inschrijvingsnummer 1036692. 2.3. De heer [naam bestuurder verwerende partij] handelde tot juli 2016 onder meer onder de naam ABC Boardcompany International B.V. en onder de naam Animal Welfare B.V. [naam bestuurder] en [naam bestuurder verwerende partij] kennen elkaar al jaren en hebben van juni 2012 tot eind 2017 diverse gesprekken en onderhandelingen gevoerd om een samenwerking aan te gaan met betrekking tot de productie en verkoop van biobased plaatmateriaal in en buiten Europa. Op 26 juli 2016 heeft [naam bestuurder verwerende partij] de statutaire naam in het handelsregister van ofwel Animal Welfare B.V. ofwel ABC Boardcompany International B.V. gewijzigd in Eco Board Company International. Dit bedrijf richt zich ook op (onder meer) de internationale verkoop van biobased plaatmateriaal. Eco Board Company International beheert haar website via de domeinnaam www.ecoboardcompany.com. 2.4. In het kader van die geplande samenwerking zijn afspraken gemaakt, onder meer over het toestaan door ECOboard International van het gebruik van de namen ECOBOARD en ECO-BOARDS. 2.5. Bij e-mail bericht van 1 december 2016 heeft [naam bestuurder verwerende partij] het volgende aan [naam bestuurder] bericht: “Allereerst is het absoluut niet mijn bedoeling om achter je rug langs met de naam Eco-board “er van door te gaan”. (…). Ik wil nogmaals benadrukken dat, als de door jou geregistreerde naam Ecoboard al door mij genoemd wordt, dit altijd met als doel, een vorm van samenwerking zal zijn. (…) Verder is afgesproken dat ik de door jou geregistreerde merknaam niet zonder jou toestemming zal gebruiken. (…) Ik heb de handelsnaam ABCboardcompany zoals afgesproken vanmorgen verwijderd uit het register van de kamer van koophandel en het betreffende formulier op de post gedaan. (…). Op de besloten vennootschap Eco Boardcompany International B.V. loopt een funding traject dat voor beide partijen zeer interessant kan zijn. We hebben afgesproken dat we dit gezien het ver gevorderde stadium laten doorlopen tot 1 februari 2017. Is dat niet gelukt en we komen niet tot een nieuwe afspraak zal ik deze naam ook verwijderen/wijzigen. (…)” 2.6. [naam bestuurder verwerende partij] heeft de fondsenwerving voor Eco Board Company International (nog) niet rond gekregen. Tussen partijen is een verschil van inzicht ontstaan en de samenwerking is uiteindelijk niet van de grond gekomen. Partijen zijn elkaars concurrenten geworden. 2.7. Bij e-mail van 10 april 2018 met als onderwerp ‘Boardeco kick-off op beurs!’ heeft Eco Board Company International het volgende aan haar zakelijke relaties bericht: “Met groot genoegen nodig ik u uit om als VIP-bezoeker aanwezig te zijn op Building Holland, hét innovatie-event voor de bouw en vastgoed. Eco Boardcompany zal hier vertegenwoordigd zij om vol trots het kick-off project ‘Boardeco’ te presenteren! ‘Boardeco’ is een nog nieuw te lanceren productlijn waarvan we heel hoge verwachtingen hebben. Dit kwalitatief hoogstaande plaatmateriaal is een prachtig ecologisch alternatief voor onder andere spaan-, MDF- en multiplex-platen. Zo is het bijvoorbeeld sterker, buigzamer, beter bestand tegen water en ook nog eens 100% recyclebaar. Het past ook volledig binnen de visie van Eco Boardcompany, dat innovatie, kwaliteit en duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan.” 2.8. Op 25 mei 2018 heeft Eco Board Company International een e-mail aan haar zakelijke relaties gestuurd waarin, onder meer, het volgende is opgenomen: “Beste relatie, Wat een ontzettend mooie ervaring was het om op Building Holland te mogen staan voor de kick-off van ‘Boardeco’! Het was geweldig om de bezoekers alles te kunnen vertellen over ons prachtige nieuwe Copyright © 2018 Eco Boardcompany International B.V., All rights reserved. You are receiving this email becuase you opted in via our website. Our mailing address is: Eco Boardcompany International B.V. (...)” 2.9. Bij brieven van 22 augustus 2018 en 20 september 2018 heeft de gemachtigde van ECOboard International Eco Board Company International onder meer gesommeerd tot staking van handelsnaaminbreuk en merkinbreuk. Eco Board Company International heeft niet aan deze sommaties voldaan. 3Het verzoek en het verweer 3.1. ECOboard International verzoekt om Eco Board Company International bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren beschikking te veroordelen: a. a) om de handelsnamen en de domeinnaam www.ecoboardinternational.com zodanig te wijzigen dat daarin in elk geval niet voorkomt het woord ‘” ECOBoard” of “Eco Board” (in alle denkbare tekstuele schrijfwijzen), dan wel om in de Handelsnamen en de domeinnaam www.ecoboardinternational.com de naar het oordeel van de kantonrechter noodzakelijke wijzigingen aan te brengen, zodat de onrechtmatigheid wordt opgeheven; b) om de wijziging(en) door te voeren binnen één maand nadat de griffier Eco Board Company International een afschrift van de te geven beschikking heeft gezonden; c) tot betaling van een dwangsom van € 10.000,00, althans een door de kantonrechter te bepalen dwangsom, voor elke dag of deel daarvan dat Eco Board Company International niet voldoet aan het gevorderde onder 2; d) tot betaling van de kosten van dit geding overeenkomstig art. 1019h Rv, welke kosten middels een tijdig toe te zenden aanvullende productie nader zullen worden gespecificeerd. 3.2. ECOboard International legt, kort samengevat, aan haar vorderingen ten grondslag dat Eco Board Company International door het gebruik van haar handelsnaam in strijd handelt met haar oudere handelsnaam en oudere merkrecht als bedoeld in artikel 5 respectievelijk artikel 5a van de Handelsnaamwet. Het gebruik van een zo goed als identieke handelsnaam voor de handel in identieke producten zorgt ervoor dat bij het publiek verwarring te duchten is, aldus ECOboard International. Deze verwarring heeft zich volgens Eco Board Company International ook al daadwerkelijk voorgedaan en Eco Board Company International heeft volgens ECOboard International zelf actief de verwarring in de hand gewerkt. Zij stelt dat zij er daarom belang bij heeft om op grond van artikel 6 van de Handelsnaamwet de kantonrechter te verzoeken om Eco Board Company International te veroordelen tot opheffing van de gestelde onrechtmatigheid op de wijze zoals zij heeft gedaan.

4.1. Op grond van artikel 6 van de Handelsnaamwet (hierna: Hnw) kan iedere belanghebbende, indien een handelsnaam wordt gevoerd in strijd met deze wet, zich bij verzoekschrift tot de kantonrechter wenden met het verzoek, degene die de verboden handelsnaam voert, te veroordelen, daarin zodanige door de rechter te bepalen wijziging aan te brengen, dat de gestelde onrechtmatigheid wordt opgeheven. 4.2. Allereerst moet dus worden beoordeeld of Eco Board Company International door het gebruik van deze naam in strijd handelt of handelde met artikel 5 Hnw, zoals ECOboard International stelt. Op grond van artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. 4.3. Niet in geschil is dat ECOboard International deze naam sinds mei 2012 als handelsnaam voert. Eco Board Company International voert aan dat zij deze naam niet als zodanig als handelsnaam gebruikt. De enkele inschrijving in het handelsregister volstaat daartoe niet. In de praktijk treedt zij enkel naar buiten met de naam ECO Boardcompany in combinatie met haar logo. 4.4. Dit verweer treft geen doel. Uit haar e-mail van 25 mei 2018 blijkt dat Eco Board Company International naast de naam ECO Boardcompany ook de naam ECO Boardcompany International B.V. gebruikt. De kantonrechter is bovendien van oordeel dat Eco Board Company International reeds door het gebruik van de domeinnaam www.ecoboardcompany.com haar naam als handelsnaam gebruikt. Dat in de domeinnaam de toevoeging ‘international’ ontbreekt maakt dit niet anders. Het gebruik van deze domeinnaam kwalificeert als handelsnaamgebruik omdat de betreffende website een bedrijfsmatig karakter heeft en Eco Board Company International onder die naam deelneemt aan het handelsverkeer. 4.5. Ook is niet in geschil dat ECOboard International haar handelsnaam eerder voerde dan dat Eco Board Company International de handelsnamen Eco Boardcompany (International) of www.ecoboardcompany.nl ging voeren. 4.6. De kantonrechter is van oordeel dat de handelsnaam van ECOboard International en die van Eco Board Company International slechts in geringe mate van elkaar afwijken. Eco Board Company International gebruikt enkel de toevoeging van het geheel beschrijvende woord ‘company’. 4.7. De vraag die vervolgens moet worden beantwoord is of, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Eco Board Company International voert het verweer dat dit niet het geval is. Volgens Eco Board Company International gaat het om een combinatie van twee losse, gangbare en veelgebruikte Engelse woorden, namelijk ‘eco’ en ‘board’, die voor de betreffende producten niet gemonopoliseerd kunnen worden en waardoor geen exclusief recht op deze woorden mogelijk is. Bovendien komt de algemene naam Ecoboard (in diverse schrijfwijzen) veel vaker voor, in verschillende logo’s van verschillende bedrijven, zoals blijkt uit de door haar overgelegde voorbeelden, aldus Eco Board Company International. ECOboard International heeft de namen ECOBOARD en ECO-BOARDS alleen maar geregistreerd als onderdeel van het door haar gebruikte logo. Eco Board Company International gebruikt haar naam als onderdeel van een heel ander, niet gelijkend logo. Van verwarring kan dan volgens Eco Board Company International geen sprake zijn. 4.8. Naar het oordeel van de kantonrechter is wel degelijk verwarring bij het publiek te duchten, zoals bedoeld in artikel 5 Hnw, als gevolg van het feit dat beide ondernemingen zich richten op dezelfde internationale markt, waaronder heel Nederland, de vergelijkbare aard van beide ondernemingen (zij begeven zich met vergelijkbare producten in dezelfde branche) en de gelijkenis tussen de handelsnamen. ECOboard International heeft met de door haar overgelegde productie 18 aangetoond dat zich concreet verwarring heeft voorgedaan en bovendien is enkel het gevaar voor verwarring of het veronderstellen van een band tussen beide ondernemingen al voldoende. Het verwarringsgevaar hoeft niet af te stuiten op het verweer van Eco Board Company International dat de naam EcoBoard door meer partijen wordt gebruikt in verschillende logo’s van verschillende bedrijven en beschrijvend is. De Handelsnaamwet stelt immers niet de eis dat de handelsnaam onderscheidend vermogen heeft, terwijl anderzijds ook niet is gebleken dat de naam ECOboard International zodanig beschrijvend en algemeen is dat deze niet als handelsnaam mag worden gemonopoliseerd. Eco Board Company International heeft verder geen toelichting gegeven op de door haar overgelegde andere logo’s met het onderdeel Ecoboard (op verschillende schrijfwijzen), bijvoorbeeld welke ondernemingen het betreft, waar zij handelen en in welke producten, zodat dit verweer als onvoldoende onderbouwd moet worden afgewezen. ECOboard International heeft daarover overigens aangevoerd dat de ondernemingen achter de bedoelde logo’s geen vergelijkbare producten verhandelen in Europa en al helemaal niet in Nederland. 4.9. De conclusie van het voorgaande is de handelsnaam van Eco Board Company International, met het onderdeel Eco Board, of ECO Board (al dan niet met hoofdletters of aan elkaar vast) reeds op grond van artikel 5 Hnw in strijd is met de oudere handelsnaam van ECOboard International. Of er ook sprake is van strijd met oudere merkrechten van ECOboard International in de zin van artikel 5a Hnw behoeft dan geen beoordeling meer, omdat het op artikel 6 Hnw gegronde verzoek van ECOboard International reeds op grond van strijd met artikel 5 Hnw toewijsbaar is. Het verzoek tot wijziging van de handelsnaam zal worden toegewezen, evenals de verzochte dwangsom indien niet aan de veroordeling wordt voldaan, zij het dat deze dwangsom zal worden gematigd tot € 5.000,00 per dag, met een maximum van € 50.000,00. Daarbij overweegt de kantonrechter nog het volgende: Eco Board Company International kan de domeinnaam www.ecoboardinternational.com feitelijk niet wijzigen, maar slechts het gebruik daarvan staken (en eventueel een gewijzigde domeinnaam laten registreren). Dit onderdeel van het verzoek kan daarom feitelijk niet worden toegewezen en zal ook niet worden toegewezen. Dit betekent echter niet dat Eco Board Company International geen handelsnaaminbreuk maakt als zij deze domeinnaam als handelsnaam gebruikt. 4.10. Het ‘tegen’verzoek van Eco Board Company International om te oordelen dat partijen over en weer niets meer te vorderen hebben zal gelet op het voorgaande en omdat het onvoldoende is onderbouwd worden afgewezen. 4.11. ECOboard International verzoekt op grond van artikel 1019h Rv. betaling van de volledige door haar gemachtigde gemaakte proceskosten ter hoogte van € 8.507,58.

De kantonrechter, 5.1. veroordeelt Eco Board Company International om de handelsnamen Eco Board Company (International) en ECO Boardcompany zodanig te wijzigen dat daarin in elk geval niet voorkomt het woord ‘ECOBoard’ of ‘Eco Board’ (in alle denkbare tekstuele schrijfwijzen); 5.2. veroordeelt Eco Board Company International om de onder 5.1. genoemde wijziging(en) door te voeren binnen één maand nadat de griffier Eco Board Company International een afschrift van deze beschikking heeft gezonden; 5.3. veroordeelt Eco Board Company International om, ingeval zij (na de onder 5.2. genoemde termijn) in gebreke mocht blijven aan de veroordeling onder 5.1. te voldoen, aan ECOboard International te betalen een dwangsom van € 5.000,00 per dag, met een maximum van € 50.000,00; 5.4. veroordeelt Eco Board Company International in de proceskosten, aan de zijde van ECOboard International tot op heden begroot op € 8.000,00 voor salaris gemachtigde, € 119,00 aan griffierecht en € 80,44 aan kosten voor betekening van het verzoekschrift; 5.5. verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad; 5.6. wijst het meer of anders verzochte af. Deze beschikking is gegeven door de kantonrechter mr. M.J.P. Heijmans en in het openbaar uitgesproken op 21 mei 2019.