ECLI:NL:RBDHA:2018:3857

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/516970 / HA ZA 16-1000 Vonnis van 4 april 2018 in de zaak van de vennootschap naar vreemd recht VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER GMBH & CO.KG, gevestigd te Bad Säckingen (Duitsland), eiseres, advocaat mr. J.A. Dullaart te Naaldwijk, tegen de vennootschap naar vreemd recht IVOCLAR VIVADENT AG, gevestigd te Schaan (Liechtenstein), gedaagde, advocaat mr. G. Kuipers te Amsterdam. Partijen zullen hierna Vita en Ivoclar genoemd worden. Voor Vita wordt de zaak inhoudelijk behandeld door mrs. T.M. Blomme en L.E. Dijkman. Voor Ivoclar wordt de zaak behandeld door haar advocaat en mr. ir. O.V. Lamme.

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 15 juni 2016 waarbij Vita verlof is verleend om te procederen volgens het Versneld Regime in Octrooizaken; de dagvaarding van 29 juni 2016, met producties 1 tot en met 15; de akte overlegging aanvullende producties van Vita van 8 februari 2017, met producties 16 tot en met 18; de conclusie van antwoord van 2 november 2016, met producties 1a en 1b; de proceskostenoverzichten van Vita en Ivoclar; de akte uitlating proceskosten van 7 april 2017 van Vita; de akte uitlaten proceskosten van 7 april 2017 van Ivoclar. 1.2. Nadat de rechtbank aan Vita bij e-mail van 24 maart 2017 vragen had gesteld over het resterende belang van Vita bij de vernietiging van het Nederlandse deel van Europees octrooi EP 2 269 960 B1 nu Ivoclar van dat deel afstand had gedaan, heeft Vita bij e-mail van gelijke datum meegedeeld haar (hoofd)vordering te zullen intrekken. Bij (rol)beslissingen van 28 maart 2017 en 29 maart 2017 heeft de rechtbank besloten dat het aanvankelijk bepaalde pleidooi in verband met het resterende deel van het materiële geschil (dat enkel nog ziet op de proceskosten) is komen te vervallen. Hierbij zijn partijen in de gelegenheid gesteld zich bij een gelijktijdig te nemen akte uit te laten over de proceskosten. 1.3. De samenstelling van de meervoudige kamer is om organisatorische redenen gewijzigd. Mr. P. Burgers is vervangen door zijn ambtgenoot mr. C.T. Aalbers. 1.4. Vonnis is nader bepaald op heden.

2.1. Vita is een in 1924 opgerichte internationale onderneming die tandprotheses, ook wel aangeduid met de term tandrestauraties, alsmede daarvoor gebruikte materialen vervaardigt en in meer dan 150 landen op de markt brengt. Tot het assortiment van Vita behoren producten onder de naam Vita Suprinity, kort gezegd een keramische kroon ter vervanging van beschadigde tanden of delen daarvan. 2.2. Ivoclar, eveneens opgericht omstreeks 1924, is een concurrent van Vita op het gebied van tandheelkundige materialen voor tandrestauraties en glas-keramische materialen. Ivoclar is houdster van het Europees octrooi EP 2 269 960 B1 (hierna: EP 960 of het octrooi) verleend voor ‘Lithium silicate materials’. EP 960 is voor meerdere landen, waaronder Duitsland en Nederland, verleend op basis van een op 5 januari 2011 gepubliceerde aanvrage, die is afgesplitst van moederaanvrage EP 1 505 041. Het octrooi heeft 14 conclusies. 2.3. Tegen de verlening van dit octrooi heeft Vita op 13 mei 2016 oppositie ingesteld bij het EOB. Het is de rechtbank ambtshalve bekend dat de Oppositie Afdeling het octrooi op 24 november 2017 heeft herroepen en dat van die beslissing beroep is ingesteld bij de Technische Kamer van Beroep van het EOB. 2.4. Bij akte van 12 augustus 2016, derhalve na het uitbrengen van de dagvaarding en vóór de eerste rolzitting, heeft Ivoclar afstand gedaan van het Nederlandse deel van EP 960. Deze akte is per 23 augustus 2016 op de voet van artikel 63 ROW ingeschreven in het octrooiregister (hierna: register). 2.5. Met betrekking tot onder meer EP 960 is tussen partijen bij het Landgericht Düsseldorf (Duitsland) een inbreukprocedure aanhangig. De stand van zaken in deze procedure (hierna: de Duitse procedure) op de datum van het wijzen van dit vonnis is niet bekend.

3.1. Vita vordert vernietiging van het Nederlandse deel van EP 960, met veroordeling van Ivoclar in de proceskosten met inachtneming van artikel 1019h Rv. 3.2. Aan deze vordering legt Vita het volgende ten grondslag. 3.2.1. De conclusies 1, 2, 5 tot en met 7 en 13 en 14 van EP 960 zijn niet nieuw en de conclusies 1, 3, 4, 8 tot en met 12 van dat octrooi zijn (ook) niet inventief. 3.2.2. Hoewel Ivoclar inmiddels afstand heeft gedaan van het Nederlandse deel van EP 960, is zij gehouden de proceskosten van Vita te vergoeden. Aangezien Vita de procedure is begonnen in reactie op de handhaving van EP 960 door Vita, is op de proceskosten het regime van artikel 1019h Rv van toepassing. 3.3. Ivoclar voert de volgende verweren. 3.3.1. Hoewel Ivoclar de nietigheid van EP 960 niet erkent, heeft zij afstand gedaan van het Nederlandse deel van dit octrooi. De vordering tot vernietiging dient daarom te worden afgewezen. Op deze vordering is artikel 1019h Rv niet van toepassing. Hoewel Ivoclar nooit op enige manier heeft gedreigd het Nederlandse deel van het octrooi te handhaven, heeft Vita zonder enige vooraankondiging deze nietigheidsactie aanhangig gemaakt. 3.3.2. Vita dient te worden veroordeeld in de proceskosten, aangezien zij Ivoclar rauwelijks heeft gedagvaard. Daarnaast heeft zij misbruik van procesrecht gemaakt. Het instellen en (volledig) doorzetten van niet-toewijsbare en derhalve evident ongegronde vorderingen had achterwege behoren te blijven. 3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

Bevoegdheid 4.1. De vordering van Vita strekt ertoe dat een oordeel over de geldigheid van het Nederlandse deel van EP 960 wordt gegeven. Met betrekking tot deze vordering is de rechtbank op grond van artikel 24 lid 4 Brussel I bis-Verordening, in verbinding met artikel 80 lid 1 onder a ROW bevoegd. Vordering tot vernietiging EP 960 4.2. Nu Ivoclar op de voet van artikel 63 ROW afstand heeft gedaan van het Nederlandse deel van EP 960 en die afstand terugwerkende kracht heeft, heeft Vita geen belang meer bij toewijzing van haar hoofvordering. Hoewel Vita bij e-mail van 24 maart 2017 heeft aangekondigd haar eis dienovereenkomstig te verminderen, is zij hiertoe niet overgegaan. De rechtbank zal deze vordering daarom – bij gebrek aan belang – afwijzen. Ivoclar is de het ongelijk gestelde partij 4.3. Hoewel de nietigheidsvordering van Vita wordt afgewezen, is in deze procedure Ivoclar als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij te beschouwen. Met het eerst na het uitbrengen van de dagvaarding aan het NL Octrooicentrum aanbieden van een akte waarbij geheel afstand wordt gedaan van de beschermingsomvang van het octrooi wordt in feite erkend dat Vita het gelijk aan haar zijde heeft in het geschil over de geldigheid van EP 960. 4.4. Ivoclar heeft als verweer aangevoerd dat de procedure ten onrechte en onnodig op de eerstdienende datum (24 augustus 2016) door Vita is aangebracht, omdat Ivoclar aan Vita had medegedeeld dat zij “ruim voor de eerste rolzitting” afstand van het octrooi had gedaan en Vita voor het aanbrengen van de zaak (ook) uit het register had kunnen opmaken dat de akte van afstand was ingeschreven. Volgens Ivoclar moet Vita daarom als de in het ongelijk gestelde partij worden aangemerkt, althans heeft Vita zich aan misbruik van procesrecht schuldig gemaakt. Dit verweer faalt. In de eerste plaats omdat Vita op het moment van dagvaarden in ieder geval nog een belang had bij haar nietigheidsvordering en de daarmee gepaard gaande werkzaamheden al waren verricht. In de tweede plaats heeft Vita gemotiveerd bestreden dat het voor haar op 23 augustus 2016, de dag voordat zij de procedure ingevolge de VRO-beschikking bij de rechtbank diende aan te brengen, uit het register kenbaar had moeten zijn dat de akte van afstand was ingeschreven. In dat verband heeft Vita erop gewezen dat Ivoclar geen afschrift van de akte heeft toegezonden en Vita op 23 augustus 2016 het register heeft geraadpleegd en toen heeft geconstateerd dat het octrooi nog van kracht was, ten bewijze waarvan zij als productie EP4 een internet-afdruk van het geraadpleegde register heeft overgelegd. Daar komt nog bij dat Ivoclar na het uitbrengen van de dagvaarding niet heeft aangeboden de volledige proceskosten van Vita te zullen vergoeden, waardoor Vita belang hield voor dat deel van de vordering. 4.5. Ivoclar heeft ook nog betoogd dat Vita voorafgaand aan het uitbrengen van de dagvaarding contact met haar had kunnen opnemen in welk geval zij, zo voert Ivoclar thans aan, ook dan afstand had gedaan van het octrooi. Ook dit verweer wordt verworpen. Gelet op de Duitse inbreukprocedure, die ondanks de door Vita ingestelde oppositieprocedure is voortgezet, hoefde Vita er niet zonder meer rekening mee te houden dat Ivoclar na een eerste sommatie afstand zou doen van het Nederlandse deel van het octrooi. In die zin acht de rechtbank het aanhangig maken van een nietigheidsprocedure zonder voorafgaande sommatie niet dermate prematuur of onnodig dat daaraan de consequentie moet worden verbonden dat Vita in de proceskosten moet worden veroordeeld. Daar komt bij dat Ivoclar ook geen afstand van het octrooi heeft gedaan omdat zij de nietigheid ervan erkent, maar omdat zij volgens haar verklaring geen tijd en middelen wil steken in het verdedigen van het Nederlandse deel van het octrooi in een nietigheidsactie in Nederland. Toepasselijkheid van artikel 1019h Rv? 4.6. Vita heeft op de voet van artikel 1019h Rv een veroordeling gevorderd in de redelijke en evenredige proceskosten ten bedrage van € 70.242,55. Partijen hebben uitvoerig gedebatteerd over de vraag of artikel 1019h Rv op deze procedure van toepassing is. 4.7. De rechtbank heeft ambtshalve te beslissen over de proceskosten en de hoogte daarvan. Op grond van vaste jurisprudentie geldt dat artikel 1019h Rv niet van toepassing is op een nietigheidsprocedure, tenzij deze procedure te beschouwen is als een verweer tegen een inbreukactie of tegen een dreigende inbreukactie. In het laatste geval wordt ook wel gesproken over een vooruitgeschoven niet-inbreukverweer. Om een nietigheidsactie met betrekking tot het Nederlandse deel van een octrooi als een dergelijk verweer te kunnen aanmerken (en daarmee onder het toepassingsbereik van artikel 1019h Rv te brengen), is de enkele mogelijkheid dat de octrooihouder tot handhaving zal overgaan niet voldoende. Er moet sprake zijn van een (voldoende) concrete dreiging van handhaving in Nederland. In zijn algemeenheid is niet te zeggen wanneer de dreiging van handhaving voldoende concreet is, maar in de regel zal dit het geval zijn indien sprake is van een gerichte sommatie. 4.8. Met Vita is de rechtbank van oordeel dat gelet op de navolgende omstandigheden in onderling verband beschouwd, gesproken kan worden van een voldoende concrete dreiging van inbreuk. Die dreiging volgt zelfstandig uit de (overigens niet in het geding gebrachte) sommatie aan de Duitse advocaat van Vita, waarin volgens Vita staat dat ‘Due to Vita’s unwillingness to accept the licence terms we proposed, and its ongoing infringements of Ivoclar’s patents, we have decided to immediately begin asserting our legal rights against Vita in any country that we deem appropriate’. Het andersluidende betoog van Ivoclar dat zij nooit op enige manier heeft gedreigd het Nederlandse deel van het octrooi jegens Vita te handhaven, wordt gelet daarop verworpen. Daar komt bij dat Vita terecht heeft gesteld dat de aanhangig gemaakte nietigheidsprocedure rechtstreeks samenhangt met Ivoclar’s beslissing het Duitse deel van EP 960 te handhaven tegen Vita in Duitsland en de aangehaalde dreiging van inbreukprocedures in overige landen waar Vita’s product op de markt is. Onbestreden is dat het door Ivoclar voor de Duitse rechter aangevallen product, ook in Nederland op de markt is. Zo beschouwd kan de nietigheidsactie als een vooruitgeschoven niet-inbreuk verweer worden beschouwd. Dat Vita heeft aangegeven dat het entameren van de Nederlandse procedure ook tot doel had een onderbouwd nietigheidsoordeel te verkrijgen dat vervolgens in de Duitse procedure had kunnen worden ingebracht (naar Duits procesrecht is het volgens Vita op grond van artikel 81 lid 2 Patentgesetz niet mogelijk een (nationale) nietigheidsactie in te stellen omdat zij reeds bij het EOB oppositieprocedure heeft ingesteld), maakt het vorenstaande niet anders. 4.9. Vita wordt evenwel niet gevolgd in haar standpunt dat de gehele procedure wordt geregeerd door artikel 1019h Rv. Het tussen partijen (na aanbrengen van de procedure) resterende geschilpunt aangaande uitsluitend nog de proceskosten wordt niet door artikel 1019h Rv bestreken. De proceskosten voor dit geschilpunt dienen te worden begroot met toepassing van het liquidatietarief (vgl. r.o. 3.6. van Hoge Raad 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1087). Dat betekent dat een knip wordt gemaakt op het moment van het verschieten van kleur van de onderhavige procedure, dat samenvalt met het aanbrengen van de procedure.

De rechtbank: 5.1. wijst het gevorderde af; 5.2. veroordeelt Ivoclar in de kosten van de procedure tot dusverre begroot op € 63.726,37; 5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen, mr. J.A. van Dorp en mr. C.T. Aalbers en in het openbaar uitgesproken op 4 april 2018 in tegenwoordigheid van de griffier. Europees Octrooibureau Rijksoctrooiwet 1995. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. Vgl. HvJ EG 15 november 2012, ECLI::EU:C:2012:707 (Béricap/Plastinova) en Hof Den Haag 26 februari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ1902 (Danisco/Novozymes)