ECLI:NL:GHDHA:2019:575

GERECHTSHOF DEN HAAG Afdeling Civiel recht Zaaknummer : 200.230.424/01 Zaaknummer rechtbank : C/09/509050 / HA ZA 16-435 arrest van 26 maart 2019 (bij vervroeging) inzake ArcelorMittal France, gevestigd te Saint-Denis, Frankrijk, appellante in principaal beroep, verweerster in incidenteel beroep, hierna te noemen: ArcelorMittal, advocaat: mr. J.A. Dullaart te Naaldwijk, tegen Tata Steel IJmuiden B.V., gevestigd te Velsen-Noord, geïntimeerde in principaal beroep, appellante in incidenteel beroep, hierna te noemen: Tata Steel, advocaat: mr. R.E. Ebbink te Amsterdam.

1.1. Bij exploot van 12 december 2017 is ArcelorMittal in hoger beroep gekomen van door de rechtbank Den Haag tussen partijen gewezen vonnissen van 18 mei 2016 en 13 september 2017. Bij anticipatie-exploot heeft Tata Steel ArcelorMittal aangezegd de zaak bij vervroeging aan te brengen. Bij memorie van grieven met producties heeft ArcelorMittal zeventien grieven aangevoerd. Bij memorie van antwoord in principaal beroep, tevens memorie van eis in incidenteel beroep, met producties heeft Tata Steel de grieven bestreden en tevens incidenteel appel ingesteld. ArcelorMittal heeft hierop gereageerd bij memorie van antwoord in incidenteel appel. 1.2. Vervolgens hebben partijen op 4 maart 2019 de zaak doen bepleiten, ArcelorMittal door mr. B.J. Berghuis van Woortman, advocaat te Amsterdam, en Tata Steel door mr. H.J. Pot en mr. D.V. Bondarchuk, advocaten te Amsterdam, allen aan de hand van overgelegde pleitnotities. Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd.

2.1. Het gaat in deze zaak om het volgende. 2.2. ArcelorMittal en Tata Steel zijn producenten van staal. 2.3. ArcelorMittal is houdster geweest van het Europese octrooi 2 242 863 B1 (verder: EP 863 of het octrooi) voor een ‘process for manufacturing stamped products, and stamped products prepared from the same’. 2.4. Op 7 oktober 2014 heeft onder meer Tata Steel bij het Europees octrooibureau (hierna: EOB) oppositie ingesteld tegen de verlening van EP 863. Op 28 maart 2017 heeft de oppositieafdeling van het EOB EP 863 herroepen. Tegen die beslissing heeft ArcelorMittal beroep ingesteld bij de Technische Kamer van Beroep (hierna: TKB). Op 8 november 2018 heeft de TKB het beroep verworpen.

3.1. Tata Steel heeft in eerste aanleg gevorderd dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, (1) het Nederlandse deel van EP 863 (geheel of gedeeltelijk) zal vernietigen, (2) ArcelorMittal zal verbieden (potentiële) afnemers van Tata Steel te benaderen met mededelingen met de strekking dat Tata Steel inbreuk zou maken op het Nederlandse deel van EP 863 of op één of meer niet nader gespecificeerde exclusieve rechten van ArcelorMittal (hierna ook: wapperverbod), en (3) ArcelorMittal zal veroordelen in de redelijke en evenredige kosten van deze procedure als bedoeld in artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv). 3.2. ArcelorMittal heeft in eerste aanleg bij incidentele conclusie op de grond van artikel 83 lid 4 van de Rijksoctrooiwet (hierna: Row) gevorderd (zakelijk weergegeven) primair dat de rechtbank de nietigheidsprocedure zal schorsen totdat in de oppositieprocedure tegen EP 863 een definitieve beslissing is verkregen, en subsidiair (namelijk voor het geval voor de beslissing tot schorsing nadere onderbouwing van de zijde van ArcelorMittal nodig mocht zijn) dat de rechtbank de beslissing tot schorsing zal aanhouden tot na de conclusie van antwoord in de hoofdzaak. 3.3. Bij vonnis in het incident van 18 april 2016 heeft de rechtbank de incidentele vorderingen afgewezen, onder meer omdat Tata Steel had aangevoerd met een potentieel inbreukmakend product op de markt te willen komen. Bij conclusie van antwoord in de hoofdzaak heeft ArcelorMittal haar verzoek tot schorsing herhaald. 3.4. Mede omdat het door Tata Steel gestelde nieuwe product in de weg stond aan schorsing van de procedure, heeft ArcelorMittal bij antwoord tevens een incidentele vordering ingesteld, waarbij zij op de voet van artikel 223 Rv en voor de duur van het geding inclusief mogelijk hogere instanties heeft gevorderd dat de rechtbank (zakelijk weergegeven): Tata Steel zal bevelen de raadsman van ArcelorMittal schriftelijk te informeren over alle eigenschappen van alle producten die zij overweegt te gaan produceren en op de markt te brengen en die onder de beschermingsomvang van EP 863 zouden kunnen vallen, althans over die eigenschappen die nodig zijn om te kunnen bepalen of die producten onder die beschermingsomvang vallen; en Tata Steel zal bevelen de raadsman van ArcelorMittal vervolgens maandelijks schriftelijk te informeren over alle overwogen, voorgenomen en/of vastgestelde wijzigingen in de onder i. bedoelde eigenschappen. Dit alles binnen veertien dagen respectievelijk na verloop van vier weken na betekening van het in het incident te wijzen vonnis en op straffe van verbeurte van dwangsommen. 3.5. Aan deze incidentele vorderingen heeft ArcelorMittal ten grondslag gelegd dat Tata Steel heeft gesteld dat zij voornemens is een niet nader gespecificeerd nieuw product op de markt te brengen en dat de rechtbank die stelling voldoende vond om de procedure in de hoofdzaak niet te schorsen. Daarom moet het er volgens ArcelorMittal voor worden gehouden dat het nieuwe product van Tata Steel potentieel inbreukmakend is. Als octrooihouder heeft zij daarom recht op en belang bij nadere informatie over dit product, zodat zij het (commerciële) belang bij de potentiële inbreuk kan inschatten en zodat zij een inschatting kan maken met betrekking tot mogelijk te treffen maatregelen. 3.6. Bij vonnis van 13 september 2017 heeft de rechtbank de gevorderde vernietiging van het Nederlandse deel van EP 863 toegewezen. Het wapperverbod heeft de rechtbank afgewezen. De incidentele vorderingen van ArcelorMittal zijn afgewezen op grond van het oordeel over de nietigheid van EP 863. De rechtbank heeft ArcelorMittal veroordeeld in de proceskosten van de hoofdzaak en de incidenten. De rechtbank heeft die kosten niet begroot op grond van artikel 1019h Rv. Naar het oordeel van de rechtbank kon de procedure niet anders worden aangemerkt dan als een zuivere nietigheidsprocedure. 3.7. In principaal beroep vordert ArcelorMittal dat het hof de vonnissen in het hoofdzaak en de incidenten vernietigt en opnieuw recht doende de vorderingen van Tata Steel alsnog afwijst en de vorderingen van ArcelorMittal alsnog toewijst, met veroordeling van Tata Steel in de proceskosten in beide instanties op de voet van artikel 1019h Rv. 3.8. In incidenteel beroep vordert Tata Steel dat het hof het vonnis van 13 september 2017 vernietigt voor zover het de proceskostenveroordeling betreft en opnieuw rechtdoende ArcelorMittal veroordeelt in de proceskosten van de eerste aanleg op de voet van artikel 1019h Rv, met veroordeling van ArcelorMittal in de proceskosten van het principaal en incidenteel beroep op de voet van artikel 1019h Rv.

principaal beroep 4.1. Gelet op de inmiddels gewezen uitspraak van de TKB in de oppositieprocedure moet zowel het eindoordeel van de rechtbank over de nietigheid van EP 863, als het oordeel van de rechtbank dat ArcelorMittal in eerste aanleg als in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten moet worden veroordeeld, voor juist worden gehouden, althans moet worden geoordeeld dat ArcelorMittal geen belang meer heeft bij haar beroep. De grieven in principaal beroep treffen dus geen doel. Het hof begrijpt dat partijen het daar ook over eens zijn. incidenteel beroep 4.2. Het incidenteel beroep van Tata Steel tegen de wijze van begroting van de proceskosten in eerste aanleg treft ook geen doel. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat artikel 1019h Rv in deze zaak niet van toepassing is, omdat de zaak niet kan worden aangemerkt als ‘handhaving’ van een recht van intellectuele eigendom in de zin van artikel 1019 Rv. 4.3. Niet in geschil is dat artikel 1019 Rv zo moet worden uitgelegd dat het toepassingsbereik van onder meer artikel 1019h Rv overeenstemt met het toepassingsbereik van de handhavingsrichtlijn (richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, Pb EU 2004, L 195), waarvan de artikelen 1019 en 1019h Rv de implementatie vormen. 4.4. Bij de vaststelling van het toepassingsbereik van de handhavingsrichtlijn moet rekening worden gehouden met de rechtspraak van het Hof van Justitie daarover, in het bijzonder het Bericap-arrest (HvJ EU 15 november 2012, C-180/11, ECLI:EU:C:2012:717). In dat arrest heeft het Hof geoordeeld dat de bepalingen van de handhavingsrichtlijn enkel de handhaving waarborgen van de verschillende rechten van de personen die intellectuele-eigendomsrechten verkregen hebben, te weten de houders van dergelijke rechten, en dat zij niet in die zin kunnen worden uitgelegd dat zij beogen de verschillende maatregelen en procedures te regelen die ter beschikking worden gesteld van de personen die door anderen verkregen intellectuele-eigendomsrechten betwisten zonder zelf houders van dergelijke rechten te zijn (r.o. 77 van het Bericap-arrest). Daarbij heeft het Hof opgemerkt dat een nietigheidsprocedure juist ter beschikking wordt gesteld van een persoon die, zonder houder van een intellectuele-eigendomsrecht te zijn, opkomt tegen de bescherming van een recht van intellectuele eigendom dat aan de houder van de overeenkomstige rechten is verleend (r.o. 78 van het Bericap-arrest). Een dergelijke procedure beoogt, volgens het Hof, niet de bescherming van houders van intellectuele-eigendomsrechten te verzekeren in de zin van de betrokken bepalingen (r.o. 79 van het Bericap-arrest). Die procedure betreft immers geen inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht, of het nu gaat om de persoon die deze procedure inleidt, aangezien deze geen houder van een dergelijk recht is en derhalve per definitie geen inbreuk op dit recht kan ondergaan, of om de houder van een recht waarop die procedure betrekking heeft, aangezien een tegen hem gerichte rechtsvordering waarbij het bestaan van zijn intellectuele-eigendomsrecht in rechte wordt betwist, per definitie niet als een inbreuk kan worden aangemerkt (r.o. 80 van het Bericap-arrest). 4.5. De voorgaande oordelen van het Hof zijn ook van toepassing op een nietigheidsprocedure als de onderhavige. Ook deze nietigheidsprocedure wordt juist ter beschikking gesteld van een partij als Tata Steel die, zonder een eigen intellectuele-eigendomsrecht in te roepen, opkomt tegen de bescherming die ArcelorMittal aan het octrooi zou kunnen ontlenen. De onderhavige procedure beoogt dus niet de bescherming van houders van intellectuele-eigendomsrechten te verzekeren in de zin van de betrokken bepalingen. De procedure betreft immers geen inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht, of het nu gaat om Tata Steel, aangezien Tata Steel niet de houder is van een in deze procedure ingeroepen recht en derhalve per definitie geen inbreuk op dit recht kan aanvoeren, of om Arcelor Mittal, aangezien de tegen haar gerichte rechtsvordering waarbij de geldigheid van haar octrooi wordt bestreden, per definitie niet als een inbreuk kan worden aangemerkt. 4.6. Dit hof heeft in een reeks van uitspraken beslist dat artikel 1019h Rv wel van toepassing is in de situatie dat een nietigheidsprocedure aanhangig is gemaakt als verweer tegen dreigend handhavend optreden door de rechthebbende (onder meer hof Den Haag 25 februari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ1902). Tata Steel neemt in hoger beroep echter niet (meer) het standpunt in dat sprake is van dreigend handhavend optreden. Integendeel, in haar memorie verklaart Tata Steel uitdrukkelijk dat zij ‘niet (langer) stelt dat sprake is van dreigende handhaving’. Dat is ook terecht. Ervan uitgaande dat een nietigheidsprocedure als de onderhavige gelet op onder meer het Bericap-arrest in beginsel niet onder 1019h Rv valt, moeten duidelijke aanwijzingen bestaan dat de rechthebbende daadwerkelijk voornemens is handhavend op te treden om een nietigheidsprocedure te kwalificeren als een vooruitgeschoven verweer tegen dreigende handhaving in de zin van de geciteerde rechtspraak van dit hof. De rechtbank heeft terecht vastgesteld dat die aanwijzingen er niet zijn. 4.7. Het feit dat ArcelorMittal in eerste aanleg incidentele vorderingen tot verstrekking van informatie heeft ingesteld, maakt niet dat de procedure is komen te vallen onder het bereik van artikel 1019h. Die incidentele vorderingen kunnen, anders dan Tata Steel meent, niet worden aangemerkt als handhaving in de zin van artikel 1019 Rv en de handhavingsrichtlijn, laat staan dat de hoofdzaak daarmee binnen het bereik van artikel 1019 Rv komt. Met het incident handhaaft ArcelorMittal haar octrooi niet, maar wil zij informatie verkrijgen om te kunnen inschatten of eventuele handhaving in de toekomst opportuun is. ArcelorMittal heeft namelijk onbestreden aangevoerd dat zij haar incidentele vorderingen louter heeft ingesteld om een inschatting te kunnen maken met betrekking tot het (commerciële) belang bij de potentiële inbreuk en de mogelijk te treffen handhavingsmaatregelen en dat zij zonder die informatie niet kon bepalen of handhaving mogelijk, nodig en kansrijk zou zijn, omdat niet duidelijk was of er daadwerkelijk sprake was van een product van Tata Steel en, als er een product was, wat daarvan de specificaties waren. 4.8. Het betoog van Tata Steel dat de vorderingen van ArcelorMittal ‘in wezen vergelijkbaar zijn met een inzagevordering ex art. 843a Rv’ kan worden gepasseerd. Voor het oordeel of artikel 1019h Rv van toepassing is, is niet beslissend of een vordering vergelijkbaar is met een inzagevordering op grond van artikel 843a Rv. Zoals hiervoor is overwogen, is beslissend of er sprake is van handhaving in de zin van artikel 1019 Rv en de handhavingsrichtlijn en kunnen de incidentele vorderingen van ArcelorMittal niet als zodanig worden aangemerkt. 4.9. Het beroep van Tata Steel op het door de artikelen 6 EVRM en 47 Handvest van de Grondrechten van de EU gewaarborgde recht op een eerlijk proces en in het bijzonder het processuele gelijkheidsbeginsel (equality of arms), kan niet leiden tot een ander oordeel. De regel dat de proceskosten in een zuivere nietigheidsprocedure niet worden begroot op basis van artikel 1019h Rv geldt namelijk voor beide partijen en schept in dat opzicht dus geen ongelijkheid tussen procespartijen. 4.10. Het feit dat artikel 1019h Rv wel van toepassing is op handhavingsprocedures en niet op zuivere nietigheidsprocedures, levert ook geen schending op van het gelijkheidsbeginsel. Zoals hiervoor al overwogen onder 4.4 en 4.5, bestaan er wezenlijke verschillen tussen die procedures.

4.12. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de in principaal en incidenteel beroep naar voren gebrachte grieven geen doel treffen en dat het bestreden vonnis dus moet worden bekrachtigd. ArcelorMittal zal worden veroordeeld in de kosten van het principaal beroep. Die kosten moeten, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen over artikel 1019h Rv, op basis van het liquidatietarief worden begroot op € 716,- aan griffierecht en € 1.074,- aan salaris advocaat (1 punt × tarief II). Tata Steel zal worden veroordeeld in de kosten van het incidenteel beroep. Ook die kosten moeten worden begroot op basis van het liquidatietarief en worden berekend op € 1.611,- (3 punten × factor 0,5 × tarief II).

Het hof 5.1. bekrachtigt de tussen partijen gewezen vonnissen van de rechtbank Den Haag van 18 mei 2016 en 13 september 2017; 5.2. veroordeelt ArcelorMittal in de kosten van het principaal beroep, tot op heden aan de zijde van Tata Steel begroot op € 1.790,-; 5.3. veroordeelt Tata Steel in de kosten van het incidenteel beroep, tot op heden aan de zijde van ArcelorMittal begroot op € 1.611,-; 5.4. verklaart de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad. Dit arrest is gewezen door mr. P.H. Blok, mr. J.W. Frieling en mr. C.J.J.C. van Nispen en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 maart 2019 in aanwezigheid van de griffier.