ECLI:NL:HR:2013:2057

20 december 2013 Eerste Kamer nr. 08/01901 TT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: REFRESCO BENELUX BV, als rechtsopvolgster onder algemene titel van [A] BV,gevestigd te Maarheeze, EISERES tot cassatie, advocaat: aanvankelijk mr. C.J.J.C. van Nispen en mr. R.A.A. Duk, thans mr. T. Cohen Jehoram, t e g e n De rechtspersoon naar Oostenrijks recht RED BULL GmbH,gevestigd te Fuschl am See, Oostenrijk, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. K. Aantjes. Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [A] en Red Bull. 1Het verdere verloop van het geding in cassatie Voor het verloop van het geding in cassatie tot dusver verwijst de Hoge Raad naar zijn tussenarrest van 19 februari 2010, ECLI:NL:PHR:2010:BK4739, NJ 2010,113 en het arrest van het hof van Justitie van de Europese Unie van 15 december 2011, C-119/10. Na laastgenoemde arrest is de zaak nader toegelicht door de advocaten van partijen, voor [A] mede door mr. S.A. Klos, advocaat te Amsterdam. De nadere conclusie van de Advocaat-Generaal in buitengewone dienst D.W.F. Verkade strekt tot vernietiging van het bestreden arrest, met afdoening als in nr. 3.5.5. van de conclusie bedoeld. 2Verdere beoordeling van het middel 2.1.1 De Hoge Raad heeft in zijn tussenarrest van 19 februari 2010 met betrekking tot de klachten van onderdeel I vragen van uitleg gesteld aan het HvJEU. Hij heeft de behandeling van de onderdelen II en III in afwachting van de uitspraak van het HvJEU eveneens aangehouden. 2.1.2 Het HvJEU heeft in zijn arrest van 15 december 2011, nr. C-119/10, op de door de Hoge Raad gestelde eerste vraag voor recht verklaard: “Artikel 5, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat een dienstverlener die in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde verpakkingen afvult die hem door deze derde ter beschikking zijn gesteld en waarop door diens toedoen daaraan voorafgaand een teken is aangebracht dat gelijk is aan of overeenstemt met een als merk beschermd teken, zelf geen gebruik maakt van dit teken dat op grond van deze bepaling kan worden verboden.” 2.2.1 Het hof heeft (in rov. 6.10 van het eindarrest) als volgt overwogen, welk oordeel in cassatie niet is bestreden: “In dit geval worden de lege blikjes met daarbij behorende afsluitdoppen met alle daarop voorkomende tekens, versieringen en teksten door Smart Drinks samen met het extract voor de frisdrank aan [A] aangeleverd. [A] vult de blikjes overeenkomstig de aanwijzingen/recepten van Smart Drinks met een bepaalde hoeveelheid van het extract, vult dit aan met water en zonodig koolzuur en sluit de blikjes. Vervolgens worden de gevulde blikjes weer aan Smart Drinks ter beschikking gesteld, die deze vervolgens naar landen buiten de Benelux exporteert.” 2.2.2 Deze vaststaande feiten laten geen andere conclusie toe dan dat de gewraakte gedragingen van [A] en Smart Drinks volledig stroken met de door het HvJEU in zijn verklaring voor recht vermelde gedragingen van respectievelijk de ‘dienstverlener’ en de ‘derde’. De gedragingen van [A] leveren derhalve geen ‘gebruik’ op in de zin van art. 5 van Richtlijn 89/104/EEG (gecodificeerd in Richtlijn 2008/95/EG van 22 oktober 2008, PbEU L299) en daarmee evenmin in de zin van art. 2.20 BVIE. Onderdeel I treft dus doel. De onderdelen II en III behoeven geen behandeling. 2.3 Het bestreden arrest kan niet in stand blijven. De Hoge Raad kan zelf de zaak afdoen. Red Bull heeft geen andere grondslag aan haar vorderingen gegeven dan de beweerde merkinbreuk van [A] door het ‘afvullen’ van de blikjes. Nu die grondslag ondeugdelijk is gebleken, waar vaststaat dat [A] de merken van Red Bull niet heeft gebruikt, dienen de vorderingen alsnog te worden afgewezen, met verwijzing van Red Bull, als de in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten in eerste aanleg en hoger beroep. 2.4.1 Ook in cassatie dient Red Bull in de proceskosten te worden veroordeeld. [A] heeft in haar schriftelijke toelichting na prejudiciële verwijzing alsnog aanspraak gemaakt op vergoeding van proceskosten op de voet van art. 1019h Rv, en wel tot een bedrag van € 41.500, vermeerderd met een bedrag van € 24.700,50 voor de prejudiciële procedure. 2.4.2 Red Bull verweert zich met het betoog (a) dat de vordering te laat is ingesteld, althans waar het betreft het geding voorafgaand aan de verwijzing naar het HvJEU, (b) dat art. 1019h Rv niet van toepassing is op de prejudiciële procedure, (c) dat de opgevoerde kosten niet toereikend zijn gespecificeerd en (d) dat het gevorderde bedrag niet redelijk en evenredig is en de billijkheid zich tegen toewijzing verzet. 2.4.3 Het verweer onder (a) mist doel. Aan een vordering tot vergoeding van proceskosten op de voet van art. 1019h Rv (art. 14 Handhavingsrichtlijn) wordt in beginsel geen andere eis gesteld dan dat de gevorderde kosten zo tijdig worden opgegeven en gespecificeerd dat de wederpartij zich daartegen naar behoren kan verweren (vgl. HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153, NJ 2008/556 (Endstra)). Ook hetgeen onder (b) is aangevoerd, faalt. Er is geen grond aan te nemen dat de werking van art. 14 Handhavingsrichtlijn zich niet mede zou uitstrekken tot een prejudiciële procedure, gevoerd in het kader van een geding waarop het voorschrift van toepassing is. Het verweer onder (c) treft evenwel doel: de kosten zijn niet anders gespecificeerd dan met een opgave van het totale aantal uren dat de onderscheiden advocaten in cassatie en in de prejudiciële procedure aan de zaak hebben besteed (en van een forfaitair percentage aan kantoorkosten), zonder nadere specificatie van de door hen afzonderlijk verrichte werkzaamheden en gehanteerde uurtarieven. Dat belet Red Bull zich tegen die opgave naar behoren te verweren. De kosten zullen daarom op de gebruikelijke wijze worden begroot.

De Hoge Raad: vernietigt het arrest van het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch van 29 januari 2008; vernietigt het vonnis van de rechtbank ’s-Hertogenbosch van 26 september 2006; wijst de vorderingen van Red Bull af; veroordeelt Red Bull in de kosten van de procedure, tot op deze uitspraak aan de zijde van [A] begroot: - in eerste aanleg op € 1.600,--; - in hoger beroep op € 2.088,--; - in cassatie op € 455,98 aan verschotten en € 4.800,-- voor salaris. Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren C.A. Streefkerk, A.H.T. Heisterkamp, C.E. Drion en G. de Groot, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.A. Loth op 20 december 2013.