ECLI:NL:RBROT:2024:5183

vonnis RECHTBANK ROTTERDAM Team handel en haven zaaknummer / rolnummer: C/10/677506 / KG ZA 24-343 Vonnis in kort geding van 31 mei 2024 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FACTORYLAB B.V., gevestigd te Zwijndrecht, eiseres, advocaat mr. M.W. Huijzer te Papendrecht, tegen 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [gedaagde 1] , 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [gedaagde 2] , 3. [gedaagde 3], allen kantoorhoudende dan wel wonende te [plaats] , gedaagden, advocaat mr. C. van der Mark te Geldermalsen. Partijen worden hierna afzonderlijk Factorylab, [gedaagde 1] , [gedaagde 2] en [gedaagde 3] genoemd. Gedaagden worden gezamenlijk aangeduid als [gedaagde 1] c.s.

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: de dagvaarding van 23 april 2024, met 15 producties; de producties 16 en 17 van Factorylab; de eis in reconventie tevens akte overlegging producties van [gedaagde 1] c.s., met 4 producties; de mondelinge behandeling op 17 mei 2024; de pleitnota van Factorylab; de pleitnota van [gedaagde 1] c.s. 1.2. Ter zitting heeft de voorzieningenrechter met partijen vastgesteld dat productie 9 die bij de dagvaarding is gevoegd, geen inhoud bevat. Daarnaast zijn partijen het erover eens dat het in randnummer 3.19 van de dagvaarding genoemde mailbericht van 8 april 2024, in tegenstelling tot wat er staat, niet is overgelegd als productie 16. Verder heeft [gedaagde 1] c.s. de vordering in reconventie ingetrokken en is het reconventionele geschil komen te vervallen. Aan het einde van de zitting heeft de voorzieningenrechter partijen in de gelegenheid gesteld om te bezien of zij hun geschil minnelijk kunnen oplossen. 1.3. Bij brief van 24 mei 2024 heeft Factorylab laten weten dat partijen geen overeenstemming hebben kunnen bereiken en dat wordt verzocht vonnis te wijzen. Daarop is vonnis bepaald.

2.1. Factorylab houdt zich bezig met het ontwikkelen, produceren en onderhouden van elektronica en software voor het uitlezen, verzenden, opslaan en inzichtelijk maken van data voor industriële toepassingen. 2.2. 1 M2M heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van draadloze trackers en sensoren. [gedaagde 3] is enig aandeelhouder en bestuurder van [gedaagde 2] , die op haar beurt indirect bestuurder is van [gedaagde 1] . 2.3. Op 9 mei 2023 heeft Factorylab met [gedaagde 1] een in notariële vorm opgestelde overeenkomst inzake bedrijfsoverdracht (hierna: de Overeenkomst) gesloten. In de Overeenkomst is, voor zover relevant, het volgende vermeld: “(…) I. INLEIDING 1. (…) 2. Verkoper vzr: [gedaagde 1] ] en Koper [vzr: Factorylab] hebben overeenstemming bereikt omtrent de verkoop en levering van de activiteiten op gebied van de ontwikkeling van draadloze trackers en sensoren, welke thans onder de letters ED op de markt worden gebracht, hierna aan te duiden als: “Devices”, waaronder begrepen: a. de complete know-how van de onderneming, waaronder dient te worden verstaan alle kennis en informatie die nodig is voor zelfstandige serviceverlening door Koper aan bestaande en reeds geleverde Devices alsmede om nieuwe producten en gebruiksklare Devices te exploiteren, onder meer bestaande uit: i. het ontwerp van alle ‘ED’ en andere Devices; - ‘PCB lay-outs’ en bijbehorende berekeningen en tekeningen; - historisch overzicht van geleverde versies en doorgevoerde wijzigingen; - complete ‘Bill of Materials’; - alle broncodes; ii. firmware: alle versies met beschrijving, werking en ‘tips and tricks’; iii. alle benodigde inlogcodes; (…) hierna aan te duiden als: “de Activiteiten”. (…) II. KOOP EN LEVERING Verkoper heeft per heden (de “Effectieve Datum”) verkocht en levert bij deze aan Koper, die heeft gekocht en bij deze van Verkoper aanvaardt, alle activa welke betrekking hebben op de Activiteiten, (…), omvattend: (…) de per de Effectieve datum op de Activiteiten betrekking hebbende, voor zover bestaande, intellectuele eigendomsrechten en andere. (…)” 2.4. Op 30 mei 2023 heeft Factorylab met [gedaagde 2] een overeenkomst van opdracht gesloten. Het betreft een oproepcontract voor maximaal 16 uur per week, waarbij [gedaagde 3] als senior engineer door Factorylab kan worden ingeschakeld voor het verbeteren van bestaande producten en het ontwikkelen van nieuwe producten tegen een overeengekomen uurtarief. 2.5. Tot de overgenomen activiteiten behoort het project voor de klant MCS B.V. (hierna: MCS). MCS levert bagagebanden aan Schiphol en neemt in dat kader van Factorylab trillingssensoren (zowel de hardware als de software) af, die de trillingen van de aandrijfmotoren van de bagagebanden meten en aan de hand daarvan kunnen voorspellen wanneer onderhoud noodzakelijk is. Dit product of device wordt aangeduid als de ED2051. Na de overdracht heeft [gedaagde 3] werkzaamheden verricht om de software van de ED2051 te verbeteren c.q. fouten te herstellen (bugfixes). Bij e-mail van 28 februari 2024 aan [gedaagde 3] heeft Factorylab gevraagd om de broncode van de ED2051. Die is tot op heden niet verstrekt. [gedaagde 3] heeft alleen een gecompileerde versie van de broncode aangeleverd.

3.1. Factorylab vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: [gedaagde 1] c.s. hoofdelijk, althans ieder afzonderlijk, te veroordelen om binnen 48 uur na betekening van het te wijzen vonnis aan Factorylab in leesbare en bruikbare vorm, op een gegevensdrager, af te geven de broncode voor de ED2051 (bij partijen genoegzaam bekend), voorzien van alle benodigde bijlagen en documentatie, zulks onder verbeurte van een dwangsom van € 2.500,00 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat [gedaagde 1] c.s. nalatig blijft om aan deze veroordeling te voldoen, met een maximum van € 100.000,00; [gedaagde 1] c.s. te verbieden om op enigerlei wijze al dan niet commercieel direct of indirect gebruik te maken van al hetgeen in artikel I, lid 2 onder a. van de overeenkomst bedrijfsoverdracht d.d. 9 mei 2023 staat opgesomd, meer in het bijzonder (maar niet uitsluitend) de broncode voor de ED2051 (bij partijen genoegzaam bekend), voorzien van alle benodigde bijlagen en documentatie (PCB lay-outs en bijbehorende berekeningen en tekeningen, historisch overzicht van geleverde versies en doorgevoerde wijzigingen, complete Bill of Materials, alle versies van de firmware met beschrijving, werking en “tips and tricks” en alle benodigde inlogcodes), zulks onder verbeurte van een dwangsom van € 2.500,00 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat [gedaagde 1] c.s. nalatig blijft om aan deze veroordeling te voldoen, met een maximum van € 100.000,00; alles met hoofdelijke veroordeling van [gedaagde 1] c.s. in de kosten van dit geding. 3.2. Het verweer van [gedaagde 1] c.s. strekt ertoe Factorylab niet-ontvankelijk te verklaren in haar vordering althans de vordering af te wijzen, met veroordeling van Factorylab in de proceskosten waaronder de nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente. 3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.1. Factorylab stelt dat de software voor de ED2051 nog fouten bevat en dat zij de broncode nodig heeft, zodat zij zelf aanpassingen aan de software kan verrichten om die fouten te herstellen ten behoeve van haar klant MCS; de gecompileerde versie is daarvoor niet genoeg. Daarmee is het spoedeisend belang van Factorylab bij afgifte van de broncode voldoende gegeven. De vordering onder b. heeft tot doel een eventuele inbreuk op een recht van Factorylab tegen te gaan en heeft naar zijn aard een spoedeisend karakter. 4.2. Vaststaat dat [gedaagde 1] de broncode en de compileerde versie behorende bij de ED2051 in het kader van de Overeenkomst op 9 mei 2023 heeft verstrekt aan Factorylab. Daarna heeft [gedaagde 3] nog verbeteringen c.q. bugfixes aangebracht aan de software. Partijen zijn het erover eens dat die werkzaamheden zijn verricht op basis van de op 30 mei 2023 gesloten overeenkomst van opdracht tussen Factorylab en [gedaagde 2] . Op 28 februari 2024 heeft Factorylab de gecompileerde versie van de verbeterde software ontvangen, maar niet de broncode. De voorzieningenrechter begrijpt dat het geschil draait om verkrijging van die broncode. 4.3. De grondslag voor verstrekking van de broncode van de verbeterde versie is aldus gelegen in de werkzaamheden die [gedaagde 3] (namens [gedaagde 2] ) heeft verricht uit hoofde van de overeenkomst van opdracht met Factorylab. 4.4. 1 M2M c.s. voert daartegen aan dat het overdragen van nieuw gemaakte of aangepaste (bron)codes niet is afgesproken. Dit verweer slaagt niet. Factorylab heeft [gedaagde 2] ingeschakeld om fouten in de software van verschillende devices te herstellen. Dat is conform de in de overeenkomst omschreven opdracht om bestaande producten te verbeteren. Tegen de achtergrond van de overdracht door Factorylab van alle bedrijfsactiviteiten van [gedaagde 1] , ligt het voor de hand dat [gedaagde 3] alle stukken met betrekking tot de bugfixes, waaronder de broncode, aan Factorylab overhandigt. Dit vindt ook steun in de Whatsapp-correspondentie tussen Factorylab en [gedaagde 3] (productie 17 van Factorylab) op 27 en 28 februari 2024, waaruit blijkt dat [gedaagde 3] de broncode van de ED1608 al had verstrekt aan Factorylab en op het punt stond om dat ook te doen met de ED2051. 4.5. Het standpunt van [gedaagde 1] c.s. dat [gedaagde 3] de rechthebbende is van de broncode van de verbeterde software van de ED2051 omdat hij aan te merken is als de maker in de zin van artikel 4 Auteurswet (Aw), wordt niet gevolgd. Daarmee miskent [gedaagde 1] c.s. dat voor auteursrechtelijke bescherming tevens eisen worden gesteld aan het werk. Een computerprogramma (en het voorbereidend materiaal) is ingevolge artikel 10 lid 1 sub 12 Aw een werk waaraan in beginsel auteursrechtelijke bescherming toekomt. Door de aanpassing, onderhoud en doorontwikkeling van een computerprogramma kan een werk ontstaan waarop een afzonderlijk auteursrecht rust. Daarvoor is echter nodig dat de bewerkingen voldoen aan het oorspronkelijkheidsvereiste. Dat houdt in dat het werk een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het te beschermen werk moet het resultaat zijn van creatieve keuzes. Het mag daarbij niet gaan om banale of triviale elementen en de keuzes van de maker mogen niet louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze (vgl. HR 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1532, Stokke/Fikszo). In dit geval geldt dat alle activa en de daaruit voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten die [gedaagde 1] had, op 9 mei 2023 zijn overgedragen aan Factorylab. Daarmee werd Factorylab auteursrechthebbende van de broncode van de ED2051. [gedaagde 3] heeft daarna enkel bugfixes gepleegd aan de oorspronkelijke broncode. Het herstellen van een bug is in het algemeen geen grote bewerking. Bovendien heeft [gedaagde 1] c.s. niet duidelijk gemaakt in hoeverre de doorgevoerde verbeteringen het persoonlijk stempel van [gedaagde 3] dragen en in welke mate zij door technische uitgangspunten zijn ingegeven. Dat door de verbeteringen een nieuw oorspronkelijk werk is ontstaan, is dan ook niet aannemelijk. 4.6. Het betoog van [gedaagde 1] c.s. dat de vordering onder a. onvoldoende concreet is geformuleerd, gaat niet op. Niet gebleken is dat er discussie is over de na 9 mei 2023 aangebrachte wijzigingen. Voorts komt de vordering de voorzieningenrechter niet onbepaald voor en [gedaagde 1] c.s. heeft ook niet aannemelijk gemaakt dat toewijzing van de vordering zoals dat nu is geformuleerd zal leiden tot onduidelijkheid. 4.7. Ten slotte staat vast dat de facturen die [gedaagde 2] aan Factorylab heeft verzonden voor de werkzaamheden met betrekking tot de ED2051 zijn betaald en dat er geen openstaande facturen zijn. 4.8. [gedaagde 2] is derhalve gehouden de overeenkomst van opdracht na te komen. Zij wordt veroordeeld om, binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis, de broncode van de door [gedaagde 3] aangebrachte verbeteringen aan de software van de ED2051 per 28 februari 2024 – in leesbare en bruikbare vorm, op een gegevensdrager en voorzien van de benodigde bijlagen en documentatie – te verstrekken aan Factorylab. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als in het dictum vermeld. 4.9. Ten aanzien van [gedaagde 1] en [gedaagde 3] wordt vordering a. afgewezen, nu daartoe een contractuele of wettelijke grondslag ontbreekt. 4.10. De vordering onder b. wordt afgewezen bij gebrek aan belang. Factorylab heeft niet gesteld dat [gedaagde 1] c.s. al dan niet commercieel gebruik maakt of heeft gemaakt van de broncode met betrekking tot de ED2051. Dat er sprake is van een reële dreiging daartoe, is evenmin gebleken. 4.11. [gedaagde 2] wordt als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van Factorylab veroordeeld. Die kosten worden begroot op: - betekening oproeping € 118,69 - griffierecht € 688,00 - salaris advocaat € 1.107,00 - nakosten € 178,00 (plus de verhoging zoals vermeld in de beslissing) Totaal € 2.091,69

De voorzieningenrechter: 5.1. veroordeelt [gedaagde 2] om, binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis, de broncode van de door [gedaagde 3] aangebrachte verbeteringen aan de software van de ED2051 per 28 februari 2024 – in leesbare en bruikbare vorm, op een gegevensdrager en voorzien van de benodigde bijlagen en documentatie – te verstrekken aan Factorylab; 5.2. veroordeelt [gedaagde 2] om aan Factorylab een dwangsom te betalen van € 250,00 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat zij niet aan de in 5.1. uitgesproken veroordeling voldoet, tot een maximum van € 50.000,00 is bereikt; 5.3. veroordeelt [gedaagde 2] in de proceskosten van Factorylab ad € 2.091,69, te betalen binnen veertien dagen na aanschrijving daartoe; als [gedaagde 2] niet tijdig aan de veroordeling voldoet en het vonnis daarna wordt betekend, moet zij € 92,00 extra betalen, plus de kosten van betekening; 5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5.5. wijst het meer of anders gevorderde af. Dit vonnis is gewezen door mr. J. Mendlik en in het openbaar uitgesproken op 31 mei 2024. 2091 / 3577