ECLI:NL:RBROT:2022:8615

vonnis RECHTBANK ROTTERDAM Team handel en haven zaaknummer / rolnummer: C/10/641116 / HA ZA 22-542 Vonnis in incident van 19 oktober 2022 in de zaak van vennootschap naar buitenlands recht NVS MARITIME CONSULTANCY SDN BHD, gevestigd te Kuala Lumpur (Maleisië), eiseres in de hoofdzaak, verweerster in het incident, advocaat mr. E.J. Heijnen te Rotterdam, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IMC CORPORATE LICENSING B.V., gevestigd te Rotterdam, gedaagde in de hoofdzaak, eiseres in het incident, advocaat mr. S. Velthuizen te Rotterdam. Partijen zullen hierna NVS en IMC genoemd worden. 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: de dagvaarding van 23 juni 2022, met 26 producties, de incidentele conclusie tot zekerheidstelling proceskosten, de conclusie van antwoord in het incident tot zekerheidstelling proceskosten, met productie 27. 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident. 2.1. NVS vordert – samengevat en zakelijk weergegeven –, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, om bij vonnis: I. te verklaren voor recht dat NVS model 2410 van de 24M Tug heeft gekocht onder de IP Sale Agreement en subsidiair dat het model 2410 als gevolg van de opdracht tot verstrekken van meerwerk is verkocht aan NVS; II. IMC veroordeelt tot nakoming van de verplichtingen uit hoofde van IP Sale agreement door alle tekeningen inclusief 3D modellen en berekeningen en alle andere relevante details van de 24M Tug (2409- en 2410-model) aan NVS over te dragen op straffe van een dwangsom; III. IMC veroordeelt tot het sluiten van een addendum op de IP Sale Agreement waarin de Industrial Designs aan NVS worden overgedragen (in plaats van Patent 3) én waarin de overeenkomstige patentaanvragen voor andere landen welke zijn voortgekomen uit de PCT internationale aanvragen (en betaald door NVS) worden overgedragen zoals bijgevoegd als (productie 9) op straffe van een dwangsom; IV. IMC verbiedt het modelwerk en de IP-/Patentrechten inzake de 24M Tug (zowel het 2409- als het 2410-model) aan te bieden of te verkopen aan derden, op straffe van een dwangsom; V. IMC veroordeelt tot betaling van een schadevergoeding van € 98.091,00 vermeerderd met wettelijke rente daarover vanaf de dag van deze dagvaarding; VI. IMC veroordeelt tot betaling buitengerechtelijke kosten van € 2.124,65; met veroordeling van IMC in de proceskosten en de nakosten, te vermeerderen met wettelijke rente. 2.2. IMC heeft nog niet voor antwoord geconcludeerd in de hoofdzaak. 3.1. IMC vordert om bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: I. NVS te veroordelen om, op straffe van niet-ontvankelijkheid, zekerheid te stellen voor de proceskostenveroordeling, ter zake van de proceskosten tot betaling waarvan zij veroordeeld kan worden, ten gunste van IMC, ter hoogte van € 48.237,00 door middel van een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie van een Nederlandse – systeemrelevante – bank, althans door storting van een waarborgsom van € 48.237,00 op de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden & De Jonge Advocaten, dan wel op een andere derdengeldenrekening, met de bepaling dat negatieve rente en/of kosten verbonden aan het in depot houden van dit bedrag voor rekening en risico komen van NVS, dan wel op een door de rechtbank te bepalen wijze zekerheid te stellen uiterlijk binnen twee weken na het wijzen van het vonnis, II. NVS te veroordelen: a. in de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten ex artikel 1019h Rv (integrale kosten) van dit incident, thans begroot op € 2.500,00 exclusief btw, het salaris van de advocaat van IMC daaronder mede begrepen; b. in de nakosten als bedoeld in artikel 237 lid 4 juncto 239 Rv; te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis en – voor het geval voldoening niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt – te vermeerderen met wettelijke rente vanaf bedoelde termijn voor voldoening. 3.2. IMC stelt daartoe het volgende. NVS is gevestigd in Maleisië en heeft geen woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland. Ook zijn geen van de uitzonderingen als bedoeld in artikel 224 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) van toepassing. NVS dient daarom zekerheid te stellen voor de proceskosten waarvan zij veroordeeld kan worden op grond van het bepaalde in artikel 224 lid 1 Rv. Nu de onderhavige procedure intellectuele eigendomsrechten als onderwerp heeft kan NVS worden veroordeeld in de redelijke en evenredige proceskosten ex artikel 1019h Rv. IMC berekent de proceskosten daarom aan de hand van de indicatietarieven in IE-zaken (versie 1 april 2017). Het gevorderde bedrag van € 48.237,00 baseert IMC op: het indicatietarief in IEzaken voor complexe bodemzaken van maximaal € 40.000,00, vermeerderd met € 2.500,00 voor normale incidenten in de zin van het indicatietarief in IE-zaken, vermeerderd met € 5.737,00 aan griffierecht. Het griffierecht schat IMC op een bedrag van € 5.737,00, omdat zij verwacht dat de eis in reconventie en/of een eiswijziging in conventie ertoe zal leiden dat het belang van de zaak het bedrag van € 100.000,00 overschrijdt. 3.3. NVS refereert zich aan het oordeel van de rechtbank met betrekking tot de zekerheidstelling en de termijn voor het stellen van de zekerheid en voert verweer tegen de hoogte van de te stellen zekerheid en de wijze waarop de zekerheidstelling dient te geschieden. Ze concludeert tot matiging van de vordering en te bepalen dat de zekerheid moet worden gesteld middels storting op de rekening van Stichting Derdengelden DVDW Advocaten, met veroordeling van IMC in de proceskosten van het incident, de proceskosten in het incident te matigen tot het liquidatietarief en IMC te veroordelen in de nakosten van het incident. 3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4.1. Op de voet van artikel 224 lid 1 Rv zijn allen zonder woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland die bij een Nederlandse rechter een vordering instellen, verplicht op vordering van de wederpartij zekerheid te stellen voor de proceskosten en de schadevergoeding tot betaling waarvan zij veroordeeld zouden kunnen worden. In lid 2 van artikel 224 Rv zijn de uitzonderingen op deze hoofdregel genoemd. 4.2. Als onbetwist staat vast dat NVS gevestigd is in Maleisië en geen vestigingsplaats in Nederland heeft. Voorts is niet gesteld of gebleken dat één van de in artikel 224 lid 2 sub a tot en met d Rv genoemde uitzonderingssituaties zich voordoet. Dit betekent dat de incidentele vordering in beginsel voor toewijzing gereed ligt. Wijze van zekerheidstelling 4.3. IMC vordert primair dat de zekerheid door NVS wordt gesteld door middel van een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie van een Nederlandse systeemrelevante bank, en subsidiair door storting op de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden & De Jonge Advocaten, dan wel door storting op een andere derdengeldrekening. 4.4. NVS voert aan dat het voor haar niet mogelijk is om een bankgarantie te stellen. NVS heeft namelijk geen bank in Nederland en Nederlandse banken bieden voor beperkte bedragen geen mogelijkheid voor het stellen van een bankgarantie middels een back-to-back garantie van een Maleisische bankinstelling. NVS stelt voor dat zij zekerheid stelt middels betaling op de derdengeldenrekening van het kantoor van haar advocaat, DVDW Advocaten. 4.5. De rechtbank oordeelt als volgt. 4.5.1. Er zijn geen wezenlijke verschillen in de verhaalbaarheid van een proceskostenveroordeling als de zekerheid wordt gesteld door een bankgarantie of storting op de derdengeldrekening van de advocaat van de gedaagde. Het is dus niet zo relevant of een bank wel of geen garantie kan afgeven, als zekerheidstelling via de derdengeldrekening van de advocaat van de gedaagde kan lopen. 4.5.2. Uit het aanbod van NVS om zekerheid te stellen door storting op de derdengeldrekening van haar eigen advocaat leidt de rechtbank af dat er geen (relevante) beperkingen zijn in de mogelijkheden van NVS om een bedrag voor de zekerheidstelling in Nederland giraal ter beschikking te stellen. Daaruit volgt dat NVS in staat moet worden geacht zekerheid te stellen door storting op de derdengeldrekening van de advocaat van IMC. Deze wijze biedt IMC een gemakkelijker wijze van verhaal dan bij storting op de derdengeldrekening van de advocaat van NVS. NVS heeft niet uitgelegd waarom deze wijze niet van haar zou kunnen worden verlangd. Daarom zal de rechtbank zekerheidstelling gelasten door storting van de zekerheid op de derdengeldrekening van de advocaat van IMC. Aangezien de rechtsgevolgen van een depotovereenkomst ter zake van zekerheidstelling, behoudens andersluidend overeengekomen bedingen, voortvloeit uit de wet (zie Hoge Raad 9 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1181), zal de rechtbank hier geen bijzondere voorwaarden aan verbinden. De hoogte van de zekerheidstelling 4.6. De rechtbank stelt voorop, dat de zekerheidstelling strekt ten gunste van de gedaagde in zijn rol als gedaagde. Kosten die de gedaagde mogelijk zal maken in zijn rol als eiser in reconventie, wordt niet door een zekerheidstelling gedekt. Immers: dat zijn kosten waarvoor de eiser in reconventie zelf kiest. De rechtbank behoeft zich dus nu niet te buigen over de mogelijkheid van een reconventie of het onderwerp daarvan. 4.7. Het onderwerp van het geschil in conventie is de (gesteld gebrekkige) nakoming van een overeenkomst tot overdracht van tekeningen en patenten, alsmede het vergoeden van schade ten gevolge van het niet-nakomen daarvan. Er wordt geen inbreuk gesteld op een patent, er wordt alleen maar gesteld dat patenten niet zijn overgedragen. Een dergelijk geschil valt niet onder de werking van artikel 1019 Rv en dus is artikel 1019h Rv niet van toepassing. Er wordt derhalve begroot met inachtneming van het liquidatietarief. 4.8. De rechtbank bepaalt de hoogte van het bedrag waarvoor zekerheid moet worden gesteld als volgt. 4.8.1. Het thans van partijen geheven griffierecht bedraagt € 676,00. Dit is echter een onjuist bedrag, namelijk het tarief voor vorderingen met een onbepaalde waarde. Het juiste bedrag is € 5.737,00, het tarief voor vorderingen met een beloop van meer dan € 100.000,00 en niet meer dan € 1.000.000,00; er wordt immers iets meer dan een ton aan schadevergoeding en buitengerechtelijke incassokosten gevorderd. Het juiste bedrag zal alsnog door de rechtbank bij partijen in rekening worden gebracht en dit bedrag wordt begrepen in de zekerheid. 4.8.2. De rechtbank gaat vooralsnog uit van een normaal vervolg van de procedure, te weten antwoord in de hoofdzaak en een mondelinge behandeling. Het bijbehorende salaris voor de advocaat bedraagt twee punten liquidatietarief V. Dat is € 3.540,00 in totaal, naar de huidig vastgestelde bedragen. Echter, niet valt te verwachten dat deze procedure voor 1 februari 2023 is afgerond, terwijl wel valt te verwachten dat tegen die tijd een nieuw liquidatietarief is vastgesteld. Indexatie van de liquidatietarieven vindt immers eens in de twee jaar plaats en wordt gebaseerd op de consumentenprijsindex (CPI) (zie https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/tarieven-kosten-vergoedingen/Paginas/Liquidatietarief.aspx, tweede alinea). Volgens gegevens van het CBS was de CPI in februari 2021 108,57 (2015=100) en in september 2022 126,89 (https://opendata.cbs.nl/statline/?dl=3F0E#/CBS/nl/dataset/83131NED/table). Dat is een stijging van ruim 16%. De rechtbank zal daarom het bedrag aan salaris met dit percentage verhogen en komt dan op een bedrag van € 4.106,40. 4.8.3. De rechtbank pleegt in vonnissen geen aparte beslissingen meer op te nemen met betrekking tot nakosten en wettelijke rente daarover (HR 10 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:853, rechtsoverweging 2.3), maar dat laat onverlet dat zij deze kosten heeft te begroten in het kader van zekerheidstelling. Zij gaat uit van € 248,00 (tarief nasalaris inclusief betekening); met een verhoging van 16% komt het op een bedrag van € 287,68. 4.8.4. Het totaalbedrag is dan: griffierecht € 5.737,00 salaris € 4.106,40 nakosten € 287,68 + € 10.131,08 4.8.5. De rechtbank merkt op dat in het geval de proceskosten tot een hoger bedrag oplopen, IMC de mogelijkheid heeft een incidentele vordering tot verkrijging van aanvullende zekerheid in te stellen. Zij wijst partijen er echter op, dat het in de rede ligt, alvorens een dergelijke vordering in te stellen, in overleg te treden over nadere zekerheidstelling. 4.9. De rechtbank stelt de termijn waarbinnen zekerheid moet worden gesteld vast op vier weken na deze uitspraak. 4.10. NVS wordt bevolen zekerheid te stellen, maar het bedrag is aanmerkelijk lager dan IMC had gevorderd. Partijen zijn derhalve over en weer op punten in het ongelijk gesteld en de proceskosten in dit incident worden daarom gecompenseerd. Om die reden zijn de proceskosten in dit incident niet begrepen in de zekerheidstelling. 5. Ambtshalve beoordeling in de hoofdzaak 5.1. De rechtbank verwijst naar rechtsoverweging 4.8.1 en draagt de griffier op alsnog het juiste griffierecht te heffen van partijen. 5.2. De zaak wordt verwezen naar de rol van 30 november 2022. De rechtbank in het incident 6.1. veroordeelt NVS, op straffe van niet-ontvankelijkheid in de hoofdzaak, tot zekerheidstelling tot het bedrag genoemd in rechtsoverweging 4.8.4 ter zake van de proceskosten tot betaling waarvan zij veroordeeld kan worden, ten behoeve van IMC, uiterlijk op 16 november 2022 door middel van storting op de derdengeldrekening van de advocaat van IMC; 6.2. verklaart dit vonnis tot zo ver uitvoerbaar bij voorraad; 6.3. compenseert de kosten in het incident, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt; 6.4. wijst het meer of anders gevorderde af; in de hoofdzaak 6.5. draagt de griffier op alsnog het juiste griffierecht te heffen van partijen; 6.6. verwijst de zaak naar de rol van 30 november 2022 voor handelingen zoals omschreven in rechtsoverweging 5.2; 6.7. houdt iedere verdere beslissing aan. Dit vonnis is gewezen door mr. drs. J. van den Bos. Het is ondertekend door de rolrechter en door deze in het openbaar uitgesproken op 19 oktober 2022.3360/1407/3455