ECLI:NL:RBROT:2021:9551
vonnis
RECHTBANK ROTTERDAM
Team handel en haven
zaaknummer / rolnummer: C/10/621252 / KG ZA 21-563
Vonnis in kort geding van 1 oktober 2021
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
LONGI (NETHERLANDS) TRADING B.V.,
gevestigd te Rotterdam,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaten:
mrs. A.M.E. Verschuur, J.M. Boelens, L.R. Bekke en M.C.W. Slimmen te Amsterdam,
tegen
de rechtspersoon naar vreemd recht
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION,
gevestigd te Seoel, Republiek Korea,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaten:
mrs. T.M. Blomme, F.W. Eijsvogels en N.C. Rodriguez Arigon te Amsterdam.
Partijen worden hierna LONGi Nederland en Hanwha genoemd.
1.1. Bij vonnis van 9 juli 2021 heeft de voorzieningenrechter op het geschil in conventie beslist. Ook is overwogen dat met de beslissing in conventie (het gedeeltelijk opheffen van het ten laste van LONGi Nederland gelegde afgiftebeslag) de door Hanwha gestelde voorwaarde voor het instellen van de eis in reconventie in vervulling is gegaan. Vanwege de omvang en het moment van indienen van de eis in reconventie is iedere nadere beslissing aangehouden. In dit vonnis wordt op het geschil in reconventie beslist.
1.2. Het verloop van de procedure in reconventie blijkt uit:
de voorwaardelijke eis in reconventie van Hanwha, met producties 1 tot en met 22,
de prealabele toelichting van LONGi Nederland, met producties 22 tot en met 59,
de akte overlegging aanvullende producties in reconventie, tevens korte reactie op prealabele toelichting van Hanwha, met producties 23 tot en met 29,
de aanvullende productie 60 van LONGi Nederland,
de akte reactieve producties van LONGi Nederland, met producties 61 tot en met 63,
het skeleton-argument van LONGi Nederland,
de skeleton arguments van Hanwha,
de akte overlegging aanvullende productie alsmede specificatie van proceskosten van Hanwha, met productie 30,
de mondelinge behandeling, gehouden op 10 september 2021,
de pleitnotities van mr. Blomme,
de pleitnota van mrs. Verschuur, Boelens en Bekke,
de akte houdende uitlating productie, tevens houdende overlegging productie van LONGi Nederland, met productie 64.
1.3. De laatste akte van LONGi Nederland is slechts in aanmerking genomen voor zover deze ziet op het onderwerp waarvoor deze was toegelaten, te weten de inschrijving in het register in Hongarije. De nadere akte van Hanwha is geweigerd, nu de voorzieningenrechter ter zitting weliswaar heeft toegestaan dat LONGi Nederland een akte zou nemen (over een afgebakend onderwerp, zie hiervoor) maar daarbij uitdrukkelijk heeft beslist dat Hanwha daarop niet meer mocht reageren.
1.4. Ten slotte is vonnis bepaald.
in reconventie
partijen
2.1. Hanwha maakt onderdeel uit van de Hanwha-groep, een Zuid-Koreaans conglomeraat dat onder meer actief is op het gebied van zonne-energie. Hanwha is gespecialiseerd in de ontwikkeling van zonnepanelen. Een ander onderdeel van de groep, Hanwha Q CELLS, vervaardigt en verkoopt de Hanwha-zonnepanelen.
2.2. LONGi Nederland maakt onderdeel uit van de LONGi-groep. Deze groep houdt zich eveneens bezig met de ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van zonnepanelen. LONGi Nederland brengt de LONGi-zonnepanelen in Nederland op de markt en beschikt daar over aanzienlijke opslagcapaciteit (bij een derde), waar LONGi-zonnepanelen worden opgeslagen met het oog op export.
wereldwijde octrooiaanvraag
2.3. Op 6 november 2008 heeft Institut für Solarenergieforschung GmbH (hierna: ISFH) een wereldwijde octrooiaanvraag ingediend. De aanvraag is gepubliceerd onder publicatienummer WO 2009/062882 A2 en roept de prioriteit in van een eveneens door ISFH ingediende Duitse octrooiaanvraag met publicatienummer DE 10 2007 054 384 A1. De publicaties vermelden als uitvinder [naam 1] en beschrijven een uitvinding waarbij een zonnecel wordt gefabriceerd met een zogenoemde oppervlakte-passiverende dubbele diëlektrische laag, waardoor de energieopbrengst van zonnepanelen hoger wordt.
Europees octrooi
2.4. Voor Europa is de verleningsprocedure verlopen via het Europees Octrooibureau (EOB). Op 27 augustus 2014 heeft het EOB onder publicatienummer EP 2 220 689 B1 octrooi verleend. De aanvrager heeft het octrooi gevalideerd in België, Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Kroatië, Liechtenstein, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Spanje, Turkije het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.
2.5. Uit de nationale octrooiregisters van België, Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Liechtenstein, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland blijkt dat Hanwha ten tijde van het instellen van de eis in reconventie aldaar ingeschreven stond als houder van het octrooi in die landen.
2.6. Tegen de verlening van het octrooi hebben diverse partijen oppositie ingesteld, waaronder het tot de LONGi-groep behorende LONGi Solar Technologie GmbH (hierna: LONGi Duitsland). De opposities zijn in twee rondes behandeld. Tijdens de eerste mondelinge behandeling op 12 september 2017 heeft de oppositieafdeling van het EOB bij mondelinge beslissing het octrooi op basis van een hulpverzoek gewijzigd in stand gehouden. De gronden zijn opgenomen in een schriftelijke beslissing van 6 november 2017. Op 25 en 26 maart 2021 heeft een tweede mondelinge behandeling plaatsgevonden, waarbij is beslist het octrooi op grond van een nieuw hulpverzoek gewijzigd in stand te houden. In de schriftelijke vastlegging van de tweede mondelinge behandeling zijn de volgende conclusies van het octrooi weergegeven:
“Claims
1. Solar cell comprising:
a silicon substrate (1);
a first dielectric layer (3) comprising aluminium oxide on a surface of the silicon substrate (1) remote from the incident light; characterized by
a second dielectric layer (5) on a surface of the first dielectric layer (3), wherein the materials
of the first and second dielectric layers differ and wherein hydrogen is included in the second dielectric layer,
wherein the first dielectric layer has a thickness of less than 50nm,
wherein the second dielectric layer has a thickness of more than 50nm.
2. Solar cell according to claim 1, wherein the first dielectric layer is deposited by means of atomic layer deposition so that it is substantially tight on an atomic scale.
3. Solar cell according to claim 1 or 2, wherein the second dielectric layer is selected from a group comprising silicon nitride, silicon oxide and silicon carbide.
4. Solar cell according to any of claims 1 to 3, wherein the first dielectric layer has a thickness of less than 50nm, preferably less than 30 nm and more preferably less than 10nm.
5. Solar cell according to any of claims 1 to 4, wherein the second dielectric layer has a thickness of more than 50nm, preferably more than 100 nm and more preferably more than 150nm.”
2.7. LONGi Nederland is op 25 juni 2021 in de oppositieprocedure tussengekomen.
2.8. Op 16 juni 2020 heeft het Landgericht Düsseldorf in een procedure tussen Hanwha Q CELLS GmbH en LONGi Duitsland geoordeeld dat LONGi Duitsland inbreuk maakt op het Duitse (deel van het) octrooi en aan LONGi Duitsland een inbreukverbod opgelegd. LONGi Duitsland heeft bij het Oberlandesgericht Düsseldorf hoger beroep ingesteld tegen deze beslissing. In het hoger beroep is nog geen (eind)beslissing genomen.
2.9. Op 18 februari 2021 heeft Hanwha in Frankrijk op basis van een saisie-contrefaçon-procedure bewijsbeslag gelegd onder een afnemer van LONGi Nederland, S.A.S. Systosolar. Vervolgens heeft Hanwha op 19 en 22 maart 2021 bij het Tribunal Judiciaire de Paris een inbreukprocedure aanhangig gemaakt tegen LONGi Nederland, LONGi Duitsland, LONGi HK Trading Limited en de afnemer. Op 27 mei 2021 heeft een eerste zitting plaatsgevonden. De volgende zitting is bepaald op 7 oktober 2021.
Amerikaans octrooi
2.10. Voor de Verenigde Staten is de verleningsprocedure verlopen via het United States Patent and Trademark Office (USPTO). Op 13 februari 2018 heeft het USPTO het octrooi onder publicatienummer US 9,893,215 B2 verleend. Op de publicatie staan Hanwha Q CELLS Co., Ltd en Solarworld Industries GmbH als octrooihouders vermeld.
2.11. Op 4 maart 2019 zijn Hanwha Q CELLS USA Inc. en Hanwha Q CELLS & Advanced Materials Corporation/Hanwha Solutions Corporation bij de United States International Trade Commission (ITC) een inbreukprocedure gestart tegen een aantal, voornamelijk Chinese, vennootschappen uit de LONGi-groep en een aantal vennootschappen uit de Jinko-groep, een andere concurrent op de markt van zonnepanelen. Op 10 april 2020 heeft de ITC geoordeeld dat geen inbreuk werd gemaakt op het Amerikaanse octrooi. Op 12 juli 2021 heeft de Court of Appeals for the Federal Circuit deze beslissing bekrachtigd.
2.12. Verschillende vennootschappen van de LONGi-groep hebben bij het Patent Trial and Appeal Board (PTAB) van het USPTO een procedure aanhangig gemaakt, waarin zij de geldigheid van het Amerikaanse octrooi hebben aangevochten. Op 3 december 2020 heeft het PTAB geoordeeld dat de uitvinding niet octrooieerbaar is, omdat deze niet inventief is.
2.13. De Jinko-groep heeft eveneens een procedure aanhangig gemaakt bij het PTAB. Op 8 december 2020 heeft het PTAB geoordeeld dat het Amerikaanse octrooi nietig is.
bewijs- en afgiftebeslag
2.14. Bij verzoekschrift van 9 juni 2021 heeft Hanwha de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzocht om verlof te verlenen tot het leggen van conservatoir bewijs- en afgiftebeslag ten laste van LONGi Nederland. In het verzoekschrift heeft Hanwha gesteld dat LONGi Nederland verschillende modellen zonnepanelen (de types Hi-M03, Hi-M03m, Hi-M04, Hi-M04m, Hi-M05 en Hi-M05m) in opslag houdt en te koop aanbiedt terwijl deze onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen. Volgens Hanwha maakt LONGi Nederland inbreuk op de conclusies 1, 3 en 4 van het gewijzigde octrooi (zie 2.6.).
2.15. Bij beschikking van 1 juni 2021 (rekestnummer KG RK 21-499) heeft de voorzieningenrechter aan Hanwha verlof verleend tot het leggen van het verzochte bewijs- en afgiftebeslag.
in reconventie
3.1. Hanwha vordert na (voorwaardelijke) wijziging van eis – verkort weergegeven – dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:
LONGi Nederland verbiedt om op enigerlei wijze betrokken te zijn bij (directe en/of indirecte) inbreuk op het Europees octrooi in de zestien landen waarin dit van kracht is,
LONGi Nederland verbiedt om onrechtmatig jegens Hanwha te handelen door inbreuk op het Europees octrooi in de zestien landen waarin dit van kracht is uit te lokken, te bevorderen, te faciliteren, hiervan (bewust, stelselmatig en berekenend) te profiteren en/of in strijd met haar rechtsplicht na te laten om die inbreuk te voorkomen,
LONGi Nederland beveelt om binnen twee weken na betekening van het vonnis aan Hanwha schriftelijke opgave te verstrekken van alle in de zestien landen waarin het Europees octrooi van kracht is gevestigde afnemers aan wie LONGi Nederland producten heeft verkocht, verhuurd, afgeleverd en/of daartoe heeft aangeboden, die vallen onder de beschermingsomvang van het octrooi,
LONGi Nederland beveelt binnen twee weken na betekening van het vonnis aan ieder van de hiervoor bedoelde afnemers een aangetekende brief te zenden in de landstaal van de betreffende afnemer met uitsluitend de navolgende inhoud en zonder bijschrift:
“Wij zijn verplicht u te informeren dat de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam in Nederland bij vonnis heeft beslist dat de door ons op de markt gebrachte zonnepanelen van het type Hi-M03, Hi-M03m, Hi-M04, Hi-M04m, Hi-M05 en Hi-M05m inbreuk maken op Europees EP 2 220 689 B1 van Hanwha Solutions Corporation, en dat deze producten derhalve niet langer mogen worden aangeboden, verkocht of geleverd, dan wel gebruikt of in voorraad worden gehouden. Wij verzoeken U hierbij om die producten niet langer aan te bieden (op uw website, in brochures e.d.) en alle exemplaren die zich onder u bevinden aan ons te retourneren. Wij zullen dan onmiddellijk de aankoopprijs en alle kosten in verband met de retournering van dergelijke producten aan U vergoeden.
[naam en handtekening van een wettelijk vertegenwoordiger van LONGi Nederland]”
dan wel een brief van zodanige inhoud of vorm als de voorzieningenrechter in goede justitie bepaalt, een en ander onder de verplichting om gelijktijdige kopieën van alle te verzenden brieven te verschaffen aan Hanwha,
5. LONGi Nederland beveelt aan Hanwha per overtreding van de sub 1 en 2 bedoelde verboden en voor iedere niet (gehele c.q. deugdelijke) nakoming van de onder 3 en 4 bedoelde bevelen aan Hanwha een dwangsom te betalen van € 50.000,00 dan wel, ter keuze van Hanwha, aan Hanwha een dwangsom te betalen van € 25.000,00 per betrokken product, of per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend, dat de betrokkenheid van LONGi Nederland bij directe of indirecte inbreuk op het octrooi en/of onrechtmatig handelen na de betekening van het vonnis zal voortduren, of de onder 1 tot en met 4 bedoelde verboden c.q. bevelen na de betekening van het vonnis niet geheel en deugdelijk worden nagekomen, waarbij de dwangsommen verschuldigd zijn per niet (geheel en deugdelijk) nagekomen verbod of bevel,
6. LONGi Nederland op grond van artikel 1019h Rv veroordeelt in de kosten van dit geding, door Hanwha begroot op € 156.547,00.
3.2. In de pleitnotities van mr. Blomme is namens Hanwha een voorbeeld van een te formuleren verbod opgenomen, waarin tot uitdrukking is gebracht dat het verbod betrekking heeft op de gewijzigde conclusies van het Europees octrooi. Hanwha heeft ter zitting te kennen heeft gegeven dat het niet gaat om een eiswijziging, maar om een precisering en limitering van de gevorderde verboden.
3.3. LONGi Nederland voert verweer en concludeert – samengevat – primair tot onbevoegdheid van de voorzieningenrechter en afwijzing van de vorderingen en subsidiair tot het stellen van zekerheid in de vorm van een bankgarantie voor een bedrag van € 300 miljoen, met veroordeling van Hanwha in de kosten van dit geding, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na het vonnis, en de nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente over de nakosten vanaf twee dagen na betekening van het vonnis.
3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, ingegaan.
in reconventie
bevoegdheid
4.1. Deze zaak heeft een internationaal karakter, nu partijen in Seoel respectievelijk Rotterdam zijn gevestigd en Hanwha mede grensoverschrijdende verboden vordert. De voorzieningenrechter moet daarom ambtshalve beoordelen of zij internationaal bevoegd is. De internationale bevoegdheid dient te worden vastgesteld aan de hand van Verordening (EU) Nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: Herschikte EEX-Verordening of Brussel I-bis), nu de zaak zowel materieel, formeel als temporeel onder het toepassingsgebied van die verordening valt.
4.2. Hanwha stelt dat LONGi Nederland zonnepanelen in opslag houdt en in Europa te koop aanbiedt die vallen onder de beschermingsomvang van het Europees octrooi. Volgens Hanwha is LONGi Nederland daarmee verantwoordelijk voor de distributie van inbreukmakende producten in Europa en voor de verkoop van inbreukmakende producten aan afnemers in landen waar het octrooi van kracht is. Verder stelt Hanwha dat LONGi Nederland in Nederland onrechtmatig handelt door inbreukmakende producten in Nederland in voorraad te houden en die producten vanuit Nederland aan te bieden in, te distribueren naar en te verkopen in landen waar het octrooi van kracht is en daarmee inbreuk op het octrooi in die landen uit te lokken, te bevorderen, te faciliteren, hiervan (bewust, stelselmatig en berekend) te profiteren en/of in strijd met haar rechtsplicht na te laten om die inbreuk te voorkomen. LONGi Nederland betwist deze stellingen. Zij betwist voorts de geldigheid van het octrooi.
4.3. De rechter die op grond van de artikelen 4 en 7 tot en met 26 Herschikte EEX-Verordening bevoegd is om van het bodemgeschil kennis te nemen, is tevens bevoegd om voorlopige of bewarende maatregelen te gelasten (eerste spoor). LONGi Nederland stelt terecht dat deze artikelen geen bevoegdheid voor de Nederlandse bodemrechter scheppen om kennis te nemen van vorderingen die louter zijn gebaseerd op een niet-Nederlands octrooi dan wel de inbreuk daarop in andere landen dan Nederland. Artikel 24 lid 4 Herschikte EEX-Verordening bepaalt immers dat in zaken betreffende (de geldigheid van) octrooien de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de registratie heeft plaatsgehad bij uitsluiting bevoegd zijn. Nu het octrooi niet in Nederland is geregistreerd of gevalideerd, is de Nederlandse rechter niet bevoegd om in een bodemgeschil van deze vorderingen kennis te nemen en dus niet uit dien hoofde bevoegd om voorlopige of bewarende maatregelen te treffen.
4.4. Indien de Nederlandse rechter niet bevoegd is om kennis te nemen van het bodemgeschil of een gedeelte daarvan, biedt artikel 35 Herschikte EEX-Verordening de voorzieningenrechter desondanks ruimte om voorlopige of bewarende maatregelen te gelasten (tweede spoor). De voorzieningenrechter kan deze maatregelen slechts treffen indien hij zijn internationale bevoegdheid daartoe aan zijn nationale recht kan ontlenen. Daarnaast moet sprake zijn van een reële band tussen de gevraagde maatregelen en de op de territoriale criteria gebaseerde bevoegdheid van de voorzieningenrechter.
4.5. De voorzieningenrechter overweegt dat de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft, indien de gedaagde in Nederland zijn woonplaats heeft. Dat is het geval, nu LONGi Nederland in Rotterdam is gevestigd. Daarnaast heeft Hanwha voldoende gesteld voor het kunnen aannemen van een reële band tussen de gevraagde verboden en de bevoegdheid van de Nederlandse rechter. Hoewel in Nederland geen inbreuk op het octrooi wordt gemaakt (zie hierna), acht de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk dat Nederland voor de LONGi-groep fungeert als distributieland, in het bijzonder voor Europa. De activiteiten van LONGi Nederland zijn gericht op het (doen) opslaan van de in China gefabriceerde zonnepanelen, om deze vervolgens binnen Europa te verkopen. Daarbij stelt Hanwha dat export vanuit Nederland plaatsvindt naar landen in Europa waarin het octrooi (wel) van kracht is. Deze stelling is, zoals hierna wordt toegelicht, voorshands aannemelijk. Dit levert een aanwijzing op dat LONGi Nederland in Nederland mogelijk deelneemt aan een operatie waarbij inbreuk wordt gemaakt op het octrooi.
4.6. Voor de vorderingen die zijn gebaseerd op onrechtmatige daad geldt dat op grond van artikel 4 Herschikte EEX-Verordening de Nederlandse rechter bevoegd is van die vorderingen kennis te nemen, nu LONGi Nederland in Nederland is gevestigd. Daar komt bij dat Hanwha stelt dat de schadebrengende feiten zich in Nederland, in Rotterdam, voordoen.
4.7. Op grond van het vorenstaande is de voorzieningenrechter in deze zaak bevoegd om van alle vorderingen van Hanwha kennis te nemen, doch vorenstaand onderscheid heeft gevolgen voor de toewijsbaarheid van de geëiste remedies. Onder verwijzing naar overweging 33 van de considerans van de Herschikte EEX-Verordening/Brussel I-bis stelt LONGi Nederland dat de bevoegdheid van de voorzieningenrechter zich niet mede uitstrekt tot grensoverschrijdende maatregelen, die wel worden gevorderd. Dat is alleen juist voor zover de bodemrechter niet bevoegd zou zijn, dus niet waar het gaat om de vorderingen die zijn gestoeld op onrechtmatige daad.
positie Hanwha
4.8. Tussen partijen is in geschil of Hanwha rechthebbende is ten aanzien van alle zestien delen van het Europees octrooi. Uit uitdraaien van de nationale octrooiregisters van België, Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Liechtenstein, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland volgt dat Hanwha ten tijde van het instellen van de eis in reconventie als octrooihouder geregistreerd was. Nu geen serieuze aanleiding bestaat om aan de juistheid van die registers te twijfelen, acht de voorzieningenrechter aannemelijk dat Hanwha in die landen rechthebbende is en dus in beginsel handhavingsgerechtigd is.
4.9. De stelling van LONGi Nederland dat Hanwha in Duitsland geen handhavingsrechten heeft omdat deze exclusief bij een Duitse licentienemer zouden berusten, is gelet op het verweer niet aannemelijk geworden. Hanwha heeft immers gemotiveerd betwist dat de licentieovereenkomst waar LONGi Nederland op doelt, uitsluit dat Hanwha zelf handhaaft nu zij octrooihouder blijft. Hanwha wijst erop dat de bedoelde licentieovereenkomst juist niet exclusief is en dat de licentienemer slechts de bevoegdheid geeft (ook) in rechte op te treden. De tekst van die overeenkomst ondersteunt die lezing van Hanwha ten volle.
4.10. Ten aanzien van de andere zeven landen (van de zestien) is naar het oordeel van de voorzieningenrechter voorshands onvoldoende aannemelijk dat Hanwha rechthebbende is. In de registers van die landen staan niet aan Hanwha gelieerde anderen, ISFH en de Technische Universiteit Eindhoven, als rechthebbenden geregistreerd. Hanwha heeft gesteld dat zij als gevolg van een lange reeks van overdrachtshandelingen, fusies etc. rechthebbende is geworden, doch LONGi Nederland heeft dat betwist en die betwisting onderbouwd. Dit kort geding leent zich niet voor nadere bewijslevering. De voorzieningenrechter constateert op basis van de beschikbare informatie dat Hanwha, ondanks haar evidente belang daarbij, niet in de betrokken registers is ingeschreven, hetgeen een aanwijzing kan zijn dat de onderbouwing van haar recht door de betrokken instanties niet als voldoende is aangemerkt. Hoewel Hanwha stelt dat daarvan geen sprake is en dat een wijziging van de inschrijving in de registers in die landen traag verloopt, is inmiddels wel zeer geruime tijd verstreken, zodat de kracht van dat argument niet groot is.
Mede tegen die achtergrond heeft Hanwha niet voldoende aangetoond dat zij ten tijde van het instellen van de eis in reconventie en van dit vonnis aldaar rechthebbende was op dit octrooi en dit kan handhaven. Dit geldt ook voor het deel in Hongarije, nu uit een door LONGi Nederland overgelegd uittreksel volgt dat Hanwha ten tijde van het instellen van de eis in reconventie niet als octrooihouder stond geregistreerd en die inschrijving kennelijk meermalen gewijzigd is als gevolg waarvan haar positie daar onvoldoende duidelijk is.
spoedeisendheid
4.11. LONGi Nederland betwist dat Hanwha een spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen. De voorzieningenrechter volgt LONGi Nederland daarin niet. Het spoedeisend belang van Hanwha is gelegen in de stelling dat LONGi Nederland voortdurend inbreuk maakt op een recht van intellectuele eigendom van Hanwha dan wel een dergelijke inbreuk faciliteert en bevordert en daarmee onrechtmatig handelt. Dat maakt de vordering tot een daarop betrekking hebbend verbod spoedeisend.
Hanwha heeft ook niet teveel gedraald. Hoewel Hanwha meent dat zij sinds 21 mei 2015 over de rechten beschikt om het Europees octrooi te handhaven, is niet gebleken dat zij vanaf dat moment reeds op de hoogte was van de rol en positie van LONGi Nederland; in dat verband is van belang dat LONGi Nederland deze rol kennelijk pas kort vervult. Volgens Hanwha heeft zij eerst tijdens de Franse saisie-contrefaçon in het voorjaar van 2021 ontdekt dat LONGi Nederland zonnepanelen distribueert naar landen waar Hanwha octrooihouder is zodat zij inbreuk maakt op het Europees octrooi althans onrechtmatig handelt. LONGi Nederland meent dat Hanwha ook na de Franse saisie-contrefaçon te lang stil heeft gezeten. De omstandigheid dat Hanwha enkele maanden heeft gewacht met het treffen van maatregelen – eerst door het leggen van conservatoir beslag en vervolgens door het instellen van een eis in reconventie in het opheffings-kort geding– rechtvaardigt niet de conclusie dat de uitkomst van een omvangrijke en langdurige bodemprocedure – die meerdere jaren op zich kan laten wachten – door haar moet worden afgewacht. In redelijkheid kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter de uitkomst van een bodemprocedure niet worden afgewacht Daar komt bij dat het afgiftebeslag in hoger beroep inmiddels volledig is opgeheven, als gevolg waarvan het belang van Hanwha bij een verbod meer spoedeisend is geworden.
(on)geschiktheid zaak
4.12. LONGi Nederland stelt dat de vorderingen van Hanwha moeten worden afgewezen, omdat de zaak ongeschikt is voor beslechting in kort geding. De voorzieningenrechter volgt LONGi Nederland daar niet in. Van de in artikel 256 Rv opgenomen bevoegdheid om een voorziening vanwege ongeschiktheid van de zaak te weigeren, dient (zeer) terughoudend gebruik te worden gemaakt. Afgezien daarvan geldt dat deze zaak geschikt is voor beslechting in kort geding. Hoewel aan LONGi Nederland kan worden toegegeven dat omvangrijke processtukken zijn ingediend, staan de complexiteit van de zaak en het feitensubstraat niet in de weg aan het kunnen nemen van een beslissing. Daarnaast zijn de gevolgen van de toewijzing van een, al dan niet grensoverschrijdend, ge- of verbod in voldoende mate te overzien, ook al zijn deze gevolgen groot en nadelig voor LONGi Nederland.
geldigheid Europees octrooi en inbreuk
4.13. Hanwha stelt dat de voorzieningenrechter de beslissing over de geldigheid van de verschillende delen van het Europees octrooi dient af te stemmen op het oordeel van de oppositieafdeling van het EOB. Volgens Hanwha heeft de oppositieafdeling het octrooi in stand gelaten, waarbij de conclusies niet substantieel zijn gewijzigd. Het enige, materieel gezien irrelevante verschil met de oorspronkelijke conclusies is, zo stelt Hanwha, dat de gewijzigde conclusie 1 is beperkt tot de situatie waarin de eerste diëlektrische (aluminiumoxide) laag zich aan de achterzijde van het substraat bevindt. Verder stelt Hanwha dat de voorzieningenrechter de beslissing over de inbreuk dient af te stemmen op het vonnis van het Landgericht Düsseldorf van 16 juni 2020 (zie 2.8.). Het gaat volgens Hanwha om hetzelfde feitensubstraat en dezelfde toets, waarbij niet van belang is dat het vonnis door een buitenlandse rechter en tussen andere procespartijen is gewezen.
4.14. LONGi Nederland stelt dat de vermeende uitvinding nog ter beoordeling voorligt bij de oppositiedivisie van het EOB. Volgens LONGi Nederland heeft de oppositieafdeling tijdens de mondelinge behandeling op 25 en 26 maart 2021 slechts een mondeling voornemen geuit tot het gewijzigd in stand houden van het octrooi en is dit geen eindbeslissing. LONGi Nederland heeft verzocht te mogen tussenkomen. In verband met die tussenkomst zal de behandeling worden heropend, waarbij LONGi Nederland verwacht dat de oppositieafdeling het voorlopige geldigheidsoordeel van maart 2021 zal corrigeren. De uitvinding is volgens LONGi Nederland namelijk niet nieuw, niet inventief, niet nawerkbaar en bevat toegevoegde materie, waarbij zij verwijst naar de beslissingen van de PTAB van 3 en 8 december 2020 alsook naar de publicaties van [naam 1] , [naam 2] en [naam 3] . Verder stelt LONGi Nederland dat afstemming op het Duitse vonnis niet mogelijk is, omdat een Duits inbreukverbod niet automatisch kan leiden tot een inbreukverbod in andere landen, waar andere regels gelden, en er sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden.
4.15. De voorzieningenrechter acht voldoende aannemelijk dat de oppositieafdeling van het EOB het octrooi zoals Hanwha dat thans verdedigt in stand zal houden, zoals ook het hof dat blijkens de beslissing aangaande het beslag (vgl. 2.19. hiervoor) oordeelde. De omstandigheid dat de oppositiedivisie aan LONGi Nederland de gelegenheid heeft gegeven voor het aanvoeren van aanvullende argumenten en op basis daarvan mogelijk tot een andere conclusie komt, brengt niet met zich dat de geldigheid van het octrooi nu onvoldoende aannemelijk is en dat daaraan op dit moment niet kan worden getoetst. Het argument van LONGi Nederland dat andere octrooi-instanties anders hebben gedacht over de geldigheid van het octrooi dan de oppositiedivisie, maakt niet dat de geldigheid op dit moment onvoldoende aannemelijk is. LONGi Nederland heeft in dit kader alleen verwezen naar beslissingen van de PTAB, die de geldigheid van op bepaalde punten ruimer geformuleerde octrooiconclusies (het Amerikaanse octrooi is bijvoorbeeld niet beperkt tot een tweede laag met een dikte van meer dan 50 nm) heeft moeten beoordelen op basis van een ander octrooirechtstelsel (het Amerikaanse octrooirecht). Die leggen onvoldoende gewicht in de schaal.
4.16. Of LONGi Nederland inbreuk maakt op de conclusies 1, 3 en 4 van het octrooi (zie 2.6.) is afhankelijk van de vraag of de door haar verhandelde zonnepanelen van types Hi-M03, Hi-M03m, Hi-M04, Hi-M04m, Hi-M05 en Hi-M05m met een zogenoemd drielaags passiveringsmechanisme vallen onder de beschermingsomvang van het octrooi. LONGi Nederland stelt dat haar zonnepanelen daar niet onder vallen, omdat bij haar zonnepanelen een laagje siliciumoxide tussen het siliciumsubstraat en de eerste diëlektrische (aluminium) laag ligt. Hanwha stelt dat uit de conclusies van het octrooi niet kan worden opgemaakt dat de beschermingsomvang beperkt is tot zonnepanelen waarin geen ander materiaal aanwezig is tussen het siliciumsubstraat en de eerste diëlektrische (aluminium) laag. Volgens Hanwha wordt, als gevolg van chemische/fysische processen automatisch een dunne tussenlaag gevormd en heeft deze geen voordelige passiverende werking. Dat de uitleg van Hanwha voldoende aannemelijk is, blijkt genoegzaam uit het feit dat die uitleg is gevolgd door de ervaren octrooirechters van het Landgericht Düsseldorf in een geschil tussen aan Hanwha en LONGi Nederland gelieerde partijen.
Dat hoger beroep tegen die beslissing loopt, neemt de relevantie van die beslissing niet weg. Dat Hanwha de geldigheid van het octrooi inmiddels alleen nog in de beperktere vorm van een (nieuw) hulpverzoek verdedigt, is niet relevant omdat niet ter discussie staat dat de zonnepanelen van LONGi Nederland de kenmerken hebben die het hulpverzoek toevoegt aan het octrooi in de vorm die het Landgericht Düsseldorf heeft beoordeeld. Dat de beschrijving van het octrooi nog niet is aangepast aan de beperkingen van het hulpverzoek, brengt mee dat de beschermingsomvang nog niet definitief kan worden vastgesteld, maar een definitief oordeel over de beschermingsomvang is niet nodig in het kader van een voorlopig oordeel over de gestelde (dreigende) inbreuk en/of onrechtmatige daad. In dat verband is ook van belang dat LONGi Nederland in dit geding weliswaar uitgebreide stellingen inneemt over de precieze positionering van de volgens haar thermisch gevormde laag, maar niet of nauwelijks inzicht geeft in of toelichting verschaft op de wijze waarop die tussenlaag in haar panelen ontstaat of wordt aangebracht en welk effect daaraan precies toekomt. In dat opzicht heeft zij haar stelling dat haar zonnepanelen juist vanwege de aanwezigheid van die laag geen inbreuk maken niet overtuigend onderbouwd.
Voorshands is de inbreuk dus voldoende aannemelijk.
4.17. Nu, voor dit kort geding, voldoende aannemelijk is dat de zonnepanelen van LONGi Nederland van de genoemde types inbreuk maken op het octrooi van Hanwha, zodat in voormelde landen geen voorbehouden handelingen mogen worden verricht, doet zich vervolgens de vraag voor of voldoende aanleiding bestaat voor oplegging van de gevorderde verboden. In algemene zin staat tussen partijen vast dat in het verleden sprake is geweest van inbreukmakend handelen in Duitsland en dat (een) groepsvennootschap(pen) van LONGi daarbij betrokken was (waren). Verder staat vast dat LONGi Nederland beschikt over tienduizenden zonnepanelen die in Nederland zijn opgeslagen en dat zij opdrachten en orders tot levering van die zonnepanelen heeft van zeer veel partijen in allerlei landen.
4.18. Hanwha stelt dat LONGi Nederland zelf inbreuk maakt, althans dreigt te maken, maar die stelling is onvoldoende onderbouwd. Het opslaan, onder zich houden en verhandelen in Nederland zijn geen voorbehouden handelingen, want het octrooi geldt niet in Nederland, zodat LONGi Nederland op zichzelf geen inbreuk pleegt en ook niet onrechtmatig handelt door zonnepanelen opgeslagen te houden en deze te verkopen of te vervoeren. Dat geldt ook voor de export naar de landen waar het octrooi niet geldt. In het kader van de beperkte opheffing van het afgiftebeslag is gebleken dat zij grote partijen exporteert naar landen waar het octrooi niet geldt.
Op dit moment is niet aannemelijk dat LONGi Nederland zelf een rol speelt bij voorbehouden handelingen in de landen waar het octrooi wel geldt en direct of indirect inbreuk pleegt. Hanwha heeft ook niet voldoende toegelicht en onderbouwd waarom een reële dreiging bestaat dat zij dit zal gaan doen. Dat betekent, dat voor een, al dan niet grensoverschrijdend, inbreukverbod als gevorderd onvoldoende grond bestaat.
4.19. Anderzijds is wel voldoende aannemelijk dat LONGi Nederland zich vrij acht om aan afnemers in alle landen behoudens Duitsland zonnepanelen te verkopen en te leveren en dat zij feitelijk in staat is om dat te doen, althans daartoe de noodzakelijke maatregelen te treffen. Gelet op de kennelijk aanzienlijke vraag naar die panelen, ook in landen waar gelet op het voorgaande moet worden aangenomen dat Hanwha octrooihouder is, is aannemelijk dat zij aan die vraag zal voldoen, met het oog op de daarmee te maken winsten en de vergroting van haar marktaandeel. Voorshands moeten dergelijke verkopen, leveringen en daarmee samenhangende handelingen, in het geval van afnemers in de hiervoor bedoelde zeven landen waar Hanwha gerechtigd is tot het octrooi, worden beschouwd als onrechtmatig jegens Hanwha, omdat daarmee inbreuk op het octrooi wordt mogelijk gemaakt of bevorderd althans aanzienlijk gefaciliteerd. Dat betekent dat de vrees van Hanwha dat LONGi Nederland inbreuk op haar octrooi zal faciliteren en aldus onrechtmatig zal handelen voorshands voldoende gerechtvaardigd is en dus een daarop gericht verbod in beginsel toewijsbaar is.
4.20. Wat betreft de belangen van partijen overweegt de voorzieningenrechter als volgt.
4.21. Hanwha heeft belang bij een verbod, nu aannemelijk is dat de dreigende, door LONGi Nederland te faciliteren inbreuk op het Europees octrooi in de landen waar Hanwha rechthebbende is haar financiële schade zal berokkenen en haar positie in de mondiale markt zal aantasten. Anderzijds heeft Hanwha ervoor gekozen om een kort geding in Nederland te entameren in plaats van in de landen waar het octrooi geldt, kennelijk op voornamelijk opportunistische gronden, nu de opslagfaciliteiten van de LONGi-groep in Nederland zijn gelegen en LONGi-zonnepanelen vanuit Nederland naar de hele wereld worden geëxporteerd.
4.22. LONGi Nederland heeft belang bij het zoveel mogelijk ongestoord doorgaan met haar handel, opslag en distributie, waarbij aannemelijk is dat oplegging van een verbod tot gevolg heeft dat de onderneming van LONGi Nederland voor een deel wordt platgelegd en dat zij, althans de groep, reeds bestaande verplichtingen niet zal kunnen nakomen, met aanzienlijke schade tot gevolg, zowel voor LONGi Nederland als voor haar afnemers (en belanghebbenden verder in de keten). Voorts zal een verbod negatieve gevolgen hebben voor haar toekomstige activiteiten en voor haar reputatie. Anderzijds kan LONGi Nederland waarschijnlijk haar schade beperken, als het niet is door het verhandelen van alternatieve producten dan wel door het verhandelen van een groot deel van haar voorraden in/naar landen waar Hanwha geen octrooirechten heeft.
4.23. De belangen van Hanwha zijn, ook afgewogen tegen die van LONGi Nederland, voldoende zwaarwegend om een beperkt verbod te rechtvaardigen. Gelet op het voorgaande zal de voorzieningenrechter een verbod opleggen als gevorderd onder 2, doch in beperkte vorm als na te noemen.
4.24. Een algemene rechtsplicht van LONGi Nederland jegens Hanwha om inbreuk op octrooien van Hanwha te voorkomen bestaat naar Nederlands recht niet, en de voorzieningenrechter gaat ervan uit dat die ook naar het in voorkomend geval toepasselijke vreemde recht in algemene vorm niet bestaat. Zij handelt dus in zoverre niet onrechtmatig en voor een verbod is geen plaats.
4.25. De vorderingen onder 1, 3 en 4 worden afgewezen, nu deze passen bij een octrooi-inbreuk en LONGi Nederland geen inbreuk maakt.
De voorzieningenrechter
in reconventie
5.1. verbiedt LONGi Nederland met ingang van één werkdag na betekening van dit vonnis, om onrechtmatig jegens Hanwha te handelen door inbreuk op de gewijzigde conclusies van het Europees octrooi EP 2 220 689 B1 van Hanwha in België, Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Liechtenstein, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland met de LONGi-zonnepanelen met types Hi-M03, Hi-M03m, Hi-M04, Hi-M04m, Hi-M05 en Hi-M05m uit te lokken, te bevorderen, te faciliteren, en/of hiervan (bewust, stelselmatig en berekenend) te profiteren,
5.2. veroordeelt LONGi Nederland om aan Hanwha een dwangsom te betalen van € 25.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 5.1. uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, met een maximum tot € 5.000.000,00,
5.3. verklaart dit vonnis in reconventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
5.4. compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,
5.5. wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten en in het openbaar uitgesproken op 1 oktober 2021.
[2971/106]
4.26. Het vorenstaande leidt ertoe dat het onder 2 gevorderde verbod wordt toegewezen op en onder de in de beslissing te vermelden wijze en voorwaarden. Hetgeen ter zitting is opgemerkt over de beslagen panelen is inmiddels niet langer van belang. Voor het verlenen van een terme de grace zoals ter zitting verzocht bestaat voldoende aanleiding, gelet op de grote aantallen zonnepanelen en de praktische uitvoerbaarheid, doch die zal worden beperkt tot één werkdag na betekening (dat wil zeggen een periode van 24 uur waarbij aanvang en einde in een werkdag vallen, zodat als betekend wordt op dinsdag om 11:00u het verbod ingaat op woensdag om 11:00u). Het op te leggen verbod verliest overigens werking indien Hanwha in België, Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Liechtenstein, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland niet langer rechthebbende op het octrooi is en/of als het octrooi nietig wordt verklaard of anderszins niet in stand blijft.
4.27. Oplegging van een dwangsom teneinde naleving van het verbod te verzekeren is passend en geboden. De dwangsom wordt gematigd als na te melden en gemaximeerd op
€ 5.000.000,00.
4.28. Er bestaat geen aanleiding om af te zien van uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Uit de aard van het verbod volgt dat het uitvoerbaar bij voorraad verklaard dient te worden. Voor zekerheidstelling ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding. Onvoldoende aannemelijk is dat Hanwha, mocht zij uiteindelijk in het ongelijk worden gesteld, een schadevergoeding niet zal kunnen betalen, zodat de door LONGi Nederland gevorderde bankgarantie onnodig wordt geacht. Dat Hanwha in Zuid-Korea is gevestigd, een land waarmee geen executieverdrag bestaat, maakt dat, gelet op de omvang van de groep en haar activiteiten, niet anders.
4.29. Nu partijen over en weer in het ongelijk worden gesteld, worden de proceskosten gecompenseerd op de hierna in de beslissing te vermelden wijze.