ECLI:NL:RBROT:2019:3149

vonnis RECHTBANK ROTTERDAM Team handel en haven zaaknummer / rolnummer: C/10/504351 / HA ZA 16-611 Vonnis van 3 april 2019 in de zaak van de stichting STICHTING HUIZE TEN DONK, gevestigd te 's-Gravenhage, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, advocaat mr. M.G. Jansen te Haarlem, tegen de stichting STICHTING HET HUYS TEN DONCK, gevestigd te Ridderkerk, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, advocaat mr. E.J. Hengeveld te Amsterdam. Partijen zullen hierna Huize ten Donk en Het Huys Ten Donck genoemd worden.

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: de dagvaarding van 17 juni 2017, met producties 1 t/m 11, de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie, met producties 1 t/m 23, de brieven van deze rechtbank van 23 november en 28 december 2017 waarbij een comparitie van partijen is bepaald op (uiteindelijk) 10 mei 2017, de conclusie van antwoord in reconventie, tevens akte vermeerdering eis in conventie, met producties 12 t/m 15, de op 24 en 25 april 2017 zijdens Het Huys Ten Donck ingediende producties 24 t/m 28, de bij fax van 9 mei 2017 zijdens Huize ten Donk overgelegde productie 16, de bij fax van 9 mei 2017 zijdens Het Huys Ten Donck ingediende aanvullende productie 28a, de akte voor zover vereist van 10 mei 2017 zijdens Het Huys Ten Donck (ter zake grondslag vordering in reconventie), het proces-verbaal van de op 10 mei 2017 gehouden comparitie van partijen, en daaraan gevoegd de door partijen overgelegde spreekaantekeningen, de zaak is vervolgens enige tijd aangehouden teneinde partijen in de gelegenheid te stellen te onderhandelen over een eventuele regeling, akte na comparitie zijdens Het Huys Ten Donck, met producties 28b t/m 31, antwoordakte na comparitie zijdens Huize ten Donk, met producties 17 t/m 19, akte overlegging producties zijdens Huize ten Donk, met producties 20 t/m 22, akte uitlaten producties zijdens Het Huys Ten Donck. 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2.1. Huize ten Donk is opgericht in 2010. Huize ten Donk ontplooit volgens de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel de volgende activiteiten: “Verzorgingshuizen; de verzorging van ouderen in een of meerdere daartoe ingerichte huizen op een of meer locaties”. Enig bestuurder is [naam 1] (hierna: [naam 1] ). 2.2. Het Huys Ten Donck is opgericht in 1978 en heeft als doel het in het algemeen belang doen voortbestaan van het landgoed Het Huys Ten Donck te Ridderkerk met de daarbij behorende bosschages en landerijen. De dagelijkse directie wordt gevoerd door [naam 2] (hierna: [naam 2] ), bloot-eigenaar van het landgoed en (mede)bestuurslid van de stichting Het Huys Ten Donck. 2.3. Het Huys Ten Donck registreert in 2003 dan wel in 2005 de domeinnaam www.huystendonck.nl. 2.4. Op 9 maart 2010 registreert vastgoedmaatschap Ten Donk de domeinnaam www.huizetendonk.nl; de oprichting van Huize ten Donk vindt daarna plaats op 20 augustus 2010. Vastgoedmaatschap Ten Donk geeft de domeinnaam in gebruik aan Huize ten Donk. 2.5. Bij brief van 5 november 2010 bericht Novograaf aan [naam 1] omtrent de resultaten van Novograafs in opdracht van Huize ten Donk uitgevoerd combinatieonderzoek woordmerken in de klassen 43, 44 en 45 en handelsnamen in Nederland, voor zover relevant, het navolgende: “(…) Bij het onderzoek zijn de volgende mogelijk relevante handelsnamen naar voren gekomen: Stichting Het Huys Ten Donck te Ridderkerk, met als bedrijfsomschrijving: ‘monumentenzorg’. Stichting Vrienden van Het Huys Ten Donck te Ridderkerk, met als bedrijfsomschrijving: ‘musea’. De Donckse Huizen te Ridderkerk, met als bedrijfsomschrijving: exploitatieverenigingen voor flats, woningen. (…) Het lijkt erop dat de drie genoemde handelsnamen aan elkaar gelieerd zijn. Ik meen ook dat dit het besproken Huys ten Donck betreft, dat actief is als ‘locatie voor evenementen’. Ik meen dat alle genoemde diensten voldoende afwijken van die van een verzorgingshuis om verwarring te voorkomen. (…) Het teken Huize ten Donk acht ik zonder meer formeel registreerbaar als merk. (…)” 2.6. Op 15 juni 2011 verschijnt in het Algemeen Dagblad (hierna: het AD) een artikel met als titel “Het Huys versus Huize” waarin wordt gemeld dat op 1 augustus 2011 het twintig appartementen tellende luxueuze particuliere woon-zorgcomplex Huize ten Donk aan de Rotterdamse Molenlaan haar deuren opent alsmede dat [naam 2] verbijsterd is over de gelijkenis tussen haar buitenplaats te Ridderkerk en het nieuwe Rotterdamse zorgcomplex. Uit haar mond is in dit artikel onder meer opgetekend: “(…) Niet alleen de naam is bijna hetzelfde, ook het uiterlijk van Huize ten Donk lijkt wel heel sterk op onze buitenplaats. (…)” 2.7. Op 21 juli 2011 deponeert Het Huys Ten Donck de navolgende merken bij het Benelux Merkenbureau: 1. het woordmerk: HET HUYS TEN DONCK, onder nummer [nummer 1] 2) het beeldmerk: onder nummer [nummer 2] , groen en beige, 3) het woordmerk DONCK, onder nummer [nummer 3] alle drie voor de klassen 36 (beheer van onroerend goed), 41 (organisatie seminars e.d.), 43 (restauratie e.d.) en 44 (medische diensten; dienstverlening op het gebied van verpleging en verzorging; revalidatie). Deze merken zijn op 10 november 2011 ingeschreven in het Benelux Merkenregister. 2.8. Op 20 augustus 2011 opent Huize ten Donk een woon-zorgcomplex voor vermogende ouderen te Rotterdam-Hillegersberg. 2.9. Op 11 juni 2015 deponeert Huize ten Donk het navolgende woordbeeldmerk bij het Benelux Merkenbureau onder nummer 1312035: Goudkleurig, in de klasse 44 (medische diensten, waaronder het leveren van zorg aan hulpbehoevende ouderen). 2.10. Bij schrijven van 27 juli 2015 sommeert het bureau ‘Chiever Brand Protection’ (hierna: Chiever) Huize ten Donk namens Het Huys Ten Donck om elk gebruik van de naam Huize ten Donk te staken, het Beneluxmerkdepot Huize ten Donk voor 12 augustus 2015 vrijwillig in te trekken en de domeinnaam www.huizetendonk.nl, alsmede mogelijk andere conflicterende domeinnamen, op te zeggen voor 12 augustus 2015, onder voorbehoud van alle rechten, waaronder het recht van oppositie tegen het Beneluxmerkdepot van Huize ten Donk. 2.11. Op 28 april 2016 heeft Chiever in haar hoedanigheid van merkgemachtigde namens Het Huys Ten Donck de gronden ingediend voor de oppositieprocedure tegen het beeldmerkdepot van Huize ten Donk in de klasse 44. 2.12. Bij schrijven van 10 juni 2016 sommeert Huize ten Donk Het Huys Ten Donck om de inschrijvingen van het merk Het Huys Ten Donck te beperken door doorhaling van de ingeschreven diensten “medische diensten, dienstverlening op het gebied van verpleging en verzorging, revalidatie” in klasse 44. 2.13. Eind 2016/begin 2017 voeren partijen overleg, maar zij komen niet tot een oplossing.

in conventie 3.1. Huize ten Donk vordert - na vermeerdering van eis - om bij vonnis, voor zover mogelijk, uitvoerbaar bij voorraad: I. nietig althans vervallen te verklaren het merkrecht (kennelijk bedoeld het woordmerk, Rb) HET HUYS TEN DONCK, ingeschreven als Beneluxmerk onder nummer [nummer 1] in klasse 44, geregistreerd op 21 juli 2011, alsmede de doorhaling te bevelen van de inschrijving van desbetreffende registratie in het Benelux merkenregister in klasse 44; II. nietig althans vervallen te verklaren het beeldmerk HET HUYS TEN DONCK ingeschreven als Beneluxmerk onder nummer [nummer 2] in klasse 44, geregistreerd op 21 juli 2011, alsmede de doorhaling te bevelen van de inschrijving van desbetreffende registratie in het Benelux merkenregister in klasse 44; III. nietig althans vervallen te verklaren het woordmerk DONCK, ingeschreven als Benelux woordmerk onder nummer [nummer 3] in klasse 44, geregistreerd op 16 november 2012, alsmede de doorhaling te bevelen van de inschrijving van desbetreffende registratie in het Benelux merkenregister in klasse 44; IV. Het Huys Ten Donck op straffe van verbeurte van een dwangsom te bevelen ieder gebruik, waaronder mede begrepen gebruiken als handelsnaam, zowel off- als online, van het teken HET HUYS TEN DONCK of een soortgelijk teken te staken en gestaakt te houden voor diensten waarvoor Huize ten Donk het merk HUIZE TEN DONK in klasse 44 heeft ingeschreven althans voor daarmee overeenstemmende diensten; V. Het Huys Ten Donck te veroordelen in de kosten van deze procedure, bestaande uit de volledig feitelijk door Huize ten Donk gemaakte kosten van de salarissen en verschotten van de advocaat of een ander door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die Huize ten Donk heeft gemaakt in de zin van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, onder uitvoerbaar bij voorraadverklaring ten aanzien van deze kosten. 3.2. Het Huys Ten Donck voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen met veroordeling van Huize ten Donk in de reële proceskosten ex artikel 1019h Rv. 3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. in reconventie 3.4. Het Huys Ten Donck vordert om bij vonnis, voor zover mogelijk, uitvoerbaar bij voorraad: I. te verklaren voor recht dat Huize ten Donk het merk “Huize ten Donk” ingeschreven als Beneluxmerk onder nummer 1312035 op 11 juni 2015 te kwader trouw gedeponeerd heeft; II. te verklaren voor recht dat het merk “Huize Ten Donk” onder nummer 1312035 gedeponeerd op 11 juni 2015 van Huize ten Donk nietig is; III. Huize ten Donk te bevelen om het Benelux merkdepot met nummer 1312035 binnen vier weken na dagtekening van dit vonnis door te halen, op straffe van een te verbeuren dwangsom van € 1000, - (zegge: duizend euro) voor iedere dag of dagdeel dat Huize ten Donk na ommekomst van de hier genoemde termijn van vier weken het bevel niet nakomt, met een maximum van € 100.000, - (zegge: honderdduizend euro); IV. Huize ten Donk te gebieden om binnen vier weken na het in deze te wijzen vonnis te staken en gestaakt te houden ieder inbreukmakend gebruik van de tekens “Huize ten Donk”, “Ten Donk” en/of “Ten Donck” dan wel een overeenstemmend teken als (onderdeel van haar) merk, handelsnaam of domeinnaam, een en ander op straffe van een dwangsom van € 1.000, - (zegge: duizend euro) per overtreding en € 250, - (zegge: tweehonderdvijftig euro) voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt, met een maximum van € 100.000, - (zegge: honderdduizend euro); V. Huize ten Donk te veroordelen tot vergoeding van de door Het Huys Ten Donck geleden en nog te lijden schade nader op te maken bij staat; VI. Huize ten Donk te veroordelen tot vergoeding van de door Het Huys Ten Donck daadwerkelijk gemaakte proceskosten ex art. 1019h Rv. 3.5. Huize ten Donk voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vordering van Het Huys Ten Donck met veroordeling van Het Huys Ten Donck in de reële proceskosten ex artikel 1019h Rv. 3.6. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in conventie en in reconventie 4.1. Het Huys Ten Donck is gevestigd in het arrondissement Rotterdam, zodat deze rechtbank ingevolge artikel 4.6 lid 1 BVIE bevoegd is van het onderhavige geschil in conventie kennis te nemen. De bevoegdheid in reconventie voor zover gebaseerd op het merkenrecht volgt uit artikel 4.6 lid 4 BVIE. in conventie voorts 4.2. Huize ten Donk heeft na vermeerdering van eis (tevens) vervallenverklaring van de merken van Het Huys Ten Donck ingeschreven in de klasse 44 gevorderd. Daaraan heeft zij ten grondslag gelegd dat Het Huys Ten Donck haar merken niet gebruikt voor medische diensten als bedoeld in de omschrijving van klasse 44, zodat op de merkinschrijving voor deze diensten het bepaalde in artikel 2:26 lid 2 sub a BVIE van toepassing is. 4.3. Het Huys Ten Donck heeft betwist dat geen sprake zou zijn van normaal gebruik van haar merken voor medische diensten. Daartoe heeft zij - kort samengevat - aangevoerd dat zij wel degelijk geneeskundige diensten verleent, waaronder verzorging en revalidatie. Bovendien heeft zij plannen ontwikkeld voor het bouwen van zorgwoningen voor ouderen, inclusief daarbij passende dienstverlening, ter zake waarvan intensieve voorbereidingen zijn verricht met talloze externe partijen. Daarnaast heeft zij aangevoerd dat voor zover al geoordeeld zou moeten worden dat geen sprake is van normaal gebruik, zij daarvoor een geldige reden had. Huize ten Donk heeft een en ander op haar beurt weersproken. 4.4. In artikel 2:26 lid 2 sub a BVIE is bepaald dat wanneer een merk na datum inschrijving gedurende een periode van vijf jaar zonder geldige reden niet normaal wordt gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, het merk vervallen wordt verklaard. 4.5. Uit de jurisprudentie van Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) volgt dat sprake is van normaal gebruik van een merk wanneer het merk, overeenkomstig de wezenlijke functie ervan, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat alleen ertoe strekt de aan de merkinschrijving verbonden rechten te behouden. Niet vereist is dat het gebruik in de gehele Benelux plaats vindt. Bij de beoordeling of normaal gebruik van het merk is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het economische verkeer reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (HvJ EU 11 maart 2003 (Ajax/Ansul), C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145 en HvJ EU 27 januari 2004 (La Mer Technology), C-259/02 ECLI:EU:C:2004:50). Dat normaal gebruik van een merk wordt gemaakt dient te worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoende gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen. 4.6. Beoordeeld dient dus te worden of Het Huys Ten Donck met gebruikmaking van (één van haar) merken medische diensten als bedoeld met de omschrijving in de klasse 44 heeft aangeboden op de relevante markt dan wel heeft gepoogd onder die naam afzet voor dergelijke diensten op die markt te genereren binnen de periode van vijf jaar na registratie van haar merken op 10 november 2011. 4.7. Het Huys Ten Donck heeft ter nadere onderbouwing van haar verweer dat wel degelijk sprake is geweest van normaal gebruik van haar merken voor medische dienstverlening allereerst gewezen op de samenwerking tussen Het Huys Ten Donck enerzijds en een aantal externe organisaties anderzijds, waaronder de zorgorganisaties Pameijer en De Groene Motor. Pameijer biedt zorg aan mensen met psychische problemen of een verstandelijke beperking en De Groene Motor aan (o.a.) revaliderende vrijwilligers. Onder de zorg door deze organisaties verleend valt ook het tot stand brengen van leerwerkplekken bij Het Huys Ten Donck. Door die samenwerking biedt Het Huys Ten Donck medische diensten in de vorm van zorg en revalidatie, terwijl bij deze vorm van exploitatie en de communicatie daarover met externe partijen structureel en consequent gebruik is gemaakt van haar (beeld)merken, aldus Het Huys Ten Donck. Dit verweer wordt verworpen. Naar het oordeel van de rechtbank kwalificeert het aanbieden van leerwerkplekken op het landgoed Het Huys Ten Donck niet als medische dienstverlening. Weliswaar is dit een ruim begrip, waarbij het kan gaan om dienstverlening van diverse aard (geestelijk, lichamelijk) en intensiteit, maar de kern daarvan is dat de diensten moeten zien op het verlenen van medische zorg. Van het verlenen van medische zorg als zodanig is bij het bieden van een werkplek op de buitenplaats geen sprake; centraal daarbij staat immers (de begeleiding bij) het onderhoud van het park, zo blijkt ook uit de ter zake overgelegde producties. Dit valt daarom onder dienstverlening in de klasse 36, beheer van onroerend goed in het bijzonder van een landgoed, waarvoor de merken ook zijn ingeschreven. Hetzelfde geldt voor de overige door Het Huys Ten Donck nog gestelde vormen van exploitatie van de buitenplaats mede ten behoeve van hulpbehoevenden van diverse pluimage, zoals de opening van een leerwerkbedrijf voor kwetsbare jongeren, werklozen als gevolg van burn-out of verslaving en het in samenwerking met diverse externe partners exploiteren van het Dagactiviteiten & Arbeidstrainingscenter (DAC) Huys Ten Donck dat als doel heeft de deelnemers weer structuur aan te leren, werkervaring op te doen of te revalideren van een burn-out. Ook daarbij gaat het om het aanbieden van een leerwerkplek op het landgoed en niet om het aanbieden van medische zorg als zodanig. Dit laatste is - naar Het Huys Ten Donck zelf ter zitting nog heeft opgemerkt - in handen van Pameijer. 4.8. Het Huys Ten Donck heeft er voorts op gewezen dat zij sinds 2007 bezig is geweest met de realisatie van zorgwoningen, onder overlegging van onder meer de in dat jaar opgestelde nieuwe toekomstvisie voor Het Huys Ten Donck. Uitgangspunt van deze toekomstvisie is de buitenplaats zelf renderend te laten worden met behoud van kernwaarden en authenticiteit, en daarbij betrokkenheid te creëren tussen de buitenplaats en haar omgeving door structurele inkomsten te genereren. Als onderdeel daarvan worden vele commerciële activiteiten genoemd, zoals het zelf dan wel in samenwerking met derden organiseren van evenementen op het landgoed. Ook is daarin een visie neergelegd op de ontwikkeling van de kavels aan de Donckselaan met als doelstelling deze kavels uit te geven ter bebouwing op een wijze die het wonen van jong tot oud mogelijk maakt. Eenzelfde doelstelling blijkt uit de interne verkavelingsstudie van 23 mei 2007. In de nadere uitwerking van de lange termijn visie in het document “Missie, doelgroepen, doelstellingen, acties en benodigde middelen 1-5 jaar” wordt in dat kader onder gebiedsontwikkeling expliciet gesproken over zorgwoningen voor de doelgroep 60+. Uit andere nog door Het Huys Ten Donck in het geding gebrachte stukken blijkt verder dat Het Huys Ten Donck deze plannen extern heeft besproken met de gemeente Ridderkerk onder meer in verband met gewenste wijzigingen van het bestemmingsplan en daarnaast met enkele potentiële samenwerkingspartners over de mogelijkheden tot eventuele zorgverlening in de toekomst alsdan te verlenen door deze partners. Vaststaat dat het tot realisatie van deze zorgwoningen nog niet is gekomen; wel zijn enkele kavels ten verkoop aangeboden.

4.32. De conclusie is dat de vordering van Het Huys Ten Donck als hiervoor weergegeven onder 3.1. sub IV voor toewijzing gereed ligt, althans voor zover betrekking hebbende op de tekens “Huize ten Donk”. De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd als hierna bepaald. 4.33. De vordering als hiervoor weergegeven onder 3.1. sub V tot veroordeling van Huize ten Donk in vergoeding van de schade nader op te maken bij staat zal worden afgewezen, nu Het Huys Ten Donck deze vordering op geen enkele wijze nader heeft onderbouwd. in conventie en in reconventie voorts proceskosten 4.34. In de omstandigheid dat beide partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld en de procedures in conventie en in reconventie sterk samenhangen, ziet de rechtbank reden de proceskosten te compenseren in dier voege dat elk der partijen de eigen kosten dient te dragen.

De rechtbank in conventie 5.1. verklaart de navolgende merken het woordmerk HET HUYS TEN DONCK, ingeschreven als Beneluxmerk onder nummer [nummer 1] , het beeldmerk HET HUYS TEN DONCK, ingeschreven als Beneluxmerk onder nummer [nummer 2] , het woordmerk DONCK, ingeschreven als Benelux woordmerk onder nummer [nummer 3] , voor zover het betreft de inschrijving van deze merken in klasse 44 vervallen en beveelt doorhaling van de desbetreffende registratie in het Benelux merkenregister in klasse 44; in reconventie 5.2. gebiedt Huize ten Donk om binnen vier weken na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden ieder inbreukmakend gebruik van de tekens “Huize ten Donk”, dan wel een overeenstemmend teken als (onderdeel van haar) merk, handelsnaam of domeinnaam, een en ander op straffe van een dwangsom van € 1.000, - (zegge: duizend euro) per dag dat zij dit gebod overtreedt, met een maximum van € 50.000, - (zegge: vijftigduizend euro); in conventie en in reconventie voorts 5.3. compenseert de proceskosten in die zin dat ieder der partijen de eigen kosten draagt; 5.4. wijst af het meer of anders gevorderde en verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Dit vonnis is gewezen door mr. G.J. Heevel en in het openbaar uitgesproken op 3 april 2019. 1515/106/1977

De rechtbank is met Huize ten Donk van oordeel dat voornoemde voorbereidingshandelingen niet kwalificeren als normaal gebruik van het merk voor medische diensten. Allereerst niet omdat ook het enkele (faciliteren van het) bouwen van zorgwoningen, het ten verkoop aanbieden van kavels daartoe, niet kwalificeert als medische dienstverlening; dit ziet immers niet op het aanbieden van het verlenen van zorg als zodanig. Het voeren van oriënterende gesprekken met derden om te bezien of deze derden mogelijk een rol zouden kunnen vervullen bij het verlenen van zorg aan kopers ziet daar evenmin op. Bovendien is gesteld noch gebleken dat bij de gesprekken over de realisatie van te bouwen zorgwoningen en/of bij voormelde onderhandelingen met mogelijk externe partners dan wel bij het aanbieden van kavels op de markt sprake is geweest van het zoeken naar een afzet voor aanvullende medische dienstverlening door Het Huys Ten Donck, te leveren door haar zelf dan wel te leveren door derden onder haar naam. Het oordeel moet ook hier zijn dat geen sprake is geweest van gebruik van het merk in het economisch verkeer betrekking hebbende op medische dienstverlening in klasse 44. 4.9. De conclusie is dat Het Huys Ten Donck haar merken sinds datum inschrijving zijnde 10 november 2011 nog steeds niet heeft gebruikt voor medische diensten op een wijze als bedoeld artikel 2.26 lid 2 BVIE. Sindsdien zijn meer dan vijf jaren verstreken, zodat de merken bloot staan aan vervallenverklaring behoudens voor zover het niet-normale gebruik kan worden gerechtvaardigd door een geldige reden. 4.10. Van een geldige reden is sprake indien het normale gebruik onmogelijk is gemaakt door buiten de macht van de merkhouder liggende, niet tot zijn normale ondernemersrisico behorende feiten en omstandigheden, althans omstandigheden die zo bezwaarlijk zijn dat het gebruik naar in het economisch verkeer gebruikelijke maatstaven, in redelijkheid niet van hem kon worden verlangd. Daarbij kan met name worden gedacht aan overheidsmaatregelen met betrekking tot de diensten waarvoor het merk is ingeschreven, die een belemmering voor het gebruik van het merk vormen. 4.11. In dat kader is relevant de stelling van Huize ten Donk dat de zorgwoningen en beoogde diensten nooit door Het Huys Ten Donck zijn gerealiseerd en dat dit ook niet mogelijk is, omdat dit niet past in het bestemmingsplan en meer in het bijzonder de betwisting daarvan door Het Huys Ten Donck. Naar Het Huys Ten Donck ter zitting heeft toegelicht is zij naar aanleiding van de in 2007 ontwikkelde toekomstvisie in gesprek gegaan met de gemeente en heeft dit nu juist geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Na wijziging van het bestemmingsplan, dat in werking is getreden op 20 juni 2011, waren er geen belemmeringen van overheidswege meer voor de realisatie van de door haar beoogde zorgwoningen, zij het dat er slechts een beperkt aantal kavels daarvoor uitgegeven konden worden. Dat ondanks aanpassingen van het bestemmingsplan de plannen ten tijde van de comparitie in mei 2018 nog steeds niet waren gerealiseerd, heeft - naar zij verder heeft toegelicht - vooral van doen met het feit dat gedurende de economische crisis serieuze gesprekspartners failliet zijn gegaan en bepaalde plannen geen doorgang konden vinden. De bedoeling is er nog steeds, maar de realisatie is een langdurig traject. Naar het oordeel van de rechtbank behoren de door Het Huys Ten Donck gestelde omstandigheden echter tot het normale ondernemersrisico, zodat zij geen rechtvaardiging, geen geldige reden kunnen vormen voor het niet-normale gebruik van de merken in de klasse 44. 4.12. Nu sinds de inschrijving van de merken ook meer dan vijf jaren zijn verstreken, ligt de vordering tot vervallenverklaring van de merken in de klasse 44 alsmede het gevorderde bevel tot doorhaling daarvan voor toewijzing gereed. 4.13. Het voorgaande brengt met zich dat Huize ten Donk bij haar vordering tot nietigverklaring van de merkinschrijving voor diensten in de klasse 44 wegens depot te kwader trouw geen belang meer heeft, zodat bespreking daarvan achterwege kan blijven. 4.14. Nu uit hetgeen hiervoor is overwogen blijkt dat Het Huys Ten Donck geen medische diensten verleent en bijgevolg geen sprake is van enig gebruik van het merk dan wel de handelsnaam voor diensten in klasse 44 heeft Huize ten Donk evenmin belang bij het door haar gevorderde verbod ter zake. in reconventie voorts handelsnaam 4.15. Het Huys Ten Donck heeft aan haar reconventionele vordering tot het opleggen van een gebod het gebruik van de tekens/de naam Huize ten Donk te staken allereerst ten grondslag gelegd dat sprake is van inbreuk door Huize ten Donk op de handelsnaamrechten van Het Huys Ten Donck. 4.16. Artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw) bepaalt dat het verboden is een handelsnaam te voeren die voordat de onderneming onder die naam werd gedreven door een ander reeds rechtmatig gevoerd werd en indien daardoor in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen is te duchten. Bij de vraag of daarvan sprake is dienen alle omstandigheden van het geval te worden meegewogen, zoals bijvoorbeeld de vraag of een beroep op dit artikel niet de gewone taal of aanduidingen van beschrijvende aard monopoliseert. 4.17. Niet in geschil is dat het gebruik door Het Huys Ten Donck van haar naam (al dan niet in combinatie met ‘Stichting’ als voorvoegsel) en de naam ‘Ten Donck’ als handelsnamen dateert van eerdere datum dan het gebruik (sinds 2010) door Huize ten Donk van haar handelsnaam. Evenmin is in geschil dat de ondernemingen zijn gesitueerd in dezelfde regio. Het debat tussen partijen spitst zich ook hier toe op de vraag of sprake is van gelijksoortige activiteiten, derhalve op de aard van de onderneming. Daarbij gaat het om de feitelijk door de onderneming verrichte activiteiten. Als niet betwist staat vast dat Het Huys Ten Donck haar van oorsprong op monumentenzorg toegespitste activiteiten in de loop der jaren sterk heeft uitgebreid. De activiteiten die de buitenplaats thans onder deze namen feitelijk verricht betreffen onder meer vastgoedbeheer, renovatie en verhuur van vastgoed en woningen op het terrein, het aanbieden van leer-werktrajecten, organisatie van sociale activiteiten etcetera, alsmede het voorbereiden van de realisatie van zorgwoningen. Huize ten Donk verhuurt luxe appartementen aan ouderen voor permanente of tijdelijke bewoning. Volgens Het Huys Ten Donck laat dit zien dat de belangrijkste bedrijfsactiviteiten van beide ondernemingen grotendeels overeenstemmen, te weten: vastgoedbeheer/exploitatie onroerend goed onder meer door de tijdelijke en permanente verhuur van woningen en dienstverlening op het gebied van zorg. Het Huys Ten Donck kan hierin niet worden gevolgd. Dat Huize ten Donk in algemene zin onroerend goed exploiteert is door haar betwist en daarvan is niet gebleken. Het enkele feit dat men ook in Huize ten Donk terecht kan indien geen sprake is van een directe zorgbehoefte kan daaraan niet afdoen. Dit verandert niets aan de kern van de bedrijfsactiviteiten van Huize ten Donk, die naar zij stelt en ook blijkt uit de informatie op haar website, bestaan uit het aanbieden van een totaalpakket: tijdelijke of permanente bewoning van de appartementen met daaraan gekoppeld een medisch zorgpakket, waarvan de omvang varieert al naar gelang de behoefte. De feitelijke activiteiten van Het Huys Ten Donck laten zich daarmee niet vergelijken. Zoals hiervoor in conventie immers reeds is geoordeeld, is van medische dienstverlening aan de zijde van Het Huys Ten Donck geen sprake, terwijl de door haar beoogde zorgwoningen vooralsnog niet zijn gerealiseerd.

4.18. Gelet op het voorafgaande is de rechtbank van oordeel dat geen sprake is van overlappende of in elkaars verlengde liggende activiteiten en/of van activiteiten die anderszins voldoende relevante raakvlakken hebben. De aard van de ondernemingen verschilt daarmee te zeer om van verwarring in de zin van artikel 5 Hnw te kunnen spreken. De vordering voor zover gegrond op artikel 5 Hnw kan reeds daarom niet worden toegewezen. merkenrecht 4.19. De vordering van Het Huys Ten Donck voor zover gegrond op artikel 2:4 sub f BVIE juncto 2:28 BVIE (als hiervoor weergegeven onder 3.1. sub I, II en II) en artikel 2:20 lid 1 sub b BVIE (deels als hiervoor weergegeven onder 3.1. sub IV) stuit af op het feit dat – zoals hierboven reeds is geoordeeld – geen sprake is van soortgelijke diensten als voor een geslaagd beroep op deze bepalingen is vereist. 4.20. Het Huys Ten Donck heeft haar vordering als hiervoor weergegeven onder 3.1. sub IV (voorts) gebaseerd op artikel 2:20 lid 1 aanhef en sub c BVIE alsmede op artikel 2:20 lid 1 aanhef en sub d BVIE. Zij heeft ter nadere onderbouwing daarvan gesteld dat Het Huys Ten Donck beschouwd dient te worden als een bekend merk, het teken als gebruikt door Huize ten Donk daar zodanig mee overeenstemt dat het betrokken publiek een verband tussen het merk en het teken legt, waardoor in de praktijk verwarring bij het betrokken publiek ontstaat en Huize ten Donk meeliftend op de naamsbekendheid, grandeur en uitstraling van Het Huys Ten Donck zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel trekt uit en afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van de merken van Het Huys Ten Donck. Daarmee is sprake van merkinbreuk, aldus Het Huys Ten Donck. 4.21. Huize ten Donk heeft een en ander betwist. Daartoe heeft zij gewezen op de verschillen tussen het door haar geregistreerde woord-/beeldmerk en de merkregistraties van Het Huys Ten Donck en de gestelde bekendheid van deze merken – bij gebreke van enig marktonderzoek – betwist, alsook de gestelde verwarring. Voorts heeft zij betwist dat zij parasiteert op de naamsbekendheid van Het Huys Ten Donck en/of dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van deze naam. Huize ten Donk heeft ten slotte een beroep gedaan op rechtsverwerking onder meer op grond van artikel 2:24 BVIE. 4.22. Het meest verstrekkende verweer van Huize ten Donk is het beroep op rechtsverwerking. Dit beroep faalt. Daartoe is het volgende redengevend. 4.22.1. Ingevolge artikel 2:24 BVIE kan de houder van een ouder merk die het gebruik van een ingeschreven jonger merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren zich niet meer tegen het gebruik van het jongere merk verzetten op grond van artikel 2:20 lid 1 aanhef en sub a, b en c BVIE. Deze bepaling ziet uitsluitend op het gedogen van het gebruik van een ander reeds ingeschreven merk en niet op het gedogen van het gebruik van een handelsnaam. Te dier zake heeft Huize ten Donk onder verwijzing naar de literatuur een beroep op reflexwerking van artikel 2:24 BVIE en artikel 9 Merkenrichtlijn en artikel 54 GMVO gedaan. 4.22.2. Zoals uit de weergave van de vaststaande feiten hiervoor onder 2 blijkt, heeft Het Huys Ten Donck haar merken gedeponeerd op 21 juli 2011, welke merken zijn geregistreerd op 10 november 2011. Huize ten Donk heeft haar woord-/beeldmerk gedeponeerd op 11 juni 2015. Het Huys Ten Donck heeft kort na dit depot, te weten op 27 juli 2015, Huize ten Donk gesommeerd elk gebruik van de naam Huize ten Donk te staken. Vervolgens heeft zij, nadat een poging de kwestie te schikken was mislukt, op 28 april 2016 oppositie tegen het merkdepot ingesteld. Deze oppositie is hangende de huidige procedure, aangevangen met dagvaarding van 17 juni 2017, aangehouden. Van een bewust gedogen door Het Huys Ten Donck van het jongere ingeschreven merk na kennisneming van deze inschrijving als bedoeld in artikel 2:24 BVIE is dan ook geen sprake. 4.22.3. Ook indien in rechte zou mogen worden uitgegaan van de door Huize ten Donk bepleite reflexwerking van artikel 2:24 BVIE dan wel artikel 9 Merkenrichtlijn en artikel 54 GMVO voor het gebruik van een handelsnaam – hetgeen door Het Huys Ten Donck is betwist – kan van een gedogen gedurende een periode van vijf jaar geen sprake zijn. Uit de publicatie in het AD van 15 juni 2011 blijkt dat Het Huys Ten Donck op dat moment wist van het gebruik van de handelsnaam door Huize ten Donk. De sommatie ieder gebruik van deze naam te staken volgde – zoals hiervoor reeds is vermeld – in juli 2015. Vervolgens is in april 2016 oppositie ingesteld tegen het gebruik van de merkinschrijving, waarin opgenomen de handelsnaam. Beide acties hebben derhalve plaatsgevonden binnen een termijn van vijf jaar nadat Het Huys Ten Donck wetenschap kreeg van het gebruik van de naam als handelsnaam en als merk. 4.22.4. Het voorafgaande impliceert dat van rechtsverwerking op grond van het algemene recht evenmin sprake kan zijn. Bovendien is gesteld noch gebleken dat zich overige bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan waaruit - indien bewezen - zou kunnen worden afgeleid dat bij Huize ten Donk op enig moment het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat Het Huys Ten Donck haar aanspraken niet meer geldend zou maken. 4.23. De rechtbank komt daarmee toe aan een beoordeling van het beroep van Het Huys Ten Donck op artikel 2:20 aanhef lid 1 en sub c en sub d BVIE. Een merkhouder kan op basis van deze bepalingen het gebruik van een teken verbieden: sub c: wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het Beneluxgebied en sub d: wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, (sub c en d) indien door het gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of reputatie van het merk. Niet in geschil is dat in het onderhavige geval in ieder geval geen sprake is van een gelijk teken. Dat staat aan toepassing van sub d echter niet in de weg. Daar waar de strekking en de bewoordingen van artikel 2.20 aanhef en lid 1 sub d BVIE gelijk zijn aan de strekking en de bewoordingen van artikel 5 lid 2 van de Harmonisatierichtlijn (de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, PbEG 1989, L 40/1), kan worden aangeknoopt bij de interpretatie die het HvJ EU daaraan heeft gegeven en mag worden aangenomen dat artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub d BVIE ook van toepassing is op met het merk overeenstemmende tekens, hoewel artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub d BVIE dit - anders dan onderdelen b en c - niet met zoveel woorden bepaalt. De voorwaarden voor toepassing van deze bepalingen zijn derhalve hetzelfde, met dien verstande dat het vereiste van bekendheid van het te beschermen merk alsmede van het gebruik in het economisch verkeer bij sub d niet geldt. 4.24. De rechtbank stelt voorop dat uit de rechtspraak van het HvJ EU volgt dat sprake is van (de mate van) overeenstemming als vereist voor een geslaagd beroep op artikel 2:20 lid 1 aanhef en sub c BVIE, indien het betrokken publiek tussen het merk zoals gedeponeerd en het teken zoals gebruikt een verband legt. Voor het aannemen van een verband is niet vereist dat de overeenstemming zo sterk is dat sprake is van directe of indirecte verwarring; voldoende is dat het teken een samenhang met het merk oproept (zie o.a.: HvJ EU, 24 maart 2011 (TiMi Kinderyoghurt), C-552/09, ECLI:EU:C:2011:177).

Het bestaan van een dergelijk verband dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Daarbij moet niet alleen worden gekeken naar de mate van overeenstemming van het merk en teken, maar ook naar de mate van onderscheidend vermogen en de mate van bekendheid van het merk. De globale beoordeling dient wat betreft de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis, te berusten op de totaalindruk die door het betrokken merk en teken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Het louter bestaan van een verband volstaat niet; daarnaast moet nog sprake zijn van de kans dat voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk. 4.25. De rechtbank zal allereerst bezien of en in hoeverre sprake is van enige gelijkenis tussen de te onderscheiden merken van Het Huys Ten Donck enerzijds en het teken als gebruikt door Huize ten Donk anderzijds. Nu het hier gaat om de inbreukvraag en dus moet worden gekeken naar het feitelijk gebruik van het teken aan de zijde van Huize ten Donk (en niet naar het merk zoals geregistreerd, waar Huize ten Donk vanuit lijkt te gaan), dient daarbij zowel acht te worden geslagen op het gebruik van het teken bestaande uit de woorden/naam inclusief het beeldelement/logo als wel het gebruik van het teken bestaande uit alleen de woorden oftewel de naam (hierna tezamen ook wel aangeduid als: de tekens). Daarbij zij opgemerkt dat de wijze van gebruik door Huize ten Donk van haar handelsnaam (die gelijkluidend is aan het woordelement van het door haar gedeponeerde merk) tevens kan worden beschouwd als (merk)gebruik ter aanduiding van de door haar verrichte diensten. Voorts is daarbij van belang dat van het gebruik van het teken “Ten Donk” en/of van het teken “Ten Donck” door Huize ten Donk niet is gebleken, zodat eventueel gebruik daarvan buiten beschouwing dient te blijven. 4.25.1. De gelijkenis tussen het woordmerk Donck enerzijds en het gebruik van het teken Huize ten Donk als woorden/naam alleen dan wel in combinatie met het beeld (zoals ook geregistreerd) acht de rechtbank zeer gering. Donck of Donk is beschrijvend voor de zandheuvel of -terp. Dat bestanddeel is begripsmatig, visueel en auditief gelijkend. Echter door de toevoeging van Huize en zeker wanneer daar ook nog het beeldelement aan wordt bijgevoegd, is de totaalindruk van de tekens zoals gebruikt een geheel andere dan die van het woordmerk Donck. 4.25.2. Dit valt anders uit bij een vergelijking tussen het woordmerk Het Huys Ten Donck en/of het beeldmerk Het Huys Ten Donck enerzijds en de door Huize ten Donk gebruikte tekens anderzijds. De visuele gelijkenis tussen het beeldmerk van Het Huys Ten Donck, waarvan de naam deel uitmaakt en de naam in combinatie met het logo als gebruikt door Huize ten Donk is – kijkend naar het geheel – vrij gering. Zo verschilt de illustratie: zowel het plaatje zelf als de gebruikte kleuren, alsook de plaatsing van de woorden onder elkaar dan wel naast elkaar en verschilt ook de schrijfwijze en lettertype van het woordelement. De woorden (de naam) nemen binnen het beeldmerk en het gebruikte teken een zeer prominente plaats in en zijn daarom te beschouwen als het dominante bestanddeel. Bij een vergelijking van het woordmerk en het gebruik van het teken bestaande uit alleen de naam is dat vanzelfsprekend het enige bestanddeel; daardoor is de visuele gelijkenis daar groter. Auditief en begripsmatig komt het met name (bij het beeldmerk) dan wel uitsluitend (bij het woordmerk) aan op een vergelijking tussen de woorden. Vastgesteld kan worden dat de gelijkenis auditief en fonetisch zeer sterk is. Het merk en de tekens zijn aldus bezien welhaast gelijk. Ook begripsmatig is sprake van gelijkenis, zij het in mindere mate. De gelijkenis in dit opzicht wordt met name veroorzaakt door het feit dat beide partijen hebben gekozen voor het gebruik van een zeer algemene en beschrijvende naam: in beide gevallen staat de aanduiding voor een huis op een ‘donck’, een Oudhollands woord voor een zandterp ofwel zandheuvel. Door de schrijfwijze bestaat begripsmatig nog wel verschil tussen beide: de spelling van ‘het Huys’ verwijst naar iets klassieks/monumentaals, terwijl de term ‘huize’ begripsmatig doet denken aan een verzorgingshuis als gevolg van het algemene gebruik daarvoor in velerlei benamingen zoals in “Huize Avondrood” en dergelijke. Al met al is de rechtbank van oordeel dat de totaalindruk van de merken Het Huys Ten Donck en de tekens gebruikt door Huize ten Donk overeenstemmend is. 4.26. Bij de vraag of het gevaar bestaat dat het betrokken publiek een verband zal leggen tussen de merken van Het Huys Ten Donck en de door Huize ten Donk gebruikte tekens dient tevens acht te worden geslagen op het onderscheidend vermogen van de merken. Dit is naar het oordeel van de rechtbank vrij gering doordat de woordelementen van de merken en de gebruikte tekens in hoge mate beschrijvend zijn. 4.27. Voorts moet acht worden geslagen op de gestelde bekendheid van de merken van Het Huys Ten Donck. Dat Het Huys Ten Donck vanwege haar grandeur een zekere mate van naamsbekendheid geniet als één van de laatst overgebleven buitenplaatsen in Nederland, blijkt wel uit de vele door Het Huys Ten Donck in het geding gebrachte publicaties. Huize ten Donk heeft dat ook niet betwist. Waar Huize ten Donk terecht op heeft gewezen, hoeft dit nog niet te betekenen dat de merken als zodanig, ter duiding van de herkomst van de diensten en ter onderscheiding van de diensten van anderen, bekendheid genieten bij het relevante publiek. Daar staat echter tegenover dat in het onderhavige geval in de woorden/de naam - zoals hiervoor al even aan de orde is geweest - een verwijzing is te vinden naar de diensten. In de vele publicaties wordt ook steeds verwezen naar deze diensten, naar de activiteiten van Het Huys Ten Donck, zodat enige bekendheid ook van de merken, zeker in de regio, verondersteld kan worden. Op dit element is door Huize ten Donk geheel niet ingegaan. De rechtbank acht het verweer op dit punt daarom onvoldoende gemotiveerd; aan nadere bewijslevering wordt dan ook niet toegekomen. 4.28. Ten slotte is relevant de door Het Huys Ten Donck gestelde verwarring. Het Huys Ten Donck heeft daarbij gewezen op een aantal voorbeelden die zich in de praktijk reeds hebben voorgedaan, zoals de door Het Huys Ten Donck ontvangen telefoontjes bedoeld voor Huize ten Donk, verkeerd bezorgde post, de ambulance aan het verkeerde adres en dergelijke. Deze voorbeelden lijken met name te zijn veroorzaakt door de auditieve en fonetische gelijkenis van de namen in het woord- en het beeldmerk Het Huys Ten Donck en de door Huize ten Donk gebezigde tekens als handelsnaam, hetgeen naar de rechtbank hiervoor reeds heeft overwogen tevens als merkgebruik kwalificeert. 4.29. Een en ander in onderling verband en samenhang beschouwd is de rechtbank van oordeel dat met name door de zeer sterke auditieve en fonetische gelijkenis van enerzijds de merken Het Huys Ten Donck en anderzijds de tekens zoals gebruikt door Het Huys Ten Donck voldaan is aan het vereiste verband, aan de vereiste mate van overeenstemming tussen het teken en de merken als bedoeld in artikel 2:20 lid 1 aanhef en sub c BVIE. 4.30. De rechtbank is voorts van oordeel dat door het verband dat het publiek legt tussen de tekens en de merken als hiervoor omschreven, Huize ten Donk meelift op naamsbekendheid van Het Huys Ten Donck alsmede dat door de ontstane verwarring de identiteit van de merken afbrokkelt en daarmee afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen daarvan. Huize ten Donk heeft een ander ook niet, althans onvoldoende, gemotiveerd betwist.