ECLI:NL:RBMNE:2017:5651

vonnis RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Civiel recht handelskamer locatie Utrecht zaaknummer / rolnummer: C/16/426161 / HA ZA 16-828 Vonnis van 15 november 2017 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DOMICILIE EDE B.V., gevestigd te Ede, eiseres, advocaat mr. M.G. Jansen te Haarlem, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DOMICA B.V., gevestigd te Amersfoort, gedaagde, advocaat mr. D.J. Brugge te Apeldoorn.

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: het tussenvonnis van 11 januari 2017 het proces-verbaal van comparitie van 17 mei 2017 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde stukken. 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2.1. Eiseres is een makelaarskantoor dat gespecialiseerd is in onder andere verkoop en/of aankoop van woningen en bedrijfsruimten, alsmede in verhuur van onroerend goed. Zij is actief in de regio Wageningen tot Amersfoort en in de regio Amersfoort tot Harderwijk. Sinds 1990 voert zij de handelsnamen Domicilie Ede, Domicilie Exclusief en Domicilie Bedrijfshuisvesting. Sinds 1997 bedient zij zich van de internetsite www.domicilie.nl. 2.2. Op 19 juni 1990 heeft eiseres het woordmerk DOMICILIE gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de intellectuele eigendom (onder nummer 0747859), en wel voor de klasse 36 (makelaardij in onroerend goed). 2.3. Gedaagde is een landelijk opererende franchise-organisatie op het gebied van het verhuren, verkrijgen, vervreemden, beheren, exploiteren en huren van onroerende zaken en andere registergoederen. Zij bedient zich daarbij, sinds 2012, van de handelsnamen Domica B.V. en Domica Nederland. Zij maakt gebruik van de website www.domica.nl. 2.4. Op 11 juli 2012 heeft gedaagde bij het Benelux Bureau voor de intellectuele eigendom het woordmerk “Domica” gedeponeerd (onder nummer 1251058) voor dezelfde klasse als het woordmerk van eiseres, alsmede voor klasse 43 (tijdelijke huisvesting). 2.5. In een brief van 1 maart 2016 heeft eiseres gedaagde gesommeerd inbreuk met het teken DOMICA op haar merkrecht met betrekking tot het woordmerk DOMICILIE te staken. Gedaagde heeft niet aan deze sommatie voldaan.

3.1. Eiseres vordert samengevat - dat de rechtbank: - gedaagde beveelt om iedere inbreuk op het merkrecht van eiseres te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, en in bijzonder het gebruik van het teken DOMICA of DOMICA MAKELAARS, - gedaagde beveelt iedere inbreuk op het handelsnaamrecht van eiseres te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, in het bijzonder het gebruik van de handelsnaam DOMICA of DOMICA MAKELAARS, - de nietigheid uitspreekt van het woordmerk DOMICA en gedaagde beveelt de inschrijving van dat merk door te halen, - gedaagde beveelt om te bewerkstelligen dat de domeinnaam www.domica.nl en andere met het merk of de handelsnaam van eiseres overeenstemmende domeinnamen op naam worden gesteld van eiseres, - een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom, - gedaagde veroordeelt in de kosten van deze procedure op de voet van artikel 1019h Rv, vermeerderd met wettelijke rente. 3.2. Gedaagde voert verweer. 3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, ingegaan.

Merkrecht 4.1. Ter onderbouwing van haar vorderingen heeft eiseres zich onder meer beroepen op het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 sub b Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) dat bepaalt dat de merkhouder zich kan verzetten tegen ieder gebruik dat in het economisch verkeer wordt gemaakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien door dat gebruik bij het in aanmerking komende publiek (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Ter comparitie heeft zij verduidelijkt dat het in deze zaak alleen draait om de woordmerken van partijen. 4.2. Volgens vaste jurisprudentie moet de vraag naar het verwarringsgevaar globaal worden beoordeeld volgens de indruk die het merk en het teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de soortgelijkheid van waren of diensten die onder het merk en het teken worden aangeboden, en de onderscheidende kracht van het merk. Ten aanzien van de vraag of sprake is van overeenstemming tussen het merk en het teken geldt dat dit dient te worden beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die door het merk en het teken bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt, uitgaande van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen. 4.3. Het woordmerk DOMICILIE van eiseres komt volledig overeen met een bestaand Nederlands woord, “domicilie”, dat “vaste verblijfplaats” of “wettelijke woonplaats” betekent. Dat woord is niet geheel beschrijvend te noemen voor de diensten van eiseres (als makelaar van onroerend goed), maar het refereert wel in enig opzicht aan het doel van haar diensten, namelijk het vinden van een nieuwe vaste verblijfplaats voor haar cliënten. Het woordmerk is dan ook in enige mate beschrijvend, waardoor het geen groot onderscheidend vermogen toekomt. Ter comparitie is namens eiseres verklaard dat zij zich niet beroept op enige bijzondere bekendheid van het merk DOMICILIE, zodat niet kan worden geconcludeerd dat het onderscheidend vermogen door inburgering kan zijn vergroot. 4.4. De diensten van beide partijen zijn naar het oordeel van de rechtbank soortgelijk. Beide partijen bieden hun diensten aan voor het vinden van onroerend goed voor hun klanten. Dat de ene partij zich meer richt op verkoop en de andere meer op verhuur is onvoldoende om de diensten te verschillend te achten. 4.5. Het in aanmerking nemende publiek is de consument of zakelijke klant die op zoek is naar een onroerend goed om te bewonen of voor zijn bedrijf te gebruiken. Omdat het aangaan van een huur- of koopovereenkomst met betrekking tot een onroerend goed een beslissing is met aanzienlijke financiële gevolgen, mag van dit publiek bij de keuze van een makelaar een hoger aandachtsniveau worden verwacht dan een gemiddelde consument of ondernemer. 4.6. Tussen de woordmerken van partijen bestaan de volgende overeenkomsten en verschillen: Visueel: - de merken verschillen in lengte: 9 letters bij het merk van eiseres en 6 bij het merk van gedaagde; - beide merken beginnen met de letters “domic”, gevolgd door een verschillend slot: “ilie” (merk eiseres) en “a” (merk gedaagde); de letter “a” komt in het merk van eiseres niet voor, de letter “l” niet in dat van gedaagde; - het merk van eiseres is in hoofdletters geschreven; bij het merk van gedaagde wordt alleen de eerste letter met een hoofdletter geschreven; dit verschil acht de rechtbank echter niet van groot gewicht, nu ook de wijze van gebruik van een merk een rol speelt, en dat gebruik - gelet op de overgelegde producties - bij beide merken met alleen de eerste letter als hoofdletter of alleen kleine letters plaatsvindt. Auditief: - auditief zijn de eerste twee lettergrepen gelijk; daarna volgt bij het merk van eiseres een zachte s-klank, terwijl bij het merk van gedaagde een harde k-klank wordt uitgesproken; - bij het uitspreken zal bij het merk van eiseres de klemtoon liggen op de derde lettergreep, terwijl die bij het merk van gedaagde op de eerste of tweede gelegd zal worden. Begripsmatig: - hoewel het woord “domicilie” vooral in formeel taalgebruik voorkomt, zal het relevante publiek de betekenis daarvan wel kennen; eiseres beroept zich op de Latijnse herkomst van dit woord (in ieder geval het deel “domi” dat “thuis” betekent), maar gelet op de beperkte kennis van het Latijn in Nederland, zal dat het publiek ontgaan; - volgens gedaagde betekent “domica” huis of tempel, maar dat heeft de rechtbank na onderzoek niet kunnen vaststellen; het enige dat hierover gevonden kon worden is een verbuiging van het Latijnse woord “domicum” dat “koepelvormig” betekent of een mogelijke verbuiging van het Griekse woord “δομικός” dat “bouwkundig” betekent; dat het relevante publiek deze betekenissen kent acht de rechtbank uitgesloten. Het woord “domica” zal dan ook als een fantasiewoord worden beschouwd. Dat brengt mee dat de woorden “domicilie” en “domica” door het relevante publiek anders zullen worden begrepen. 4.7. De rechtbank volgt eiseres niet in haar stelling dat “domic” als dominerend bestanddeel van haar merk moet worden aangemerkt: de totaalindruk van het merk wordt in gelijke mate door het begin als het eind van het woordmerk “DOMICILIE” bepaald. Evenmin kan gezegd worden dat de auditieve overeenstemming van minder belang is, omdat het merk van eiseres vooral op papier wordt gebruikt. Alle relevante overeenkomsten en verschillen moeten bij de beoordeling van een merk worden meegenomen. Daarbij komt dat het publiek bij het lezen van een woord - hoewel hij dit niet zal uitspreken - in zijn hoofd naast het visuele beeld ook een beeld zal vormen van de uitspraak daarvan. Het auditieve deel van de vergelijking is dus wel degelijk van belang. Maar, anders dan gedaagde wenst, ook weer niet zo van belang dat dit aspect de hoofdrol dient te spelen. 4.8. Op grond van het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat er visueel sprake is van enige overeenstemming. Deze overeenstemming wordt echter ongedaan gemaakt door de auditieve verschillen (in klemtoon en uitspraak van het slot van het woord) en het ontbreken van begripsmatige overeenstemming tussen de merken van partijen. De totaalindruk die beide merken op het publiek maken zal daarom - ook als hun herinneringsbeeld vaag is - verschillend zijn. Daarbij komt dat het relevante publiek een hoog aandachtsniveau heeft bij zijn/haar zoektocht naar onroerend goed (zie 4.5). In het licht van dit alles en gegeven het beperkte onderscheidend vermogen van het merk van eiseres (4.3.), bestaat er geen gevaar voor verwarring bij het publiek.

De rechtbank 5.1. wijst de vorderingen af, 5.2. veroordeelt eiseres in de proceskosten, aan de zijde van gedaagde tot op heden begroot op € 7.199,80, 5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Dit vonnis is gewezen door mr. J.P.H. van Driel van Wageningen, bijgestaan door mr. W.A. Visser als griffier, en in het openbaar uitgesproken op 15 november 2017. type: WV (4208) coll: