ECLI:NL:RBDHA:2025:16030

RECHTBANK Den Haag Team handel Zaaknummer: C/09/673264 / HA ZA 24-845 Vonnis van 27 augustus 2025 in de zaak van de rechtspersoon naar buitenlands recht LEGO A/S, te Billund, Denemarken, eiseres in de hoofdzaak in conventie en in het incident tot het treffen van een provisionele voorziening, verweerster in de hoofdzaak in reconventie en in het incident tot schorsing, advocaat: mr. L.R. Bekke te Amsterdam, tegen UNGA B.V., te Amsterdam, gedaagde in de hoofdzaak in conventie, verweerster in het incident tot het treffen van een provisionele voorziening, eiseres in de hoofdzaak in reconventie en in het incident tot schorsing, advocaat: mr. Th.J. Bousie te Amsterdam. Partijen zullen hierna Lego en Unga worden genoemd. De zaak is voor Lego inhoudelijk behandeld door mr. Bekke voornoemd en door mrs. J.M. Boelens en L.M. Delleman, advocaten te Amsterdam. Voor Unga is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. Bousie voornoemd en door mrs. N.D.R. Nefkens en T.A.E. Bossen, advocaten te Amsterdam.

1.1. Het procesdossier bestaat uit de volgende stukken: - de dagvaarding van 23 september 2024 met producties EP01 tot en met EP10; - de conclusie van antwoord en voorwaardelijke eis in reconventie in de hoofdzaak, tevens conclusie van antwoord in het incident ex artikel 223 Rv met GP01 tot en met GP43 van Unga van 13 november 2024, waarin zij verzoekt de procedure te schorsen ten aanzien van drie modellen waartegen nietigheidsacties zijn ingesteld bij het EUIPO; - het bericht van Lego van 26 november 2024, waarin zij verzoekt om – ondanks het feit dat er bij het EUIPO nietigheidsacties zijn ingesteld tegen drie van de vijf modellen die onderdeel zijn van deze procedure – tijdens de mondelinge behandeling te pleiten over alle vijf de modellen; - het bericht van Unga van 3 december 2024, waarin zij zich refereert aan het oordeel van de rechtbank ten aanzien van de te bepalen inhoud van de mondelinge behandeling; - het bericht van de rechtbank van 4 december 2024, waarin de procedure in de hoofdzaak (in conventie en in reconventie) wordt geschorst voor zover deze betrekking heeft op de modellen waartegen procedures aanhangig zijn bij het EUIPO, totdat het EUIPO definitief uitspraak heeft gedaan en waarin de rechtbank beslist dat de inhoud van de gehele zaak onderwerp zal zijn van de mondelinge behandeling; - de conclusie van antwoord in reconventie tevens overlegging productie EP11 van Lego van 8 januari 2025; - de akte overlegging aanvullende producties GP44 tot en met GP47 van Unga van 1 mei 2025; - het bericht van Unga van 12 mei 2025, waarin zij aankondigt dat zij tijdens haar pleidooi LEGO-steentjes zal tonen aan de rechtbank, met daarbij een als productie GP48 overgelegd proceskostenoverzicht. 1.2. Op 13 mei 2025 heeft Lego een akte houdende overlegging producties overgelegd met daarbij producties EP12 en EP13. Unga heeft tegen deze producties bezwaar gemaakt, nu deze twee dagen voor de zitting zonder toelichting zijn ingediend. Hierdoor weet Unga niet waartegen zij zich moet verweren, zodat zij in haar verdediging is geschaad. Tijdens de mondelinge behandeling heeft de rechtbank partijen hierover gehoord en vervolgens als beslissing meegedeeld dat de producties buiten beschouwing worden gelaten. De overgelegde producties betreffen screenshots van diverse websites die producten zouden aanbieden van Unga. De betreffende aanbiedingen van verschillende bedrijven, niet zijnde Unga, dateren van eind 2024 / begin 2025. Deze producten werden dus al voorafgaand aan het indienen van de conclusie van antwoord in reconventie aangeboden. Bij tussenvonnis van 29 januari 2025 is de datum van de mondelinge behandeling bepaald. Niet valt in te zien waarom deze producties niet eerder en in ieder geval binnen de in het procesreglement vastgestelde termijn van uiterlijk tien dagen voor de zitting konden worden ingediend. Onder deze omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat het in strijd is met de beginselen van de goede procesorde om twee dagen voor de mondelinge behandeling met nieuwe – voor gedaagde onbekende – producties te komen. Daardoor wordt Unga, zoals zij terecht heeft aangevoerd, evident in de verdediging geschaad. 1.3. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 15 mei 2025.

2.1. Lego is een internationaal bekende speelgoedfabrikant. Zij brengt onder meer bouwstenen op de markt. 2.2. Unga is een internationaal actieve onderneming gericht op het ontwikkelen, (laten) produceren en verkopen van producten in het kader van loyaliteitscampagnes. Unga richt zich met name op loyaliteitscampagnes voor verschillende supermarktketens wereldwijd. Tijdens die campagnes kan de consument sparen voor producten, waaronder moestuintjes of zoals in de onderhavige zaak sets van bouwstenen. 2.3. Unga heeft loyaliteitscampagnes voor de supermarktketens Woolworths (Australië), Countdown (Nieuw-Zeeland) en Magnit (Rusland) ontwikkeld, als onderdeel waarvan producten bestaande uit bouwstenen zijn geproduceerd, te weten: voor Countdown: ‘Countdown Bricks Farm – Tractor’, ‘Countdown Bricks Farm – Quad Bike’, ‘Countdown Bricks Farm – Harvester’, ‘Countdown Bricks Farm – Farm House’; voor Woolworths: ‘Woolworths Bricks Farm – Farm Tractor’; voor Magnit: ‘Kid’s Bricks – Fun Park’, hierna gezamenlijk: de Producten. 2.4. Lego is houdster van onder meer de volgende modellen (hierna gezamenlijk: de Modellen): - het op 16 november 2012 aangevraagde en geregistreerde Uniemodel met nummer 002137190-0002 (hierna: Model 1): - het op 16 november 2012 aangevraagde en geregistreerde Uniemodel met nummer 002137190-0006 (hierna: Model 2): - het op 16 november 2012 aangevraagde en geregistreerde Uniemodel met nummer 002137190-0007 (hierna: Model 3): - het op 8 december 2016 aangevraagde en geregistreerde internationale model, met gelding in onder andere de EU, met nummer DM/094 624, nr. 2 (hierna: Model 4): - het op 8 december 2016 aangevraagde en geregistreerde internationale model, met gelding in onder andere de EU, met nummer DM/094 624, nr. 3 (hierna: Model 5): 2.5. Tegen Model 1, Model 2 en Model 3 zijn nietigheidsprocedures aanhangig bij het EUIPO. Bij beslissing van 15 december 2022 heeft de Nietigheidsafdeling van het EUIPO Model 3 nietig verklaard. Voor zover hier van belang, overwoog de Nietigheidsafdeling daartoe het volgende. Ten aanzien van de sector en de geïnformeerde gebruiker: “In the present case, the products incorporating the contested design are building blocks (or elements) intended for toy building sets. The applicant defines the informed user as a child aged between four and nine or an adult who buys the toy for a child, which is in line with other Office decisions concerning similar construction elements. In any case, the informed user, without being an expert or producer, is a person who is familiar with toy building elements available on the market during the relevant period before the contested design’s filing date, mainly because of their own experience or interest in these products.” Ten aanzien van de vrijheid van de ontwerper: “In view of the Invalidity Division, the freedom of the designer of an element forming part of a toy construction system exists in the designer’s discretion within interoperability requirements, that is to develop the element so that it departs in its shape and other features from the other pre-existing elements. The submitted evidence and the variety of pieces in the holder’s construction sets would indicate that this discretion exists. The Invalidity Division concludes, following the case-law cited, that the designer’s degree of freedom of modular toy construction elements is not severely limited and hence only small differences between the compared designs are insufficient to produce different overall impressions on the informed user.” De Nietigheidsafdeling heeft Model 3 met de hieronder afgebeelde prior art vergeleken, waarna zij tot het oordeel is gekomen dat Model 3 geen eigen karakter heeft in de zin van artikel 6 lid 1 sub b UModVo: “The Invalidity Division notes that the designs are not to scale and hence any reference to their dimensions would be imprecise. Both designs are pieces that have the very same shape. Although the holder did provide the dimensions of the compared designs as the applicant correctly argues, individual character is to be assessed based on the disclosed features of the contested design, and hence, proportions may be taken into account, as they may alter the overall appearance of the design, but not particular measurements for the reasons given. When comparing the parts of the bricks that are disclosed in both designs, indeed they may show a different proportion (without going into dimensions as explained). Although this will be noticed by the informed user, the fact remains that the overall shape of both designs is the same and this will also be noticed by the informed user. The comparison of the overall impressions conveyed by the designs must be synthetic and cannot be limited to a purely analytical comparison of a list of similarities and differences (13/06/2017, T-9/15, Dosen [für Getranke], EU:T:201 7:386, § 79). It must be an all-inclusive comparison allowing the overall impression produced by the design at issue to be determined in a sufficiently precise and certain manner (14/06/201 1, T-68/1 0,Watches, EU:T:201 1:269, § 73). In the Invalidity Division’s view, it follows, in the present case, that the informed user, although it may perceive the difference in proportions, this will not have the effect to perceive both pieces as different designs. Both designs have the same arched top and both have the same way in the arched top hoovers over a base step. The fact that the latter, in the contested design, is shorter and the overlap is thinner, will not make the informed user it is facing different designs but rather of a thinner and shorter variant. The holder’s argument that the bottom of the contested design features two hollow squares and a small protrusion in one of them can nevertheless not be verified in the registration. The bottom view of the design only shows two out of three design’s dimensions (its length and its width but not its depth), hence any reference to the hollowness and indentation cannot be confirmed. The lines in the drawing may also suggest a surface division. In view of all this, the Invalidity Division finds that although the contested design’s registration does contain a bottom view, not disclosed in the prior design, this cannot serve to confirm the differences pointed by the holder and therefore that view is uncapable of adding anything else to the contested design’s individual character design. The Invalidity Division in essence finds that the overall impression created by the two designs does not differ. And in light of the foregoing, it is concluded that the contested design lacks individual character within the meaning of Article 6(1)(b) CDR.” 2.6. Lego heeft tegen de beslissing van de Nietigheidsafdeling van het EUIPO hoger beroep ingesteld bij de Kamer van Beroep. Dit hoger beroep is nog aanhangig. 2.7. In 2022 heeft de Nederlandse douane op grond van de Europese douaneverordening twee zendingen, geadresseerd aan Unga, tegengehouden vanwege het vermoeden van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van Lego. De zendingen bevatten diverse producten uit de productlijnen ‘Countdown Bricks Farm’ en ‘Woolworths Bricks Farm’.

in conventie 3.1. Lego vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: in het incident, onder de voorwaarde dat de zaak vertraging oploopt: I. Unga veroordeelt met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de Modellen in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, te staken en gestaakt te houden het produceren, te koop aanbieden, verkopen of anderszins verhandelen van de Producten; II. het onder I gevorderde toewijst op straffe van een onmiddellijk opeisbare, door Unga verschuldigde dwangsom van i) € 5.000,- voor iedere keer dat Unga niet (volledig of tijdig) voldoet aan de tegen haar uitgesproken veroordeling, in dier voege dat deze dwangsom evenzoveel keer verschuldigd zal zijn als aan (onderdelen van) de genoemde veroordeling niet (volledig of tijdig) wordt voldaan, en, cumulatief, per dag dat de betreffende niet-voldoening voortduurt, daarbij ieder gedeelte van een dag als hele gerekend; of, naar keuze van Lego en al dan niet in combinatie, ii) € 1.000,- voor ieder individueel product waarmee Unga niet (volledig of tijdig) voldoet aan de tegen haar uitgesproken veroordeling, in dier voege dat deze dwangsom evenzoveel keer verschuldigd zal zijn als aan (onderdelen van) de genoemde veroordeling niet (volledig of tijdig) wordt voldaan; in de hoofdzaak: III. Unga veroordeelt met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de Modellen in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, te staken en gestaakt te houden het produceren, te koop aanbieden, verkopen en/of anderszins verhandelen van de Producten; IV. Unga veroordeelt binnen twee weken na betekening van het vonnis aan de advocaten van Lego schriftelijk opgave te doen van alle informatie die Unga bekend is omtrent de herkomst en distributiekanalen van de Producten (waaronder begrepen, maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, de namen en adressen van de betrokken personen en in ieder geval ten aanzien van de Woolworths-groep waaronder Woolworths Supermarkets en Woolworths NZ/Countdown) alsmede de daarmee gemaakte netto winst (zijnde de omzet uitsluitend onder aftrek van belasting en directe variabele kosten) en de exacte wijze waarop deze winst is berekend en de totale hoeveelheid nog bij Unga in voorraad zijnde Producten, gespecificeerd naar type product, welke opgave moet zijn vergezeld van documentatie waaruit de juistheid en volledigheid van die gegevens blijkt; V. Unga veroordeelt om binnen twee weken na betekening van dit vonnis een schriftelijke rectificatie aan al haar professionele afnemers te versturen, op een wijze en met de inhoud zoals in het petitum van de dagvaarding onder E is verwoord; VI. Unga veroordeelt om, op eigen kosten, alle in voorraad zijnde Producten en alle producten die zij als gevolg van de recall (zoals gevorderd onder V) geretourneerd heeft gekregen, te vernietigen, waarbij zij gehouden is binnen een week na iedere vernietiging een door een gerechtsdeurwaarder opgemaakt rapport daarvan aan de advocaten van Lego te verstrekken; VII. het sub III tot en met VI gevorderde toewijst op straffe van een onmiddellijk opeisbare, door Unga verschuldigde, dwangsom van i) € 5.000,- voor iedere keer dat Unga niet (volledig of tijdig) voldoet aan de tegen haar uitgesproken veroordeling, in dier voege dat deze dwangsom evenzoveel keer verschuldigd zal zijn als aan (onderdelen van) de genoemde veroordeling niet (volledig of tijdig) wordt voldaan, en, cumulatief, per dag dat de betreffende niet-voldoening voortduurt, daarbij ieder gedeelte van een dag als hele gerekend; of, naar keuze van de Lego en al dan niet in combinatie, ii) € 1.000,- voor ieder individueel product waarmee Unga niet (volledig of tijdig) voldoet aan de tegen haar uitgesproken veroordeling, in dier voege dat deze dwangsom evenzoveel keer verschuldigd zal zijn als aan (onderdelen van) de genoemde veroordeling niet (volledig of tijdig) wordt voldaan; te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van de dagvaarding tot en met de dag der algehele voldoening; VIII. Unga veroordeelt tot betaling van, dit ter keuze van Lego, i) vergoeding aan Lego van de ten gevolge van de inbreuk op de Modellen geleden en nog te lijden schade (te vermeerderen met de wettelijke rente), op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet (waarop in mindering strekt de winstafdracht, indien en voor zover deze naar tevredenheid van Lego is vastgesteld en afgedragen zoals hierna onder (ii) weergegeven, zodat een schadestaatprocedure daarvoor niet nodig is); en ii) het afdragen aan Lego van de genoten winst vanaf publicatie van de inschrijving van het depot van de Modellen en nog te genieten winst ten gevolge van de inbreuk op de Modellen, zoals deze mocht blijken uit de schriftelijke opgave genoemd onder IV hierboven, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van de dagvaarding tot en met de dag der algehele voldoening; IX. Unga veroordeelt tot voldoening aan Lego van de redelijke en evenredige proceskosten conform artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de nakosten en wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW (als de kosten niet binnen 14 dagen na aanschrijving daartoe zijn betaald). 3.2. Lego legt daaraan – samengevat – ten grondslag dat Unga inbreuk maakt op de Modellen in de zin van artikel 19 UModVo door het invoeren van de Producten. De Producten bevatten immers elementen (bouwstenen) die exacte nabootsingen zijn van de Modellen, althans voortbrengselen betreffen waarin (één van) de Modellen zijn verwerkt of waarop (één van) de Modellen zijn toegepast en die hetzelfde uiterlijk vertonen als de geregistreerde Modellen, althans geen andere algemene indruk wekken. Op grond van artikel 89 UModVo dient daarom een inbreukverbod aan Unga te worden opgelegd. 3.3. Unga voert verweer dat strekt tot: schorsing van de procedure ten aanzien van Model 1, Model 2 en Model 3 op grond van artikel 91 lid 1 UModVo, vanwege reeds aanhangige nietigheidsprocedures bij het EUIPO, en afwijzing van de vorderingen van Lego ten aanzien van Model 4 en 5 met uitvoerbaar bij voorraad te verklaren veroordeling van Lego in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv, vermeerderd met de wettelijke rente. 3.4. Op de standpunten van partijen in conventie wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. in reconventie 3.5. Unga vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: in het incident: I. de procedure ten aanzien van Model 1, Model 2 en Model 3 schorst conform artikel 91 lid 1 UModVo; in de hoofdzaak in reconventie, onder de voorwaarde dat de rechtbank niet alle vorderingen van Lego in de hoofdzaak in conventie afwijst – dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis I. de Modellen nietig verklaart en de doorhaling daarvan uitspreekt of beveelt; II.

Bevoegdheid in conventie, in reconventie en in het incident tot het treffen van een provisionele voorziening 4.1. Lego grondt haar vorderingen op (inbreuk op) haar Modellen. In reconventie grondt Unga haar vorderingen op (nietigheid van) de Modellen. De rechtbank is (internationaal en relatief) bevoegd van deze vorderingen kennis te nemen op grond van artikel 80 lid 1 in verbinding met artikel 81 aanhef en onder a en d, artikel 82 lid 1 UModVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-Verordening betreffende Gemeenschapsmodellen, nu Unga haar vestigingsplaats heeft in Nederland. Ingevolge artikel 83 lid 1 UModVo strekt de bevoegdheid van de rechtbank zich uit tot het grondgebied van alle lidstaten van de Europese Unie. 4.2. Op grond van artikel 82 lid 1 in samenhang met artikel 90 lid 3 UModVo is de rechtbank tevens bevoegd om van de door Lego gevorderde voorlopige maatregelen kennis te nemen. Die bevoegdheid strekt zich eveneens uit tot alle lidstaten van de Europese Unie. In de hoofdzaak in conventie en reconventie 4.3. Zoals hiervoor in het procesverloop onder 1.1 is opgenomen, heeft de rechtbank in verband met de aanhangige nietigheidsprocedures bij het EUIPO op 4 december 2024 de procedure in de hoofdzaak (in conventie en in reconventie) geschorst voor zover deze betrekking heeft op de Modellen 1 tot en met 3, totdat het EUIPO definitief uitspraak heeft gedaan in de reeds aanhangige procedures. Unga heeft in reconventie de nietigheid van de Modellen 4 en 5 ingeroepen. Bij de beoordeling van de vraag of deze modellen nietig zijn, spelen dezelfde vragen een rol als die nu voorliggen bij het EUIPO ten aanzien van de ingeroepen nietigheid van Model 1, Model 2 en Model 3. Het gaat dan om de vraagstukken ten aanzien van het eigen karakter van de Modellen, de geïnformeerde gebruiker en de vrijheid van de ontwerper. In die omstandigheid ziet de rechtbank aanleiding om de behandeling van de hoofdzaak (in conventie en in reconventie) ten aanzien van Model 4 en Model 5 aan te houden totdat het EUIPO definitief heeft beslist in de nietigheidsprocedures inzake de Modellen 1 tot en met 3 en de in dat kader voorliggende vraagstukken. 4.4. De rechtbank houdt iedere verdere beslissing in de hoofdzaak in conventie en reconventie aan, verwijst de zaak naar de parkeerrol en bepaalt dat de meest gerede partij de zaak weer kan opbrengen om voort te procederen. De provisionele vordering 4.5. De omstandigheid dat de beoordeling van de vorderingen in de hoofdzaak wordt aangehouden in afwachting van de beslissingen van het EUIPO, neemt niet weg dat Lego spoedeisend belang kan hebben bij het door haar gevorderde provisionele inbreukverbod. Ingevolge artikel 91 lid 3 UModVo kan de rechtbank voor de duur van de schorsing voorlopige, inclusief beschermende, maatregelen bevelen. Hoewel Unga aanvoert dat er geen resterende voorraad is van de Producten en de loyaliteitscampagnes van de in het geding zijnde producten reeds in 2023 zijn geëindigd, heeft zij geen onthoudingsverklaring willen tekenen. Unga betwist in de onderhavige procedure de geldigheid van de Modellen en ontwikkelt nog steeds producten voor loyaliteitscampagnes. Onder die omstandigheden is sprake van een voortdurend risico van inbreuk op de Modellen, zodat Lego een spoedeisend belang heeft bij de provisionele voorziening en van haar niet kan worden gevergd dat zij de einduitspraak in de hoofdzaak afwacht. Zeker nu eerst de definitieve uitspraken van het EUIPO in de verschillende nietigheidsprocedures dienen te worden afgewacht, alvorens de hoofdzaak kan worden voortgezet. Geldigheid van de Modellen 4.6. Ingevolge artikel 85 lid 1 UModVo gaat de rechtbank in een procedure inzake een rechtsvordering betreffende inbreuk van een ingeschreven model ervan uit dat het Uniemodel rechtsgeldig is. Dit betekent dat de houder ervan zich op de uit de modelinschrijving voortvloeiende rechten kan beroepen totdat het model onherroepelijk nietig is verklaard door de daartoe bevoegde instanties. Zolang de nietigheid niet onherroepelijk is uitgesproken, dient de rechter ervan uit te gaan dat uit de modelinschrijving exclusieve rechten voortvloeien. 4.7. Uit de door partijen overgelegde stukken blijkt dat de procedures met betrekking tot Model 1 en Model 2 nog aanhangig zijn bij de Nietigheidsafdeling van het EUIPO en dat Model 3 wegens gebrek aan eigen karakter nietig is verklaard door de Nietigheidsafdeling van het EUIPO. Tegen de nietigverklaring van Model 3 loopt evenwel een beroep, waarop nog niet is beslist. In de onderhavige procedure is een reconventionele vordering tot nietigverklaring van Model 1 tot en met 5 ingesteld door Unga. Deze procedure is voor wat betreft Model 1 tot en met 3 geschorst en voor wat betreft Model 4 en 5 aangehouden, in afwachting van een definitieve beslissing inzake de ingestelde procedures bij het EUIPO (zie 4.3). 4.8. Gelet op het voorgaande wordt bij de beoordeling van de provisionele vordering voorshands van de geldigheid van de Modellen uitgegaan, met uitzondering van Model 3. Het provisioneel gevorderde inbreukverbod ten aanzien van Model 3 wordt dan ook afgewezen. De rechtbank is ten aanzien van de Modellen 1, 2, 4 en 5 van oordeel dat voorshands niet met zodanige zekerheid kan worden vastgesteld dat de Modellen nietig zullen worden verklaard, dat dit momenteel het belang van Lego bij een verbod wegneemt. Hoewel Model 3 door de Nietigheidsafdeling nietig is verklaard wegens het ontbreken van eigen karakter en in de nietigheidsprocedures inzake Model 1,2, 4 en 5 gelijksoortige vraagstukken spelen, blijkt uit door Lego c.s. overgelegde stukken dat in andere gelijksoortige procedures Lego-modellen overeind zijn gebleven. In het licht daarvan prevaleert naar het oordeel van de rechtbank artikel 85 lid 1 UModVo. Inbreukvordering 4.9. Vervolgens komt de rechtbank toe aan de beoordeling van de inbreukvordering. Lego stelt zich op het standpunt dat de Producten de hieronder weergegeven bouwstenen bevatten die geen andere algemene indruk wekken dan de Modellen 1, 2, 4 en 5.

De rechtbank in het incident 5.1. veroordeelt Unga onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de Modellen 1, 2 en 4 in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, te staken en gestaakt te houden het produceren, te koop aanbieden, verkopen of anderszins verhandelen van de in randnummer 4.24 genoemde producten; 5.2. veroordeelt Unga tot betaling aan Lego van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van i. € 5.000,- voor iedere keer dat Unga niet (volledig of tijdig) voldoet aan de hiervoor onder 5.1 tegen haar uitgesproken veroordeling, en, cumulatief, per dag dat de betreffende niet-voldoening voortduurt, daarbij ieder gedeelte van een dag als hele gerekend; of, naar keuze van Lego, € 500,- voor ieder individueel product waarmee Unga niet (volledig of tijdig) voldoet aan de hiervoor onder 5.1 tegen haar uitgesproken veroordeling; zulks met een maximum van € 250.000,-; 5.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5.4. houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan; 5.5. wijst het meer of anders gevorderde af; In de hoofdzaak in conventie en reconventie 5.6. houdt de behandeling van de zaak aan totdat het EUIPO in de nietigheidsprocedures betreffende Model 1, 2 en 3 een oordeel heeft geveld over de vraag of deze Modellen nietig zijn en dat oordeel in kracht van gewijsde is gegaan, dan wel tot de nietigheidsprocedures zullen zijn ingetrokken; 5.7. bepaalt dat de zaak op de parkeerrol zal komen en dat de meest gerede partij de zaak weer kan opbrengen om voort te procederen; 5.8. bepaalt dat partijen dan gelijktijdig een akte mogen nemen over het vervolg van de onderhavige procedure; 5.9. houdt iedere verdere beslissing aan. Dit vonnis is gewezen door mr. H.D. Overbeek, rechter, bijgestaan door mr. R.W.J. Slits, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 27 augustus 2025. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. European Union Intellectual Property Office. Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Uniemodellen (vanaf 1 mei 2025, voorheen Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (Gemeenschapsmodellenverordening). Europees Economische Ruimte.

De Modellen De bouwstenen in de Producten Model 1 Countdown Bricks Farm – Tractor Countdown Bricks Farm – Quad Bike Countdown Bricks Farm – Harvester Woolworths Bricks Farm – Farm Tractor Kid’s Bricks – Fun Park Model 2 Countdown Bricks Farm – Quad Bike Model 4 Countdown Bricks Farm – Harvester Model 5 Countdown Bricks Farm – Farmhouse 4.10. Tijdens de mondelinge behandeling heeft Unga meegedeeld dat zij onderstaand overzicht van Lego (een samenvatting van bovenstaande, waarbij de rechtbank Model 3 niet van het overzicht van Lego heeft overgenomen gelet op het hiervoor onder 4.8 overwogene) niet betwist en dat zij evenmin betwist dat de betreffende bouwstenen qua uiterlijke verschijningsvorm geen andere algemene indruk wekken dan de Modellen. Gelet hierop is de rechtbank voorshands van oordeel dat de hiervoor afgebeelde bouwstenen van Unga inbreuk maken op de Modellen. Product Aantal bouwsteentjes Model Countdown Bricks Farm – Tractor 54 (waarvan 2 geen andere algemene indruk wekken) Model 1 Woolworths Bricks Farm – Farm Tractor 53 (waarvan 2 geen andere algemene indruk wekken) Model 1 Countdown Bricks Farm – Quad Bike 43 (waarvan 2 geen andere algemene indruk wekken) Model 1 en 2 Countdown Bricks Farm – Harvester 95 (waarvan 6 geen andere algemene indruk wekken) Model 1 en 4 Countdown Bricks Farm – Farmhouse 90 (waarvan 1 geen andere algemene indruk wekt) Model 5 Kid’s Bricks – Fun Park 130 (waarvan 2 geen andere algemene indruk wekken) Model 1 Werkwijze Unga 4.11. Unga betwist echter dat zij de Producten, die de inbreukmakende bouwstenen bevatten, heeft ingevoerd dan wel verkocht in de EER. Zij heeft hiertoe aangevoerd dat de loyaliteitscampagnes – waarvan deze Producten onderdeel zijn – zijn ontwikkeld voor bedrijven in landen buiten de EER, te weten Australië, Nieuw-Zeeland en Rusland. De ontwikkeling van dergelijke campagnes duurt doorgaans negen tot twaalf maanden. Unga heeft op haar kantoor in Nederland ontwerpers in dienst die in samenspraak met haar klanten diverse sets ontwerpen voor verschillende campagnes. Tijdens de ontwerpfase doet Unga onderzoek naar de geldende intellectuele eigendomsrechten in het land waar de campagne zal worden gebruikt. De ontwerpers maken met een computerprogramma 3D-ontwerpen, waarbij doorgaans gebruik wordt gemaakt van vooraf vormgegeven bouwstenen uit het computerprogramma. Na goedkeuring door de klant, zendt Unga een digitaal bestand naar een onafhankelijke Chinese producent, die op haar beurt samples maakt van de producten. Deze samples worden naar Unga gezonden ter controle en goedkeuring. Als de samples zijn goedgekeurd, fabriceert de Chinese producent een afgesproken aantal producten en verzendt de eindproducten rechtstreeks vanuit China naar de klant van Unga. Een dergelijke campagne duurt bij supermarktketens doorgaans zes tot acht weken, waarna in de regel weinig tot geen producten overblijven. Mochten er producten overblijven, dan mogen deze niet aan Unga worden geretourneerd. De producten kunnen immers ook niet los worden verkocht vanwege de vermelding van de naam van de klant op het product. De loyaliteitscampagne van Countdown en Woolworths hield in dat consumenten bij de boodschappen zakjes met bouwstenen konden sparen, waarmee zij – als zij alle bouwstenen hadden verzameld – een boerderij (de Bricks Farm) konden bouwen. In de actieperiode (ongeveer zes weken tot drie maanden in 2022/2023) konden de consumenten ook de in het geding zijnde Countdown en Woolworths Producten voor bij de boerderij aanschaffen.

De actie voor de Russische supermarktketen Magnit was afwijkend van de gangbare werkwijze. Zij wilde geen naamsvermelding op de producten en had een retourrecht bedongen, aldus nog steeds Unga. Voorbehouden handelingen 4.12. Vaststaat dat Unga de geadresseerde is van de in 2.8 en 2.9 genoemde zendingen die in 2022 door de douane zijn tegengehouden. Unga heeft aangevoerd dat zij geen meldingen van de douane over deze zendingen heeft ontvangen en voor zover zij weet geen zendingen heeft gemist. Unga heeft echter ook naar voren gebracht dat zij tijdens het ontwikkelen van campagnes geregeld samples van producten ontvangt van en/of verstuurt naar haar Chinese producent. De rechtbank acht het daarom voorshands voldoende aannemelijk dat Unga de producten ‘Countdown Bricks Farm – Quad Bike’, ‘Countdown Bricks Farm – Harvester’ en ‘Woolworths Bricks Farm – Farm Tractor’ in 2022 heeft ingevoerd in de EER en daarmee inbreuk heeft gemaakt op Model 1, 2 en 4. 4.13. Tegenover de gemotiveerde betwisting door Unga, heeft Lego voorshands onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Unga de producten uit de onder 2.11genoemde zending van 2024 heeft ingevoerd. Uit de door Lego overgelegde stukken ten aanzien van die tegengehouden zending blijkt niet wie de afzender en de geadresseerde van die zending zijn. Ook overigens is gesteld noch gebleken dat Unga betrokken was bij deze zending. 4.14. Tijdens de mondelinge behandeling heeft Unga echter verklaard dat zij in 2023 200.000 stuks ‘Kid’s Bricks – Fun Park’ retour heeft ontvangen uit Rusland. Op het door Magnit bedongen retourrecht is een beroep gedaan na het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. In 2023 ontving Unga daardoor 800.000 producten retour, waarvan dus 200.000 stuks ‘Kid’s Bricks – Fun Park’. Mede vanwege de grote financiële gevolgen voor haar bedrijf heeft Unga de 200.000 stuks ‘Kid’s Bricks – Fun Park’ in 2023 doorverkocht aan een Nederlandse opkoper. 4.15. Op grond van het voorgaande acht de rechtbank het voorshands voldoende aannemelijk dat Unga het product heeft ingevoerd en tevens heeft aangeboden en verkocht in de EER. Daarmee heeft zij eveneens inbreuk gemaakt op Model 1. 4.16. Uit het voorgaande volgt dat Unga door het invoeren van de producten ‘Countdown Bricks Farm – Quad Bike’, ‘Countdown Bricks Farm – Harvester’ en het invoeren, aanbieden en verkopen van het product ‘Kid’s Bricks – Fun Park’ inbreuk heeft gemaakt op de Uniemodelrechten van Lego voor wat betreft Model 1, 2 en 4. 4.17. Voor wat betreft de producten ‘Countdown Bricks Farm – Farm House’ en ‘Countdown Bricks Farm – Tractor’ is gesteld noch gebleken dat exemplaren van deze producten zijn ingevoerd dan wel aangeboden of verkocht in de EER. De vraag of ten aanzien van ‘Countdown Bricks Farm – Tractor’ sprake is van een voorbehouden handeling in de EER door Unga behoeft in het kader van de provisionele vordering echter geen beoordeling, nu dit product volgens Lego inbreuk zou maken op Model 1 en het inbreukverbod ten aanzien van dit Model reeds toewijsbaar is op grond van het hiervoor onder 4.12 en 4.15 overwogene. 4.18. Dit ligt anders voor het product ‘Countdown Bricks Farm – Farm House’, waarin een bouwsteen zou voorkomen die inbreuk maakt op Model 5. In productie EP04 is alleen de ‘building instructions’ afgebeeld. Onduidelijk is of exemplaren van dit product ook ergens zijn aangetroffen door Lego dan wel de douane of dat voornoemde gebruiksaanwijzing van de website van Countdown is gekopieerd. De rechtbank gaat er – gelet op hetgeen te zien is op de gebruiksaanwijzing in samenhang met de uitleg van Unga over de Countdown loyaliteitscampagne (4.11) – voorshands vanuit dat het Farm House geen los aan te schaffen product is, maar dat dit kan worden gebouwd met de bij elkaar te sparen losse bouwstenen. Lego heeft zich op het standpunt gesteld dat ook het commercieel ontwerpen van de Producten, waarbij Unga in Nederland voor eigen financieel gewin bouwstenen ontwerpt, een voorbehouden handeling is. Bovendien maakt Unga bij het bedrijfsmatig ontwerpen digitale kopieën van door Modellen bestreken voortbrengselen, wat volgens Lego een door artikel 19 UModVo bestreken gebruikshandeling is, aldus Lego. 4.19. Unga voert met verwijzing naar haar ontwerpproces (zie randnummer4.11) aan dat de Producten, met uitzondering van samples, het grondgebied van de EER niet bereiken. Unga benadrukt dat de ontwerphandelingen niet gericht waren op een uiteindelijke productie en verkoop binnen de EER. Zelfs als dat wel het geval was geweest, levert het ontwerpen van vormgeving op een laptop volgens Unga geen voorbehouden handeling op. Dit zou een te grote beperking opleveren in het huidige digitale tijdperk. Het digitaal versturen van een ontwerp aan de Chinese producent levert evenmin een voorbehouden handeling op, aldus nog steeds Unga. 4.20. De rechtbank stelt voorop dat een modelhouder op grond van artikel 19 UModVo een ander kan beletten om een voortbrengsel waarin het model is verwerkt of waarop het is toegepast binnen het territoir te ‘gebruiken’. De vraag is of het ontwerpen van de Producten in Nederland kan gelden als ‘gebruiken’ in het territoir. Daargelaten of de ontwerphandelingen op zichzelf kwalificeren als ‘gebruik’, acht de rechtbank voorshands niet aannemelijk dat dit binnen het territoir heeft plaatsgevonden. Hiertoe acht de rechtbank relevant dat de ontwerphandelingen van Unga niet gericht waren op de EER. Dit volgt onder meer uit de omstandigheid dat de supermarktketens alle drie gevestigd zijn buiten de EER, de in China geproduceerde producten rechtstreeks naar de supermarktketen worden gestuurd en – als er na afloop van de campagne al producten overblijven – de klanten deze niet aan Unga mogen retourneren. 4.21. Uit het voorgaande volgt dat voorshands niet kan worden vastgesteld dat Unga binnen de EER inbreuk heeft gemaakt op Model 5, zodat de provisionele vordering ten aanzien van dit model wordt afgewezen. Exceptie van artikel 20 lid 1 sub b UModVo 4.22. Unga heeft zich uiterst subsidiair beroepen op de exceptie van artikel 20 lid 1 sub b UModVo, waaruit volgt dat de rechten op een Uniemodel niet geldend mogen worden gemaakt voor handelingen voor experimentele doeleinden. De ingevoerde producten ‘Woolworths Bricks Farm – Farm Tractor’, ‘Countdown Bricks Farm – Quad Bike’ en ‘Countdown Bricks Farm – Harvester’ betreffen samples. Dit volgt uit het kleine aantal sets dat zij heeft ingevoerd en de foto’s van de door de douane tegengehouden zendingen. De stickers op de zakjes waarin de producten zijn verpakt, vermelden ‘samples’ of ‘for checking’. Tijdens de mondelinge behandeling heeft Unga hiertoe verwezen naar foto’s van producties EP07B en EP08B, waarvan hieronder de stickers van de betreffende foto’s zijn weergegeven: De samples waren bedoeld om te experimenteren met onder meer vormen, materialen, kwaliteit en kleuren om op die manier te kunnen beoordelen of er wijzigingen moeten worden aangebracht in de producten. Deze waren nooit bedoeld om in de EER op de markt te brengen. 4.23. De rechtbank verwerpt het verweer. De inbreukmakende bouwstenen van de samples zijn bedoeld om in die vorm te gebruiken in het uiteindelijke product. Er is geen sprake van een enkel experiment, nu de betreffende bouwstenen na goedkeuring commercieel worden geëxploiteerd. De exceptie is bedoeld om gebruik te kunnen maken van producten waarvan het uiterlijk door het modellenrecht wordt beschermd, voor experimenten en nieuwe producten te ontwerpen (die geen inbreuk maken op het model) en niet om die producten na het experiment alsnog commercieel te exploiteren.