ECLI:NL:RBDHA:2025:1179

RECHTBANK Den Haag Team handel Zaaknummer: C/09/662433 / HA ZA 24-220 Vonnis van 29 januari 2025 in de zaak van de rechtspersoon naar buitenlands recht DELOREAN MOTOR COMPANY, te Humble, Texas (Verenigde Staten), eisende partij, hierna te noemen: DMC, advocaat: mr. S.C. Brinkhuis, tegen 1 [naam 1] , te [woonplaats] (gemeente [gemeente] ), hierna te noemen: [naam 1] ,2. [bedrijfsnaam 2] B.V., te [vestigingsplaats] (gemeente [gemeente] ), hierna te noemen: [bedrijfsnaam 1] B.V., gedaagde partijen, hierna samen te noemen: [naam 1] c.s. (mannelijk enkelvoud), advocaat: mr. P.J. de Groen.

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding van 23 januari 2024; - de akte houdende overlegging producties van 6 maart 2024 met producties EP01 t/m EP19; - de conclusie van antwoord van 15 mei 2024 met producties GP01 t/m GP11; - het tussenvonnis van 10 juli 2024 met dagbepaling mondelinge behandeling; - de brief van 18 juli 2024 namens DMC met verzoek om spreektijd; - het e-mailbericht van 12 augustus 2024 van de rechtbank strekkende tot toewijzing van het verzoek; - het e-mailbericht van 10 september 2024 namens DMC met verzoek om een hybride zitting; - het e-mailbericht van 18 september 2024 van de rechtbank met instructies voor de hybride zitting; - de brief van 19 september 2024 namens [naam 1] c.s. met aanvullende producties GP12 t/m GP20; - de akte houdende overlegging aanvullende producties van 20 september 2024 van DMC met producties EP20 tot en met EP28; - de brief van 20 september 2024 namens DMC met een aanvulling op productie EP22-D; - het e-mailbericht van 23 september 2024 namens [naam 1] c.s. met de aanvullende productie GP20-A (proceskostenopgave); - het e-mailbericht van 30 september 2024 namens [naam 1] c.s. met de aanvullende productie GP20-B (proceskostenopgave); - het e-mailbericht van 30 september 2024 namens DMC met een aanvulling op de proceskostenopgave. 1.2. Op 1 oktober 2024 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden, waarvan door de griffier aantekeningen zijn gemaakt. Partijen hebben vragen van de rechtbank beantwoord en hun standpunten verder toegelicht aan de hand van overgelegde pleitaantekeningen. Tijdens de zitting heeft de rechtbank aan partijen voorgelegd of zij, in afwijking van het bepaalde in de franchiseovereenkomst (zoals hierna gedefinieerd), een afspraak kunnen maken over de toepasselijkheid van Nederlands recht op en bevoegdheid van deze rechtbank voor (geschillen in verband met) de franchiseovereenkomst. Partijen hebben dit in beraad genomen. 1.3. De zaak is na de mondelinge behandeling op gezamenlijk verzoek van partijen meerdere keren aangehouden om partijen in de gelegenheid te stellen een minnelijke regeling te bereiken en om de aan hen voorgelegde vraag te beantwoorden. Bij brief van 11 december 2024 heeft DMC de rechtbank laten weten dat partijen geen minnelijke regeling hebben kunnen bereiken en heeft zij de rechtbank verzocht vonnis te wijzen. Tevens heeft zij daarin opgemerkt dat partijen niet zijn overeengekomen dat Nederlands recht van toepassing dient te worden verklaard op de franchiseovereenkomst en dat volgens haar partijen ter zitting al waren overeengekomen dat zij deze rechtbank bevoegd achten ten aanzien van de franchiseovereenkomst. Bij brief van diezelfde dag heeft [naam 1] c.s. bestreden dat partijen ter zitting een dergelijke overeenkomst hebben gesloten. 1.4. Ten slotte is vonnis bepaald.

DeLorean-auto's 2.1. Een DeLorean-auto is een roestvrijstalen sportwagen met vleugeldeuren. De auto is geproduceerd door de Amerikaanse onderneming DeLorean Motor Company, een andere vennootschap dan DMC. Deze vennootschap stond onder leiding van de heer John DeLorean en was actief in de periode januari 1981 tot aan haar faillissement in december 1982. In die periode zijn hooguit circa 9.000 DeLorean-auto's geproduceerd. Geschat wordt dat thans nog ongeveer 6.500 originele DeLorean-auto's bestaan. 2.2. De DeLorean-auto is beroemd geworden door zijn verschijning in de speelfilmreeks 'Back to the Future'. Ter illustratie wordt hierna een beeld uit de film afgebeeld: DMC en haar merken en domeinnamen 2.3. DMC is een in 1995 opgerichte vennootschap naar het recht van de staat Texas, in de Verenigde Staten. Het is een service- en onderhoudsbedrijf voor DeLorean-auto's, opgericht door [naam 2] . In 1997 heeft DMC de gehele voorraad aan overgebleven originele DeLorean-onderdelen gekocht. Naast onderhoud en reparatie aan/van DeLorean-auto's verkoopt DMC DeLorean-auto's, alsmede onderdelen daarvan. 2.4. DMC is rechthebbende van de volgende merkregistraties: (i) de Benelux-merkregistratie met registratienummer 1011452 voor het woordmerk 'DELOREAN', aangevraagd op 17 november 2016 en geregistreerd op 4 januari 2019 voor waren en diensten in klassen 12 (o.a. voertuigen, auto's en onderdelen daarvan, alsmede accessoires voor voertuigen en auto's), 14 (o.a. meetinstrumenten), 25 (o.a. kleding) en 35 (o.a. detailhandel- en groothandelsdiensten in verband met voertuigen en auto's) (hierna: het DMC-Beneluxmerk); (ii) de Uniemerkregistratie met registratienummer 18019733 voor het woordmerk 'DeLorean', aangevraagd op 9 juni 2016 en geregistreerd op 12 juni 2018, voor waren in klasse 12 (hierna: het jongste DMC-Uniemerk); (iii) de Uniemerkregistratie met registratienummer 12593612 voor het woordmerk 'DE LOREAN', aangevraagd op 12 februari 2014 en geregistreerd op 15 oktober 2014, voor waren en diensten in klassen 12, 25, 35 en 37 (onderhoud en reparatie van voertuigen en auto's; restauratie van voertuigen en auto's) (hierna: het oudste DMC-Uniemerk, en samen met het jongste DMC-Uniemerk: de DMC-Uniemerken); Het DMC-Beneluxmerk en de DMC-Uniemerken worden hierna gezamenlijk aangeduid als: de DMC-woordmerken; (iv) de internationale registratie voor het beeldmerk 'DMC', met registratienummer 1261892, geregistreerd op 6 juli 2015, voor waren en diensten in klasse 12, 25 en 35 met gelding in onder meer de Europese Unie (hierna: het DMC-beeldmerk). Het DMC-beeldmerk wordt als volgt afgebeeld: De DMC-woordmerken en het DMC-beeldmerk worden hierna gezamenlijk aangeduid als: de DMC-merken. [naam 1] c.s. en zijn merk en domeinnaam 2.5. [naam 1] is sinds 2001 actief als service- en onderhoudsbedrijf voor DeLorean-auto's. Naast onderhoud en reparatie aan DeLorean-auto's, verkoopt hij DeLorean-auto's, alsmede onderdelen daarvan. 2.6. Op 24 april 2001 heeft [naam 1] een eenmanszaak opgericht met de handelsnaam D.M.C. Service. De onderneming maakte gebruik van de website www. [website 2] . Op 25 juli 2014 is de eenmanszaak omgezet in een vennootschap onder firma met de naam [bedrijfsnaam 2] . Op 11 juni 2018 is deze vennootschap onder firma opgeheven en op dezelfde datum heeft [naam 1] de besloten vennootschap [bedrijfsnaam 2] B.V. (hiervoor omwille van de leesbaarheid gedefinieerd als [bedrijfsnaam 1] B.V.) opgericht. [bedrijfsnaam 1] B.V. heeft alle bezittingen van de vennootschap onder firma [bedrijfsnaam 2] overgenomen. Enig aandeelhouder en bestuurder van [bedrijfsnaam 1] B.V. is PGU Holding B.V, waarvan [naam 1] en zijn vrouw enig aandeelhouders en bestuurders zijn. 2.7. Op 2 februari 2005 is op naam van [naam 1] een Benelux-woordmerk 'DeLorean EU' geregistreerd met registratienummer 1070822. Deze merkregistratie is op 2 februari 2015 vervallen. 2.8. Op 17 januari 2017 is op naam van [naam 1] een Benelux-woordmerk 'DELOREAN EU' aangevraagd voor waren en diensten in de klassen 12, 35 en 37, welke is geregistreerd op 14 december 2018 onder registratienummer 1008352 (hierna: het merk van [naam 1] ). 2.9. [bedrijfsnaam 1] B.V. is thans houder van de domeinnaamregistratie [website 1] , geregistreerd op 4 juli 2006. Op deze website gebruikt hij onder meer het bedrijfslogo . De franchiseovereenkomst 2.10. Vanaf 2005 is tussen [naam 1] en DMC gesproken over een vorm van samenwerking. [naam 1] heeft hiertoe op 29 juni 2005 een brief gestuurd aan DMC. In deze brief schrijft [naam 1] aan DMC, voor zover relevant: "By the way, I am securing the rights to the site name www. [website 1] , so that we can use that in future efforts as we see fit" 2.11. Op 1 februari 2006 is een franchiseovereenkomst tussen partijen tot stand gekomen (hierna: de franchiseovereenkomst). In de franchiseovereenkomst wordt DMC aangeduid als 'The Company' en DeLorean Motor Company Europe als 'Franchisee'. [naam 1] heeft de franchiseovereenkomst namens DeLorean Motor Company Europe getekend. 2.12. De franchiseovereenkomst bepaalt, voor zover relevant, als volgt: "Further Grant of Rights and Priyileges 2.03. The Company grants to the Franchisee the following unassignable rights and privileges: (a) Use of the Company trade name, trademark, logo, and signs, so that the Franchisee may conduct the business under the name of 'DELOREAN MOTOR COMPANY EUROPE.' […] […] Term 2.04. Unless previously terminated as otherwise provided in this Agreement, the appointment of the Franchisee under this Agreement shall be for an initial term of THREE (3) years.

3.1. DMC vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: I. ten aanzien van het merk van [naam 1] : a) primair [naam 1] beveelt om het merk van [naam 1] over te dragen aan DMC voor alle waren waarvoor zij is geregistreerd; b) subsidiair het merk van [naam 1] vervallen verklaart en de doorhaling daarvan gelast in het Benelux merkenregister voor alle waren waarvoor zij is geregistreerd II. voor recht verklaart dat [naam 1] c.s., door te handelen als in de dagvaarding omschreven, inbreuk maakt op de DMC-woordmerken, en/of inbreuk maakt op de handelsnaamrechten van DMC, en/of inbreuk maakt op de auteursrechten van DMC ten aanzien van het fotomateriaal, en/of inbreuk maakt op het DMC-beeldmerk; III. [naam 1] c.s. beveelt om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de merkrechten van DMC inzake de DMC-woordmerken te staken en gestaakt te houden in alle landen van de Europese Unie, waaronder maar niet beperkt tot ieder gebruik, rechtstreeks door henzelf of indirect door middel van met hen verbonden rechtspersonen of rechtspersonen wier handelen zij bepalen, van het merk van [naam 1] , het teken 'DELOREAN', het teken ' [bedrijfsnaam 2] (B.V.)', het logo '', de handelsnaam ' [bedrijfsnaam 2] (BV.)' en de domeinnaam [website 1] ; IV. [naam 1] beveelt om ieder gebruik van het merk van [naam 1] , dat [naam 1] als onbetrouwbare gemachtigde of vertegenwoordiger zonder toestemming van DMC op eigen naam heeft ingeschreven, te staken en gestaakt te houden en elk ander teken gelijkend of verwarringwekkend overeenstemmend met het teken 'DELOREAN'; V. [naam 1] c.s. beveelt om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van DMC bestaande uit het gebruik in het economisch verkeer van de handelsnamen ' [bedrijfsnaam 2] ' en 'DeLorean Motor Company Europe' te staken en gestaakt te houden, waaronder maar niet beperkt tot het gebruik van deze handelsnamen op de website via de domeinnaam [website 1] , alsmede het gebruik van de handelsnamen in de domeinnaam [website 1] zelf, en ervoor te zorgen dat ook aan haar gelieerde rechtspersonen zich blijvend zullen onthouden daarvan; VI. [naam 1] c.s. beveelt om binnen dertig dagen na de datum van dit vonnis haar statutaire (handels)naam op eigen kosten te wijzigen via een notaris, zodanig dat het teken DELOREAN daarin niet meer voorkomt, en de inschrijving van haar (statutaire) (handels)naam in het Handelsregister dienovereenkomstig wijzigt; VII. [naam 1] c.s. beveelt, binnen twee weken na betekening van het vonnis, op de homepage van alle websites die [naam 1] c.s. in gebruik heeft in de context van zijn bedrijfsvoering een rectificatie te plaatsen, waarvan de tekst bij het openen van de webpage direct zichtbaar is en zichtbaar blijft, zonder enig commentaar of enige toevoeging in welke vorm dan ook, op een neutrale achtergrond en met zwarte letters (lettergrootte 16) met de volgende tekst: 'BELANGRIJKE MEDEDELING Bij vonnis van de rechtbank Den Haag d.d. [DATUM VONNIS] is ons bedrijf veroordeelt om langs deze weg kennis te geven van het feit dat ons gebruik van het teken 'DELOREAN' als handelsnaam, merk, logo, teken en domeinnaam inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van DeLorean Motor Company terzake van het DELOREAN teken. Wij zijn niet gelieerd aan DeLorean Motor Company en de licentieovereenkomst die wij hadden met DeLorean Motor Company waaronder dit gebruik was toegestaan is al in 2017 geëindigd. We hebben dit gebruik dan ook onmiddellijk gestaakt en onze handelsnaam aangepast in [NIEUWE HANDELSNAAM OPNEMEN].' VIII. [naam 1] c.s. beveelt om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de auteursrechten van DMC te staken en gestaakt te houden, waaronder maar niet beperkt tot de openbaarmaking en verveelvoudiging van fotomateriaal van DeLorean-voertuigen en onderdelen dat door DMC aan [naam 1] c.s. is verstrekt; IX. [naam 1] c.s. beveelt om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de merkrechten van DMC inzake het DMC-beeldmerk te staken en gestaakt te houden, waaronder in het bijzonder het te koop aanbieden, verkopen, in de handel brengen, importeren, exporteren, distribueren, aanprijzen en voor deze doeleinden in voorraad houden van auto-onderdelen die niet afkomstig zijn van DMC en waarop het DMC-woordmerk is aangebracht; X. [naam 1] c.s. hoofdelijk veroordeelt om aan DMC een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 5.000,- te betalen voor iedere dag, of gedeelte van een dag, dat ieder van [naam 1] c.s. niet aan het onder I(a) en III t/m IX door DMC gevorderde voldoet, met een maximum van EUR 500.000,-; XI. voor recht verklaart dat DMC de franchiseovereenkomst rechtsgeldig heeft opgezegd, wat tot gevolg heeft dat de franchiseovereenkomst niet meer van kracht is tussen DMC en [naam 1] ; XII. [naam 1] beveelt de verplichtingen uit de franchiseovereenkomst na te komen jegens DMC, in het bijzonder de verplichtingen tot (i) het staken en het gestaakt houden van het gebruik van het DELOREAN teken in een (handels)naam, merk, logo, teken of domeinnaam en (ii) het retourneren van fotomateriaal dat in het kader van de franchiseovereenkomst aan [naam 1] c.s. is verstrekt en het gebruik daarvan te staken en gestaakt te houden; XIII. [naam 1] c.s. hoofdelijk veroordeelt tot vergoeding aan DMC van de door DMC geleden en nog te lijden schade ten gevolge van de door [naam 1] c.s. gepleegde inbreuk op de merkrechten van DMC en/of de auteursrechten van DMC en/of de handelsnaamrechten van DMC, dan wel, ter vrije keuze van DMC, tot het afdragen aan DMC van de door [naam 1] c.s. gemaakte en nog te maken winst ten gevolge van voornoemde inbreuken, een en ander op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van algehele voldoening; XIV. [naam 1] c.s. hoofdelijk veroordeelt in de volledige kosten van deze procedure conform artikel 1019h Rv, daaronder tevens begrepen de nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf veertien dagen na de datum van dit vonnis. 3.2. Aan haar vorderingen legt DMC onder meer het volgende ten grondslag. De franchiseovereenkomst tussen DMC en [naam 1] is met de brief van 6 december 2016, gelet op de opzegtermijn van 30 dagen op grond van artikel 6.01 van de franchiseovereenkomst, op 5 januari 2017 geëindigd. Als gevolg van de opzegging diende [naam 1] c.s. het gebruik van DMC's handelsnaam, merk, logo en teken te staken en de in het kader van de franchiseovereenkomst verstrekte materialen en de domeinnaam www. [website 1] te retourneren. [naam 1] heeft dit niet gedaan, hetgeen niet-nakoming van de franchiseovereenkomst oplevert. In plaats daarvan heeft hij het gebruik van het DeLorean-teken voortgezet en het Benelux-woordmerk 'DELOREAN EU' (het merk van [naam 1] ) geregistreerd. DMC is hier pas in de loop van 2022 achter gekomen, nadat zij een Nederlandse advocaat had ingeschakeld omdat aan haar herhaalde verzoeken tot onder meer het staken van de merkinbreuk geen gevolg werd gegeven. Door het registreren van het merk is [naam 1] te beschouwen als een onbetrouwbare gemachtigde, waardoor het merk van [naam 1] dient te worden overgedragen aan DMC dan wel nietig te worden verklaard. Subsidiair geldt dat tussen de DMC-woordmerken en het merk van [naam 1] een hoge mate van gelijkenis bestaat, waardoor verwarringsgevaar kan optreden bij het relevante publiek, en het merk van [naam 1] om die reden nietig dient te worden verklaard.

Bevoegdheid 4.1. De rechtbank is op grond van de artikelen 123 lid 1, 124 onder a en 125 lid 1 en 2 UMVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk (internationaal en relatief) bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van DMC voor zover deze zijn gebaseerd op de DMC-Uniemerken en het internationale DMC-beeldmerk met aanwijzing van (onder meer) de Europese Unie, nu [naam 1] c.s. gevestigd/woonachtig is in Nederland. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot het grondgebied van de Europese Unie. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het DMC-Beneluxmerk ontleent de rechtbank bevoegdheid aan artikel 4.6 lid 1 BVIE nu de gestelde inbreuk (mede) in dit arrondissement plaatsvindt. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot het grondgebied van de Benelux. Voor zover de vorderingen zijn gegrond op de handelsnaamrechten en auteursrechten van DMC is de rechtbank bevoegd, reeds omdat de bevoegdheid niet is bestreden. De bevoegdheid met betrekking tot die vorderingen strekt zich uit tot Nederland. 4.2. Met betrekking tot de vorderingen van DMC gebaseerd op de franchiseovereenkomst (vorderingen XI en XII) heeft [naam 1] c.s. de bevoegdheid van deze rechtbank (wel) bestreden. Hij beroept zich er op dat partijen in artikel 7.02 van die overeenkomst zijn overeengekomen dat uitsluitend de Amerikaanse rechtbank (te weten de rechter in Harris County, Texas) bevoegd is. DMC heeft zich erop beroepen dat de vorderingen op grond van de franchiseovereenkomst in hoge mate verknocht zijn met de overige vorderingen van DMC. Toepassing van artikel 220 lid 1 Rv en een redelijke en praktische uitleg van de franchiseovereenkomst leidt ten aanzien van deze vorderingen dan ook tot de bevoegdheid van de rechtbank, aldus DMC. Verder heeft DMC zich bij brief van 11 december 2024 op het standpunt gesteld dat partijen ten tijde van de mondelinge behandeling van 1 oktober 2024 zijn overeengekomen dat de rechtbank bevoegd is ten aanzien van de vorderingen gebaseerd op de franchiseovereenkomst. 4.3. De rechtbank oordeelt als volgt. Zoals hiervoor in 1.2 reeds overwogen, heeft de rechtbank tijdens de mondelinge behandeling aan partijen voorgelegd of zij, in afwijking van het bepaalde in de franchiseovereenkomst, een afspraak kunnen maken over de toepasselijkheid van Nederlands recht op en bevoegdheid van deze rechtbank voor (geschillen in verband met) de franchiseovereenkomst, aldus de combinatie van de twee. Dat partijen al tijdens de zitting overeenstemming zouden hebben bereikt over (alleen) de bevoegdheid van deze rechtbank strookt niet met een dergelijk verzoek en is de rechtbank ook overigens niet gebleken. [naam 1] c.s. heeft dit nadien (bij brief van 11 december 2024) ook nog eens expliciet betwist. De bevoegdheid van deze rechtbank voor deze vorderingen kan dus niet volgen uit een partijafspraak. 4.4. De rechtbank overweegt verder dat partijen in artikel 7.02 van de franchiseovereenkomst uitdrukkelijk hebben opgenomen dat de (staats- en federale) rechtbanken van Harris County in Texas, de Verenigde Staten, bevoegd zijn om kennis te nemen van alle geschillen die verband houden met de interpretatie, constructie en tenuitvoerlegging van de franchiseovereenkomst. In diezelfde bepaling hebben zij ook afstand gedaan van enig beroep of verweer dat er op neerkomt dat die rechtbank een inconvenient forum zou zijn. Een dergelijke bepaling geldt als een forumkeuzebeding die de rechtsmacht van de Nederlandse rechter uitsluit, ten gunste van de rechtbanken in Harris County, Texas, de Verenigde Staten (artikel 8 lid 2 Rv). De vorderingen die DMC op de franchiseovereenkomst baseert, een vordering tot verklaring voor recht dat DMC de franchiseovereenkomst rechtsgeldig heeft opgezegd en thans niet meer van kracht is (vordering XI) en een vordering tot nakoming van bepaalde verplichtingen van [naam 1] volgend uit de franchiseovereenkomst (vordering XII), vereisen, naar het oordeel van de rechtbank, een uitleg van de franchiseovereenkomst. Zo twisten partijen in het kader van de vordering XI onder meer over het moment waarop de franchiseovereenkomst is geëindigd en beroepen zij zich in dat verband op verschillende bepalingen in de franchiseovereenkomst (zoals de artikelen 2.04 en 6.01), die zij elk anders uitleggen. Partijen hebben aldus een geschil dat verband houdt met de interpretatie van de franchiseovereenkomst. Op grond van artikel 7.02 van de franchiseovereenkomst en artikel 8 lid 2 Rv is de Texaanse rechter bij uitsluiting bevoegd om daarvan kennis te nemen. Enige bevoegdheid van deze rechtbank, in afwijking van dit exclusieve forumkeuzebeding, kan ook niet volgen uit andere gronden. Artikel 220 lid 1 Rv, waarnaar DMC heeft verwezen, voorziet slechts in de mogelijkheid van verwijzing van een zaak van de ene (Nederlandse) rechtbank naar een andere (Nederlandse) rechtbank indien twee verknochte zaken bij die rechtbanken aanhangig zijn (geweest). Deze situatie doet zich hier niet voor. Ook het argument van DMC dat het aannemen van bevoegdheid redelijk en praktisch zou zijn, legt, bij gebrek aan enige juridische basis en gezien het uitdrukkelijke verweer van [naam 1] c.s., onvoldoende gewicht in de schaal. Dit nog daargelaten dat, naar het oordeel van de rechtbank, de Texaanse rechter het beste in staat zal zijn om de door Texaans recht beheerste franchiseovereenkomst uit te leggen. 4.5. De slotsom uit het voorgaande is dat de rechtbank zich niet bevoegd acht om kennis te nemen van de vorderingen XI en XII van DMC die gebaseerd zijn op de franchiseovereenkomst. 4.6. Het gevolg van het voorgaande is dat de rechtbank in deze procedure niet tot een oordeel kan komen over de vraag of sprake is geweest van wanprestatie van [naam 1] onder de franchiseovereenkomst en de vraag wanneer de franchiseovereenkomst is geëindigd. Hierdoor zal in het midden (moeten) blijven of de franchiseovereenkomst op 5 januari 2017 is geëindigd (zoals DMC stelt, namelijk met de brief van 6 december 2016) of in december 2011 (zoals [naam 1] c.s. stelt, omdat dat is besproken tijdens het in 2.13 genoemde overleg). Dit laat onverlet dat, volgens de stellingen van beide partijen, de franchiseovereenkomst tussen partijen in ieder geval van kracht was tussen 2006 en 2011 en in ieder geval sinds januari 2017 is geëindigd. Rechtsverwerking en verjaring 4.7. Als meest verstrekkende verweren heeft [naam 1] c.s. een beroep gedaan op rechtsverwerking en verjaring. De rechtbank begrijpt de standpunten van [naam 1] c.s. in het kader van rechtsverwerking aldus dat hij een beroep doet op zowel de rechtsverwerking vanwege bewust gedogen (op grond van artikel 2.30septies lid 1 BVIE) als de vermogensrechtelijke rechtsverwerking. De rechtbank zal op ieder van die verweren hierna ingaan. Rechtsverwerking vanwege bewust gedogen 4.8. Volgens [naam 1] c.s. heeft DMC na beëindiging van de franchiseovereenkomst tot aan de sommatie in 2023 geen actie ondernomen. Sinds het depot van het merk van [naam 1] op 17 januari 2017 zijn vijf jaren verstreken, pas daarna is op 2 maart 2023 de sommatiebrief gestuurd. DMC had direct vanaf het moment van depot, althans registratie op 14 december 2018, kennis van het merk van [naam 1] , althans had dit moeten hebben. Het enkele versturen van de sommatiebrief op 2 maart 2023, zonder daaraan gevolg te geven toen duidelijk werd dat [bedrijfsnaam 1] B.V. het gebruik van dat merk niet staakte, kan niet als serieus handhaven van rechten worden gezien, aldus steeds [naam 1] c.s. DMC heeft de standpunten van [naam 1] c.s.

4.22. Een merk wordt nietig verklaard op grond van artikel 2.28 lid 2 in verbinding met artikel 2.2ter lid 1 sub b BVIE wanneer het merk gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en wordt gebruikt met betrekking tot waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, indien daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Deze nietigheidsgrond loopt parallel met de inbreukvordering van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE. 4.23. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van verwarringsgevaar moet in aanmerking worden genomen dat dit globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die de merken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name (de onderlinge samenhang tussen) de overeenstemming van het oudere merk en het jongere merk en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. 4.24. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, de auditieve en de begripsmatige vergelijking tussen het oudere merk en het jongere merk betreft, te berusten op de totaalindruk die het merk en het oudere merk wekken bij het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende en omzichtige gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het oudere merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Een zekere mate van overeenstemming en een zekere mate van (soort)gelijkheid zijn daarbij cumulatieve voorwaarden. De te vergelijken merken 4.25. Zoals in 4.10 hiervoor overwogen zijn de DMC-woordmerken alle ouder dan het merk van [naam 1] in de zin van artikel 2.2ter lid 2 BVIE. 4.26. De te vergelijken merken zijn de volgende: DMC-woordmerken Het merk van [naam 1] - DELOREAN (het DMC-Beneluxmerk) - DeLorean (het jongste DMC-Uniemerk) - DE LOREAN (het oudste DMC-Uniemerk) - DELOREAN EU Overeenstemming tussen de merken 4.27. De DMC-woordmerken zijn alle drie zuivere woordmerken bestaande uit het woord 'DELOREAN'. Bij één van de drie DMC-woordmerken, het oudste DMC-Uniemerk, is een spatie toegevoegd tussen de elementen 'DE' en 'LOREAN'. Naar het oordeel van de rechtbank komt aan de toevoeging van deze spatie weinig waarde toe, nu beide elementen in één adem zullen worden gelezen en uitgesproken. In essentie heeft elk van de DMC-woordmerken dus slechts één bestanddeel, te weten het woord 'DELOREAN'. 4.28. Het merk 'DELOREAN EU' van [naam 1] is een zuiver woordmerk dat bestaat uit de twee woorden 'DELOREAN' en 'EU'. Anders dan betoogd door [naam 1] c.s., gaat de rechtbank ervanuit dat in het merk van [naam 1] het element 'DELOREAN' moet worden beschouwd als het dominerende en onderscheidende bestanddeel. Het woord 'DELOREAN' is immers het eerste van de twee woorden en is aanmerkelijk langer dan het woord 'EU', waardoor de aandacht van de gemiddelde consument naar dat bestanddeel zal gaan. Dat, zoals [naam 1] c.s. stelt, de toevoeging 'EU', naast een verwijzing naar de Europese Unie, ook verwijst naar de initialen van (Ed) [naam 1] en daardoor als het dominerende bestanddeel moet worden gezien, volgt de rechtbank niet. De rechtbank acht het aannemelijk dat het relevante publiek de toevoeging 'EU' (enkel) zal zien als een verwijzing naar de Europese Unie, zijnde het geografische gebied waarop [naam 1] c.s. met zijn merk actief is. Het bestanddeel 'EU' is daarmee naar het oordeel van de rechtbank beschrijvend in het licht van de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven en moet voor de totaalindruk als een minder bepalende toevoeging worden gezien. 4.29. De rechtbank is van oordeel dat visueel sprake is van een grote mate van overeenstemming tussen de DMC-woordmerken en het merk van [naam 1] . Op visueel niveau komt het bestanddeel 'DELOREAN' in zowel alle DMC-woordmerken als het merk van [naam 1] voor. De visuele overeenstemming wordt nog eens versterkt door het feit dat consumenten in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van het merk. De toevoeging van het kortere tweede bestanddeel 'EU' kan de visuele overeenstemming als gevolg van het identieke eerste element niet ongedaan maken. Dit geldt temeer, nu de aanduiding 'EU' beschrijvend is voor het geografische gebied waarop [naam 1] c.s. de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven aanbiedt. 4.30. Ook in de auditieve gelijkenis, zal de gemiddelde consument geen wezenlijk verschil tussen de DMC-woordmerken en het merk van [naam 1] horen, nu de aandacht wordt bepaald door het bestanddeel 'DELOREAN' en niet door het, aan het merk van [naam 1] toegevoegde, bestanddeel 'EU'. De merken verschillen slechts door de toevoeging van deze aanduiding 'EU' van elkaar en vertonen auditief dan ook grote gelijkenis. 4.31. Het overeenstemmende bestanddeel 'DELOREAN' heeft geen vaststaande betekenis in één van de relevante talen in de Benelux. De toevoeging 'EU' in het merk van [naam 1] heeft dit wel; dit betreft een afkorting van de Europese Unie. De begripsmatige betekenis van een merk moet echter worden afgeleid uit het merk als geheel. De combinatie van de elementen 'DELOREAN' en 'EU' heeft geen vaste en duidelijke betekenis voor het relevante publiek. Een begripsmatige vergelijking is daarom niet mogelijk. Overeenstemming tussen waren en diensten 4.32. Alle drie de DMC-woordmerken evenals het merk van [naam 1] zijn ingeschreven voor waren in klasse 12, bestaande uit voertuigen, auto's en onderdelen daarvan, alsmede accessoires voor voertuigen en auto's. Daarnaast zijn het DMC-Beneluxmerk en het oudste DMC-Uniemerk, net als het merk van [naam 1] , ingeschreven voor diensten in klasse 35 (detailhandel- en groothandelsdiensten in verband met voertuigen en auto's) en is zowel het oudste DMC-Uniemerk als het merk van [naam 1] ingeschreven voor diensten in klasse 37 (onderhoud en reparatie van voertuigen en auto's). Hieruit volgt dat de waren en diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven identiek dan wel in hoge mate soortgelijk zijn. Het relevante publiek 4.33. Zowel de DMC-woordmerken als het merk van [naam 1] zijn – samengevat – ingeschreven voor het handelen in auto-onderdelen en het aanbieden van garagediensten. Hoewel de inschrijvingen dit niet vermelden, gaat het daarbij specifiek om onderdelen en diensten voor de originele, vintage DeLorean-sportwagens. Het totale nog rijdende wagenpark wordt geschat op ongeveer 6.500 stuks wereldwijd. De auto's worden verkocht voor collectorsprijzen aan een publiek van liefhebbers voor dit type auto. Het relevante publiek bestaat dan ook uit de meer dan gemiddeld oplettende (potentiële) eigenaars van DeLorean-auto's. Dit publiek zoekt naar een in hoge mate gespecialiseerde onderneming, die in staat is de vintage auto's in voorkomend geval te renoveren, van originele of nieuw-gemaakte onderdelen te voorzien, en die de auto's kan onderhouden en repareren.

4.39. Op grond van artikel 9 lid 1 UMVo en artikel 2.20 lid 1 BVIE geeft de inschrijving van een merk de houder een uitsluitend recht. Dat betekent dat de houder gerechtigd is iedere derde die zonder zijn toestemming in het economisch verkeer een teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en wordt gebruikt met betrekking tot waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, die derde dat gebruik kan verbieden indien door dat gebruik verwarring bij het publiek kan ontstaan (artikel 9 lid 2 sub b UMVo en artikel 2.20 lid 1 sub 2 sub b BVIE). 4.40. De toets voor het vaststellen van een inbreuk op een merk vanwege verwarringsgevaar op grond van artikel 9 lid 2 UMVo en artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE betreft dezelfde als de toets voor het vaststellen van verwarringsgevaar bij een vordering tot nietigverklaring op grond van artikel 2.2ter lid 1 sub b BVIE, zij het dat de vergelijking moet worden gemaakt tussen het merk en het teken/de tekens, in plaats van tussen het oudere merk en het jongere merk. Verwezen wordt aldus naar het beoordelingskader zoals hiervoor in 4.23 en 4.24 uiteengezet. De te vergelijken merken en tekens 4.41. De te vergelijken merken en tekens zijn de volgende: DMC-woordmerken De DeLorean-tekens - DELOREAN (het DMC-Beneluxmerk) - DeLorean (het jongste DMC-Uniemerk) - DE LOREAN (het oudste DMC-Uniemerk) - DELOREAN - DELOREAN EU - DELOREAN EUROPE - DELOREAN EUROPE B.V. - - [website 1] Gebruik van de tekens 4.42. [naam 1] c.s. houdt zich onder de genoemde tekens bezig met garagediensten voor (uitsluitend) DeLorean-auto's, alsmede met de handel in die auto's en onderdelen daarvan. [naam 1] c.s. gebruikt de DeLorean-tekens aldus ter onderscheiding van de waren die [naam 1] c.s. verkoopt en de diensten die hij levert. 4.43. Verder gebruikt [naam 1] c.s. de tekens, althans in ieder geval ' [bedrijfsnaam 2] ', al dan niet met de toevoeging 'B.V.', tevens ter onderscheiding van zijn onderneming, en dus als handelsnaam. Op grond van artikel 9 lid 3 sub d UMVo in samenhang met artikel 9 lid 2 sub b UMVo en artikel 2.20 lid 3 sub d BVIE in samenhang met artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE kan de merkhouder het gebruik van een met het merk overeenstemmend teken als (deel van een) handelsnaam, verbieden, als de waren en diensten waarvoor dat teken en het merk worden gebruikt, overeenstemmen. Hiervoor is vereist dat de handelsnaam zodanig wordt gebruikt dat een verband ontstaat tussen die naam en de waren die de vermeende inbreukmaker in de handel brengt of de diensten die hij verricht. Naar het oordeel van de rechtbank is aan dit vereiste in de onderhavige omstandigheden voldaan; er is immers een verband te leggen tussen de handelsnaam van [naam 1] c.s. ( [bedrijfsnaam 2] (B.V.)) en de waren en diensten van [naam 1] c.s. (garagediensten voor (uitsluitend) DeLorean-auto's en de handel in die auto's en onderdelen, gericht op Europa). Om dezelfde redenen heeft het gebruik van de domeinnaam ' [website 1] ' naar het oordeel van de rechtbank te gelden als gebruik ter onderscheiding van waren en diensten. Partijen hebben ook niet anders betoogd. Overeenstemming tussen de merken en de DeLorean-tekens 4.44. De rechtbank is van oordeel dat tussen de DMC-woordmerken en de DeLorean-tekens visueel sprake is van een grote mate van overeenstemming. Zoals hiervoor in 4.27 is overwogen, bestaan alle drie de DMC-woordmerken in essentie uit één bestanddeel, te weten het woord 'DELOREAN'. De DeLorean-tekens bestaan steeds uit het woord 'DeLorean' (al dan niet in hoofdletters) met een toevoeging, te weten 'EU', 'Europe' en/of 'B.V.' en, in het geval van de domeinnaam, de domeinextensie '.eu'. Naar het oordeel van de rechtbank moet in ieder van de DeLorean-tekens het element 'DELOREAN' worden beschouwd als het dominerende en onderscheidende bestanddeel. De toevoegingen 'EU', 'Europe' en/of 'B.V.' en '.eu' zijn beschrijvend en moeten voor de totaalindruk als minder bepalende toevoegingen worden gezien. In het logo is het woord 'Europe' bovendien in aanzienlijk kleinere letters opgenomen dan het woord 'DeLorean', hetgeen benadrukt dat 'DeLorean' het dominerende bestanddeel daarvan is. 4.45. Ook auditief zijn de DMC-woordmerken en de DeLorean-tekens overeenstemmend. De gemiddelde consument zal geen wezenlijk verschil tussen de DMC-woordmerken en de DeLorean-tekens van [naam 1] horen, nu de aandacht steeds wordt bepaald door het (eerste) woord 'DeLorean'. 4.46. Een begripsmatige vergelijking is niet mogelijk om de redenen zoals hiervoor in 4.31 uiteengezet. Overeenstemming tussen waren en diensten 4.47. Tussen partijen is niet in geschil dat [naam 1] c.s. de DeLorean-tekens gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren en diensten als waarvoor de DMC-merken zijn ingeschreven. [naam 1] c.s. gebruikt de tekens voor garagediensten voor (uitsluitend) DeLorean-auto's en de handel in die auto's en onderdelen daarvan, terwijl de DMC-woordmerken zijn ingeschreven voor (onder meer) auto's, auto-onderdelen en garagediensten. Het relevante publiek 4.48. Het relevante publiek is zoals hiervoor in 4.33 omschreven, te weten de meer dan gemiddeld oplettende (potentiële) eigenaars van DeLorean-auto's met een hoog aandachtsniveau. Verwarringsgevaar 4.49. Ondanks het hoge aandachtsniveau van het relevante publiek, is de rechtbank van oordeel dat door het gebruik door [bedrijfsnaam 1] B.V. van de DeLorean-tekens bij het publiek verwarring kan ontstaan in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo en artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE. Dit komt door de sterke overeenstemming tussen de DMC-woordmerken en de DeLorean-tekens en het feit dat de DeLorean-tekens voor dezelfde of soortgelijke waren en diensten worden gebruikt als waarvoor de DMC-woordmerken zijn ingeschreven. Het in aanmerking komende publiek zal namelijk op grond van het gebruik van de DeLorean-tekens door [bedrijfsnaam 1] B.V. op zijn minst kunnen menen dat de betrokken waren en diensten afkomstig zijn van verbonden ondernemingen. Dit wordt versterkt door het feit dat deze verbondenheid tussen DMC en [naam 1] in het verleden daadwerkelijk heeft bestaan, maar inmiddels is geëindigd. Dat niet vaststaat dat het verwarringsgevaar in het kader van de DMC-woordmerken zich tot nu toe daadwerkelijk heeft voorgedaan, doet aan het voorgaande niet af; voldoende is immers dat gevaar voor verwarring bestaat. Refererend merkgebruik 4.50. Voor zover wel sprake zou zijn van merkinbreuk, doet [naam 1] c.s. een beroep op refererend merkgebruik op grond van artikel 14 lid 1 sub c UMVo en artikel 2.23 lid 1 sub c BVIE, welk gebruik een merkhouder niet kan verbieden. Volgens [naam 1] c.s. is het gebruik van de DMC-woordmerken nodig om de bestemming van de onderdelen en accessoires te benoemen en om duidelijk te maken welke diensten zij aanbiedt. [naam 1] c.s. gebruikt de DMC-woordmerken volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, aldus [naam 1] c.s. DMC betwist dat het merkgebruik van [naam 1] c.s.

4.60. De slotsom uit het voorgaande is dat de DeLorean-tekens inbreuk maken op de DMC-woordmerken in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo en artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE en dat de beroepen van [naam 1] c.s. op beperkingen van de merkhouder tot handhaving van die merkrechten niet slagen. Deze inbreuk rechtvaardigt dat in deze procedure een verbod wordt opgelegd om de DeLorean-tekens te gebruiken. Handelsnaamrechtinbreuk 4.61. DMC vordert tevens een verbod op inbreuk van haar handelsnaamrechten, bestaande uit het gebruik door [naam 1] c.s. van de handelsnamen ' [bedrijfsnaam 2] ' en 'DeLorean Motor Company Europe', waaronder het gebruik van die handelsnamen op en via de domeinnaam www. [website 1] en het gebruik van de handelsnaam in voornoemde domeinnaam. Dat [naam 1] c.s. thans (en aldus na het beëindigen van de franchiseovereenkomst) nog de handelsnaam 'DeLorean Motor Company Europe' gebruikt is door DMC niet gesteld en is de rechtbank ook overigens niet gebleken. Een inbreukverbod voor het gebruik van de handelsnaam ' [bedrijfsnaam 2] ' en de domeinnaam 'www. [website 1] ' heeft de rechtbank hiervoor op de merkenrechtelijke grondslag toegewezen, waardoor DMC voor die tekens geen belang meer heeft bij een beoordeling van haar vorderingen voor zover die gegrond zijn op een inbreuk op het handelsnaamrecht. DMC heeft het bestaan van een dergelijk separaat belang ook niet gesteld. Inbreuk op het DMC-beeldmerk 4.62. Naast inbreuk op de DMC-woordmerken vordert DMC een verbod op inbreuk op haar DMC-beeldmerk, de internationale registratie voor het beeldmerk ' 'waarin de Europese Unie als territoir is aangewezen. Dat [naam 1] c.s. namaakproducten met dit merk erop verhandelt, is naar voren gekomen via een melding die DMC ontving van een klant over een defect product; dit product bleek afkomstig van [naam 1] c.s. zoals aangeboden op de website www. [website 1] . DMC ondervindt hiervan schade. Het in het economisch verkeer aanbieden van producten met het teken 'DMC' erop, welk teken identiek is aan het DMC-beeldmerk, kwalificeert als inbreuk op de merkrechten van DMC in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef sub a UMVo, aldus nog steeds DMC. 4.63. [naam 1] c.s. betwist niet de geldigheid van het DMC-beeldmerk en evenmin dat hij het beeldmerk DMC op producten vermeldt. Het gebruik door [naam 1] c.s. van dit logo is volgens hem echter al vanaf de aanvang van de samenwerking aan DMC bekend. Partijen hebben over en weer onderdelen van DeLorean-auto's ge- en verkocht. Omdat de DeLorean-auto's na 1982 niet meer zijn geproduceerd en er ook geen reserveonderdelen meer zijn, moeten alle onderdelen die aan vervanging toe zijn opnieuw worden gemaakt of elders worden ingekocht. Het is aan de kopers bekend dat het gaat om opnieuw gemaakte onderdelen, aldus steeds [naam 1] c.s. 4.64. Op grond van artikel 9 lid 2 aanhef sub a UMVo is een merkhouder gerechtigd om op te treden tegen een derde die zonder haar toestemming een teken gebruikt dat gelijk is aan het merk en wordt gebruikt voor waren die gelijk zijn aan de waren waarvoor het merk is ingeschreven. 4.65. Tussen partijen staat vast dat [bedrijfsnaam 1] B.V. een teken gebruikt dat gelijk is aan het DMC-beeldmerk. [bedrijfsnaam 1] B.V. gebruikt dit teken voor auto-onderdelen en daarmee voor waren die gelijk zijn aan de waren waarvoor het DMC-beeldmerk is ingeschreven, waaronder waren in klasse 12 (o.a. voertuigen, auto's en onderdelen daarvan). Het gebruik van het DMC-beeldmerk door [bedrijfsnaam 1] B.V. doet afbreuk of kan dit doen aan de functies van het merk, waaronder de herkomstfunctie en de kwaliteitsgarantiefunctie. Voor zover [naam 1] c.s. met haar stellingen heeft bedoeld te betogen dat DMC toestemming heeft gegeven voor dit gebruik is die stelling, mede gezien de betwisting daarvan door DMC, onvoldoende onderbouwd. Ook voor zover DMC een beroep doet op rechtsverwerking faalt dit. [naam 1] c.s. heeft niet het bestaan van bijzondere omstandigheden gesteld op grond waarvan bij hem gerechtvaardigd het vertrouwen is gewekt dat DMC haar aanspraak op haar DMC-beeldmerk niet meer geldend zal maken, of waardoor de positie van [naam 1] c.s. onredelijk verzwaard of benadeeld is doordat DMC haar rechten voortvloeiende uit het DMC-beeldmerk thans alsnog geldend maakt. 4.66. De rechtbank is derhalve van oordeel dat het gebruik van het DMC-beeldmerk door [bedrijfsnaam 1] B.V. merkinbreuk oplevert in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef sub a UMVo. Auteursrechtinbreuk 4.67. DMC stelt ook dat [naam 1] c.s. auteursrechtinbreuk maakt. DMC heeft [naam 1] c.s. op grond van de franchiseovereenkomst zo'n 3000 foto's verstrekt van DeLorean-producten, die in het kader van de gesloten franchiseovereenkomst mochten worden gebruikt voor promotiedoeleinden. Na beëindiging van de franchiseovereenkomst was [naam 1] c.s. verplicht om die foto's te retourneren aan DMC. Ondanks herhaalde verzoeken is het gebruik van het fotomateriaal niet gestaakt, aldus DMC. Ter onderbouwing daarvan heeft zij verwezen naar de foto's die [naam 1] c.s. door de jaren heen op zijn website heeft geplaatst. 4.68. [naam 1] c.s. betwist niet dat hij het fotomateriaal heeft gebruikt, maar stelt dat hij daarvoor toestemming had. Na het verzoek van DMC heeft [naam 1] c.s. deze foto's verwijderd, aldus [naam 1] c.s. Volgens DMC zijn nog niet alle foto's verwijderd, en zelfs als dat zo zou zijn is er gelet op de langdurige en aanhoudende auteursrechtinbreuk, een gerede kans op voortduring en/of herhaling van de inbreukmakende situatie, zo betoogt DMC. 4.69. De rechtbank stelt vast dat tussen partijen niet in geschil is dat de foto's auteursrechtelijk beschermde werken zijn. Dat, zoals [naam 1] c.s. stelt, hij toestemming had voor het gebruik daarvan, is naar het oordeel van de rechtbank juist voor zover het de periode tijdens de franchiseovereenkomst betreft. De franchiseovereenkomst is echter inmiddels beëindigd (ook volgens de stellingen van [naam 1] c.s.) en met de beëindiging van de franchiseovereenkomst is voornoemde toestemming geëindigd, zo blijkt uit artikel 6.02(b) van de franchiseovereenkomst. DMC heeft [naam 1] c.s. daarop gewezen en verzocht om teruggave van het fotomateriaal, zo blijkt uit de brieven van 6 en 19 december 2016, en later in 2022 heeft [naam 1] c.s. nogmaals verzocht om verwijdering van de foto's (zie 2.17 hiervoor). Door, zonder toestemming van DMC, het auteursrechtelijk beschermde fotomateriaal van DMC thans te verveelvoudigen en openbaar te maken, wordt inbreuk gemaakt op de auteursrechten van DMC. Gelet daarop acht de rechtbank het door DMC gevorderde gebod om deze inbreuk op haar rechten te staken en gestaakt te houden toewijsbaar, voor zover het de foto's betreft die door DMC aan [naam 1] in het kader van de franchiseovereenkomst zijn verstrekt. Vorderingen jegens [naam 1] persoonlijk 4.70. DMC heeft haar vorderingen jegens zowel [naam 1] persoonlijk als [bedrijfsnaam 1] B.V. gericht, omdat volgens DMC, beide partijen zich schuldig maken aan een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van DMC. [naam 1] c.s. heeft verzocht om afwijzing van de vorderingen, voor zover die [naam 1] persoonlijk betreffen. 4.71. De rechtbank komt tot het volgende oordeel. [naam 1] c.s. heeft op goede gronden naar voren gebracht dat zijn onderneming sinds 2018 wordt gevoerd vanuit [bedrijfsnaam 1] B.V. en dat aldus slechts die vennootschap thans gebruik maakt van de intellectuele eigendomsrechten van DMC.

De rechtbank 5.1. verklaart zich onbevoegd om van de vorderingen XI en XII van DMC kennis te nemen, 5.2. verklaart het Benelux-woordmerk 'DELOREAN EU' met registratienummer 1008352, aangevraagd op 17 januari 2017 en geregistreerd op 14 december 2018, nietig en gelast de doorhaling daarvan in het register van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom voor alle waren en diensten waarvoor het is geregistreerd; 5.3. beveelt [bedrijfsnaam 1] B.V. om binnen twee maanden na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de DMC-Uniemerken (zoals omschreven in 2.4) in de Europese Unie en iedere inbreuk op het DMC-Beneluxmerk (zoals omschreven in 2.4) in de Benelux te staken en gestaakt houden, waaronder begrepen ieder gebruik van de tekens 'DELOREAN', 'DELOREAN EU', ' [bedrijfsnaam 2] ', ' [bedrijfsnaam 2] B.V.', '' en ' [website 1] '; 5.4. beveelt [bedrijfsnaam 1] B.V. om binnen twee maanden na betekening van dit vonnis haar statutaire naam op eigen kosten te wijzigen via een notaris, zodanig dat het teken 'DELOREAN' daarin niet meer voorkomt, en de inschrijving van haar statutaire naam en handelsnaam in het handelsregister van de Kamer van Koophandel dienovereenkomstig te wijzigen; 5.5. beveelt [bedrijfsnaam 1] B.V., binnen twee maanden na betekening van het vonnis, op alle websites die [bedrijfsnaam 1] B.V. in gebruik heeft een rectificatie te plaatsen, waarvan de tekst bij het openen van de webpage direct zichtbaar is en zichtbaar blijft, zonder enig commentaar of toevoeging, op een neutrale achtergrond en met zwarte letters (lettergrootte 16) met de volgende tekst: 'BELANGRIJKE MEDEDELING Bij vonnis van de rechtbank Den Haag d.d. 29 januari 2025 is ons bedrijf veroordeeld om langs deze weg kennis te geven van het feit dat ons gebruik van de tekens 'DELOREAN', 'DELOREAN EU', ' [bedrijfsnaam 2] ', ' [bedrijfsnaam 2] B.V.', ' ' en ' [website 1] ' inbreuk maakt op de merkrechten van DeLorean Motor Company. Wij zijn niet gelieerd aan DeLorean Motor Company en de licentieovereenkomst die wij hadden met DeLorean Motor Company waaronder dit gebruik was toegestaan is geëindigd. We hebben dit gebruik dan ook onmiddellijk gestaakt en onze handelsnaam aangepast in [NIEUWE HANDELSNAAM OPNEMEN].' 5.6. beveelt [bedrijfsnaam 1] B.V, binnen twee weken na betekening van het vonnis, iedere inbreuk op de auteursrechten van DMC te staken en gestaakt te houden, voor zover betrekking hebbende op de openbaarmaking en verveelvoudiging van het fotomateriaal dat door DMC aan [naam 1] is verstrekt in het kader van de franchiseovereenkomst (zoals gedefinieerd in 2.11); 5.7. beveelt [bedrijfsnaam 1] B.V., met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, iedere inbreuk op de merkrechten van DMC inzake het DMC-beeldmerk (zoals omschreven in 2.4) te staken en gestaakt te houden, waaronder in het bijzonder het te koop aanbieden, verkopen, in de handel brengen, importeren, exporteren, distribueren, aanprijzen en voor deze doeleinden in voorraad houden van auto-onderdelen die niet afkomstig zijn van DMC en waarop het DMC-beeldmerk is aangebracht; 5.8. veroordeelt [bedrijfsnaam 1] B.V. om aan DMC te betalen een dwangsom van € 5.000,- bij niet-nakoming van één van de bevelen genoemd in 5.3 t/m 5.7, te vermeerderen met € 1.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de niet-nakoming voortduurt, een en ander tot een maximum van € 250.000,- is bereikt; 5.9. veroordeelt [bedrijfsnaam 1] B.V. tot (i) betaling aan DMC van de door haar geleden en nog te lijden schade verschuldigd ter zake van de inbreuk op de merkrechten en auteursrechten van DMC, dan wel, ter keuze van DMC, (ii) het afdragen aan DMC van de door [bedrijfsnaam 1] B.V. gemaakte en nog te maken winst ten gevolge van voornoemde inbreuken, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet; 5.10. veroordeelt [bedrijfsnaam 1] B.V. in de proceskosten van € 19.463,70, te betalen binnen veertien dagen na aanschrijving daartoe, te vermeerderen met € 92,- plus de kosten van betekening als [bedrijfsnaam 1] B.V. niet tijdig aan de veroordelingen voldoet en het vonnis daarna wordt betekend; 5.11. veroordeelt [bedrijfsnaam 1] B.V. tot betaling van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over de proceskosten en de nakosten als deze niet binnen veertien dagen na aanschrijving zijn betaald; 5.12. verklaart het onder 5.3 t/m 5.11 bepaalde uitvoerbaar bij voorraad; 5.13. wijst het meer of anders gevorderde af. Dit vonnis is gewezen door mr. J.B.J. Hoefnagel en in het openbaar uitgesproken op 29 januari 2025. Omwille van de leesbaarheid zal de rechtbank bij de beschrijving van de vorderingen van DMC zo veel mogelijk gebruik maken van termen zoals zij die onder het kopje 'De feiten' heeft gebruikt. Zoals hierna in 4.18-4.19 overwogen, begrijpt de rechtbank dat de verwijzing naar 'vervallen' een kennelijke verschrijving betreft en DMC hier 'nietig' heeft bedoeld. De rechtbank zal deze vordering dan ook opvatten als een vordering tot nietigverklaring van het merk van [naam 1] . Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk. Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen). HvJ EU 22 september 2011, ECLI:EU:C:2011:605 (Anheuser Busch). HvJ EU 19 mei 2022, ECLI:EU:C:2022:400, r.o. 69 e.v. (Heitec). HvJ EU 22 september 2011, ECLI:EU:C:2011:605 (Anheuser Busch), r.o. 58. HR 11 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2574. HR 12 januari 2024, ECLI:NL:HR:2024:22, r.o. 3.1.2. HvJ 11 september 2007, C-17/06, ECLI:EU:C:2007:497 (Céline), r.o. 23 HvJ 23 februari 1999, ECLI:EU:C:1999:82 (BMW/Deenik) HvJ 23 februari 1999, ECLI:EU:C:1999:82 (BMW/Deenik), r.o. 64. HR 17 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BO1815, r.o. 3.10.2. HR 14 april 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5519 (H.B.S. en Spendax – Danestyle).

After that initial term, this Agreement shall extend automatically for successive THREE (3) year terms, provided Franchisee has performed all covenants and undertakings specified in this Agreement. […] Materials 4.04 The Company shall provide to the Franchisee the following materials: […] (g) Use of the following Internet domain names, though ownership of these domain names remains with the franchisor: 1. [website 1] 2. [website 2] […] Right of Company to Terminate 6.01 The Company shall have the right to terminate this Agreement by giving thirty (30) days written notice to the Franchisee by certified mail, return receipt requested, addressed to the Franchisee at his place of business, on the occurrence of any of the following events: (a) The Franchisee becomes insolvent, is declared bankrupt, or makes an assignment for the benefit of creditors. (b) A receiver is appointed or any proceeding is instituted against the Franchisee under any provisions of the Federal Bankruptcy Code. (c) The Franchisee defaults in the performance of any provision of this Agreement, and the default is not remedied within thirty (30) days on demand of the Company. (d) The business of the Franchisee is sold, leased, or for any reason passes from the actual supervision or control of the Franchisee. (e) Sale of DELOREAN products by the facility is less than FIVE THOUSAND AND 00/100 DOLLARS ($5,000.00) during any calendar quarter, other than during the first year after execution of this Agreement. (f) The Franchisee fails to continue the operation of the DELOREAN facility, except when operation of business is prevented by act of God or other cause beyond the control of the Franchisee. (g) The Franchisee fails to uphold the good will and character of the Company. Rights and Duties on Termination 6.02 In the event of termination of this Agreement, the parties shall have the following rights and duties: (a) The Franchisee shall surrender all rights and licenses granted under this Agreement and shall cease the use of the Company's trade name and trademark. (b) The Franchisee shall return without delay all material described in this Agreement, including but not limited to, parts, accessories, manuals and advertising items. Franchisee shall also return to Company all parts, products or accessories on consignment or for which Franchisee has not paid Company. […] Applicable Law 7.02 This agreement shall be construed under the laws of the state of Texas. The validity, interpretation and performance of this Agreement shall be governed by the Laws of the State of Texas, without giving effect to the principles of comity of conflicts of laws thereof. Each party hereto agrees to submit to the personal jurisdiction and venue of the state and federal courts in Harris County, Texas, for a resolution of all disputes arising in connection with the interpretation, construction, and enforcement of this Agreement, and hereby waives the claim or defense therein that such courts constitute an inconvenient forum." 2.13. In december 2011 heeft een gesprek plaatsgevonden over de franchiseovereenkomst tussen [naam 2] namens DMC en [naam 1] . 2.14. Bij brief van 6 december 2016 heeft de Amerikaanse advocaat van DMC een brief gestuurd aan [naam 1] . In deze brief is, voor zover relevant, het volgende opgenomen: "As you should know, DMC has decided to terminate the aforementioned franchise agreement pursuant to article 6.01 of said agreement, based in part on your request of October 2016. […] […] We understand that you have been provided a non-exclusive license to make use of DMC's name, trademarks and logos, as well as to market and sell DMC merchandise pursuant to the aforementioned franchise agreement. As part of this termination, the aforementioned license is revoked. You are instructed to immediately cease and refrain from further use of the DMC licensed material. Also. you are required to tum over all access and control over the [website 1] and [website 2] internet domains, advertising and consignment parts, which at all relevant times remained the property of DMC pursuant to article 4.04 (g} of the Agreement." 2.15. Omdat [naam 1] niet op voornoemde brief heeft gereageerd, heeft DMC bij brief van 19 december 2016 de mededeling herhaald dat de franchiseovereenkomst schriftelijk is beëindigd en [naam 1] gewezen op zijn verplichtingen die volgen na beëindiging van de franchiseovereenkomst. 2.16. Bij brief van 9 januari 2017 heeft de advocaat van [naam 1] c.s. gereageerd op voornoemde brief, onder meer met de stelling dat de franchiseovereenkomst al eind 2011 tijdens het gesprek tussen [naam 2] en [naam 1] was beëindigd. 2.17. Bij e-mail van 23 augustus 2022 heeft DMC [naam 1] verzocht om de foto's van DMC van de website van [naam 1] c.s. te verwijderen. 2.18. Partijen zijn tot 2022 zaken met elkaar blijven doen; [bedrijfsnaam 1] B.V. kocht onderdelen voor DeLorean-auto's van DMC en vice versa. Sommatie 2.19. Bij brief van 2 maart 2023 heeft DMC [bedrijfsnaam 1] B.V. gesommeerd om onder meer het gebruik van de DMC-woordmerken te staken. Vervolgens is tussen partijen gecorrespondeerd over het geschil en schikkingsmogelijkheden.

betwist en erop gewezen dat zij pas in 2022 achter het gebruik van het merk van [naam 1] is gekomen. 4.9. Bewust gedogen in de zin van artikel 2.30septies lid 1 BVIE betekent dat de houder van een ouder merk als bedoeld in artikel 2.2ter lid 2 of lid 3 sub a BVIE, die het gebruik van een ingeschreven jonger merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, niet langer op grond van het oudere merk kan vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt, tenzij het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd. De vijfjaarstermijn gaat in zodra het jongere merk is ingeschreven en wordt gebruikt met kennis van de houder van het oudere merk van dat gebruik. De bewijslast van deze wetenschap en van het moment waarop zij ontstond, rust op degene die zich op rechtsverwerking beroept. Gedogen eindigt bij het optreden tegen inbreuk binnen die vijf jaar. Er moet echter wel sprake zijn van serieus optreden. Indien de houder van het oudere recht zijn verzet tegen het gebruik van het jongere merk weliswaar tot uiting heeft gebracht via een ingebrekestelling, maar de aangesprokene geen gehoor geeft en de merkhouder niet binnen een redelijke termijn administratief beroep of een beroep in rechte heeft ingesteld, moet daaruit worden afgeleid dat die houder niet de hem ter beschikking staande maatregelen heeft getroffen om de vermeende inbreuk op zijn rechten te beëindigen en bijgevolg de rechtsverwerkingstermijn niet is gestuit. 4.10. Artikel 2.2ter lid 2 BVIE bepaalt dat onder een 'ouder merk' wordt verstaan (Benelux- of Unie-)merken waarvan de depotdatum voorafgaat aan de depotdatum van het merk. De depotdata van de DMC-woordmerken zijn 12 februari 2014 (het oudste DMC-Uniemerk), 9 juni 2016 (het jongste DMC-Uniemerk) en 17 november 2016 (het DMC-Beneluxmerk). Deze depotdata zijn alle eerder dan de depotdatum van het merk van [naam 1] (17 januari 2017). Het merk van [naam 1] is dus jonger dan ieder van de DMC-woordmerken in de zin van artikel 2.2ter lid 2 BVIE, en daarmee ook in de zin van artikel 2.30septies lid 1 BVIE. 4.11. Naar het oordeel van de rechtbank heeft [naam 1] c.s. onvoldoende onderbouwd vanaf welk moment DMC wetenschap heeft gekregen van het gebruik van het merk van [naam 1] . Het had op de weg van [naam 1] c.s. gelegen om hierover informatie te verschaffen en/of stukken in het geding te brengen, hetgeen hij heeft nagelaten. Dat DMC deze wetenschap had moeten of kunnen hebben sinds de depot- of registratiedatum van het merk, zoals [naam 1] c.s. heeft gesteld, is volgens de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie voor het bepaalde in artikel 2.30septies BVIE niet relevant; het gaat om (daadwerkelijke) wetenschap van de inschrijving en het gebruik van het merk. Het is de rechtbank aldus niet gebleken dat DMC eerder dan 2022 (het moment waarop DMC zelf stelt dat zij wist van het gebruik van het merk van [naam 1] ) dergelijke wetenschap had, waardoor de vijfjaartermijn niet eerder dan in 2022 is gaan lopen. Met het instellen van onderhavige procedure in 2024 is DMC daarmee hoe dan ook tijdig in actie gekomen, nog daargelaten of DMC de rechtsverwerkingstermijn met de sommatiebrief van 2 maart 2023 heeft doen stuiten. Het beroep op rechtsverwerking vanwege bewust gedogen van [naam 1] c.s. faalt aldus. Vermogensrechtelijke rechtsverwerking 4.12. [naam 1] c.s. heeft verder een beroep gedaan op de vermogensrechtelijke rechtsverwerking. Bij [naam 1] c.s. is het gerechtvaardigd vertrouwen gewekt dat DMC na de beëindiging van de franchiseovereenkomst, althans na de brieven van december 2016 en januari 2017 geen actie meer zou ondernemen. Hierdoor heeft hij zijn onderneming verder uitgebouwd en heeft hij verdere investeringen in zijn onderneming gedaan. Verder lijdt [naam 1] c.s. nadeel door het vertrouwen dat DMC heeft gewekt, onder meer doordat oudere bewijsstukken zijn weggegooid, zo betoogt [naam 1] c.s. DMC betwist dat van rechtsverwerking sprake is. 4.13. De rechtbank stelt het volgende voorop. Om rechtsverwerking te kunnen aannemen is nodig dat de rechthebbende zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van zijn recht of bevoegdheid. Naar vaste rechtspraak van de Hoge Raad is enkel tijdsverloop daarvoor onvoldoende. Er moet sprake zijn van bijzondere omstandigheden op grond waarvan bij de wederpartij gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de rechthebbende zijn aanspraak niet meer geldend zal maken, of waardoor de positie van de wederpartij onredelijk verzwaard of benadeeld zou worden indien het recht of de bevoegdheid alsnog geldend wordt gemaakt. 4.14. Uit de door [naam 1] c.s. aangevoerde omstandigheden kan niet worden afgeleid dat DMC het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat zij niet zal optreden tegen het gebruik van het merk van [naam 1] of anderszins het gebruik van DeLorean-tekens door [naam 1] c.s. Het enkele stilzitten is daarvoor immers onvoldoende. Ook uit de brieven die DMC eind 2016 en begin 2017 heeft verstuurd in het kader van de (door haar gestelde) beëindiging van de franchiseovereenkomst blijkt niet dat DMC op enige manier haar rechten heeft prijsgegeven. Het enkele feit dat partijen na 2017 zaken zijn blijven doen is ook onvoldoende om een dergelijk prijsgeven van rechten aan te nemen. Het beroep op de vermogensrechtelijke rechtsverwerking slaagt dus niet. Verjaring 4.15. [naam 1] c.s. heeft ook een beroep gedaan op verjaring van de vorderingen van DMC. Naar het oordeel van de rechtbank heeft [naam 1] c.s. onvoldoende duidelijk gemaakt welke van de door DMC ingestelde vorderingen volgens hem verjaard is, en op welke grondslag. Voorts heeft hij onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren gebracht op grond waarvan het aanvangsmoment van een dergelijke verjaringstermijn kan worden vastgesteld. De rechtbank gaat aldus als onvoldoende onderbouwd aan het beroep van [naam 1] c.s. op verjaring voorbij. Geen onbetrouwbare gemachtigde 4.16. DMC vordert de overdracht dan wel de nietigverklaring van de inschrijving van het merk van [naam 1] . [naam 1] is volgens DMC een 'onbetrouwbare gemachtigde' in de zin van artikel 2.20ter lid 1 sub b respectievelijk artikel 2.2ter lid 3 sub b BVIE, nu [naam 1] dit depot op eigen naam heeft aangevraagd één à twee maanden na het beëindigen van de franchiserelatie, zonder toestemming van DMC of zonder dat hij anderszins een rechtvaardiging had voor deze handelwijze. [naam 1] heeft ten onrechte, alsof hij daartoe op grond van de commerciële afspraken tussen partijen gerechtigd zou zijn, op eigen naam het merk geregistreerd, aldus steeds DMC. [naam 1] c.s. betwist dat hij als een onbetrouwbare gemachtigde kwalificeert en heeft daarbij gewezen op het door hem eerder geregistreerde en vervallen verklaarde Benelux-merk 'DeLorean EU'. 4.17. De rechtbank stelt voorop dat de franchiseovereenkomst ten tijde van het depot van het merk van [naam 1] (17 januari 2017), hoe dan ook, dus ook volgens de stellingen van DMC, niet meer van kracht was. [naam 1] was zodoende niet langer gebonden aan enige verplichting volgend uit de franchiseovereenkomst met DMC. Weliswaar stelt DMC dat er een termijn is waarin sprake is van nawerking van die overeenkomst in de vorm van een vertrouwens- en loyaliteitsverplichting van [naam 1] jegens DMC, maar van schending van een dergelijke verplichting is naar het oordeel van de rechtbank niet gebleken. Ten eerste kan de rechtbank niet vaststellen dat [naam 1] het depot één à twee maanden na het beëindigen van de franchiserelatie heeft verricht, zoals DMC stelt, nu in deze procedure niet is komen vast te staan wanneer de franchiseovereenkomst is geëindigd.

kwalificeert als refererend merkgebruik. 4.51. De rechtbank oordeelt als volgt. Op grond van artikel 14 lid 1 sub c UMVo en artikel 2.23 lid 1 sub c BVIE kan een merkhouder zich niet verzetten tegen het gebruik van zijn merk door een derde ter identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de merkhouder, in het bijzonder indien het gebruik van dat merk noodzakelijk is om de bestemming van een waar of dienst aan te geven, met name als accessoire of onderdeel, voor zover dergelijk gebruik door de derde plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Uit het BMW/Deenik-arrest van het Europese Hof van Justitie volgt dat gebruik van het merk in aankondigingen betreffende de reparatie en het onderhoud van auto's geschiedt ter aanduiding van de bestemming van deze dienst. Dergelijk merkgebruik is echter niet eerlijk wanneer de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de derde onderneming en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere relatie tussen de twee ondernemingen bestaat. 4.52. Naar het oordeel van de rechtbank voldoet het merkgebruik van [naam 1] c.s. niet aan het vereiste van eerlijk gebruik in nijverheid en handel. [naam 1] c.s. gebruikt het merk 'DELOREAN' in zijn handelsnaam en ook overigens ter onderscheiding van zijn waren en/of diensten, zonder enige toevoeging die erop wijst dat hij diensten aanbiedt betreffende de reparatie en het onderhoud van DeLorean-auto's, zoals woorden als 'gespecialiseerd in' of 'reparatie/onderhoud van'. Door het gebruik van de DMC-woordmerken op deze wijze kan bij consumenten de indruk ontstaan dat er een commerciële band bestaat tussen [naam 1] c.s. en DMC, dat [naam 1] c.s. tot het distributienet van DMC behoort of dat er anderszins een bijzondere relatie tussen de twee ondernemingen bestaat. Van refererend merkgebruik is aldus naar het oordeel van de rechtbank geen sprake. Oudere rechten 4.53. [naam 1] c.s. beroept zich tevens op het feit dat hij vanaf 2000 ononderbroken een onderneming heeft gevoerd onder de handelsnamen [bedrijfsnaam 2] en DeLorean EU. Dergelijke handelsnamen zijn volgens [naam 1] c.s. oudere rechten van plaatselijke betekenis in de zin van artikel 2.23 lid 2 BVIE en artikel 138 lid 1 en 3 UMVo, waartegen DMC niet met haar merken kan optreden. Ter onderbouwing van dit handelsnaamgebruik verwijst hij naar: i) drie facturen van een Chinese leverancier uit 2003 en 2004 waarin [naam 1] c.s. als ' [bedrijfsnaam 2] ' is aangeduid; ii) een foto uit 2003 van een armsteun waarop staat ' [bedrijfsnaam 2] '; iii) het gebruik van de website www.delorean-europe.com waarvan [naam 1] mede-initiatiefnemer was; iv) het gebruik van de domeinnaam www. [website 1] die al op 29 juni 2005 is aangekondigd; en v) de merkregistratie 'DeLorean EU' per 2 februari 2005; vi) meerdere schriftelijke getuigenverklaringen die bevestigen dat [naam 1] sinds 2000 voornoemde handelsnamen heeft gevoerd. 4.54. DMC betwist dat [naam 1] c.s. oudere rechten van plaatselijke betekenis heeft. Voorafgaand aan de franchiseovereenkomst voerde [naam 1] de handelsnaam D.M.C. Service en niet [bedrijfsnaam 2] of DeLorean EU. Het gebruik van één van deze handelsnamen tijdens de franchiseovereenkomst heeft te gelden als handelsnaamgebruik namens DMC. Indien wordt aangenomen dat [naam 1] c.s. wel oudere rechten heeft, geldt dat DMC nog oudere handelsnaamrechten heeft, te weten de handelsnamen 'DeLorean' en 'DeLorean Motor Company' die zij sinds 24 december 1996 voerde, aldus nog steeds DMC. 4.55. De rechtbank zal hierna beoordelen of [naam 1] c.s. een ouder recht van plaatselijke betekenis had in de zin van artikel 2.23 lid 2 BVIE en/of artikel 138 lid 1 en 3 UMVo. Zij maakt hierbij een onderscheid tussen de periode vóór de franchiseovereenkomst (voor 1 februari 2006), de periode waarin de franchiseovereenkomst volgens beide partijen van kracht was (2006-2011) en de periode ten aanzien waarvan partijen van mening verschillen of de franchiseovereenkomst van kracht was (2011-2017). 4.56. Ten aanzien van het handelsnaamgebruik van [naam 1] voorafgaand aan de inwerkingtreding van de franchiseovereenkomst op 1 februari 2006 overweegt de rechtbank als volgt. Uit de overgelegde stukken blijkt genoegzaam dat [naam 1] destijds een onderneming dreef onder de handelsnaam D.M.C. Service. De rechtbank kan uit de overgelegde stukken echter niet afleiden uit dat [naam 1] destijds óók gebruikmaakte van de handelsnamen [bedrijfsnaam 2] of DeLorean EU. Met betrekking tot ieder van de door [naam 1] c.s. overgelegde stukken oordeelt zij als volgt: i) Ten aanzien van de volgens [naam 1] c.s. uit 2003 en 2004 stammende facturen van de Chinese leverancier, heeft DMC op goede gronden betwist dat die facturen een onderbouwing kunnen vormen van dergelijk handelsnaamgebruik. Zo heeft DMC meerdere documenten overgelegd (waaronder een uittreksel uit het Chinese handelsregister) waaruit blijkt dat de betreffende Chinese leverancier op de datum van de facturen nog niet bestond. ii) Dat de (ongedateerde) foto van de armsteun met de tekst ' [bedrijfsnaam 2] ' uit 2003 komt is door DMC betwist, onder meer met de stelling dat de kwaliteit van foto's in of omstreeks het jaar 2003 minder goed was dan de kwaliteit van de door [naam 1] c.s. overgelegde foto, en is door [naam 1] c.s. vervolgens onvoldoende nader onderbouwd. iii) Ook uit het gebruik van de domeinnaam 'www.delorean-europe.com' kan naar het oordeel van de rechtbank geen handelsnaamgebruik van [naam 1] volgen. Uit afschriften van deze website van destijds blijkt immers niet dat met deze domeinnaam de onderneming van [naam 1] werd gedreven; het betrof een website voor liefhebbers of eigenaren van DeLorean-auto's. Dat [naam 1] mede-initiatiefnemer van die site was, maakt dit niet anders. iv) Met betrekking tot de domeinnaam 'www. [website 1] ' is het de rechtbank wel gebleken dat [naam 1] deze voor zijn onderneming gebruikte. Echter, uit de brief van 29 juni 2005 (met de daarin opgenomen zinsnede: 'I am securing the rights to the site name www. [website 1] , so that we can use that in future efforts as we see fit'), in combinatie met de datum van registratie van de domeinnaam (4 juli 2006, te weten kort na de inwerkingtreding van de franchiseovereenkomst) en artikel 4.04 aanhef en onder (g) van de franchiseovereenkomst (waaruit blijkt dat DMC het recht aan [naam 1] heeft verstrekt om gebruik te maken van deze domeinnaam en dat het eigendom van deze domeinnaam bij DMC blijft), volgt naar het oordeel van de rechtbank dat deze domeinnaam door [naam 1] enkel ter uitoefening van de franchiseovereenkomst is geregistreerd. Ook dit kan dus geen onderbouwing vormen van handelsnaamgebruik van [naam 1] vóór de franchiseovereenkomst. v) Het beroep op de registratie van het merk 'DeLorean EU' in 2005 kan [naam 1] c.s. niet baten, nu uit de (enkele) registratie van een merk geen handelsnaamgebruik kan volgen. vi) Daarmee blijven over de schriftelijke getuigenverklaringen van zakelijke contacten van [naam 1] en zijn vrouw.

De stelling van DMC dat [naam 1] zich ook persoonlijk, al dan niet als indirect bestuurder van [bedrijfsnaam 1] B.V., schuldig maakt aan een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten is door DMC niet, althans onvoldoende onderbouwd. De vorderingen jegens [naam 1] persoonlijk zullen derhalve als onvoldoende onderbouwd worden afgewezen. De vorderingen Vordering I 4.72. De vordering I onder a tot overdracht van het merk van [naam 1] zal, zoals geoordeeld in 4.17 hiervoor, worden afgewezen. 4.73. De vordering I onder b tot nietigverklaring en doorhaling van het merk van [naam 1] zal, zoals hiervoor in 4.36 overwogen, worden toegewezen, met dien verstande dat deze beslissing niet uitvoerbaar bij voorraad zal worden verklaard. De nietigverklaring leent zich daar naar haar aard niet voor. Tegen uitvoerbaar bij voorraadverklaring van het bevel tot doorhaling bestaat een wettelijk beletsel op grond van artikel 1.14 sub b BVIE. Vordering II 4.74. DMC heeft niet gesteld welk belang zij heeft bij toewijzing van de onder II gevorderde verklaring voor recht naast toewijzing van een inbreukverbod. De rechtbank zal derhalve de gevorderde verklaring voor recht afwijzen bij gebrek aan belang. Vordering III 4.75. Gelet op hetgeen in 4.60 en 4.71 is overwogen zal het onder III gevorderde verbod op inbreuk op de DMC-woordmerken jegens [bedrijfsnaam 1] B.V. worden toegewezen op de wijze zoals hieronder in de beslissing is weergegeven. Om executieproblemen te voorkomen en om tegemoet te komen aan de (naar het oordeel van de rechtbank: niet onredelijke) wens van [bedrijfsnaam 1] B.V. voor een langere termijn om aanpassingen aan zijn bedrijfsvoering te kunnen doen, zal de termijn waarbinnen [bedrijfsnaam 1] B.V. de inbreuk dient te staken worden bepaald op twee maanden na betekening van het vonnis. De rechtbank acht deze termijn voldoende om de inbreukmakende tekens te verwijderen en een rebranding door te voeren. Vordering IV 4.76. Niet gesteld noch gebleken is welk belang DMC heeft bij toewijzing van het in vordering sub IV gevraagde bevel naast het reeds toegewezen inbreukverbod. Dit belang valt ook niet in te zien, nu het gebruik van het merk van [naam 1] en de DeLorean-tekens valt onder het op te leggen inbreukverbod. Deze vordering zal dan ook wegens gebrek aan belang worden afgewezen. Vordering V 4.77. Gelet op hetgeen hiervoor onder 4.61 is overwogen, zal het onder V gevorderde verbod, dat ziet op het handelsnaamgebruik, worden afgewezen. Vordering VI 4.78. Deze vordering VI is toewijsbaar jegens [bedrijfsnaam 1] B.V. op na te melden wijze, omdat het wijzigen van de statutaire naam en handelsnaam en de inschrijving daarvan in het handelsregister valt onder het merkinbreukverbod. Om executieproblemen te voorkomen, zal de termijn waarbinnen aan het toe te wijzen bevel moet zijn voldaan, net als het merkinbreukverbod, worden gesteld op twee maanden na betekening van het vonnis. Vordering VII 4.79. Ook de vordering onder VII, het bevel tot verspreiding van informatie, is gezien het bepaalde in artikel 2.22 lid 7 BVIE in verbinding met artikel 129 lid 2 UMVo, jegens [bedrijfsnaam 1] B.V. toewijsbaar. De rechtbank zal de tekst van het te versturen bericht aanpassen, door deze te laten aansluiten bij het op te leggen inbreukverbod, te bepalen dat de tekens inbreuk maken op de merkrechten van DMC (nu van inbreuk van die tekens op overige intellectuele eigendomsrechten niet is gebleken) en een verwijzing naar het einde van de franchiseovereenkomst daarin te verwijderen. Ook hier zal de termijn voor nakoming van het bevel bepaald worden op twee maanden na betekening van het vonnis, zodat [bedrijfsnaam 1] B.V. in het bericht haar nieuwe handelsnaam kan weergeven. Vordering VIII 4.80. Gelet op hetgeen hiervoor in 4.69 is overwogen, zal het onder VIII gevorderde verbod jegens [bedrijfsnaam 1] B.V. dat ziet op de auteursrechtinbreuk, worden toegewezen, voor zover het de foto's betreft die door DMC aan [naam 1] in het kader van de franchiseovereenkomst zijn verstrekt. Om executieproblemen te voorkomen zal de termijn waarbinnen [bedrijfsnaam 1] B.V. de inbreuk dient te staken worden bepaald op twee weken na betekening van het vonnis. Vordering IX 4.81. Zoals hiervoor in 4.66 overwogen, zal de vordering ter zake van de inbreuk op het DMC-beeldmerk worden toegewezen met betrekking tot [bedrijfsnaam 1] B.V., op de wijze zoals door DMC verzocht. Vordering X 4.82. Oplegging van dwangsommen als prikkel tot nakoming van de op te leggen inbreukverboden en de op te leggen bevelen is aangewezen, maar zal in beperkte vorm worden toegewezen als hierna in de beslissing is vermeld. De rechtbank zal ook een maximum verbinden aan de te verbeuren dwangsommen. Vorderingen XI en XII 4.83. Zoals in 4.3 t/m 4.5 hiervoor is overwogen, zal de rechtbank zich met betrekking tot deze vorderingen onbevoegd verklaren. Vordering XIII 4.84. De onder XIII gevorderde veroordeling van [naam 1] c.s. tot vergoeding aan DMC van de door haar te leiden schade, althans winstafdracht, op te maken bij staat, zal worden toegewezen jegens [bedrijfsnaam 1] B.V., voor zover het de inbreuk op de merkrechten en auteursrechten van DMC betreft, nu de vorderingen op grond van handelsnaamrechten zijn afgewezen. Voor het toewijzen van een vordering tot schadevergoeding op te maken bij staat is voldoende dat de mogelijkheid dat schade is of zal worden geleden, aannemelijk is. Gelet op de aard van de inbreuk en de stellingen van DMC, is de mogelijkheid dat DMC voor vergoeding in aanmerking komende schade heeft geleden, volgens de rechtbank voldoende aannemelijk geworden. De rechtbank zal de zaak in zoverre verwijzen naar de schadestaatprocedure, zodat in die procedure over de (hoogte van) de schadevergoeding althans winstafdracht kan worden beslist, een en ander binnen de door de Hoge Raad uitgezette grenzen waar het cumulatie met schadevergoeding betreft. Ook de wettelijke rente kan in de schadestaatprocedure aan de orde komen. Vordering XIV 4.85. [bedrijfsnaam 1] B.V. zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. DMC maakt aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv en heeft specificaties van haar advocaatkosten ingediend. Als productie EP28 heeft zij een proceskostenoverzicht overgelegd voor een bedrag van € 62.357,- aan salaris van haar advocaten en een bedrag van € 1.485,70 aan verschotten (waaronder het griffierecht en dagvaardingskosten) en op 30 september 2024 heeft zij een aanvulling daarop overgelegd voor een bedrag van € 29.275,- aan salaris van haar advocaten en € 300,- aan verschotten. 4.86. De onderhavige zaak is een zaak ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv. Teneinde de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde kosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn.