ECLI:NL:RBDHA:2024:18764

RECHTBANK Den Haag Team Handel - voorzieningenrechter Zaaknummer / rolnummer: C/09/672032 / KG ZA 24-819 Vonnis in kort geding van 12 november 2024 in de zaak van 1ATHOM HOLDING B.V., 2. ATHOM B.V., beiden te Enschede, eisende partijen, advocaat: mr. M.W. Wiegerinck te Amsterdam, tegen 1. de rechtspersoon naar buitenlands recht ATHOM TECHNOLOGY CO. LTD., te Shenzhen, Volksrepubliek China,2. ALIEXPRESS INTERNATIONAL NETHERLANDS B.V., te Amsterdam, gedaagde partijen, niet verschenen. Eisende partijen zullen hierna gezamenlijk Athom NL genoemd worden. Gedaagde partijen zullen afzonderlijk Athom Tech en AliExpress NL worden genoemd. De zaak is voor Athom NL inhoudelijk behandeld door mr. Wiegerinck voornoemd en mr. D.W. van Leeuwen, advocaat te Amsterdam.

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de door Athom NL (overeenkomstig de aangehechte kopie) uitgebrachte dagvaarding van 19 september 2024 met producties EP1 t/m EP15; en - de akte houdende aanvullende producties van Athom NL van 18 oktober 2024 met producties EP16 en EP17. 1.2. Op 22 oktober 2024 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden, waarvan door de griffier aantekeningen zijn gemaakt. De gedaagden zijn niet verschenen. Namens Athom NL was de heer [naam] (commercieel directeur) aanwezig, bijgestaan door mrs. Wiegerinck en Van Leeuwen voornoemd. 1.3. Na afloop van de mondelinge behandeling heeft de voorzieningenrechter bepaald dat vandaag vonnis wordt gewezen.

Verlening van verstek 2.1. Allereerst moet de vraag worden beantwoord of tegen Athom Tech en AliExpress NL – die niet in de procedure zijn verschenen – verstek kan worden verleend. In dat verband overweegt de voorzieningenrechter het volgende. 2.2. Ten aanzien van de in Nederland gevestigde gedaagde AliExpress NL kan op grond van artikel 139 Rv verstek worden verleend aangezien de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen. 2.3. Ten aanzien van de in de Volksrepubliek China gevestigde gedaagde Athom Tech is op grond van artikel 55 Rv het Haags Betekeningsverdrag van toepassing, waar zowel de Volksrepubliek China als Nederland partij bij zijn. 2.4. Athom NL heeft het voor Athom Tech bestemde dagvaardingsexploot op 19 september 2024 doen betekenen overeenkomstig het Haags Betekeningsverdrag en artikel 55 lid 1 Rv, door het uitbrengen van het exploot aan het parket van de ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de rechtbank Den Haag, met achterlating van een afschrift van het exploot (inclusief de datumbepaling en een specificatie van de gevorderde proceskosten) en de vertaling daarvan in de Chinese taal. Daarbij is verzocht om aan de centrale autoriteit van de Volksrepubliek China te verzoeken om het exploot en de vertaling daarvan aan Athom Tech te doen betekenen of kennisgeven overeenkomstig de artikelen 3 tot en met 6 van het Haags Betekeningsverdrag door betekening of kennisgeving daarvan met inachtneming van de vormen die in de wetgeving van de Volksrepubliek China zijn voorgeschreven voor de betekening of kennisgeving van stukken die in dat land zijn opgemaakt en bestemd zijn voor zich aldaar bevindende personen en om een afschrift van het exploot te retourneren, vergezeld van de verklaring als bedoeld in artikel 6 van het Haags Betekeningsverdrag. 2.5. Daarnaast heeft Athom NL een afschrift van het dagvaardingsexploot (inclusief datumbepaling en proceskostenspecificatie) en de vertaling daarvan per aangetekende brief via PostNL verzonden aan het adres van Athom Tech. Ten tijde van de mondelinge behandeling had PostNL (nog) niet bevestigd dat de zending bij Athom Tech is bezorgd. 2.6. Tot slot heeft Athom NL op 7 oktober 2024 een afschrift van het dagvaardingsexploot (inclusief datumbepaling en proceskostenspecificatie) en de vertaling daarvan per e-mail gestuurd aan Athom Tech via het e-mailadres " [e-mail adres] ". 2.7. Gelet hierop en gelet op de omstandigheid dat de voorzieningenrechter op 13 september 2024 heeft bepaald dat de dagvaarding uiterlijk 20 september 2024 moest zijn uitgebracht, concludeert de voorzieningenrechter dat Athom NL in zoverre heeft voldaan aan een tijdige betekening van de dagvaarding. 2.8. Artikel 15 lid 1 van het Haags Betekeningsverdrag bepaalt evenwel dat indien de verweerder (in dit geval: Athom Tech) niet is verschenen, de rechter de beslissing dient aan te houden totdat is gebleken dat: hetzij van het stuk (voorzieningenrechter: de dagvaarding) betekening of kennisgeving is gedaan met inachtneming van de vormen in de wetgeving van de aangezochte staat voorgeschreven voor de betekening of de kennisgeving van stukken die in dat land zijn opgemaakt en bestemd zijn voor zich op het grondgebied van dat land bevindende personen, hetzij het stuk aan de verweerder in persoon of aan zijn woonplaats is afgegeven op een andere in [het Haags Betekeningsverdrag] geregelde wijze, en dat de betekening of de kennisgeving, onderscheidenlijk de afgifte zo tijdig is geschied dat de verweerder gelegenheid heeft gehad verweer te voeren. 2.9. Niet gebleken is dat de dagvaarding volgens de Chinese voorschriften is betekend noch dat de dagvaarding "in persoon of aan zijn woonplaats" is afgegeven aan Athom Tech op een andere in het Haags Betekeningsverdrag geregelde wijze. Dat brengt in beginsel mee dat (nog) geen verstek kan worden verleend tegen Athom Tech. Athom NL stelt zich echter op het standpunt dat haar vorderingen desondanks bij verstek moeten worden toegewezen, nu zij daarbij een spoedeisend belang heeft. De voorzieningenrechter overweegt daarover het volgende. 2.10. Op grond van artikel 15 lid 3 van het Haags Betekeningsverdrag belet het bepaalde in lid 1 niet dat door de rechter in spoedeisende gevallen voorlopige of conservatoire maatregelen kunnen worden genomen. Blijkens de totstandkomingsgeschiedenis van die uitzonderingsbepaling kan het spoedeisende karakter van een procedure eraan in de weg staan dat de rechter zijn beslissing aanhoudt totdat is gebleken dat is voldaan aan de vereisten van artikel 15 lid 1 van het Haags Betekeningsverdrag. Op grond van artikel 15 lid 3 van het Haags Betekeningsverdrag kan de voorzieningenrechter dan ook in een kort geding verstek verlenen tegen een in het buitenland woonachtige gedaagde zonder dat in spoedeisende gevallen behoeft te blijken dat aan de voorwaarden van artikel 15 lid 1 van het Haags Betekeningsverdrag is voldaan. Wel zal – met inachtneming van de vereiste spoed – zoveel mogelijk overeenkomstig de doelstelling van het Haags Betekeningsverdrag gewaarborgd moeten zijn dat een uitgebracht exploot degene voor wie het is bestemd daadwerkelijk heeft bereikt en – als het om een dagvaarding gaat – zo tijdig dat deze nog de mogelijkheid heeft verweer te voeren. 2.11. Het spoedeisende karakter van de vorderingen van Athom NL is voldoende aannemelijk geworden en vloeit voort uit de aard daarvan. De vorderingen strekken er kort gezegd toe dat Athom Tech (en AliExpress NL) een verbod wordt opgelegd wegens inbreuk op de Athom-merken van Athom NL, welke inbreuk volgens Athom NL nog altijd voortduurt en haar aanzienlijke (reputatie)schade toebrengt. 2.12. Verder neemt de voorzieningenrechter – in aanvulling op hetgeen hiervoor onder 2.4 tot en met 2.6 is overwogen – het volgende in aanmerking. Partijen hebben in juni en juli 2022 per e-mail met elkaar gecorrespondeerd over de vermeende merkinbreuk. Athom Tech maakte daarbij gebruik van het e-mailadres " [e-mail adres] " en heeft vanaf dit e-mailadres meerdere inhoudelijke e-mailberichten ter zake van de vermeende merkinbreuk verzonden en ontvangen. Ruim een maand voor het uitbrengen van de dagvaarding (op 1 augustus 2024) heeft Athom NL naar dit e-mailadres van Athom NL een concept-dagvaarding en een Chinese vertaling gestuurd. Na het uitbrengen van de dagvaarding (op 7 oktober 2024) heeft Athom NL naar ditzelfde e-mailadres van Athom Tech een afschrift van de betekende dagvaarding en een Chinese vertaling daarvan gestuurd. Deze e-mailberichten hebben niet geleid tot een automatisch gegenereerd bericht dat de e-mails niet zijn afgeleverd en/of ontvangen (een ‘undeliverable’-bericht). Tijdens de mondelinge behandeling heeft de voorzieningenrechter geconstateerd dat dit e-mailadres " [e-mail adres] " thans (nog steeds) op de website van Athom Tech vermeld staat onder de contactgegevens als e-mailadres waarop Athom Tech te bereiken is. 2.13. Uit het voorgaande volgt dat naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende gewaarborgd is dat de dagvaarding Athom Tech daadwerkelijk heeft bereikt en zo tijdig dat zij nog de mogelijkheid heeft gehad om verweer te voeren. Dat leidt de voorzieningenrechter tot de slotsom dat – met toepassing van artikel 15 lid 3 van het Haags Betekeningsverdrag – verstek zal worden verleend tegen Athom Tech. Bevoegdheid 2.14. Athom Holding B.V.

De voorzieningenrechter 3.1. verleent verstek tegen Athom Tech en AliExpress NL; 3.2. beveelt Athom Tech en AliExpress NL om binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de Athom-merken te staken en gestaakt te houden in de gehele Europese Unie (ten aanzien van het Uniemerk) respectievelijk de Benelux (ten aanzien van het Benelux-merk), waaronder ieder gebruik van de tekens ‘Athom’ en ‘Athom smart home’ voor of in verband met de invoer, promotie, (online) aanbieding en verhandeling van smart home-producten of vergelijkbare producten; 3.3. beveelt Athom Tech binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis een onderbouwde en gespecificeerde opgave te doen van: de volledige geleverde aantallen van smart home-producten of vergelijkbare producten voorzien van de tekens ‘Athom’ en/of ‘Athom smart home’ (hierna: de Inbreukmakende Producten) in de Europese Unie, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen; de volledige aan afnemers in de Europese Unie geleverde aantallen van de Inbreukmakende Producten, gespecificeerd per afnemer met vermelding van de volledige naam- en adresgegevens en telefoonnummers van de professionele afnemers, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen; de voor en/of bij of namens Athom Tech aanwezige voorraad van de Inbreukmakende Producten, alsmede de locatie(s) waar die voorraad zich bevindt; 3.4. beveelt Athom Tech binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan haar professionele afnemer(s) en distributielocatie, in de landstaal van de betreffende afnemer/distributieopslag, een aangetekende brief te zenden, op het normale bedrijfsbriefpapier van de verzendende gedaagde met daarin uitsluitend de volgende tekst (behalve adres, datum en slot van de brief (naam en handtekening)) en zonder bijschrift, in zwarte letter tegen een witte achtergrond in een normaal lettertype en lettergrootte: "Geachte heer/mevrouw, De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag (Nederland) heeft bij vonnis van 12 november 2024 geoordeeld dat wij door de verhandeling van smart home-producten voorzien van Athom-teken(s) inbreuk maken op de merkrechten van Athom Holding B.V. Wij zijn verplicht al deze artikelen terug te nemen. Daarom verzoeken wij u, onmiddellijk, doch uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van deze brief, alle in uw bezit zijnde Athom smart home producten te retourneren, waarna wij u de koopprijs zullen terugbetalen. De kosten voor het terugzenden van de producten komen eveneens voor onze rekening. Wij wijzen erop dat het aanbieden, in de handel brengen en daartoe in voorraad hebben van (een van) deze producten een inbreuk vormt op de bovengenoemde exclusieve rechten van Athom Holding B.V. Athom Technology [naam directeur] [handtekening]" een en ander onder de verplichting om gelijktijdige kopieën van alle verzonden brieven te verschaffen aan de advocaat van Athom NL; 3.5. veroordeelt Athom Tech en AliExpress NL, ieder afzonderlijk, tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,- per dag(deel) dat zij in strijd handelen met het bevel onder 3.2, dan wel, ter keuze van Athom NL, van € 2.000,- per product dat in strijd met dat bevel is aangeboden of verhandeld, een en ander tot voor ieder van hen een maximum van € 300.000,- is bereikt; 3.6. veroordeelt Athom Tech tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,- per dag zij in strijd handelt met de bevelen onder 3.3 en/of 3.4, een en ander tot een maximum van € 300.000,- is bereikt; 3.7. veroordeelt Athom Tech en AliExpress NL hoofdelijk in de proceskosten van Athom NL, tot op heden begroot op € 15.800,37, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over de proceskosten als deze niet binnen veertien dagen na aanschrijving zijn betaald; 3.8. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 3.9. bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na de datum van dit vonnis; 3.10. wijst het meer of anders gevorderde af. Dit vonnis is gewezen door mr. J.B.J. Hoefnagel, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. J.M.N. van Limpt-Schrover, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 12 november 2024. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken van 15 november 1965 Hoge Raad 14 december 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB7192 Burgerlijk Wetboek Verordening (EU) 2022/2065 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten en tot wijziging van Richtlijn 2000/31/EG (digitaledienstenverordening) (Digital Services Act) HvJEU 22 december 2022, C-148/21 en C-184/21, ECLI:EU:C:2022:1016 (Louboutin v. Amazon)

is houdster van de volgende merkregistraties (hierna: de Athom-merken): het op 16 september 2020 aangevraagde en op 30 december 2020 onder nummer 1425079 voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 38 en 42 ingeschreven Benelux-woordmerk: ‘ATHOM’ (hierna: het Benelux-merk); het op 23 februari 2021 onder nummer 1605016 voor waren en diensten in de klassen 9 en 42 ingeschreven Unie-woordmerk: ‘ATHOM’ (hierna: het Uniemerk). 2.15. Athom NL baseert haar vorderingen jegens Athom Tech op inbreuk op de Athom-merken en jegens AliExpress NL primair op inbreuk op de Athom-merken en subsidiair op haar aansprakelijkheid als hostingdienst op grond van artikel 6:196c BW en artikel 6 DSA. 2.16. De voorzieningenrechter is internationaal en relatief bevoegd van deze (primaire) vorderingen kennis te nemen op grond van artikel 123 lid 1 jo. artikel 124 onder a en 125 lid 1 en 2 UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk (voor zover de vorderingen zijn gegrond op het Uniemerk) en artikel 4.6 lid 1 en 2 BVIE (voor zover de vorderingen zijn gegrond op het Benelux-merk). Ten aanzien van AliExpress NL is de bevoegdheid voor wat betreft het Uniemerk gegrond op het feit dat zij een in Nederland gevestigde gedaagde is. Met betrekking tot het Benelux-merk geldt dat de inbreuk (ook) in het arrondissement Den Haag plaatsvindt, nu de inbreukmakende producten worden aangeboden op de website van AliExpress NL, een in Nederland vrij toegankelijke website. Athom Tech heeft geen woonplaats of vestiging in de Europese Unie, zodat de bevoegdheid van de voorzieningenrechter voor wat betreft het Uniemerk is gebaseerd op de vestigingsplaats van Athom NL in Nederland. Voor wat betreft het Benelux-merk geldt dat de inbreuk (ook) in het arrondissement Den Haag plaatsvindt, nu de inbreukmakende producten worden aangeboden op websites die in Nederland vrij toegankelijk zijn. De bevoegdheid op grond van het Uniemerk strekt zich ingevolge artikel 126 lid 1 onder a UMVo uit tot het grondgebied van de gehele Europese Unie. De vorderingen 2.17. Het gevorderde komt de voorzieningenrechter – met uitzondering van enkele hierna genoemde onderdelen – niet onrechtmatig of ongegrond voor en wordt daarom toegewezen met inachtneming van het navolgende. Merkinbreuk 2.18. De voorzieningenrechter zal het onder A gevorderde inbreukverbod toewijzen. In dit kort geding is naar voorlopig oordeel, nu dit niet is weersproken, voldoende aannemelijk dat Athom Tech merkinbreuk pleegt in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef sub a en b UMVo en artikel 2.20 lid 2 aanhef sub a en b BVIE, zodat het inbreukverbod ten aanzien van haar (conform artikel 126 lid 1 UMVo) voor de gehele Europese Unie zal worden opgelegd, zoals Athom NL primair heeft gevorderd. Ook ten aanzien van AliExpress NL zal het inbreukverbod voor de gehele Europese Unie worden opgelegd, aangezien voldoende aannemelijk is geworden dat AliExpress NL (als online platform) ook zelfstandig merkinbreuk pleegt. Het aanbieden van inbreukmakende producten door Athom Tech op het online platform van AliExpress NL (athom.aliexpress.com en nl.aliexpress.com) gebeurt immers op zodanige wijze dat de gebruiker van die website(s) de indruk kan krijgen dat AliExpress NL die producten zelf in eigen naam en voor eigen rekening in de handel brengt. 2.19. De voorzieningenrechter zal het inbreukverbod in het dictum zodanig verwoorden dat daarin verduidelijkt wordt dat het verbod ziet op het gebruik van de tekens ‘Athom’ en ‘Athom smart home’ voor smart home-producten of vergelijkbare producten. Ook zal de voorzieningenrechter gedaagden een termijn van twee werkdagen geven om te voldoen aan het inbreukverbod om executieproblemen te voorkomen. Nevenvorderingen 2.20. De voorzieningenrechter zal de onder B gevorderde opgave toewijzen, met uitzondering van de onder B sub iv) gevorderde opgave van financiële informatie. Dit deel van de vordering zal bij gebrek aan spoedeisend belang worden afgewezen, nu het niet strekt tot beëindigen of voorkomen van verdere inbreuken en/of ter controle van de recall, maar ter vaststelling van eventueel geleden schade. Athom NL heeft niet onderbouwd waarom van haar niet gevergd kan worden dat zij met betrekking tot dit deel van de vordering de uitkomst van de bodemprocedure afwacht. Bovendien zal de voorzieningenrechter, om executieproblemen te voorkomen, de termijn om te voldoen aan de gevorderde opgave verlengen tot veertien dagen na betekening van dit vonnis. 2.21. De onder C gevorderde recall zal eveneens worden toegewezen, met verlenging van de termijn tot veertien dagen na betekening van dit vonnis ter voorkoming van executieproblemen. De voorzieningenrechter zal daarnaast bepalen dat in het aan afnemers en distributielocatie te versturen bericht de woorden "in voorraad houden, te koop aanbieden en verhandelen" zullen worden vervangen door "aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben" in lijn met het bepaalde in artikel 9 lid 3 sub b UMVo en artikel 2.20 lid 3 sub b BVIE. 2.22. De voorzieningenrechter zal de onder D gevorderde dwangsommen toewijzen en maximeren zoals in de beslissing is vermeld. Proceskosten 2.23. Athom Tech en AliExpress NL zullen als de in het ongelijk gestelde partijen hoofdelijk worden veroordeeld in de proceskosten van Athom NL. Athom NL heeft een volledige proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd en haar kosten in een bij de dagvaarding gevoegd (en afzonderlijk vertaald en meebetekend) proceskostenoverzicht gespecificeerd tot een bedrag van € 36.696,82. 2.24. De onderhavige zaak is een zaak ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv. Om de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde advocaatkosten te kunnen beoordelen, zal de voorzieningenrechter aansluiting zoeken bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. Onderhavige zaak valt, gelet op het relevante feitencomplex en de grondslagen van de vorderingen jegens de twee gedaagden, naar het oordeel van de voorzieningenrechter onder de categorie ‘normaal kort geding’ met een maximumtarief van € 15.000,-. De voorzieningenrechter zal de door Athom NL gemaakte en gespecificeerde advocaatkosten tot dat maximumbedrag toewijzen; het meer gevorderde wordt afgewezen. 2.25. Het bedrag van € 15.000,- wordt vermeerderd met het griffierecht van € 688,- en de dagvaardingskosten van € 112,37, waarmee het totaalbedrag uitkomt op € 15.800,37. Dit bedrag zal worden toegewezen; het meer gevorderde zal worden afgewezen. Termijn hoofdzaak 2.26. De voorzieningenrechter zal de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv als gevorderd bepalen op zes maanden.