ECLI:NL:RBDHA:2021:1196

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/533108 / HA ZA 17-562 Vonnis van 17 februari 2021 in de zaak van de rechtspersoon naar buitenlands recht TINNUS ENTERPRISES LLC, te Plano, Texas, Verenigde Staten van Amerika, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, advocaat mr. T. van der Valk te Rotterdam, tegen [gedaagde] INTERNATIONAL B.V., te [vestigingsplaats] , gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, advocaat mr. A. van Hees te Amsterdam. Partijen zullen hierna Tinnus en [gedaagde] genoemd worden. Voor Tinnus is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. H.G.M. Berendschot en mr. B.P. Woltering, advocaten te Rotterdam, en mr. T. Douma, advocaat te Amsterdam. Voor [gedaagde] is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. G.J.T.M. van den Bergh en mr. B. Brouwer, advocaten te Amsterdam.

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - het tussenvonnis van 14 februari 2018 en de daarin genoemde stukken, waarbij de procedure, zowel in conventie als in reconventie, is geschorst op grond van artikel 91 lid 1 GModVo (hierna: het tussenvonnis); het bericht van 13 september 2019 van [gedaagde] met het verzoek om de procedure voort te zetten; de ambtshalve beschikking van 13 januari 2020, waarbij een comparitie van partijen is bepaald op 15 april 2020, welke geen doorgang heeft gevonden vanwege de uitbraak van het COVID-19-virus; de brief van de rechtbank aan partijen van 7 mei 2020, waarin partijen de mogelijkheid wordt gegeven te kiezen tussen verschillende manieren om de zaak af te doen, waarop partijen bij bericht van 13 mei 2020 ( [gedaagde] ) en 19 mei 2020 (Tinnus) hebben laten weten te kiezen voor een mondelinge behandeling en geen bezwaar te hebben tegen een zitting met behulp van audiovisuele middelen; de akte houdende vermindering van eis ex artikel 129 Rv van de zijde van [gedaagde] van 22 juli 2020; de ambtshalve beschikking van 28 juli 2020, waarbij een comparitie van partijen nader is bepaald op 3 november 2020; het emailbericht van de rechtbank van 13 oktober 2020 met instructies voor de op afstand, via Skype, te houden comparitie van partijen; de akte houdende aanvullende producties ten behoeve van de comparitie van partijen van 3 november 2020 van de zijde van [gedaagde] , ingekomen op 19 oktober 2020, met producties GP29 tot en met GP47; de conclusie van antwoord in reconventie, ingekomen op 21 oktober 2020; de emailberichten van Tinnus van 27 oktober 2020 en het emailbericht van [gedaagde] van diezelfde datum, over (het beroep van Tinnus op) een (akte overlegging) productie 12; het emailbericht van de rechtbank van 29 oktober 2020 met – onder meer – nadere afspraken voor de Skype-zitting; de brief van Tinnus van 30 oktober 2020, met bijlagen, over voornoemde productie 12 en met een bezwaar tegen producties GP29 tot en met GP47; de emailberichten van [gedaagde] van 30 oktober 2020, met een korte reactie op voornoemde brief van Tinnus en met producties GP48 (een actuele proceskostenopgave) en GP49 (overgelegd voor het geval voornoemde productie 12 alsnog door de rechtbank wordt geaccepteerd); een emailbericht van Tinnus van 2 november 2020 11:20 uur, met productie (eerst genoemd EP13, maar later verzocht aan te merken als) EP14 (een actuele proceskostenopgave); een emailbericht van [gedaagde] van 2 november 2020 12:51 uur, met een uitgebreide reactie op de brief van Tinnus van 30 oktober 2020; de pleitnota van Tinnus, ingekomen ter griffie op 2 november 2020 om 13:00 uur; de pleitnota van [gedaagde] , ingekomen ter griffie op 2 november 2020 om 13:00 uur; het emailbericht van Tinnus van 2 november 2020 om 17:11 uur, met productie EP15; het emailbericht van [gedaagde] van 2 november 2020 om 17:49 uur, in welk bericht [gedaagde] bezwaar maakt tegen productie EP15; het proces-verbaal van de digitale mondelinge behandeling, gehouden via een Skype-verbinding, van 3 november 2020. 1.2. Na de verwijzing door Tinnus in de conclusie van antwoord in reconventie naar een afschrift van een Amerikaans registratiecertificaat, heeft [gedaagde] bij emailbericht van 27 oktober 2020 bezwaar gemaakt tegen het beroep van Tinnus op dit certificaat. Tinnus stelt dit certificaat bij een akte overlegging productie van 22 december 2017 als productie 12 te hebben overgelegd. Bij emailbericht van 29 oktober 2020 heeft de rechtbank beslist dat – kort gezegd – er vanuit is te gaan dat het certificaat niet als productie onderdeel uitmaakt van het procesdossier. Vervolgens heeft Tinnus het certificaat bij emailbericht van 2 november 2020 om 17.11 uur als EP15 aan de rechtbank gestuurd, waartegen [gedaagde] bezwaar heeft gemaakt. Bij de mondelinge behandeling heeft de rechtbank beslist dat zij in de door Tinnus overgelegde stukken over een (akte overlegging) productie 12, mede in het licht van het roljournaal, geen reden ziet om terug te komen op haar beslissing van 29 oktober 2020 en dat het alsnog overleggen van dat stuk als EP15 in de namiddag voorafgaand aan de Skype-zitting, nadat de pleitnota’s al waren ingediend, als te laat en daarmee in strijd met een goede procesorde moet worden aangemerkt. 1.3. Op het bezwaar van Tinnus tegen GP29 tot en met GP47 heeft de rechtbank bij de mondelinge behandeling beslist dat ze tijdig en (daarmee) in lijn met een goede procesorde zijn ingediend, althans dat Tinnus door overlegging van die producties niet in haar verdediging is geschaad. 1.4. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden. 2Het tussenvonnis en het hoger beroep 2.1. Bij tussenvonnis heeft de rechtbank de procedure, zowel in conventie als in reconventie, geschorst totdat het EUIPO onherroepelijk op de door [gedaagde] bij die instantie ingestelde vordering tot nietigverklaring van de Gemeenschapsmodelregistraties 001431829-0001, -0002, -0005, -0006, -0007 en -0008 zal hebben beslist. De geldigheid van die registraties is namelijk (tezamen met de geldigheid van de Gemeenschapsmodelregistraties 001431829-0003, -0004, -0009 en -0010) ook onderwerp van de onderhavige, na de procedure bij het EUIPO door Tinnus ingestelde, procedure. 2.2. Bij arrest van 27 augustus 2019 (hierna: het arrest) heeft het gerechtshof Den Haag in het tussentijds hoger beroep tegen het tussenvonnis beslist dat de procedure door de rechtbank terecht is geschorst voor zover het gaat om – voor zover nu nog van belang, en zie voor een overzicht van de vorderingen onder ‘Het geschil’ – de door Tinnus in conventie gevorderde verklaring voor recht dat [gedaagde] inbreuk maakt op de Gemeenschapsmodellen (zie rov. 3.4), het door Tinnus in conventie gevorderde verbod op inbreuk op de Gemeenschapsmodellen en het door Tinnus in conventie gevorderde bevel tot vernietiging van producten voor zover gebaseerd op de gestelde inbreuk op de Gemeenschapsmodellen, alsmede de door [gedaagde] in reconventie gevorderde nietigverklaring van de Gemeenschapsmodellen. Daarbij heeft het hof overwogen dat ook grond bestaat voor schorsing van de procedure voor zover het gaat om de Gemeenschapsmodelregistraties 001431829-0003, -0004, -0009 en -0010, omdat tegen die registraties ook voorafgaand aan de inleidende dagvaarding van Tinnus nietigheidsvorderingen bij het EUIPO zijn ingesteld (zie rov. 3.12). Voor de door [gedaagde] in reconventie gevorderde verklaring voor recht dat zij met de waterballonvuller geen inbreuk maakt op de Gemeenschapsmodellen en voor alle andere (zowel in conventie als in reconventie) op het auteursrecht gebaseerde vorderingen, heeft het hof geoordeeld dat een schorsing van de procedure op grond van artikel 91 lid 1 GModVo niet gerechtvaardigd is en de zaak terug verwezen naar de rechtbank. 2.3.

Tinnus en de Bunch O Balloons 3.1. Tinnus houdt zich bezig met product development, mechanical engineering, electronics, prototyping en sourcing. Haar oprichter en eigenaar heeft voor haar het product “Bunch O Balloons” (hierna: de Bunch O Balloons) ontwikkeld. De Bunch O Balloons, met als land van oorsprong de Verenigde Staten van Amerika, wordt sinds 2014 op de markt gebracht. Kort gezegd gaat het bij dit product om een ‘waterballonvuller’, dat wil zeggen een tros waterballonnen die met een connector kan worden aangesloten op een waterpunt zodat de ballonnen allemaal in één keer kunnen worden gevuld. Als de ballonnen zijn gevuld, sluiten deze zich vanzelf met elastiekjes. 3.2. Tinnus heeft de Bunch O Balloons voor het eerst openbaar gemaakt op 22 juli 2014 op de Amerikaanse crowdfunding website Kickstarter. Zij heeft het product onder meer als volgt aangeprezen. “It is time to bring your water balloon fights to the next level with Bunch O Balloons – the hose attachment with 37 pre-connected balloons that automatically fill and tie themselves! This system makes it easy for kids of all ages to prepare 100 water balloons in just ONE minute, giving you enough water balloon ammo for any battle” “Forget the trials of filling and tying countless individual balloons, Bunch O Balloons takes all the hassle of preparing for a water fight and lets you just enjoy the fun! Simply secure the pre-packaged attachment to a hose and you’ll have 100 water balloons ready to use in one minute. We promise it’s truly that easy” 3.3. De Bunch O Balloons is op de markt in de volgende vorm, in verschillende kleuren en thema’s. 3.4. Tinnus is houdster van de op 10 maart 2015 onder nummers 0001431829-0001 tot en met 0001431829-0010 geregistreerde Gemeenschapsmodellen (hierna: Model 0001 tot en met 0010). Het betreffen modellen van een “Fluid distribution equipment’, waarvan de hieronder opgenomen afbeeldingen zijn geregistreerd. 3.4.1. Ten aanzien van Model 0001: 3.4.2. Ten aanzien van Model 0002: 3.4.3. Ten aanzien van Model 0003: 3.4.4. Ten aanzien van Model 0004: 3.4.5. Ten aanzien van Model 0005: 3.4.6. Ten aanzien van Model 0006 (onder meer): 3.4.7. Ten aanzien van Model 0007: 3.4.8. Ten aanzien van Model 0008: 3.4.9. Ten aanzien van Model 0009: 3.4.10. Ten aanzien van Model 0010: 3.5. Aan Tinnus is op 17 oktober 2018 op een aanvraag van 10 maart 2015 het octrooi EP 3 005 948 B1 (hierna: het octrooi), getiteld ‘Apparatus, system and method for filling containers with fluids’, verleend. De beschrijving van het octrooi bevat onder meer de volgende passages en figuren. An invention is disclosed that includes a housing with an opening at a first end and a plurality of holes at a second end, a plurality of hollow tubes attached to the plurality of holes, a plurality of containers removably attached to the hollow tubes, and a plurality of elastic fasteners, each elastic fastener clamping each container to a corresponding hollow tube, such that when the containers are filled with fluid and detached from the corresponding hollow tubes, each elastic fastener seals each container with the fluid inside. (…) BACKGROUND [0002] Inflatable containers such as balloons can be filled with a variety of fluids, such as air, helium, water, medicines, etc. In some cases, it may be desirable for a lot of inflatable containers to be filled with fluids. For example, festive balloons used as props in conventions, large parties, etc. may number in the hundreds and may require substantial human effort to fill them all in a timely manner. In another example, water balloons used as kids' toys may need to be filled in large numbers to aid in various games. Various methods may be employed to fill such inflatable containers. For example, an individual may sequentially blow up and tie each balloon by hand or use a tank of compressed air or helium to inflate the balloon, which then has to be tied. This sequential filling is time consuming. In another example, an individual may fill water balloons with water by hand one at a time, and then tie the balloons, which can all be quite time-consuming. Moreover, the inflatable containers may be damaged or filled to different volumes. [0003] US20080121309 discloses a balloon filling system for simultaneously filling a plurality of balloons. In US 20130118640 A1 a tie-less water balloon assembly is described, where the balloon includes an inner membrane for creating a one-way water flow channel. The channel includes a seal and closure member. [0004] A method for inflating a balloon is found in FR 2911512 A1, where the method involves inserting all but the mouth portion of a balloon through the inside of an inflation lumen, folding the mouth of the balloon back over the outside of the inflation lumen, positioning an elastically deformable means over the folded back portion, then inflating and removing the balloon from the inflation lumen. [0005] US patent 6,488,557 can be characterised as relating to a balloon inflation station having a needle able to be actuated to move through a resilient plug associated with the inflation station, in order to provide a pressurised gas to a balloon engaged with the resilient plug. [0006] In US 20130226219 A1 an intragastric device and device for inflating and methods of fabricating, deploying, inflating, monitoring and retrieving the intragastric device are provided.

in conventie 4.1. Tinnus vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: voor recht verklaart dat het gebruik van de [gedaagde] waterballonvuller inbreuk maakt op Model 0001 tot en met 0010, voor recht verklaart dat het gebruik van de [gedaagde] waterballonvuller inbreuk maakt op haar auteursrechten op de vormgeving van de Bunch O Balloons, [gedaagde] met onmiddellijke ingang verbiedt binnen de Europese Unie inbreuk te maken op deze modelrechten en auteursrechten, beveelt vernietiging van de partij, met veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na de datum van het vonnis. 4.2. Als het gaat om de vorderingen die zien op Model 0001 tot en met 0010 voert Tinnus het volgende aan. De vormgeving van de [gedaagde] waterballonvuller stemt geheel overeen met de vormgeving van de waterballonvuller waarvoor Tinnus de exclusieve modelrechten heeft verworven. Gelet op het feit dat sprake is van een kopie, is evident dat de algemene indruk die de respectievelijke waterballonvullers bij de geïnformeerde gebruiker wekken dezelfde zal zijn (ongeacht de beschermingsomvang van de Modellen), zodat op grond van artikel 10 GModVo sprake is van inbreuk. 4.3. Als het gaat om de vorderingen die zien op auteursrechten voert Tinnus aan dat de door [gedaagde] gekozen vormgeving van haar waterballonvuller volledig is gekopieerd van het ontwerp van de Bunch O Balloons, zodat sprake is van een ongeoorloofde verveelvoudiging van (en derhalve inbreuk op) het auteursrechtelijk beschermde werk van Tinnus. 4.4. [gedaagde] voert verweer. 4.5. Op de stellingen van partijen in conventie wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. in reconventie 4.6. [gedaagde] vordert – na vermindering van eis – dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar te verklaren bij voorraad: Model 0001 tot en met 0010 nietig verklaart en de doorhaling van de betreffende inschrijving bij het EUIPO beveelt, subsidiair voor recht verklaart dat de [gedaagde] waterballonvuller geen inbreuk maakt op die Modellen, voor recht verklaart dat de [gedaagde] waterballonvuller van [gedaagde] geen inbreuk maakt op enig auteursrecht van Tinnus, met veroordeling van Tinnus in de proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv voor zover het geschil de handhaving van intellectuele eigendomsrechten betreft, te vermeerderen met de nakosten en met de wettelijke rente over de (na)kosten vanaf veertien dagen na de datum van het vonnis, en met veroordeling van Tinnus in de proceskosten vastgesteld op basis van het liquidatietarief voor zover het geschil anderszins onrechtmatig handelen betreft, eveneens te vermeerderen met de nakosten en met de wettelijke rente over de (na)kosten vanaf veertien dagen na de datum van het vonnis. 4.7. Ter onderbouwing van haar vorderingen voert [gedaagde] (gelijk aan haar verweer tegen de vorderingen van Tinnus in conventie) het volgende aan. 4.7.1. De Modellen 0001 tot en met 0010 zijn volledig technisch bepaald als bedoeld in artikel 8 GModVo en daarmee nietig. Voor zover deze Modellen niet nietig zouden zijn, is de beschermingsomvang zeer beperkt. Een groot deel van de kenmerken in de [gedaagde] waterballonvuller is juist anders, zodat van inbreuk hoe dan ook geen sprake is. 4.7.2. Omdat de Bunch O Balloons in het land van oorsprong, de Verenigde Staten van Amerika, niet auteursrechtelijk is beschermd, wordt niet voldaan aan de reciprociteitstoets van artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie en komt Tinnus in Nederland geen beroep toe op enig auteursrecht. Daarbij komt dat de Bunch O Balloons niet voldoet aan de auteursrechtelijke werktoets, aangezien alle elementen van het product technisch zijn, althans te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze. Voor zover desalniettemin sprake zou zijn van een auteursrechtelijk werk, is de beschermingsomvang zeer beperkt en maakt [gedaagde] daarop geen inbreuk. 4.8. Tinnus voert verweer. 4.9. Ook op de stellingen van partijen in reconventie wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 5De (verdere) beoordeling in conventie en in reconventie Bevoegdheid 5.1. De rechtbank volhardt in hetgeen bij tussenvonnis over de bevoegdheid is beslist. Auteursrecht 5.2. Een deel van het debat tussen partijen is gegaan over de vraag of Tinnus voor de Bunch O Balloons via de Berner Conventie bescherming in Nederland kan inroepen. De rechtbank laat in het midden of voor de Bunch O Balloons is voldaan aan de reciprociteitstoets van artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie, omdat, zelfs als daaraan wordt voldaan, naar het oordeel van de rechtbank geen auteursrechtelijke bescherming toekomt aan de Bunch O Balloons. Daarover overweegt zij als volgt. 5.3. Tinnus heeft in verschillende stadia van deze procedure de volgens haar te beschermen trekken van de Bunch O Balloons op verschillende manieren geformuleerd. Daarbij heeft zij niet alleen de afbeeldingen van de Bunch O Balloons als weergegeven onder rov. 3.3 (uit EP04) overgelegd, maar in haar conclusie van antwoord in reconventie ook andere afbeeldingen opgenomen. Die laatste afbeeldingen maken naar zeggen van Tinnus onderdeel uit van een Amerikaans registratiecertificaat voor het product. [gedaagde] heeft zich tegen het bestaan, althans de juistheid, van dit registratiecertificaat verweerd, omdat zij (vanwege de tijd die gemoeid is met het aanvragen en verkrijgen van een afschrift uit het Amerikaanse Copyright Register) dit certificaat niet heeft kunnen controleren. Wat haar betreft kan Tinnus niet via de omweg van een niet te controleren certificaat een beroep doen op kenmerken van de Bunch O Balloons die niet uit de onder rov. 3.3 opgenomen afbeeldingen zijn af te leiden. 5.4. Tussen partijen staat echter vast dat de Bunch O Balloons maar in één vorm op de markt is. Gelet op de overeenkomsten tussen het product op de afbeeldingen uit het gestelde certificaat en de afbeeldingen als opgenomen onder rov. 3.3, gaat de rechtbank er vanuit, wat in zoverre ook niet door [gedaagde] wordt bestreden, dat de eerstgenoemde afbeeldingen daadwerkelijk de Bunch O Balloons betreffen. [gedaagde] wordt ook niet door het beroep van Tinnus op die afbeeldingen in haar verdediging geschaad, nu Tinnus die heeft opgenomen in haar conclusie van antwoord in reconventie en [gedaagde] op die afbeeldingen heeft kunnen reageren. [gedaagde] is blijkens haar verweer ook bekend met de uiterlijke kenmerken van de Bunch O Balloons. De rechtbank zal daarom die afbeeldingen van het product, hierna weergegeven, in aanmerking nemen. 5.5. Partijen twisten over de vraag of de Bunch O Balloons kan worden aangemerkt als een werk in de zin van artikel 10 van de Aw. Om als zodanig te kunnen worden aangemerkt, is vereist dat een voorwerp oorspronkelijk is, in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping die de persoonlijkheid van de maker weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzes van de maker bij de totstandkoming ervan.

5.25. In aanvulling op het tussenvonnis, waarin de procedure is geschorst totdat het EUIPO onherroepelijk op de ingestelde vordering tot nietigverklaring van de Modellen 0001, 0002, 0005, 0006, 0007 en 0008 zal hebben beslist, en in lijn met het arrest, waarin het hof heeft overwogen dat ook grond bestaat voor schorsing van de procedure voor zover het gaat om de Modellen 0003, 0004, 0009 en 0010, zal de rechtbank bepalen dat de procedure voor eerstgenoemde Modellen geschorst blijft en dat de procedure op grond van artikel 91 lid 1 GModVo ook voor Modellen 0003, 0004, 0009 en 0010, onder dezelfde voorwaarde, wordt geschorst. 5.26. De rechtbank ziet in een van de uitgangspunten van het Nederlands burgerlijk procesrecht dat moet worden gewaakt voor onredelijke vertraging van de procedure (artikel 20 Rv), waarop ook het hof in het arrest (rov. 4.4. en 4.5 van het arrest) heeft gewezen, aanleiding deelvonnis te wijzen voor zover het gaat om alle op het auteursrecht gebaseerde vorderingen. 5.27. Zolang het EUIPO niet onherroepelijk op de bij die instantie ingestelde vordering(en) tot nietigverklaring van al de Modellen heeft beslist, blijft/wordt voor de door Tinnus in conventie gevorderde verklaring voor recht dat [gedaagde] inbreuk maakt op de Modellen, het door Tinnus in conventie gevorderde verbod op inbreuk op de Modellen en het door Tinnus in conventie gevorderde bevel tot vernietiging van producten voor zover gebaseerd op de gestelde inbreuk op de Modellen, alsmede de door [gedaagde] in reconventie (primair) gevorderde nietigverklaring van de Modellen, de procedure geschorst. Nu de door [gedaagde] in reconventie gevorderde verklaring voor recht van niet-inbreuk op de Modellen subsidiair is ingesteld, oftewel voor het geval de (geschorste) primaire vordering tot nietigverklaring van de Modellen niet wordt toegewezen, dient voor die subsidiaire vordering de uitkomst van het geschorste deel van de procedure te worden afgewacht. 5.28. Naast de beslissingen op de op het auteursrecht gebaseerde vorderingen worden alle andere beslissingen, voor zover niet geschorst, aangehouden. Dat geldt, anders dan [gedaagde] wenst, ook voor een beslissing over de proceskosten in reconventie. Al om de reden dat geen beslissing kan worden genomen op de (primaire) vordering in reconventie van [gedaagde] tot nietigverklaring van de Modellen zolang de procedure voor die vordering is geschorst, zal eerst na hervatting van dat deel van de procedure een beslissing op de proceskosten volgen.

De rechtbank in conventie 6.1. wijst de op het auteursrecht gebaseerde vorderingen af; in reconventie 6.2. verklaart voor recht dat de [gedaagde] waterballonvuller geen inbreuk maakt op enig auteursrecht van Tinnus op de vormgeving van de Bunch O Balloons; verder in conventie en in reconventie 6.3. bepaalt dat de procedure, voor de vorderingen in conventie die zien op de Modellen en voor de in reconventie (primair) gevorderde nietigverklaring van de Modellen, geschorst blijft totdat het EUIPO onherroepelijk op de ingestelde vordering tot nietigverklaring van de Gemeenschapsmodelregistraties 001431920-0001, -0002, -0005, -0006, -0007, en -0008 zal hebben beslist, en schorst de procedure voor diezelfde vorderingen totdat het EUIPO ook onherroepelijk op de ingestelde vordering tot nietigverklaring van de Gemeenschapsmodelregistraties 001431920-0003, -0004, -0009 en -0010 zal hebben beslist; 6.4. houdt iedere verdere beslissing aan. Dit vonnis is gewezen door mr. M. Knijff en in het openbaar uitgesproken op 17 februari 2021. ECLI:NL:RBDHA:2018:1661 Verordening (EG) Nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen. In het proces-verbaal van de digitale mondelinge behandeling wordt het stuk ten onrechte aangeduid als GP15. ECLI:NL:GHDHA:2019:2226 De rechtbank is ambtshalve bekend met de inmiddels, bij vonnis van deze rechtbank van 9 december 2020, uitgesproken vernietiging van dit octrooi. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Auteurswet HvJEU 12 september 2019, ECLI:EU:C:2019:721, C-683/17 (Cofemel), HvJEU 1 december 2011, ECLI:EU:C:2011:798, C-145/10 (Painer) en HvJEU 7 augustus 2018, ECLI:EU:C:2018:634, C-161/17 (Renckhoff). Hoge Raad 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153 (Endstra-tapes). HvJEU 12 september 2019, ECLI:EU:C:2019:721, C-683/17 (Cofemel) en HvJEU 1 maart 2012, ECLI:EU:C:2012:115, C-604/10 (Football Dataco). Hoge Raad 16 juni 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU8940, (Lancôme/Kecofa) en HvJEU 11 juni 2020, ECLI:EU:C:2020:461, C-833/18 (Brompton Bicycle). Hoge Raad 31 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1983 (Apple/Samsung) HvJ EU 20 oktober 2011, ECLI:EU:C:2011:679, C-281/10 P (PepsiCo & Grupo Promer/BHIM), r.o. 55

The intragastric device comprises a balloon which is inflated by a catheter after the balloon is swallowed by a patient. [0007] It is therefore an object of the present invention to provide an apparatus, system and method for filling containers with fluids that addresses at least some of the above mentioned disadvantages and/or that will at least provide the public with a useful choice. (…) BRIEF DESCRIPTION OF THE INVENTION (…) [0013] Preferably each elastic fastener comprises an o-ring configured to automatically seal the container in response to a force applied to the container in a direction away from the housing. (…) [0026] In still a further aspect the present invention may be said to be an apparatus comprising a plurality of flexible tubes, each flexible tube joined to a balloon, wherein the flexible tubes facilitate filling the balloons with a fluid, wherein the balloons are disposed in sufficient proximity to one another to push each other during their filling, thereby causing the tubes to flex. (…) DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION (…) [0108] In some embodiments, hollow tubes 16 may be made of a rigid material (e.g. steel, glass); in other embodiments, tubes 16 may be made of flexible material (e.g. thin plastic). In some embodiments, tubes 16 may be thick, short and rigid; in other embodiments, tubes 16 may be slender, long and flexible. Thus, hollow tubes 16 may be flexible, semi-rigid, or rigid, based on its material of construction, design, or a combination thereof. Note that tubes 16 may be may be different lengths, for example, to prevent crowding and to accommodate a larger number of containers 18 than would be possible if tubes 16 were the same length. Thus, at least some of hollow tubes 16 may be of different lengths than the others. [0109] Also, tubes 16 may be flexible to enable containers 18 to expand. Thus, as containers 18 fill with fluid and expand, they may push against each other, flexing tubes 16. The outermost tubes 16 may be flexed more than the innermost tubes 16 (outer and inner being in reference to a center-point of housing 12., with the inner tubes 16 being closer the center-point, and the outer tubes 16 being farther from the center-point). 3.6. Zuru is een speelgoedfabrikant gevestigd in Hong Kong. Zuru is licentieneemster van intellectuele eigendomsrechten van Tinnus en brengt de Bunch O Balloons wereldwijd op de markt. [gedaagde] en haar waterballonvuller 3.7. [gedaagde] is een internationaal opererend handelsbedrijf in non-food consumentenproducten, waaronder speelgoed, met showrooms en kantoren over de hele wereld, waaronder in Europa. Zij is één van de grootste importeurs van Europa en levert aan uiteenlopende bedrijven binnen de detailhandel. 3.8. Op 17 februari 2017 heeft Zuru [gedaagde] aangeschreven en haar – voor zover van belang – als volgt bericht: “(…) We have become aware of your intention to import to Europe and sell a rapid-fill water balloon product, offered for sale as a lower cost version of the genuine Bunch O Balloons product (herein referred to as “the Imitation Product”). We have concerned that this may infringe upon the IP rights associated with the Bunch O Balloons as we have a broad portfolio of registered rights which are effective in the Netherlands and many other European countries. (…) Requested of You Details of your supplier of the Imitation Product Details of the amount of stock you hold or have ordered in relation to the Imitation Product, number of sales so far if any, sales price, and a list of customers to whom you have made sales of offered for sale, Your undertaking that you will cease further dealings with the Imitation Product, by way of reviewing and signing the attached Cease and Desist Agreement. (…)” 3.9. Op 17 april 2017 heeft de douane in Rotterdam op verzoek van Tinnus beslag gelegd op een partij met 100.000 met de Bunch O Balloons te vergelijken waterballonvullers (hierna: de partij). De partij is voor [gedaagde] door een buiten de Europese Unie gevestigd bedrijf geproduceerd en bestemd voor afnemers van [gedaagde] in Nederland. De container is op 15 juni 2018, met instemming van Tinnus, vrijgegeven en daarna verplaatst naar het magazijn van [gedaagde] in Emmeloord. 3.10. [gedaagde] heeft naast de partij meer van dezelfde waterballonvullers laten produceren (hierna: de [gedaagde] waterballonvuller(s)). [gedaagde] heeft vanaf het moment dat beslag was gelegd, geen exemplaar uitgeleverd. 3.11. De [gedaagde] waterballonvullers zien er als volgt uit: Procedure EUIPO 3.12. Op 19 april 2017 heeft [gedaagde] nietigheidsacties ingesteld bij het EUIPO tegen Model 0001, 0002, 0005, 0006, 0007 en 0008, welke procedure is gevoegd met de eerder door Mystic Products Import & Export S.L. bij het EUIPO ingestelde nietigheidsprocedure tegen Model 0001 tot en met Model 0010. Bij beslissing van 30 april 2018 heeft de nietigheidsafdeling van het EUIPO Model 0001 nietig verklaard op de grond dat het Model berust op kenmerken van een voortbrengsel, namelijk installaties voor vloeistofvoorziening, die uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel worden bepaald, welk oordeel de Kamer van Beroep van het EUIPO op 12 juni 2019 heeft bevestigd. Tinnus heeft beroep ingesteld tegen deze beslissing. De nietigheidsprocedure tegen de andere Modellen is aangehouden totdat uitspraak is gedaan door het Gerecht in het beroep. 3.13. Op 10 juli 2020 heeft bij het Gerecht de mondelinge behandeling van dit beroep plaatsgevonden. Tijdens de mondelinge behandeling van de onderhavige zaak op 3 november 2020 was al duidelijk dat de beslissing was te verwachten op 18 november 2020. Het is de rechtbank ambtshalve bekend dat het Gerecht op 18 november 2020 het beroep van Tinnus heeft verworpen.

Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarin geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen.Wanneer voor de vervaardiging van een voorwerp technische overwegingen, regels of andere beperkingen gelden die geen ruimte laten voor creatieve vrijheid, kan dat voorwerp ook niet worden geacht de oorspronkelijkheid te hebben die vereist is om een werk te kunnen vormen. Elementen van een werk die uitsluitend door hun technische functie worden bepaald of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze, zijn van bescherming uitgesloten. 5.6. Tinnus erkent, zoals ook volgt uit haar eigen aanprijzingen van het product (zie onder rov. 3.2), dat de technische verworvenheid van de Bunch O Balloons is dat meerdere waterballonnen gelijktijdig met water gevuld kunnen worden, waardoor de gebruiker sneller beschikt over een grote hoeveelheid gevulde waterballonnen. Dat daarvan ook onderdeel is dat de waterballonnen zich zonder enige handeling (door elastiekjes) laten afsluiten, zodat zij na het vullen direct klaar zijn voor gebruik, is geen punt van discussie. Maar anders dan [gedaagde] , stelt Tinnus dat bij het ontwerp van de Bunch O Balloons nog genoeg keuzemogelijkheden bestonden en dat die keuzeruimte ook is benut, zodat de ontwerper uitdrukking heeft gegeven aan zijn creatieve geest. Aanvankelijk heeft zij daarbij gewezen op de volgende elementen: het boeketachtige uiterlijk van de bundel van ballonnen, de keuze voor de lengte en vormgeving van de slangetjes, de hoeveelheid ballonnen per bundel, de positionering van de slangetjes op het koppelstuk (tussen de ballonslangetjes en het waterpunt), de relatieve verhoudingen van de slangetjes, ballonnen en elastieken en de wijze waarop de verschillende ballonnen en slangetjes zijn gerangschikt waardoor een aantrekkelijk uiterlijk ontstaat. 5.7. Nadat [gedaagde] per door Tinnus genoemd element had aangevoerd dat en waarom die volledig zijn geënt op het verbeteren van de uitvoering van de technische functie, heeft Tinnus nog gewezen op het specifieke aantal van 35 buisjes (zoals zij de eerdere ‘(ballon)slangetjes’ dan noemt) met (aan het einde van elk daarvan) evenveel ballonnetjes, en de gelijk ogende lengte, de gelijke buitendiameter en het gelijke materiaal (met een specifieke mate van rigiditeit) van elk van die buisjes. Ook wijst Tinnus op de rechter afbeelding als opgenomen onder rov. 5.4, wat zij duidt als de ‘bottom view’, waarop de Bunch O Balloons bezien vanaf de onderkant (op de kop van de ballonnetjes) zichtbaar is. De rechtbank is van oordeel dat de elementen van de Bunch O Balloons zodanig door technische overwegingen zijn ingegeven, dat niet anders kan dan dat het de maker heeft belet zijn persoonlijkheid, door vrije en creatieve keuzes, erin tot uitdrukking te brengen. 5.8. Zo dienen de slangetjes ertoe het water, dat uit de kraan via het koppelstuk de slangetjes in stroomt, te geleiden naar de aan de uiteinden van de slangetjes bevestigde ballonnetjes, zodat die ballonnetjes zich kunnen vullen met dat water. Aangezien Tinnus de vormgeving van de waterballonnetjes niet heeft genoemd als voor het auteursrecht in aanmerking te nemen kenmerk van de Bunch O Balloons, gaat de rechtbank er met [gedaagde] vanuit dat die ballonnetjes standaard zijn, zowel in afmeting (groot genoeg om niet te snel te knappen en klein genoeg voor een kinderhand) als in vorm, en daarin dus geen vrije creatieve keuzes zijn gelegen. Ook het koppelstuk heeft Tinnus niet genoemd als een voor het bepalen van auteursrechtelijke bescherming relevant element, maar het koppelstuk zal, zoals [gedaagde] onbestreden heeft gesteld, ringvormig moeten zijn en een zodanige doorsnede moeten hebben dat het past op een kraan, waterslang of een ander koppelstuk (dat dan weer past op een kraan of waterslang). 5.9. Om te bereiken dat de gebruiker zo snel mogelijk beschikt over een grote hoeveelheid waterballonnetjes voor het spel (zie de aanprijzingen van Tinnus: “bring your water balloon fights to the next level” en “you’ll have 100 water balloons ready to use in one minute”), dienen zo veel mogelijk slangetjes, die passen in de (net zo vele) standaard waterballonnetjes, op dat technisch bepaalde koppelstuk aangesloten te worden. Deze technische overwegingen en beperkingen zorgen ervoor dat bij het bepalen van een buitendiameter en hoeveelheid van slangetjes (en daarmee ook ballonnetjes) van vrije, creatieve keuzes geen sprake kan zijn. Tinnus heeft ook niets ingebracht tegen de stelling van [gedaagde] dienaangaande dat de uiteindelijke keuze van het precieze aantal slangetjes en (dus) ballonnetjes zal zijn gebaseerd op kosten- en prijstechnische redenen en niet op creatieve keuzes. 5.10. Ook de mate van rigiditeit, en daarmee het gekozen materiaal, van de slangetjes wordt bepaald door het met de Bunch O Balloons beoogde effect om zo veel mogelijk waterballonnetjes tegelijkertijd met water te kunnen vullen. [gedaagde] heeft terecht gewezen op [0108] en [0109] van de beschrijving van het octrooi (zie rov. 3.5), welke paragrafen – onder meer – gaan over het te kiezen materiaal en de daarmee samenhangende rigiditeit van de ‘hollow tubes’. Daaruit volgt dat zich met water vullende ‘containers’, zoals de ballonnetjes in de Bunch O Balloons, zullen uitzetten en tegen elkaar aan zullen duwen. Om daar aan het einde van de slangetjes ruimte aan te kunnen geven, dienen de slangetjes, die in het koppelstuk met beperkte ruimte dicht bij elkaar geplaatst zijn, voldoende buigzaam te zijn, waarbij de slangetjes die in de buitenste ring aan het koppelstuk bevestigd zijn meer naar buiten zullen worden geduwd dan de slangetjes die in het midden van het koppelstuk zijn bevestigd. Ook de keuze voor de mate van flexibiliteit van het materiaal kan daarom niet worden geacht de persoonlijkheid van de maker te weerspiegelen. 5.11. Wat Tinnus precies bedoelt met de positionering van de slangetjes op het koppelstuk, en in hoeverre die het resultaat is van creatieve arbeid en niet is ingegeven door efficiëntie om zoveel mogelijk slangetjes met enige tussenruimte tegelijk te bevestigen aan het koppelstuk, is de rechtbank niet duidelijk. Alleen op de onder rov. 5.4 weergegeven middelste afbeelding is iets te zien van die gestelde positionering, maar Tinnus heeft niet toegelicht wat op die afbeelding precies te zien is. Nadat [gedaagde] zich op het standpunt had gesteld dat de positionering van de slangetjes technisch is bepaald, heeft Tinnus dit element niet meer terug laten komen in haar (in de conclusie van antwoord in reconventie en in haar pleitnota) geherformuleerde lijstje van kenmerken. Daarbij komt dat Tinnus de stelling van [gedaagde] dat de slangetjes zijn vastgemaakt aan de behuizing van het koppelstuk, welke behuizing aan de buitenkant nauwelijks is te zien en daarom niet bijdraagt aan het uiterlijk van het product, niet heeft weersproken. Gelet hierop wordt aangenomen dat de positionering van de slangetjes op het koppelstuk door de techniek, althans door de gedachte dat binnen de technische beperkingen zo veel mogelijk slangetjes op het koppelstuk moeten worden geplaatst, wordt gedicteerd. 5.12. Als het gaat om de lengte van de slangetjes, moet de keuze ook in belangrijke mate ingegeven zijn door andere dan creatieve overwegingen. In lijn met het vereiste dat de ballonnetjes ruimte moeten hebben om uit te zetten zodra ze met water worden gevuld en het daarmee samenhangende vereiste van flexibiliteit van de slangetjes, moet [gedaagde] worden gevolgd in haar – overigens onweersproken – stelling dat te korte slangetjes te weinig ruimte aan de ballonnetjes kunnen bieden.

Ook onbestreden is de stelling van [gedaagde] dat te lange slangetjes geen functie hebben maar wel een onhandig product op zouden leveren, waarbij onnodig veel (verpakkings)ruimte zou worden ingenomen. Er is daarom vanuit te gaan dat de keuze voor de lengte van de slangetjes beperkt is tot een bepaalde praktische marge (tussen niet te kort en niet te lang). 5.13. Uit de tekeningen bij de verschillende Modellen volgt dat binnen die marge alternatieve keuzes kunnen worden gemaakt. Gekozen kan worden voor slangetjes van gelijke lengte, zoals is gedaan bij de Bunch O Balloons, of voor slangetjes van ongelijke lengte, waarbinnen ook weer meerdere variaties (twee of meerdere ongelijke lengtes) mogelijk zijn. Voor zover bij die keuze al geen technische overwegingen meespelen, zoals bijvoorbeeld het voor mogelijk te houden risico bij ongelijke lengtes dat langere slangetjes ballonnetjes aan kortere slangetjes in de weg zullen zitten of beklemmen, valt niet in te zien dat de keuze voor de een of andere lengte binnen de technisch beperkte marge de persoonlijkheid van de maker weerspiegelt en in zoverre is de keuze dan ook triviaal. 5.14. De verder door Tinnus genoemde elementen van de Bunch O Balloons zijn het resultaat van voornoemde technisch bepaalde, althans triviale, elementen met elkaar gecombineerd. Zo zijn het boeketachtige uiterlijk van de bundel ballonnen, de rangschikking van de ballonnetjes en slangetjes en de relatieve verhoudingen van slangetjes, ballonnetjes en elastiekjes, het directe gevolg van de door het gebruiksdoel van de Bunch O Balloons en de daarbij horende technische overwegingen en beperkingen ingegeven keuze voor het koppelstuk, voor het materiaal, de diameter, de positionering en de hoeveelheid gebruikte slangetjes, met even zovele standaard waterballonnetjes aan de uiteinden, en voor de gekozen lengte van de slangetjes, tezamen. Daarbij merkt de rechtbank op dat niet in geschil is dat in de Bunch O Balloons gebruik wordt gemaakt van standaard (kleine) elastiekjes. Omdat de maker niet geacht kan worden zijn persoonlijk stempel te hebben gedrukt op de keuze voor de losse elementen, kan dat ook niet worden gezegd van het directe resultaat van de combinatie, het uiterlijk van de Bunch O Balloons. 5.15. Al het voorgaande brengt mee dat met de Bunch O Balloons de ondergrens voor auteursrechtelijke bescherming niet wordt gehaald. Nu geen inbreuk kan worden gemaakt op een niet bestaand auteursrecht, liggen de vorderingen in conventie voor zover die op het auteursrecht zijn gebaseerd, voor afwijzing gereed. 5.16. De door [gedaagde] in reconventie gevorderde verklaring voor recht dat de [gedaagde] waterballonvuller geen inbreuk maakt op enig auteursrecht van Tinnus, zal worden toegewezen, als na te melden. [gedaagde] heeft gesteld belang te hebben bij die verklaring voor recht, omdat zij de partij wil kunnen verhandelen dan wel distribueren op de Europese markt en haar afnemers wil kunnen tonen dat zij daartoe vrij is. Het enkele feit dat deze reconventionele vordering het spiegelbeeld is van de af te wijzen vorderingen van Tinnus, zoals aangevoerd door Tinnus, neemt het belang van [gedaagde] bij haar vordering niet weg. verder in reconventie Verklaring voor recht van niet inbreuk op de Modellen 5.17. Voor het geval Model 0001 tot en met 0010 niet nietig worden verklaard, vordert [gedaagde] in reconventie (subsidiair) een verklaring voor recht dat de [gedaagde] waterballonvuller geen inbreuk maakt op de Modellen. Voor die vordering is allereerst van belang dat het de rechtbank ambtshalve bekend is dat het Gerecht op 18 november 2020 het beroep van Tinnus tegen de beslissing van de Kamer van Beroep van het EUIPO, dat Model 0001 berust op kenmerken van een voortbrengsel, namelijk installaties voor vloeistofvoorziening, die uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel worden bepaald, heeft verworpen. Het is de rechtbank niet bekend of daarmee een onherroepelijke beslissing over Model 0001 is genomen. Hoewel de beslissing van het Gerecht, ook volgens Tinnus, een goede voorspeller is voor de uitkomst voor de andere Modellen, zal de rechtbank, zolang deze procedure voor de beoordeling van de geldigheid van de Modellen is geschorst, uit moeten gaan van de geldigheid van alle Modellen. De rechtbank zal daarom beoordelen of, indien (één van) de Modellen uiteindelijk wel als geldig wordt/worden aangemerkt, de [gedaagde] waterballonvuller daarop inbreuk maakt. 5.18. Bij de beoordeling van deze vordering is verder van belang dat, gevraagd naar welk Model het meest geschikt is voor een vergelijking met de [gedaagde] waterballonvuller, Tinnus heeft aangegeven dat Model 0001 en Model 0007 de meest relevante modellen zijn bij de inbreuk-beoordeling. Op het eerste gezicht verschillen die twee Modellen (op de ribbels op het koppelstuk na, zie onder rov. 5.21) in niet heel veel meer dan in de aard van de afbeeldingen (tekeningen vanuit drie verschillende invalshoeken voor Model 0001 ten opzichte van foto’s van het voortbrengsel vanuit diezelfde invalshoeken voor Model 0007). Dat Model 0001 en 0007 volgens Tinnus het dichtst bij de [gedaagde] waterballonvuller liggen, brengt mee dat aangenomen kan worden dat als geen sprake is van inbreuk op Model 0001 en Model 0007 ook geen sprake is van inbreuk op de andere Modellen. De rechtbank zal Model 0001 en 0007 dan ook voorop stellen. 5.19. Volgens artikel 10 lid 1 GModVo omvat de beschermingsomvang van een Gemeenschapsmodel elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Op grond van lid 2 wordt bij de beoordeling van de draagwijdte van de bescherming rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model. Bij het vaststellen van de beschermingsomvang is ook de afstand tussen het model en het vormgevingserfgoed van belang. Bij de vergelijking is het model zoals ingeschreven in beginsel maatgevend voor de beschermingsomvang. Maar bij de beoordeling van de algemene indruk die door de betreffende modellen wordt gewekt, kunnen de daadwerkelijk verhandelde voortbrengselen in aanmerking worden genomen voor zover dit een bevestiging oplevert van hetgeen uit het model zoals ingeschreven blijkt. De geïnformeerde gebruiker zal het model en het gesteld inbreukmakende product zo mogelijk rechtstreeks vergelijken. 5.20. De veronderstelling dat Model 0001 en/of 0007 geldig zijn, brengt mee dat er vanuit dient te worden gegaan dat niet alle hiervoor onder de bespreking van het auteursrecht genoemde kenmerken door een technische functie zijn bepaald en op grond van artikel 8 lid 1 GModVo van modelrechtelijke bescherming zijn uitgesloten. De rechtbank gaat er vanuit dat, ondanks dat geen vormgevingserfgoed wordt aangewezen, om de redenen als gegeven onder de bespreking van het auteursrecht en met in achtneming van het oordeel van het EUIPO tot nu toe over die Modellen, voor Model 0001 en 0007 hooguit sprake kan zijn van een zeer geringe beschermingsomvang, gelegen in die elementen waar wellicht vrijheid in vormgeving kan worden aangenomen. Het gaat dan om de gekozen lengte van de slangetjes, om de vormgeving van het koppelstuk en (daarmee) om de verhoudingen tussen de verschillende onderdelen.