ECLI:NL:RBDHA:2020:7643

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/562802 / HA ZA 18-1132 Vonnis van 22 juli 2020 in de zaak van de rechtspersoon naar vreemd recht FYFFES INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY, te Dublin (Ierland), eiseres in conventie, verweerster in reconventie, advocaat mr. T. Cohen Jehoram te Amsterdam, tegen 1CHIQUITA EUROPE B.V., te Gorinchem, 2. GEBRS [ged 2] B.V., te Schijndel, gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, advocaat mr. W.E. Pors te Den Haag. Partijen zullen hierna Fyffes, Chiquita en [ged 2] genoemd worden. Gedaagden in conventie zullen gezamenlijk ook Chiquita c.s. (in enkelvoud) genoemd worden. De zaak is voor Fyffes ter zitting bepleit door de advocaat voornoemd en mr. S.L.H. Bergsma, advocaat te Amsterdam. Voor Chiquita c.s. zijn opgetreden de advocaat voornoemd en mr. N.Q. Dorenbosch, advocaat te Den Haag.

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: de dagvaarding van 25 oktober 2018, met producties 1 tot en met 25; de conclusie van antwoord tevens houdende eis in reconventie van 19 december 2018, met producties 1 tot en met 27; de conclusie van antwoord in reconventie van 14 mei 2019, met producties 26 tot en met 32; het tussenvonnis van 30 januari 2019, waarbij een comparitie van partijen is bepaald; de brief van de zijde van Chiquita c.s. van 29 april 2019 met als bijlage een akte houdende overlegging aanvullende producties alsmede overzicht proceskosten, met producties 28 tot en met 31; de brief van de zijde van Fyffes van 30 april 2019, met als bijlage een overzicht van de proceskosten; de brief van de zijde van Fyffes van 30 april 2019, met als bijlage een aanvullend proceskostenoverzicht; de brief van de zijde van Fyffes met als bijlage productie 33, de brief van de zijde van Chiquita c.s. van 1 mei 2019; de brief van de zijde van Chiquita c.s. van 10 mei 2019, met daarbij een akte houdende overlegging aanvullend overzicht proceskosten; het proces-verbaal van de op 14 mei 2019 gehouden comparitie van partijen, met daaraan gehecht de door partijen overgelegde pleitnotities; de reactie op het proces-verbaal van de zijde van Fyffes van 1 juli 2020. 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2.1. Fyffes is actief in Europa en Zuid-Amerika en houdt zich bezig met de productie en distributie van fruit, waaronder bananen. 2.2. Fyffes is houdster van onder meer de volgende merken: - het Benelux-woordmerk HOYA (hierna ook te noemen: het HOYA-woordmerk), na een depot van 21 mei 1986 op 1 mei 1987 ingeschreven onder nummer 0421812 voor waren in de klasse 31 (vers fruit en verse groenten); - het hieronder afgebeelde Uniebeeldmerk (hierna ook te noemen: het Ruitvormige beeldmerk), na een depot van 5 augustus 2004 op 21 mei 2007 ingeschreven onder nummer 003972775 voor waren in de klasse 31 (fresh fruit and vegetables; bananas; tomatoes): - het hieronder afgebeelde Uniebeeldmerk (hierna ook te noemen: het Ovale beeldmerk), na een depot van 2 februari 2012 op 29 juni 2012 ingeschreven onder nummer 010612166 voor waren in de klasse 31 (pineapples; bananas; fresh fruit and vegetables): - Het Benelux-woordmerk HOYA BANANA (hierna ook te noemen: het HOYA BANANA-woordmerk), na een (spoed)depot van 9 oktober 2018 op 9 oktober 2018 ingeschreven onder nummer 1383012 voor waren in de klasse 31 (verse bananen). 2.3. Chiquita is ook actief op de Europese markt voor bananen. Zij verhandelde deze onder de merken CHIQUITA en CONSUL. Sinds begin 2016 maakt zij ook gebruik van het teken HOLA BANANA! Zij gebruikt in dat verband de hieronder afgebeelde (beeld)tekens: De afgebeelde drie beeldtekens zullen hierna gezamenlijk ook de Tekens worden genoemd. 2.4. De Amerikaanse groepsmaatschappij van Chiquita heeft op 28 oktober 2015 een depot met aanvraagnummer 014740741 gedaan voor het hieronder weergegeven Uniemerk voor waren in klasse 31 (vers fruit): 2.5. Fyffes heeft hiertegen op 1 maart 2016 oppositie ingesteld bij het EUIPO op basis van het Ruitvormige en Ovale beeldmerk. De oppositieprocedure is door het EUIPO geschorst. 2.6. Chiquita heeft op 22 augustus 2017 bij het EUIPO een vordering ingesteld tot vervallenverklaring van het Ovale beeldmerk op grond van niet-normaal gebruik. Bij beslissing van 26 april 2019 heeft de Cancellation Division van het EUIPO - kort gezegd - geoordeeld dat Fyffes normaal gebruik heeft gemaakt van het Ovale beeldmerk voor ananassen en bananen, maar niet voor (overig) vers fruit en verse groenten. Zij heeft de inschrijving van het Ovale beeldmerk gehandhaafd voor wat betreft ananassen en bananen en met ingang van 22 augustus 2017 vervallen verklaard voor vers fruit - met uitzondering van ananassen en bananen - en verse groenten. Tegen deze beslissing is hoger beroep ingesteld. 2.7. [ged 2] is een groothandel in groente en fruit die zich richt op de Nederlandse markt. Zij is één van de distributeurs die de bananen van Chiquita onder de Tekens verspreidt. 2.8. Bij brief van 29 maart 2016 heeft Fyffes Chiquita c.s. onder meer gesommeerd om iedere inbreuk op de merkrechten van Fyffes in de Europese Unie te staken, meer in het bijzonder het gebruik van het woord Hola voor bananen. 2.9. Fyffes heeft in kort geding een inbreukverbod tegen Chiquita c.s. gevorderd. Zij heeft aan deze vordering haar rechten op het HOYA-woordmerk, het Ruitvormige beeldmerk en het Ovale beeldmerk ten grondslag gelegd. Bij vonnis van 15 juli 2016 heeft de voorzieningenrechter in deze rechtbank de voorzieningen geweigerd. Ten aanzien van het HOYA-woordmerk en het Ruitvormige beeldmerk heeft hij - kort gezegd - overwogen dat in het kader van het kort geding niet van de geldigheid van deze merken kan worden uitgegaan omdat deze voorshands oordelend niet normaal zijn gebruikt. Ten aanzien van het (op dat moment nog niet gebruiksplichtige) Ovale beeldmerk heeft hij - kort gezegd - overwogen dat naar voorlopig oordeel geen sprake is van verwarringsgevaar tussen dat merk en de Tekens. 2.10. Bij arrest van 7 november 2017 heeft het Gerechtshof Den Haag het vonnis van de voorzieningenrechter bekrachtigd. Kort gezegd is daartoe overwogen dat naar voorlopig oordeel geen verwarringsgevaar bestaat tussen het HOYA-woordmerk, het Ruitvormige beeldmerk en het Ovale beeldmerk enerzijds en de Tekens anderzijds en dat gelet daarop in het midden kan blijven of die merken vervallen moeten worden verklaard wegens niet normaal gebruik.

In conventie 3.1. Fyffes vordert - samengevat - dat de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad Chiquita c.s. ieder afzonderlijk verbiedt direct of indirect inbreuk te maken op de merkrechten van Fyffes, in het bijzonder door haar te verbieden op welke wijze dan ook gebruik te maken van het teken ‘HOLA’ op of voor bananen, welk verbod zich uitstrekt tot alle landen van de Europese Unie, op straffe van een dwangsom en met hoofdelijke veroordeling van Chiquita c.s. in de volledige door Fyffes gemaakte proceskosten conform artikel 1019h Rv. 3.2. Fyffes legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Chiquita c.s. inbreuk maakt op het HOYA-woordmerk, het Ruitvormige beeldmerk en het HOYA BANANA-woordmerk nu Chiquita c.s. gebruik maakt van met deze merken overeenstemmende tekens voor waren gelijk aan die waarvoor die merken zijn ingeschreven, waarbij verwarring bij het publiek kan ontstaan. 3.3. Chiquita c.s. voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen van Fyffes, met veroordeling van Fyffes in de volledige kosten van het geding, waaronder begrepen de daadwerkelijke redelijke en evenredige kosten op grond van artikel 1019h Rv. 3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. In reconventie 3.5. Chiquita c.s. vordert samengevat - dat de rechtbank: het HOYA-woordmerk en het het Ruitvormige beeldmerk vervallen verklaart en de doorhaling daarvan beveelt; het HOYA BANANA-woordmerk nietig verklaart en de doorhaling daarvan beveelt; Fyffes veroordeelt in de volledige kosten van het geding, waaronder begrepen de daadwerkelijke redelijke en evenredige kosten op grond van artikel 1019h Rv. 3.6. Chiquita c.s. legt aan haar vorderingen ten grondslag dat het HOYA-woordmerk en het Ruitvormige beeldmerk gedurende vijf jaar niet normaal zijn gebruikt in de Benelux respectievelijk in de Europese Unie. Ten aanzien van het HOYA BANANA-woordmerk stelt zij dat Fyffes dit merk te kwader trouw heeft gedeponeerd. 3.7. Fyffes voert verweer en concludeert tot niet-ontvankelijkverklaring dan wel afwijzing van de vorderingen van Chiquita c.s., met hoofdelijke veroordeling bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad in de volledige proceskosten conform artikel 1019h Rv. 3.8. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

In conventie en reconventie Bevoegdheid 4.1. De rechtbank is op grond van de artikelen 123 lid 1, 124 onder a en 125 lid 1 UMVo en artikel 3 Uitvoeringswet (internationaal en relatief) bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen in conventie van Fyffes voor zover deze zijn gebaseerd op het Ruitvormige Beeldmerk, nu Chiquita c.s. gevestigd is in Nederland. Voor zover de vorderingen in conventie zijn gebaseerd op het HOYA-woordmerk en het HOYA BANANA-woordmerk kan de rechtbank (internationale en relatieve) bevoegdheid ontlenen aan artikel 4.6 lid 1 BVIE nu Chiquita c.s. gevestigd is in Nederland en de gestelde inbreuk (mede) in dit arrondissement plaatsvindt, terwijl er tevens sprake is van verknochte vorderingen (4.6 lid 5 BVIE). Ten aanzien van de vorderingen in reconventie is de rechtbank bevoegd op grond van de artikelen 123 lid 1, 124 onder d en 125 lid 1 UMVo en artikel 3 Uitvoeringswet dan wel artikel 4.6 lid 4 BVIE. Geen van partijen heeft overigens de bevoegdheid van deze rechtbank bestreden. In reconventie Geldigheid merken 4.2. De rechtbank zal eerst ingaan op de (in reconventie aan de orde zijnde) vraag of de merken waarop Fyffes zich in deze procedure beroept geldig zijn. Chiquita c.s. heeft aangevoerd dat het HOYA-woordmerk en het Ruitvormige beeldmerk vervallen moeten worden verklaard omdat deze gedurende vijf jaar niet normaal zijn gebruikt. Ten aanzien van het HOYA BANANA-woordmerk - dat nog niet gebruiksplichtig is - stelt zij dat dit nietig moet worden verklaard omdat het te kwader trouw is gedeponeerd. Normaal gebruik 4.3. Op grond van artikel 58 UMVo en artikel 2.23bis jo. 2.27 lid 2 BVIE wordt een merk vervallen verklaard wanneer het gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, tenzij er een geldige reden is voor niet-gebruik. Van een merk wordt ‘normaal gebruik’ gemaakt wanneer het, overeenkomstig de wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het zakenleven reëel is, in het bijzonder de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk. Ook de territoriale omvang van het gebruik van het merk en het feit dat het merk wordt gebruikt bij de verkoop van alle identieke waren of diensten van de houder of slechts bij sommige ervan, behoren tot de factoren waarmee rekening kan worden gehouden. Uit het voorgaande vloeit voort dat het niet mogelijk is om bij voorbaat en in abstracto te bepalen vanaf welke kwantitatieve drempel of territoriale omvang er sprake is van normaal gebruik. Wanneer het gebruik een werkelijk commercieel doel dient kan zelfs een gering gebruik volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik. 4.4. Partijen gaan er beide van uit dat in het kader van de beoordeling van de vordering tot vervallenverklaring de periode waarin het gebruik van het HOYA-woordmerk en het Ruitvormige beeldmerk (hierna: de HOYA-merken) dient te worden beoordeeld de periode van 19 december 2013 tot en met 19 september 2018 betreft (hierna: de Relevante periode). De rechtbank zal hen hierin volgen. Chiquita c.s. stelt dat Fyffes de HOYA-merken in deze periode niet normaal heeft gebruikt. Fyffes voert aan dat zij in de Relevante periode regelmatig onder de HOYA-merken bananen en ananassen heeft verkocht. In continentaal Europa betreft dit verkoop van ‘groene’ (ongerijpte) bananen aan distributeurs en groothandels en in Ierland en het Verenigd Koninkrijk ‘gele’ (gerijpte) bananen aan groothandels en retailers, aldus Fyffes. 4.5. Fyffes heeft ten aanzien van het gebruik van de HOYA-merken de volgende stukken overgelegd: - een document ‘Fyffes Sales - Hoya Brand - 2011 tot 2015’ met verkoopcijfers betreffende Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Tsjechië, Frankrijk, Letland, Litouwen en Zweden voor bananen en bakbananen (plantains); een verklaring van twee directeuren van Fyffes van 11 mei 2016 - kort gezegd - inhoudende dat Fyffes bananen gemerkt HOYA aan haar klanten in Europa, waaronder de Benelux, levert in dozen met daarop het HOYA merk/logo, waarbij per tros ten minste één banaan gelabeld is met het HOYA merk/logo, met daarbij gevoegd foto’s van dozen met daarop het Ruitvormige beeldmerk en trossen bananen met daarop een sticker met het Ruitvormige beeldmerk; een verklaring van 26 november 2016 van Wim [belanghebbende 1] - kort gezegd - inhoudende dat zijn bedrijf firma [belanghebbende 1] (BV) sinds 3 juli 2015 op regelmatige basis bakbananen van het merk HOYA van Fyffes afneemt, dat deze worden geleverd in dozen met HOYA erop, dat de bananen individueel gestickerd zijn met HOYA en dat deze op regelmatige basis door [belanghebbende 1] BV vanuit Amsterdam worden geleverd aan supermarkten, toko’s en groenteboeren in de regio Amsterdam, maar ook in de rest van Nederland, met daarbij gevoegd: - foto’s van dozen met (bak)bananen op een bedrijfsterrein dan wel in een opslagruimte waarbij op de dozen en/of stickers op bananen het Ruitvormige beeldmerk is aangebracht; - een document ‘Verkoophistorie artikelen [belanghebbende 1] ’ met data in de periode 3 januari 2015 tot en met 31 december 2015 daarop vermeld ‘bakbanaan HOYA Colombia Geel’ en ‘bakbanaan HOYA Colombia Groen’ waarop onder meer vermeld zijn de namen van diverse debiteuren en hoeveelheden, de prijzen zijn zwartgemaakt; - foto’s van dozen en kratten (bak)bananen op een markt of in een winkel, waarbij op de dozen en/of stickers op bananen het Ruitvormige beeldmerk is aangebracht; 24 facturen met data in de periode 3 juli 2015 tot en met 15 december 2015 aan ‘Firma [belanghebbende 1] ’ met een adres in Nederland waarop onder meer vermeld staat ‘plantains hoya’ (soms met toevoeging ‘colombia’) met daarbij een hoeveelheid en een prijs; een factuur gedateerd 15 september 2014 aan ‘Fa.

4.42. Uitgaande van de hiervoor onder 4.28 omschreven globale beoordeling is geen sprake van verwarringsgevaar tussen de Merken en de Tekens in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE dan wel artikel 9 lid 2 sub b UMVo. Ook als wordt uitgegaan van een niet bijzonder oplettende consument, is de beperkte overeenstemming tussen de Merken en de Tekens daarvoor niet voldoende. De soortgelijkheid van de waren biedt voor deze beperkte overeenstemming onvoldoende tegenwicht, terwijl ook de (normale) onderscheidende kracht van de Merken te weinig gewicht in de schaal legt. Dit betekent dat de vorderingen van Fyffes zullen worden afgewezen. 2.27 lid 4 BVIE 4.43. Gelet op vorenstaande conclusie ten aanzien van de inbreuk, wordt niet toegekomen aan het beroep van Chiquita c.s. op artikel 2.27 lid 4 BVIE. In conventie en in reconventie Proceskosten 4.44. Beide partijen hebben aanspraak gemaakt op vergoeding van proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv. Fyffes maakt aanspraak op een bedrag van € 90.159,50 en Chiquita c.s. op (exclusief griffierecht) € 39.223,70 . Teneinde de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde kosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken. De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. De rechtbank merkt de onderhavige zaak (in conventie en reconventie tezamen) aan als een complexe bodemzaak, zodat het tarief van maximaal € 35.000,- van toepassing is. De verdeling van de kosten zal worden vastgesteld op 50% in conventie en 50% in reconventie. 4.45. Fyffes zal in conventie als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. 50% van de door Chiquita c.s. opgevoerde kosten bedraagt € 19.611,85. De redelijke en evenredige kosten in conventie zullen worden vastgesteld op 50% van het maximumtarief van € 35.000,-, derhalve op € 17.500,-. Vermeerderd met het griffierecht van € 626,- betreft het een bedrag van in totaal € 18.126,-. De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten zal worden toegewezen vanaf 14 dagen na de datum van dit vonnis. 4.46. Nu in reconventie beide partijen gedeeltelijk in het gelijk en gedeeltelijk in het ongelijk zijn gesteld, zullen de kosten worden gecompenseerd in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

De rechtbank In conventie 5.1. wijst de vorderingen van Fyffes af; 5.2. veroordeelt Fyffes in de proceskosten, aan de zijde van Chiquita c.s. tot op heden begroot op € 18.126,-, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na dit vonnis tot de dag van volledige betaling; In reconventie 5.3. verklaart vervallen het Benelux-woordmerk HOYA, ingeschreven onder nummer 0421812, voor zover het betreft de waren ‘verse groenten’ in de klasse 31 en spreekt uit de doorhaling in zoverre van dit merk in het register van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom; 5.4. verklaart vervallen het Uniebeeldmerk ingeschreven onder nummer 003972775, voor zover het betreft de waren ‘vegetables’ en ‘tomatoes’ in de klasse 31; 5.5. verklaart nietig het Benelux-woordmerk HOYA BANANA, ingeschreven onder nummer 1383012 en spreekt uit de doorhaling van dit merk in het register van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom; 5.6. compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt; 5.7. wijst af het meer of anders gevorderde. Dit vonnis is gewezen door mr. M.J.J. Visser, mr. E.F. Brinkman en mr. A.M. Brakel en in het openbaar uitgesproken door mr. D. Nobel, rolrechter, op 22 juli 2020. European Union Intellectual Property Office ECLI:NL:RBDHA:2016:8304 https://www.boek9.nl/system/files/2017/IEPT20171107_Hof_Den_Haag_Fyffes_v_Chiquita.pdf Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Fyffes beroept zich in deze (bodem)procedure niet op het Ovale beeldmerk Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) HvJ 8 juni 2017, C-689/15, ECLI:EU:C:2017:434 (Gözze/VBB) r.o. 37, HvJ 11 mei 2006, C-416/04, ECLI:EU:C:2006:310 (Vitafruit), r.o. 70, HvJ 27 januari 2004, C-259/02, ECLI:EU:C: (La Mer/Goemar), r.o. 27, HvJ 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145 (Ansul/Ajax), r.o. 43 HvJ 11 mei 2006, C-416/04, ECLI:EU:C:2006:310 (Vitafruit), r.o. 70, HvJ 27 januari 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50 (La Mer/Goemar), r.o. 27 HvJ 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145 (Ansul/Ajax), r.o. 43 HvJ 19 december 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816 (Onel/Omel), r.o. 36 HvJ 11 mei 2006, zaak C-416/04, ECLI:EU:C:2006:310 (Vitafruit), r.o. 71, HvJ 27 januari 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50 (La Mer/Goemar), r.o. 22 HvJ 27 januari 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50 (La Mer/Goemar), r.o. 27, HvJ 19 december 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816 (Onel/Omel), r.o. 55 HvJ 27 januari 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50 (La Mer/Goemar), r.o. 27, HvJ 11 mei 2006, C-416/04, ECLI:EU:C:2006:310 (Vitafruit), r.o. 72 HvJ 11 mei 2006, zaak C-416/04, ECLI:EU:C:2006:310 (Vitafruit), r.o. 71, HvJ 27 januari 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50 (La Mer/Goemar), r.o. 22 Zie ook HR 23 december 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU2850, r.o.3.5.3. In die zaak ging het overigens om producten die door de distributeur vervolgens onder eigen merk werden doorverkocht Zie Gerecht EU 14 juli 2005, EU:T:2005:288 Vgl in dit verband HvJ 19 juni 2012, ECLI:EU:C:2012:361 (IP Translator) en de artikelen 33 UMVo en 2.5bis BVIE HvJ 27 juni 2013, C-320/12, ECLI:EU:C:2012:435 (Malaysia Dairy), r.o. 29 HvJ 29 januari 2020, C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45 (Sky/Skykick), r.o. 74-75, HvJ 12 september 2019, C-104/18, ECLI:EU:C:2019:724 (Koton), r.o. 43-46 HvJ 29 januari 2020, C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45 (Sky/Skykick), r.o. 77 HvJ 12 september 2019, C-104/18, ECLI:EU:C:2019:724 (Koton), r.o. 47, HvJ 11 juni 2009, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361 (Lindt & Sprungli), r.o. 41 HvJ 12 september 2019, C-104/18, ECLI:EU:C:2019:724 (Koton), r.o. 51-56 HvJ 11 november 1997, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528 (Puma/Sabel), HvJ 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442 (Canon/Cannon), HvJ 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323 (Lloyd/Loint's) HvJ 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323 (Lloyd/Loint's) Vgl. HvJ 19 maart 2015, C-182/14 P, ECLI:EU:C:2015:187 (Mega Brands) en HvJ 19 november 2015, C-190/15 P, ECLI:EU:C:2015:778 (Solid Floor) Op dit aspect zal bij de beoordeling van de begripsmatige overeenstemming nader worden ingegaan. Destijds artikel 2.27 lid 3 BVIE Versie april 2017 Burgerlijk Wetboek

[belanghebbende 2] ’ met een adres in Nederland waarop onder meer vermeld staat ‘bananen hoya colombia’ en een aantal en prijs; 31 facturen met data in de periode 17 februari 2014 tot en met 8 januari 2016 aan ‘Anaco Greve International’ waarop onder meer vermeld staat ‘bananen hoya’ (met toevoeging ‘colombia’ of ‘smalls’) met daarbij een hoeveelheid en een prijs; 11 facturen met data in de periode 25 maart 2014 tot en met 18 januari 2016 aan bedrijven met adressen in Tsjechië, Letland, Litouwen, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Polen waarop onder meer vermeld staat ‘bananen/bananas/plantains hoya’ (met toevoeging ‘colombia’ of ‘smalls’) met daarbij een hoeveelheid en een prijs; 13 facturen met data in de periode 18 februari 2013 tot en met 24 december 2015 van Bristol Fruit Sales (Bananas) Ltd aan ontvangers met adressen in het Verenigd Koninkrijk, waarop onder meer vermeld staat ‘Banana Colombia Hoya’ met daarbij een hoeveelheid, de namen van de ontvangers en de prijzen zijn zwartgemaakt; 39 facturen met data in de periode 31 december 2009 tot en met 8 december 2017 van Fyffes aan Total Produce (I) Ltd met een adres in Ierland, waarop onder meer vermeld staat ‘Costa Rica Hoya’, ‘Banana Costa Rica Hoya’, ‘Hoya Standard’ en een hoeveelheid, de prijzen zijn zwartgemaakt; foto’s van trossen bananen in schappen in supermarkten/winkels, waarop (deels) op dozen en/of stickers op trossen het Ruitvormige beeldmerk is aangebracht, met daarbij prijzen in Britse valuta; 19 facturen met data in de periode van 12 maart 2012 tot en met 9 november 2017 van Fyffes BV aan Fruchtimport van Wylick GmbH met een adres in Duitsland, waarop onder meer vermeld staat ‘Pineapples (Size 7/8/9) Costa Rica Hoya’ en een hoeveelheid, de prijzen zijn zwart gemaakt; documenten met data in de periode 13 juni 2017 tot en met 22 augustus 2017 (kennelijk) betreffende kwaliteitscontroles van ananassen van Fyffes, met daarop onder meer vermeld Expertisebureau HDG B.V. met een adres in Rotterdam, met daarbij foto’s van ananassen, waarbij op een deel van die foto’s ananassen met daaraan een label in zijn geheel bestaande uit het Ovale beeldmerk bevestigd is te zien. Op andere foto’s is geen label dan wel een label met daarop het woord ‘FYFFES’ te zien. 4.6. De rechtbank zal bij de beoordeling uitgaan van de door Fyffes overgelegde stukken voor zover deze zien op data in de Relevante periode. Chiquita c.s. heeft aangevoerd dat van de overgelegde foto’s niet duidelijk is op welk tijdstip en op welke plaats deze zijn gemaakt. Tegenover de aan de hand van de door Fyffes tevens overgelegde verklaringen ten aanzien van die foto’s, dan wel de aanvullende gegevens betreffende tijd en/of plaats van het nemen van die foto’s, heeft Chiquita c.s. evenwel onvoldoende gesteld. Bovendien wordt de verklaring van [belanghebbende 1] ondersteund door de tevens overgelegde aan zijn bedrijf gerichte facturen, waarbij in de beschrijving ‘hoya’ is opgenomen. De rechtbank dient er dan ook vanuit te gaan dat de foto’s zijn gemaakt op de door Fyffes gestelde datum en plaats. 4.7. Ten aanzien van de facturen waarop verschillende productaanduidingen met daarin het woord ‘Hoya’ zijn opgenomen, overweegt de rechtbank dat, bezien in combinatie met de overgelegde verklaringen en foto’s van dozen en (trossen) bananen voorzien van het Ruitvormige beeldmerk, voldoende duidelijk is dat de betreffende producten onder de HOYA-merken zijn verhandeld (in de Europese Unie respectievelijk de Benelux). Hierbij kan, mede gelet op artikel 2.23bis lid 5 onder a BVIE en 18 lid 1 onder a UMVo, het gebruik van het Ovale beeldmerk op de ananassen, tevens worden aangemerkt als gebruik van het HOYA-woordmerk en het Ruitvormige beeldmerk. Het Ovale beeldmerk bevat immers ook het woord HOYA in een ruitvorm, zij het in een andere kleur en als geheel omvat in een ovaal. Maar mede gezien de grootte van de labels (het is een behoorlijk groot label dat aan de ananassen is bevestigd welk label in zijn geheel uit het Ovale beeldmerk bestaat waardoor de gele ruit met daarin het woord HOYA de meeste aandacht trekt) zijn het woord en de ruit hierin voldoende duidelijk te onderscheiden. 4.8. Chiquita c.s. heeft aangevoerd dat de aan de hand van de verkoopcijfers en facturen door Fyffes gestelde verkoopaantallen in het niet vallen bij de enorme aantallen bananen die jaarlijks in de Europese Unie worden geconsumeerd, waarbij Fyffes bovendien marktleider is. Zij stelt bijvoorbeeld dat de door Fyffes gestelde verkopen onder de HOYA-merken in 2014 0,078% en in 2015 0,13% van de totale bananenconsumptie in de Europese Unie betrof. Fyffes heeft in dat verband aangevoerd dat zij verreweg de meeste bananen verhandelt onder haar merken FYFFES en TURBANA. Zij duidt de HOYA-merken aan als tertiaire dan wel nichemerken, waarvan de verkoop is gericht op een ander marktsegment en plaatsvindt in lagere volumes en tegen lagere prijzen. Hiermee behaalt zij het voordeel dat haar andere merken het imago van een ‘premium merk’ behouden en beoogt zij door diversificatie haar totale marktaandeel te vergroten, aldus Fyffes. 4.9. Uit de door Fyffes overgelegde facturen betreffende het gebruik van de Hoya-merken is af te leiden dat in één levering bananen onder verschillende merken kunnen zijn betrokken. Mede bezien in dit licht brengt de keuze van Fyffes om een klein deel van haar afzet te realiseren onder de HOYA-merken niet mee dat deze verkoop gelet op de totale omvang van de bananenmarkt geen reële commerciële exploitatie betreft. Een relevant aspect bij de vraag of sprake is van een reële commerciële exploitatie is immers ook of het merk wordt gebruikt bij de verkoop van alle identieke waren of diensten van de houder of slechts bij sommige ervan. De stelling van Chiquita c.s. dat geen sprake is van een nichemarkt omdat de banaan een massaconsumptieproduct is en consumenten geen premium, secundaire of tertiaire merken onderscheiden, gaat er ten onrechte aan voorbij dat een partij - ook als zij marktleider is - er binnen die markt voor kan kiezen producten op verschillende wijzen te vermarkten. Hoewel misschien laag als percentage van de omzet, gaat het bovendien nog altijd om niet onaanzienlijke absolute hoeveelheden bananen en ananassen. In dit licht is het gebruik geenszins te kwalificeren als “token sales”. 4.10. Het voorgaande brengt tevens mee dat de omstandigheid dat de geadresseerden van de facturen alleen andere merken van Fyffes op hun website vermelden, niet de daaraan door Chiquita c.s. verbonden conclusie kan dragen dat die partijen geen producten onder de HOYA-merken verkopen. De omstandigheid dat voor een product van een bepaald merk niet wordt geadverteerd op een website brengt immers nog niet mee dat dat product niet wordt verkocht. Fyffes heeft in dit verband ook onweersproken aangevoerd dat het voor de HOYA-merken als ‘niet-premium’ merken minder voor de hand ligt om daarmee als afnemer actief te afficheren. 4.11. Fyffes voert aan dat zij haar producten in de Europese Unie en de Benelux levert aan distributeurs en groothandelaars en in het Verenigd Koninkrijk en Ierland daarnaast ook aan retailers zoals supermarkten. Chiquita c.s. stelt dat concreet bewijs van gebruik van de HOYA-merken op de consumentenmarkt ontbreekt. Vooropgesteld wordt dat ook gebruik op de distributiemarkt voldoende kan zijn voor normaal gebruik. Bovendien geldt dat Fyffes voldoende heeft onderbouwd dat de aan de distributeurs geleverde producten vervolgens worden doorverkocht. Voor de hand ligt dat versproducten als bananen na verscheping en aflevering bij distributeurs, zeker nadat deze gerijpt zijn, snel hun weg naar de eindconsument moeten vinden.

Het is dan ook aannemelijk dat deze verkocht worden in het vestigingsland van de distributeur of omliggende landen. Als gezegd geldt daarnaast dat - voor zover de distributeurs de producten ook buiten de Europese Unie dan wel de Benelux zouden verkopen - met de verkoop aan distributeurs die zijn gevestigd in landen binnen de Europese Unie dan wel de Benelux, ook sprake is van gebruik op de EU- respectievelijk Beneluxmarkt. Op een groot deel van de facturen is ook vermeld dat het om intracommunautaire leveringen gaat. Ook hieruit is af te leiden dat sprake is van levering binnen de Europese Unie. De enkele facturen waarop ‘transito’ is vermeld (zeven van de 31 facturen aan Anaco Greeve), zullen bij de beoordeling van het normaal gebruik buiten beschouwing worden gelaten. 4.12. Ook de bezwaren die Chiquita c.s. heeft aangevoerd tegen de door Fyffes overgelegde stukken betreffende verkoop aan retailers en consumenten, te weten de ‘Verkoophistorie artikelen [belanghebbende 1] ’ en de foto’s van bananen in schappen van winkels en op markten, treffen geen doel. Dat de desbetreffende handelaars de HOYA-merken niet op hun website vermelden dan wel dat op het moment dat Chiquita c.s. ze heeft bezocht geen producten onder de HOYA-merken verkochten, wil niet zeggen dat deze producten niet binnen de Relevante periode zijn verhandeld. Ook hier heeft Chiquita c.s. tegenover de onderbouwde stellingen van Fyffes onvoldoende gesteld. 4.13. Voor zover Chiquita c.s. ten aanzien van leveringen aan Total Produce Ltd heeft willen betogen dat dit geen extern gebruik van de HOYA-merken oplevert vanwege banden van dit bedrijf met Fyffes, geldt dat dit al niet kan slagen omdat Fyffes onweersproken heeft gesteld dat Total Produce Ltd sinds 2006 geen deel meer uitmaakt van het Fyffes-concern. Leveringen aan dit bedrijf onder de HOYA-merken kunnen derhalve als gebruik van die merken worden aangemerkt. Daarmee kan bespreking van het betoog van Chiquita c.s. dat ook bij een deel van de facturen van BFS sprake is van levering aan Total Produce Ltd. achterwege blijven. 4.14. Anders dan Chiquita c.s. aanvoert, kan gebruik van de HOYA-merken voor bakbananen ook als gebruik voor bananen worden aangemerkt. Er zijn weliswaar verschillen tussen de beide producten, bezien binnen het gehele spectrum van verse vruchten vertonen bakbananen wat betreft uiterlijk, plantvariëteit en benaming zodanige overeenkomsten met bananen dat dit gerechtvaardigd is. Zij worden bovendien geplukt van planten uit dezelfde familie. 4.15. Met inachtneming van het voorgaande oordeelt de rechtbank dat het Ruitvormige beeldmerk in de Relevante periode normaal is gebruikt binnen de Europese Unie voor bananen en ananassen. Uit de door Fyffes overgelegde stukken blijkt - in onderling verband en samenhang bezien - van gebruik met een dusdanige omvang, duur, frequentie en geografische spreiding, dat dit als een reële commerciële exploitatie kan worden aangemerkt, waarbij sprake is van gebruik op zowel de distributiemarkt als de consumentenmarkt. Het beperkte aantal stukken betreffend gebruik in Tsjechië, Letland, Litouwen, Frankrijk en Polen wordt daarbij gecompenseerd door het omvangrijker gebruik in Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Voor zover de stukken niet steeds de gehele Relevante periode betreffen geldt dat deze in onderling verband bezien in voldoende mate die periode bestrijken. 4.16. Ook ten aanzien van het HOYA-Woordmerk geldt dat sprake is van normaal gebruik voor bananen en ananassen in de Benelux in de Relevante periode. Het gebruik in (alleen) Nederland is daarvoor, gezien de frequentie, omvang, diversiteit (verschillende distributeurs en retailers) en geografische spreiding voldoende. 4.17. Gezien voorgaande beoordeling aan de hand van de stellingen van partijen en de in dat verband reeds overgelegde stukken, wordt aan (nadere) bewijslevering ten aanzien van het normaal gebruik niet toegekomen. Fyffes heeft uitsluitend gesteld dat zij de HOYA-merken heeft gebruikt voor bananen en ananassen. Daarmee staat vast dat van normaal gebruik van de HOYA-merken voor andere producten geen sprake is en wordt op dit punt evenmin aan bewijslevering toegekomen. 4.18. Op grond van artikel 58 lid 2 UMvo en 2.30nonies lid 3 BVIE worden, indien de grond van verval slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, de rechten van de merkhouder alleen voor de betrokken waren of diensten vervallen verklaard. Het HOYA-woordmerk is ingeschreven voor vers fruit en verse groenten in klasse 31. Het Ruitvormige beeldmerk is ingeschreven voor de volgende waren in klasse 31: fresh fruit and vegetables; bananas; tomatoes. Tussen partijen is in geschil of normaal gebruik van de HOYA-merken voor bananen en ananassen voldoende is voor handhaving van de inschrijving daarvan voor alle producten/productcategorieën waarvoor deze zijn ingeschreven. Hierbij is van belang of de merken zijn ingeschreven voor een waren- of dienstencategorie die voldoende ruim is om daarin verschillende subcategorieën te kunnen onderscheiden die zelfstandig kunnen worden bekeken, of voor waren of diensten die zo nauwkeurig zijn beschreven en afgebakend dat het niet mogelijk is binnen de betrokken categorie belangrijke onderverdelingen te maken. 4.19. Ten aanzien van de categorieën ‘vers fruit en verse groenten’ dan wel ‘fresh fruit and vegetables’ geldt dat deze - voor zover al sprake is van één categorie - eenvoudig is onder te verdelen in de subcategorieën ‘vers fruit’/’Fresh fruit’ en ‘verse groenten’/’(fresh) vegetables’. Ten aanzien van de categorie ‘vers fruit’ rijst de vraag of daarbinnen zelfstandige subcategorieën kunnen worden onderscheiden. Naar het oordeel van de rechtbank is dit niet het geval. Onderscheiding naar een specifieke vruchtensoorten (bijvoorbeeld bananen of ananassen) is niet als een subcategorie aan te merken en zou - zeker in het kader van een procedure als de onderhavige - een te vergaande nauwkeurigheid vergen. De omstandigheid dat er bij de inschrijving van het Ruitvormige Uniebeeldmerk wel voor is gekozen apart ‘bananas’ en ‘tomatoes’ te noemen maakt dit niet anders. Gebruik voor bananen en ananassen kwalificeert als gebruik voor ‘vers fruit’/’Fresh fruit’ en ‘bananas’, zodat de inschrijving voor wat betreft die (sub)categorieën kan worden gehandhaafd. Gebruik voor bananen en ananassen levert geen gebruik op in de (sub)categorie ‘verse groenten’/’(fresh) vegetables’ en voor ‘tomatoes’ zodat de HOYA-merken voor die (sub)categorieën/producten vervallen zullen worden verklaard. Voor de goede orde merkt de rechtbank op dat Fyffes, in lijn met haar standpunt dat bakbananen een speciës van het genus bananen zijn en gelet ook op r.o. 4.14, niet heeft gesteld dat bakbananen zouden moeten worden gezien als groente. Depot te kwader trouw 4.20. Op grond van artikel 2.2bis lid 2 BVIE kan een merk nietig worden verklaard wanneer de aanvraag om inschrijving van het merk te kwader trouw is ingediend. Het begrip kwade trouw is een autonoom begrip van Unierecht dat eenvormig moet worden uitgelegd. Het Hof van Justitie heeft in dat verband overwogen dat, terwijl dit begrip in de omgangstaal veronderstelt dat sprake is van een oneerlijke houding of een oneerlijk oogmerk, het voorts moet worden begrepen in de context van het merkenrecht, te weten die van het economische verkeer. De regels inzake het Uniemerk beogen in het bijzonder bij te dragen aan het stelsel van onvervalste mededinging in de Unie waarin elke onderneming tekens als merk moet kunnen inschrijven die de consument in staat stellen de waren of diensten van die onderneming zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst.

Van nietigheid op grond van kwade trouw is sprake wanneer blijkt dat de aanvraag niet is ingediend om op eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of met het oogmerk een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die vallen onder de functies van het merk, met name de hiervoor genoemde herkomstfunctie. Indien van een dergelijk oogmerk sprake is, kan de inschrijving van een merk zonder dat de aanvrager enig voornemen heeft het te gebruiken voor de aangeduide waren en diensten kwade trouw opleveren. Het (subjectieve) oogmerk van de aanvrager moet op objectieve wijze worden vastgesteld. Kwade trouw moet globaal worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waarbij wordt uitgegaan van het moment van indiening van de aanvraag. Hierbij is niet vereist dat een derde een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt waardoor gevaar voor verwarring bestaat. 4.21. Chiquita c.s. heeft ter onderbouwing van haar beroep op kwade trouw aangevoerd dat Fyffes vlak voor het starten van deze bodemprocedure op 9 oktober 2018 een spoeddepot heeft ingediend voor het HOYA BANANA-woordmerk, waarbij voor dit merk, dat jonger is dan vijf jaar, geen gebruiksbewijs hoeft te worden ingediend. Terwijl in kort geding tweemaal was geoordeeld dat Chiquita c.s. gerechtigd was om de Tekens te gebruiken, heeft Fyffes het HOYA BANANA-woordmerk gedeponeerd met het enkele doel om Chiquita c.s. te beletten gebruik te maken van de Tekens, aldus Chiquita c.s. 4.22. Fyffes voert aan dat van kwade trouw geen sprake is omdat de aanvraag voor het HOYA BANANA-woordmerk bestaat uit het merkrecht dat haar reeds toekomt, HOYA, gevolgd door een beschrijving van de relevante waar, te weten bananen. Zij beroept zich op haar rechten als zogenoemde voor-voorgebruiker van het merk HOYA en stelt dat de omstandigheid dat Chiquita c.s. vervolgens een overeenstemmend teken is gaan gebruiken er niet toe leidt dat haar merkaanvraag te kwader trouw is. 4.23. Gelet op de bijzondere omstandigheden van het onderhavige geval moet de inschrijving van het HOYA BANANA-woordmerk naar het oordeel van de rechtbank als te kwader trouw worden gekwalificeerd. Fyffes heeft getracht het gebruik door Chiquita c.s. van de Tekens in kort geding te laten verbieden. Haar vorderingen zijn zowel in eerste aanleg als in hoger beroep afgewezen op grond van niet-normaal gebruik van de door haar ingeroepen merken die reeds gebruiksplichtig waren, dan wel op grond van het ontbreken van verwarringsgevaar. Zestien dagen voor het uitbrengen van de dagvaarding in de bodemprocedure heeft zij een spoeddepot verricht van een merk dat enerzijds nog niet gebruiksplichtig is en anderzijds een nieuw element - BANANA - bevat waarvan de aanwezigheid in de Tekens zowel door de voorzieningenrechter als het Hof relevant is geacht voor het ontbreken van verwarringsgevaar met de HOYA-merken. 4.24. Fyffes is weliswaar als zogenoemd ‘(voor-)voorgebruiker’ van het merk HOYA aan te merken, dit gebruik strekt zich niet uit tot het element BANANA. Chiquita c.s. heeft onweersproken gesteld dat Fyffes het teken HOYA BANANA nooit heeft gebruikt of enige intentie heeft getoond om dit ooit te gaan gebruiken. Uit het door Fyffes overgelegde gebruiksbewijs volgt dit ook niet. Dat het element BANANA een beschrijvend karakter heeft voor (een deel van) de waren waarvoor het is ingeschreven en in de praktijk wordt gesproken van een HOYA-banaan/banana, zoals Fyffes heeft aangevoerd, brengt niet mee dat het toevoegen hiervan aan een reeds gebruikt en ingeschreven merk buiten beschouwing dient te blijven bij de vraag of sprake is van kwade trouw. Juist ten aanzien van onder meer dit element hebben de voorzieningenrechter en het Hof immers geoordeeld dat de aanwezigheid daarvan in de door Chiquita c.s. gebruikte Tekens een relevant verschil oplevert met de HOYA-merken van Fyffes. Nu Fyffes reeds beschikt over en gebruik maakt van het veel oudere HOYA-woordmerk (en het Ovale en Ruitvormige beeldmerk) valt ook te minder in te zien dat het HOYA BANANA-woordmerk is ingeschreven met als doel het te gebruiken overeenkomstig de hiervoor omschreven herkomstfunctie. Ter zitting is door Fyffes aangegeven dat de reden voor inschrijving van het HOYA BANANA-woordmerk erin gelegen was om aan te tonen dat de argumentatie van het Hof in zijn arrest in de kort gedingprocedure niet juist is. Onder deze omstandigheden dient ervan uit te worden gegaan dat Fyffes het HOYA BANANA-woordmerk heeft ingeschreven om - mede gezien de uitkomst van de procedure in kort geding - Chiquita c.s. alsnog te beletten de Tekens te gebruiken. Dat kan niet gelden als gebruik overeenkomstig de eerlijke mededinging. 4.25. Op grond van het voorgaande zal het HOYA BANANA-woordmerk als te kwader trouw gedeponeerd nietig worden verklaard. Overeenkomstig artikel 2.30nonies lid 5 BVIE wordt dit merk geacht geen gevolgen te hebben gehad vanaf de inschrijving daarvan. Misbruik van recht 4.26. Gezien de nietigverklaring van het HOYA BANANA-woordmerk wordt niet toegekomen aan het tevens ten aanzien van dat merk gedane beroep van Chiquita c.s. op misbruik van recht. In conventie Merkinbreuk 4.27. Gezien de uitkomst van de beoordeling in reconventie, kan Fyffes zich ten aanzien van haar inbreukvorderingen beroepen op het HOYA-woordmerk en het Ruitvormige beeldmerk (hierna: de Merken). Fyffes grondt haar vorderingen op artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE dan wel artikel 9 lid 2 sub b UMVo. Een merkhouder kan op grond van beide bepalingen een derde die niet zijn toestemming heeft verkregen, verbieden om in het economisch verkeer een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk te gebruiken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het relevante publiek verwarring kan ontstaan. 4.28. Het verwarringsgevaar - inhoudende het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn - moet globaal worden beoordeeld aan de hand van de indruk die de tekens bij de gemiddelde consument van de betrokken waren achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de soortgelijkheid van de waren of diensten en de onderscheidende kracht van het merk. De mate van overeenstemming tussen merk en teken wordt globaal beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten, gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen en uitgaande van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen. 4.29. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar dienen de Merken te worden vergeleken met de Tekens. Anders dan Fyffes heeft gedaan, zal de rechtbank bij deze vergelijking niet het woord HOLA afzonderlijk betrekken. Dit woord wordt immers door Chiquita niet afzonderlijk gebruikt. De argumenten die Fyffes heeft aangevoerd voor haar stelling dat HOLA het dominante bestanddeel van de Tekens is, zullen worden betrokken bij de beoordeling van de overeenstemming tussen de Merken en de Tekens. Deze kunnen er evenwel niet toe leiden dat onderdelen van de gebruikte Tekens bij voorbaat geheel moeten worden weggelaten. De bij de beoordeling te betrekken Merken en Tekens zullen hierna naast elkaar worden weergeven.

HOYA HOLA BANANA! Relevant publiek 4.30. Bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten. De Merken zijn, met inachtneming van de in deze procedure in reconventie te gelasten doorhaling, ingeschreven voor - kort gezegd - vers fruit en bananen. Het relevante publiek wordt derhalve gevormd door de consumenten van deze waren. Zoals Fyffes heeft aangevoerd, is aannemelijk dat - gelet op de aard en prijs van deze waren en de wijze waarop deze worden aangeschaft - het publiek niet bijzonder oplettend zal zijn bij het waarnemen van de Merken en de Tekens. 4.31. Ten aanzien van het HOYA-woordmerk gaat het om het publiek in de Benelux. Voor het Ruitvormige beeldmerk betreft het het publiek in de Europese Unie (hierna: EU). Mate van overeenstemming 4.32. Fyffes stelt dat het element HOLA in de Tekens het dominerende bestanddeel is. Zij wijst er in dat verband op dat de consument meer aandacht besteedt aan het eerste woordelement in een samengesteld teken en dat in de (beeld)Tekens het woord HOLA groter is weergegeven. Daarnaast voert zij aan dat het element BANANA beschrijvend is en daarom louter zal worden gezien als aanduiding van de betrokken waren. Tussen partijen is niet in geschil dat het element BANANA bij het Benelux- en EU-publiek bekend zal zijn als het Engelse woord voor banaan. Daarmee is het beschrijvend voor de waren waarvoor Chiquita de Tekens gebruikt. Dat een bestanddeel beschrijvend is brengt echter niet zonder meer mee dat daaraan geen betekenis toekomt. De beschrijvende aard en de plaats en grootte in het teken van het element BANANA worden in dit geval deels gecompenseerd door de aanwezigheid van het uitroepteken achteraan het teken. Dit duidt aan dat de voorafgaande woorden één uitroep betreffen. Dat sprake is van een uitroep wordt versterkt door het woord HOLA. Een aanzienlijk deel van zowel het EU- als het Beneluxpubliek zal, ook als zij geen Spaans spreken, dit woord minstgenomen herkennen als een groet in het Spaans. Het karakter van één uitroep brengt mee dat aan het element BANANA, hoewel niet het dominante bestanddeel, een significante betekenis toekomt in de visuele, auditieve en begripsmatige perceptie van de Tekens. Dat een uitroepteken niet wordt uitgesproken doet daaraan bij de beoordeling van de auditieve overeenstemming niet af. De aanwezigheid van het uitroepteken heeft in die zin auditief betekenis, dat die er meer toe zal nopen de beide woorden als één uitroep uit te spreken. 4.33. Fyffes heeft ook aangevoerd dat de producten van Chiquita in de praktijk niet worden aangeduid met de Tekens, maar als ‘Hola’ bananen. Zij heeft hierbij gewezen op websites van groothandelaren waarop dit het geval is. Dat de Tekens door deze handelaren op deze wijze worden gebruikt is een aanwijzing dat het element HOLA in die Tekens meer dominant is. Daarmee is echter niet gezegd dat het gehele teken uit de gedachten is verdwenen, juist omdat de Tekens een uitroep betreffen. Het is eerder een afkorting van het Teken, waarbij de aanduiding van het product “bananen” telkens erna of ervoor is opgenomen, zodat het in zekere zin een herhaling zou zijn om het gehele Teken, inclusief “banana”, op te nemen. Daar komt bij dat de websites het aanbod van groothandelaren betreffen, en derhalve niet op consumenten zijn gericht. Het relevante publiek wordt bij aankoop van het product in supermarkten, groentewinkels en op markten in elk geval ook geconfronteerd met de Tekens op de stickers op de trossen bananen (en eventueel op de dozen waarin deze zijn uitgestald). Op dat moment - en ook na de aankoop - neemt het publiek de Tekens op die wijze dan ook in hun geheel waar, inclusief uitroepteken en beeldelementen. 4.34. Uit het voorgaande volgt dat er bij de vergelijking van de Merken en de Tekens moet worden uitgegaan van de samenstelling ‘HOLA BANANA!’, derhalve met inbegrip van het element BANANA en het uitroepteken. Het element HOLA is daarin weliswaar het meer dominante bestanddeel, dat maakt de overige elementen echter niet verwaarloosbaar, zoals Fyffes heeft bepleit. HOYA-woordmerk 4.35. De visuele overeenstemming tussen het HOYA-woordmerk en het woordteken HOLA BANANA! bestaat in de overeenkomsten tussen de woorden HOYA en HOLA, waarin drie van de vier letters hetzelfde zijn. Hier staat tegenover dat het woordteken daarnaast het woord BANANA bevat. Dit is een langer woord en maakt het teken als geheel bezien ook langer. Bovendien bevat het woordteken een uitroepteken, dat visueel de aandacht trekt. Er is dus maar in beperkte mate sprake van visuele overeenstemming. Dat geldt te meer indien het HOYA-woordmerk visueel vergeleken wordt met de beeldtekens, die zich van het woordmerk onderscheiden door kleur, een specifiek lettertype en/of een afbeelding. 4.36. Bij de beoordeling van de auditieve overeenstemming rijst de vraag hoe het Benelux-publiek de woorden HOYA en HOLA zal uitspreken. Fyffes heeft in dit verband gesteld dat het Spaanstalige publiek beide woorden zonder ‘H’ zal uitspreken en het overige publiek beide woorden met een ‘H’. Chiquita c.s. heeft bepleit dat het relevante publiek, dat wel bekend is met het woord HOLA, dit - conform de uitspraak in het Spaans - als [ola] zal uitspreken. Omdat het publiek het woord HOYA niet als afkomstig uit de Spaanse taal herkent of niet weet dat in het Spaans het niet uitspreken van de ‘H’ een vaste regel is, zal zij HOYA met een ‘H’ uitspreken, aldus Chiquita c.s. Voor zover er met Fyffes vanuit zou moeten worden gegaan dat het relevante publiek beide woorden op dezelfde wijze zal uitspreken, bestaat de auditieve overeenstemming in de gelijke klanken ‘O’ dan wel ‘HO’ gevolgd door de wat betreft de klinker gelijke klanken ‘YA’ en ‘LA’. Naast de ook auditief tamelijk duidelijk te onderscheiden letter L van de letter Y, vormt een verder verschil opnieuw het uit drie klanken bestaande woord BANANA, waarop door de toevoeging van het uitroepteken minstgenomen evenveel nadruk zal liggen bij de uitspraak. Ook auditief bestaat derhalve maar beperkte overeenstemming. 4.37. Wat betreft de begripsmatige overeenstemming staat tussen partijen vast dat het relevante publiek niet bekend is met de juiste betekenis van het woord HOYA (dat in het Spaans kuil of graf(kuil) betekent). Partijen verschillen van mening over de vraag of het publiek wel de betekenis van het woord HOLA zal kennen. Fyffes stelt dat het percentage Spaanssprekenden in de Benelux daarvoor te laag is. Daarmee miskent zij echter dat een begroeting doorgaans één van de eerste woorden is die - en soms het enige woord is dat - men in een vreemde taal leert kennen. Het is anders gezegd niet nodig om Spaans te spreken om het woord HOLA te kennen. De groep die voldoende (variërend van slechts enige tot grote) kennis van het Spaans heeft om de exacte betekenis van HOLA (‘hallo’) te kennen en de groep die HOLA in elk geval als groet herkent, vormt samen een voldoende substantieel deel van het relevante publiek in de Benelux om uit te kunnen gaan van een begripsmatige betekenis die kan worden omschreven als ‘hallo banaan’ dan wel een groet aan een banaan. De stelling van Fyffes dat het publiek (ook) het woord HOYA zal opvatten als een joviale uitroep of een verband legt met het woord ‘hoi’, zal bij gebreke van enige concrete onderbouwing dat en waarom dat het geval zou zijn, worden gepasseerd. De conclusie is dan ook dat elke begripsmatige overeenstemming ontbreekt. 4.38. Uit het voorgaande volgt dat in beperkte mate sprake is van overstemming tussen het HOYA-woordmerk en de Tekens.