ECLI:NL:RBDHA:2020:2161

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/543862 / HA ZA 17-1230 Vonnis in incident van 11 maart 2020 in de zaak van 1. de vennootschap naar vreemd recht KABUSHIKI KAISHA NIKON, te Tokyo, Japan, 2. de besloten vennootschap NIKON EUROPE B.V., te Amsterdam, eiseressen in de hoofdzaak, eiseressen in het incident tot het treffen van een voorlopige voorziening, verweersters in het bevoegdheidsincident, advocaat mr. F.W. Gerritzen te Amsterdam, tegen de vennootschap naar vreemd recht PRIMARY HOLDINGS LIMITED, te Gibraltar, Gibraltar, gedaagde in de hoofdzaak, verweerster in het incident tot het treffen van een voorlopige voorziening, eiseres in het bevoegdheidsincident, advocaat mr. R. Klöters te Amsterdam. Partijen zullen hierna Nikon c.s. (vrouwelijk enkelvoud) en PHL genoemd worden en eiseressen in de hoofdzaak ook afzonderlijk Nikon en Nikon Europe. De zaak is voor Nikon c.s. inhoudelijk behandeld door mr. Gerritzen voornoemd, mr. S.M. van Asten en mr. A.F.R. Kiers, advocaten te Amsterdam en voor PHL door mr. Klöters voornoemd.

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: het vonnis in het bevoegdheidsincident van 1 augustus 2018 en de daarin genoemde processtukken; het vonnis in het incident van 5 september 2018 waarin tussentijds hoger beroep tegen het vonnis in het bevoegdheidsincident van 1 augustus 2018 is toegestaan; de rolbeslissing van 6 november 2018 waarbij het verzoek van Nikon c.s. tot het instellen van een incident voorlopige voorziening is afgewezen; de brief van mr. Gerritzen aan de rechtbank van 17 juli 2019 met een B6-formulier en als bijlage een proces-verbaal van de pleidooizitting bij en de uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 13 juni 2019 waarbij namens Nikon c.s. verzocht wordt de zaak op de continuatierol van 14 augustus 2019 te plaatsen teneinde op die datum een vordering strekkende tot een voorlopige voorziening ex artikel 223 Rv in te stellen; de rolbeslissing van 17 juli 2019 waarbij het opbrengverzoek van Nikon c.s. is toegestaan; de fax van mr. Klöters van 18 juli 2019 waarbij namens PHL wordt aangegeven inhoudelijk te willen reageren op het verzoek van Nikon c.s. van 17 juli 2019 en de mededeling dat die reactie uiterlijk op 24 juli 2019 zal volgen; de e-mail van mr. Klöters van 24 juli 2019 met daaraan gehecht een brief aan de rechtbank (abusievelijk) gedateerd 23 juli 2019; de fax van mr. Gerritzen aan de rechtbank van 24 juli 2019 waarbij hij namens Nikon c.s. reageert op de reactie van mr. Klöters van dezelfde datum; de mededeling van de griffier aan partijen van 26 juli 2019 dat de rolbeslissing van 17 juli 2019 onverkort wordt gehandhaafd; de conclusie in het incident houdende voorlopige voorziening ex 223 Rv van Nikon c.s., met producties 21 tot en met 65; de incidentele conclusie van eis houdende exceptie van onbevoegdheid ex artikel 11 Rv en tevens antwoordconclusie in incident houdende voorlopige voorziening ex artikel 223 Rv van PHL, met producties 4 tot en met 27; de conclusie van antwoord in het bevoegdheidsincident van Nikon c.s., met producties 66 tot en met 74; - de akte houdende overlegging aanvullende producties in het incident tot het treffen van een voorlopige voorziening en het bevoegdheidsincident van Nikon c.s., met producties 75 tot en met 77; de fax van mr. Klöters aan de rechtbank van 6 februari 2020 met als productie 19B overgelegd een aanvullende proceskostenspecificatie; de e-mail van mr. Gerritzen aan de rechtbank van 10 februari 2020 met een opgave en specificatie van aanvullende proceskosten; de fax van mr. Klöters van 10 februari 2020 met als productie 19C overgelegd een aanvullende proceskostenspecificatie; het pleidooi van 11 februari 2020 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotities van Nikon c.s. en PHL. 1.2. Vonnis in de incidenten is bepaald op heden.

2.1. Nikon en Nikon Europe behoren beide tot de Nikon Group, een groep van ondernemingen die zich bezighoudt met de ontwikkeling, productie en verkoop van optische en elektronische apparatuur. Nikon is de moedermaatschappij van de overige groepsvennootschappen, waaronder het in Amsterdam gevestigde Nikon Europe. Nikon Europe is onder meer belast met de verkoop en promotie van Nikon producten in Europa. 2.2. Nikon is houdster van - onder andere - de hierna opgenomen merkrechten (hierna: de Uniemerken): het Uniewoordmerk Nikon, registratienummer 392548, op 8 september 2000 geregistreerd voor onder meer waren in de klassen 6, 7, 9, 10 en 11; het hieronder weergegeven Uniewoord-/beeldmerk, registratienummer 2539591, op 17 mei 2005 geregistreerd voor waren in de klassen 7, 9 en 10:  het hieronder weergegeven Uniewoord-/beeldmerk, registratienummer 10415214, op 2 juni 2012 geregistreerd voor onder meer waren in de klassen 7, 9 en 10: 2.3. Nikon heeft aan Nikon Europe een procesvolmacht afgegeven, op grond waarvan Nikon Europe bevoegd is zelfstandig en in eigen naam de Uniemerken te handhaven. 2.4. PHL is een in Gibraltar gevestigde vennootschap. Zij heeft meerdere domeinnamen onder haar beheer, met verschillende extensies waarvan het teken “Rhinocamera” onderdeel is. Onder deze domeinnamen is zij onder meer actief in Nederland (rhinocamera.nl), België (rhinocamera.be), Frankrijk (rhinocamera.fr), Duitsland (rhinocamera.de), Polen (rhinocamera.pl) en Italië (rhinocamera.it). Aan deze domeinnamen is steeds dezelfde website (in verschillende talen) gekoppeld waarop fotocamera’s en daaraan gerelateerde producten van verschillende merken worden aangeboden en verkocht, waaronder producten voorzien van het merk Nikon (hierna ook: de Nikon producten).

3.1. Nikon c.s. vordert dat de rechtbank, voor zover mogelijk uitvoerbaar te verklaren bij voorraad, de gevorderde proceskostenveroordeling daaronder begrepen: 1. PHL zal bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van het in dit incident te wijzen vonnis te staken en gestaakt te houden voor de duur van de bodemprocedure in eerste aanleg en eventueel appel daarvan, iedere inbreuk op de Nikon Merken in - primair - de gehele Europese Unie, en - subsidiair - in Nederland, waaronder in het bijzonder het promoten, aanbieden, verkopen, leveren en/of in voorraad houden van Nikon producten in - primair - de gehele Europese Unie, en - subsidiair - in Nederland; 2) PHL zal bevelen aan Nikon c.s. een dwangsom te betalen van € 10.000,- voor iedere dag, daaronder begrepen een dagdeel, dat PHL in gebreke blijft geheel of gedeeltelijk aan het onder 1) gevorderde bevel te voldoen, ofwel - ter keuze van Nikon c.s. - een dwangsom van € 10.000,- voor ieder product waarmee PHL in strijd handelt met het onder 1) gevorderde bevel; 3) PHL zal veroordelen in de volledige door Nikon c.s. gemaakte proceskosten van deze incidentele procedure, inclusief advocaatkosten, dan wel een ander door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten die Nikon c.s. heeft gemaakt, op de voet van art. 1019h Rv. 3.2. Aan haar incidentele vorderingen legt Nikon c.s. ten grondslag - verkort weergegeven - dat zij belang heeft bij een voorlopige voorziening in de vorm van een verbod omdat PHL - voorafgaand aan de onderhavige bodemprocedure en gedurende deze (inmiddels langlopende) bodemprocedure - inbreukmakend heeft opgetreden en blijft optreden. 3.3. PHL voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.1. PHL vordert dat de rechtbank, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de gevorderde proceskostenveroordeling daaronder begrepen: I. primair zich onbevoegd zal verklaren en de vorderingen van Nikon c.s. niet-ontvankelijk zal verklaren, met veroordeling van Nikon c.s. in het incident in de proceskosten, alsook in de nakosten; II. subsidiair de in onderhavig geding voorliggende rechtsvragen bij wijze van prejudiciële vragen ex artikel 392 Rv voor zal leggen aan de Hoge Raad en partijen dienaangaande in staat zal stellen zich uit te laten over de inhoud van de uiteindelijke vraagstelling. 4.2. Ter onderbouwing van haar primaire en - kennelijk ook - subsidiaire vordering stelt PHL - samengevat - dat de rechtbank geen bevoegdheid toekomt, niet voor de Europese Unie en ook niet alleen voor Nederland, en derhalve terug dient te komen op haar bindende eindbeslissing inzake de bevoegdheid uit het incidentvonnis van 1 augustus 2018 en zich alsnog onbevoegd dient te verklaren. 4.3. Nikon c.s. voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5.1. De rechtbank constateert - met partijen - dat de beslissing in het vonnis in het bevoegdheidsincident van 1 augustus 2018 dat zij bevoegd is van de onderhavige hoofdzaak kennis te nemen - welk vonnis een tussenvonnis in de hoofdzaak betreft - een bindende eindbeslissing is. Volgens de heersende leer met betrekking tot bindende eindbeslissingen geldt dat de eisen van een goede procesorde meebrengen dat de rechter aan wie is gebleken dat een eerdere door hem gegeven, niet in een einduitspraak vervatte eindbeslissing berust op een onjuiste juridische of feitelijke grondslag, bevoegd is om, nadat partijen de gelegenheid hebben gekregen zich dienaangaande uit te laten, over te gaan tot heroverweging van die eindbeslissing, om te voorkomen dat hij op een ondeugdelijke grondslag een einduitspraak zou doen. Deze bevoegdheid komt de rechter ook toe ingeval van nieuwe inzichten als gevolg van een nieuwe lijn in de jurisprudentie. 5.2. De onderhavige procedure verschilt echter van de gebruikelijke situatie waarin de rechtbank wordt verzocht terug te komen op een bindende eindbeslissing, omdat toestemming is verleend om tussentijds appel in te stellen van het vonnis in het bevoegdheidsincident in de hoofdzaak. PHL heeft ook van deze toestemming gebruik gemaakt en tussentijds appel ingesteld. Daargelaten of daarmee het verzoek van PHL om terug te komen op de bindende eindbeslissing in strijd is met het gesloten stelsel van rechtsmiddelen, misbruik van procesrecht oplevert of op een andere wijze in strijd komt met de goede procesorde, zal de rechtbank geen gebruik maken van haar bevoegdheid om terug te komen op de bindende eindbeslissing. Niet is gebleken dat deze eindbeslissing berust op een onjuiste juridische of feitelijke grondslag. De vorderingen in 4.1 onder I en II liggen daarmee voor afwijzing gereed. 5.3. De rechtbank zal de beslissing over de proceskosten in het incident aanhouden tot het eindvonnis in de hoofdzaak. Daarbij zal ook het verweer van PHL aan de orde komen dat niet artikel 1019h Rv maar het liquidatietarief toegepast moet worden bij de vaststelling van de proceskosten, omdat het incident niet ziet op een kwestie van intellectuele eigendom.

6.1. De rechtbank stelt voorop dat zij bevoegd is kennis te nemen van de voorlopige voorziening omdat zij bevoegdheid heeft aangenomen ten aanzien van de hoofdzaak (bij tussenvonnis van 1 augustus 2018) en geen aanleiding ziet om terug te komen op deze bindende eindbeslissing (vergelijk r.o. 5.2). Deze bevoegdheid strekt zich uit tot de gehele Europese Unie. Voor zover PHL die bevoegdheid in dit incident in die zin betwist dat de rechtbank de zaak vanwege het aanhangige appel tegen het vonnis in het bevoegdheidsincident van 1 augustus 2018 opnieuw dient te schorsen en op de parkeerrol dient te plaatsen, verwerpt de rechtbank dit betoog. Daargelaten dat het de rechtbank niet duidelijk is op welke juridische gronden dit betoog van PHL berust, is door het gerechtshof bij mondeling arrest zoals opgenomen in het proces verbaal van de pleidooizitting en de uitspraak, gehouden en gewezen op 13 juni 2019, in r.o. 10 (ten overvloede) beslist dat de vordering strekkende tot voorlopige voorziening ex artikel 223 Rv niettegenstaande het appel tegen het vonnis in het bevoegdheidsincident (de rechtsstrijd in hoger beroep betreft alleen de bevoegdheidsvraag) in eerste aanleg kan worden ingesteld en behandeld. 6.2. Nikon c.s. heeft voldoende processueel belang bij de incidentele vordering. De gevraagde voorlopige voorziening hangt samen met de hoofdvordering en is gericht op een voorziening die voor de duur van de aanhangige bodemprocedure kan worden gegeven. Aan het betoog van PHL dat Nikon c.s. geen belang heeft bij een voorlopige voorziening omdat van haar gevergd en zelfs geëist mag worden (onder meer in verband met de gestelde ingewikkelde bevoegdheidskwestie) dat zij de hoofdzaak afwacht, gaat de rechtbank voorbij. Het feit dat de beoordeling in de hoofdzaak inmiddels lang op zich laat wachten, maakt dat van Nikon c.s. niet gevergd kan worden dat zij de uitkomst van de onderhavige hoofdzaak afwacht. Dat betekent dat vervolgens moet worden beoordeeld of een afweging van de materiële belangen van partijen de gevorderde ordemaatregel rechtvaardigt. 6.3. Nikon c.s. baseert haar vordering op artikel 9 lid 2 sub a UMVo. Op grond van dat artikelonderdeel is de merkhouder gerechtigd iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer het teken gelijk is aan het merk en wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven. Ter onderbouwing van deze vordering heeft Nikon c.s. als productie EP39 recente screenshots van de Rhinocamera websites (vergelijk onder 2.4) overgelegd waarop te zien is dat PHL daarop nog steeds Nikon producten aanbiedt en verkoopt, terwijl zij geen toestemming van Nikon c.s. heeft om de Uniemerken te gebruiken en geen officiële dealer is van Nikon producten. Daarnaast heeft zij als productie EP42 A tot en met D stukken overgelegd van testaankopen van Nikon-camera’s en -accessoires via de Nederlandse, Franse en Duitse Rhinocamera websites waarbij PHL de producten heeft geleverd. 6.4. Tussen partijen is niet in geschil dat PHL Nikon-camera’s en accessoires heeft aangeboden en verkocht en de Uniemerken heeft gebruikt voor waren gelijk aan die waarvoor deze merken zijn ingeschreven. 6.5. Ten verwere doet PHL een beroep op uitputting als bedoeld in artikel 15 lid 1 UMVo. Zij betoogt daartoe dat zij de camera’s en accessoires van de testaankopen van Nikon c.s. via bonafide, Europese relaties heeft betrokken. Met betrekking tot de eerste testaankoop voert PHL aan dat het haar niet is gelukt verdere gegevens achter deze testaankoop te achterhalen. Voor wat betreft de tweede testaankoop betoogt PHL dat haar tussenpersoon, WSC Solutions (hierna: WSC), via eBay de camera heeft gekocht van “britishdeals”, gevestigd in Londen (Verenigd Koninkrijk). Ten aanzien van de derde testaankoop beargumenteert PHL dat WSC de camera via eBay heeft gekocht van “progadgets-online”, gevestigd in Londen (Verenigd Koninkrijk). De camera met lens van de vierde testaankoop is volgens PHL door WSC via eBay gekocht van “digiwidinternationalstudio”, gevestigd in Dublin (Ierland). 6.6. De rechtbank stelt voorop dat in een bodemprocedure uitgangspunt is dat de door de merkhouder aangesproken derde die zich op uitputting beroept, in beginsel het bewijs moet leveren dat de merkartikelen voor het eerst door of met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht. Vooralsnog heeft PHL onvoldoende gesteld om voorshands aannemelijk te achten dat de producten die voorwerp zijn van de vier testaankopen met toestemming van Nikon c.s. in de EER in het verkeer zijn gebracht. Daarbij is van belang dat Nikon c.s. ter betwisting van het door PHL gedane uitputtingsverweer gemotiveerd heeft aangevoerd dat de voornoemde testaankopen, gezien de daarop door Nikon c.s. aangebrachte serienummers, voor het eerst in Japan respectievelijk China met toestemming van Nikon c.s. op de markt zijn gebracht. PHL heeft dit standpunt niet inhoudelijk betwist, zodat de voorzieningenrechter daar voorshands vanuit gaat. Voor het standpunt dat desalniettemin sprake is van uitputting heeft PHL onvoldoende gesteld. Dat geldt sowieso voor de eerste testaankoop, nu PHL ter zake niets heeft aangevoerd. Maar dat geldt evenzeer voor de andere drie testaankopen, aangezien een aankoop door (de tussenpersoon van) PHL via eBay niet zonder meer betekent dat Nikon c.s. (impliciet) toestemming heeft gegeven voor verhandeling van het desbetreffende product in de EER. PHL stelt dit zelfs niet eens. Dat de door PHL overgelegde facturen van betalingen door WSC via PayPal, de onderhavige camera’s met accessoires betreffen van de drie testaankopen, volgt overigens nergens uit. Los van de testaankopen geldt dat PHL ten aanzien van de op haar Europese websites voortdurend aangeboden producten, evenmin aannemelijk heeft kunnen maken dat die alle door of met toestemming van Nikon in de EER zijn gebracht. Daarmee is voorshands van uitputting geen sprake. 6.7. Zou veronderstellenderwijs worden aangenomen dat de producten van de vier testaankopen wel onder de uitputtingsregeling van artikel 15 lid 1 UMVo vallen, dan kan Nikon c.s. zich naar voorlopig oordeel nog steeds op basis van de artikel 15 lid 2 UMVo verzetten tegen verdere verhandeling van de waren. Met Nikon c.s. is de rechtbank voorshands van oordeel dat voldoende vaststaat dat de eerste drie testaankopen op zodanig gebrekkige wijze zijn geleverd dat de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, zijn gewijzigd en verslechterd in de zin van voormeld artikellid. Nikon c.s. heeft de testaankopen in de verpakkingen meegenomen naar de zitting en ten behoeve van beoordeling door de rechtbank achtergelaten. De rechtbank heeft kunnen constateren dat de camera’s van de eerste drie testaankopen respectievelijk in een (beschadigde) doos zijn geleverd waarin normaal een cameratoestel in combinatie met een andere lens wordt geleverd, in een doos die voor de Chinese markt is bestemd (te zien aan de Chinese tekens op de doos), dan wel met een geprinte handleiding in plaats van een handleiding die normaal in boekvorm wordt geleverd. Aan de enkele opmerking van PHL dat er met de getoonde verpakkingen, handleidingen en het product zelf niet veel mis lijkt te zijn, gaat de rechtbank dan ook als ongegrond voorbij. 6.8. Nu in het kader van dit incident aldus voorshands voldoende aannemelijk is dat sprake is van inbreuk op de Uniemerken van Nikon c.s., is het in 3.1 onder 1) gevorderde provisionele verbod toewijsbaar. Nikon c.s. heeft - zonder nadere toelichting - gevorderd dat de rechtbank het provisionele verbod toe zal wijzen niet alleen voor de duur van de bodemprocedure in eerste aanleg, maar ook voor de duur van een eventueel hoger beroep. Dit wordt afgewezen. De onderhavige voorziening vormt een voorschot op de toewijzing van de verbodsvordering in de hoofdzaak.

De rechtbank in het bevoegdheidsincident 7.1. wijst de vorderingen af, 7.2. houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan tot het eindvonnis in de hoofdzaak, in het incident houdende voorlopige voorziening 7.3. beveelt PHL met onmiddellijke ingang na betekening van dit incidentvonnis voor de duur van het geding, te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de Uniemerken in de Europese Unie, waaronder in het bijzonder het promoten, aanbieden, verkopen, leveren en/of in voorraad houden van de Nikon producten in de Europese Unie, 7.4. beveelt PHL aan Nikon c.s. een dwangsom te betalen van € 10.000,- voor iedere dag, daaronder begrepen een dagdeel, dat PHL in gebreke blijft geheel of gedeeltelijk aan het bevel onder 7.3 te voldoen, ofwel - ter keuze van Nikon c.s. - een dwangsom van € 5.000, voor ieder product waarmee PHL in strijd handelt met het bevel onder 7.3, alles met een maximum van € 500.000,-, 7.5. verklaart de veroordelingen onder 7.3 en 7.4 uitvoerbaar bij voorraad, 7.6. houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan tot het eindvonnis in de hoofdzaak, in de hoofdzaak 7.7. verwijst de zaak naar de parkeerrol van woensdag 7 oktober 2020. Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 11 maart 2020 in tegenwoordigheid van de griffier. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Vergelijk o.a. Hoge Raad 15 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2800 (A / Gemeente Voorst) en Hoge Raad 26 november 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN8521 (Kojen / ABB c.s.) Verordening (EU) nr. 2017/1001 van het Europees parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk Hof van Justitie EG 8 april 2003, C-244/00, ECLI:EU:C:2003:204 (Van Doren/Lifestyle) en HR 18 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC7429 (Lancaster) HR 6 februari 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG5056, NJ 2010/139 m.nt. Snijders (Schiphol/Chipshol). Zie ook Snijders, Groene Serie Burgerlijke Rechtsvordering, artikel 223 Rv, aantekening 6, noot 3, laatste zin.