ECLI:NL:RBDHA:2020:10161

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/542448 / HA ZA 17-1159 Vonnis van 14 oktober 2020 in de zaak van de rechtspersoon naar Duits recht PHARMA SGP GMBH (voorheen PHARMA FGP GMBH), te Graefeling, Duitsland, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, advocaat mr. A.J. Verbeek te Haarlem, tegen de rechtspersoon naar Duits recht GLENWOOD GMBH PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE, te München, Duitsland, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, advocaat mr. J. Becker te Arnhem. Partijen zullen hierna Pharma en Glenwood genoemd worden. Voor Pharma is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. Verbeek voornoemd, tezamen met mr. J.J. Quik, eveneens advocaat te Haarlem. Voor Glenwood is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. Becker voornoemd.

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: de dagvaarding van 20 september 2017, met producties EP01 tot en met EP08; de conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie, tevens akte overlegging producties, met producties GP01 tot en met GP19; het tussenvonnis van 6 juni 2018 waarin een comparitie van partijen is bepaald; de conclusie van antwoord in reconventie, tevens akte overlegging aanvullende producties, met producties EP09 tot en met EP14; de akte overlegging aanvullende productie van Glenwood, met productie GP20; de akte indiening aanvullende productie van Pharma, met productie EP15; het proces-verbaal van comparitie van 10 december 2018, met daaraan gehecht de door partijen overgelegde comparitieaantekeningen; de brief van Glenwood van 4 januari 2019 waarin zij opmerkingen plaatst bij het met toestemming van partijen buiten hun aanwezigheid opgemaakte proces-verbaal van de comparitie van partijen. 1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

2.1. Pharma en Glenwood brengen beide specialistische farmaceutische producten op de markt. 2.2. Glenwood is houdster van het internationale woordmerk DESEO (hierna: het Glenwood-merk), met gelding in de Benelux, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Spanje en Zwitserland, ingeschreven op 7 december 2005 onder nummer IR 879815 en geregistreerd voor waren en diensten in klasse 5 (pharmaceutical products). 2.3. Het Glenwood-merk was aangevraagd op basis van de Duitse registratie voor het woordmerk DESEO, ingeschreven op 2 september 2005 onder nummer 305 34 226.6/05 (hierna: het Duitse merk). In 2012 heeft Glenwood dit Duitse merk verkocht aan Pharma. 2.4. Pharma is na de overname van het Duitse merk onder het teken DESEO een homeopathische vloeistof bestemd voor mannen en vrouwen met een ‘Sexuelle Schwäche’ op de markt gaan brengen in Duitsland, zie de hieronder opgenomen Nederlandse vertaling van de website van Pharma over dat product. 2.5. Glenwood heeft vanaf 2015, na de overname van haar aandelen door de huidige aandeelhouder Leyh-Pharma GMBH in 2014, het teken DESEO gebruikt voor een van haar producten, namelijk op het etiket van het hierna weergegeven potje met daarin 90 capsules met het ingrediënt L-Arginine, een voedingssupplement (hierna: het Glenwood-product). Het Glenwood-product is bestemd voor mannen die op zoek zijn naar een libido-verhogend/erectie-bevorderend middel. Het op het Glenwood-product aangegeven (maximaal) aanbevolen gebruik is twee à drie capsules per dag. 2.6. In mei 2017 hebben partijen op initiatief van Pharma onderhandeld over een eventuele overdracht van het Glenwood-merk van Glenwood aan Pharma, maar zij zijn niet tot een akkoord gekomen. In een schriftelijke verklaring van de CEO van Glenwood staat over die onderhandelingen – voor zover van belang – het volgende: “(…) To my knowledge, PharmaSGP GmbH began in the last year to plan the launch of its ‘DESEO’ product in other European countries, probably because its turnover in Germany has fallen and it thus wants to tap into the international market. Naturally, it would be sensible from an economic and marketing viewpoint for it to also do this under the ‘DESEO’ brand. The CEO of PharmaSGP GmbH (…) thus rang me on 18/05/17 (…) and asked me whether I would be willing to sell the international registrations for ‘DESEO’ in Benelux, France, UK, Austria, Spain and Switzerland. During the telephone call, I was assured that, if I did not want to sell, the company would just use another brand name instead of ‘DESEO’ for those countries; it would not be a problem. However, (…) actually continued to be interested in acquiring the international brands, but only offered a sum of EUR 15.000,00 for all six ‘DESEO’ trademarks. Neither in the phone call nor when offering the purchase price of EUR 15.000,00 PharmaSGP GmbH ever mentioned an eventual “non-use” of the “DESEO-trademarks or a potential invalidity for that reason to me. Neither was this the reason for them to buy the trademarks nor otherwise. I notified PharmaSGP GmbH via my lawyers that I am fundamentally willing to sell but only following the conclusion of a confidentiality agreement. However, PharmaSGP GmbH refused to sign a confidentiality agreement – a decision that I do not understand – despite this being a prerequisite for further negotiations for me, and also threatened to apply for their own DESEO-trademarks in these countries and initiate cancellation proceedings against the ‘DESEO’ brands of Glenwood GmbH if I did not agree to the sale at the offered price. Unfortunately, we were not able to reach an agreement regarding the sale of the DESEO-trademarks with PharmaSGP GmbH in the following time because the six DESEO-trademarks are worth way more than the offered EUR 15.000,00 and I was not willing to sell them for this price.(…)” 2.7. Bij brief van 8 juni 2017 heeft (de advocaat van) Pharma aan Glenwood het volgende gemeld: wir nehmen Bezug auf die bisher erfolgte Kommunikation zu Ihrer IR Marke DESEO mit der Nummer 879815 und dürfen Ihnen der guten Ordnung halber auf diesem Wege formlich anzeigen, dass diese unseres Erachtens in keinem der geschützten Territorien (Austria, Benelux, Switzerland, France, United Kingdom, Spain) rechtserhaltend benutzt wird. Wir beabsichtigen daher in den entsprechenden Territorien die entsprechenden Löschungsanträge - vorbehaltlich einer vorherigen vergleichsweisen Einigung - bezüglich Ihrer Marke zu stellen. Im Übrigen sind wir auf Basis der bereits genannten Konditionen immer noch an einer einvernehmlichen Einigung interessiert, können das von Ihnen geforderte CDA aber insbesondere wegen der dort enthaltenen „Nichtangriffsklausel" derzeit nicht unterzeichnen. Wie bereits erwähnt, ist unseres Erachtens zu dem jetzigen Zeitpunkt ein Austausch vertraulicher Informationen im Übrigen auch noch nicht erforderlich. Bitte teilen Sie uns da her bis spätesten Donnerstag, 15.06.2017 mit, ob Sie die Verhandlungen weiterverfolgen wollen oder welche Nachweise für die Benutzung Ihrer IR-Marke in den besagten Territorien bestehen. Ansonsten sehen wir uns gezwungen wie angekündigt zu verfahren. Glenwood heeft op deze brief niet gereageerd. 2.8. Pharma heeft op 20 juni 2017 via een spoedinschrijving het Beneluxwoordmerk DESEO (hierna: het Pharma-merk) ingeschreven onder nummer 1016338, welk merk is geregistreerd voor waren en diensten in klasse 5 (Pharmaceuticals; medicinal healthcare preparations; babyfood; dietary and nutritional supplements; pharmaceutical preparations for veterinary use). Op 26 juli 2017 heeft Glenwood oppositie ingesteld tegen deze inschrijving. 2.9. Bij brief van 21 augustus 2017 heeft (de advocaat van) Pharma aan Glenwood – onder meer – het volgende geschreven: As per their letter of June 8th 2017, my client requested you to provide them with evidence of normal use of Glenwood’s IR trademark DESEO (…) within the European Union insofar it concerned - amongst others - the designated Benelux Territory. Apart from the fact that you didn’t respond to my client’s request, further research shows that Glenwood, indeed, hasn’t used its DESEO trademark in a normal way during the past five years in the Benelux Territory. As no genuine use within the Benelux Territory can be established regarding the DESEO trademark, my client reasonably assumes that this trademark has - as stated - not been used in a normal way during the last 5 years and therefore is currently vulnerable for cancellation on grounds of “non-usus”. Because of the circumstances mentioned above my client has instructed me to file a cancellation action on grounds of “non-usus” before the District court in The Hague against the Benelux designation of your IR trademark DESEO. However before filing these proceedings, my client is prepared to give you one last opportunity to voluntarily meet its request to cancel the Benelux part of your IR trademark DESEO. Assuming that you cannot prove normal use in the Benelux Territory, I expect that Glenwood will cancel its Benelux registration thus making further legal action unnecessary. 2.10. In een e-mail van 27 augustus 2017 heeft (de advocaat van) Glenwood – voor zover relevant – als volgt gereageerd: We refer to your email of 25 August 2017.

in conventie 3.1. Pharma vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar te verklaren bij voorraad, het recht op het Glenwood-merk vervallen verklaart voor zover dit het Benelux deel daarvan betreft, en de doorhaling van de inschrijving van dat deel in het Benelux merkenregister beveelt, met veroordeling van Glenwood in de proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv. 3.2. Pharma stelt dat Glenwood binnen het territoir van de Benelux gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren, geen normaal gebruik heeft gemaakt van het Glenwood-merk voor de waren waarvoor dit merk is ingeschreven. Het geringe aantal verkoopfacturen dat Glenwood vóór de onderhavige procedure aan Pharma heeft overgelegd, te weten twee facturen van ná 8 juni 2017 (de datum van de brief van (de advocaat van) Pharma aan Glenwood, zie 2.7), bevestigt dat Glenwood geen normaal gebruik van haar Glenwood-merk heeft gemaakt. Dat betekent dat het Glenwood-merk op basis van artikel 2.27 lid 2 jo artikel 2.23bis BVIE vervallen dient te worden verklaard. 3.3. Glenwood voert verweer. 3.4. Op de stellingen van partijen in conventie wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. in reconventie 3.5. Glenwood vordert – enigszins verkort weergegeven – dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar te verklaren bij voorraad: ( i) voor recht verklaart dat Pharma het Pharma-merk te kwader trouw heeft gedeponeerd of aangevraagd, althans dat dit merk/deze merkaanvraag in rangorde dateert van na het Glenwood-merk, althans dat Pharma daardoor onrechtmatig heeft gehandeld jegens Glenwood en/of zich schuldig heeft gemaakt aan misbruik van recht of bevoegdheid, en voorts bepaalt dat Pharma gehouden is de schade van Glenwood volledig te vergoeden, zulks nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet; ( ii) de nietigverklaring uitspreekt van het Pharma-merk en ambtshalve de doorhaling daarvan beveelt in het Benelux merkenregister van het BBIE, voor alle waren in klasse 5 waarvoor dit merk is gedeponeerd c.q. ingeschreven, zulks voor het gehele Benelux-gebied; ( iii) bepaalt dat het vonnis, eenmaal in kracht van gewijsde, zal hebben te gelden als een in wettige vorm opgemaakte akte, waarbij Pharma aan (de advocaat van) Glenwood de uitdrukkelijke machtiging verleent om doorhaling bij het BBIE te verzoeken, en beveelt dat Pharma de kosten daarvan draagt; ( iv) subsidiair, voor zover de vordering (ii) en/of (iii) zoals hiervoor genoemd niet worden toegewezen, Pharma gebiedt om het spoeddepot van het Pharma-merk in klasse 5 in te trekken althans Pharma gebiedt om het BBIE te verzoeken het depot c.q. de registratie niet door te zetten en vrijwillig door te halen, zulks met de verplichting om (de advocaat van) Glenwood (een) afschrift(en) te sturen van de correspondentie, een en ander op straffe van een dwangsom; ( v) Pharma veroordeelt in de kosten van deze procedure, waaronder de nakosten, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente. 3.6. Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt Glenwood primair – met een beroep op artikel 2.2bis lid 2 jo artikel 2.28 lid 1 BVIE – dat Pharma haar Pharma-merk te kwader trouw heeft gedeponeerd. Er is immers sprake van normaal voorgebruik van het Glenwood-merk drie jaar voorafgaand aan het merkdepot van Pharma en Pharma wist van dit voorgebruik onder meer vanwege de overname van het Duitse merk en de onderhandelingen met betrekking tot de eventuele overname van het Glenwood-merk. Pharma heeft vervolgens een aan het Glenwood-merk identiek teken voor identieke waren gedeponeerd, terwijl Glenwood hiervoor geen toestemming heeft verleend. Verder volgt de kwade trouw van Pharma uit het feit dat zij Glenwood heeft gedreigd met een nietigheidsprocedure wanneer Glenwood niet akkoord zou gaan met overdracht van het Glenwood-merk. Pharma heeft enkele dagen later door middel van een spoedinschrijving het Pharma-merk verkregen en is vervolgens daadwerkelijk een nietigheidsprocedure tegen Glenwood gestart. Daarmee heeft Pharma alles in het werk gesteld om Glenwood uit onder meer de Beneluxmarkt te drukken en haar het verdere gebruik van het Glenwood-merk te beletten. 3.7. Subsidiair stelt Glenwood dat het Pharma-merk blootstaat aan nietigverklaring op grond van artikel 2.2ter lid 1 en 2 aanhef en onder a jo artikel 2.28 lid 2 BVIE. Glenwood heeft de oudste rechten, nu zij op 18 mei 2006 het Glenwood-merk heeft gedeponeerd [is de publicatiedatum, Rb]. Op grond van de rangorde van het depot roept Glenwood de nietigheid van het Pharma-merk in. 3.8. Ten slotte stelt Glenwood meer subsidiair dat Pharma met haar beroep op het Pharma-merk jegens Glenwood onrechtmatig handelt en zich schuldig maakt aan misbruik van recht of bevoegdheid. 3.9. Pharma voert verweer. 3.10. Ook op de stellingen van partijen in reconventie wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in conventie en in reconventie Bevoegdheid 4.1. Op grond van (het ten opzichte van het moment van dagvaarden ongewijzigde) artikel 4.6 lid 2 BVIE is de rechtbank in conventie internationaal en relatief bevoegd van de vorderingen kennis te nemen, nu geen van partijen in de Benelux is gevestigd. Met betrekking tot de reconventionele vorderingen is de rechtbank bevoegd op grond van (het eveneens ongewijzigde) artikel 4.6 lid 4 BVIE. verder in conventie Niet-ontvankelijkheid 4.2. Glenwood heeft als meest verstrekkend verweer tegen de vorderingen in conventie aangevoerd dat Pharma niet-ontvankelijk is in haar vorderingen, omdat Glenwood is gedagvaard door de vennootschap met de naam Pharma FGP GmbH, terwijl die vennootschap op de datum van dagvaarding (20 september 2017) niet (meer) bestond. 4.3. De rechtbank gaat voorbij aan dit verweer, al omdat het feitelijk onjuist is. Zoals Pharma terecht heeft opgemerkt, volgt namelijk uit het door Glenwood overgelegde uittreksel uit het Duitse Handelsregister van het Ambtsgerichts München (productie GP03), dat pas na de datum van dagvaarding, op 28 september 2017, de naam van Pharma is gewijzigd van Pharma FGP GmbH in Pharma SGP GmbH. Vordering tot vervallen verklaren Glenwood-merk Belanghebbende? 4.4. Volgens Glenwood handelt Pharma onbehoorlijk door Glenwood in deze procedure op het Glenwood-merk aan te vallen, zodat Pharma niet als belanghebbende in de zin van artikel 2.28 lid 4 BVIE kan worden aangemerkt. Op grond van jurisprudentie van de Hoge Raad kan immers niet als belanghebbende worden aangemerkt degene die door de vervallenverklaring van het merk van een ander te vorderen, op grond van de bijzondere omstandigheden van het geval, in zijn verhouding tot die ander onbehoorlijk handelt. Pharma handelt onbehoorlijk nu zij deze procedure enkel heeft opgestart omdat zij tijdens de onderhandelingen niet kreeg wat zij wilde en zij Glenwood nu onder druk wil zetten om het Glenwood-merk alsnog van de hand te doen tegen een fooi, aldus Glenwood. Daarbij wijst zij op de schriftelijke verklaring van haar CEO (zie 2.6). De rechtbank gaat voorbij aan dit verweer om de navolgende redenen. 4.5. Vast staat dat na de aankoop van het Duitse merk in 2012, Pharma dit merk in Duitsland is gaan gebruiken voor haar homeopatische vloeistof (zie 2.4). De stelling van Pharma dat zij alleen al vanwege het gebruik van het teken DESEO in Duitsland belang heeft bij gebruik van datzelfde teken in de Benelux, is door Glenwood niet betwist. Pharma kan aldus als belanghebbende bij het beroep op vervallenverklaring worden aangemerkt. 4.6. De rechtbank ziet in de door Glenwood aangevoerde gang van zaken rondom de onderhandelingen over de overname van het Glenwood-merk, zoals beschreven in de schriftelijke verklaring van de CEO van Glenwood (zie 2.6), ook geen aanwijzingen voor onbehoorlijk handelen waarmee Pharma het recht zou hebben verspeeld verval van het Glenwood-merk in te roepen. Blijkens die verklaring is tijdens de onderhandelingen gesproken over een geheimhoudingsverklaring en een prijs, waarover partijen het niet eens zijn geworden. Pharma was kennelijk niet bereid een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen en Glenwood vond de door Pharma geboden prijs voor het Glenwood-merk te laag. Het enkele feit dat Pharma het Glenwood-merk graag van Glenwood over wilde nemen, maar zij vervolgens niet in kon stemmen met de door Glenwood gestelde voorwaarden, maakt niet dat zij de mogelijkheid heeft verspeeld om op wat haar betreft goede gronden vervallenverklaring van datzelfde merk te vorderen. 4.7. Dat wordt niet anders als Pharma – zoals Glenwood stelt – in het eerste telefoongesprek van de onderhandelingen zou hebben gezegd dat zij een andere merknaam dan DESEO zou gaan gebruiken, wanneer Glenwood haar Glenwood-merk niet zou willen verkopen. De rechtbank ziet, zonder nadere onderbouwing, die Glenwood niet heeft gegeven, niet in dat Glenwood op grond van deze enkele opmerking er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat Pharma niets (meer) tegen het Glenwood-merk zou ondernemen. De rechtbank gaat daarom ook voorbij aan het – voor zover al tijdig gedane – beroep van Glenwood tijdens de comparitie op rechtsverwerking door Pharma vanwege voornoemde telefonische opmerking. 4.8. Pharma heeft na die onderhandelingen helder gecommuniceerd dat zij zich in voorkomend geval op verval van het Glenwood-merk zou beroepen, waarmee voor Glenwood de intenties van Pharma duidelijk waren. Bij brief van 8 juni 2017 (zie 2.7) heeft Pharma Glenwood immers enerzijds verzocht te laten weten of zij nog verder wenste te onderhandelen en anderzijds verzocht aan te tonen dat zij in de desbetreffende landen normaal gebruik maakte van het Glenwood-merk, bij gebreke waarvan Pharma zich het recht voorbehield vervallenverklaringen aanhangig te maken. Pharma heeft Glenwood gevraagd vóór 15 juni 2017 te reageren. Op deze brief heeft Glenwood niet gereageerd, waarna Pharma op 20 juni 2017 het Pharma-merk via een spoeddepot heeft gedeponeerd. Na de correspondentie over het bewijs van normaal gebruik van het Glenwood-merk, heeft Pharma uiteindelijk – als belanghebbende – deze procedure aanhangig gemaakt. 4.9. Subsidiair heeft Glenwood aangevoerd dat Pharma niet als belanghebbende kan worden aangemerkt, omdat zij jegens Glenwood onrechtmatig handelt dan wel misbruik maakt van haar recht. Nu zij hiervoor geen andere gronden aanvoert dan hiervoor besproken, wordt daar aan voorbijgegaan om dezelfde redenen. De rechtbank komt dan ook toe aan de vraag of normaal gebruik is gemaakt van het Glenwood-merk. Normaal gebruik? 4.10. Pharma grondt haar vorderingen op artikel 2.27 lid 2 jo artikel 2.23bis BVIE. Daarin is — voor zover van belang — bepaald dat een merkrecht vervallen kan worden verklaard indien de houder van dat merk gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar zonder geldige reden in het Beneluxgebied geen normaal gebruik heeft gemaakt van dat merk voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. 4.11. Van normaal gebruik van een merk is sprake wanneer het merk – overeenkomstig de wezenlijke functie ervan, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven – wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat alleen ertoe strekt, de aan de merkinschrijving verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of normaal gebruik van het merk is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het economische verkeer reëel is, meer in het bijzonder de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk. Voor normaal gebruik is niet bij voorbaat een de-minimisregel te geven, maar het moet wel gaan om gebruik dat voor de merkhouder werkelijk commercieel gerechtvaardigd is.

De rechtbank in conventie 5.1. verklaart vervallen het recht van Glenwood op het internationaal geregistreerde woordmerk DESEO, ingeschreven op 7 december 2005 onder nummer 879815, voor zover die registratie gelding heeft in de Benelux, en beveelt dat het Benelux deel van dat merk wordt doorgehaald in het Benelux merkenregister; 5.2. veroordeelt Glenwood in de proceskosten, aan de zijde van Pharma tot op heden begroot op € 1.784,42; 5.3. verklaart de veroordeling onder 5.2 uitvoerbaar bij voorraad; 5.4. wijst het meer of anders gevorderde af; in reconventie 5.5. wijst de vorderingen af; 5.6. veroordeelt Glenwood in de proceskosten, aan de zijde van Pharma tot op heden begroot op € 543,-; 5.7. verklaart de veroordeling onder 5.6 uitvoerbaar bij voorraad. Dit vonnis is gewezen door mr. M. Knijff en in het openbaar uitgesproken op 14 oktober 2020. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) De rechtbank hanteert in dit vonnis, anders dan in de processtukken, de artikelnummering van het BVIE zoals die geldt na de wijzigingen die vanaf 1 maart 2019 in werking zijn getreden. Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom Hoge Raad 14 januari 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA4275 (Intergro / Interbuy) HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145 (Ansul / Ajax); HvJ EG 27 januari 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50 (La Mer Technology / Labaratoires Goemar) en HvJ EG 11 mei 2006, C‑416/04 P, ECLI:EU:C:2006:310 (Vitafruit) GvEA 6 oktober 2004, T-356/02, ECLI:EU:T:2004:292 (Vitakraft) Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, Pb EU 2004, L 195 HvJ EU 15 november 2012, C-180/11, ECLI:EU:C:2012:717 Zie Hof Den Haag 29 maart 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BP9443, en Hof Den Haag 26 februari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ1902 (Danisco/Novozymes)

Daarbij dient het normale gebruik van het merk te worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoende gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen. 4.12. Glenwood heeft het standpunt van Pharma, dat Glenwood het Glenwood-merk in de jaren voorafgaand aan de dagvaarding niet normaal heeft gebruikt gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren, bestreden voor de periode vanaf 2015. Vast staat dat in de jaren vóór 2015 geen gebruik is gemaakt van het Glenwood-merk en dat na het uitbrengen van de dagvaarding ook geen gebruik meer is gemaakt van het Glenwood-merk. Daarmee ligt ter beoordeling voor of het gebruik vanaf 2015 en tot aan de dagvaarding is aan te merken als normaal gebruik van het Glenwood-merk. 4.13. Ter onderbouwing van haar verweer heeft Glenwood gewezen op de vanaf 2015 bestaande verpakking van haar Glenwood-product (zie 2.5) – welk ‘artwork’ voor haar verpakkingen zou aantonen dat zij voor het Glenwood-merk vanaf 2015 een afzet heeft willen vinden en behouden –, twee advertenties op eBay van juni 2017 (zie 2.11) en de elf verkoopfacturen over de jaren 2015 tot en met 2017 (zie 2.11 en 2.12). Ter comparitie (van 10 december 2018) heeft Glenwood verklaard dat de overgelegde gedingstukken al haar verkoopfacturen en al haar reclamemateriaal van het Glenwood-merk betreffen. Naar het oordeel van de rechtbank is dit door Glenwood opgegeven gebruik van het Glenwood-merk echter onvoldoende om te kunnen kwalificeren als normaal gebruik. Daartoe wordt als volgt overwogen. 4.14. Als het gaat om de verpakking van haar product, heeft Glenwood terecht opgemerkt dat het aanbrengen van het Glenwood-merk op waren of een verpakking gekwalificeerd kan worden als merkgebruik. Dit gebruik (en het maken van ‘artwork’ daarvoor) is echter niet voldoende om normaal gebruik van het Glenwood-merk in de zin van artikel 2.23bis BVIE aan te nemen. Uit het aanbrengen van een merk op een verpakking kan weliswaar de intentie spreken om een afzet te vinden of te behouden, maar pas met gebruik van de bedrukte verpakkingen op de markt (via reclames, verkoop en dergelijke) wordt deze afzet daadwerkelijk gevonden of behouden. In de beoordeling van de vordering tot vervallenverklaring van het Glenwood-merk staan daarom de twee advertenties van 2017 en de elf verkoopfacturen uit de periode van 2015 tot in 2017 voorop. 4.15. Bij de vraag of met deze advertenties en verkopen de commerciële exploitatie van het Glenwood-merk in het economische verkeer als reëel is aan te merken, is van belang dat het Glenwood-product een middel is dat is bedoeld voor mannen die hun libido willen verhogen of erecties willen bevorderen. Volgens Glenwood betreft dit een nichemarkt, omdat de verkoop van dit soort producten aan mannen heel lastig is. Mannen zouden niet snel uitkomen voor problemen met hun libido of seksuele prestaties of voor het feit dat zij lustopwekkende preparaten willen/moeten slikken, zeker waar het gaat om Noord/West-Europese mannen. Als het product al wordt gebruikt door mannen, zal dit slechts in kleine hoeveelheden gebeuren, nu mannen dit soort producten eerst voorzichtig willen uitproberen. Een potje met 90 capsules zal dan ook lang meegaan, aldus Glenwood. Daarom dient een afzet van elf potjes van het Glenwood-product in de drie jaren voorafgaand aan de dagvaarding in de ogen van Glenwood als normaal gebruik van het Glenwood-merk te worden aangemerkt. 4.16. De rechtbank is echter met Pharma van oordeel dat niet kan worden aangenomen dat de afzetmarkt voor producten als het Glenwood-product een kleine (niche)markt is. Uit het door Pharma (in de conclusie van antwoord in reconventie, onder randnummers 37 en 38) aangehaalde onderzoek uit 2017 van de Stichting Farmaceutische Kengetallen, een stichting die jaarlijks onderzoek doet naar geneesmiddelengebruik in Nederland, volgt namelijk dat middelen bij erectiestoornissen in Nederland in 2017 in de top drie stonden van geneesmiddelen met de hoogste uitgaven buiten het basispakket. Volgens dit onderzoek is in 2017 in Nederland in totaal € 18.000.000,- uitgegeven aan deze geneesmiddelen. Glenwood heeft deze cijfers op zich niet weersproken, maar aangevoerd dat lustopwekkende voedingssupplementen niet te vergelijken zijn met geneesmiddelen. Wat daar ook van zij, uit de uitgaven voor geneesmiddelen bij erectiestoornissen blijkens dit onderzoek, volgt naar het oordeel van de rechtbank in elk geval dat Noord/West-Europese mannen het in 2017 niet zo lastig (meer) vonden om uit te komen voor problemen met hun libido of seksuele prestaties als Glenwood voorstaat. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat dat niet ook zou gelden voor de jaren 2015 en 2016. Daarbij komt dat de drempel voor het aanschaffen van lustopwekkende voedingssupplementen, die anoniem, via internet, zijn te verkrijgen, in het algemeen lager zal zijn dan voor de aanschaf van geneesmiddelen, die enkel op recept (na een artsenbezoek) verkrijgbaar zijn. 4.17. Dat in de relevante periode ook een meer dan geringe interesse bestond in lustopwekkende voedingssupplementen en voor die producten de weg naar de consument goed gevonden kon worden, blijkt ook uit de door Pharma overgelegde cijfers van haar verkopen van (zoals zij het zelf noemt) ‘erectiepillen’ in Duitsland (overgelegd als productie EP12). Volgens die cijfers heeft Pharma in de maanden augustus en september 2017 in Duitsland, met een marktaandeel van ongeveer 5%, namelijk een maandomzet van meer dan € 400.000,- behaald met de verkoop van haar homeopathische vloeistof voor mannen en vrouwen met ‘Sexuelle Swäche’ onder het Duitse (DESEO) merk. Glenwood heeft weliswaar aangevoerd dat die cijfers niet met stukken zijn onderbouwd, maar heeft de orde van grootte van deze cijfers niet bestreden, zodat de rechtbank geen reden ziet daaraan te twijfelen. Het mag verder zo zijn dat de cijfers zien op Duitsland en niet op de (kleinere) Benelux, maar niet valt in te zien dat als in Duitsland een wezenlijke markt bestaat voor lustopwekkende voedingssupplementen, dat niet ook zo zou zijn in de Benelux. 4.18. Uitgaande van die bestaande wezenlijke markt voor lustopwekkende supplementen in de Benelux, waarbij mannen laagdrempelig en anoniem, via aanbiedingen op internet, hun aankoop zouden kunnen doen, is een totaal aantal advertenties van twee, binnen één maand in 2017, op eBay, en een totale omzet van € 146,39 (negen maal € 14,99, eenmaal € 5,99 en een maal € 5,49) in de jaren vanaf 2015 waarin Glenwood zegt voor het Glenwood-product een afzet te hebben willen vinden en behouden, niet werkelijk commercieel gerechtvaardigd te achten. Dat Glenwood – naar eigen zeggen vijftien keer – kleiner is dan Pharma, maakt dat niet anders. Ook het op het Glenwood-product aangegeven (maximaal) aanbevolen gebruik van twee à drie capsules per dag, wat er volgens Glenwood op zou wijzen dat een potje lang zal meegaan, brengt niet mee dat het gebruik is te kwalificeren als relevant gebruik van het Glenwood-merk in dit marktsegment. Wat de aanbevolen hoeveelheid te nemen capsules ook is en hoe lang een verkocht potje ook in iemands kast blijft staan, het neemt niet weg dat Pharma, zonder dat zij daarvoor een reden heeft opgegeven, in een periode die drie kalenderjaren bestrijkt, niet meer dan twee advertenties heeft geplaatst voor het Glenwood-product en dat het product in de hele periode maar aan elf consumenten is verkocht. 4.19. Hierbij neemt de rechtbank nog in aanmerking dat de twee advertenties op eBay (zie 2.11) en de laatste twee verpakkingen in 2017 pas zijn geplaatst respectievelijk verkocht na de brief van 8 juni 2017 van Pharma aan Glenwood, waarin zij vroeg om bewijs van normaal gebruik van het Glenwood-merk (zie 2.7). Ook het verschil tussen de prijs volgens die advertenties van € 59,99 en de verkoopprijzen volgens alle elf overgelegde facturen (van € 5,49 tot € 14,99) (vergelijk producties GP08 tot en met GP18), roept vragen op.

Het lijkt er op dat voornoemde advertenties zijn geplaatst in een poging om alsnog normaal gebruik van het Glenwood-merk aan te tonen, welk vermoeden wordt ondersteund door het gegeven dat ten tijde van de comparitie het Glenwood-product al niet meer werd verkocht. Als die advertenties en verkopen buiten beschouwing zouden worden gelaten, resteren nog slechts negen losse verkopen van potjes van het Glenwood-product aan particulieren, waarvoor door Glenwood nimmer is geadverteerd. 4.20. De omstandigheid dat niet eerder dan in 2015, na de overname van Glenwood door Leyh-Pharma GmbH in 2014 (zie 2.5), een zogenaamde ‘re-launch’ voor het teken DESEO buiten Duitsland is geïnitieerd, brengt ook niet mee dat sprake is van normaal gebruik van het Glenwood-merk. Voor de Benelux heeft die ‘re-launch’ immers niet geresulteerd in relevante reclame-uitingen, verkoopaantallen of ander bewijs dat daadwerkelijk en afdoende gebruik is gemaakt van het Glenwood-merk op de betrokken markt. 4.21. Het voorgaande brengt mee dat het Benelux-deel van het Glenwood-merk vervallen zal worden verklaard en dat als gevorderd zal worden bevolen tot doorhaling daarvan in het Benelux merkenregister. verder in reconventie 4.22. Op dezelfde gronden als overwogen onder 4.6 tot en met 4.8, en nu het Glenwood-merk vervallen zal worden verklaard wegens niet normaal gebruik, kan het (primaire) beroep van Glenwood op kwade trouw bij het depot van het Pharma-merk in de zin van artikel 2.2bis lid 2 jo artikel 28 lid 1 BVIE, haar (subsidiaire) beroep op voorrang in de zin van artikel 2.2ter lid 1 en 2 aanhef en onder a jo artikel 2.28 lid 2 BVIE en haar (meer subsidiaire) beroep op misbruik van recht/bevoegdheid, ter onderbouwing van de reconventionele vorderingen, niet slagen. Daarmee liggen de vorderingen in reconventie voor afwijzing gereed. verder in conventie en in reconventie Proceskosten 4.23. Glenwood zal zowel in conventie als in reconventie als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van Pharma worden veroordeeld. Pharma vordert vergoeding van de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv, maar Glenwood heeft zich op het standpunt gesteld dat geen sprake is van een handhavingsprocedure in de zin van artikel 1019 Rv, zodat artikel 1019h Rv niet van toepassing is. 4.24. Pharma heeft aangevoerd dat enkel nietigheids- en oppositieprocedures buiten het toepassingsbereik van artikel 1019 Rv vallen, waaronder een doorhalings- of vervallenverklaringsprocedure (wegens niet normaal gebruik van een merk) als de onderhavige, ingesteld om het Pharma-merk te beschermen, niet kan worden begrepen. Daarbij komt dat het Pharma-merk door Glenwood is aangevallen door oppositie in te stellen tegen de spoedinschrijving en dat Glenwood in reconventie ook handhavingsvorderingen heeft ingesteld die het Pharma-merk aanvallen. Gelet hierop meent Pharma dat artikel 1019h Rv van toepassing is en Glenwood in conventie en in reconventie in de volledige proceskosten dient te worden veroordeeld. De rechtbank volgt Pharma daarin niet en wel hierom. 4.25. Artikel 1019 Rv moet zo worden uitgelegd dat het toepassingsbereik van artikel 1019h Rv overeenstemt met het toepassingsbereik van de Handhavingsrichtlijn waarvan de artikelen 1019 en 1019h Rv de implementatie vormen. Bij de vaststelling van het toepassingsbereik van de Handhavingsrichtlijn moet rekening worden gehouden met de rechtspraak van het Hof van Justitie daarover, in het bijzonder het Bericap-arrest.In dat arrest heeft het Hof geoordeeld dat de bepalingen van de Handhavingsrichtlijn enkel de handhaving waarborgen van de verschillende rechten van de personen die intellectuele-eigendomsrechten verkregen hebben, te weten de houders van dergelijke rechten, en dat zij niet in die zin kunnen worden uitgelegd dat zij beogen de verschillende maatregelen en procedures te regelen die ter beschikking worden gesteld van de personen die door anderen verkregen intellectuele-eigendomsrechten betwisten zonder zelf houders van dergelijke rechten te zijn. 4.26. Een procedure tot vervallenverklaring van een merk als ingesteld door Pharma is, net als een procedure tot nietigverklaring van een merk, een procedure die ter beschikking wordt gesteld van personen die door anderen verkregen intellectuele-eigendomsrechten betwisten, als bedoeld in het Bericap-arrest. Zowel in het geval van een vordering tot vervallenverklaring als bij een vordering tot nietigverklaring van een merk, wordt in zichzelf immers niet beoogd de bescherming van de houder van een intellectueel-eigendomsrecht te verzekeren, maar juist beoogd vastgesteld te krijgen dat die bescherming van die houder niet (langer) bestaat. Het feit dat Glenwood voorafgaand aan deze procedure oppositie heeft ingesteld tegen de spoedinschrijving van het Pharma-merk en Pharma haar vordering tot vervallenverklaring van het Glenwood-merk zou hebben ingesteld om haar Pharma-merk ‘te (kunnen blijven) handhaven’, doet daar niet aan af. Deze vorm van ‘handhaving’ (het verdedigen van het merk tegen een ongeldigheids-/nietigheidsaanval) is niet aan te merken als handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van de Handhavingsrichtlijn. Met de wederzijds ingestelde vorderingen is het onderhavige geschil beperkt tot de vraag wie van partijen de aanspraak toekomt op de Benelux merkrechten op het teken DESEO. Dat is een kwestie van gerechtigdheid tot merkrechten, niet van inbreuk op die rechten. Van handhaving in de zin van artikel 1019h Rv is dan ook geen sprake. 4.27. Van vergoeding van de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv zou nog sprake kunnen zijn als de vorderingen van partijen aangemerkt kunnen worden als vooruitgeschoven inbreukverweer tegen dreigende handhaving. Gesteld noch gebleken is echter dat de vorderingen van partijen samenhangen met een concrete (voorgenomen) inbreukactie, zodat artikel 1019h Rv ook via die weg toepassing mist. 4.28. De proceskosten zullen daarom op basis van het liquidatietarief worden begroot. In conventie worden de kosten aan de zijde van Pharma begroot op € 1.086,- aan salaris advocaat (2 punten à € 543,-), € 80,42 aan kosten dagvaarding en € 618,- aan griffierecht, derhalve op € 1.784,42 totaal. In reconventie worden de kosten aan de zijde van Pharma begroot op € 543,- salaris advocaat (1/2 x 2 punten à € 543,-).