ECLI:NL:RBDHA:2019:8073

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/534958 / HA ZA 17-671 Vonnis van 7 augustus 2019 in de zaak van 1TOMTOM INTERNATIONAL B.V., te Amsterdam, 2. TOMTOM NV, te Amsterdam, eiseres, advocaat mr. N.A. Winthagen te Amsterdam, tegen MKB ONDERNEMERS B.V., te Rotterdam, gedaagden, advocaat mr. G. te Winkel te Amsterdam. Partijen zullen hierna TomTom c.s. en MKBO genoemd worden en eiseressen ook afzonderlijk TomTom IBV en TomTom NV. .

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: het vonnis in incident van 1 november 2017, de beschikking van 28 december 2017 waarbij de comparitie van partijen is bepaald op 26 juni 2018, de beschikking van 26 juni 2018 waarbij de voortzetting van de comparitie is bepaald op 23 juli 2018, de akte aanvullende producties van TomTom c.s. met producties 41 tot en met 44, de brief van MKBO van 21 juni 2018 met producties 5 en 6, het proces-verbaal van de op 26 juni 2018 gehouden en op 23 juli 2018 voortgezette comparitie van partijen en de daarin verder genoemde stukken. 1.2. Het proces-verbaal van comparitie is met instemming van partijen buiten hun aanwezigheid opgemaakt. Partijen hebben geen gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid om opmerkingen te maken over het proces-verbaal. 1.3. Ten slotte is een datum voor het wijzen van vonnis bepaald.

2.1. TomTom IBV behoort tot de groep van vennootschappen die onderdeel uitmaakt van de onderneming van TomTom NV. TomTom c.s. voert de handelsnaam TomTom. 2.2. TomTom c.s. houdt zich bezig met de ontwikkeling en wereldwijde levering van producten en diensten op het gebied van navigatie en het (al dan niet geautomatiseerd) verstrekken van reis- en vervoersgerelateerde informatie voor consumenten en bedrijven. TomTom c.s. ontwikkelt en verkoopt eveneens B2B producten op het gebied van mobiliteit zoals de “fleet management” tool genaamd Webfleet. Deze tool biedt ondernemers assistentie bij het bijhouden van administratie omtrent rijgedrag, parkeerlocaties en het aanleveren van gereden kilometeroverzichten. 2.3. TomTom IBV is houdster van de hierna genoemde merkregistraties (hierna: gezamenlijk aangeduid als de TomTom-merken, de Beneluxmerkregistraties afzonderlijk als de TomTom-Beneluxmerken en het Uniemerk en de internationale merkregistratie met gelding in de Europese Unie afzonderlijk als de TomTom-Uniemerken): - het Beneluxwoordmerk TOMTOM met registratienummer 0722339, op 1 mei 2003 geregistreerd voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42; - het Beneluxwoordmerk TOMTOM met registratienummer 0798026, op 7 april 2006 geregistreerd voor waren en diensten in de klassen 9, 38, 39, 41, 42 en 45; - het hieronder afgebeelde internationale beeldmerk met registratienummer 0969888 met gelding in de Europese Unie, op 21 augustus 2007 geregistreerd voor waren en diensten in de klassen 9, 38, 39 en 42: - het hieronder afgebeelde Beneluxbeeldmerk met registratienummer 0842189, op 21 april 2008 geregistreerd voor waren en diensten in de klassen 9, 38, 39 en 42: - het hieronder afgebeelde Uniebeeldmerk met registratienummer 007072689, op 9 maart 2010 geregistreerd voor waren en diensten in de klassen 9, 35, 38, 39 en 42: 2.4. In de klasse 9 zijn alleTomTom-merken ingeschreven voor - onder andere - de volgende waren: hardware en software te gebruiken met (satelliet en/of GPS) navigatiesystemen; hardware en software ten behoeve van reisinformatiesystemen voor het verstrekken of weergeven van reisadviezen en/of informatie over benzinestations, parkeergarages en -terreinen, restaurants, autobedrijven en andere reis- en vervoers-gerelateerde informatie; hardware en software voor informatiemanagement ten behoeve van de vervoers- en verkeerssector. De TomTom-merken zijn (voor zover ingeschreven) in de klasse 39 alle ingeschreven voor - onder andere - de volgende dienst: het verschaffen van informatie met betrekking tot reizen. De TomTom-merken worden intensief gebruikt voor producten en diensten op het gebied van navigatie en het (al dan niet geautomatiseerd) verstrekken van reis- en vervoersgerelateerde informatie. 2.5. De TomTom-merken zijn in licentie gegeven aan alle rechtspersonen binnen de TomTom-groep, waaronder TomTom NV, met het recht om zelfstandig een verbod en/of schade te vorderen. 2.6. MKBO exploiteert een onderneming, tot voor kort onder de handelsnaam MKB Brandstof, die het voor ondernemers gemakkelijk maakt om een efficiënte financiële administratie in verband met tanken, parkeren en autowassen te voeren. Daartoe geeft zij in samenwerking met Travelcard een autopas uit (hierna: de pas) waarmee overal in Nederland getankt kan worden. Voorts levert zij onder meer een online applicatie (“app”) die het gemakkelijk maakt parkeerkosten te betalen en te administreren. 2.7. De heer [A] , directeur van MKBO (hierna: [A] ), is oprichter en eigenaar van MKBO. 2.8. MKBO heeft vanaf eind 2009 intensief reclame gemaakt voor haar producten en diensten via radiocommercials, waartoe zij de fictieve persoon Tom de Ridder als “advertising character” heeft geïntroduceerd. Op 10 december 2010 is TOM DE RIDDER als Beneluxwoordmerk ingeschreven door MKBO. 2.9. In de loop van 2015 heeft MKBO besloten dat zij haar marketing profilering wil herzien omdat MKB Brandstof de lading van haar diensten niet meer dekte. In dat verband heeft zij in juli 2015 een merkbeschikbaarheids-onderzoek laten verrichten. 2.10. Op 20 november 2015 heeft [A] gesproken met de heer [B] , destijds Director HR Consumer BU & LTP / Service Unit HR van TomTom c.s. (hierna: [B] ). Inmiddels is [B] niet meer werkzaam bij TomTom c.s. 2.11. [A] heeft op 22 januari 2016 aan [B] een e-mail gestuurd waarin is opgenomen: “Thanks for the opportunity to explain for the colleague you mentioned, the changes we want to introduce in our branding hierarchy. Right now we carry two brands, MKB Brandstof (our main brand) and Tom de Ridder (our advertising character). In the market, Tom de Ridder has a stronger brand awareness than MKB Brandstof, after many years of radio advertising. Furthermore, MKB Brandstof is a descriptive name. This puts limits on our emotional brand values - plus the description is no longer valid: - we do not serve Medium Enterprises, only Small Enterprises and selfemployed people - we offer not only gasoline but also parking and carwash Therefore we want to change our name. There we face the problem that a rebranding campaign does not bring in new customers. Our margins are so slim that we can not afford such a paid campaign. Hence we will change our name to Tom. The moment we do this, we will tell the press that Tom de Ridder will no longer be heard on radio. This will bring us the free publicity we need to transfer the brand awareness from Tom de Ridder to Tom (the shorthand version that has been in use for years as well). Opposed to MKB Brandstof, the new Tom will revolve around pull marketing, sympathy, social media and sponsoring. Our paid advertising will be limited and no longer be product focused (except for search engine marketing). It will put the spotlight on our community of 45.000 entrepreneurs, and encourage them to support each other. The product delivery of Tom (billing & collections) will remain MKB Brandstof branded, at least for now: Tom by MKB Brandstof. Although the transition to Tom is not a big step, we like to eliminate upfront any chance of confusion with the TomTom brand. Given the brand values and associations, that chance is not big either - but we feel it is necessary to make explicit together how we can place Tom at maximum distance from TomTom (logo, colours, typography, slogans, etc.). We are prepared to commit ourselves to guidelines that protect your brand from possible confusion. Would it be possible to plan a meeting with your colleague, to discuss possible guidelines?” 2.12. Op 25 februari 2016 heeft [A] telefonisch een gesprek gevoerd met mevrouw [C] , vice-president IP van TomTom c.s. (hierna: [C] ), welk gesprek hij - buiten medeweten van [C] - heeft opgenomen. Tijdens het gesprek is - onder meer - het volgende gezegd: “ [C] : You are looking to uhm rebrand your… your… your company, as I understand it? [A] : Yes. [C] : And… uhm… you… you want to make use of the name Tom. [A] : Yes, that is correct, yeah. [C] : Okay.

3.1. TomTom c.s. vordert – samengevat en na eiswijziging - dat de rechtbank, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis: I. voor recht verklaart dat MKBO inbreuk heeft gemaakt op de TomTom-Uniemerken (subsidiair op de TomTom-Beneluxmerken) en/of op de handelsnaamrechten van TomTom c.s., althans onrechtmatig jegens TomTom c.s. heeft gehandeld; II. MKBO veroordeelt tot betaling van de door TomTom c.s. geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet; III. primair: MKBO beveelt zich in de gehele Europese Unie te onthouden van iedere verdere inbreuk op de TomTom-Uniemerken waaronder begrepen maar niet beperkt tot gebruik van het teken tom als woordmerk en/of woord/beeldmerk en/of als handelsnaam; subsidiair MKBO beveelt zich te onthouden van iedere verdere inbreuk op de TomTom-Beneluxmerken waaronder begrepen maar niet beperkt tot gebruik van het teken tom als woordmerk en/of woord/beeldmerk en/of als handelsnaam; IV. MKBO beveelt zich te onthouden van iedere verdere inbreuk op de handelsnaam TomTom van TomTom c.s. althans zich te onthouden van ieder verder onrechtmatig handelen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het gebruik en de registratie van Tom als handelsnaam; V. MKBO beveelt om binnen 7 dagen na de betekening van dit vonnis voor eigen rekening al datgene te doen wat noodzakelijk is om te bewerkstelligen dat de domeinnaam www.tom.nl wordt doorgehaald, een en ander in overeenstemming met de reglementen die gelden voor .nl domeinnamen bij de domeinnaam houdende instantie SIDN en/of de daarvoor geldende procedures bij de betreffende hosting provider en/of Registrar; VI. MKBO beveelt binnen zestig dagen na betekening van dit vonnis alle inbreukmakende materialen die nog in voorraad worden gehouden en/of in het handelsverkeer circuleren terug te roepen en te vernietigen in de aanwezigheid van een deurwaarder die van deze vernietiging een rapport zal opstellen en dat MKBO dat rapport per omgaande aan de advocaat van TomTom c.s. toesturen en alle kosten die met deze terugroeping en vernietiging samenhangen voor rekening zullen komen van MKBO; VII. MKBO gebiedt aan TomTom IBV en/of TomTom NV een dwangsom te betalen van € 25.000,- voor iedere keer dat zij de verboden en geboden onder III tot en met VI overtreedt alsmede voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 1.000.000.-; VIII. MKBO veroordeelt in de volledige door TomTom c.s. gemaakte kosten ex art. 1019h Rv. 3.2. Aan deze vorderingen leggen TomTom c.s. - zakelijk weergegeven - het volgende ten grondslag. 3.2.1. In strijd met de Overeenkomst heeft MKBO haar handelsnaam gewijzigd in ‘tom’ en dit teken ook ter onderscheiding van haar diensten in reclamecampagnes gebruikt, onder meer op de radio en op billboards langs de snelweg. Ook het gebruik van de domeinnaam www.tom.nl is in strijd met de toezegging om slechts het Tom-Logo voor waren en diensten te gebruiken. MKBO is het teken tom bovendien gaan gebruiken in combinatie met slogans op het gebied van vervoer en navigatie, waarmee (doelbewust) verder werd aangeleund tegen de TomTom-merken. 3.2.2. Ook na de beëindiging van de overeenkomst door TomTom c.s. bij brief van 21 september 2016, heeft MKBO het gebruik van het teken tom ter onderscheiding van haar onderneming en van de waren en diensten van die onderneming zonder toestemming van TomTom c.s. voortgezet. 3.2.3. Door aldus te handelen maakt MKBO in de eerste plaats inbreuk op de TomTom-merken in de zin van art. 2.20 lid 1 aanhef en onder b, c en d BVIE respectievelijk van art. 9 lid 2 aanhef en onder b en c UMVo. Daarnaast maakt het gebruik van de handelsnaam tom inbreuk op de oudere handelsnaam TomTom van TomTom c.s. terwijl de handelwijze van MKBO ook overigens onrechtmatig is. TomTom c.s. heeft hierdoor schade geleden, waarvoor MKBO aansprakelijk is. 3.3. MKBO voert verweer strekkende tot afwijzing van de vorderingen. 3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

Bevoegdheid 4.1. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op inbreuken op de TomTom-Uniemerken, is de rechtbank internationaal (en relatief) bevoegd daarvan kennis te nemen nu MKBO is gevestigd in Nederland (art. 95 lid 1, art. 96 aanhef en onder a en art. 97 lid 1 jo. art. 98 lid 1 aanhef en onder a UMVo (oud) en art. 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk). De bevoegdheid strekt zich uit tot de gehele Europese Unie. 4.2. De vestigingsplaats Nederland van gedaagde brengt mee dat de rechtbank eveneens, op grond van art. 4.6 lid 1 BVIE, internationaal bevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen die zijn ingesteld ter zake van gestelde inbreuk op de TomTom-Beneluxmerken. De rechtbank is op grond van dit artikel ook relatief bevoegd omdat de gestelde inbreuk ook in het arrondissement Den Haag plaatsvindt. De bevoegdheid ziet op de gehele Benelux. Geen van partijen heeft in dit verband een beroep gedaan op het forumkeuzebeding in de Overeenkomst. 4.3. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op inbreuk op handelsnaamrechten en onrechtmatige daad is de rechtbank bevoegd reeds omdat MKBO die bevoegdheid niet heeft bestreden. Overeenkomst rechtsgeldig ontbonden? Uitleg Overeenkomst 4.4. Deze procedure tussen partijen ziet op merkinbreuk en is, gelet op de in het kortgeding vonnis op de voet van art. 1019i Rv bepaalde termijn, tijdig ingesteld als eis in de hoofdzaak om te voorkomen dat de in het kort geding getroffen voorzieningen vervallen. 4.5. Als meest verstrekkende verweer voert MKBO aan dat de Overeenkomst niet rechtsgeldig is beëindigd of ontbonden omdat geen sprake was van schending van de Overeenkomst. De Overeenkomst is derhalve nog van kracht. Deze moet, aldus MKBO, zo worden gelezen dat het haar op grond daarvan is toegestaan het Tom-Logo én het teken tom te gebruiken zoals zij heeft gedaan. Van merkinbreuk kan derhalve geen sprake zijn. TomTom c.s. stelt daartegenover dat de Overeenkomst zo moet worden uitgelegd dat het MKBO uitsluitend was toegestaan om het teken tom in de vorm van het Tom-logo te gebruiken. Ieder ander gebruik vormt merkinbreuk. TomTom c.s. heeft de Overeenkomst dan ook rechtsgeldig ontbonden omdat MKBO de Overeenkomst niet nakwam, ook niet nadat TomTom c.s. haar daartoe deugdelijk had gesommeerd. 4.6. Zowel de voorzieningenrechter van deze rechtbank als de rechtbank Amsterdam in de Amsterdamse procedure, hebben zich reeds uitgelaten over de vraag of de Overeenkomst rechtsgeldig is ontbonden, en deze bevestigend beantwoord. Ook is in die procedures geoordeeld over de daarmee samenhangende vraag hoe de overeenkomst uitgelegd moet worden. Anders dan TomTom c.s. ter comparitie ingang wilde doen vinden, zal deze rechtbank die vraag zelfstandig moeten beantwoorden in het kader van deze bodemprocedure op merkenrechtelijke grondslag, nu de Amsterdamse uitspraak nog geen kracht van gewijsde heeft en de uitspraak in kort geding slechts een voorlopig oordeel vormt. Gelet op hetgeen in deze procedure over en weer is gesteld en betwist, hetgeen niet wezenlijk afwijkt van wat in voornoemde procedures is aangevoerd (met name MKBO heeft grotendeels volstaan met verwijzing naar de eerdere procedures en verzocht het daar gestelde als hier herhaald en ingelast te beschouwen) komt de rechtbank, grotendeels op dezelfde gronden, eveneens tot het oordeel dat de Overeenkomst op de beperkte, door TomTom c.s. bepleite, wijze moet worden uitgelegd en dat deze derhalve rechtsgeldig is ontbonden. Daartoe is het volgende redengevend. 4.7. Partijen houdt in feite verdeeld hoe de Overeenkomst uitgelegd moet worden. De vraag hoe in een schriftelijke overeenkomst de verhouding van partijen is geregeld en of deze overeenkomst een leemte laat die moet worden aangevuld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten (het Haviltex-criterium). Dit betekent niet dat zo maar voorbij zou kunnen worden gegaan aan de gebruikte bewoordingen. In praktische zin zullen de bewoordingen en de taalkundige betekenis daarvan steeds van belang zijn, waarbij geldt dat daaraan, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval, meer of minder gewicht dient te worden toegekend. Daarbij staat het de rechter zelfs vrij om op basis van die betekenis te komen tot een voorshands oordeel. Maar ook indien bij de uitleg van een overeenkomst groot gewicht toekomt aan de taalkundige betekenis van de gekozen bewoordingen, kunnen de overige omstandigheden van het geval meebrengen dat een andere (dan de taalkundige) betekenis aan de bepalingen van de overeenkomst moet worden gehecht. Beslissend blijft het Haviltex-criterium. 4.8. Tegen deze achtergrond overweegt de rechtbank als volgt. 4.9. Vanuit taalkundig perspectief bezien kunnen de bewoordingen van art.1 van de Overeenkomst, in het bijzonder de zinsnede “For the avoidance of any doubt, MKB Brandstof shall only use the Tom-logo and will not use the word "Tom" in any other style or font in the course of its business.” in samenhang met punt iii) tot en met v) van de preambule van de Overeenkomst (zie 2.30), niet anders worden gelezen dan dat aan MKBO uitsluitend het gebruik van het Tom-logo is toegestaan zoals in de Annex bij de Overeenkomst is opgenomen en dat het gebruik van het woord/teken ‘tom’ als zodanig niet is toegestaan. In de preambule staat duidelijk dat MKBO het Tom-logo wil gaan gebruiken om ingekaderde waren en diensten aan te prijzen. In art.1 van de Overeenkomst is zoals gezegd helder verwoord dat MKBO uitsluitend het Tom-logo mag gebruiken en dat zij het woord ‘Tom’ niet zal gebruiken in een andere stijl of font bij haar zakelijke activiteiten. Dat deze tekst - taalkundig bezien - ruimte zou laten voor de uitleg van MKBO dat hiermee enkel is vastgelegd welk Tom-logo MKBO mag gebruiken, maar haar niet verbiedt om - waar gebruik van dit logo niet mogelijk is - het woord tom in drukletters en/of mondeling te gebruiken, verwerpt de rechtbank. 4.10. Naar het oordeel van de rechtbank moet aan deze taalkundige betekenis van de bewoordingen van art. 1 - met verwijzing naar de in 4.7 weergegeven maatstaf - veel gewicht worden toegekend. Het gaat hier immers om een commerciële afspraak – zij het dat deze geen commercieel verdeel voor TomTom c.s. behelst - tussen professionele partijen die maanden hebben onderhandeld over de Overeenkomst. TomTom c.s. is daarbij bijgestaan door haar bedrijfsjuristen op het gebied van Intellectuele Eigendom. Als onweersproken staat vast dat ook MKBO ten tijde van de onderhandelingen op de achtergrond door (een) juridisch adviseur(s) is bijgestaan. 4.11. Voor zover MKBO bedoelt te betogen dat bij de uitleg van de Overeenkomst rekening gehouden moet worden met het gegeven dat [A] , die als enige daadwerkelijk namens MKBO heeft onderhandeld, als ondernemer niet juridisch onderlegd is en geen weet heeft van de finesses van juridische termen als handelsnamen en merken, gaat de rechtbank hieraan voorbij, reeds omdat hij op de achtergrond juridische bijstand had. Zoals TomTom c.s. terecht opmerkt, verdraagt dit betoog zich voorts niet goed met de volgende door TomTom c.s.

De rechtbank 5.1. verklaart voor recht dat MKBO inbreuk heeft gemaakt op de TomTom-Uniemerken met de in 4.28 weergegeven handelingen, 5.2. beveelt MKBO zich te onthouden van iedere verdere inbreuk in de Europese Unieop de TomTom-Uniemerken bedoeld in 2.3, waaronder begrepen gebruik van het Tom-logo en van het teken tom, 5.3. veroordeelt MKBO tot betaling van de door TomTom c.s. ten gevolge van de vastgestelde merkinbreuk geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, 5.4. beveelt MKBO om reeds uitgegeven passen waarop het Tom-logo is aangebracht binnen zestig dagen na betekening van dit vonnis te vervangen door nieuwe passen zonder het inbreukmakende logo zoals omschreven in 4.53, onder toezending van een afschrift van de begeleidende brief en een geanonimiseerde verzendlijst aan de advocaat van TomTom c.s., 5.5. veroordeelt MKBO tot betaling aan TomTom c.s. van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere keer dat zij het onder 5.2 en/of 5.4 bevolene overtreedt, alsmede voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 250.000,- in totaal, 5.6. veroordeelt MKBO in de proceskosten, aan de zijde van TomTom c.s. tot op heden begroot op € 18.206,69, 5.7. verklaart dit vonnis voor wat betreft de veroordelingen en bevelen uitvoerbaar bij voorraad, 5.8. wijst het meer of anders gevorderde af. Dit vonnis is gewezen door mr. M.E. Kokke en in het openbaar uitgesproken op 7 augustus 2019. Zoals verduidelijkt ter comparitie legt TomTom c.s. primair de TomTom-Uniemerken aan haar vorderingen ten grondslag en subsidiair de TomTom-Beneluxmerken, zie proces-verbaal sub 11. De rechtbank begrijpt dit aldus dat ook de afzonderlijke vordering zich te onthouden van inbreuk op de Beneluxmerken subsidiair wordt gemaakt, mede gelet op de toelichting ‘Cliënt wil het liefst een verbod voor de gehele EU.” Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) Verordening (EU) nr. 2017/1001 van het Europees parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk, zoals geldig vanaf 1 oktober 2017 Ten tijde van het instellen van de dagvaarding was de in voetnoot 4 genoemde UMVo nog niet geldig. De genoemde artikelen uit de UMVo (oud) zijn gelijkluidend aan de thans geldende artikelen 123 lid 1, 124 onder a en 125 lid 1 UMVo. HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635; ECLI:NL:HR:1981:AG4158 (Eres/Haviltex) Hoge Raad 19 januari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ3178 (Meyer Europe / PontMeyer) en Hoge Raad 29 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA4909 (Derksen / Homburg) Vergelijk onder meer Hoge Raad 5 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8101 (Lundiform / Mexx) en Hoge Raad 7 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:260 (Afvalzorg / Slotereind) Randnummer 3.21 conclusie van antwoord in reconventie in de Amsterdamse Bodemprocedure, waarnaar wordt verwezen in de conclusie van antwoord onder 5.4 De kosten van de marktonderzoeken zijn terecht niet opgevoerd omdat de kosten daarvan reeds het kort geding vonnis zijn toegewezen.

Uhm, can you explain to me, I'm a bit, I'm a bit confused 'cause I have looked at some of the stuff that you're doing and around your fuel […?...] and stuff like that and that to my mind sits uncomfortably close with a number of initiatives that… that we have. Uhm, so I'm just... uhm, where, why Tom? Uhm, do you have some history with this name? What… what's the… what's the connection? [A] : Yes. Well, I've… I've… uhm… uhm… I have explained that in my uhm, e-mail uhm, to uhm... [B] , [B] , and… I understood he, he forwarded this email to you, and two days ago, I… [C] : Uhm... yeah, we've… was that in Dutch? [A] : No, it was in, in English. [C] : In English, okay no, I am uhm I'm sorry, I haven't uhm picked up on that. (…) [C] : Perhaps you can explain. [A] : Yeah, sure. Uhm… Uhm, we are using, uhm, the name Tom uhm for a few years now and we, we've also registered uhm... Tom de Ridder as a, as a brand name. Tom de Ridder is our uhm – Tom the Knight, in English, hahaha, but, but in Dutch it's Tom de Ridder – uhm and he is our uhm… advertising uhm… character, for a few years now in a, in a massive uhm, radio campaign in the Netherlands. (…) And… uhm… we, we want to maintain, uhm, the brand awareness of uhm, of Tom. Uhm, but we want to, to change our brand values: we will become a social enterprise. Uhm... right now we are uhm, uhm product oriented: uhm, our product is a payment card... uhm… for the gasoline… uhm, market… (…) …uhm specifically aimed at small entrepreneurs. (…) …and uhm... Tom de Ridder is now, uhm, ja known as as the advertising character that tries to force you to, to buy this uhm payment card. And... uhm… we will become a social enterprise that is a, a facilitator of, of, of a community of 50.000 uhm entrepreneurs, uhm, that are our customer right now. And uhm, we, we hope to enable this community to, to, to strengthen each other as, as an entrepreneur... Uhm… where as our, our services in, in uhm... in the payment, uhm... with, with the payment card, yeah, will become more of a, a side activity almost, huh. (…) So it is quite a, a, a big change in uhm empha… emphasis where, where uhm... the brand positioning is uhm involved. [C] : Oh okay… So what you are actually going to be doing under the Tom brand? You say uhm, uhm, uhm... can you, can you [...?... see if …?... eaches out and …?…]. Uhm… how are you reaching them, I mean, are you selling them things? Are you... [A] : Yeah we have a payment relationship with them because we uhm, process their uhm, their transactions on gasoline and… carwash and… parking; both parking in the streets... as uhm parking in, uhm, garages. Uhm… and in the future uhm, we will, uhm possibly extend this to uhm, uhm, the, the… how do I say it, uhm... to, to electricity for… (…) [A] : Oh, okay, well… electricity for uhm, electric vehicles, so car charging and... uhm… as, as a big innovation for in like, like two or three years, we would like to... uhm, process also payments in uhm... restaurants, uhm – another important area where, where the small entrepreneur has a lot of sales slips that he wants to get, get rid of. Because that's, that‘s the core of our, our uhm… value proposition: that is that you can throw away all the sale slips and get one monthly income statement. [C] : Yeah, I understand, I understand. Okay well, on the sign-up side of it, I don't really have a problem but what has anything to do… with for example… elec… electric cars and, and things like that, that's where I uhm I become extremely uncomfortable. Uhm, we haven't seen any example of, of uhm… logo's that you were talking about... uhm is, is that something you are able to share with us? [A] : Yeah, absolutely, but uhm... we are starting, uhm, the design process right now. One week ago, our… (…) [C] : But, uhm ja, I mean, as I think uhm [B] probably indicated to you, anything to do with the name Tom I, I get very uhm… uhm, my, my uhm, the, the hairs on the back of my head stand up. Uhm… (…) [C] : So it's really making sure that what you are doing doesn't touch on anything that we are doing… (…) [C] : …or we are going to do, but also that your uhm, your brand doesn't look like and would never be confused with anything… [A] : Absolutely. (…) [A] : Yeah. That's why I, that's why I contacted uhm [B] . Uhm… he, he, he, he didn't tell me about your, uhm, your worries though, yet… [C] : Ja. I, I mean uhm, it, uhm... I can understand what you are doing, and, and why you are doing it, uhm and, and to me, it's just making sure that you look, you know, completely different. But if you are moving away from uhm this… [A] : I agree. (…) [C] : (…) I understand that. Uhm, but, but one of the things that I picked up, (…) there is an awful lot of uhm, uhm, uhm, negativity around the, the Tom the Rider uhm brand which, uhm, I'm surprised that, that, that… Perhaps… you, you, you did a néw venture and you want to follow through that. But obviously that is the branding thing you need to think about. I need to see what is it you want to do with this, uhm, logo. (…) [C] : Uhm, because if, if I'm comfortable enough… If they can make it look like something that is só far away from what we do, then, then I can be comfortable, but I would want… (…) [C] : uhm, uhm, a, a, an Agreement between us that you wouldn't extent the, ehm, ehm, into ehm anything that, that, that we do, and… (…) [C] : …we often do this, we… (…) [C] : …call this a Coexistence Agreement, to… (…) [C] : …make sure that... you don't uhm suddenly start doing anything that, that is more auto… automotive based. (…) [A] : …and you would help ús if uhm, not only you can give uhm feed, feedback on the logo designs we will create the coming weeks… (…) [C] : Ja, I understand. And, and, and thank you for, for approaching it uhm in that way. I think what we need to do is… We, we need to start seeing some ideas, uhm, and then when we can find something that we all are happy with, and, you know, you, you're happy about, and we can live with, then we will draw up an agreement. [A] : Sure, nice. Yeah! Alright. (…) [A] : Right. Yeah. And, the, the thing is [C] , it's, it's good to know that we, we have been the biggest radio advertiser, uhm, for, for uhm many months in, in the past few years.

gestelde en door MKBO niet betwiste feiten: - [A] heeft in 2015 een merkengemachtigde ingeschakeld om een beschikbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren, waarbij zowel is gezocht op merken als op handelsnamen; - naar aanleiding van dit onderzoek heeft MKBO contact opgenomen met TomTom IBV en met andere partijen die uit dit onderzoek naar voren kwamen als houder van mogelijk conflicterende merken, waaronder Binck Bank, houdster van de merken TOM en TOM THE ORDER MACHINE; - [A] heeft in 2006 33 handelsnamen voor zijn onderneming geregistreerd; - TOM DE RIDDER is door MKBO als merk geregistreerd. [A] /MKBO moet derhalve geacht worden bekend te zijn met het fenomeen handelsnaam en de relevantie daarvan. Het voorgaande duidt er ook op dat [A] zich bewust is geweest van het risico om een nieuw merk en/of een nieuwe handelsnaam voor MKBO te kiezen waaraan andere marktpartijen rechten kunnen ontlenen. Dit betoog van MKBO doet er derhalve niet aan af dat in het onderhavige geval een aanzienlijk gewicht toegekend moet worden aan de bewoordingen van de Overeenkomst. 4.12. De vraag is vervolgens of hetgeen MKBO heeft aangevoerd over de wijze van totstandkoming van de Overeenkomst aanleiding geeft om aan te nemen dat de Overeenkomst de bedoelingen van partijen niet juist weergeeft, dat partijen derhalve bedoeld hebben iets anders overeen te komen dan de taalkundige uitleg doet vermoeden, en dat partijen dit ook over en weer hebben begrepen. De rechtbank beantwoordt deze vraag ontkennend. 4.13. MKBO betoogt ter onderbouwing van de door haar voorgestane uitleg van de Overeenkomst dat het TomTom c.s. vanaf het begin van de onderhandelingen duidelijk is geweest dat MKBO voornemens was haar handelsnaam te wijzigen van MKB Brandstof in ‘tom’ en om nog uitsluitend onder ‘tom’ haar waren en diensten aan te bieden. Met dat uitgangspunt in het achterhoofd zijn de onderhandelingen van beide zijden gevoerd en is de uiteindelijke Overeenkomst gesloten, zo stelt MKBO. Dat volgt volgens haar uit de e-mail aan [B] van 22 januari 2016, met name de passages “Therefore we want to change our name. (…)” en “Hence we will change our name to Tom.” (zie onder 2.11) en uit de openingszinnen uit het telefoongesprek met [C] van 25 februari 2016 waarin zij aan [A] heeft gevraagd “You are looking to uhm rebrand your… your… your company, as I understand it” en “you want to make use of the name Tom”, waarop [A] tweemaal met “yes” heeft geantwoord (zie onder 2.12). Ook wijst MKBO op de e-mail van 18 april 2016 waarin onder meer staat “And from that moment on, we will not use the name "MKB Brandstof" but Tom for our company” (zie 2.17). 4.14. Aan de e-mail van 22 januari 2016, die [A] ruim twee maanden na zijn gesprek met [B] verstuurde, kent de rechtbank weinig gewicht toe, reeds omdat [B] , aan wie de e-mail is gericht, niet behoorde tot het juridische team van TomTom c.s., waaronder [C] , die namens TomTom c.s. met [A] onderhandelde. [C] heeft verklaard dat zij die e-mail op het moment van het telefoongesprek niet kende. Of dit daadwerkelijk zo is - MKBO betwist dit – kan in het midden blijven nu in die – in ieder geval aan [C] nagestuurde - e-mail met de aanhef “the changes we want to make in our branding hierarchy” (zie onder 2.11 en 2.13), niet eenduidig het voornemen van MKBO is te lezen om volledig over te gaan op Tom als nieuwe handelsnaam en als merk voor haar waren en diensten. [A] licht in die e-mail toe dat sprake is van twee merken, namelijk MKB Brandstof en Tom de Ridder, en stelt vervolgens ‘hence we want to change our name to Tom’ om de e-mail te eindigen met de opmerking ‘the product delivery of Tom (billing & collections) will remain MKB Brandstof branded, at least for now: Tom by MKB Brandstof’. Although the transition to Tom is not a big step, we like to eliminate upfront any chance of confusion with the TomTom brand. Given the brand values and associations, that chance is not big either - but we feel it is necessary to make explicit together how we can place Tom at maximum distance from TomTom (logo, colours, typography, slogans, etc.). We are prepared to commit ourselves to guidelines that protect your brand from possible confusion.’ Weliswaar staat in die e-mail dat MKBO wil overgaan op de naam Tom maar dat daarmee bedoeld wordt dat MKBO uitsluitend actief zal zijn onder de handelsnaam en het merk Tom, is daaruit niet op te maken, zeker niet gelet op de opmerking dat een deel van de diensten nog wel onder het MKB Brandstof merk zal worden aangeboden (“The product delivery of Tom (billing & collections) will remain MKB Brandstof branded, at least for now: Tom by MKB Brandstof.”) 4.15. Voorts kent MKBO ten onrechte veel gewicht toe aan de twee door [C] uitgesproken openingszinnen in het telefoongesprek van 25 februari 2016. Die zinnen zijn bovendien uit de context van de rest van het gesprek gehaald. In het telefoongesprek heeft [C] gezegd dat zij de e-mail van [A] aan [B] niet heeft gelezen, waarna zij [A] verzoekt haar één en ander uit te leggen. Zij heeft derhalve tijdens het gesprek aangegeven dat zij haar uitspraken niet heeft gedaan met de wetenschap van de inhoud van de e-mail van 22 januari 2016. [A] geeft in het telefoongesprek uitleg over het advertising character Tom de Ridder, hij heeft het over de “brand name” Tom de Ridder en over de wens om de “brand awareness” daarvan te behouden. Dat het [C] vervolgens nog niet duidelijk is welke bedrijfsactiviteiten MKBO precies onderneemt en welke veranderingen zij voor de toekomst voor ogen heeft, volgt uit haar vragen “So what you are actually going to be doing under the Tom brand? (…) I mean, are you selling them things?” Voorts heeft zij na een uitleg van [A] in het vervolg van het telefoongesprek duidelijk gemeld dat zij zich oncomfortabel voelt bij alles wat [A] met de naam Tom zou willen doen. 4.16. De rechtbank constateert dat [A] in het telefoongesprek niet eenduidig heeft gezegd dat MKBO voornemens was om het gebruik van de handelsnaam MKB Brandstof te staken en volledig over te gaan op de handelsnaam en het merk Tom. Uit het telefoongesprek valt niet op te maken dat [C] zich dit desondanks heeft gerealiseerd en dat zij daar - onder nader te bespreken voorwaarden - mee akkoord wilde gaan. [C] heeft in een verklaring van 22 november 2016 toegelicht dat zij meende dat MKBO Tom als een van haar merken wilde gebruiken zoals zij eerder Tom de Ridder als een merk gebruikte naast de handelsnaam MKB Brandstof. Ook heeft zij begrepen dat het MKBO te doen was om een logo omdat zij zou stoppen met radiocommercials, zo heeft [C] toegelicht, zodat mondeling gebruik niet aan de orde zou zijn. 4.17. Voor het eerst in de e-mail van 18 april 2016 schrijft [A] “And from that moment on, we will not use the name "MKB Brandstof" but Tom for our company”. Dat TomTom c.s. uit dat bericht het voornemen van MKBO heeft opgepikt dat zij voortaan uitsluitend Tom als handelsnaam wilde gaan gebruiken in plaats van MKB Brandstof en dat de onderhandelingen over gebruik van het Tom-logo ook op dat gebruik betrekking hadden, is uit de vervolgcorrespondentie niet op te maken. TomTom c.s. heeft gedurende de onderhandelingen en ook na dit bericht van 18 april 2016 herhaaldelijk gemeld dat zij uitsluitend bereid was om het gebruik van het gestyleerde logo toe te staan 4.18. Hoewel MKBO in het bericht van 18 april 2016 duidelijker dan in eerdere gesprekken en berichten kenbaar heeft gemaakt dat het haar voornemen was om gebruik van de handelsnaam MKB Brandstof te staken en uitsluitend nog Tom als handelsnaam en merk te willen gebruiken, volgt uit de overgelegde correspondentie niet dat TomTom c.s. zich van dat voornemen bewust is geweest noch dat zij met dat ruime gebruik heeft willen instemmen. MKBO moet worden nagegeven dat TomTom c.s. op die opmerking van [A] niet afwijzend heeft gereageerd, maar dit valt te verklaren doordat TomTom c.s.

So we've made a lót of radio advertising with Tom de Ridder and uhm, the last three years I think, maybe four years, uhm, we, we started to use the abbreviation uhm to uhm Tom because everybody knew Tom de Ridder, so we could start to, to call him uhm Tom, and I… (…) [A] : …have never ever really encountered sómebody who had an association with TomTom. Because our Tom is not a device or a service but it's a, it's a… (…) [A] : …it's a person, you know. It's, it's… [C] : You, you, you appreciate, you do appreciate that you are not […autonomous?...]. TomTom is, is, uhm, is active in a lot of areas, you know… [A] : Yeah. [C] : …it's not that we're talking about navigation devices, we're active in an awful lot of areas. [A] : Alright. Yeah. (…) [C] : So I just have to keep a weather eye. It's very important to me… (…) [C] : …that, uhm, you, you're going to go ahead and, and we can find uhm a logo that, that, uhm, doesn't, uhm, cause any problems this end. [A] : Yeah. [C] : We are willing to […work?...] on a Cooperation Agreement and, and that will… limit anybody from coming into any of the areas that, that we are… that we operate in. [A] : Alright. Ja. Okay. [C] : So that everybody knows where they stand up from, so that, that, that's a good thing. (…) [C] : Okay, alright then, well I look forward to uhm receiving uhm some uhm ideas from you and your logo and uhm, and then see if we can sort this out very quickly. [A] : Yeah. And could you, uhm, please provide me with, you know, some, some brand manual or whatever, some description of what the TomTom brand is, in, in all its visual appearances? [C] : Well if, if you uhm just send your, your agency come to our website, they should be able to pick that up. (…)” 2.13. [A] heeft [C] en haar assistente, mevrouw [D] (hierna: [D] ), na het telefoongesprek op 25 februari 2016 de eerdere e-mail aan [B] toegestuurd. 2.14. Op 14 april 2016 heeft [A] een e-mail aan [D] en [C] gestuurd waarin - onder meer - is vermeld: “Please find attached our intended logo. (…) If you would have final remarks, could you please inform me as soon as possible? (…) ” 2.15. [D] heeft op 15 april 2016 per e-mail gereageerd en - onder meer - gemeld: “(…) [C] has actually received the re-worked logo and we managed to reviewed it together this morning. Unfortunately, we cannot approve it, as we are concerned that the lower case “m” and “o” resemble the font of our TomTom-logo too much. In addition, the dot next to the word Tom is also in a green color that is similar to our own. Please let us know when changes can be made to address these concerns. Once the design and color scheme of the Tom-logo have been agreed on, we will send you our proposed co-existence agreement. (…)” 2.16. [A] heeft vervolgens op 15 april 2016 aan [D] - onder meer - gemaild: “(…) We will come back to your remarks after your clarifying response, but something else for now: I am worried about the fact that you do not inform us yet on your ideas on the 'agreement to coexist' you proposed. You mentioned earlier that you would start working on it and ensure that it was ready by the time [C] would be back. I have informed you that we are aiming at May 20th as the date for the go-live of our new branding hierarchy. Time is running so fast; could you please share your ideas now already, so that together we can finish the agreement soon, in order to enable us within reason to manage your input towards our go-live date?” 2.17. Op 18 april 2016 heeft [A] [D] een e-mail gestuurd waarin - onder meer - is opgenomen: “(…) We have really stretched ourselves to create a unique visual identity that would never be confused with yours. Given the careful approach we chose, your response last Friday to be honest puzzles us: (…) Having said that, I truly hope that your biggest concern has been with regard to the color lime-green we used for the dot behind "Tom". (…) Please find our new logo attached. Finally, I would like to underline that the name Tom has been used by us for many years now. And we honestly are not aware of any instance of confusion with TomTom. Moreover, our Tom is known as a person – in the media even depicted as a 'Bekende Nederlander' (celebrity) – and TomTom is known as a physical device and navigation service. Both brands already reside in different mind spaces. Confusion is hard to create. (…) This message has been specifically designed not to launch a new brand name, but to eliminate the MKB Brandstof brand name in order to make room for the well known Tom and stretch what we have been doing with his name for the past few years already. We do not claim a new mind space but 'clean up' our own, existing mind space by taking away MKB Brandstof. In this way, we not only achieve our goal of not losing brand awareness. At the same time, we manage the risk of confusion with your brand to zero. I am prepared to present this entire campaign to you, but this might not be necessary once you know that in the final radiocommercial of Tom de Ridder, he will: - first explain why our company has to change; - and then finish with a teasing tagline "Het is tijd voor een nieuwe Tom." (it is time now for a new Tom) These will be his famous last words, "Het is tijd voor een nieuwe Tom." And from that moment on, we will not use the name "MKB Brandstof" but Tom for our company – and never use the voice and name of Tom de Ridder again. With this clever campaign we ensure that the existing awareness of Tom is being stretched out to the new future of our company. Our company, brand image and logo will thus be very different from yours. (…) Having said all this, I really hope you will give us your agreement on the attached logo we developed. (…)” 2.18. In haar reactie heeft [D] op 18 april 2016 - onder meer - het volgende gemaild: “Firstly, with regards to the TomTom-logo and its colors, it is true that green is not featured. However, green is a color used extensively on our website, (…). She [ [C] , rechtbank] was therefore really surprised when you presented a logo in a font that was so close to the TomTom font, and including a bright green. (…) Secondly, we have no issue sharing the co-existence agreement draft with you.

die mededeling in dat stadium van de onderhandelingen over het uiterlijk van een logo, eenvoudigweg niet als een wijziging van het standpunt van MKBO zoals zij dit begreep, heeft opgepikt, zoals wordt bevestigd in de verklaringen van [C] , [D] en [E] van (de legal department van) TomTom c.s. die allen betrokken waren bij de onderhandelingen. Naar het oordeel van de rechtbank had TomTom c.s. in dat stadium uit de enkele, haast terloopse, mededeling in de e-mail van [A] van 18 april 2016 ook niet hoeven begrijpen dat MKBO bedoelde volledig te willen overgaan op het gebruik van Tom als handelsnaam en merk. Doorslaggevend is dat het op de weg van MKBO lag om de voor haar essentiële voorwaarden, te weten (een licentie dan wel een co-existentieovereenkomst voor) het gebruik van de naam Tom als handelsnaam en de registratie als merk, uitdrukkelijk aan de orde te stellen en expliciet te verifiëren bij TomTom c.s. of zij daarmee akkoord ging, te meer nu de TomTom-merken als mogelijk conflicterend uit het merkonderzoek naar voren waren gekomen en met de rebranding voor MKBO grote investeringen gemoeid waren. Dat zij dit niet, althans niet ondubbelzinnig, heeft gedaan, op een wijze waarbij zij is nagegaan of TomTom c.s. daarmee expliciet instemde, terwijl er van de kant van de TomTom c.s. duidelijke signalen waren dat zij alleen in kom stemmen met beperkt gebruik, komt voor rekening en risico van MKBO. 4.19. Dat een ruimer bedoelde toestemming van TomTom c.s. zou liggen in de formulering van punt iii) van de preambule in de conceptovereenkomst (zie 2.19), waarin is opgenomen “wishes to change its name”, zoals MKBO stelt, verwerpt de rechtbank. In de gehele conceptovereenkomst (ook in het desbetreffende punt van de preambule) wordt verder gesproken over “trademark”, zodat MKBO er niet op mocht vertrouwen dat TomTom c.s. (ook) ander gebruik bedoelde zoals gebruik als handelsnaam. Bovendien is in de definitieve Overeenkomst deze zinsnede geschrapt en wordt enkel gesproken over gebruik van het Tom-logo. 4.20. TomTom c.s. heeft voorts onweersproken gesteld dat zij op 3 juni 2016 toen zij de Overeenkomst ondertekende, niet op de hoogte was van het persbericht dan wel de inschrijving in het handelsregister door MKBO van een dag eerder (zie 2.27 en 2.28). 4.21. Dat [A] , daargelaten of hij over de wijziging in de preambule van de Overeenkomst heeft heen gelezen zoals hij aanvoert of niet, mogelijk enige twijfel had over de betekenis van art. 1 van de Overeenkomst volgt uit zijn begeleidende email van 5 juni 2016 bij retournering van de door hem ondertekende Overeenkomst aan TomTom c.s. In die e-mail schrijft hij “you will appreciate that when using our brand name in plain texts, we can not show a Tom-logo in every sentence where it occurs and will display 'Tom' in the font of that specific text” (zie 2.31). TomTom c.s. heeft niet bevestigd met deze uitleg dan wel aanvulling akkoord te zijn. Ook in die e-mail is overigens geen sprake van gebruik als handelsnaam, terwijl de overeenkomst uitsluitend ziet op gebruik (van het Tom-logo) als merk. Dat MKBO de overeenkomst wel moest ondertekenen omdat de rebranding op het moment dat zij de overeenkomst ontving in feite al was doorgevoerd, ligt volledig in haar risicosfeer. 4.22. Het betoog van MKBO dat zij tijdens de onderhandelingen steeds heeft bedoeld om haar handelsnaam te wijzigen in Tom, dat ook heeft gecommuniceerd of in ieder geval bedoeld heeft te communiceren en dat [A] in de veronderstelling verkeerde dat de boodschap dat MKBO haar naam wilde wijzigen in Tom door TomTom c.s. ook was begrepen, kan haar niet baten. Zo dit gelet op het voorgaande al juist is, mede gezien de vaststelling dat het gestelde voornemen om de handelsnaam te wijzingen in Tom niet ondubbelzinnig is kenbaar maakt aan TomTom c.s., gaat het er bij haviltexen niet om vast te stellen wat de bedoeling van één partij was, maar om vast te stellen wat partijen wederzijds van elkaar mochten verwachten. Daartoe is cruciaal dat TomTom c.s. die bedoeling van MKBO daadwerkelijk heeft begrepen, of moeten begrijpen. Dit is, gelet op het voorgaande, naar het oordeel van de rechtbank niet het geval. 4.23. De rechtbank weegt voorts mee dat de beweerdelijk bedoeling van MKBO niet heeft geleid tot de voor haar zo belangrijke toestemming om Tom als handelsnaam te gaan gebruiken; niet in de Overeenkomst, maar ook niet in het - niet specifiek op MKBO toegesneden - concept. MKBO heeft daarop niet aan de bel getrokken. Ook is relevant dat de activiteiten van MKBO dicht bij die van TomTom c.s. komen (ook volgens MKBO, zie hierna onder 4.39) en dat het in die omstandigheden, gelet op het beleid van TomTom c.s. om haar merken ruim te beschermen naar zij heeft toegelicht, ook uitgesloten is dat zij zou hebben ingestemd met gebruik van de handelsnaam Tom door MKBO. 4.24. Voor zover in de stellingen van MKBO een bewijsaanbod in deze procedure moet worden gelezen tot het horen van [B] als getuige, wordt dit gepasseerd nu er geen feiten zijn gesteld die, indien bewezen, tot een ander oordeel kunnen leiden. Hetgeen [B] , als manager personeelszaken, heeft begrepen omtrent het voornemen van MKBO kan immers niet dienen tot uitleg van de Overeenkomst omdat hij niet bij de onderhandelingen betrokken was. Of hij al dan niet de e-mail van 22 januari 2016 tijdig onder de aandacht van [C] heeft gebracht is evenmin relevant. Hiervoor in 4.14 is immers vastgesteld dat uit de inhoud van dat bericht het standpunt van MKBO niet ondubbelzinnig volgt. Ook hetgeen [B] mogelijk ter introductie van MKBO bij de juridische afdeling van TomTom c.s. heeft gezegd of medegedeeld, zegt niets over hetgeen [C] c.s. terzake hebben begrepen. 4.25. Naar het oordeel van de rechtbank volgt uit de hiervoor genoemde omstandigheden en wat partijen op grond daarvan over en weer van elkaar mochten verwachten dat art. 1 van de Overeenkomst de taalkundige betekenis heeft als hiervoor vermeld. Dat betekent dat partijen zijn overeengekomen dat MKBO uitsluitend gebruik mocht maken van het Tom-logo en wel alleen in de vorm als weergegeven in Annex 1 van de Overeenkomst met betrekking tot de diensten genoemd in de preambule en dat TomTom c.s. geen toestemming heeft gegeven voor een ruimer gebruik van het teken tom, in het bijzonder niet voor het gebruik als handelsnaam. 4.26. Dat er bij deze stand van zaken sprake is van een leemte in de Overeenkomst en er aanleiding bestaat om de Overeenkomst in de door MKBO gewenste zin aan te vullen op grond van de redelijkheid en billijkheid als bedoeld in art. 6:248 lid 1 BW heeft MKBO niet (voldoende) onderbouwd. Hetzelfde geldt voor de stelling dat een eventueel verbod op het gewenste gebruik van het teken tom voor zover dat voortvloeit uit art. 1 van de Overeenkomst in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is als bedoeld in art. 6:248 lid 2 BW. Die stellingen van MKBO worden dan ook verworpen. 4.27. Voor zover in het betoog van MKBO dat TomTom c.s. niet is ingegaan op het aanbod van [A] (in de e-mail van 18 april 2016 gedaan) om de gehele reclamecampagne van MKBO aan haar voor te leggen een beroep op rechtsverwerking moet worden gelezen, wordt dit gepasseerd nu MKBO daartoe onvoldoende heeft gesteld. 4.28. Tussen partijen is niet in geschil dat MKBO het teken tom sinds begin juni 2016 tot maart 2017 (alvorens het kort geding vonnis uit te voeren is nog enige tijd onderhandeld) anders heeft gebruikt dan alleen in logo vorm zoals overeengekomen in art. 1 van de Overeenkomst. Zij gebruikte het teken tom ook schriftelijk met een andere stijl en font (in de handelsnaam, de domeinnaam tom.nl, in hyperlinks, in de apps) en mondeling (in radiocommercials en bij het opnemen van de telefoon). Dat betekent dat MKBO art. 1 van de Overeenkomst heeft overtreden. Bij die stand van zaken is niet in geschil dat TomTom c.s.

(…) Please find attached the draft that we have prepared for your initial review. Thirdly, we will try to help you meet your timelines but please understand that protecting TomTom’s position is the key priority for us. You need to create a logo that is not similar to TomTom’s - stylistically and in color. (…) For the avoidance of any doubt, here is what the TomTom-logo looks like: (…) Unfortunately, we do consider that it resembles the logo that you are suggesting very closely. (…)” 2.19. Bij de e-mail van 18 april 2016 is een concept Co-existence agreement gevoegd waarin voor zover relevant het volgende staat: “(…) Whereas i. i) TomTom is the proprietor of various TOMTOM trademarks, (…); ii) TomTom is a market leader in the field of personal navigation devices ("PNDs"), sports watches, map making and traffic services, thus being one of Europe's most prominent and well-known brands in the marketplace; iii) "Company" is involved in the business of <<Business description >> and wishes to change its name and start using the «Trademark» to promote its business in the <<Industry description >> sector/s; iv) «Trademark» (partially) contains the well-known TOMTOM mark, which may lead to confusion amongst consumers as to the origin of the offered products and services; v) In order to solve the aforesaid possible confusion and to avoid future designation conflicts, the Parties hereby agree as follows: Agreement “Company” shall not register or apply for registration for the <<Trademark>>. "Company" shall not use the «Trademark» mark in the Netherlands or throughout the European Union in connection with personal navigation devices ("PNDs"), navigation apparatus or related products and services; "Company" shall avoid any risk of confusion and association between the «Trademark» mark and the TOMTOM trademark; "Company" shall refrain from asserting rights deriving from the use and/or registration of the «Trademark» trademark against any of the TOMTOM trademarks of TomTom; "Company" shall refrain from raising objections and filing any oppositions to new trademark applications of TomTom comprising the element TOMTOM or any sign similar thereto within the territory of the Community, or initiate any legal proceedings against the use of those trademarks; (…)” 2.20. Na een e-mailwisseling over de wijzigingen in het ontwerp van het logo van MKBO en een bespreking op 21 april 2016 waarbij [A] logo ontwerpen aan [C] heeft getoond, heeft [A] op 24 april 2016 aan [C] - onder meer - het volgende gemaild: “Hi [C] , this is our final proposal for your approval; it is in line with my previous e-mail. (…) Could you please give me your go-ahead?” ” 2.21. Op 25 april 2016 heeft [C] per e-mail onder meer als volgt gereageerd: “I agree this one is better, and is more of what I had been expecting. Provided it always appears as per this attachment, it should not cause a problem. (…) We just need to agree the co-existence agreement and we are done.” 2.22. [A] heeft op 18 mei 2016 aan [D] - onder meer - gemaild: “You are aware of our commitment not to extend into your areas, but it has not been mentioned before that your idea would be that we do not register Tom as a trademark. This makes us unnecessarily attackable by other parties; which in turn would reduce the value of our company significantly. Moreover, wouldn't the proposed wording of Clause 4 make Clause 1 superfluous? A possible drawback of Clause 5 is that a new TomTom trademark application could ingnite the confusion we both wish to avoid. I know this is not your intention, but how could we tackle this drawback in the wording?” 2.23. Op 22 mei 2016 heeft [D] [A] per e-mail - onder meer - gemeld: “We understand your concerns. However, from our perspective removing clause 1 and allowing you registration rights can weaken our own position as the owner of the well-known TomTom trademark. This is not acceptable for us. Further, at the moment it is still not clear to us what your plans are which makes it difficult to consider a compromise solution - perhaps you can explain to us where you wish to register and in what classes? Clauses 4 and 5 are both complementary to clause 1 and each of them adds specific safeguards to our pre-existing rights as trademark owners. (…) Clause 5 is crucial for TomTom. We must fully eliminate the possibility of being challenged in relation to our future or present trademark applications. We cannot agree to any modifications of this clause. (…)” 2.24. [A] antwoordt op 24 mei 2016: “(…) we do not wish to expand abroad. Hence we would like to register the logo and brandname in just our little fine country. My commercial manager picked the following classes. (…) In addition it is good to mention that we foresee that our logo might become visible in Belgium, Luxembourg and/or Germany. (…)” 2.25. [D] heeft op 1 juni 2016 - onder meer - aan [A] gemaild: “Unfortunately, having considered your responses, we cannot make any concessions with regards to clause 1 of the draft co-existence agreement. (…)We would like to remind you that we have agreed to enter into a co-existence agreement on the understanding that MKB Brandstof will not register the Tom trademark. At no point during our initial negotiations did you inform us of your wish to register the Tom trademark. You have only raised this after we had agreed to the use of the proposed design of the Tom-logo. While we appreciate that you are concerned about your position vis-à-vis competitors, as a compromise, we suggest that you use the TM symbol at the end of the Tom-logo (…)to be clear we will oppose any application for formal registration of your Tom-logo, as to allow it would come with a high risk devaluing the TomTom brand (…)” 2.26. [A] heeft op 1 juni 2016 - onder meer - als volgt gereageerd: “Thanks again. I should have looked at your draft agreement before we met that day in your office - but since I did not, your demand in the document not to register Tom came as a surprise to me when I studied the draft. As you know we are under pressure; we are going to switch to Tom in the next few days. Let's try to finalise this compromise now. We now accept Clause 1 but please can you add to our feeling of safety? You will appreciate that it is uncomfortable for us to operate under a name that is not protected. We would really like to be in the position to discuss this again with you in three years time.

de Overeenkomst mocht ontbinden, zodat de rechtbank ervan uit gaat dat de Overeenkomst is geëindigd per 21 september 2016 (zie 2.38). Inbreuk op de TomTom-merken? 4.29. MKBO betwist dat TomTom c.s. haar met een beroep op de TomTom-merken gebruik van het teken tom kan verbieden. - geen doorwerking Overeenkomst 4.30. Allereerst stelt MKBO dat TomTom c.s. door gebruik van het Tom-logo te aanvaarden voor zover dat plaatsvindt voor bepaalde producten of diensten genoemd in de preambule van de Overeenkomst (delivery, invoicing and payment of mobility transactions like gasoline, carwash, parking and e-charging, buy means of payment cards and smartphone apps) zij de beschermingsomvang van haar merken reeds heeft afgebakend. TomTom c.s. is kennelijk van oordeel dat bij gebruik van het Tom-logo voor die producten geen gevaar voor verwarring bestaat, zo stelt MKBO. 4.31. De rechtbank gaat voorbij aan dit betoog van MKBO. Nu de Overeenkomst geacht moet worden door TomTom c.s. rechtmatig te zijn beëindigd, is niet meer relevant dat TomTom c.s. - uit commerciële en andere overwegingen - in een eerder stadium bereid is geweest haar toestemming te verlenen voor het gebruik van het Tom-logo onder bepaalde voorwaarden en voor bepaalde producten of diensten. Anders dan MKBO lijkt te betogen, kan zij aan de Overeenkomst geen rechten meer ontlenen en is de beschermingsomvang van de TomTom-merken door de Overeenkomst niet beperkt. De rechtbank zal bij de beoordeling van de gestelde merkinbreuk de Overeenkomst verder buiten beschouwing laten. 4.32. Nu TomTom c.s. aan merkinbreuk primair de TomTom-Uniemerken en subsidiair de TomTom-Beneluxmerken ten grondslag legt, zal de rechtbank eerst beoordelen of sprake is van inbreuk op de TomTom-Uniemerken. - verwarring ‘sub b’ 4.33. MKBO betwist dat sprake is van verwarringsgevaar tussen het teken tom en de TomTom-Uniemerken. Ter onderbouwing van dit standpunt heeft zij een aantal markonderzoeken in het geding gebracht en verklaringen van marktonderzoeker drs. [X] . Dit verweer faalt, zoals de rechtbank hierna toelicht. 4.34. De rechtbank stelt voorop dat de merkhouder op grond van art. 9 lid 2 aanhef en onder b UMVo het recht heeft het gebruik van een teken te verbieden in het geval dat teken gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk en het in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Van inbreuk ‘sub b’ is sprake als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Bij de vaststelling van verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld of het in aanmerking komende publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen. Bij deze beoordeling moeten alle relevante omstandigheden in aanmerking worden genomen, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de soortgelijkheid van de waren of diensten die onder het merk en het teken worden aangeboden, en het onderscheidend vermogen van het merk. Of sprake is van overeenstemming tussen een merk en een teken dient globaal beoordeeld te worden aan de hand van de totaalindruk die door merk en teken bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt, uitgaande van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen. Hierbij moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van merk en teken en in aanmerking worden genomen dat punten van overeenstemming zwaarder wegen dan punten van verschil. 4.35. TomTom c.s. heeft onweersproken gesteld dat haar merken een groot onderscheidend vermogen hebben. 4.36. Het relevante publiek bestaat uit het midden/kleinbedrijf en zelfstandige ondernemers, zo is tussen partijen niet in geschil. 4.37. MKBO gebruikte het teken tom, zowel in de vorm van het Tom-logo als in de vorm van het niet gestileerde tom woord-teken voor waren en diensten in radiocommercials, op billboards, op de website, via de app en als domeinnaam. 4.38. Het teken tom, zowel in logo- als in woordvorm, vertoont grote overeenstemming met het TomTom-Uniemerk 007072689 (zie 2.3). Dat er bij de vaststelling van de mate van overeenstemming een wezenlijk of relevant verschil is tussen de verschillende TomTom-merken is door geen van beide partijen betoogd zodat de rechtbank daarin ook geen onderscheid zal maken, alhoewel opgemerkt zij dat de visuele gelijkenis tussen het teken tom en het internationale TomTom-Uniemerk wat minder groot is door het toegevoegde beeldelement. Het teken tom bestaat uit één woordelement dat identiek is aan het woordelement in de TomTom-merken. Weliswaar zijn in het Tom-logo de letters waaruit dit woordelement bestaat enigszins anders gestileerd en in een paarse kleur weergegeven en bevat het teken een turquoisekleurige stip na het woordelement, dat neemt de grote mate van visuele overeenstemming echter niet weg. Dat sprake is van visuele overeenstemming geldt te meer voor het tom teken. Bij zowel het Tom-logo als het tom teken is voorts sprake van auditieve en begripsmatige (in beide gevallen een persoonsvoornaam) overeenstemming. Dat de herhaling van het woordelement Tom in het teken tom ontbreekt, zoals MKBO terecht opmerkt, doet aan het voorgaande niet af. Het onderscheidende element in de TomTom-merken is Tom, waarbij het onvolmaakte herinneringsbeeld van het relevante publiek moet worden betrokken die de al dan niet gebruikte herhaling bij eerste oogopslag mogelijk niet zal opvallen. Voorts is een factor dat het publiek TomTom mogelijk al tot Tom zal afkorten. 4.39. Ook is sprake van soortgelijke waren en diensten. De TomTom-Uniemerken zijn ingeschreven voor navigatiesystemen maar ook voor (hardware en software ten behoeve van) reisinformatiesystemen voor het verstrekken of weergeven van reis- en vervoers-gerelateerde informatie (zoals over benzinestations, parkeergarages en -terreinen, restaurants, autobedrijven en andere) en voor (hardware en software voor) informatiemanagement ten behoeve van de vervoers- en verkeerssector (zie 2.4). MKBO heeft onder het teken tom en het Tom-logo mobiliteitsdiensten aangeboden zoals betaaltransacties en overzichten in kosten en verbruik op het gebied van tanken, autowassen en parkeren middels haar Tom-pas (voorheen de MKB-Brandstofpas) dan wel haar apps “Tanken met Tom”, “Carwash met Tom” en “Parkeren met Tom” (zie 2.6, 2.32 en 2.33). De rechtbank acht deze door MKBO aangeboden diensten complementair aan voornoemde reisinformatiesystemen die voor automobilisten relevante mobiliteitsinformatie verstrekken zoals over benzinestations en parkeergarages. Wat betreft het informatiemanagement-systeem ten behoeve van de vervoers- en verkeerssector waarvoor de TomTom-merken zijn ingeschreven is sprake van soortgelijkheid met de waren en diensten van MKBO. Dat sprake is van genoemde soortgelijkheid, heeft MKBO zelf onderkend in de conclusie van antwoord in het kort geding (die in deze procedure is ingebracht als productie 30) waarin zij stelt in paragraaf 81: ‘Waar TomTom ook de door haar genoemde B2B-activiteiten verricht, lijken die dicht bij een deel van de activiteiten van MKB Ondernemers te komen’.

Would you allow us to add the following to Clause 1: "However, the Parties agree that they will reconsider this provision three years after signing this agreement." This would give us at least a chance to get protection in the future for something that for now remains unprotected. (…) Furthermore, we have the following suggestions for alterations of the document you send me: under (iii) please add "using the Trademark as defined in Annex 1" (…) we saw that no countries are mentioned; would you allow us to add to (iii): "and start using this in first instance in the Netherlands, and later maybe in Belgium and Germany, and/or in the full European Union" instead of an additional clause to Clause 5 that brings a dispute resolution method in place, like you suggested earlier, we think it is easier to make Clause 3 reciprocal, since you have no interest in being confused with us: "The Parties shall avoid any risk of confusion and association between the Tom trademark and the TOMTOM trademark.(…)” 2.27. MKBO heeft op 2 juni 2016 een persbericht doen uitgaan met als aanhef: “Definitief afscheid van reclamepersoonlijkheid Tom de Ridder Tom nieuwe naam van MKB Brandstof ” 2.28. Op diezelfde datum heeft MKBO in het handelsregister van de kamer van koophandel de handelsnamen Tom, Tomdenken en Tom.nl ingeschreven. 2.29. [D] heeft op 3 juni 2016 aan [A] een door [C] namens TomTom IBV ondertekend exemplaar van de Co-existence Agreement gemaild en daarbij - onder meer - het volgende opgemerkt: “(…) To be clear, we did not insert any of your suggested amendments, except for the ones that relate to the use of the TM symbol and the depiction of the Tom-logo, not least because they are not in accordance with the terms we are prepared to offer. (…) While we have no interest in being confused with your brand either, you will appreciate that we are not the party that has to make this promise. We have pre-existing rights as the owner of a globally recognized brand. That being said, we have made some further changes to clauses 1 and 2, and have inserted a new additional clause under number 6, please take notice of these. We have, in good faith, spent a considerable amount of time helping you to be able to use your logo as you intended without causing TomTom harm. We have now reached the point of no further compromise or concessions. Attached is the final document. Please sign and return a copy to me if you intend to proceed with your proposed “Tom” logo.” 2.30. Aan de e-mail van 3 juni 2016 is de door [C] ondertekende Co-existence agreement (hierna: de Overeenkomst) gehecht waarin onder meer het volgende staat: Co-existence agreement Between 1. TomTom International B.V., (…) hereinafter referred to as "TomTom" and 2. MKB Ondernemers BV, (…) hereinafter referred to as "MKB Brandstof". Hereinafter also referred to as the 'Parties', Whereas i. i) TomTom is the proprietor of various TOMTOM trademarks, (…) inter alia International Trademark Registration no. 801582, covering goods and services in classes 9, 38, and 42; International Trademark Registration no. 905070, covering goods and services in classes 9, 35, 38, 39, 41, 42 and 45 as well as Community Trademark Registration no. 007072689 (design word), covering goods and services in classes 9, 38, 39 and 42; ii) TomTom is a market leader in the field of personal navigation devices ("PNDs"), sports watches, map making and traffic services, thus being one of Europe's most prominent and well-known brands in the marketplace; iii) MKB Brandstof is involved in the business of delivery, invoicing and payment of mobility transactions like gasoline, carwash, parking and e-charging by means of payment cards and smartphone apps and wishes to start using the Tom-logo (as shown and described in Annex I) to promote its business in the buying, billing and payment services sector/s; iv) The Tom-logo consists of part of the well-known TOMTOM mark, which may lead to confusion amongst consumers as to the origin of the offered products and services; v) In order to solve the aforesaid possible confusion and to avoid future designation conflicts, the Parties hereby agree as follows: Agreement MKB Brandstof shall not register or apply for registration for the Tom-logo. For the avoidance of any doubt, MKB Brandstof shall only use the Tom-logo and will not use the word "Tom" in any other style or font in the course of its business. MKB Brandstof shall not use the Tom-logo in the Netherlands or throughout the European Union in connection with personal navigation devices ("PNDs"), navigation apparatus or related products and services, sports watches, fitness products, or any product or service in direct competition with TomTom's products and/or services. MKB Brandstof shall avoid any risk of confusion and association between the Tom-logo mark and the TOMTOM trademark. MKB Brandstof shall refrain from asserting rights deriving from the use of the Tom-logo against any of the TOMTOM trademarks of TomTom. MKB Brandstof shall refrain from raising objections and filing any oppositions to new trademark applications of TomTom comprising the element TOMTOM or any sign similar thereto within the territory of the Community, or initiate any legal proceedings against the use of those trademarks. TomTom shall have the right to immediately terminate this Agreement in the event that MKB Brandstof engages in conduct which can be reasonably considered as derogatory to the image and/or reputation of the TomTom brand. Both parties shall bear their own costs in this matter. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands and Parties shall submit to the exclusive jurisdiction of the Dutch court in Amsterdam. In witness whereof this agreement has been duly executed by the Parties on the day and year below written. (…) Annex I All uses of the Tom-logo shall reflect the design below. There shall be no deviation from the original colors and proportions depicted in this design. MKB Brandstof is free to add the TM symbol next to the Tom-logo to show that the logo is being used as a trademark. ” Het hiervoor afgebeelde teken wordt hierna aangeduid als het Tom-Logo. 2.31. Op 5 juni 2016 heeft [A] de Overeenkomst namens MKBO ondertekend aan TomTom c.s. retour gezonden.

Bedoelde B2B-activiteiten, of te wel de Webfleet tool (zie 2.2), is een toepassing van het hiervoor genoemde ‘informatiemanagement-systeem’ waarvoor de TomTom-Uniemerken zijn ingeschreven. 4.40. Dat TomTom c.s. bij het grote publiek (in tegenstelling tot het hiervoor benoemde relevante publiek) bekender is als leverancier van navigatieapparatuur dan van zogenaamde telematics diensten waaronder haar Webfleet tool te rekenen valt, zoals MKBO heeft aangevoerd, moge zo zijn, maar maakt het oordeel over de soortgelijkheid van de waren en diensten niet anders. 4.41. Gelet op de grote mate van overeenstemming tussen het teken tom en de TomTom-Uniemerken, het grote onderscheidend vermogen van de TomTom-merken en het feit dat MKBO het teken tom gebruikt voor waren en diensten die soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor TomTom c.s. haar merken heeft ingeschreven, is de rechtbank van oordeel dat door het gebruik van het teken tom bij het publiek verwarring kan ontstaan. Er is sprake van verwarringsgevaar ofwel omdat het publiek meent dat de diensten verricht onder het teken tom afkomstig zijn van TomTom c.s. (directe verwarring), ofwel omdat het publiek op grond van het gebruikte teken op zijn minst zal menen dat TomTom c.s. op de een of andere manier, vanwege een economische band met MKBO, iets te maken heeft met de onder het overeenstemmende teken aangeboden diensten (indirecte verwarring). Het indirecte verwarringsgevaar wordt versterkt door het gebruik door MKBO van het teken tom in combinatie met slogans en bewoordingen op het gebied van vervoer en navigatie (zie 2.34). Het gaat om slogans als “Tom laat je nieuwe wegen ontdekken”, “Tom helpt ondernemers verder, op weg haar hun stip”, “Tom beweegt ondernemers”. Daarmee versterkt MKBO bij het relevante publiek de indruk dat zij op enige manier een band heeft met TomTom c.s. 4.42. MKBO heeft drie marktonderzoeken laten uitvoeren en betoogt op basis van de uitkomsten daarvan dat van enige daadwerkelijke verwarring geen sprake is. TomTom c.s. heeft daar twee in haar opdracht uitgevoerde marktonderzoeken tegenovergesteld waar een ander beeld uitkomt. Ook hebben partijen verklaringen van deskundigen overgelegd die de eigen marktonderzoeken ondersteunen en de marktonderzoeken van de andere partij bekritiseren. De rechtbank stelt voorop dat voor de geobjectiveerde beoordeling of sprake kan zijn van (indirect) verwarringsgevaar niet noodzakelijk is dat wordt aangetoond dat daadwerkelijk sprake is van (indirecte) verwarring bij het relevante publiek. De rechter moet uit de omstandigheden afleiden of er verwarringsgevaar te duchten is. Wat de marktonderzoeken van MKBO betreft, is de rechtbank - met TomTom c.s. - van oordeel dat de opzet van die onderzoeken minder geschikt is om verwarringsgevaar tussen het teken tom en de TomTom-merken te onderzoeken. In twee van die onderzoeken kregen respondenten de radiocommercial 1 respectievelijk 2 van MKBO te horen (zie 2.35). Dat respondenten vervolgens een minimale associatie met TomTom hebben, maar een eerste reactie geven in termen als ‘pas voor ondernemers, benzinepas, geldt niet voor mij, voordeliger tanken en auto’s’ is in die specifieke context niet verwonderlijk. Die resultaten kunnen door hun specifieke context niet worden gegeneraliseerd naar Tom in het algemeen. Uit de stukken die zijn overlegd van het derde marktonderzoek is niet af te leiden welke webpagina aan de respondenten is voorgehouden, zodat daaraan voorbij wordt gegaan. In de marktonderzoeken van TomTom c.s. is de respondenten gevraagd naar de associaties die men heeft bij het woord Tom dan wel bij het Tom-logo. Uit de onderzoeken blijkt volgens TomTom c.s. dat 58% van de respondenten de naam Tom associeert met TomTom. Bij het Tom-logo is dat percentage 27% aldus TomTom c.s. Daargelaten of de percentages correct zijn berekend, hetgeen MKBO betwist omdat daarbij de antwoorden van meerdere vragen zijn opgeteld, constateert de rechtbank dat in ieder geval 36% van de respondenten bij de eerste open vraag het woord Tom associeert met TomTom. Bij het Tom-logo is dat 22,5%. MKBO heeft nog aangevoerd dat de kleurstelling van het Tom-logo dat in het marktonderzoek van TomTom c.s. is gebruikt niet klopt. Dit kan niet tot een ander oordeel leiden. Of het logo in iets andere tinten is getoond in het marktonderzoek -wat door TomTom c.s. wordt betwist - kan in het midden blijven nu het woordbestand het dominerende element van het logo vormt. Al met al geven de door partijen overgelegde marktonderzoekgegevens en de deskundigenrapporten daarover de rechtbank geen aanleiding het oordeel dat sprake is van (indirect) verwarringsgevaar bij te stellen. 4.43. MKBO heeft nog aangevoerd dat geen sprake kan zijn van verwarring omdat zij het teken tom al eerder ter onderscheiding van haar onderneming gebruikte, hetgeen nooit tot verwarring heeft geleid. Dit betoog - een en ander wordt door TomTom c.s. betwist en deze stelling is door MKBO uitsluitend toegelicht met verwijzing naar reclames van Tom de Ridder waarin wel eens sprake was van het gebruik van de naam Tom zonder achternaam – kan haar niet baten, reeds omdat aan de hand van hetgeen over en weer is gesteld, niet kan worden vastgesteld dat tom in het verleden door MKBO als merk is gebruikt los van het merk Tom de Ridder en/of de handelsnaam MKB Brandstof. Bovendien is niet in geschil dat MKBO het teken tom vanaf juni 2016 prominenter is gaan gebruiken, in het bijzonder ook als handelsnaam in plaats van MKB Brandstof, als domennaam en met gebruikmaking van de in 4.41 genoemde slogans op het gebied van vervoer en navigatie, zodat dit aanleiding kan geven tot daadwerkelijke verwarring. TomTom c.s. heeft op 9 juni 2016, na de lancering van Tom als nieuwe handelsnaam, aan MKBO gemeld klachten te hebben ontvangen over een verwarrende radiocommercial (zie 2.36). 4.44. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat sprake is van merkinbreuk in de zin van art. 9 lid 2 aanhef en onder b UMVo. 4.45. De overige aangevoerde grondslagen voor inbreuk op de TomTom-Uniemerken behoeven geen nadere bespreking. Aan bespreking van het subsidiair gevorderde inbreukverbod op de TomTom-Beneluxmerken wordt niet toegekomen. - bevel 4.46. Nu MKBO inbreuk heeft gemaakt op de TomTom-Uniemerken, zal het primair gevorderde bevel aan MKBO om zich in de toekomst van inbreuk op de TomTom-Uniemerken te onthouden (vordering III), worden toegewezen. Het bevel is toewijsbaar zowel ten gunste van TomTom IBV als merkhouder als van TomTom NV als licentienemer. Het toe te wijzen stakingsbevel ziet zowel op het Tom-logo als op gebruik van het niet gestileerde tom teken (schriftelijk en mondeling), waaronder valt het gebruik als handelsnaam en als domeinnaam en op de overige wijzen waarop MKBO het teken tom heeft gebruikt, opgesomd in 4.28. Het bevel ziet niet op het gebruik van het merk Tom de Ridder. Het bevel zal worden opgelegd voor de Europese Unie. De rechtbank verwerpt het verweer van MKBO dat er geen aanleiding is voor een pan-Europees verbod omdat van enige plannen om elders de markt te betreden geen sprake is. [A] heeft zelf eerder aan TomTom c.s. kenbaar gemaakt mogelijk te willen uitbreiden naar de Europese Unie (zie 2.26), zodat de rechtbank aan dat verweer voorbij gaat. Inbreuk op de handelsnaam TomTom en onrechtmatig handelen 4.47. In het lichaam van de dagvaarding heeft TomTom c.s. subsidiair een beroep gedaan op art. 5a Handelsnaamwet en art. 6:162 Burgerlijk Wetboek. In het petitum heeft zij aan gestelde inbreuk op haar handelsnaam en onrechtmatig handelen niet-subsidaire verbodsvorderingen opgenomen (vordering IV). Ter comparitie heeft TomTom c.s. toegelicht dat het gaat om aparte, niet subsidiaire, vordering. 4.48. Niet valt in te zien welk belang TomTom c.s.

Daarbij merkt hij het volgende op: “(…) Thank you for explaining your position; we understand and appreciate it. Please find our signed document attached in return.(…) Regarding the change of Clause 1 we did not see before: - we confirm that we will use our logo in the way it is known to you and will never change it without your consent you will appreciate that when using our brand name in plain texts, we can not show a Tom-logo in every sentence where it occurs and will display 'Tom' in the font of that specific text (…)” 2.32. MKBO wijzigde haar website begin juni 2016 in www.tom.nl, waarnaar bezoekers van de website www.mkbondernemers.nl automatisch werden doorgeleid. Op die website was onder meer de volgende tekst opgenomen: 2.33. MKBO lanceerde daarnaast in dezelfde periode verschillende apps: Carwash met Tom, Tanken met Tom en Parkeren met Tom (hieronder afgebeeld). Met deze apps kan genavigeerd worden naar het dichtstbijzijnde tankstation dan wel naar de dichtstbijzijnde carwash of parkeerplaats. 2.34. Vanaf begin juni 2016 heeft MKBO onder meer in radiocommercials aangekondigd haar handelsnaam te wijzigen van MKB Brandstof in Tom, billboards langs snelwegen doen plaatsen met reclame voor de nieuwe Tom en zich op sociale media als Tom geprofileerd. Bij de reclame-uitingen werden onder meer de volgende slogans gebruikt: “TOM LAAT JE NIEUWE WEGEN ONTDEKKEN” “TOM HELPT ONDERNEMERS VERDER, OP WEG NAAR HUN STIP” “TOM BEWEEGT ONDERNEMERS”: “ELKE DAG DICHTER BIJ JOUW STIP AAN DE HORIZON” 2.35. De scripts van twee van de radiocommercials van MKBO uit die periode luiden als volgt: Radiocommercial 1: Om jouw stip dichterbij te halen is MBK Brandstof veranderd in Tom. Met eerlijke verhalen van mede-ondernemers en gratis advies bij al je fiscale vragen rondom mobiliteit. En natuurlijk de bekende autopas met handige apps voor tanken, carwash en parkeren. Fiscusproof, op één verzamelfactuur. Vraag jouw eigen pas vandaag nog aan op Tom.nl. Tom, beweegt ondernemers. Radiocommercial 2: Voor alle ondernemers is er nu Tom. Je kent Tom van de autopas met handige apps, voor tanken, carwash, en parkeren: fiscusproof op één verzamelfactuur. Maar Tom deelt ook inspirerende ervaringen van mede-ondernemers met je, en geeft je gratis advies bij al je fiscale vragen rondom mobiliteit. Tom. Beweegt ondernemers. 2.36. Op 9 juni 2016 heeft [D] [A] laten weten dat TomTom (telefonische) klachten heeft ontvangen over een verwarrende radiocommercial van MKBO, dat dit TomTom zorgen baart en dat zij dit verder zullen uitzoeken. 2.37. Op 20 juni 2016 heeft [C] [A] - onder meer - per e-mail het volgende bericht: “(…) Based on your response from Friday June 10 2016 I understand that there are actually two radio commercials which are currently being broadcasted. Having listened to these commercials, I was concerned to note the pervasive use of the word “Tom” and the slogan “Tom moves entrepreneurs”. Further, I have reviewed your website and was surprised and disappointed to notice that you have completely rebranded MKB Brandstof’s business and are now trading under the name “Tom”. During the negotiation process, you have explained to me that you intended to use the name “Tom” for a character that was previously known as “Tom de Ridder”. It was never clearly communicated to us that you intend to change your company’s name to “Tom” and fully rebrand your business under this name. To the contrary, we were told numerous times that the “Tom” logo will remain MKB Brandstof branded. Your failure to inform us that you would like to be able to use the word “Tom” as part of your commercial name has mislead us as to the nature of your intended uses for the “Tom” logo. TomTom has solely agreed to permit the use of the “Tom” logo on the condition that MKB Brandstof uses only the approved design of that same logo and refrains from using the word “Tom” in any other style or font in the course of its business. (…) If TomTom does not receive your written confirmation that you will comply with the terms of the co-existence agreement within 7 days of this letter, you will leave us with no alternative but to terminate the co-existence agreement for breach. In which circumstance any further use of the Tom word or logo would amount to an infringement. TomTom reserves all of its rights and remedies in relation to this matter.” 2.38. Na sommaties tot nakoming en correspondentie met (de advocaat van) MKBO over de uitleg van de Overeenkomst, heeft TomTom IBV de Overeenkomst bij brief van 21 september 2016 met onmiddellijke ingang ontbonden. Daarbij is MKBO onder meer het volgende bericht: “(…) my client has established that your client is still using “Tom” outside the agreed logo form (…). These acts of breach of the Agreement have already caused significant damage to my client, for which damage my client holds your company fully liable. My client therefore hereby terminates the co-existence agreement as executed between parties with immediate effect and this letter serves as official notification thereof. This termination is primarily based on article 6 of the Agreement and - if necessary - also based on rescission (ontbinding) based on fundamental breach of contract. (…)” 2.39. Bij brief van 28 september 2016 heeft MKBO TomTom c.s. gesommeerd de Overeenkomst na te komen. 2.40. Tussen partijen zijn verschillende procedures gevoerd. Hier wordt volstaan met het noemen van de inhoudelijk meest relevante uitspraken. 2.41. Op 7 oktober 2016 heeft TomTom c.s. MKBO gedagvaard in kort geding bij deze rechtbank (hierna: het kort geding). In die procedure heeft TomTom c.s. onder andere een verbod tot merk- en handelsnaaminbreuk gevorderd. Bij vonnis van 21 december 2016 heeft de voorzieningenrechter MKBO bevolen inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van TomTom c.s. te staken en gestaakt te houden. In dat kader oordeelde zij voorshands dat MKBO art. 1 van de Overeenkomst heeft geschonden en dat TomTom c.s. de Overeenkomst rechtsgeldig heeft ontbonden. Dit vonnis is in kracht van gewijsde gegaan. 2.42. Op 2 november 2016 heeft MKBO TomTom IBV gedagvaard in een bodemprocedure bij de rechtbank Amsterdam (hierna: de Amsterdamse bodemprocedure). In die procedure vordert MKBO onder meer een verklaring voor recht dat de Overeenkomst niet is beëindigd of ontbonden. Ook vordert zij dat TomTom IBV bevolen wordt de Overeenkomst na te leven door onder meer te blijven toestaan dat MKBO gebruik maakt van het Tom-Logo en, voor zover dit logo niet redelijkerwijs kan of hoeft te worden gebruikt, dat MKBO gebruik maakt van het teken tom. In reconventie in de Amsterdamse bodemprocedure vordert TomTom IBV onder andere een verklaring voor recht dat zij de Overeenkomst rechtsgeldig heeft ontbonden met veroordeling van MKBO tot schadevergoeding. Bij vonnis van 31 januari 2018 heeft de rechtbank Amsterdam de vorderingen van MKBO in conventie afgewezen en de vorderingen van TomTom IBV in reconventie toegewezen. Tegen dit vonnis is door MKBO hoger beroep ingesteld. 2.43. Sinds maart 2017 gebruikt MKBO het Tom-logo en het teken tom niet meer.

in dit geval heeft bij afzonderlijke beoordeling van handelsnaaminbreuk naast de conclusie dat sprake is van merkinbreuk, te meer nu merkinbreuk tot een meer omvattend verbod leidt. Dit heeft zij ter zitting desgevraagd ook niet kunnen toelichten. Zij heeft slechts opgemerkt dat een merk en een handelsnaam niet noodzakelijkerwijs hetzelfde zijn, maar dat is hier nu juist wel het geval: de handelsnaam van TomTom c.s. is gelijkluidend aan het kenmerkende deel van de TomTom-Uniemerken, op grond van welk merken TomTom c.s. MKBO reeds het gebruik als handels- of bedrijfsnaam of als deel van een handels- of bedrijfsnaam kan verbieden van een teken dat met haar merk overeenstemt (art. 9 lid 3 sub d UMVO). Het als vordering IV gevorderde bevel tot onthouding van handelsnaaminbreuk wordt dan ook afgewezen. 4.49. Dat MKBO naast merkinbreuk tevens onrechtmatig jegens TomTom c.s. heeft gehandeld, is niet gemotiveerd gesteld, zodat ook de vordering tot ‘onthouding van ieder verder onrechtmatig handelen’ (onderdeel van vordering IV) wordt afgewezen. Overige vorderingen 4.50. TomTom c.s. heeft de mogelijkheid dat door haar schade is geleden ten gevolge van de merkinbreuk, aannemelijk gemaakt, maar onvoldoende gesteld om schade in deze procedure te begroten. Het ligt dan ook voor de hand dat MKBO wordt veroordeeld om genoemde mogelijke schade te vergoeden en ter vaststelling daarvan de zaak te verwijzen naar een schadestaat-procedure, zoals gevorderd (vordering II). In de Amsterdamse bodemprocedure heeft TomTom IBV een soortgelijke vordering ingesteld, en in die zaak is MKBO in eerste aanleg veroordeeld ‘tot vergoeding van de door TomTom (IBV, toevoeging rechtbank) geleden en nog te lijden schade, een en ander nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet’. Gesteld noch gebleken is dat die veroordeling ziet op vergoeding van andere schade dan in deze procedure wordt gevorderd. Niet valt immers in te zien dat schade ten gevolge van wanprestatie in dit geval uit iets anders bestaat dan merkinbreuk; dat is ook niet gesteld of anderszins gebleken. Omdat TomTom NV geen partij is bij de Amsterdamse bodemprocedure, heeft zij belang bij toewijzing van de vordering. De rechtbank zal de vordering in deze zaak toewijzen ten aanzien van beide eisers, reeds omdat de Amsterdamse veroordeling geen kracht van gewijsde heeft, met dien verstande dat TomTom c.s. dient te voorkomen dat twee schadestaatprocedures aanhangig worden gemaakt over dezelfde schade. 4.51. Met het oog op de schadestaatprocedure zal de gevorderde verklaring voor recht voor zover deze ziet op inbreuk door MKBO op de TomTom-Uniemerken (vordering I) worden toegewezen. Nevenvorderingen 4.52. TomTom c.s. heeft desgevraagd niet, althans onvoldoende, toegelicht welk belang zij heeft bij de gevorderde doorhaling van de domeinnaamregistratie tom.nl naast een verbod op het gebruik van de domeinnaam (dat begrepen is onder het verbod tot merkinbreuk). Het enkel geregistreerd houden van een domeinnaam zonder daarmee in het economisch verkeer te treden, kan, zonder bijkomende omstandigheden die zijn gesteld noch gebleken, niet worden aangemerkt als merkinbreuk. Het gevorderde sub V zal dan ook worden afgewezen. 4.53. TomTom c.s. vordert om MKBO te bevelen alle inbreukmakende materialen die nog in voorraad worden gehouden en/of in het handelsverkeer circuleren terug te halen en te vernietigen. Ter comparitie is besproken dat dit uitsluitend ziet op tankpassen die zijn uitgegeven in de periode juni 2016 tot en met maart 2017, op welke passen het Tom-logo is aangebracht. TomTom c.s. gaf te kennen in te kunnen stemmen met het voorstel van MKBO om die passen te vervangen op de bij haar gebruikelijke wijze, door toezending van nieuwe passen zonder logo aan de betreffende klanten met het verzoek de oude passen door te knippen. Het recall bevel zal daartoe beperkt worden. Ter controle van de vervangingsactie zal MKBO worden bevolen afschrift van de brief en de (geanonimiseerde) verzendlijst aan de advocaat van TomTom c.s. te zenden, hetgeen is te beschouwen als een maatregel die vergelijkbaar is met, maar minder ingrijpend dan, de gevorderde toezending van het rapport van de vernietiging. Aan de actie zal de gevorderde termijn worden verbonden. 4.54. Oplegging van een dwangsom is passend en geboden. De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd. De dwangsom zal zo worden geformuleerd dat, anders dan gevorderd (vordering VII), niet aan beide eisers afzonderlijk dwangsommen verbeurd worden. Proceskosten 4.55. MKBO zal als overwegend in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld worden. TomTom c.s. maakt aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten op de voet van art. 1019h Rv en heeft specificaties van haar kosten (inclusief verschotten) ten bedrage van in totaal € 21.281,17 exclusief BTW overgelegd. Gelet op het toepasselijke indicatietarief (€ 17.500, normale bodemzaak) worden de advocaatkosten aan de zijde van TomTom c.s. gematigd tot dit bedrag, te vermeerderen met € 706,69 aan verschotten (€ 88,69 kosten dagvaarding en € 618 griffierecht). De proceskosten aan de zijde van TomTom c.s. worden daarmee in totaal begroot op € 18.206,69.