ECLI:NL:RBDHA:2019:10913

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/575985 / KG ZA 19-581

Vonnis in kort geding van 16 oktober 2019

in de zaak van

MEDICAL WORKSHOP B.V.,

te Groningen,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. L.J. Gravendeel te Hilversum,

tegen

1SHARPSIGHT B.V.,

2. ARLUSO HOLDING B.V.,

te Herten,

gedaagden in conventie,

eiseressen in reconventie,

advocaat mr. G.S.C.M. van Roeyen te Eindhoven.

Partijen zullen hierna Medical Workshop en Sharpsight c.s. (enkelvoud) genoemd worden. Gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, zullen hierna ieder afzonderlijk Sharpsight en Arluso genoemd worden.

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 5 juli 2019, met producties EP01 tot en met EP19;

de akte houdende inbreng producties van de zijde van Medical Workshop, ingekomen op de griffie op 27 augustus 2019, met producties EP20 tot en met EP24;

de conclusie van eis in reconventie, tevens houdende akte in het geding brengen van producties in conventie en in reconventie, ingekomen op de griffie op 29 augustus 2019, met producties GP01 tot en met GP41;

een als productie GP42 overgelegde kostenspecificatie van de zijde van Sharpsight c.s., ingekomen op de griffie op 29 augustus 2019;

de akte houdende inbreng producties van de zijde van Medical Workshop, ingekomen op de griffie op 6 september 2019, met producties EP25 tot en met EP27;

de akte in het geding brengen van aanvullende producties in conventie en in reconventie van de zijde van Sharpsight c.s., ingekomen op de griffie op 13 september 2019, met producties GP43 tot en met GP52;

de e-mail van de rechtbank van 16 september 2019 naar aanleiding van het verzoek van Sharpsight c.s. de pleittijd te verlengen, waarin is medegedeeld dat gelet op de samenhang tussen de vorderingen van Medical Workshop in conventie en de vorderingen van Sharpsight c.s. in reconventie geen aanleiding wordt gezien de al verleende spreektijd te verruimen en dat partijen zich kunnen beperken tot het reageren op nieuwe standpunten of producties van de wederpartij en een juridische analyse, waarbij herhaling van hetgeen reeds in de stukken staat, dient te worden vermeden;

de producties EP28 tot en met EP32 van de zijde van Medical Workshop, ingekomen op de griffie op 18 september 2019;

de akte overlegging producties van de zijde van Sharpsight c.s., ingekomen op de griffie op 18 september 2019, met producties GP53 tot en met GP55;

een e-mail met een aanvullende kostenspecificatie van de zijde van Sharpsight c.s., ingekomen op de griffie op 19 september 2019;

de mondelinge behandeling van 20 september 2019 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotities van Medical Workshop en Sharpsight c.s. Van de pleitnotities van Sharpsight c.s. zijn de nummers 4, 23 (deels), 24, 25 tot en met 31 (deels), 33 tot en met 41 en 47 doorgehaald omdat die niet zijn gepleit.

1.2. De producties EP28 tot en met EP32 van Medical Workshop zijn ingebracht tezamen met een antwoordakte in kort geding in conventie en reconventie. Tijdens de mondelinge behandeling is deze akte door de voorzieningenrechter geweigerd wegens strijd met de beginselen van een goede procesorde. Met die akte, slechts één dag voor de zitting ingekomen op de griffie, na de e-mail van de rechtbank van 16 september 2019 over de spreektijd en de verhouding tussen de conventie en reconventie, zou Medical Workshop namelijk feitelijk een procesronde meer krijgen dan Sharpsight c.s. De bij die akte overgelegde producties zijn wel toegelaten.

1.3. Vonnis is nader bepaald op heden.

2.1. Medical Workshop is een totaalleverancier op het gebied van de oogheelkunde, met een assortiment van meer dan 4.000 artikelen.

2.2. Arluso is een holding met als bestuurder de heer [A] (hierna: [A]), welke holding bestuurder en enig aandeelhouder is van Sharpsight (de werkmaatschappij).

2.3. [A] is oogarts en houder van een aantal octrooien in verband met oogheelkunde, waaronder het Europees octrooi EP 2 109 425 B1 (hierna: het octrooi) getiteld ‘Device for intraocular administration of a substance, for example a medication, into a human or animal eye by means of a hypodermic needle’. Het octrooi is verleend op 4 september 2013, gebaseerd op internationale octrooiaanvrage PCT/NL2007/000312 van 11 december 2007, met inroeping van prioriteit van het Nederlands octrooi NL 1033357 (hierna: het Nederlands octrooi) dat is aangevraagd op 8 februari 2007.

2.4. Het octrooi ziet op een hulpmiddel voor het vereenvoudigen van intra-vitreale injecties (injecties in het glasachtig lichaam van het oog) (hierna: het product). Het product ziet er als volgt uit:

2.5. In juli 2007 is [A] in contact getreden met Medical Workshop, in de persoon van de heer [B], directeur van Medical Workshop (hierna: [B]), over (de ontwikkeling van) het product.

2.6. Het product is op enig moment Invitria genoemd.

2.7. Eind 2009 hebben Medical Workshop en Sharpsight een licentieovereenkomst gesloten, gedateerd 18 november 2009, met betrekking tot het product (hierna: de Licentieovereenkomst). Op basis van de Licentieovereenkomst heeft Medical Workshop het alleenrecht gekregen het product te (doen) produceren en verkopen. Medical Workshop laat het product produceren in Oostenrijk en het product wordt internationaal gedistribueerd door het bedrijf FCI (hierna: FCI). Op 27 oktober 2014 is de Licentieovereenkomst geactualiseerd. De (geactualiseerde) Licentieovereenkomst luidt – voor zover van belang – als volgt:

“(…)

IN AANMERKING NEMENDE:

Dat [A] de InVitria (Intravitreal Injection Assistant) heeft ontwikkeld voor welke vinding octrooi is verleend onder nummer 1033357 (Nederland) respectievelijk 07860875.9 (Europa);

Dat voor de Invitria in de Verenigde Staten van Amerika geen octrooirechten zijn verkregen;

Dat Uitvinder [[A], voorzieningenrechter] de uitontwikkeling, productie, marketing en verkoop van de vinding exclusief wenst onder te brengen bij Distributeur [Medical Workshop, voorzieningenrechter], die deze activiteiten op zich wenst te nemen;

VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1 - Overdracht productie- en verkooprechten

Uitvinder geeft aan Distributeur het alleenrecht om de InVitria te fabriceren en te verkopen op de voorwaarden zoals hierna omschreven.

Artikel 2 - Doel van de overeenkomst

Het doel van de overeenkomst is het opzetten en ontwikkelen van een productielijn en distributienetwerk voor de verkoop van de InVitria. De licentie geldt wereldwijd. Distributeur zal zich inspannen om een zo groot mogelijke marktdekking voor de vinding in eerder vermeld gebied te verkrijgen.

Uitvinder zal niet zonder overleg met Distributeur stappen ondernemen om de verkoop of de bekendheid van het product te stimuleren.

Distributeur verplicht zich Uitvinder op de hoogte te houden van onderhandelingen over nieuw af te sluiten contracten met (sub-)distributie-partners buiten Nederland.

Artikel 3 - Looptijd van de overeenkomst

De overeenkomst, die op 18 november 2009 tot stand gekomen is, wordt voortgezet voor een aansluitende periode van 5 jaar met als einddatum 18 november 2019. De overeenkomst wordt, zonder opzegging door één van de partijen, automatisch voortgezet voor een periode van 5 jaar.

Artikel 4 - Vergoeding

Uitvinder ontvangt van Distributeur een vergoeding volgens onderstaand schema op basis van de door Distributeur jaarlijks aan derden gefactureerde netto-omzet in euro.

Omzet tot € 250.000 33,30%

Omzet van € 250.000 tot € 500.000 37,50%

Omzet boven € 500.000 40%

(…)

Artikel 5 - Octrooi-, model-, en merkrechten en productverbeteringen

Partijen verbinden zich elkaar onmiddellijk in te lichten over iedere concurrerende activiteit van concurrerende ondernemingen waar zij kennis van nemen en elkaar te informeren over eventuele verbeteringen van de InVitria c.q. van de daarbij behorende knowhow.

Kosten verband houdende met de bescherming en instandhouding van octrooien van Uitvinder zijn voor rekening van Uitvinder.

Kosten t.b.v. productverbeteringen zijn voor rekening van Distributeur.

Artikel 6 – Overdracht van rechten

Uitvinder blijft na het aangaan van deze overeenkomst houder van het octrooi. Partijen zullen gedurende de looptijd van deze overeenkomst geen rechten uit deze overeenkomst overdragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Artikel 7 - Productaansprakelijkheid

De productaansprakelijkheid berust bij Distributeur.

Artikel 8 – Concurrentie

Het is Distributeur niet toegestaan om binnen vijf jaar na introductie van het product zonder toestemming van Uitvinder een soortgelijk product op de markt te zetten of een belang te hebben bij een bedrijf die dit doet.

Beide partijen zijn voorts het volgende overeengekomen:

 Distributeur mag het bij beide partijen bekende product ´pressure plate voor IVI´ in Nederland verkopen.

 Uitvinder mag de InVitria voor eigen rekening en risico in Brazilië verkopen. De InVitria wordt door Distributeur aan Uitvinder aangeboden tegen dezelfde prijs als voor de andere buitenlandse distributie-partners.

Op de ingangsdatum van dit contract is die prijs vastgesteld op € 1,50 per stuk.

Artikel 9 – Geheimhouding en concurrentie

Beide partijen verbinden zich om de product-knowhow respectievelijk kennis die zij hebben omtrent elkaars wederzijdse activiteiten, geheim te houden voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is in het kader van de activiteiten, die zij in het kader van deze overeenkomst diende te verrichten.

Uitvinder onthoudt zich van elke activiteit, die een winstgevende exploitatie van de InVitria door Distributeur nadelig beïnvloedt en zich tevens te onthouden van enige betrokkenheid, direct of indirect, met betrekking tot de commercialisering door derden van verbeteringen en aanvullingen op het product.

(…)”

2.8. Medical Workshop is houdster van het Uniewoordmerk INVITRIA met registratienummer 008727431, welk merk zij op 12 december 2009 heeft gedeponeerd en dat op 2 september 2010 is ingeschreven voor waren en diensten in de klasse 10 (hierna: het Medical Workshop-merk).

2.9. Vanaf medio december 2017 hebben [B] en [A] gesprekken gevoerd over de mogelijkheid om een joint venture op te richten met betrekking tot het product. Deze gesprekken hebben niet geleid tot overeenstemming. In de loop van die gesprekken is onenigheid ontstaan tussen partijen.

2.10. Bij e-mail van 19 oktober 2018 aan [B] heeft Sharpsight de Licentieovereenkomst opgezegd per – zo zijn partijen later overeen gekomen – 19 november 2019. In de e-mail staat – voor zover van belang – het volgende:

“Eind 2018 zijn we met elkaar in contact gekomen om mijn product de INVITRIA verder te ontwikkelen en op de markt te brengen, wat in november 2019 [de voorzieningenrechter begrijpt: Eind 2008 resp. 2009] tot een licentieovereenkomst heeft geleid.

De basis hiervan was een gelijke verdeling waarbij ieder zijn inbreng deed.

Nu zijn wij circa 9 jaar verder. Wij hebben de afgelopen tijd gesproken over de doorontwikkeling van het product en de beste manier om de toekomst van het product en de relatie met partners veilig te stellen in de toekomst. Daarbij hebben wij onze samenwerking gesproken.

Tijdens onze laatste gesprek op 20 juli 2018, heb ik de gelijkwaardigheid gemist. Dit werd nog bevestigd door jouw mail van 23 juli, waarin jij schreef: ” ik blijf van mening dat Medical Workshop in Nederland dezelfde exclusieve rol moet hebben als logen in Finland, FCI in Frankrijk en de FCI-dealers in de overige landen.”

Dat was niet zoals wij met elkaar in 2009 zijn samen gaan werken. (..)

Onze samenwerking was tot op heden gebaseerd op vertrouwen en gelijkwaardigheid. Helaas moet ik nu constateren dat beiden ontbreken. Jouw voorstel om de winst van de verkoop van de Invitria in Nederland buiten Invitria bv. te houden en jouw tegenstrijdige belang binnen BVI hebben me doen beslissen om onze samenwerking te beëindigen.

Ik heb overwogen en besloten om een andere pad te gaan bewandelen zodat het potentieel van mijn product beter benut kan worden. (…)

Verder ben ik bereid om de mallen over te nemen tegen de gemaakte kosten en dit minstens drie maanden voor het einde van het contract. Ook ben ik bereid om eventuele niet verkochte voorraden van Invitria’s over te nemen op basis van de kostenprijs.

Wel verwacht ik van jou dat de naam (INVITRIA) die ik heb bedacht maar die door jou is geregistreerd aan mij overdraagt. (…)”

2.11. Bij e-mail van diezelfde dag heeft [B] - voor zover van belang – als volgt gereageerd:

“(…)

Ik stuur deze e-mail omdat ik hoop dat je bereid bent om over deze kwestie te praten en je besluit wilt heroverwegen. In jouw e-mail lees ik een aantal argumenten die naar mijn mening gebaseerd zijn op een misverstand. Zonder te veel vooruit te lopen op een gesprek, wil ik in deze reactie proberen een paar van deze misverstanden op te lossen.

(…)

Gelijke verdeling inbreng

:

Aan het begin van het gesprek gaf (…) aan dat het niet mogelijk was dat Sharpsight het patent zou inbrengen in de nieuw op te richten onderneming. Sharpsight zou eigenaar blijven van het patent en de nieuw op te richten onderneming zou licentiehouder blijven. Het feit dat ik hier geen punt van heb gemaakt geeft m.i. aan dat er wel degelijk sprake is van vertrouwen;

Medical Workshop zou niet alleen alle matrijzen inbrengen maar ook de volledige export-omzet en de Nederlandse omzet verminderd met het de marge die een handelsbedrijf nodig heeft om een verkoopteam te bekostigen. In 2018 verwachten wij dat deze omzet (…) zal bedragen hetgeen weer meer is dan vorig jaar.

Resumerend komt dit erop neer dat Medical Workshop in de nieuw op te richten onderneming (…) omzet, een gevestigd distributienetwerk en de matrijzen zou inbrengen.

(…)

InVitria-naam

:

Zoals ik heb aangegeven, heb ik de naam InVitria niet geregistreerd. Het ®-symbool heb ik gewoon bij de naam gezet om namakers af te schrikken.

(…)”

2.12. Bij e-mail van 26 oktober 2018 heeft [A] over het Medical Workshop-merk nog aan [B] geschreven:

“Zoals je weet ben ik er later achter gekomen dat jij voor Medical Workshop op 2 december 2009 InVitria als merk hebt geregistreerd, zonder mijn toestemming. Dat kan niet en ik ga er ook vanuit dat je deze merkinschrijving nu aan mij overdraagt. Graag jouw bevestiging. Ik vind het heel raar dat jij nu zegt dat de naam niet geregistreerd hebt.”

Daarop heeft [B] bij e-mail van 5 november 2018 weer als volgt gereageerd:

“Omdat je zo stellig was in je e-mail, heb ik e.e.a. laten uitzoeken en het blijkt dat wij inderdaad de naam geregistreerd hebben. Dit is gedaan omdat rond die tijd heeft een concurrent van ons een aantal maal de naam van een nieuw product of ene nieuw initiatief van een ander bedrijf had geregistreerd en gedeponeerd om deze later aan te bieden aan de onderneming die de naam nodig had.”

2.13. Op 5 februari 2019 heeft Sharpsight het Uniewoordmerk INVITRIA gedeponeerd voor waren en diensten in klasse 10 (hierna: het Sharpsight-merk). Na publicatie door het EUIPO op 8 maart 2019 onder registratienummer 018019262 heeft Medical Workshop oppositie ingesteld tegen dit depot, waarop nog niet is beslist.

2.14. Medical Workshop is van plan om na afloop van de Licentieovereenkomst de naam Invitria te gaan gebruiken voor andere (alternatieve) producten dan het product.

2.15. [A] heeft voor de periode vanaf 19 november 2019 voor het product een exclusieve licentieovereenkomst gesloten met FCI.

in conventie

3.1. Medical Workshop vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, binnen vier werkdagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis:

primair

1. Sharpsight zal bevelen

ieder gebruik van het merk Invitria te staken en gestaakt te houden,

of “Invitria in combinaties” dan wel een ander teken met het bestanddeel InVi of Tria, of sterk daarop lijkende tekens zoals InFI, Trea of Tria erin verwerkt,

en overeenstemt met de waren waarvoor het Medical Workshop-merk is ingeschreven,

met bepaling dat dit bevel geldt voor de duur van de (1019i Rv) procedure in de hoofdzaak totdat er een einduitspraak is gewezen;

2. Sharpsight c.s. zal bevelen

Sharpsights aanspraak op het merk Invitria al dan niet wijzend op het Sharpsight-merk zowel offline als online niet te uiten of te doen uiten aan derden in de EU (zoals aan de groothandel, ziekenhuizen, klinieken, artsen die het geoctrooieerde product zouden kunnen gebruiken, althans afnemen) al dan niet inhoudend dat Medical Workshop de naam Invitria onrechtmatig houdt met bepaling dat dit verbod geldt tot 6 maanden na afloop van de Licentieovereenkomst te weten 19 mei 2020;

met bepaling dat gebruik van het merk Invitria aan Sharpsight wel is toegestaan

i. bij de neutrale verwijzing (anders dan in 2a) naar het geoctrooieerde product onder de naam Invitria c.q. voor handelingen voor de contractueel geoorloofde afzet in Brazilië;

met bepaling dat gebruik van het merk Invitria aan Arluso wel is toegestaan

i. in de uitoefening van de eigen oogartsenpraktijk ten overstaan van daarmee corresponderende oogpatiënten en medisch personeel ter plekke, indien en voor zover Arluso die oogartsenpraktijk uitoefent althans de heer [A] zelf in dit medisch verband;

3. Sharpsight zal veroordelen het Sharpsight-merk op naam van Medical Workshop te stellen en als blijk van de uitvoering hiervan de raadsman van Medical Workshop hiervan een e-mail te zenden met corresponderend bewijs, dit ter voorkoming van executiegeschillen;

4. Sharpsight c.s. zal veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere overtreding dan wel niet-nakoming van het bevel van onder sub 1 tot en met 3 c.q. 7 gevorderde, een en ander berekend per dag met een maximum van € 5.000,-, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, één en ander met een maximum van € 250.000,-;

5. Sharpsight c.s. hoofdelijk zal veroordelen in de volledige proceskosten op grond van artikel 1019h Rv, met bepaling dat als de een voor de ander heeft betaald, dit kwijtend is en met bepaling dat Sharpsight c.s. de wettelijke handelsrente (art. 6:119a BW) over de proceskosten verschuldigd is vanaf tien dagen na de dag van het te dezen te wijzen vonnis tot aan de dag der algehele voldoening;

6. zal bepalen dat Sharpsight c.s. alle aldus te betalen bedragen dient te voldoen op de derdenrekening van Stichting Beheer Derdengelden Gravendeel advocaten onder vermelding van “Invitria vs Invitria”;

subsidiair

7. zal bepalen dat Sharpsight c.s. wordt bevolen tot het onder 1 tot en met 6 gevorderde doch aangepast naar het oordeel van de voorzieningenrechter tot het passend(e) gebod(-en) of verbod(-en).

3.2. Medical Workshop baseert haar vorderingen, voor zover van belang, op de navolgende stellingen.

3.2.1. Haar verkoopmanager heeft in maart 2009 de naam Invitria voor het product verzonnen. Het betreft een auteursrechtelijk werk en het auteursrecht berust op basis van artikel 7 Aw bij Medical Workshop. Vervolgens heeft Medical Workshop het Medical Workshop-merk gedeponeerd.

3.2.2. Sharpsight claimt zonder grond aanspraak te maken op de naam Invitria. Zij heeft te kwader trouw het Sharpsight-merk gedeponeerd. Bovendien heeft zij in de markt voor medische hulpmiddelen aan afnemers van Medical Workshop (in elk geval FCI) kenbaar gemaakt dat niet alleen het product octrooirechtelijk aan Sharpsight toekomt, maar ook de naam Invitria, en dat vanaf het einde van de Licentieovereenkomst het product bij Sharpsight kan worden ingekocht.

3.2.3. Dit handelen van Sharpsight is in strijd met artikel 9, tweede alinea, van de Licentieovereenkomst omdat het de positie van Medical Workshop als exclusief producent en distributeur ondergraaft. Afnemers kunnen er hierdoor immers nu al – nog voor het einde van de Licentieovereenkomst – toe gebracht worden het product niet meer bij Medical Workshop in te kopen.

3.2.4. Door het gebruik van het teken INVITRIA voor het (op termijn) aanbieden van het product, terwijl dit teken volledig overeenstemt met het Medical Workshop-merk, maakt Sharpsight inbreuk op het Medical Workshop-merk. Primair is sprake van inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 aanhef en onder a BVIE en artikel 9 lid 2 aanhef en onder a UMVo, subsidiair van inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 aanhef en onder b, c of d BVIE en artikel 9 lid 2 aanhef en onder b en d UMVo.

3.2.5. Voor zover de vorderingen niet toegewezen kunnen worden op bovengenoemde gronden, maakt Sharpsight inbreuk op het auteursrecht van Medical Workshop op de naam Invitria.

3.2.6. De vordering onder 2. dient eveneens jegens Arluso te worden toegewezen, omdat Arluso directeur-grootaandeelhouder is van Medical Workshop en omdat zij sinds het najaar van 2018 mededirecteur is geworden van een concurrent van Medical Workshop, Synga Medical.

in reconventie

3.3. Sharpsight c.s. vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,

( i) Medical Workshop zal gebieden om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis het Medical Workshop-merk over te dragen en op naam te doen stellen van Sharpsight;

( ii) Medical Workshop zal gebieden om getrouw en actief mee te werken aan de onder (i) gevorderde overdracht en wijziging tenaamstelling en daarvoor alle noodzakelijke handelingen te verrichten en de daaraan verbonden kosten te voldoen;

( iii) Medical Workshop zal gebieden om van alle in verband met de onder (i) en (ii) verzochte voorzieningen te voeren correspondentie, e-mailberichten daaronder begrepen, binnen twee dagen na verzending daarvan, een afschrift te verstrekken aan de advocaat van Sharpsight c.s.;

( iv) met betrekking tot het onder (i), (ii) en (iii) gevorderde zal bepalen dat, indien Medical Workshop nalaat aan het onder (i), (ii) en/of (iii) gevorderde te voldoen, het te wijzen vonnis in de plaats treedt van de wilsverklaringen van Medical Workshop met betrekking tot de onder (i), (ii) en (iii) gevorderde voorzieningen, en dat, op de voet van art.

4.2. Beide partijen stellen de naam Invitria te hebben bedacht, althans de bedenker van die naam aan hun zijde te hebben, en menen daarmee als de (gemachtigde van de) maker van een auteursrechtelijk beschermd werk te kunnen worden aangemerkt. Beide partijen ontlenen daaraan de aanspraken op de door hen gedeponeerde Uniemerken voor de naam Invitria. In deze procedure hebben Medical Workshop en Sharpsight c.s. hun vorderingen ook voornamelijk op de aan die gesteld aan hen toekomende intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten op de naam Invitria en (de daaruit voortvloeiende aanspraken op) het Medical Workshop-merk respectievelijk het Sharpsight-merk) gebaseerd.

4.3. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is het geschil tussen partijen over de vraag wie de naam Invitria heeft bedacht echter niet geschikt om in dit kort geding te worden beslecht. Partijen staan daarin lijnrecht tegenover elkaar en de stukken die partijen in dat licht hebben overgelegd, geven onvoldoende opheldering. Nadere bewijslevering gaat het bestek van een kortgedingprocedure als de onderhavige te buiten. Dat brengt in elk geval mee dat voor nu in het midden blijft wie aanspraak kan maken op de volgens beide partijen op de naam Invitria rustende auteursrechten en geen van de vorderingen op de grond van inbreuk op auteursrechten zal worden toegewezen.

4.4. Maar zelfs als in dit vonnis voorshands zou kunnen worden beslist wie de naam Invitria heeft bedacht, dan beantwoordt dat nog niet zonder meer de centrale vraag wie recht heeft op het gebruik van de naam Invitria vanaf 19 november 2019. Het bezitten van een auteursrecht of een merkrecht betekent immers niet dat die rechten door de houder onder alle omstandigheden gebruikt mogen worden. Afspraken die de houder met anderen heeft, kunnen in de weg staan aan het (op een bepaalde manier of jegens bepaalde derden) uitoefenen of gebruiken van dat recht.

4.5. De onderhavige zaak wordt nu juist gekenmerkt door het feit dat Medical Workshop en Sharpsight al in 2007, nog in de ontwikkelingsfase van het product en voor de aanvraag van het (Europees) octrooi, in contact met elkaar zijn gekomen en daarna een jarenlange samenwerking zijn aangegaan ten aanzien van het product, waarvan de (geactualiseerde) Licentieovereenkomst de schriftelijke uitwerking vormt. Tussen Medical Workshop en Sharpsight bestaat dus een verbintenisrechtelijke rechtsverhouding die in de onderlinge relatie de rechten en verplichtingen van partijen bepaalt. De vraag wie, en onder welke voorwaarden, recht heeft op het gebruik van de naam Invitria kan daarom naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter alleen worden beantwoord door de afspraken tussen Medical Workshop en Sharpsight die volgen uit de Licentieovereenkomst in de beoordeling te betrekken. Partijen hebben dat zelf niet, althans niet ter beantwoording van voornoemde kernvraag, gedaan.

4.6. Vast staat dat ten aanzien van de periode na afloop van de Licentieovereenkomst, die overeenkomst geen bepalingen bevat, en dat in de Licentieovereenkomst evenmin wordt gesproken over IE-rechten op de naam Invitria (vergelijk 2.6). Hoe dan voor het recht op gebruik van die naam na afloop van de Licentieovereenkomst de verhouding tussen partijen moet zijn, dient te worden beantwoord aan de hand van de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de Licentieovereenkomst mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

4.7. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat redelijkerwijs geen andere zin aan de Licentieovereenkomst kan worden toegekend dan dat het product en de naam Invitria aan elkaar zijn verbonden en dat de naam, ook na afloop van de Licentieovereenkomst, niet los kan worden gezien van het product. Wie de naam Invitria ook heeft bedacht, die naam is bedacht speciaal voor het product. De naam is immers in elk geval opgekomen voor of nagenoeg gelijktijdig met het sluiten van de Licentieovereenkomst en partijen zijn het er ook over eens dat de naam het product identificeert (intra-vitreale injectie assistent). De Licentieovereenkomst benoemt het product bovendien expliciet met die naam en op die basis is het product ook al sinds 2009 op de markt. De voorzieningenrechter neemt voorlopig dan ook aan dat Medical Workshop en Sharpsight redelijkerwijs konden verwachten dat de naam Invitria – behoudens andere/nadere afspraken – aan het product verbonden zou blijven. Dit leidt er toe dat (Sharpsight via) [A], omdat vast staat dat [A] de octrooihouder is van het product en hij na afloop van de Licentieovereenkomst als enige het recht heeft het product te (doen) produceren en verhandelen, naar voorlopig oordeel (ook) recht heeft de naam Invitria voor het product te (doen) gebruiken.

4.8. Deze uitleg van de vanwege de Licentieovereenkomst bestaande rechtsverhouding tussen partijen, brengt ook mee dat partijen naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten dat in het kader van de Licentieovereenkomst op de naam Invitria gevestigde merkrechten na afloop van de Licentieovereenkomst toe zouden komen aan degene met het recht het product (verder) te produceren en verhandelen, oftewel (Sharpsight via) [A]. Daar zou dan mogelijk nog wel (als daarvoor, bijvoorbeeld omdat de ander de naam heeft verzonnen en/of de ander de naam waarde heeft gegeven, redenen bestaan) met de ander (Medical Workshop) voor afgerekend dienen te worden.

4.9. Overigens zal voorshands niet worden aangenomen dat – zoals Sharpsight c.s. heeft betoogd – Medical Workshop het Medical Workshop-merk te kwader trouw heeft gedeponeerd. Niet alleen blijft mogelijk dat Medical Workshop meende in haar recht te staan omdat zij de naam Invitria had verzonnen, wat – zoals gezegd – in deze procedure in het midden moet blijven, maar uit de e-mail van [B] van 5 november 2018 (zie onder 2.12) zou ook kunnen worden opgemaakt dat het depot van het Medical Workshop-merk juist in het belang van de Licentieovereenkomst met Sharpsight is verricht. In die e-mail aan [A] schrijft [B] immers:

“(…)

Registratie InVitria-naam:

Omdat je zo stellig was in je e-mail, heb ik e.e.a. laten uitzoeken en het blijkt dat wij inderdaad de naam geregistreerd hebben. Dit is gedaan omdat rond die tijd heeft een concurrent van ons een aantal maal de naam van een nieuw product of ene nieuw initiatief van een ander bedrijf had geregistreerd en gedeponeerd om deze later aan te bieden aan de onderneming die de naam nodig had.

De InVitria-naam is in de BeNeLux geregistreerd onder nummer 008727431.

(…)”

4.10. Voor de vorderingen van partijen betekent het vorenstaande het volgende.

verder in conventie

4.11. Als in conventie met Medical Workshop zou worden aangenomen dat zij de naam Invitria heeft bedacht, komt het recht op gebruik van die naam na afloop van de Licentieovereenkomst op grond van voornoemde uitleg van de relatie tussen haar en Sharpsight voorlopig oordelend evengoed toe aan Sharpsight (via [A]). Medical Workshop komt voor het gebruik van de naam door Sharpsight c.s. dan ook geen beroep toe op het Medical Workshop-merk. Mogelijk zou Sharpsight c.s. tegenover het voortgezette gebruik van de naam Invitria, met alle daarbij komende rechten, nog wel betaling van een vergoeding aan Medical Workshop verschuldigd kunnen zijn, maar dat biedt geen grond voor toewijzing van de vorderingen van Medical Workshop.

4.12. Of Sharpsight c.s.

3:300 BW, het te wijzen vonnis eenzelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte van overdracht voor de onder (i) genoemde EU merkinschrijving;

( v) Medical Workshop zal bevelen binnen twee dagen na betekening van dit vonnis de oppositie in te trekken tegen de door Sharpsight verrichte EU merkaanvrage voor het Sharpsight-merk, zulks onder gelijktijdige toezending van justificatoire bescheiden ter zake aan de advocaat van Sharpsight c.s.;

( vi) Medical Workshop zal bevelen met onmiddellijke ingang dan wel in ieder geval met ingang van 19 november 2019 ieder gebruik van ‘INTRAVITREA’, ‘INVITREA’, ‘INVITRIA’ en van daarmee overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden;

( vii) Medical Workshop zal bevelen zich met onmiddellijke ingang te onthouden en blijven onthouden van het doen inschrijven van ‘INVITRIA’ en van daarmee overeenstemmende tekens als merk;

( viii) Medical Workshop zal bevelen met onmiddellijke ingang dan wel in ieder geval met ingang van 19 november 2019 zich te onthouden van het openbaar maken en verveelvoudigen van ‘Intravitrea’, ‘Invitrea’ en ‘Invitria’;

( ix) Medical Workshop zal bevelen met onmiddellijke ingang dan wel in ieder geval met ingang van 19 november 2019 ieder gebruik van het (Nederlandse) octrooi en de op de voet van WO 2008/097072 A1 in de daarin gedesigneerde landen verleende, parallelle octrooien te staken en gestaakt te houden;

( x) Medical Workshop met onmiddellijke ingang zal bevelen tot correcte nakoming van op haar krachtens de Licentieovereenkomst rustende contractuele verplichtingen;

( xi) Medical Workshop zal bevelen zich met onmiddellijke ingang te onthouden en blijven onthouden van deloyale handelingen ten opzichte van Sharpsight c.s.;

( xii) Medical Workshop zal veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere overtreding van het onder (i), (ii), (iii), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) en/of (xi) gevorderde;

( xiii) Medical Workshop zal veroordelen in de volledige proceskosten voor zoveel mogelijk op grond van art. 1019h Rv;

( xiv) de termijn op grond van art. 1019i Rv voor zover van toepassing zal bepalen op zes maanden na betekening van het vonnis;

( xv) naar goede justitie zodanige voorzieningen zal treffen als de voorzieningenrechter passend acht om de door Sharpsight c.s. in reconventie bestreden handelingen van Medical Workshop als door haar in de conclusie van eis in reconventie en ter zitting geadstrueerd te redresseren.

3.4. Sharpsight c.s. baseert haar vorderingen, voor zover van belang, op de navolgende stellingen.

3.4.1. [A] heeft al in februari 2007 de naam Intravitrea gecreëerd, waarvan Invitrea en Invitria voor de hand liggende varianten zijn. Met betrekking tot deze namen is [A] auteursrechthebbende. Op grond hiervan is [A], die Sharpsight c.s. heeft gemachtigd om het auteursrecht tegen Medical Workshop in te roepen, gerechtigd zich te verzetten tegen het gebruik van de naam Invitria door Medical Workshop.

3.4.2. Medical Workshop heeft buiten medeweten en zonder toestemming van [A] (te kwader trouw) het Medical Workshop-merk gedeponeerd. Het auteursrecht van [A] kwalificeert op grond van artikel 60 lid 2 aanhef en onder d UMVo (de voorzieningenrechter begrijpt dat Sharpsight c.s. bedoelt te verwijzen naar artikel 60 lid 2 aanhef en onder c UMVo) als een ten opzichte van het Medical Workshop-merk ouder recht waardoor Sharpsight (namens [A]) gerechtigd is de nietigheid van dit merk te vorderen op grond van artikel 60 lid 1 aanhef en onder a en b UMVo.

3.4.3. Zolang de Licentieovereenkomst nog geldend is, is in zekere zin sprake van een “agentenmerk”. [A] (Sharpsight c.s.) heeft gelet daarop recht op en belang bij overdracht van het Medical Workshop-merk op basis van artikel 21 UMVo.

3.4.4. Medical Workshop dreigt het Medical Workshop-merk na afloop van de Licentieovereenkomst te gaan gebruiken voor een alternatief van het product. Nu sprake is van gebruik van de naam Invitria voor identieke waren, kunnen [A], die als auteursrechthebbende een recht heeft dat ouder is dan het Medical Workshop-merk, en (via hem) Sharpsight c.s. zich op grond van het Sharpsight-merk tegen dit gebruik verzetten. Nu Medical Workshop met het aanbieden in de markt van gelijkwaardige alternatieven van het product, kennelijk doende is wegen te zoeken om onder de octrooirechtelijke bescherming van het product uit te komen, heeft Sharpsight c.s. ook belang bij de vordering dat Medical Workshop zich onthoudt en blijft onthouden van ieder gebruik van het octrooirecht van [A].

3.5. Medical Workshop dient zich, in het zicht van de beëindiging van de Licentieovereenkomst, verder te onthouden van het dreigen met het op de markt zetten van vervangende producten onder gebruikmaking van de naam Invitria of te trachten de legitieme voortzetting van de exploitatie van de octrooien van [A] door derden te frustreren.

in conventie en in reconventie

3.6. Partijen voeren over en weer verweer.

3.7. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

door uitlatingen over haar rechten vanaf 19 november 2019, gedaan tijdens de looptijd van de Licentieovereenkomst, in strijd heeft gehandeld met artikel 9, tweede alinea, van die overeenkomst, zoals Medical Workshop betoogt, zal in deze procedure in het midden worden gelaten. Dat zal er namelijk niet toe kunnen leiden dat Sharpsight c.s. wordt verboden een als terecht aan te merken aanspraak op de naam Invitria te uiten. Hooguit zou dan plaats kunnen zijn voor als gevolg daarvan door Medical Workshop geleden schade. De vorderingen in conventie worden gelet op dit alles afgewezen.

4.13. Medical Workshop zal in conventie als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van Sharpsight c.s. Sharpsight c.s. maakt aanspraak op vergoeding van de redelijke en evenredige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv, die tot en met de zitting optellen tot een bedrag van € 26.162,70. Teneinde de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde kosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. Nu de vorderingen in conventie en in reconventie (nagenoeg allemaal, hooguit met uitzondering van één vordering in reconventie) afhankelijk zijn van dezelfde vraag (aan wie het recht op gebruik van de naam Invitria toekomt), hangen de procedure in conventie en in reconventie nagenoeg geheel met elkaar samen, Er zal daarom voor beide procedures één tarief worden gehanteerd. Onderhavige zaak is door het aantal aangedragen grondslagen en het aantal producties als een normaal tot complex kort geding aan te merken, zodat het tussen die categorieën liggende tarief van € 20.000,- als redelijk en evenredig maximum voor de conventie en reconventie tezamen zal worden aangemerkt. Het door Sharpsight c.s. opgevoerde bedrag voor de procedure in conventie en in reconventie zal tot dat bedrag worden gematigd. Gelet op de samenhang zal een bedrag van € 10.000,- (50% van € 20.000,-) aan de procedure in conventie worden toegekend.

4.14. De wederzijdse vorderingen zien vooral op handhaving van intellectuele eigendomsrechten en voor een ondergeschikt deel op nakoming van de Licentieovereenkomst. De voorzieningenrechter ziet daarin aanleiding om de verdeling vast te stellen op 90% (het deel dat ziet op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten) en 10% (het andere deel). Volgens die verdeling zal een bedrag van € 9.000,- van de als redelijk en evenredig aan te merken proceskosten in conventie (90% van € 10.000,-) voor het IE-deel aan Sharpsight c.s. worden toegewezen en voor het niet IE-deel komt Sharpsight c.s. op basis van het liquidatietarief een vergoeding toe van € 98,- (te weten 10% van € 980,-). Het dan opgetelde bedrag van € 9.098,- zal worden toegewezen en worden verhoogd met het bedrag van € 639,- aan griffierecht, waarmee het totaal aan Sharpsight c.s. toe te wijzen bedrag uitkomt op € 9.737,-.

verder in reconventie

4.15. In reconventie leidt hetgeen hiervoor over het recht op het gebruik van de naam Invitria is overwogen er toe dat grond bestaat Medical Workshop te verbieden met ingang van 19 november 2019 gebruik te maken van de naam Invitria, omdat zij dan van plan is de naam Invitria voor (een) ander(e) product(en) dan het product te gebruiken. Ongeacht wie de naam Invitria heeft bedacht, kan Sharpsight (via [A]), wegens het aan haar toekomend recht op gebruik op de naam Invitria en de daarom in beginsel aan haar toekomende aanspraak op merkrechten op de naam Invitria, zich daar naar voorlopig oordeel immers tegen verzetten. Dat het Sharpsight-merk nog slechts een Uniemerkdepot betreft en Medical Workshop te dien aanzien aanvoert dat op die basis geen rechtsvorderingen kunnen worden ingesteld, neemt niet weg dat Medical Workshop naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter in strijd handelt met dat wat tussen haar en Sharpsight heeft te gelden, althans onrechtmatig handelt, indien zij een ander product op de markt zou brengen onder de naam Invitria. Het verweer van Medical Workshop dienaangaande staat om die reden niet in de weg aan toewijzing van een verbod.

4.16. De voorzieningenrechter gaat verder voorbij aan het verweer van Medical Workshop dat de door Sharpsight ingestelde vorderingen enkel namens [A] zijn ingesteld en niet namens zichzelf, waardoor zij niet-ontvankelijk in die vorderingen zou zijn. Uit de volmacht (overgelegd als productie GP01), waarin - onder meer - is opgenomen: “(…) tegen Medical Workshop op de voet van genoemde octrooi- en auteursrechten de daaraan verbonden aanspraken uit te oefenen, (…)”, volgt immers duidelijk dat de volmacht slechts is verstrekt voor zover het gaat om rechten die [A] kan uitoefenen (octrooirechten en – gestelde – auteursrechten), Voor het overige treedt Sharpsight aldus namens zichzelf op. Het verbod zal niet ten gunste van Arluso worden toegewezen, nu Arluso geen partij is bij de Licentieovereenkomst en aan haar geen merkrecht op de naam toekomt.

4.17. De voorgaande overwegingen brengen mee dat voldoende reden en spoedeisend belang bestaat om het onder (vi) (zie onder 3.3) gevorderde verbod op het gebruik van de naam Invitria, alsmede daarop – ook volgens Medical Workshop (vergelijk haar eigen vorderingen in conventie) – gelijkende benamingen als Invitrea of Intravitrea, (enkel) ten gunste van Sharpsight toe te wijzen als na te melden. Het verbod zal als gevorderd worden versterkt met een dwangsom, met dien verstande dat de dwangsom zal worden opgelegd per dag en zal worden gemaximeerd als na te melden.

4.18. Nu door toewijzing van het verbod Medical Workshop na afloop van de Licentieovereenkomst de naam Invitria voorlopig niet mag gebruiken voor het op de markt brengen van alternatieve producten en niet in geschil is dat zij het product zelf dan ook niet meer (onder welke naam dan ook) op de markt kan brengen, bestaat geen spoedeisend belang bij overdracht van het Medical Workshop-merk naast het op te leggen verbod (het gevorderde onder (i)-(iv), zie onder 3.3). Daarbij komt dat overdracht van het Medical Workshop-merk mogelijk ook overdracht van de goodwill die de naam Invitria in de loop van de jaren heeft gekregen, betekent. Om de beoordelen of Medical Workshop daarvoor een vergoeding toekomt, en zo ja, hoe hoog die dient te zijn, is nader feitenonderzoek noodzakelijk waarvoor dit kort geding zich niet leent.

4.19. Aangezien oppositie tegen het Sharpsight-merk op zich niet in de weg staat aan het gebruik van de naam Invitria voor het product na afloop van de Licentieovereenkomst, bestaat verder geen spoedeisend belang bij het gevorderde onder (v). Voor de vorderingen onder (vii), (x) en (xi) valt niet in te zien welk belang daarbij bestaat naast het al op te leggen verbod.

4.20. De vordering onder (ix) heeft Sharpsight c.s. gegrond op het octrooirecht van [A]. Die vordering zal ook worden afgewezen. Medical Workshop heeft erkend - zoals ook in de Licentieovereenkomst is opgenomen - dat het product octrooirechtrechtelijke bescherming geniet en heeft aangegeven dat eventuele alternatieven (uiteraard) niet onder de beschermingsomvang van het octrooi zullen vallen. Dat er sprake is van (dreiging) van octrooi-inbreuk heeft Sharpsight c.s.

De voorzieningenrechter

in conventie

5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. veroordeelt Medical Workshop in de proceskosten, tot dusver aan de zijde van Sharpsight c.s. begroot op € 9.737,-;

5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

tussen Sharpsight en Medical Workshop

5.4. beveelt Medical Workshop met ingang van 19 november 2019 ieder gebruik van de (merk)naam Invitria, en daarmee overeenstemmende namen als Intravitrea en Invirea, te staken en gestaakt te houden;

5.5. bepaalt dat Medical Workshop een dwangsom verbeurt van € 5.000,- voor iedere overtreding van het onder 5.4 opgelegde bevel, met een maximum van € 5.000,- per dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, met een maximum van € 100.000,-;

5.6. compenseert de proceskosten tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af;

5.8. bepaalt de termijn als bedoeld in 1019i Rv op 6 maanden na heden;

tussen Arluso en Medical Workshop

5.9. wijst de vorderingen af;

5.10. veroordeelt Arluso in de proceskosten, tot dusver aan de zijde van Medical Workshop begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Knijff en in het openbaar uitgesproken op 16 oktober 2019.

European Union Intellectual Property Office

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Burgerlijk Wetboek

Auteurswet

Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

Verordening (EU) nr. 2017/1001 van het Europees parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk

Hoge Raad 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:AG4158 (Haviltex)