ECLI:NL:RBDHA:2017:14311

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/534958 / HA ZA 17-671 Vonnis in incident van 1 november 2017 in de zaak van 1. de besloten vennootschap TOMTOM INTERNATIONAL B.V., gevestigd te Amsterdam, 2. de naamloze vennootschap TOMTOM N.V., gevestigd te Amsterdam, eiseressen in de hoofdzaak, verweersters in het incident, advocaat mr. N.A. Winthagen te Amsterdam, tegen de besloten vennootschap MKB ONDERNEMERS B.V., gevestigd te Papendrecht, gedaagde in de hoofdzaak, eiseres in het incident, advocaat mr. G. te Winkel te Amsterdam. Partijen zullen hierna TomTom c.s. (meervoud) en MKB Ondernemers genoemd worden en eiseressen ook afzonderlijk TomTom IBV en TomTom NV.

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: de dagvaarding van 12 juni 2017, met producties 1 tot en met 40; de conclusie van antwoord tevens houdende incidentele vordering tot aanhouding van de procedure van 9 augustus 2017, met producties 1 tot en met 4; de conclusie van antwoord in het incident houdende verzoek tot aanhouding van 23 augustus 2017, met incidentele producties 1 tot en met 3. 1.2. Vonnis in het incident is nader bepaald op heden.

2.1. TomTom c.s. vorderen in de hoofdzaak - samengevat - dat de rechtbank, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis: I. voor recht zal verklaren dat MKB Ondernemers met het gebruik van het teken “Tom” inbreuk heeft gemaakt op de aan TomTom IBV en/of TomTom NV toekomende merk- en/of handelsnaamrechten, althans onrechtmatig jegens TomTom c.s. heeft gehandeld; II. MKB Ondernemers zal veroordelen tot betaling van de door TomTom c.s. geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet; III. MKB Ondernemers zal bevelen zich in de gehele Europese Unie te onthouden van iedere verdere inbreuk op de exclusieve Uniemerkrechten van TomTom IBV waaronder begrepen maar niet beperkt tot gebruik van het teken Tom als woordmerk en/of woord/beeldmerk en/of als handelsnaam; IV. MKB Ondernemers zal bevelen zich te onthouden van iedere verdere inbreuk op de exclusieve Benelux merkrechten van TomTom IBV waaronder begrepen maar niet beperkt tot gebruik van het teken Tom als woordmerk en/of woord/beeldmerk en/of als handelsnaam; V. MKB Ondernemers zal bevelen zich te onthouden van iedere verdere inbreuk op de handelsnaam TomTom van TomTom c.s. althans zich te onthouden van ieder verder onrechtmatig handelen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gebruik en registratie van Tom als handelsnaam; VI. MKB Ondernemers zal bevelen om voor eigen rekening al datgene te doen wat noodzakelijk is om te bewerkstelligen dat de domeinnaam www.tom.nl wordt doorgehaald, een en ander in overeenstemming met de reglementen die gelden voor .nl domeinnamen bij de domeinnaam houdende instantie SIDN en/of de daarvoor geldende procedures bij de betreffende hosting provider en/of Registrar; VII. MKB Ondernemers zal bevelen alle inbreukmakende materialen die nog in voorraad worden gehouden en/of in het handelsverkeer circuleren terug te roepen en te vernietigen in de aanwezigheid van een deurwaarder die van deze vernietiging een rapport zal opstellen en dat MKB Ondernemers dat rapport per omgaande aan de advocaat van eiseressen zal toesturen en alle kosten die met deze terugroeping en vernietiging samenhangen voor rekening zullen komen van MKB Ondernemers; VIII. MKB Ondernemers zal gebieden aan TomTom IBV en/of TomTom NV een dwangsom te betalen van € 25.000,- voor iedere keer dat zij de ver- / geboden onder III tot en met VII overtreedt alsmede voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 1.000.000.-; IX. MKB Ondernemers zal veroordelen in de volledige door TomTom c.s. gemaakte kosten ex artikel 1019h Rv; 2.2. Aan deze vorderingen leggen TomTom c.s. - zakelijk weergegeven - het volgende ten grondslag: TomTom IBV is houdster van verscheidene TOMTOM woord-/beeldmerken. Daarnaast voeren TomTom c.s. sinds 2001 de handelsnaam TomTom. TomTom IBV heeft met MKB Ondernemers een ‘co-existentieovereenkomst’ (hierna: de overeenkomst) gesloten op basis waarvan MKB Ondernemers toestemming heeft verkregen het teken Tom te gebruiken. Dit onder de expliciete voorwaarde dat het gebruik enkel plaats zou vinden in een specifiek vormgegeven logo voor een beperkte categorie waren en diensten. In strijd met deze overeenkomst heeft MKB Ondernemers haar handelsnaam gewijzigd in Tom en het teken ook als woordmerk en mondeling in reclamecampagnes gebruikt. TomTom IBV heeft daarom de overeenkomst uiteindelijk buitengerechtelijk ontbonden. Na de beëindiging van de overeenkomst heeft MKB Ondernemers echter het gebruik van het teken Tom ter onderscheiding van haar onderneming en van de waren en diensten van die onderneming zonder toestemming van TomTom c.s. voortgezet. Door aldus te handelen maakt MKB Ondernemers in de eerste plaats inbreuk op de merken van TomTom IBV in de zin van artikel 2.20 lid 1 aanhef en onder b, c en d BVIE respectievelijk van artikel 9 lid 2 aanhef en onder b en c jo artikel 9 lid 3 sub d UMVo (thans artikel artikel 9 lid 2 aanhef en onder b en c jo artikel 9 lid 3 sub d UMVo 2017). Daarnaast maakt het gebruik van de handelsnaam Tom inbreuk op de oudere handelsnaam TomTom van TomTom c.s., terwijl de handelwijze van MKB Ondernemers ook overigens onrechtmatig is. TomTom c.s. hebben hierdoor schade geleden, waarvoor MKB Ondernemers aansprakelijk is. 2.3. MKB Ondernemers voert verweer, in welk kader zij de hierna te bespreken incidentele vordering heeft ingesteld.

3.1. MKB Ondernemers vordert in het incident - samengevat - dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar te verklaren bij voorraad, zal bepalen dat de onderhavige procedure wordt aangehouden tot de rechtbank Amsterdam eindvonnis heeft gewezen in de bodemprocedure met zaak- / rolnummer C/13/619963 / HA ZA 16-1231, met veroordeling van TomTom c.s. in de (na)kosten op de voet van artikel 1019h Rv. 3.2. Ter onderbouwing van haar vordering stelt MKB Ondernemers dat in de onderhavige zaken dezelfde feiten en rechtsvragen voorliggen als in de Amsterdamse zaak. Die zaak is door MKB Ondernemers bij dagvaarding van 2 november 2016 aanhangig gemaakt jegens TomTom IBV. MKB Ondernemers heeft een verklaring voor recht gevorderd dat de overeenkomst niet rechtsgeldig is beëindigd c.q. ontbonden en dat op basis van de overeenkomst het gebruik van het teken Tom is toegestaan, daar waar het Tom logo redelijkerwijs niet kan of hoeft te worden gebruikt, zoals in weblinks, domeinnaam en radiocommercials. In reconventie heeft TomTom IBV een verklaring voor recht gevorderd dat de overeenkomst wel rechtsgeldig is ontbonden c.q. beëindigd. Wanneer de vordering van MKB Ondernemers wordt toegewezen, is er geen grond meer voor de vorderingen van TomTom c.s. in de onderhavige procedure, waardoor de uitkomst van de Amsterdamse procedure cruciaal is voor de onderhavige zaak. Aanhouding van de onderhavige zaak voorkomt dat in beide zaken tegenstrijdige beslissingen worden genomen. De proceseconomie is bij aanhouding gediend, nu daarmee dubbel werk en onnodige kosten kunnen worden vermeden. 3.3. TomTom c.s. verzetten zich tegen aanhouding. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.1. De rechtbank stelt voorop dat, zoals ook door partijen is onderkend, een verzoek om aanhouding ook bij wege van incident kan worden gedaan. Voorts stelt de rechtbank voorop dat de vraag of inderdaad tot aanhouding moet worden overgegaan, steeds dient te worden beantwoord aan de hand van de eisen van een goede procesorde, waaronder de eisen van een doelmatige en voortvarende rechtspleging (waarbij moet worden gewaakt voor onredelijke vertraging van de procedure). Hiervan uitgaande overweegt de rechtbank als volgt. 4.2. Op zichzelf is juist dat, zoals TomTom c.s. naar voren hebben gebracht, in de procedure bij de rechtbank Amsterdam niet dezelfde vragen voorliggen als in de onderhavige zaak. Centraal in de Amsterdamse zaak staat immers de vraag of de overeenkomst tussen TomTom IBV en MKB Ondernemers al dan niet rechtsgeldig is beëindigd, terwijl in de hier voorliggende procedure kort gezegd de vraag voorligt of MKB Ondernemers merkinbreuk pleegt. Voor het antwoord op deze laatste vraag is echter mede bepalend of de overeenkomst nog voortduurt. In zoverre is in beide zaken dan ook dezelfde rechtsvraag aan de orde. Voortprocederen in de onderhavige zaak brengt daarmee het risico van een tegenstrijdige beslissing met zich mee. Dit pleit ervoor eerst de eindbeslissing van de Amsterdamse rechtbank met betrekking tot de vraag of de overeenkomst al dan niet rechtsgeldig is beëindigd, af te wachten. 4.3. Daar staat echter tegenover dat aanhouding vrijwel zeker zal leiden tot een langdurige vertraging in de voortgang van de onderhavige procedure. Daarbij speelt een rol dat in deze zaak reeds inhoudelijk van antwoord is geconcludeerd, zodat een comparitie van partijen zal volgen. De rechtbank kampt echter met een beperkte zittingscapaciteit waardoor het geen uitzondering is dat een comparitiedatum - na opgave door partijen van hun verhinderdata - slechts op een termijn van vele maanden kan worden gepland. Concreet betekent dit dat, indien ervoor wordt gekozen eerst een beslissing in de Amsterdamse zaak af te wachten, er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat het vervolgens niet mogelijk is de procedure op korte termijn voort te zetten. Daarmee komt het belang van een voortvarende procesvoering in het gedrang. 4.4. Dit alles afwegende zal de rechtbank om praktische en proceseconomische redenen dan ook niet overgaan tot aanhouding, maar nu alvast een comparitie gelasten, waarbij deze comparitie niet vóór het tweede kwartaal van 2018 zal worden ingepland, in de verwachting dat de eindbeslissing in de Amsterdamse zaak zal zijn genomen vóór de ingeplande comparitiedatum. De rechtbank acht deze verwachting gerechtvaardigd omdat het haar ambtshalve bekend is dat de comparitie na antwoord in de Amsterdamse zaak op 20 november 2017 zal plaatsvinden. Om te vermijden dat de comparitie plaatsvindt zonder dat een eindbeslissing van de Amsterdamse rechtbank voorhanden is, zal de rechtbank bepalen dat MKB Ondernemers één maand voor de in te plannen comparitiedatum aan de rechtbank dient mede te delen of er bij eindbeslissing in een tussenvonnis of bij eindvonnis door de rechtbank Amsterdam is geoordeeld over de al dan niet rechtsgeldige beëindiging van de overeenkomst. Wanneer een dergelijke eindbeslissing er nog niet is, zal vervolgens een nieuwe comparitiedatum worden bepaald. 4.5. Gezien het voorgaande zal de incidentele vordering worden afgewezen. 4.6. De rechtbank zal de beslissing over de proceskosten in het incident aanhouden tot het eindvonnis in de hoofdzaak. 5Het vervolg van de procedure in de hoofdzaak Bepaling comparitie van partijen 5.1. De rechtbank zal een comparitie van partijen bevelen om inlichtingen over de zaak te vragen en om te onderzoeken of partijen het op een of meer punten met elkaar eens kunnen worden (een schikking beproeven). De rechtbank zal de zaak verwijzen naar de rol van 15 november 2017 voor opgave verhinderdata van alle partijen in de periode april tot en met december 2018. Informatieverstrekking door partijen 5.2. Op grond van het bepaalde in artikel 85 lid 3 jo artikel 21 Rv bestaat de mogelijkheid om vóór de comparitie stukken in het geding te brengen. Advocaten dienen deze stukken, zo nodig voorzien van een korte toelichting op de relevantie ervan, alsmede een gespecificeerde kostenopgave als kosten ex artikel 1019h Rv worden gevorderd, ingevolge artikel 2.9 Landelijk Procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken uiterlijk twee weken vóór de comparitiedatum, met gelijktijdige kopie aan de advocaat van de wederpartij, per brief te sturen aan: Paleis van Justitie, CNA-bureau kamer P2-1415, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. In de brief dienen de naam van de comparitierechter alsmede de datum en het tijdstip van de zitting te worden vermeld. Een aanvulling van de kostenopgave ex artikel 1019h Rv (met overzicht van de kosten gemaakt sinds de kostenopgave) dient uiterlijk 24 uur vóór de zitting te worden ingediend, met gelijktijdige kopie aan de advocaat van de wederpartij. Informatieverzoek van rechter 5.3. De comparitierechter kan op de voet van artikel 22 Rv een partij verzoeken om op de zitting bepaalde stellingen toe te lichten of op de zaak betrekking hebbende stukken over te leggen dan wel een informant mee te nemen. In dat geval zullen advocaten een formulier ontvangen met nadere instructies. Wijze van indiening stukken 5.4. Alle (proces)stukken moeten voldoen aan de eisen voor het indienen van papieren processtukken en producties zoals opgenomen in de ‘Instructies voor het indienen van stukken in IE-zaken’, raadpleegbaar via de website van de rechtbank Den Haag van de Sectie Intellectuele Eigendom (IE) op www.rechtspraak.nl (https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Over-de-rechtbank/Rechtsgebieden-en-teams/Paginas/Intellectuele-Eigendom.aspx). Digitale kopieën van stukken 5.5. Tegelijk met het aanleveren van papieren processtukken en producties dienen deze tevens op een digitale drager te worden aangeleverd conform de ‘Instructies voor het indienen van stukken in IE-zaken’, hiervoor vermeld. Iedere partij levert voorts de reeds ingediende (proces)stukken op een digitale drager aan uiterlijk twee weken vóór de zitting. Pleiten 5.6. Advocaten kunnen op de comparitie een juridische toelichting geven maar géén pleitnota voordragen, tenzij de rechter dit van te voren heeft toegestaan. Een advocaat kan daartoe uiterlijk vier weken voorafgaand aan de comparitie een gemotiveerd schriftelijk verzoek bij het CNA-bureau indienen. Verzoek om uitstel comparitie wegens verhindering 5.7. Een uitstelverzoek wegens verhindering, overmacht, klemmende reden of lopende onderhandelingen over een schikking moet schriftelijk worden gedaan aan het CNA-bureau, en wel bij voorkeur per B-formulier (conform artikel 1.8 van het Landelijk procesreglement), met gelijktijdige kopie aan de advocaat van de wederpartij. In het verzoek dienen te worden vermeld: de naam van de comparitierechter, de datum en het tijdstip van de zitting, alsmede de verhinderdata voor de eerstkomende drie maanden na de comparitiedatum.

De rechtbank in het incident 6.1. wijst het gevorderde af, 6.2. houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan, in de hoofdzaak 6.3. beveelt een verschijning van partijen, bijgestaan door hun advocaten, voor het geven van inlichtingen en ter beproeving van een minnelijke regeling op een nader te bepalen datum en tijdstip, in het Paleis van Justitie aan de Prins Clauslaan 60 te Den Haag, ten overstaan van een nader aan te wijzen rechter, 6.4. verwijst de zaak naar de rolzitting van woensdag 15 november 2017 voor het verstrekken door partijen van hun verhinderdata voor de maanden april tot en met december 2018, 6.5. bepaalt dat ingeval sprake is van een rechtspersoon die partij vertegenwoordigd moet zijn door iemand die van de zaak op de hoogte is en hetzij rechtens hetzij op grond van een bijzondere schriftelijke volmacht bevoegd is haar te vertegenwoordigen, 6.6. bepaalt dat MKB Ondernemers één maand vóór de nader te bepalen comparitiedatum de rechtbank bericht of de rechtbank Amsterdam in de zaak met zaak- / rolnummer C/13/619963 / HA ZA 16-1231 bij eindbeslissing bij tussenvonnis of bij eindvonnis heeft geoordeeld over de al dan niet rechtsgeldige beëindiging van de co-existentie-overeenkomst tussen TomTom IBV en MKB Ondernemers, 6.7. houdt iedere verdere beslissing aan. Dit vonnis is gewezen door mr. J.A. van Dorp en in het openbaar uitgesproken op 1 november 2017. Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 Verordening (EU) nr. 2017/1001 van het Europees parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk, zoals geldig vanaf 1 oktober 2017 Vergelijk Hoge Raad 2 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU8176 (X / Royal Bank of Scotland) Rechtbank Rotterdam 12 december 2007, ECLI:NL:RBROT:2007:BC1218, r.o. 4.2 en Rechtbank Rotterdam 22 oktober 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:8694, r.o. 2.9