ECLI:NL:RBARN:2000:AA8971

vonnis 12 december 2000 Vonnis van de president van de arrondissementsrechtbank te Arnhem in het kort geding van de vennootschap naar Duits recht Wieland Electric GmbH, gevestigd te Bamberg, BRD, eiseres bij exploot van dagvaarding van 13 november 2000 respectievelijk herstelexploot van 16 november 2000, procureur mr. J.C.N.B. Kaal te Arnhem, advocaat mr. P.N.A.M. Claassen te Breda, Rolnummer: KG 2000/679 tegen de besloten vennootschap Ratio Electric B.V., kantoorhoudende te Nijkerk, gedaagde, procureur mr. F.J. Boom te Arnhem, advocaat mr. G.L. Kooy te 's-Gravenhage. 1. Het verloop van de procedure Eiseres heeft gedaagde ter terechtzitting in kort geding doen dagvaarden en bij mondelinge conclusie van eis gevorderd als weergegeven in de dagvaarding en het herstelexploot. Eiseres heeft ter terechtzitting haar eis aangevuld - waartegen gedaagde zich niet heeft verzet - als weergegeven in de "aanvulling van eis". Gedaagde heeft geconcludeerd tot weigering van de gevorderde voorzieningen. De advocaten van partijen hebben de zaak bepleit, overeenkomstig de door hen overgelegde pleitnotities. Daarbij hebben zij producties in het geding gebracht. Voorts hebben zij overgelegd de in het geding zijnde stekkers. Tenslotte is vonnis bepaald op heden. 2. De vaststaande feiten Op grond van de stellingen van partijen en de inhoud van de producties - alles voorzover niet dan wel onvoldoende weersproken - staat voorshands het navolgende vast. a. Eiseres is producent van elektro-materialen, waaronder stekkerverbindingen. Gedaagde levert met name verbindingssnoeren met aangegoten stekkers. Rolnummer: KG 2000/679 - 2 - b. Op 2 september 1999 heeft eiseres voor een tweetal stekkers, behorende tot haar GST18-systeem, gemeenschapsmerken aangevraagd. Voorts heeft eiseres voor die stekkers op 3 oktober 2000 een Beneluxmerk gedeponeerd onder de nummers 0974611 en 0974612. c. Gedaagde brengt sinds enige tijd, onder de naam Prolink, stekker(s)(snoeren) op de markt die compatibel zijn met producten uit het GST18-systeem van eiseres, verder te noemen de Wieland-stekkers. 3. De vorderingen 3.1. Eiseres stelt zich op het standpunt dat gedaagde zich met het in het economisch verkeer brengen van de Prolink stekkers schuldig maakt aan zowel merkinbreuk als slaafse navolging. Om die reden vordert zij in dit geding gedaagde op verbeurte van een dwangsom te bevelen om, kort gezegd: a. te staken en gestaakt te houden het gebruik van de Prolink-stekker of van enige andere vorm die overeenstemt met de ingeschreven vormmerken van eiseres en/of een slaafse nabootsing vormt van de stekkers van eiseres zoals afgebeeld in genoemde vormmerken; b. aan eiseres opgave te doen van de geproduceerde, verkochte en geleverde stekkers, de omvang van de huidige voorraad Prolink-stekkers, en de namen en adressen van de afnemers van Prolink-stekkers; c. aan haar afnemers van Prolink-stekkers een brief te zenden, waarin wordt vermeld dat de president van deze rechtbank bij vonnis heeft overwogen dat met de Prolink-stekkers inbreuk wordt gemaakt op merkenrechten van eiseres en dat gedaagde is bevolen de verkoop van die stekkers te staken en de geleverde stekkers terug te nemen; d. het hiervoor onder b. bepaalde door een registeraccountant te laten controleren. 3.2. Gedaagde heeft het gevorderde gemotiveerd weersproken. Op haar verweer zal, voorzover van belang, hierna worden ingegaan. 4.1. Voorop wordt gesteld dat deze procedure niet nodig was geweest indien eiseres, zoals door haar wordt erkend, niet had verzuimd ook voor Nederland octrooi aan te vragen voor de Wieland-stekkers. 4.2. In haar inleidende dagvaarding stelt eiseres dat zij voor de in het geding zijnde Wieland-stekkers gemeenschapsmerken heeft aangevraagd, die door middel van publicatie in het register zijn openbaar gemaakt en waartegen door derden binnen de wettelijke termijn geen oppositieprocedure is gestart. De relevantie van deze stelling is niet geheel duidelijk, nu eiseres haar vorderingen - in aanmerking genomen het uitgebrachte herstelexploot - blijkbaar niet (meer) op het gemeenschapsmerk baseert. Gedaagde stelt terecht dat, indien eiseres zich wel zou willen baseren op het gemeenschapsmerk, de president van de rechtbank Arnhem onbevoegd is van de vorderingen kennis te nemen. Op grond van art. 91 van de verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk in verbinding met art. 3 van de Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk is namelijk de (president van de) arrondissementsrechtbank te Rolnummer: KG 2000/679 - 3 - 's-Gravenhage in eerste aanleg bij uitsluiting bevoegd ter zake van alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk op gemeenschapsmerken. Aangezien moet worden aangenomen dat (de aanvraag van) gemeenschapsmerken niet (meer) aan de vorderingen van eiseres ten grondslag liggen, kan dit in dit kort geding buiten beschouwing blijven. 4.3. Vervolgens komt het beroep van eiseres op merkinbreuk aan de orde. Tot kennisneming van de onderhavige vordering is de president ingevolge art. 37 onder A Eenvormige Beneluxwet op de Merken (BenMW) bevoegd. Eiseres betoogt dat haar Wieland-stekkers, gegeven de vormen daarvan en het feit dat die stekkers reeds langdurig op de markt zijn, kunnen worden aangemerkt als een bekend (vorm)merk met een groot onderscheidend vermogen. In aanmerking genomen de deponering van haar Wieland-stekkers bij het Benelux-Merkenbureau, wenst eiseres op te treden tegen (het gebruik van) de Prolink-stekkers van gedaagde, welke stekkers naar de mening van eiseres in belangrijke mate overeenstemmen met die van haar. Dit laatste brengt volgens eiseres mee dat het onderscheidend vermogen van haar Wieland-stekkers wordt geschaad en dat verwarring bij het publiek kan worden veroorzaakt. 4.4. Gedaagde verweert zich tegen de aangevoerde merkinbreuk primair met een beroep op de stelling dat niet het depot, maar de inschrijving van een merk doorslaggevend is voor de bescherming die art. 13 onder A BenMW de merkhouder biedt. Daar de Wieland-stekkers niet zijn ingeschreven, maar nog slechts zijn gedeponeerd, kan eiseres zich in de visie van gedaagde niet op genoemd artikel beroepen. Deze stelling is in zoverre onjuist dat blijkens art. 3 lid 1 BenMW reeds door het eerste depot het uitsluitend recht op een merk wordt verkregen. Dit zou betekenen dat in beginsel het depot voldoende is om de bescherming van art. 13 onder A BenMW te kunnen inroepen. Nochtans, en hierop wijst gedaagde ook, had de Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (de Harmonisatierichtlijn) op uiterlijk 31 december 1992 in de Nederlandse wetgeving dienen te zijn geïmplementeerd. Deze richtlijn bepaalt in art. 5, aanhef en onder 1. dat het "ingeschreven" merk de houder een uitsluitend recht geeft. Uit recente rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof van 25 september 2000 (RvdW 2000, 201) en 2 oktober 2000 (RvdW 2000, 202) moet worden afgeleid dat, ook al is niet voldaan aan het voorschrift om de nationale wetgeving in overeenstemming te brengen met de Harmonisatierichtlijn, wat betreft feiten die zich na 31 december 1992 hebben voorgedaan, de nationale wetgeving zoveel mogelijk conform de Harmonisatierichtlijn moet worden uitgelegd. In aanmerking genomen dat de Harmonisatierichtlijn in art. 5 als uitgangspunt neemt dat een merk moet zijn ingeschreven wil er sprake zijn van een merkrecht dat bescherming biedt impliceert dit, dat art. 3 lid 1 BenMW aldus moet worden uitgelegd dat de bescherming van art. 13 onder A BenMW eerst na inschrijving van het merk kan worden ingeroepen. Nu in het onderhavige geval (nog slechts) sprake is van een depot, kan eiseres aan laatstgenoemd artikel geen rechten ontlenen en kan het beroep op merkinbreuk haar vorderingen niet schragen. 4.5. Zelfs indien ondanks deze recente rechtspraak geoordeeld zou moeten worden dat nog steeds door het eerste depot het uitsluitend recht op een merk wordt verkregen, dan kan eiseres zich in dit geval niet het succes wegens merkinbreuk tegen het gebruik door gedaagde Rolnummer: KG 2000/679 - 4 - van de Prolink-stekkers verzetten. Naar het voorlopig oordeel van de president kan geen verwarring ontstaan gelet op de omstandigheid dat de afnemers van Wieland-stekkers en Prolink-stekkers met name te vinden zijn onder de professionele installateurs. Het gevaar van associatie respectievelijk verwarring, waarop onder 4.7. nader wordt ingegaan, wordt bij deze professionele gebruikers, voorlopig geoordeeld, niet aanwezig geacht. 4.6. Eiseres baseert haar vorderingen voorts op de stelling dat de Prolink-stekker een slaafse nabootsing is van haar Wieland-stekker. Dienaangaande wordt het volgende overwogen. Voorbij zal worden gegaan aan het verweer van gedaagde dat een beroep op slaafse nabootsing reeds moet stranden op het bepaalde in artikel 14 lid 5 Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BenTMW), welke bepaling meebrengt dat geen bescherming op grond van onrechtmatige daad kan worden verkregen indien bescherming mogelijk zou zijn (geweest) op basis van genoemde wet. Vooralsnog valt namelijk niet uit te sluiten, nu eiseres heeft aangetoond dat de Wieland-stekker al vóór 1975 door haar werd gebruikt, dat die stekker vóór de invoering van de BenTMW in Nederland bescherming genoot, hetgeen meebrengt dat, gelet op art. 25 BenTMW, aan de bepaling van art. 14 lid 5 moet worden voorbijgegaan. 4.7. Uitgangspunt dient te zijn dat wanneer, zoals uit het voorgaande volgt, de Wieland-stekker niet wordt beschermd door enig absoluut recht van intellectuele eigendom, nabootsing van producten als de onderhavige is toegestaan tenzij, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product afbreuk te doen, evengoed een alternatief had kunnen worden gekozen en door dit na te laten verwarring wordt gesticht. Vaststaat dat de onderhavige (niet-gestandaardiseerde) Wieland-stekkers zich uiterlijk onderscheiden van andere op de markt voorkomende stekkers. Eerstgenoemde stekkers worden daardoor gekenmerkt dat aan de uiteinden daarvan, in een kunststof behuizing, zich drie naast elkaar geplaatste pluggen bevinden, respectievelijk in de vorm van contactpinnen en contactbussen. Door middel van die pluggen kunnen de stekkers (en de daaraan bevestigde snoeren) met elkaar of met in apparatuur of armatuur ingebouwde chassisblokjes, eveneens voorzien van soortgelijke contactpinnen of contactbussen, worden verbonden. Gedaagde erkent dat met de door haar op de markt gebrachte Prolink-stekkers wordt aangesloten bij de Wieland-stekker(verbindingen) en daarvoor als alternatief dienen te gelden. De Prolink-stekkers zijn vergelijkbaar en ook compatibel met de Wieland-stekkers. Nu de Prolink-stekkers kunnen worden aangemerkt als een nabootsing van de Wieland-stekkers komt de vraag aan de orde of gedaagde ten aanzien van haar stekkers niet voor een ander uiterlijk had kunnen kiezen. Overwogen wordt dat dit met betrekking tot de contactpinnen en -bussen in de kunststof behuizing niet mogelijk is, wil er aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de Prolink-stekkers geen afbreuk worden gedaan. De president weigert de gevorderde voorziening, en veroordeelt eiseres in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagde bepaald op ¦ 1.550,-- voor salaris van de procureur en op ¦ 400,-- voor verschotten. Dit vonnis is gewezen door mr. J.A.Z. Hooft Graafland en in tegenwoordigheid van de griffier mr. J.G.W. Oor in het openbaar uitgesproken op 12 december 2000.