ECLI:NL:RBAMS:2024:8763

RECHTBANK Amsterdam Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel Zaaknummer en rolnummer : C/13/759093 / KG ZA 24-913 IHJK/EK Vonnis in kort geding van 23 december 2024 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OLAF HUSSEIN RETAIL B.V., gevestigd te Amsterdam, eiseres bij niet-betekende dagvaarding van 12 november 2024, hierna te noemen: Ølåf, advocaat: mr. H.G.M. Brautigam te Amsterdam, tegen de vennootschap onder firma TØTE LABEL V.O.F., gevestigd te Amsterdam, gedaagde, vrijwillig verschenen, hierna te noemen: Tøte, advocaat: mr. L. Kunst-Van Leeuwen te Haarlem.

1.1. Tijdens de mondelinge behandeling van dit kort geding op 9 december 2024 heeft Ølåf de dagvaarding toegelicht. Tøte heeft verweer gevoerd. Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht. 1.2. Bij de mondelinge behandeling waren aanwezig: aan de zijde van Ølåf: [naam 1] , eigenaar en bestuurder van Ølåf, met zijn advocaten mr. Brautigam en mr. T. Brohm. aan de zijde van Tøte: [naam 2] , [naam 3] en [naam 4] , alle drie oprichters van Tøte, met hun advocaat mr. Kunst-Van Leeuwen. 1.3. Na verder debat is vonnis bepaald op vandaag.

2.1. Ølåf is een kledingmerk, opgericht in 2012. Tot haar collectie behoren kleding en accessoires. Zij verhandelt haar producten via meerdere verkooppunten in Nederland. Zij verkoopt de kleding en accessoires aan ruim zestig winkels en zij heeft een eigen webshop en een fysieke winkel in [plaats] . 2.2. Eén van de producten van Ølåf is een draagtas, ook wel een ‘totebag’ (in de rest van het vonnis zal de term ‘draagtas’ worden gehanteerd) genoemd. De draagtassen van Ølåf worden op de volgende manier gepresenteerd op de productoverzichtpagina van de webshop van Ølåf: 2.3. Tøte is een onderneming die alleen draagtassen verhandelt. De vennootschap is opgericht door drie (oud-)studenten van de [naam vereniging] . 2.4. Sinds april 2024 brengt Tøte draagtassen op de markt onder haar eigen merknaam TØTE. Zij verkoopt de draagtassen via haar eigen website. De draagtassen van Tøte worden op de volgende manier gepresenteerd op de productoverzichtpagina in haar webshop: 2.5. Als relevant vormgevingserfgoed heeft Tøte in dit kort geding onder meer de volgende afbeeldingen van andere draagtassen overgelegd: Wrangler Samsøe Henk Gray Marc Jacobs 2.6. Op 31 juli 2024 heeft de advocaat van Ølåf Tøte gesommeerd om (onder meer) elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Ølåf, dan wel ieder ander onrechtmatig handelen jegens Ølåf, te staken en gestaakt te houden. Ølåf heeft haar stellingen gebaseerd op het auteursrecht, slaafse nabootsing en merkenrecht. In de brief heeft Ølåf Tøte ook gesommeerd om een onthoudingsverklaring te tekenen, de gestelde inbreukmakende producten af te geven, opgave te doen van de verkochte gestelde inbreukmakende producten en daarvan de winst af te dragen, een boete van € 100,- te betalen per overtreding en € 1.500,- te betalen voor de door Ølåf gemaakte advocaatkosten. 2.7. Op 13 augustus 2024 heeft de advocaat van Tøte gereageerd op de sommatiebrief van Ølåf. Zij betwist de inbreuk op het auteursrecht, slaafse nabootsing en merkinbreuk. Tøte heeft niet aan de sommatie van Ølåf voldaan. 2.8. Partijen hebben vervolgens nog gecorrespondeerd over bovenstaande standpunten. Zij hebben daarover geen overeenstemming bereikt.

3.1. Ølåf vordert – samengevat – bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis: I. Tøte te bevelen om per direct haar misleidende handelspraktijken te staken en gestaakt te houden, bestaande uit het aanbieden van een draagtas die mede door de wijze van presentatie en marketing, waaronder ook de vormgeving van haar website zoals beschreven in het lichaam van de dagvaarding, verwarring schept met de draagtas, het handelsmerk en de handelsnaam en andere onderscheidende kenmerken van de draagtas van Ølåf; II. Tøte te bevelen om per direct het slaafs nabootsen van de vormgeving van haar Ølåf-draagtas, van de onderscheidende kenmerken daarvan en van de wijze waarop Ølåf haar draagtas aanbied en adverteert, te staken en gestaakt te houden; III. Tøte te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 2.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat, of van € 100,- voor iedere draagtas van Tøte waarmee, zulks naar de keuze van Ølåf, Tøte in strijd handelt met het onder de onder I. en II. gevorderde; IV. Tøte te veroordelen in de proces- en nakosten. 3.2. Olaf legt – samengevat – aan de vordering het volgende ten grondslag. De draagtas van Tøte lijkt te veel op de draagtas van Ølåf. Tøte heeft volgens Ølåf de volgende elementen overgenomen: herkenbare dubbele (korte en lange) hengsels, afmetingen van de tas, plaatsing en vormgeving logo op de tas, een logo van vier witte letters, met ‘Ø’ als blikvanger, spatiëring en lettertype van het logo, functionele binnenkant met klein vakje, en dezelfde wijze van adverteren Omdat de draagtassen te veel op elkaar lijken is sprake van een misleidende handelspraktijk (artikel 6:193c lid 2 onder a BW) en slaafse nabootsing (onrechtmatige daad 6:162 BW). De draagtas van Tøte is een zogenoemde ‘look-a-like’. Hierdoor kan de consument in verwarring raken over de herkomst van de draagtassen, wat misleidend is en een oneerlijke handelspraktijk. Naleving van de wet oneerlijke handelspraktijken kan ook worden afgedwongen door concurrenten. Doordat de draagtas van Tøte te veel lijkt op die van Ølåf op basis van de hiervoor genoemde elementen is ook sprake van slaafse nabootsing. Ølåf voldoet daarbij aan het vereiste dat zij een eigen gezicht op de markt van draagtassen heeft, omdat zij zich door verschillende uiterlijke kenmerken onderscheidt van andere draagtassen die op de relevante markt verkrijgbaar zijn. De draagtassen van Ølåf zijn populair, worden op veel plekken verkocht en kennen hoge verkoopcijfers. Bovendien had Tøte voor veel elementen in de vormgeving van haar product en de wijze van promotie de mogelijkheid om een andere weg in te slaan dan Ølåf, maar heeft zij dat nagelaten. 3.3. Tøte voert verweer. Het idee voor hun draagtas is ontstaan tijdens de studententijd van de oprichters van Tøte. Bij de introductietijd kregen zij een katoenen tasje van de studentenroeivereniging waarvan zij lid waren geworden. Toen een van de hengsels na intensief gebruik afbrak, bedacht een van hen om het andere hengsel ook af te breken en de twee losse hengsels aan elkaar te knopen. Hierdoor kon de tas ook ‘crossbody’ (schuin) worden gedragen. De oprichters van Tøte hebben dit tasje van hun studentenvereniging gebruikt als inspiratie voor de draagtas die zij hebben ontworpen. De naam Tøte is gekozen vanwege de verwijzing naar het type tasje. De ‘Scandinavische Ø’ geeft het merkt een stilistische, modieuze en moderne uitstraling. Gebruik van die letter is niet zo karakteristiek als Ølåf wil doen voorkomen. Er is zelfs sprake van een trend. Bovendien staat de schuine streep door de ‘Ø’ symbool voor het crossybody/schuin dragen van de tas. Tøte betwist dat de elementen die Ølåf aandraagt overeenkomen. Van verwarring en misleiding is geen sprake. Daarom is het geen oneerlijke handelspraktijk en ook geen slaafse nabootsing. Bovendien heeft de draagtas van Ølåf volgens Tøte geen eigen gezicht op de markt. 3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.1. Het gaat hier om een in kort geding gevorderde voorlopige voorziening. De rechter in dit kort geding moet beoordelen of de vorderingen van Ølåf in de bodemprocedure een zodanige kans van slagen hebben, dat vooruitlopend daarop toewijzing van de voorlopige voorziening gerechtvaardigd is. Maatstaf slaafse nabootsing 4.2. Uitgangspunt bij de vraag of sprake is van slaafse nabootsing is dat het nabootsen van elkaars producten in beginsel is toegestaan. Dit beginsel lijdt uitzondering wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij het nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. Voor een succesvol beroep op slaafse nabootsing is nodig dat het nagebootste product op het moment dat de nabootsende concurrent met de nabootsing de markt betreedt, een zeker onderscheidend vermogen heeft, anders gezegd: een eigen plaats of een eigen gezicht op de markt heeft. 4.3. Van een eigen gezicht op de markt is sprake indien het nagebootste product zich in zijn uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op die markt (ook wel ‘het Umfeld’ of vormgevingserfgoed genoemd). De mate waarin dat product zich dient te onderscheiden hangt onder meer af van de aard en de hoeveelheid gelijksoortige producten die zich op dat moment op de desbetreffende markt bevinden. Als ‘peildatum’ om te bepalen of een product een eigen gezicht heeft op de markt, geldt de datum van aanvang van de gestelde inbreuk. Geen verwarring 4.4. Hoewel Tøte zich mogelijk heeft laten inspireren door de draagtassen van Ølåf, of door andere al op de markt aanwezige draagtassen, is het onvoldoende aannemelijk dat verwarring bij het publiek is te verwachten tussen deze draagtassen. Hiertoe wordt het volgende overwogen. 4.5. Ten eerste is relevant dat er een uitgebreide markt van draagtassen bestaat. Op die markt hebben alle draagtassen bepaalde wezenlijke kenmerken. Deze kenmerken – zoals het gebruikte materiaal (doorgaans canvas of katoen), een bepaald formaat om verschillende items te kunnen vervoeren, rechthoekig of vierkant van vorm, voorzien van een (merk)naam/logo, met hengsels in dezelfde stof als de tas, en een open bovenkant zonder rits, klittenband of knopen – zijn niet te monopoliseren. 4.6. Ook de draagtassen van Ølåf en Tøte hebben (meerdere van) deze wezenlijke kenmerken. Daardoor hebben de draagtassen in ieder geval enkele overeenkomsten. Uitgangspunt is echter dat het nabootsen van elkaars producten in beginsel is toegestaan, als de ander maar zoveel mogelijk doet om te voorkomen dat er verwarring ontstaat bij het publiek. Dat heeft Tøte hier gedaan. Ølåf stelt alleen dat Tøte nóg meer anders had moeten doen, oftewel, dat Tøte nog meer andere keuzes had kunnen en moeten maken. Daar gaat de voorzieningenrechter niet in mee. 4.7. De draagtas van Tøte verschilt namelijk voldoende van de draagtas van Ølåf op de onderstaande punten: afmetingen: de draagtas van Tøte is een breed model en die van Ølåf langwerpig; de draagtas van Tøte heeft één lang hengsel dat aan de zijkant van de bovenkant is vast gestikt, de draagtas van Ølåf heeft twee lange hengsels, die korter zijn dan die van Tøte en ongeveer op een kwart van de rand van de bovenkant van de tas zijn vastgestikt; de korte hengsels van de draagtas van Tøte zijn plat en breed en de korte hengsels van Ølåf zijn rond, dubbelgevouwen; de draagtas van Tøte heeft een zwart label met logo aan de buitenkant van de tas. De draagtas van Ølåf heeft geen label aan de buitenkant; het functionele binnenvakje is bij beide draagtassen niet helemaal hetzelfde: bij Tøte is het een los insteekvakje en bij Ølåf is het een soort ‘gleuf’ in een zakje en heeft het binnenvakje dus ook een bovenkant (zie onderstaande afbeelding binnenzijde); de logo’s op de draagtassen hebben een ander lettertype en een andere spacing/ spatiëring (afstand tussen de letters). De enige letter die hetzelfde is, is de ‘Ø’, maar die heeft een andere vorm: de ‘Ø’ van Ølåf is langgerekt en de ‘Ø’ van Tøte is rond; er bestaat geen overeenstemming tussen Ølåf en Tøte als woorden: de uitspraak van Ølåf en Tøte is anders en de betekenis is ook anders; Ølåf is een naam en Tøte verwijst naar het product, de tas. Op deze afbeeldingen, waarbij de tassen naast elkaar liggen is een deel van bovenstaande verschillen goed te zien: buitenzijde binnenzijde 4.8. De stelling van Ølåf dat deze kleine verschillen online niet zichtbaar zijn door de manier waarop de tassen worden gepresenteerd, slaagt niet. Ten eerste zijn de verschillen wel nog zichtbaar, met name of de tas een breed of langwerpig model is, het verschil in de lange hengsel(s) en de andere spatiëring van de letters. Bovendien is voor de consument voldoende duidelijk wat hij of zij koopt op basis van de website waarop hij of zij zich bevindt. Wanneer een consument de website van Ølåf bezoekt en daar een draagtas wil bestellen, zal hij of zij niet in de veronderstelling zijn eigenlijk een Tøte draagtas te kopen, en andersom. Ook online is er dus nog steeds geen gevaar voor verwarring. 4.9. Dat logo’s vier letters hebben, komt vaker voor, zoals bij de draagtas van HENK. Er zijn ook meer draagtassen met een logo/woord/naam als opdruk waarbij de zogeheten Scandinavische ‘Ø’ wordt gebruikt, een voorbeeld is ‘SAMSØE’. Verder hebben veel andere draagtassen ook dubbele hengsels (korte en lange). Op de zitting heeft Tøte laten zien dat nagenoeg alle op de markt zijnde tassen op dezelfde manier worden gestikt, behalve de draagtas van Samsøe. Verder staat bij nagenoeg alle tassen logo/woord/naam ongeveer in het midden van de tas, wat ook voor de hand ligt, omdat het dan goed zichtbaar is. Tot slot hebben veel tassen een zelfde soort functionele binnenkant. Geen eigen gezicht op de markt 4.10. Naast dat er geen verwarringsgevaar bestaat, is overigens ook onvoldoende aannemelijk dat de draagtassen van Ølåf een eigen gezicht op de markt hebben. Uit het vormgevingserfgoed zoals is weergegeven in 2.5 blijkt dat er heel veel soorten draagtassen op de markt zijn en ook al waren toen Tøte haar draagtassen op de markt bracht. Ølåf heeft onvoldoende toegelicht hoe zij zich onderscheidt van deze andere, gelijksoortige draagtassen, behalve met haar naam. De door Ølåf ter onderbouwing van de populariteit van haar draagtas aangevoerde gegevens verkoopcijfers en aantal verkooppunten dragen niet bij aan een eigen gezicht op de markt. Het moet gaan om een product dat zich door zijn uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van de rest van de markt. Geen oneerlijke of misleidende handelspraktijk 4.11. Er is sprake van een oneerlijke of misleidende handelspraktijk als een consument verward kan raken over de herkomst van de draagtassen. Ook dat is voorshands niet het geval.

4.13. Het voorgaande betekent dat alle vorderingen van Ølåf worden afgewezen. 4.14. Ølåf is in het ongelijk gesteld en moet daarom de proceskosten (inclusief nakosten) betalen. De proceskosten van Tøte worden begroot op: - griffierecht € 688,00 - salaris advocaat € 1.107,00 - nakosten € 178,00 (plus de verhoging zoals vermeld in de beslissing) Totaal € 1.973,00

De voorzieningenrechter 5.1. weigert de voorzieningen, 5.2. veroordeelt Ølåf in de proceskosten van Tøte ter hoogte van € 1.973,00, te betalen binnen veertien dagen na aanschrijving daartoe, te vermeerderen met € 92,00 plus de kosten van betekening als Ølåf niet tijdig aan de veroordelingen voldoet en het vonnis wordt betekend, 5.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Dit vonnis is gewezen door mr. I.H.J. Konings, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. E.H. van Kolfschooten, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 23 december 2024. Hoge Raad 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938 type: EK coll: mb