ECLI:NL:RBAMS:2023:5789

vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel zaaknummer / rolnummer: C/13/736287 / KG ZA 23-605 IHJK/MV Vonnis in kort geding van 13 september 2023 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CALCASA B.V., gevestigd te Delft, eiseres bij dagvaarding van 17 juli 2023, advocaten mr. M.J. Odink en mr. N. Blom te Amsterdam, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MATRIXIAN GROUP B.V., gevestigd te Apeldoorn, gedaagde, advocaten mr. T.A.A. Meerding en mr. G.G.A.J.M van Poppel te Utrecht. Partijen zullen hierna Calcasa en Matrixian worden genoemd.

Tijdens de mondelinge behandeling van dit kort geding op 30 augustus 2023 heeft Calcasa de dagvaarding toegelicht. Matrixian heeft verweer gevoerd.Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht.Bij de mondelinge behandeling waren aanwezig: aan de zijde van Calcasa: [naam 1] met mr. Odink en mr. Blom; aan de zijde van Matrixian: [naam 2] met mr. Meerding en mr. Van Poppel. Na verder debat is vonnis bepaald op 13 september 2023.

2.1. Calcasa houdt zich bezig met geautomatiseerde waardering van onroerend goed voor consumenten, hypotheekverstrekkers en vastgoedorganisaties. Zij doet dit met behulp van een door haar ontwikkeld Automated Valuation Model (AVM). Calcasa is houdster van de websites www.calcasa.nl en www.desktoptaxatie.nl. Blijkens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel voert Calcasa de handelsnamen Calcasa B.V., Desktop Taxatie en desktoptaxatie.nl. 2.2. In juli 2021 heeft Calcasa Desktop Taxatie® gelanceerd. Volgens een afschrift uit het Benelux merkenregister is Calcasa sinds 25 september 2021 houdster van het volgende beeldmerk met woordelementen: Dit merk is ingeschreven in klasse 9 (voor onder meer software voor geautomatiseerde waardebepaling van onroerende goederen) en klasse 42 (voor onder meer het ontwerpen en ontwikkelen van software voor geautomatiseerde waardebepaling van onroerende goederen). 2.3. Matrixian houdt zich eveneens bezig met geautomatiseerde waardering van onroerend goed. Op haar website www.matrixian.com biedt zij vanaf 1 september 2023 deze dienst aan onder de naam Desktop Taxatie. Ook zij werkt met een (eigen) AVM. 2.4. Op 2 juni 2023 heeft de advocaat van Calcasa Matrixian – kort gezegd – bericht dat Matrixian inbreuk maakt op de merk- en handelsnaamrechten van Calcasa. Matrixian is gesommeerd deze inbreuken te staken. 2.5. Bij e-mail van 14 juni 2023 heeft Matrixian de advocaat van Calcasa onder meer bericht dat de term Desktop Taxatie in Nederland gangbaar is en beschrijvend om de desbetreffende dienst aan te bieden. 2.6. Twee dagen nadat Matrixian door Calcasa op de hoogte is gesteld van dit kort geding, heeft een dochtervennootschap van Matrixian bij wijze van spoedinschrijving het woordmerk Desktop Taxatie gedeponeerd bij het Benelux merkenregister.

3.1. Calcasa vordert – kort gezegd – het volgende: 1. Matrixian te bevelen om met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van Calcasa ten aanzien van Desktop Taxatie in de gehele Benelux, althans in Nederland, te staken en gestaakt te houden, alsmede ieder onrechtmatig gebruik van de aanduiding Desktop Taxatie; 2. Matrixian te bevelen om met onmiddellijke ingang iedere vorm van misleidende mededelingen omtrent haar producten te staken en gestaakt te houden; 3. Matrixian te bevelen om op haar website een rectificatie te plaatsen die erop neerkomt dat de voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat Matrixian inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Calcasa en onrechtmatig jegens Calcasa heeft gehandeld; 4. Matrixian te bevelen een e-mail naar al haar klanten te sturen, met daarin een soortgelijke tekst als de hiervoor bedoelde rectificatie; 5. Matrixian te bevelen om de onder 2.4 genoemde spoedinschrijving van het woordmerk Desktop Taxatie in te trekken en dit te bevestigen aan de advocaat van Calcasa; 6. een en ander op straffe van dwangsommen; en 7. met veroordeling van Matrixian in de kosten van dit geding en in de nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente, waarbij het salaris advocaat op de voet van artikel 1019h Rv dient te worden vastgesteld op € 15.000,- (het IE-indicatietarief voor een normaal kort geding). 3.2. Calcasa stelt hiertoe – samengevat weergegeven – dat het door haar ontwikkelde Automated Valuation Model (AVM) voor het waarderen van onroerend goed zeer nauwkeurig, objectief en betrouwbaar is. Het belangrijkste product dat Calcasa aanbiedt is Desktop Taxatie®. Dit product houdt een hybride vorm van waardering van onroerend goed in waarbij een taxatie op basis van het AVM automatisch wordt opgesteld zonder dat de taxateur het object fysiek inspecteert. Een onafhankelijke fysieke taxateur beoordeelt vervolgens het rapport. Desktop Taxatie® maakt het hierdoor mogelijk om onroerend goed snel en tegen lage kosten te taxeren. ABN AMRO, Argenta en Vereniging Eigen Huis accepteerden als eersten een Desktop Taxatie® van Calcasa. In 2023 wordt een Desktop Taxatie® van Calcasa door vrijwel alle hypotheekverstrekkers geaccepteerd. Calcasa is met een aandeel van 99% marktleider op dit gebied. 3.3. Op 25 september 2021 heeft Calcasa de naam van haar product Desktop Taxatie® als Beneluxmerk geregistreerd. Naast dit merk gebruikt Calcasa Desktop Taxatie ook als handelsnaam, onder meer in haar domeinnaam www.desktoptaxatie.nl. Matrixian brengt thans een identieke dienst (een hybride vorm van taxeren) onder dezelfde naam op de markt. Hiermee pleegt Matrixian merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub b, c en d BVIE. Er is sprake van een groot verwarringsgevaar. De omstandigheid dat het merk van Calcasa naast het woordelement Desktop Taxatie een tweetal ondergeschikte figuratieve elementen bevat, doet hieraan niet af. Voor de “sub c” inbreuk is van belang dat het merk van Calcasa in de Benelux (door inburgering) grote bekendheid geniet en dat het gebruik door Matrixian van het teken Desktop Taxatie afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk. Ook trekt Matrixian ongerechtvaardigd voordeel uit de bekendheid van het merk van Calcasa. Matrixian heeft hiervoor geen geldige reden. Indien het gebruik van Desktop Taxatie door Matrixian niet als merkgebruik zou kwalificeren (wat Calcasa bestrijdt), is sprake van een “sub d” inbreuk. 3.4. Verder is volgens Calcasa sprake van een handelsnaaminbreuk in de zin van artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw), nu beide partijen Desktop Taxatie als handelsnaam (onder meer in de domeinnaam) gebruiken. De handelsnaam van Calcasa is ouder en de jongere handelsnaam van Matrixian wekt verwarring bij het publiek. Van belang is dat beide partijen de gehele Nederlandse markt bestrijken. 3.5. Voor het geval geen merk- of handelsnaaminbreuk wordt aangenomen is, aldus Calcasa, sprake van onrechtmatig handelen vanwege de volgende bijkomende omstandigheden. Matrixian probeert, bijvoorbeeld via LinkedIn, op onrechtmatige wijze klanten bij Calcasa weg te lokken met het gebruik van de naam Desktop Taxatie. De spoedinschrijving door de dochtervennootschap van Matrixian voor het woordmerk Desktop Taxatie bij het Benelux merkenbureau is te kwader trouw en dus onrechtmatig. Verder misleidt Matrixian het publiek door op haar website te vermelden dat Desktop Taxatie van Matrixian wordt erkend en gebruikt door de meeste hypotheekverstrekkers en de NHG (Nederlandse Hypotheek Garantie). Dit is onjuist. Dit geldt alleen voor de Desktop Taxatie® van Calcasa. Ook door die misleidende mededelingen probeert Matrixian klanten van Calcasa af te pakken. 3.6. Matrixian heeft verweer gevoerd en geconcludeerd tot afwijzing van de vorderingen. Op grond van artikel 1019h Rv heeft zij aanspraak gemaakt op een vergoeding van haar advocaatkosten € 6.000,- (het IE-indicatietarief voor een eenvoudig kort geding). 3.7. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.1. Partijen zijn het erover eens dat de European Banking Authority (EBA) op 29 mei 2020 richtsnoeren heeft opgesteld die een zogenoemde desktop valuation mogelijk maken. Per 1 juli 2021 heeft het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) de “bureauwaardering” in haar regelgeving opgenomen. Naar eigen zeggen heeft Calcasa diezelfde dag haar dienst Desktop Taxatie® geïntroduceerd. Vanaf 1 september 2023 biedt Matrixian haar dienst Desktop Taxatie aan. 4.2. Het merk van Calcasa is een beeldmerk met woordelementen en dus geen woordmerk. Het gaat in eerste instantie om de vormgeving van het merk (het logo) dat wordt beschermd en niet de woorden Desktop Taxatie op zich. Voorshands zijn die woorden (te) beschrijvend en missen zij onderscheidend vermogen. Calcasa kan zich daarom niet verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer van met die elementen overeenstemmende aanduidingen, voor zover sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijver en handel. De gedachte hierachter is dat een merkhouder het gebruik van beschrijvende woorden niet mag monopoliseren. 4.3. Gezien hetgeen Matrixian heeft aangevoerd is aannemelijk dat de bodemrechter zal oordelen dat desktoptaxatie een generieke en gebruikelijke term is voor de aangeboden dienst, te weten een taxatie op afstand, vanachter een bureau. Matrixian heeft in dit verband verwezen naar Wikipedia, naar vakliteratuur, naar het rapport van de EBA dat spreekt over desktop valuation, en naar de tuchtrechtspraak van de NRVT. Het begrip valuation kan als waardering maar ook als taxatie worden vertaald. In de onroerend goed branche is taxatie de gebruikelijke term. Ook op de website Independer wordt gesproken over een desktoptaxatie als het gaat om een taxatie op afstand. Dat sommige banken of instanties op hun websites (overigens pas sinds recente datum, zoals is aangetoond door Matrixian) spreken over Desktop Taxatie® en daarmee de taxatie van Calcasa bedoelen, legt hiertegenover minder gewicht in de schaal, zeker nu die banken of instanties regelmatig spreken van een Calcasa Desktop Taxatie®. Zo schrijft Vereniging Eigen Huis op haar website bijvoorbeeld: “Wat is de Calcasa Desktop Taxatie®?” De toevoeging Calcasa is kennelijk nodig om duidelijk te maken wie de dienst aanbiedt en om de dienst te kunnen onderscheiden. De toevoeging ® heeft overigens, zoals Matrixian heeft aangevoerd, geen juridische waarde in de Benelux. 4.4. Verder geldt dat Calcasa weliswaar heeft gesteld dat Desktop Taxatie® een bekend merk is, mede door inburgering in de Benelux, dat zij 99% van het marktaandeel heeft, dat iedereen in de branche weet dat Deskop Taxatie een merk is van Calcasa en door het in aanmerking komend publiek als een merk ter onderscheiding van de waren en diensten van Calcasa wordt opgevat, maar zij heeft dit onvoldoende met bewijs onderbouwd. De overgelegde verklaringen van medewerkers van ING, ASR Hypotheken en Argenta zijn wat dat betreft onvoldoende. Dat Calcasa op dit moment weinig concurrentie ondervindt, kan worden toegeschreven aan het feit dat de methode desktoptaxatie, waarvoor de EBA in 2020 richtsnoeren heeft opgesteld, nog niet zo lang wordt gebruikt. Dit alles leidt tot een afwijzing van de vorderingen van Calcasa voor zover die op het merkenrecht zijn gebaseerd. 4.5. Ook de vordering die is gestoeld op het handelsnaamrecht van Calcasa is niet toewijsbaar. Artikel 5 Hnw impliceert dat alleen met een handelsnaam inbreuk kan worden gemaakt op een oudere handelsnaam van een ander. Matrixian gebruikt de aanduiding Desktop Taxatie (of Desktoptaxatie) echter niet als handelsnaam maar om daarmee een van haar diensten op het gebied van vastgoedwaardering te benoemen, op een subpagina van haar website. Van een handelsnaaminbreuk is daarom geen sprake. 4.6. Over het gestelde onrechtmatig handelen wordt het volgende overwogen. Het moet voor eenieder mogelijk zijn zich te bedienen van aanduidingen die beschrijvend zijn voor de aard van de onderneming of van de door haar geleverde waren of diensten (vgl. ECLI:NL:HR:2015:3554, Artiestenverloning). Het is onwenselijk dat Calcasa de naam Desktop Taxatie kan monopoliseren. Er zijn bijkomende omstandigheden nodig die meebrengen dat, hoewel van merkinbreuk en handelsnaaminbreuk geen sprake is, het gebruik van de aanduiding door Matrixian onrechtmatig is (ECLI:NL:HR:2021:269, Dairy Partners/DOC Dairy Partners). Aannemelijk is dat Calcasa zich gefrustreerd voelt, omdat zij een nieuwe dienst heeft gelanceerd en hiervoor waardering uit de markt heeft gekregen. Dit maakt echter niet dat anderen niet eenzelfde dienst zouden mogen aanbieden. Concurrentie is immers vrij. Er is voorshands geen sprake van bijkomende omstandigheden die die concurrentie onrechtmatig zouden maken. Niet valt in te zien dat Matrixian geen klanten zou mogen benaderen die al klanten zijn van Calcasa. Het enkele overgelegde bericht op LinkedIn kan niet als agressieve klantenwerving worden bestempeld. Daarin staat duidelijk dat Matrixian een product aanbiedt dat soortgelijk is aan het product van Calcasa dat bij de ontvanger van het bericht in gebruik is. Van niet toegestane vergelijkende reclame is geen sprake. Gesteld noch gebleken is dat Matrixian hierbij gebruik maakt van geheime, bedrijfsvertrouwelijke informatie van Calcasa. Uit niets kan worden opgemaakt dat Matrixian doet voorkomen dat zij het AVM van Calcasa gebruikt. Ook de spoedinschrijving voor het woordmerk Desktop Taxatie die volgens Calcasa te kwader trouw is, is geen omstandigheid die maakt dat van onrechtmatig handelen kan worden gesproken. Matrixian heeft de inschrijving niet gedaan met het oogmerk om een derde te beletten van het teken gebruik te maken, maar juist om de beschrijvendheid aan te tonen, zo heeft zij ter zitting verduidelijkt. Wat Matrixian betreft mag iedereen het teken Desktop Taxatie gebruiken (overigens gebruikt zij zelf alleen nog maar Desktoptaxatie). Overigens heeft Matrixian ter zitting aangeboden de spoedinschrijving te zullen intrekken, zodat ook vordering 5 niet toewijsbaar is. Tot slot geldt in dit kader dat gelijkenissen in het businessmodel (zoals bijvoorbeeld dat een rapport “binnen vier uur” kan worden geleverd) niet tot onrechtmatigheid kunnen leiden. Ook dit soort gelijkenissen vallen in beginsel onder vrije concurrentie. 4.7. Calcasa heeft ten slotte aangevoerd dat sprake is van onjuiste en misleidende informatie op de website van Matrixian. Zij verwijst naar screenshots van die website (prod. 10), waarin staat dat de Desktop Taxatie volledig is erkend, wordt gebruikt door de meeste hypotheekverstrekkers en is geaccepteerd door het NHG. Mogelijk dat Matrixian hier verwijst naar de Desktop Taxatie als erkende methode van waardering van onroerend goed in zijn algemeenheid maar dat is dan onvoldoende duidelijk. De indruk wordt gewekt dat hier de specifieke dienst van Matrixian wordt bedoeld. Aangezien Matrixian haar dienst onder de aanduiding Desktop Taxatie pas vanaf 1 september 2023 op de markt brengt, is aannemelijk dat de informatie op de website potentiële klanten op het verkeerde been zet. Daarmee handelt zij in strijd met artikel 6:194 BW. Het gevorderde bevel tot het staken van misleidende mededelingen is daarom toewijsbaar. Aan Matrixian wordt een termijn van twee dagen na betekening gegeven om de website aan te passen. Ook de gevorderde dwangsom zal worden toegewezen, doch gematigd en gemaximeerd. Plaatsing van een rectificatie en het verzenden van een e-mail aan klanten en potentiële klanten, zoals door Calcasa gevorderd, zal worden afgewezen. Nu het product van Matrixian pas sinds 1 september 2023 op de markt is, zijn deze maatregelen niet proportioneel. 4.8. Partijen worden over en weer op bepaalde punten in het ongelijk gesteld. Daarin ziet de voorzieningenrechter aanleiding de proceskosten te compenseren.

De voorzieningenrechter 5.1. beveelt Matrixian binnen twee dagen na betekening van dit vonnis de misleidende mededelingen als genoemd onder 4.7. te staken en gestaakt te houden; 5.2. veroordeelt Matrixian om aan Calcasa, ten titel van een dwangsom, een bedrag van € 2.500,00 te betalen, voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat Matrixian in strijd handelt of laat handelen met het onder 5.1. bepaalde, tot een maximum van € 20.000,00; 5.3. compenseert de proceskosten zodat partijen ieder de eigen kosten dragen;, 5.4. verklaart de veroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Dit vonnis is gewezen door mr. I.H.J. Konings, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Veraart, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 13 september 2023. type: MV coll: