ECLI:NL:RBAMS:2023:5630

vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel zaaknummer / rolnummer: C/13/730618 / KG ZA 23-181 IHJK/MV Vonnis in kort geding van 5 september 2023 in de zaak van 1 [eiser] , wonende te [woonplaats] , 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MEDEX B.V., gevestigd te Zwiggelte, eisers bij dagvaarding van 23 maart 2023, advocaat mr. C.S. Mastenbroek te Ouderkerk aan de Amstel, tegen de vennootschap naar vreemd recht MEDEX TRADE, prodaja ẑivilskih izdelkov, d.o.o., gevestigd te Ljubljana (Slovenië), gedaagde, advocaat mr. T. de Klerck te Den Bosch. Partijen zullen hierna ook [eiser] , Medex en Medex Trade worden genoemd.

De mondelinge behandeling van dit kort geding is aanvankelijk bepaald op 6 juni 2023 en nadien verplaatst naar 22 augustus 2023. Tijdens die mondelinge behandeling hebben [eiser] en Medex de dagvaarding toegelicht alsmede een akte houdende eiswijziging ingediend waarin zij hun vorderingen onder A en B hebben gewijzigd. Medex Trade heeft mede aan de hand van een vooraf ingediende conclusie van antwoord verweer gevoerd. Ook heeft Medex Trade gedeeltelijk bezwaar gemaakt tegen de eiswijziging. Op dit bezwaar zal hierna onder r.o. 4.1 worden beslist. Beide partijen hebben producties in het geding gebracht. Eisers hebben tevens een pleitnota in het geding gebracht. Bij de mondelinge behandeling waren – voor zover van belang – aanwezig: aan de zijde van eisers: mr. C.H.C. van Bakel en mr. A.J. Verbeek (kantoorgenoten van mr. Mastenbroek), [naam 1] , hoofd productontwikkeling, en [naam 2] , merkengemachtigde; aan de zijde van Medex Trade: mr. De Klerck.Na verder debat is vonnis bepaald op 5 september 2023.

2.1. In 1981 heeft [eiser] Medex opgericht. Medex is producent van en drijft een groothandel in cosmetica. Volgens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel voert Medex de handelsnaam Medex B.V. 2.2. Op 27 februari 1987 heeft [eiser] het woordmerk MEDEX gedeponeerd in het Benelux merkenregister. Op 1 augustus 1987 is dit merk ingeschreven in klasse 3 (cosmetische middelen) en klasse 5 (farmaceutische producten). Medex heeft van [eiser] een licentie verkregen om het merk MEDEX te gebruiken. 2.3. Op 19 januari 2023 heeft het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) op een vordering tot doorhaling van Medex Trade van het onder 2.2. genoemde merk in klasse 3 en klasse 5 besloten dat de inschrijving in klasse 5 beperkt wordt tot “farmaceutische producten ter verzorging van de huid”. 2.4. Medex exploiteert een webshop die bereikbaar is via haar domeinnamen www.webshop.medex.eu en www.medex.nl. 2.5. Medex Trade is een Sloveense producent van voedingssupplementen en cosmetica. Medex Trade beschikt over de volgende Europese beeldmerken: geregistreerd op 29 maart 2012 in de klasse 3 (cosmetic products), klasse 5 (nutritional food supplements) en klasse 30 (honey) en geregistreerd op 2 augustus 2012 eveneens in klasse 3, 5 en 30. 2.6. Medex Trade exploiteert een webshop die bereikbaar is via haar domeinnamen www.medex.si en www.medexlife.eu. Deze laatste domeinnaam is geregistreerd op 18 juli 2022. 2.7. De producten van Medex Trade worden eveneens verkocht via de websites www.vitalabo.nl en www.vitalabo.com. 2.8. Partijen hebben onderhandeld over een zogenoemde co-existentieovereenkomst, die er grofweg op neerkwam dat Medex in West-Europa de aanduiding MEDEX zou mogen gebruiken en Medex Trade in Oost-Europa. Partijen zijn het hierover niet eens kunnen worden. 2.9. Bij brief van 29 november 2022 heeft de merkagent van Medex Medex Trade erop gewezen dat zij merkinbreuk pleegt in Nederland en in andere landen waarin Medex over oudere rechten beschikt. Medex Trade is gesommeerd deze inbreuk met onmiddellijke ingang te staken. 2.10. Bij brief van 7 december 2022 heeft de advocaat van Medex Medex Trade onder meer gesommeerd de merkinbreuk in de Benelux te staken. Medex Trade heeft hieraan geen gehoor gegeven. 2.11. Tussen partijen zijn verschillende procedures aanhangig (geweest) over de inschrijving van het MEDEX-teken als Europees of internationaal merk.

3.1. [eiser] en Medex vorderen na wijziging van eis – kort gezegd – het volgende: A. Medex Trade te veroordelen om met onmiddellijke ingang iedere inbreuk in de Benelux op de merkrechten van eisers te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder het staken en gestaakt houden van het onder het teken MEDEX aanbieden van cosmetische althans aanverwante producten, onder meer via de websites www.medexlife.eu en www.vitalabo.nl, alsmede Medex Trade te verplichten actief wederverkopers te informeren dat haar MEDEX-producten niet in de Benelux in het verkeer mogen worden gebracht voor zover het cosmetische producten betreft; B. Medex Trade te veroordelen om met onmiddellijke ingang iedere inbreuk in Nederland op de handelsnaamrechten van eisers te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door het staken en gestaakt houden van het onder het teken MEDEX aanbieden van cosmetische althans aanverwante producten, onder meer via de websites www.medexlife.eu en www.vitalabo.nl, C. Medex Trade te veroordelen om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis de content van haar websites zodanig te wijzigen dat op alle verpakkingen, brochures, uitingen en overige reclamematerialen geen melding meer wordt gemaakt van de aanduiding MEDEX in relatie tot de Benelux, en gebruikers uit de Benelux geen MEDEX cosmetische producten meer kunnen bestellen op de websites van Medex Trade; D. Medex Trade te gebieden om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis rekening en verantwoording af te leggen omtrent de bruto en netto winst die zij ten gevolge van de inbreuk op de merkrechten en handelsnaamrechten van eisers heeft genoten, de omzet die zij hiermee heeft gerealiseerd en de productiekosten die hiermee zijn gemoeid, welke opgave voorzien dient te zijn van kopieën van relevante in- en verkoopfacturen en offertes; E. het gevorderde onder A tot en met D op straffe van een dwangsom van € 10.000,- per overtreding en per dag dat die overtreding voortduurt; F. met veroordeling van Medex Trade in de kosten van dit geding als bedoeld in artikel 1019h Rv (met begroting van de advocaatkosten op € 17.321,16). 3.2. [eiser] en Medex stellen hiertoe – samengevat weergegeven – dat zij in de Benelux beschikken over de oudste rechten op het merk MEDEX in relatie tot cosmetische producten. Ook Medex Trade brengt thans in de Benelux cosmetische producten op de markt onder het teken MEDEX. Onder meer vanwege het gevaar voor verwarring is hier sprake van een inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub a en b van het BVIE. Het gebruik van een jonger merk dat verwarringwekkend overeenstemt met een oudere handelsnaam kan bovendien onrechtmatig zijn in de zin van artikel 6:162 BW. Dat Medex Trade mogelijk in landen buiten de Benelux beschikt over oudere rechten is niet relevant voor de situatie in de Benelux. 3.3. Medex Trade heeft verweer gevoerd en geconcludeerd tot afwijzing van de vorderingen. Op grond van artikel 1019h Rv heeft zij aanspraak gemaakt op een vergoeding van haar advocaatkosten ter hoogte van € 16.891,- 3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.1. De door Medex ingediende eiswijziging komt er onder meer op neer dat in het petitum onder A en B de website www.vitalabo.com moet worden vervangen door de websites www.medexlife.eu en www.vitalabo.nl. Dit onderdeel van de eiswijziging zal worden toegestaan, aangezien Medex Trade hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt. De eiswijziging hield verder in dat Medex aan het petitum onder A heeft toegevoegd: alsmede Medex Trade te verplichten actief wederverkopers te informeren dat haar MEDEX-producten niet in de Benelux in het verkeer mogen worden gebracht voor zover het cosmetische producten betreft. Dit onderdeel van de eiswijziging zal vanwege strijd met de goede procesorde niet worden toegestaan. De advocaat van Medex Trade heeft terecht aangevoerd dat het hier gaat om een wezenlijke wijziging van de eis, die pas op de valreep (aan het einde van de mondelinge behandeling van dit kort geding) is ingediend en die hij niet met zijn cliënte, die niet op die mondelinge behandeling aanwezig was, heeft kunnen bespreken. 4.2. Medex Trade heeft het verweer gevoerd dat Medex geen spoedeisend belang heeft bij toewijzing van haar vorderingen omdat sprake is van een jarenlange “co-existentie”. De voorzieningenrechter overweegt hierover dat beide ondernemingen weliswaar geruime tijd bestaan (Medex sinds 1981 en Medex Trade sinds 1954), maar dat voorshands aannemelijk is dat Medex pas in 2020 heeft geconstateerd dat sprake was van (beweerd) inbreukmakend gebruik van haar merk in de Benelux. Dat Medex niet al voor 2020 heeft geconstateerd dat hiervan sprake was kan worden verklaard door het feit dat Medex Trade tot die tijd voornamelijk actief was in Oost-Europa en voornamelijk voedingssupplementen verhandelde en geen cosmetische producten. Partijen zijn langzaamaan steeds meer in elkaars vaarwater gekomen, zowel geografisch als met de aard van hun producten, ook omdat Medex Trade – zo heeft Medex onweersproken aangevoerd – duurdere producten met een “sjiekere” uitstraling ging verkopen. Medex Trade heeft haar website www.medexlife.eu (waarop volgens Medex ook in de Benelux inbreukmakende producten worden verhandeld) pas op 18 juli 2022 geregistreerd (zie 2.5). Dit alles maakt dat het verweer van Medex Trade niet opgaat. 4.3. Ook heeft Medex Trade het verweer gevoerd dat Medex geen spoedeisend belang heeft bij toewijzing van haar vorderingen omdat de activiteiten van Medex Trade in de Benelux zeer gering zijn, omdat zij zich niet actief richt op bewoners in de Benelux en omdat zich tot nu toe geen concrete gevallen van verwarring hebben voorgedaan. Dit verweer gaat evenmin op. Ook een (mogelijk) geringe inbreuk is een inbreuk. Aan de hand van productie 16 heeft Medex aangetoond dat op de website www.medexlife.eu vanuit Nederland producten van Medex Trade kunnen worden besteld en dat die producten in Nederland worden geleverd. Dat zich (nog) geen concrete gevallen van verwarring hebben voorgedaan, betekent niet dat Medex geen spoedeisend belang heeft. Het kan immers ook gaan om het gevaar dat die verwarring zich zal voordoen. 4.4. De centrale vraag in dit kort geding is of in de Benelux sprake is van een merkinbreuk. Anders dan Medex Trade heeft betoogd is deze vraag niet te complex om in dit kort geding te beantwoorden. Deze vraag ziet immers uitsluitend op de Benelux en dat wil zeggen dat alle andere procedures die tussen partijen zijn of worden gevoerd over internationale en Europese merkinschrijven, die het grotere geschil tussen partijen inderdaad complex maken, voor de beantwoording daarvan niet relevant zijn. De voorzieningenrechter zal al die andere procedures dan ook niet bij haar oordeel betrekken. 4.5. Uitgangspunt voor zover het de situatie in de Benelux betreft is de inschrijving van het woordmerk MEDEX op 1 augustus 1987 op naam van [eiser] in het Benelux merkenregister in klasse 3 (cosmetische middelen) en klasse 5 (farmaceutische producten), welke laatste klasse is beperkt tot farmaceutische producten ter verzorging van de huid (zie 2.3). Medex brengt onder het merk MEDEX verzorgingsproducten op de markt, zoals deodorant, handcrème, dagcrème, reinigingsproducten en bodylotion. Medex Trade brengt onder het teken MEDEX eveneens cosmetische artikelen, zoals gezichtscrème, handcrème en lippenbalsem, in de Benelux op de markt. Zij doet dit onder meer door verkoop op haar websites www.medex.si en www.medexlife.eu. Op die laatste website kan een consument aanvinken dat hij of zij de producten in België, Luxemburg of Nederland geleverd wil krijgen. Het gaat dus om het op de markt brengen in de Benelux van identieke waren onder een identiek teken, zodat Medex Trade voorshands merkinbreuk pleegt in de zin van artikel 2:20 lid 2 sub a BVIE. Vordering A ligt hiermee voor toewijzing gereed. Inbreuk in de zin van artikel 2:20 lid 2 sub a BVIE impliceert verwarringsgevaar. Of (tevens) sprake is van inbreuk in de zin van artikel 2:20 lid 2 sub b BVIE behoeft bij deze stand van zaken geen verdere bespreking. 4.6. Het debat dat partijen hebben gevoerd is voornamelijk toegespitst op de vraag of sprake is van merkinbreuk. Ook in de sommatiebrief van de advocaat van Medex van 7 december 2022 (zie 2.10) is alleen melding gemaakt van merkinbreuk. In die brief heeft Medex geen beroep gedaan op haar handelsnaamrechten. De voorzieningenrechter begrijpt vordering B aldus dat het Medex Trade moet worden verboden in de Benelux haar MEDEX cosmetische producten op de markt te brengen omdat hiermee (ook) inbreuk wordt gemaakt op de oudere handelsnaam van Medex. Dit kan echter niet leiden tot een verderstrekkend verbod voor het gebruik van het teken MEDEX dan op grond van de inbreuk in de zin van artikel 2:20 lid 2 sub a BVIE zal worden toegewezen. Vordering B is dus niet toewijsbaar bij gebrek aan belang. 4.7. De op grond van vordering A uit te spreken veroordeling ziet alleen op producten die vallen in klasse 3 (cosmetische middelen) en in klasse 5 (farmaceutische producten ter verzorging van de huid). Medex heeft dit in haar vordering omschreven als “cosmetische producten, althans aanverwante producten”. De voorzieningenrechter zal de vordering op die wijze toewijzen. Dit betekent dat Medex Trade voedingssupplementen en eventuele andere producten die niet onder de omschrijving “cosmetische producten, althans aanverwante producten” vallen nog wel onder het teken MEDEX in de Benelux op de markt mag brengen. Er kan bovendien geen veroordeling worden uitgesproken die ziet op de website www.vitalabo.nl. Medex Trade heeft uitdrukkelijk weersproken en Medex heeft niet aangetoond dat een (distributie)overeenkomst bestaat tussen de houder van deze website en Medex Trade, zodat Medex Trade niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de producten die via die website in de Benelux worden aangeboden. Zo nodig zal Medex de houder van de website www.vitalabo.nl direct moeten aanspreken. 4.8. Vordering C wordt zo opgevat en toegewezen dat Medex Trade haar websites www.medex.si en www.medexlife.eu zodanig moet aanpassen dat inwoners van de Benelux via die websites geen MEDEX-producten die vallen onder de omschrijving “cosmetische producten, althans aanverwante producten” kunnen bestellen en geleverd kunnen krijgen. Dit zal ook op die websites moeten worden vermeld. Daarnaast dient de mogelijkheid tot het aanvinken van de landen België, Luxemburg en Nederland als land van levering te worden geblokkeerd. Dat Medex Trade toegang van bewoners uit de Benelux niet mag weigeren vanwege Verordening EU 2018/302 (Geoblocking verordening), zoals zij heeft aangevoerd, kan haar geen vrijbrief geven tot het plegen van merkinbreuk. 4.9. Ten aanzien van vordering D (rekening en verantwoording) geldt het volgende. Medex Trade heeft overzichten en facturen in het geding gebracht waaruit volgt dat de omzet in de periode 2012 tot en met 2018 in de Benelux in totaal ongeveer € 4.000,- bedroeg.

De voorzieningenrechter 5.1. veroordeelt Medex Trade om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk in de Benelux op de merkrechten van eisers te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door het staken en gestaakt houden van het onder het teken MEDEX aanbieden en verkopen in de Benelux van cosmetische producten, althans aanverwante producten, onder meer via de website www.medexlife.eu, 5.2. veroordeelt Medex Trade om aan Medex een dwangsom te betalen van € 500,- voor iedere overtreding van de onder 5.1 uitgesproken veroordelingen, tot een maximum van in totaal € 50.000,- is bereikt, 5.3. veroordeelt Medex Trade om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis haar websites www.medex.si en www.medexlife.eu zodanig aan te passen dat inwoners van de Benelux via die websites geen MEDEX cosmetische producten, althans aanverwante producten, kunnen bestellen en geleverd kunnen krijgen, dit op die websites te vermelden en de mogelijkheid tot het aanvinken van de landen België, Luxemburg en Nederland als land van levering te blokkeren, 5.4. veroordeelt Medex Trade om aan Medex een dwangsom te betalen van € 2.500,- voor iedere dag dat niet aan de onder 5.3 uitgesproken veroordeling is voldaan, tot een maximum van in totaal € 50.000,- is bereikt, 5.5. veroordeelt Medex Trade in de proceskosten, aan de zijde van [eiser] en Medex tot op heden begroot op € 15.805,14, 5.6. bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden, te rekenen vanaf de datum van dit vonnis, 5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad, 5.8. wijst het meer of anders gevorderde af. Dit vonnis is gewezen door mr. I.H.J. Konings, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Veraart, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 5 september 2023. type: MV coll: