ECLI:NL:RBAMS:2023:3579

vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel zaaknummer / rolnummer: C/13/732407 / KG ZA 23-325 MDvH/MV Vonnis in kort geding van 7 juni 2023 in de zaak van de stichting STICHTING KLEI, gevestigd te Voorthuizen, eiseres bij dagvaarding van 20 april 2023, advocaat mr. W.L. Timmers te Amsterdam, tegen 1. de rechtspersoon naar vreemd recht ARCHITECTO B.V.B.A., gevestigd te Landen (België),verschenen bij haar [functie] [gedaagde 2] , 2. [gedaagde 2],wonende te [woonplaats] (België), in persoon verschenen, gedaagden, Partijen zullen hierna ook Stichting Klei, Architecto en [gedaagde 2] worden genoemd.

Tijdens de mondelinge behandeling van dit kort geding op 24 mei 2023 heeft Stichting Klei de dagvaarding toegelicht. [gedaagde 2] heeft – mede namens Architecto – verweer gevoerd. Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht. Bij de mondelinge behandeling waren aanwezig: aan de zijde van Stichting Klei: [naam] , voorzitter, met mr. Timmers; aan de zijde van gedaagden: [gedaagde 2] . Na verder debat is vonnis bepaald op 7 juni 2023.

2.1. Stichting Klei is in 1980 opgericht en heeft als doel het (doen) bevorderen van creatief bezig zijn, in het bijzonder op keramisch gebied. Blijkens een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel bestaan haar activiteiten uit: “Het uitgeven van het tijdschrift KLEI keramiek magazine en boeken over keramiek en het werken met klei.” Het tijdschrift KLEI, met de ondertitel keramiek magazine, verschijnt zes keer per jaar en wordt verspreid onder abonnees in Nederland en België. Daarnaast organiseert Stichting Klei tentoonstellingen, cursussen en workshops. 2.2. Sinds 1999 beschikt Stichting Klei over de website met de domeinnaam klei.nl. Op die website worden abonnees geworven voor het tijdschrift KLEI en worden de activiteiten van Stichting Klei onder de aandacht gebracht. 2.3. Architecto verkoopt kleibenodigdheden en materialen voor keramisten. Architecto heeft hiervoor geadverteerd in het tijdschrift KLEI van Stichting Klei, onder meer in de editie van juli/augustus 2022. [gedaagde 2] is enig [functie] van Architecto. 2.4. Bij brief/e-mail van 19 augustus 2022 heeft Stichting Klei Architecto bericht dat zij heeft besloten geen verdere advertenties van Architecto te plaatsen in KLEI. 2.5. Sinds 23 augustus 2022 is Architecto houder van de websites kleimagazine.be, kleimagazine.eu en kleimagazine.com. Sinds dezelfde datum is [gedaagde 2] houder van de website kleimagazine.nl. Deze websites linken door naar de website myshoppingcenter.be, waarvan Architecto sinds 27 mei 2012 de houder is. 2.6. Bij brief van 21 november 2022 heeft Stichting Klei Architecto onder meer bericht dat Architecto recentelijk de handelsnaam ‘kleimagazine’ is gaan gebruiken, onder meer in de domeinnamen van de onder 2.5 genoemde websites, en dat zij hiermee inbreuk maakt op de handelsnaam van Stichting Klei. Ook staat in de brief dat Stichting Klei al sinds 1980 een tijdschrift uitgeeft met het woord KLEI in de titel. 2.7. Op 28 november 2022 heeft Stichting Klei het Beneluxwoordmerk KLEI KERAMIEK MAGAZINE doen inschrijven in klasse 41 (voor onder meer tijdschriften). Op 5 januari 2023 heeft Stichting Klei het Beneluxwoordmerk KLEI met spoed doen inschrijven voor klassen 9 (voor onder meer elektronische publicaties), 16 (voor onder meer tijdschriften), 35 (voor onder meer publiciteit) en 41 (voor onder meer tijdschriften). 2.8. Met ingang van 2023 geeft Architecto het tijdschrift Kleimagazine uit, met als ondertitel Hét keramiekmagazine voor keramisten en hobbyisten. Nummer 1 is in januari 2023 verschenen en nummer 2 in maart/april 2023. Op de website myshoppingcenter.be is het tijdschrift Kleimagazine ook digitaal te raadplegen. Op die website is onder meer te lezen: “Welkom bij Kleimagazine. Registreren voor het gratis kleimagazine kan vanaf nu.” 2.9. Architecto maakt thans gebruik van het e-mailadres mijnkleimagazine@gmail.com. 2.10. Bij brief van 17 januari 2023 heeft de advocaat van Stichting Klei gedaagden – kort gezegd – gesommeerd het gebruik van de tekens KLEI en KLEI keramiek magazine te staken, een onthoudingsverklaring te ondertekenen en de domeinnamen kleimagazine.be, kleimagazine.eu, kleimagazine.com en kleimagazine.nl aan Stichting Klei over te dragen. 2.11. Bij e-mail van 20 januari 2023 heeft Architecto (de advocaat van) Stichting Klei onder meer geantwoord dat in augustus 2022 niets haar belemmerde om de naam Kleimagazine te gebruiken, dat klei een zelfstandig naamwoord is dat zij mag gebruiken en dat Stichting Klei de naam Kleimagazine en de bijbehorende domeinnamen tegen betaling van Architecto kan overnemen. 2.12. Bij e-mail van 20 maart 2023 heeft Architecto de lezers van haar tijdschrift bericht dat Kleimagazine aanwezig zal zijn op een keramiekmarkt te Haacht (België) en heeft zij haar lezers uitgenodigd om aan deze keramiekmarkt deel te nemen. 2.13. Op 20 april 2023 is de dagvaarding in dit kort geding uitgebracht. 2.14. Bij e-mail/aangetekende brief van 27 april 2023 heeft Architecto onder meer aan Stichting Klei bericht dat Kleimagazine na twee proefnummers is gestopt om geen verdere ruzie te veroorzaken. Ook heeft zij aangekondigd dit tijdschrift eventueel te gaan uitgeven onder de naam ‘Keramica Magazine’.

3.1. Stichting Klei vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:i. Architecto te bevelen om binnen twee dagen na betekening van het vonnis iedere inbreuk op de merkrechten en handelsnaamrechten van Stichting Klei te staken en gestaakt te houden, althans zich te onthouden van de onrechtmatige gedragingen beschreven in de dagvaarding; in het bijzonder door gebruik te maken van het teken ‘KLEI’, en/of ‘Kleimagazine’ als merk, handelsnaam, als domeinnaam of in reclame-uitingen ter onderscheiding van waren en/of diensten; ii. [gedaagde 2] te bevelen iedere betrokkenheid als [functie] van een rechtspersoon bij inbreuk op merk en/of handelsnaam, of onrechtmatige gedraging, die wordt gemaakt met het teken ‘KLEI’ en/of ‘Kleimagazine’ binnen twee dagen na betekening van het vonnis te staken en gestaakt te houden; iii. gedaagden, althans de houder, te bevelen om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis het ertoe geleid te hebben dat de bestreden domeinnamen op naam van Stichting Klei worden gesteld; iv. Architecto te bevelen om binnen tien dagen na betekening van dit vonnis gedurende een onafgebroken periode van twee maanden in een duidelijk leesbaar en gangbaar lettertype op een duidelijk leesbare en gangbare plaats, zonder enige aanvullingen of wijzigingen op haar website (myshoppingcenter.be) te plaatsen:“Belangrijke mededelingWij hebben ten onrechte op onze website een magazine te koop aangeboden met de naam Kleimagazine en ons als onderneming uitgegeven als Kleimagazine. De voorzieningenrechter te Amsterdam heeft geoordeeld dat daarmee inbreuk is gemaakt op de (merk-) en (handelsnaam-)rechten van Stichting KLEI en bevolen deze rectificatie te plaatsen. Architecto b.v.” althans een in goede justitie te bepalen bericht en wijze; v. Architecto te bevelen om binnen tien dagen na betekening van dit vonnis alle geadresseerden van de e-mail van 20 maart 2023 het bericht onder iv. te sturen zonder enige aanvullingen of wijzigingen, met een afschrift van de originele e-mailbestanden (digitaal) aan de raadsman van Stichting Klei die voor de controle daarvan van belang zijn; althans een in goede justitie te bepalen bericht en wijze; vi. gedaagden te veroordelen tot betaling aan Stichting Klei van een dwangsom van € 5.000,00 per keer of – zulks ter keuze van Stichting Klei – € 5.000,00 per dag, (en een dagdeel daaronder begrepen), dat wordt gehandeld in strijd met de hiervoor genoemde bevelen i., ii., iii., iv., v.; vii. de termijn voor het instellen van de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv te stellen op zes maanden na dit vonnis; viii. gedaagden hoofdelijk te veroordelen in de proceskosten van dit geding, waarbij het salaris advocaat op grond van artikel 1019h Rv is begroot op € 11.404,54 ex btw, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf veertien dagen na de datum van dit vonnis tot de dag der algehele voldoening en in de nakosten. 3.2. Stichting Klei stelt hiertoe – samengevat weergegeven – dat Architecto zich richt op keramisten, net als Stichting Klei. Architecto gebruikt het teken Kleimagazine onder meer als titel voor haar tijdschrift en in de onder 2.5 genoemde domeinnamen. Architecto gebruikt het teken Kleimagazine aldus ter onderscheiding van haar onderneming, waren en diensten. Zij pleegt hiermee merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 2 onder a en b van het BVIE en handelsnaaminbreuk in de zin van artikel 5 Handelsnaamwet. De e-mail van 20 maart 2023 (zie 2.12) heeft daadwerkelijk geleid tot verwarring omdat lezers van die e-mail in de veronderstelling kwamen te verkeren dat Stichting Klei de afzender was. Subsidiair is Stichting Klei van mening dat Architecto onrechtmatig handelt. [gedaagde 2] kan hiervoor als [functie] tevens aansprakelijk worden gesteld omdat hem persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Hij was op de hoogte (als voormalig adverteerder in het tijdschrift KLEI) van het langdurig gebruik van het onderscheidingsteken KLEI en van de handelsnaam van Stichting Klei. 3.3. Architecto heeft – samengevat weergegeven – het volgende verweer gevoerd. In 2022 is zij begonnen met de verkoop van kleibenodigdheden en materialen voor keramisten. Architecto heeft hiervoor geadverteerd in het tijdschrift KLEI van Stichting Klei. Bij brief van 19 augustus 2022 kreeg Architecto echter van Stichting Klei te horen dat zij niet langer in het tijdschrift KLEI mocht adverteren. Stichting Klei voelde zich daarom genoodzaakt zelf een tijdschrift uit te geven. Zij heeft vervolgens informatie ingewonnen bij het merkenbureau van de Benelux en op dat moment waren er geen belemmeringen voor het gebruik van de aanduiding Kleimagazine. Ook de onder 2.5 genoemde domeinnamen waren op dat moment nog vrij. De merkinschrijvingen van Stichting Klei dateren van een latere datum (eind 2022/begin 2023). Overigens is Architecto van mening dat zij het woord ‘klei’ gewoon mag gebruiken en dat de aanduiding ‘KLEI keramiek magazine’ van Stichting Klei niet hetzelfde is als de aanduiding ‘Kleimagazine’ van Architecto. Er is geen verwarring mogelijk omdat er een groot verschil is tussen de lay-out van beide tijdschriften. Om een en ander niet op de spits te drijven heeft Architecto aangeboden dat Stichting Klei haar domeinnamen mag kopen. Ook heeft zij bij e-mail en aangetekende brief van 27 april 2023 aangeboden een andere naam voor haar tijdschrift (‘Keramica Magazine’) te kiezen. Die aangetekende brief is retour gezonden omdat Stichting Klei die kennelijk niet in ontvangst heeft willen nemen. 3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.1. Aangezien de websites en de domeinnamen van gedaagden, waarop en waarmee de beweerde merkinbreuk wordt gepleegd, tevens raadpleegbaar zijn in het arrondissement Amsterdam, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd om van de vorderingen van Stichting Klei, voor zover die gebaseerd zijn op die merkinbreuk, kennis te nemen (artikel 4.6 lid 1 BVIE). Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op handelsnaaminbreuk en onrechtmatige daad, geldt dat die (beweerde) onrechtmatige daad door gebruikmaking van die websites eveneens plaatsvindt in het arrondissement Amsterdam, zodat de voorzieningenrechter van deze rechtbank ook bevoegd is om van die vorderingen kennis te nemen (artikel 7 lid 2 Brussel I bis-Vo). 4.2. Ter zitting is gebleken dat het geschil tussen partijen is ontstaan als gevolg van het besluit van Stichting Klei om niet langer advertenties van Architecto te accepteren in KLEI. Het staat Stichting Klei vrij om zelf te beslissen van welke partijen zij wel of geen advertenties accepteert. Het besluit van Stichting Klei vloeit blijkens haar brief van 19 augustus 2022 voort uit een e-mail van 16 augustus 2022 van Architecto, die mevrouw [naam] ter zitting heeft voorgelezen. Gezien de dreigende toon in die e-mail is niet onbegrijpelijk dat Stichting Klei de relatie met Architecto niet langer wilde voortzetten. 4.3. Nadat het geschil tussen partijen was ontstaan, kreeg Stichting Klei er lucht van dat Architecto concurrerende activiteiten ging ontplooien, met gebruikmaking van de aanduiding ‘Klei’ en/of ‘Kleimagazine’. Om die reden heeft Stichting Klei Architecto op 21 november 2022 aangeschreven en eind 2022/begin 2023 door middel van een (spoed)inschrijving actie ondernomen ter bescherming van haar merkrechten. Aangetoond is echter dat zij al sinds 1980 de (handels)naam Stichting Klei gebruikt en ook al sinds 1980 een tijdschrift uitgeeft met het woord ‘KLEI’ in de titel. Sinds 2015 is de naam van het tijdschrift ‘KLEI keramiek magazine’. 4.4. Bij de beoordeling van dit geschil worden de rechten van Stichting Klei op de Beneluxmerken KLEI en KLEI KERAMIEK MAGAZINE tot uitgangspunt genomen. Onder die merknamen geeft zij thans haar tijdschrift uit en verricht zij haar andere activiteiten. Geoordeeld wordt dat Architecto door het uitgeven van het tijdschrift Kleimagazine inbreuk maakt op die woordmerken. Aannemelijk is dat de bodemrechter zal oordelen dat sprake is van een inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE omdat voorshands sprake is van een teken dat gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven. Mocht de bodemrechter tot het oordeel komen dat KLEI KERAMIEK MAGAZINE niet gelijk is aan Kleimagazine, dan is voorshands aannemelijk dat sprake is van een inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE. Merk en teken stemmen immers overeen en aannemelijk is dat dit leidt tot verwarringsgevaar. Stichting Klei heeft in dit kort geding aannemelijk gemaakt dat reeds in twee gevallen sprake is geweest van verwarring. Door gebruikmaking van de onder 2.5 genoemde domeinnamen is voorshands sprake van een inbreuk in de zin van artikel 2. 20 lid 2 sub d BVIE, waarop Stichting Klei tijdens de mondelinge behandeling nog een beroep heeft gedaan. Die domeinnamen tasten immers het onderscheidend vermogen aan van de merken van Stichting Klei. Dat ‘klei’ een gewoon woord is dat gebruikt mag worden, zoals gedaagden hebben aangevoerd, gaat in dit geval niet op. Het Beneluxmerkenbureau heeft de merken van Stichting Klei ingeschreven waaruit voorshands volgt dat KLEI geen beschrijvende term is voor een tijdschrift dat gaat over keramiek. Voor zover Architecto en [gedaagde 2] hebben willen betogen dat zij het voorgebruik hadden omdat zij het teken Kleimagazine (onder meer in hun domeinnamen) hebben gebruikt vóórdat de woordmerken van Stichting Klei zijn geregistreerd, geldt dat Stichting Klei het rechtmatig voor-voorgebruik had. Stichting Klei heeft, zoals hiervoor overwogen, aangetoond dat zij haar tekens sinds 1980 gebruikt. Overigens was Architecto, als voormalig adverteerder in KLEI, goed op de hoogte van dit voor-voorgebruik. 4.5. Reeds op grond van de merkinbreuk liggen de vorderingen van Stichting Klei tegen Architecto voor toewijzing gereed, zodat de vraag of tevens sprake is van handelsnaaminbreuk en/of onrechtmatig handelen geen verdere bespreking behoeft. 4.6. Vordering i. is toewijsbaar, waarbij de termijn zal worden gesteld op zeven werkdagen na betekening van dit vonnis. Vordering ii. is erop gebaseerd dat [gedaagde 2] als [functie] aansprakelijk is voor het door Architecto gepleegde handelen. Deze vordering is niet toewijsbaar. Alleen in geval van bijzondere omstandigheden (indien de [functie] ter zake van de benadeling persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt) kan een [functie] aansprakelijk worden gehouden, maar dergelijke omstandigheden zijn in dit geding onvoldoende gesteld of gebleken. Vordering iii. (overdracht van de onder 2.5 genoemde domeinnamen) is bij wijze van passende vervangende schadevergoeding toewijsbaar. Vordering iv. (de rectificatie op de website) wordt toegewezen op de wijze zoals in de beslissing bepaald. Vordering v. is niet toewijsbaar omdat in het geheel niet duidelijk is naar wie Architecto de desbetreffende e-mail van 20 maart 2023 heeft gezonden. Toewijzing van deze vordering, op straffe van een dwangsom, zal dan te gemakkelijk leiden tot executiegeschillen. 4.7. Bij de vorderingen die toewijsbaar zijn, zullen de dwangsommen worden gematigd en gemaximeerd als in de beslissing vermeld. 4.8. De termijn voor het instellen van de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv zal worden gesteld op zes maanden. 4.9. Architecto zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De advocaatkosten aan de zijde van Stichting Klei dienen op voet van artikel 1019h Rv te worden begroot. Gedaagden hebben bezwaar gemaakt tegen de door Stichting Klei gemaakte kosten. Er zal derhalve aansluiting worden gezocht bij de IE-indicatietarieven voor een eenvoudig kort geding (€ 6.000,00.). De kosten worden dan begroot op: - dagvaarding € 106,73 - griffierecht 676,00 - salaris advocaat 6.000,00 Totaal € 6.782,73

De voorzieningenrechter 5.1. beveelt Architecto om binnen zeven werkdagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de merkrechten van Stichting Klei te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door niet langer gebruik te maken van het teken KLEI en/of Kleimagazine, als merk, handelsnaam, als domeinnaam of in reclame-uitingen ter onderscheiding van waren en/of diensten, 5.2. beveelt Architecto om het ertoe geleid te hebben dat de domeinnamen kleimagazine.be, kleimagazine.eu en kleimagazine.com binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis op naam van Stichting Klei worden gesteld en beveelt [gedaagde 2] om het ertoe geleid te hebben dat de domeinnaam kleimagazine.nl. binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis op naam van Stichting Klei wordt gesteld, 5.3. beveelt Architecto om binnen tien dagen na betekening van dit vonnis gedurende een onafgebroken periode van één maand in een duidelijk leesbaar en gangbaar lettertype op een duidelijk leesbare en gangbare plaats, zonder enige aanvullingen of wijziging op haar website myshoppingcenter.be de volgende tekst te plaatsen: “Belangrijke mededelingWij hebben ten onrechte op onze website een magazine te koop aangeboden met de naam Kleimagazine en ons als onderneming uitgegeven onder de naam Kleimagazine. De voorzieningenrechter te Amsterdam heeft bij vonnis van 7 juni 2023 geoordeeld dat daarmee inbreuk is gemaakt op de rechten van Stichting KLEI, die het tijdschrift KLEI keramiek magazine uitgeeft. Architecto b.v.b.a.” 5.4. veroordeelt Architecto om aan Stichting Klei een dwangsom te betalen van € 1.000,00 voor iedere keer, of ter keuze van Stichting Klei van € 1.000,00 per dag, dat zij niet aan de onder 5.1 tot en met 5.3 uitgesproken veroordelingen voldoet, tot een maximum van in totaal € 20.000,00 is bereikt, 5.5. veroordeelt [gedaagde 2] om aan Stichting Klei een dwangsom te betalen van € 1.000,00 voor iedere keer, of ter keuze van Stichting Klei van € 1.000,00 per dag, dat hij niet aan de onder 5.2 uitgesproken veroordelingen voldoet, tot een maximum van € 10.000,00 is bereikt, 5.6. veroordeelt Architecto en [gedaagde 2] in de proceskosten, aan de zijde van Stichting Klei tot op heden begroot op € 6.782,73, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag met ingang van veertien dagen na de datum van dit vonnis tot de dag van volledige betaling, 5.7. veroordeelt Architecto en [gedaagde 2] in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 173,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat betekening van dit vonnis heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 90,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, 5.8. stelt de termijn voor het instellen van de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv vast op zes maanden vanaf de datum van dit vonnis, 5.9. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad, 5.10. wijst het meer of anders gevorderde af. Dit vonnis is gewezen door mr. R.A. Dudok van Heel, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Veraart, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 7 juni 2023. type: MV coll: LO